BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL X ZR 5/13 Verkündet am: 29. Juli 2014 Wermes Justizamtsinspektor als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle in dem Rechtsstreit - 2 - Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 29. Juli 2014 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Meier - Beck, die Richt er Dr. Bacher, Hoffmann und Dr. Deichfuß und die Richterin Dr. Kober - Dehm für Recht erkannt: Die Revision gegen das Urteil des 3. Zivilsenats des Hanseatischen Oberlandesgeri chts Hamburg vom 20. Dezember 2012 wird auf Kosten der Beklagten zurückgewiesen. Von Rechts wegen Tatbestand: Die Kl ägerin ist Inhaberin des am 20. Juli 2000 angemeldeten, mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents 1 198 293 (Klagep a- tent s ) . Es betrifft eine Mikrotiterplatte und umfasst 22 Ansprüche. Anspruch 14 ist a uf den nebengeordneten Anspruch 13, alle weiteren Ansprüche sind unmittel bar oder mittelbar auf Anspruch 1 rückbezogen. Patenta nspruch 1 des Klagepatent s lautet in der Verfahrenssprache: " A thin - well microplate comprising: a skirt and frame portion (11), constructed of a first material, having a top planar surface (15) and a bottom (16), having a plurality of holes (13) arranged in a first array pattern e xtending through the top planar surface, and skirt walls (17a - d) of equal depth extending from the top planar surface to the bottom; 1 2 - 3 - a well and deck portion (12), constructed of a second material, joined with the top planar surface (15) of the skirt and fr ame portion to form a unitary plate; a plurality of sample wells (14) integral with the well and deck portion (12) arranged in the first array pattern such that the plurality of sample wells extended downwardly through the plurality of holes (13) in the to p planar surface of the skirt and frame portion. " Die Beklagte stellt her und vertreibt in der Bundesrepublik Deutschland Mikr o- titerplatten unter der Bezeichnung " ". Die Klägerin sieht hierin eine Verletzung des Klagepatents und nimmt die B e- klagte auf Unterlassung, Auskunft und Rechnungslegung, Vernichtung, Entfernung aus den Vertriebswe gen und Feststellung der Verpfl i c htung zum Schadensersatz in Anspruch. Sie hat ihre Klage anfänglich auf Patentansprüche 1 und 13 gestützt. Noch während des e rsten Rechtszugs hat sie die Klage zurückgenommen , soweit sie auf Patentanspruch 13 gestützt war. Die Beklagte hat Nichtigkeitsklage gegen das Klagepatent erhoben. Soweit die Beklagte das Klagepatent im Umfang von Patentanspruch 1 und der auf ihn rückb e- zo genen Patentansprüche 2, 3, 7, 8, 11, 12, 15 und 19 bis 22 angegriffen hat, hat d as Patentgericht die Klage abgewiesen. Die Beklagte hat gegen die se Entsche i- dung kein Rechtsmittel eingelegt. Das Landgericht hat der Klage stattgegeben. Die Berufung ist ohne Erfolg g e- blieben. Mit der vom Berufungsgericht zugelassenen Revision verfolgt die Beklagte den Antrag auf Klagabweisung weiter. 3 4 5 6 - 4 - Entscheidungsgründe: Die zulässige Revision ist unbegründet. I. Das Klagepatent betrifft eine Mikrotiterplatte mit dün nwandigen Näpfen ( a thin - well microplate ). Für biologische, chemische oder medizinische Forschungen, bei denen eine Vielzahl von meist wässrigen Proben verwendet wird, kommen Platten zum Einsatz, die eine Vielzahl von Näpfen ( wells ) aufweisen, die die P roben aufnehmen. Dienen die Näpfe, die verschieden geformt sein können, der Aufnahme kleiner Volumina, spricht man von Mikrotiterplatten ( microplates, Abs. 2 ). Eine der Forschungstechn i- ken, für die Mikrotiterplatten zum Einsatz kommen, ist die Polymerase - K ettenreaktion ( polymerase chain reaction = PCR). Dabei handelt es sich um eine Methode zur Ve r- vielfälti gung von D N A , bei der die Proben mehrfach bis auf nahe zu 100°C erhitzt und abgekühlt werden müssen . Dieses mehrfache Erhitzen und Abkühlen wird in der Kl agepatentschrift als thermozyklisch bzw. thermozyklische Prozedur ( thermal cy c- ling procedure ) bezeichnet ( Abs. 4 und 18). Die Verwendung dünnwandiger Näpfe gewährleistet eine gute thermische Leitung. Eine Mikrotiterplatte mit dünnwandigen Näpfen wird in de r Klagepatentschrift als thin - well microplate bezeichnet (Abs. 7, Abs. 12). Die Klagepatentschrift erläutert, dass im Hinblick auf die Automatisierung solcher Methoden durch den Einsatz von Robotern das Bedürfnis besteht, geeignete Mikrotiterplatten bereit zustellen (Abs. 5). Soll sich eine Mikrotiterplatte für den Ei n- satz von Rob otern und zugleich für die PCR eignen , muss sie danach einerseits die Eigenschaften aufweisen, die den Einsatz eines Roboters erleichtern, insbesondere hinreichend fest und stabil s ein, andererseits müssen die Näpfe so gestaltet sein, dass sie eine gute thermische Leitung, aber auch Stabilität hinsichtlich ihrer Form und Größe bieten (Abs. 8 f.). Die sich daraus ergebenden Anforderungen sind - so die Klage patentschrift - tendenziell widersprüchlich und werden von den bekannten Mikrotiterplatten mit dünnwandigen Näpfen nicht sämtlich erfüllt (Abs. 9 ). Die Klag e- patentschrift beschreibt verschiedene, bereits bekannte Versuche, Mikrotiterplatten 7 8 9 - 5 - bereitzustellen, die gute thermische Eigens chaften der Näpfe aufweisen und zugleich für den Einsatz von Robotern geeignet sind. Eine im Stand der Technik bekannte Möglichkeit bestehe darin, einen Einsatz ( tray ) aus einem ersten Material zu verwe n- den, der eine Vielzahl von Öffnungen aufweise, in die gesondert gefertigte Anor d- nungen von dünnwandigen Näpfen aus einem zwe iten Material lose eingesetzt we r- den (Abs. 16). Als nachteilig sieht die Klagepatentschrift hierbei zum einen an, dass die Teile zusammengefügt werden müssen, was angesichts der Automat isierung der Arbeitsschritte und des h ohen Durchsatzes unerwünscht sei . Zum anderen kritisiert sie, dass eine nur lose Verbindung der Komponenten den Einsatz hochpräziser R o- boter und a utomatischer Dispenser erschwere (Abs. 16). Das technische Problem be steht darin, eine Mikrotiterplatte mit dünnwandigen Näpfen bereitzustellen, die auch bei thermozyklischen Abläufen für eine Handhabung durch hochpräzise Roboter in automatisierten Abläufen geeignet ist. Erfindungsgemäß soll das durch eine Mikrotiterpla tte mit den Merkmalen des Patentanspruchs 1 erreicht werden, die sich wie folgt gliedern lassen (abweichende Gliederung des Berufungsgerichts in eckigen Klammern) : Eine Mikrotiterplatte mit dünnwandigen Näpfen, umfassend [1] 1. einen Rand - und Rahmenteil ( 11) aus einem ersten Material [2, 2a] 1.1 mit einer ebenen Oberseite (15) , [2b] 1.2 wobei die ebene Oberseite eine Vielzahl von Löchern (13) aufweist, [2d] die 1.2.1 in einem ersten Muster angeordnet sind und [2e] 1.2.2 sich durch die ebene Oberseite erstr ecken ; [2f] 1.3 mit einem Boden (16); [2c] 1.4 mit Wänden des Rands, [2g teilweise] die 1.4.1 eine gleiche Tiefe aufweisen [2g teilweise] und 1.4.2 sich von der ebenen Oberseite zum Boden erstrecken; [2h] 10 11 - 6 - 2. ein en Mulden - und Abdeckteil (12) aus einem zwei ten Material , [3, 3a] 2.1 der mit der ebenen Oberseite (15) des Rand - und Rahmenteils verbunden ist, um eine einheitliche Platte zu bilden ; [3b, 3c] 3. eine Vielzahl von Proben - Näpfen (14); [4] 3.1 die Näpfe sind einstückig mit dem Mulden - und Abdeckteil ( 12) verbunden; [4a] 3.2 die Näpfe sind in dem ersten Muster angeordnet , [4b teilweise] 3.3 so dass sie sich nach unten durch die Vielzahl der Löcher in der ebenen Oberseite des Rand - und Rahmenteil s erstrecken. [4b teilweise] . II. Die Auslegung des Pate ntanspruchs durch das Berufungsgericht hält der rechtlichen Nachprüfung stand. 1. Das Berufungsgericht hat ausgeführt , der Durchschnittsfachmann ve r- stehe den Termin u s " verbunden " ( joined ) in Merkmal 2.1 im geläufigen Sinne der Verbindungstechnik, also d ahi n, dass er die form - , stoff - oder kraftschlüssige Z u- sammensetzung von Gebilden umfasse. Aus der patentgemäßen Aufgabe, eine für den Einsatz in au tomatisierten thermo zyklischen Prozessen geeignete Muldenplatte bereitzustellen, folge, dass deren Bestandte ile zwar aus zwei unterschiedlichen M a- terialien bestünden, aber gleichwohl als einheitliche Platte ( unitary plate ) gestaltet seien. Das Klagepatent grenze sich damit von im Stand der Technik bekannten Au s- führungsformen ab, bei denen die Probenmulden ledigl ich lose eingelegt würden. Die Patentschrift befasse sich an keiner Stelle explizit mit der Frage, von welcher Art die in Patentan spruch 1 geforderte Verbindung zwischen Mulden - und Abdeckteil und d er ebenen Oberfläche des Rand - und Rahmenteils sein müsse. Aus der Fassung von Unteranspruch 5, der davon spreche, dass Rand - und Rahmenteil und Mulden - und Abdeckteil dauerhaft zu einer einheitlichen Platte verbunden seien ( permanently joined to form the unitary plate ), und Unteranspruc h 6, wonach die Platte ein stückig gebildet sei ( is integrally formed ), ergebe sich nicht , dass Patentanspruch 1 ei n- schränkend dahin ausgelegt werden müsse, er erfasse nur eine dauerhafte Verbi n- dung oder einstückige Beschaffenheit. D ie von der Beklagten angeführten Passagen 12 13 - 7 - der Besc hreibung, die sich mit der Schaffung einer permanenten oder einstückigen Verbindung befassten, ließen einen solchen Schluss gleichfalls nicht zu. Merk mal 2 enthalte zudem keine Aussage über den genauen Ort, an dem die Verbindungsmittel einzusetzen seien. D em Anspruch könne auch unter Berücksichtigung der Beschre i- bung und der Figuren nicht entnommen werden, dass es sich um eine dauerhafte Verbindung des Mulden - und Abdeckteils mit der ebene n Oberfläche des Rand - und Rahmenteils handeln müsse. Damit sei der g esamte , mit Löchern durchbrochene ebene Deckenbereich gemeint. Zwar habe das Bundespatentgericht ausgeführt, mit einer einheitlichen ( unitary ) Mikrotiterplatte sei eine Platte bezeichnet , bei der Rand - und Rahmenteil und Mulden - und Abdeckteil dauerhaft ve rbunden seien, worunter ein nachträgliches Zusammenfügen beispielsweise durch Ultraschall oder therm i- sches Verschweißen zu verstehen sei. Diesem Verständnis von Patentanspruch 1 durch das Bundespatentgericht könne jedoch nicht beigetreten werden. Der vom B undespate ntgericht hierfür herangezogene Absatz 21 der Patentschrift diene der Beschreibung eines Ausführungsbeispiels. Entnehme man dieser Passage eine Fes t legung des Schutzumfangs auf eine permanente Verbindung, stellte dies eine unzulässige Einschränkun g des Patentanspruchs 1 nach Maßgabe der Beschreibung dar, der eine solche Begrenzung nicht enthalte. Gegen die von der Beklagten vertr e- tene Auslegung von Patentanspruch 1 sprächen auch systematische Gründe, denn danach wären Patentansprüche 5 und 6 überfl üssig. Schließlich erkenne der Fac h- mann, dass es im Hinblick auf eine Verwendung der Mikrotiterplatte im Rahmen a u- tomatisierter Verfahren unter Einschluss thermischer Durchlaufverfahren genüge, wenn die genannten Teile lösbar miteinander verbunden seien, s olange diese Ve r- bindung hinreichend stabil sei. 2. Die Revision meint demgegenüber, das Berufungsgericht habe die B e- schreibung des Klagepatents und die Bedeutung der abhängigen Patentansprüche bei der Aus legung von Merkmal 2 nicht hinreichend berücksich tigt. Schon das natü r- liche V erständnis des Begriffs "einheitliche Platte" lege nahe, dass die diese Platte bildenden Elemente untrennbar miteinander verbunden seien. Dieses Verständnis werde durch die Beschreibung bestätigt, da die dort genannten Beispiele allesamt eine dauerhafte V erbindung der Bestandteile aufw i e sen , bei der die beiden Komp o- 14 - 8 - nenten entweder von vornherein einstückig ausgebildet oder aber zur Herstellung einer einheitlichen Platte untrennbar miteinander verbunden seien. Zudem würden bei der Darstellung des Standes der Technik Platten, bei denen die Probemulden nur lose in den Rahmen eingesetzt werden, a ls nachteilig beschrieben. Wollte man der Auslegung des Berufungsgerichts folgen , die mit derje nigen des Patentgerichts nicht in Einklang ste he, und eine lösbare Verbindung ebenfalls als patentgemäß ansehen, wäre der Gegenstand des Klagepatents durch die aus dem Katalog " o- ducts " (Anlage B4) ersichtliche, im Stand der Technik bereits bekannte Mikrotiterpla t- te neuheitsschädlich vorweggeno mmen. Das Berufungsgericht habe ferner nic ht hi n- reichend be rücksichtigt, dass die Verbindung gerade über die obere plane Oberfl ä- che des Rand - und Rahmenteils erfolgen müsse, es sich also um eine flächige Ve r- bindung handeln müsse. Eine s tabile flächige Verb indung erfordere aber, dass diese un trennbar sei . Die Beschränkung auf eine flächige und untrennbare Verbindung von Rand - und Rahmenteil und Mulden - und Abdeckteil sei danach bereits integraler B e- standteil von Patentan spruch 1; i n den Patentansprüchen 5 un d 6 werde sie lediglich aufgegriffen. 3. Damit kann die Revision nicht durchdringen. Das Berufungsgericht hat zutreffend zugru nde gelegt, dass Patentanspruch 1 keine ausdrückliche Angabe dazu enthält, auf welche Weise Rand - und Rahmenteil und Mulden - und Abdeckteil zu einer einheitlichen Platte verbunden werden (" joined "). Die s legt es für den angesprochenen Fachmann, einen mit der Entwicklung von Mikrotiterplatten betrauten Diplomingenieur der Fachrichtung Verfahrenstechnik , der bei Bedarf auf das Fachwissen eines Chemikers oder Biol o- gen zurückgreifen kann, nahe, dass auch eine formschlüssige Verbindung genügen kann. Aus der zur Auslegung heranzuziehenden Beschreibung und aus den Figuren ergeben sich keine Anhaltspunkte für ein engeres Verständnis. Der technische Sinn der von Me rkmal 2 geforderten Verbindung der genan n- ten Teile zu einer einheitlichen Platte liegt aus fachlicher Sicht darin, eine sichere Handhabung auch dann zu gewährleisten, wenn eine solche Platte in aut omatischen Prozessen mit hochpräzisen Robotern verwendet werden soll . So kritisiert die B e- 15 16 17 - 9 - schreibung bei der Darstellung des Standes der Technik Platten, bei denen in Stre i- fen angeordnete Probennäpfe nur lose in einen Träger eingesetzt werden, weil die los e Verbindung einem Einsatz von hochpräzisen Robotern und automatisch arbe i- tenden Dis pensern entgegenstehe (Abs. 16). Dies legt für den Fachmann ein Ve r- ständnis der geforderten Verbindung nahe, wonach es genügt, wenn die Probennä p- fe nicht lose, sondern hinr eichend fest , wenn auch lösbar in den Rand - und Rahme n- teil eingesetzt sind, also in einer Weise, dass jede praktisch bedeutsame relative Bewegung der beiden Komponenten zueinander ausgeschlossen ist. Für diese Auslegung spricht auch der Zusammenhang von Patentanspruch 1 als Haupta nspruch mit den Unteransprüchen 5 und 6. Dabei ist zugrunde zu legen, dass der Hauptanspruch regelmäßig so gefasst ist, dass er die beanspruchte Erfi n- dung in ihrer allgemeinsten Form erfasst, während die Unteransprüche besondere Ausführungsformen dieser allgemeinen Lehre beschreiben, die weitere Merkmale aufweisen. Dieses Verhältnis von Hauptanspruch und Unteranspruch ist bei der B e- stimmung des Schutzbereichs zu berücksichtigen. Es ist grundsätzlich unzulässig, den Hauptanspruch im Wege der Auslegung um Merkmale zu ergänzen, die nur in einem Unteranspruch enthalten sind, und ihn dadurch ein zuschränken (BGH, Urteil vom 7. Januar 1955 I ZR 67/52, GRUR 1955, 244, 245 Repassiernadel II ). D a- nach kann aus Unteranspruch 5, der forder t, dass Rand - und Rahmenteil und Mu l- den - und Abdeckteil dauerhaft zu einer einheitlichen Platte verbunden sind (" perm a- nently joined to form the unitary plate ") nicht der Schluss gezogen werden, auch P a- tent anspruch 1 fordere eine dauerhafte, also nicht zers törungsfrei lösbare Verbi n- dung. Entspr echendes gilt für Unteranspruch 6, wonach die ebene Oberfläche d es Rand - und Rahmenteils und der Mulden - und Abdeckteil integral bzw. einstückig ausgebildet (" integrally formed ") sind. Im Unterschied hierzu enthält Pat enta n- spruch 1 keine weiteren Angabe n dazu, wie die Komponenten der Mikrotiterplatte miteinander verbunden sind. Eine andere Beurteilung ist auch nicht im Hinblick darauf geboten, dass der Mulden - und Abdeckteil nach Merkmal 2.1 mit der ebenen Oberseite des Rand - und Rahmenteils verbunden sein muss. Patentanspruch 1 lässt sich, anders als die Rev i- sion meint, nicht entnehmen, dass mit den Worten "top planar surface" allein die 18 19 - 10 - nach oben weisende, plane Oberfläche des Rand - und Rahmenteils bezeichnet ist. N ach dem Zusammenhang der Patentschrift ist damit vielmehr die ebene Oberseite des Rand - und Rahmenteils insgesamt, d.h. in ihrer gesamten Stärke gemeint. Dies ergibt sich insbesondere daraus, dass sich die Löcher, in denen die Probennäpfe angeordnet sind, durch die ebene Oberseite des Rand - und Rahmenteils erstrecken ( extending through the top planar surface ). Patentanspruch 1 besagt mithin nur, dass die ebene Ober seite des Rand - und Rahmenteils und der Mulden - und Abdeckteil miteinander verbunden sein müss en. Ihm lässt sich jedoch nicht entnehmen, dass dies durch eine nicht zerstörungsfrei lösbare Verbindung der nach unten weisenden Oberfläche des Mulden - und Abdeckteils und der nach oben weisenden Oberfläche des Rand - und Rahmenteils geschehen müsse. A uch der Umstand, dass die Ausführungsbeispiele, die im Klagepatent b e- schrieben werden, jeweils eine dauerhafte Verbindung von Rand - und Rahmenteil und Mulden - und Abdeckteil vorsehen, rechtfertigt nach der Rechtsprechung des S e- nats eine sachliche Einengung des durch d en Wortlaut des Patentanspruchs 1 fes t- gelegten Gegen stand nicht (BGH, Urteil vom 7. September 2004 - X ZR 255/01, BGHZ 160, 204, 209 - bodenseitige Vereinzelungseinrichtung). Dies hat das Bu n- despatentgericht nicht hinreichend berücksichtigt. De ssen abweichende Auslegung von Patentanspruch 1 im Nichtigkeitsverfahren ist für den Senat nicht bindend , weil die Nichtigkeitsklage, soweit der Gegenstand des Klagepatents im Umfang von P a- tentanspruch 1 und auf ihn rückbezogener Ansprüche angegriffen wurd e, abgewi e- sen word en ist (vgl. BGH, Urteil vom 5. Mai 1998 - X ZR 57/96, GRUR 1998, 895 , 896 - Regenbecken). Der Hinweis der Revision auf den Katalog " " ist unerheblich, weil es sich dabei um Stand der Technik handelt, der in der Patentsc hrift nicht mitg e- teilt ist und daher nicht zur Ermittlung der Bedeutung der im Patentanspruch g e- brauchten Begriffe herangezogen werden darf (Benkard/Scharen, PatG, 10. Aufl., § 14 Rn. 61). III. Auf dieser Grundlage hat das Berufungsgericht die Benutzun g des Kl a- gepatents durch die angegriff ene Ausführungsform, bei der der Mulden - und Abdec k- 20 21 22 - 11 - teil mittels zehn Rastnasen, die in entsprechende Ausnehmungen des Rand - und Rahmenteils einrasten, und mittels zweier Zapfen im mittleren Bereich des Mulden - und Abde ckteils, die in die eben e Oberseite des Rand - und Rahmenteils eingreifen, mit diesem fest, aber zerstörungsfrei lösbar verbunden wird, rechtsfehlerfrei bejaht. Den Feststellungen des Berufungsgerichts, das insoweit ergänzend auf die Festste l- lungen des Land gerichts verweist, lässt sich entnehmen, dass die Verbindung der Komponenten bei der angegriffenen Ausführungsform gewährleistet, dass eine pra k- tisch erhebliche relative Bewegung zueinander nicht stattfindet. IV. Die Kostenentscheidung beruht auf § 97 A bs. 1 ZPO. Meier - Beck Bacher Hoffmann Deichfuß Kober - Dehm Vorinstanzen: LG Hamburg, Entscheidung vom 24.01.2011 - 327 O 306/10 - OLG Hamburg, Entscheidung vom 20.12.2012 - 3 U 20/11 - 23
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