BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL X ZR 53/11 Verkündet am: 20. Dezember 2011 Wermes Justiz amtsinspektor als Urkundsbeamt er der Geschäftsstelle in der Patentnichtigkeitssache Nachschlagewerk: ja BGHZ: nein BGHR: ja Glasfasern EPÜ Art. 54 ; PatG § 3 Durch eine Veröffentlichung, in der hinsichtlich einer bestimmten Gruppe von Produkten die Vermutung geäußert wird, dass diese Krebs verursachen kö n- nen, ist die Verwendung eines dieser Produkte für Zwecke, bei denen kein ka n- zerogenes Potential v orhanden sein darf, nicht offenbart. EPÜ Art. 56; PatG § 4 Besteht hinsichtlich einer bestimmten Gruppe von Produkten die Vermutung, dass diese Krebs verursachen können, so hat der Fachmann auch dann nicht ohne weiteres Anlass, aufwendige Versuche zur Ermi ttlung von eventuellen Unterschieden hinsichtlich des kanzerogenen Potentials der einzelnen Produkte anzustellen, wenn in einer Veröffentlichung berichtet wird, dass ein Hersteller solche Versuche für bestimmte Produkte bereits in Auftrag gegeben hat. BGH, Urteil vom 20. Dezember 2011 - X ZR 53/11 - Bundespatentgericht - 2 - Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 20. Dezember 2011 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Meier - Beck, die Richter Gröning, Dr. Bacher und Hoffm ann sowie die Richterin Schuster für Recht erkannt: D ie Berufung gegen das am 25. Januar 2011 verkündete Urteil des 3. Senats (Nicht igkeitssenats) des Bundespatent gerichts wird auf Kosten der Klägerin zurückgewiesen . Von Rechts wegen - 3 - Tatbestand: Die Bekl agte ist Inhaberin des mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents 399 320 (Streitpatents), das am 12. Mai 1990 unter Inanspruchnahme der Priorität einer deutschen Anmeldung vom 25. Mai 1989 angemeldet worden ist und die V erwendung von Glasfasern, die kein kanzerogenes Potential zeigen, betrifft. Das Streitpatent ist im Ei n- spruchsverfahren in geänderter Fassung aufrechterhalten worden und umfasst in dieser Fassung drei Patentansprüche, von denen die beiden ersten in der Ver fahrenssprache Deutsch wie folgt lauten: " 1. Verwendung der Glasfasern mit der folgenden in Mol - % angegebenen Gla s- zusammensetzung: SiO 2 55 - 70 vorzugsweise 58 - 65 B 2 O 3 0 - 5 vorzugsweise 0 - 4 AI 2 O 3 0 - 3 vorzugsweise 0 - 1 TiO 2 0 - 6 vorzugsweise 0 - 3 Eisenoxide 0 - 2 vorzugsweise 0 - 1 MgO 1 - 4 CaO 8 - 24 vorzugsweise 12 - 20 Na 2 O 10 - 20 vorzugsweise 12 - 18 K 2 O 0 - 5 vorzugsweise 0,2 - 3 Fluorid 0 - 2 vorzugsweise 0 - 1 als 10% der als Glasfasern, die kein kanzerogenes Potential zeigen, wobei die Anteile von TiO 2 , BaO, ZnO, SrO, ZrO 2 11 Mol - % Na 2 O > 4 Mol - 1 - 4 - Die K lägerin, die von der Beklagten wegen Verletzung des Streitpatents gerichtlich in Anspruch genommen wird, hat mit ihrer am 20. November 2009 erhobenen Klage das Streitpatent in vollem Umfang angegriffen und geltend gemacht, der Gegenstand des Streitpatents gehe über den Inhalt der ursprün g- lich eingereichten Unterlagen hinaus und sei nicht patentfähig. Ferner werde die Erfindung nicht so offenbart, dass ein Fachmann sie ausführen könne. Die B e- klagte hat das Streitpatent zuletzt nur noch im Umfang der Patentan sprüche 1 und 2 verteidigt. Das Patentgericht hat das Streitpatent nur im Umfang des nicht verteidi g- ten Patent anspruch s 3 für nichtig erklärt und die weitergehende Klage abgewi e- sen. Dagegen wendet sich die Klägerin mit der Berufung, mit der sie weiterhi n die vollständige Nichtigerklärung des Streitpatents anstrebt. Die Beklagte tritt dem Rechtsmittel entgegen. 2 3 - 5 - Entscheidungsgründe: Die zulässige Berufung, für deren Beurteilung die Verfahrensvorschriften des Patentgesetzes in der seit 1. Oktober 2009 ge ltenden Fassung maßgeblich sind, ist un begründet . I. Das Streitpatent betrifft - abweichend von den Angaben auf der ersten Seite der Patentschrift ("Glasfasern mit erhöhter biologischer Verträ g- lichkeit") - die Verwendung von Glasfasern, die kein kanzerog enes Potential zeigen. 1. Nach den Ausführungen in der Streitpatentschrift war im Stand der Technik bekannt, dass Glasfasern zu Krebserkrankungen führen können. Au s- schlaggebend für diese Wirkung ist unter anderem die Verweildauer der Fasern in der Lunge. Diese wiederum hängt von der Größe und der Beständigkeit der Fasern ab. Nach einer wissenschaftlichen Definition, die aufgrund von Erkenn t- nissen über die krebserzeugende Wirkung von Asbest erstellt worden ist, kö n- nen solche Wirkungen bei Fasern auftreten, die einen geometrischen Durc h- messer von weniger als drei Mikrometer, eine Länge von mehr als fünf Mikr o- meter und ein Verhältnis zwischen Länge und Durchmesser von mehr als drei zu eins aufweisen. In einer Veröffentlichung aus dem Jahr 1986 wurde ausg e- führ t, die tumorerzeugende Wirkung bestimmter Fasern könne durch intensive Vorbehandlung mit einer Säure reduziert werden. Das Streitpatent betrifft vor diesem Hintergrund das technische Problem, Glasfasern zur Verfügung zu stellen, die kein kanzerogenes Pot ential zeigen. 4 5 6 7 - 6 - 2. Zur Lösung dieses Problems schlägt das Streitpatent in Patent - anspruch 1 die Verwendung von Glasfasern mit folgenden Merkmalen vor (die abweichende Gliederung des Patentgerichts ist in eckigen Klammern wiederg e- geben) : 1. Die Glaszusamm ensetzung umfasst folgende Stoffe [1] : a) 55 bis 70 (vorzugsweise 58 bis 65) Molprozent Silizium - dioxid (SiO 2 ) , b) 8 bis 24 (vorzugsweise 12 bis 20) Molprozent Calc i- umoxid (CaO) , c) 10 bis 20 (vorzugsweise 12 bis 18) Molprozent Natrium - oxid (Na 2 O) , d) 0 b is 5 (vorzugsweise 0 bis 4) Molprozent Bortrioxid (B 2 O 3 ) , e) 0 bis 3 (vorzugsweise 0 bis 1) Molprozent Aluminium oxid (AI 2 O 3 ) , f) 0 bis 2 (vorzugsweise 0 bis 1) Molprozent Eisenoxide , g) 1 bis 4 Molprozent Magnesiumoxid (MgO ) , h) 0 bis 5 (vorzugsweise 0 ,2 bis 3) Molprozent Kaliumoxid (K 2 O) , i) 0 bis 2 (vorzugsweise 0 bis 1) Molprozent Fluorid , 2. Folgende Stoffe sind in der Glaszusammensetzung höchstens mit einem Anteil von weniger als 1 Molprozent enthalten [5]: a ) Titandioxid (TiO 2 ) , b ) Bariumoxid (B aO) , c) Zinkoxid (ZnO) , d ) Strontiumoxid (SrO) , e ) Zirkoniumdioxid (ZrO 2 ). 8 - 7 - 3 . Der Durchmesser beträgt a) weniger als acht Mikrometer bei allen Glasfasern [2], b) weniger als drei Mikrometer bei mehr als 10 % der Glas - fasern [3] . 4 . Die Glasfasern werden v erwendet als Glasfasern, die kein kanzero genes Potential zeigen [4] . 3. Einige Merkmale bedürfen näherer Erörterung. a) Das Streitpaten t ist nicht auf Erzeugnis schutz für Glasfasern mit den Merkmalen 1 bis 3 gerichtet, sondern auf den Schutz der Verw endung solcher Glasfasern für den in Merkmal 4 definierten Zweck. Dennoch erfasst das Strei t- patent nicht nur den unmittelbaren Einsatz der Fasern für diesen Zweck. Nach der Rechtsprechung des Senats erfasst ein Patent, das ke in Arbeitsverfahren (dazu BGH, Urteil vom 5. Juli 2005 - X ZR 14/03, GRUR 2005, 845, 847 - Abgas reinigungs vorrichtung ), sondern die Verwendung einer Sache zu einem bestimmten Zweck betrifft, bereits solche Handlungen, bei denen die Sache zu der betreffenden Verwendung sinnfällig herg erichtet wird (BGH, Beschluss vom 20. September 1983 - X ZB 4/83, BGHZ 88, 209 , 216 f. = GRUR 1983, 729 - Hydropyridin ). Die sinnfällige Herrichtung kann nicht nur durch eine besondere Gestaltung der Sache, sondern auch durch eine ihr beim Vertrieb beigeg ebene Gebrauchsanleitung in Form eines Beipackzettels oder in sonstiger Weise g e- schehen (BGH, Urteil vom 21. November 1989 - X ZR 29/88, GRUR 1990, 505, 506 f. - Geschlitzte Abdeck folie ). b) Das Streitpatent schränkt den Einsatzzweck der Glasfasern nic ht auf konkrete Anwendungsbereiche wie beispielsweise die Herstellung von Isolie r- material ein. Es erfasst vielmehr die Verwend ung der Glasfasern für alle Ei n- satzz wecke, bei denen die Gefahr von Krebserkrankungen mit hinreichender Sicherheit ausgeschlossen werden soll , und damit auch die sinnfällige Herric h- tung von Gegenständen, die derartige Fasern enthalten, für solche Zwecke . 9 10 11 - 8 - c) Als Glasfasern, die kein kanzerogenes Potential zeigen, sind nach dem Inhalt der Streitpatentsch rift Glasfasern anzusehen, b ei denen kein signif i- kanter Zusammenhang zwischen der Aufnahme des Materials über die mensc h liche Lunge und dem Entstehen einer Krebserkrankung besteht. (1) Ein signifikant er Zusammenhang in diesem Sinne liegt vor, wenn die Glasfasern bei den in der Pa tentschrift beschriebenen Tierversuchen eine E r- krankungsrate von mehr als rund 10% innerhalb eines Zeitraums von zwei Ja h- ren hervorrufen . Dies ergibt sich aus der Definition in der Beschreibung des Streitpatents. Dort wird ausgeführt, bei intratrachealer I nstillation (Einträufeln in die Luftröhre) von Glasfasern gemäß Patentanspruch 2 in Rattenlungen trete nach einer Zeit von zwei Jahren eine Tumorrate von weniger als 10% auf. So l- che Glasfasern könnten daher als nicht kanzerogen eingestuft werden (Abs. 18). (2) Die weiteren, mit diesen Angaben zum Teil nicht ohne weiteres in Einklang zu bringenden Ausführungen in der Beschreibung des Streitpatents führen nicht zu einer abweichenden Beurteilung. Für Glasfasern gemäß Patentanspruch 1 wird in der Streit patentschrift eine Tumorrate von weniger als 5 % angegeben (Abs. 13). Hieraus kann nicht gefolgert werden, dass nur Fasern mit dieser Rate als nicht kanzerogen im Si n- ne des Streitpatents angesehen werden können. Dies hätte nämlich zur Folge, dass - sofern die in der Beschreibung genannten Tumorraten zutreffend sind - Verwendungen gemäß Patentanspruch 2 nicht als zum Gegenstand des Strei t- patents gehörend angesehen werden könnten. Aus dem Umstand, dass für so l- che Verwendungen in Patentanspruch 2 ausdrücklich Schutz beansprucht wird, ist indes zu folgern, dass die dafür angegebene Tumorrate von weniger als 10 % ebenfalls als nicht kanzerogen zu qualifizieren ist. Im Zusammenhang mit der Schilderung der Ausführungsbeispiele wird über Versuche an Ratten berich tet, denen unterschiedliche Mengen der unte r- suchten Faserproben intraperitoneal (in die Bauchhöhle) injiziert worden sind. 12 13 14 15 16 - 9 - Bei der in Ausführungsbeispiel 2 eingesetzten Faserprobe C traten nach zwei Jahren Tumorraten von 29,2 % und 52,1 % auf (Tabelle in A bs. 37). Im Hinblick darauf werden Fasern dieses Typs in der Streitpatentschrift als stark kanzer o- gen eingestuft (Abs. 38) . Bei den in Ausführungsbeispiel 1 eingesetzten Fase r- proben A und B, die sich untereinander nur hinsichtlich des Faserdurchmessers unt erscheiden, trat hingegen eine Tumorrate von 0 % auf. Hieraus kann aus den bereits genannten Gründen nicht gefolgert werden, dass nur Verwendu n- gen, die zu einer Tumorrate von 0 % führen, als nicht kanzerogen anzusehen sind. Gegen eine Auslegung in diesem e ngen Sinne spricht auch der von der Klägerin in anderem Zusammenhang angeführte Umstand, dass in der Regel jedes Material ein gewisses, we nn auch unter Umständen sehr geringes kanz e- rogenes Potential aufweist. II. Das Patentgericht hat seine Entscheidun g hinsichtlich der von der Beklagten verteidigten Patentansprüche 1 und 2 im Wesentlichen wie folgt b e- gründet: Der Gegenstand von Patentanspruch 1 gehe nicht über den Inhalt der u r- sprünglich eingereichten Unterlagen hinaus. In diesen sei die Verwendung von Glasfasern mit einem Durchmesser, wie er in Merkmalsgruppe 3 [Merkmale 2 und 3 nach der Gliederung des Patentgerichts] definiert sei, als zur Erfindung gehörend offenbart. Dass sich diese Größenangaben in Patentanspruch 1 in der Fassung der Anmeldung a uf den mittleren Durchmesser der Fasern bez ö- gen, führe nicht zu einer abweichenden Beurteilung. Entgegen der Auffassung der Klägerin sei ferner die Merkmal sgruppe 2 [Merkmal 5] nicht nur für Fasern mit einem mittleren Durchmesser von weniger als einem Mikr ometer, sondern auch für alle anderen von Patentanspruch 1 erfassten Fasern ursprungs - offenbart. Hinreichend offenbart sei auch, unter welchen Voraussetzungen eine Faser als Glasfaser anzusehen sei, die kein kanzerogenes Potential zeige. D ie im Einspruchsv erfahren vorgenommenen Änderungen in der Beschreibung des Streitpatents führten ebenfalls nicht zu einer unzulässigen Erweiterung. 17 18 19 - 10 - Der Gegenstand von Patentanspruch 1 sei patentfähig. In keiner Ent - gegenhaltung werde die Verwendung einer Glasfas er offen bart, die die Mer k- mal sgruppe 2 [Merkmal 5] aufweise. Die Verwendung einer solchen Glasfaser für den in Patentanspruch 1 angegebenen Zweck sei durch den Stand der Technik auch nicht nahegelegt worden. In der Entgegenhaltung K3, die den nächst liegenden Stan d der Technik beschreibe, seien die Merkmalsgruppen 1 bis 3 [Merkmale 1 bis 3 und 5] nur teilweise ve rwirklicht. Ferner sei Merkmal 4 [4] nicht offenbart. In K3 werde vielmehr die Vermutung geäußert, dass Fasern bis zu einem maximalen Durchmesser von drei Mikrometer eine kanzerogene Wirksamkeit aufwiesen. Der Fachmann, ein Diplomchemiker mit Erfahrung in der Mineralfaserherstellung, der in Zusammenarbeit mit erfahrenen Toxikol o- gen , Pathologen oder klinischen Medizinern stehe, habe weder aus K3 noch aus K5 H inweise darauf entnehmen können, dass Fasern mit geringen Anteilen an Titandioxid, Bariumoxid, Zinkoxid, Strontiumoxid und Zirkoniumdioxid schne l ler abbaubar seien und deshalb kein kanzerogenes Potential zeigten. Die Erfindung sei auch so deutlich offe nbart, dass ein Fachmann sie au s- führen könne. Dem stehe nicht entgegen, dass die in der Patentschrift geschi l- derten Beispiele nicht mehr von Patentanspruch 1 umfasst würden. Der Fac h- mann sei aufgrund der Angaben in der Patentschrift in der Lage, das kanzer o- gene Potential der Fasern im Tierversuch zu ermitteln. 20 - 11 - III. Diese Beurteilung hält der Nachprüfung im Berufungsverfahren , die gemäß § 117 Satz 1 PatG und § 519 Abs. 1 Nr. 1 ZPO grundsätzlich auf der Grundlage der vom Patentgericht getroffenen Tatsachen feststellungen zu erfo l- gen hat, stand . 1. Zutreffend ist das Patentgericht zu dem Ergebnis gelangt, dass der Gegenstand von Patentanspruch 1 nicht über den Inhalt der ursprünglich ein - gereichten Unterlagen hinausgeht. a) Entgegen der Auffassung der K lägerin ist die Festlegung in Merk - mal 3 a, wonach der Durchmesser aller Glasfasern weniger als acht Mikrometer beträgt, bereits in der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung (K9) als zur Erfindung gehörend offenbart. Dem steht nicht entgegen, dass in Patenta nspruch 1 in der Fassung der Anmeldung eine Höchstgrenze von acht und vorzugsweise drei Mikrometern nur für den mittleren Durchmesser der Fasern vorgegeben ist. Der Inhalt der Patentanmeldung bestimmt sich nicht allein nach den darin formul ierten A n- sprüchen. Maßgeblich ist vielmehr die Gesamtheit der ursprünglich eingereic h- ten Unterlagen. Entscheidend ist, ob aus der Sicht des Fachmanns aus diesen Unterlagen zu entnehmen ist , dass der geänderte Lösungsvorschlag von dem ursprünglichen Schutzb egehren mit umfasst werden sollte (BGH, Urteil vom 22. Dezember 2009 - X ZR 28/06, GRUR 2010, 513 Rn. 28 - Hubgliedertor II). In de n ursprünglich eingereichten Unterlagen wird bei der Beschreibung der beiden Ausführungsbeispiele nicht nur der mittlere D urchmesser der unte r- suchten Fasern angegeben. Vielmehr werden anhand von grafischen Darste l- lungen ( Figuren 1 bis 4) auch die Einzelwerte und deren prozentuale Häufigkeit mitgeteilt (K9 S. 7 Z. 8 - 11, S. 10 Z. 5 - 8 und S. 15 Z. 14 f.). Sowohl aus den Ei n- zelda rstellungen in den Figuren 2 bis 4 als auch aus der Zusammenfassung in Figur 1 ist ersichtlich, dass der Faserdurchmesser bei 100% aller Fasern durchweg unter fünf, bei den Faserproben B und C sogar durchweg unter zwei Mikrometer liegt. Da raus ist zu entne hmen, dass auch Glasfasern mit solchen 21 22 23 24 25 - 12 - Durchmesserverteilungen zur Erfindung gehören. Dass in dem in der Anme l- dung formulierten Patenta nspruch 1 großzügigere Anforderungen an den Durchmesser vorgesehen sind und nur auf den mittleren Durchmesser abg e- stellt wird, führt entgegen der Auffassung der Klägerin nicht zu einer anderen Beurteilung. Ob der Gegenstand des Streitpatents auch die Verwendung von Glas - fasern mit den Merkm alen 1 bis 3 in Kombination mit Glasfasern größeren Durchmessers umfasst, ist in d iesem Zusammenhang unerheblich. Diese Frage ist unabhängig davon zu beantworten, ob der Höchstwert für erfindungs gemäße Fasern anhand des mittleren oder anhand des maximalen Durchmessers b e- stimmt wird. In den ursprünglich eingereichten Unterlagen wird Sch utz für Gla s- fasern der dort beschriebenen Art unabhängig von einem bestimmten Verwe n- dungszweck beansprucht. Dies umfasst auch die Verwendung von Glasfasern mit einem mittleren Durchmesser von weniger als acht Mikrometer in Kombin a- tion mit Glasfasern, die e inen größeren mittleren Durchmesser aufweisen. Der Übergang von der Festlegung des mittleren Durchmessers zur Festlegung des größten Durchmessers hat auch insoweit nicht zu einer Erweiterung geführt. b) Entgegen der Auffassung der Klägerin führt die Fes tlegung des maxi - malen anstelle des mittleren Durchmessers auch nicht dazu, dass das Mer k- mal 3 b, wonach mehr als 10% der Glasfasern einen Durchmesser von weniger als drei Mikrometer aufweisen müssen, auch bei Glasfasermischungen erfüllt ist, die nicht zum Gegenstand der ursprünglichen Anmeldung gehören. Hierbei ist unerheblich, dass sich bei einer isolierten Betrachtung von Patentanspruch 1 in der Fassung der ursprünglichen Anmeldung ein engerer Gegenstand ergeben könnte, weil bei der Berechnung des Pr ozentsatzes unter Umständen auch Glasfasern mit einem Durchmesser von mehr als acht Mikr o- meter n zu berücksichtigen wären, so dass der Prozentsatz bezogen auf die Glasfasern, deren Durchmesser unter diesem Mittelwert liegt, größer ist. Aus der Beschreibung der Ausführungsbeispiele und den dort in Bezug genomm e- nen Figuren 2 bis 4 der ursprünglich eingereichten Unterlagen ist ersichtlich, 26 27 28 - 13 - dass sich die dort enthaltenen Prozentangaben durchweg auf Faserproben b e- ziehen, bei denen der größte Durchmesser unterhalb von acht Mikrometern liegt. Damit sind auch solche Glasfasermischungen als zur Erfindung gehörend offenbart, bei denen Fasern mit einem Durchmesser von mehr als acht Mikr o- meter bei der Berechnung des in Merkmal 3 b festgelegten Prozentsatzes nicht berücks ichtigt werden. Dass in Patentanspruch 1 in der Fassung der Anme l- dung insoweit möglicherweise engere Grenzen definiert wurden, führt nicht d a- zu, dass auch der Gegenstand der Anmeldung entsprechend beschränkt wo r- den ist. c) Entgegen der Auffassung der K lägerin sind auch Glasfasern, die das Merkmal 2 und einen mittleren Durchmesser vo n einem Mikrometer und mehr auf weisen, in den ursprünglich eingereichten Unterlagen als zur Erfindung g e- hörend offenbart. Wie das Patentgericht zutreffend ausgeführt hat, weist die in Ausfü h- rungsbeispiel 1 beschriebene Faserprobe A die in Merkmal 2 vorgesehenen Höchstwerte für die dort genannten Stoffe und einen mittleren Faserdurchme s- ser von mehr als einem Mikrometer auf. Weder aus den in der Anmeldung fo r- mulierten Patenta nsprüchen noch aus dem sonstigen Inhalt der ursprünglich eingereichten Unterlagen kann entnommen werden, dass Glasfasern, die das Merkmal 2 aufweisen , nur dann zum Gegenstand der Anmeldung gehören so l- len, wenn sie zugleich ei nen mittleren Faserdurchmesser von weniger als einem Mikrometer haben . Aus dem Umstand, dass Patentanspruch 3 in der Fassung der Anmeldung diese beiden Merkmale in Kombination vorsieht, kann nicht gefolgert werden, dass der Gegenstand der Anmeldung entsprechend b e- schränkt und damit kein Schutz für die als Ausführungsbeispiel beschriebene Faserprobe A beansprucht werden sollte. Entsprechendes gilt für die Ausfü h- rungen in der Beschreibung der Anmeldung, wonach die Zusammensetzung nach Patent anspruch 3 zu besonders günstigen Werten bei der Halbwertszeit und der Tumorrate nach zwei Jahren führt (K9 S. 6 Z. 11 - 14). Aus dem Zusam - menhang dieser Ausführungen (K9 S. 5 Z. 16 ff.) wird deutlich, dass auch Z u- 29 30 - 14 - sammensetzungen, die zu höheren Halbwertszeiten und Tumorraten führen, als erfindungsgemäß beansprucht wurden. Hierzu gehört auch die Faserprobe A. Dass das diese Faserprobe betreffende Ausführungsbeispiel 1 in der Fa s- sung, die die Streitpatentschrift im Einspruchsverfahren erhalten hat, als nicht erfindungsgemäß bezeichnet wird (S. 3 Z. 27) , führt nicht zu einer abweiche n- den Beurteilung. Die Bezeichnung als nicht erfindungsgemäß ist zutreffend , weil bei den in Ausführungsbeispiel 1 beschriebenen Glasfasern der Anteil an Ma g- nesiumoxid bei 4,7 Molprozent und damit oberhalb der in Merkmal 1 g d efinie r- ten Höchstgrenze von 4 Molprozent liegt. Anhaltspunkte dafür, dass diese Z u- sammensetzung darüber hinaus aus weiteren Gründen als nicht zur Erfindung gehörend gelten soll, sind weder festgestellt noch sonst ersichtlich. d) Entgegen der Auffassung der Klägerin geht der Gegenstand des Streitpatents nicht deshalb über den Inhalt der ursprünglichen Unterlagen hi n- aus, weil die Angaben zu Halbwertszeit (42 Tage) und Tumorrate ( weniger als 5 %), die in der Anmeldung zu Glasfasern nach dem dort formuliert en P a- tentanspruch 3 gemacht wurden (K9 S. 6 Z. 11 - 14), in der Beschreibung des Streitpatents nach dem Einspruchsverfahren auf Glasfasern nach Patent - anspruch 1 bezogen sind (Abs. 11). Diese Änderung hat zwar zu einer inhaltlichen Abweichung geführt, we il Patentanspruch 3 in der Fassung der Anmeldung zusätzlich zu den Merkmalen von Patentanspruch 1 in der Fassung nach dem Einspruchsverfahren einen mittleren Durchmesser von weniger als einem Mikrometer vorsieht . Diese A b- weichung hat jedoch keinen Einfluss auf den Gegenstand des Streitpatents. Eine Passage in der Beschreibung oder eine Zeichnung, die nicht Inhalt der ursprünglichen Unterlagen gewesen ist, kann nur dann den Nichtigkeit s- grund der unzulässigen Erweiterung begründen, wenn deren Berücksichtig ung bei der Auslegung des Patentanspruchs des erteilten Patents zu einem ver - änderten Verständnis der darin verwendeten Begriffe oder des geschützten 31 32 33 34 - 15 - Gegenstands führt (BGH, Urteil vom 22. Dezember 2009 - X ZR 28/06, GRUR 2010, 513 Rn. 50 - Hubgliedertor I I). Die hier in Rede stehenden Angaben zu Halbwertszeit und Tumorrate haben , wie bereits oben dargelegt wurde, keinen Niederschlag in den Patent - ansprüchen gefunden . Als Glasfasern ohne kanzerogenes Potential im Sinne von Merkmal 4 sind vielmehr schon solche Fasern anzusehen, bei denen die im Tierversuch ermittelte Tumorrate weniger als 10 % beträgt. Ob dieser Wert durch die Verwendung von Glasfasern, die die Merkmale von Patent - anspruch 1, nicht aber die zusätzlichen Merkmale von Patentanspruch 2 au f- we isen, auf unter 5 % reduziert werden kann, ist für die Auslegung der Patent - ansprüche mithin unerheblich. Vor diesem Hintergrund ist auch unerheblich, d ass nach der jetzigen Fa s- sung de s Streitpatents für Glasfasern nach dem auf Patentanspruch 1 zurüc k- b ezogenen Patentanspruch 2 eine höhere Halbwertszeit (115 Tage) und eine höhere Tumorrate (weniger als 10%) angegeben werden (Abs. 18) als für Gla s- fasern nach dem Hauptanspruch . Diese Ausführungen bestätigen lediglich, dass die Einhaltung einer Tumorrate vo n unter 5 % für die Verwirklichung der Merkmale von Patentanspruch 1 nicht zwingend erforderlich ist. 2. Zutreffend ist das Patentgericht zu dem Ergebnis gelangt, dass die Erfindung so deutlich und vollständig offenbart ist, dass ein Fachmann sie au s- füh ren kann. 35 36 37 - 16 - a) Der Umstand, dass in der Fassung, die die Streitpatentschrift im Ei n- spruchsverfahren erhalten hat, kein Ausführungsbeispiel geschildert wird, bei dem alle Merkmale von Patentanspruch 1 verwirklicht sind, macht es dem Fachmann - als den das Patentgericht zutreffend und von der Berufung unb e- anstandet einen Diplomchemiker mit Erfahrung in der Mineralfaserherstellung angesehen hat, der in Zusammenarbeit mit erfahrenen Toxikologen, Pathol o- gen oder klinischen Medizinern steht - nicht unmöglich, an Glasfasern zu g e- langen, die erfindungsgemäß verwendet werden können. Bei einem Vergleich der in den Merkmalen 1 und 2 definierten Anford e- rungen an die Glaszusammensetzung und den bei Ausführungsbeispiel 1 au f- geführten Werten ergibt sich für den Fachma nn, dass lediglich der Anteil von Magnesiumoxid mit 4,70 Molprozent (in der Streitpatentschrift mit 3,2 G e- wichtsprozent angegeben) geringfügig außerhalb des in Merkmal 1 g definierten Bereichs von 1 bis 4 Molprozent liegt. Ausgehend von dieser Erkenntnis k ann der Fachmann den Anteil an Magnesium geringfügig verringern und so Glas - fasern erhalten, die alle Merkmale der Merkmalsgruppen 1 bis 3 aufweisen. b) Entgegen der Auffassung der Klägerin bedarf es für eine deutliche und vollständige Offenbarung kein er zusätzlichen Angaben dazu, wie die in der Streitpatentschrift als maßgeblich definierte Tumorrate von weniger als 10 % zu erreichen ist. Selbst wenn sich diese Rate bei der Verwirklichung der Merkmale 1 bis 3 nicht ohne weiteres einstellt, kann der Fachmann durch Nacharbeiten des Au s- führungsbeispiels 1 zu geeigneten Glasfasern gelangen. Dass er hierzu mö g- licherweise ergänzend auf sein Fachwissen zurückgreifen muss, ist in diesem Zusammenhang unerheblich (BGH, Urteil vom 13. Juli 2010 - Xa ZR 126/07, GRUR 2010, 916 Rn. 17 - Klammernahtgerät). 38 39 40 41 - 17 - Ebenfalls unerheblich ist die von der Berufung behandelte Frage, ob der Fachmann der Beschreibung des Streitpatents entnehmen kann, dass Glas - fasern, die das Merkmal 2 nicht aufweisen, eine hohe Tumorrate aufwei sen. Die Ausführbarkeit der im Streitpatent beanspruchten Erfindung hängt nicht davon ab, ob es auch noch andere Glaszusammensetzungen gibt, die zur Herstellung von Glasfasern für den hier in Rede stehenden Verwendungszweck geeignet sind. Zur Offenbarung d er Erfindung reicht es aus, wenn die in Patent - anspruch 1 beschriebenen Glasfasern diese Eignung aufweisen. 3. Zu R echt hat das Patentgericht den Gegenstand des Streitpatents als patentfähig angesehen . a) Wie auch die Klägerin nicht in Zweifel zieht, ist der Gegenstand des Streitpatents neu. (1) In der Produktinformation "Bayer - Microglasfasern für den tech - nischen Einsatz", die am Prioritätstag in zwei inhaltlich im Wesentlichen übe r- einstimmenden Fassungen mit Stand vom Juli 1987 (K3) und vom Feb ruar 1989 (K5) öffentlich zugänglich war, werden Glasfasern aus verschiedenen Glas zusammensetzungen und mit unterschiedlichen Durchmessern beschri e- ben. Für Glasfasern des Typs ATF 3101 wird dabei folgende Zusammense t- zung angegeben (K3 und K5, jeweils vorl etzte Seite) : 42 43 44 45 - 18 - Bestandteil Anteil in Gewichtprozent Anteil in Molprozent SiO 2 61,0 59,78 - 60,26 Al 2 O 3 - - B 2 O 3 3,3 2,79 - 2,81 TiO 2 - - FeO+Fe 2 O 3
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