BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL X ZR 54/09 Verkündet am: 17. April 2012 Anderer Justiz angestellte als Urkundsbeamt in der Geschäftsstelle in der Patentnichtigkeitssache - 2 - Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 17. April 2012 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Meier - Beck, den Richter Keukenschrijver, die Richterin Mühlens, den Richter Dr. Grabinski und die Richterin Schuster für Recht erkannt: Auf die Berufung der Beklagten wird das am 10 . Februar 2009 verkündete Urteil des 3. Senats (Nichtigkeitssenats) des Bu n- despatentgerichts abgeändert. Das europäische Patent 1 042 961 wird mit Wirkung für die Bu n- desrepublik Deutschland dadurch teilweise für nichtig erklärt, dass die Patentansprüche d ie Fassung der deutschen Überse t- zung der Patentschrift erhalten, wobei in den Patentansprüchen 1, 5 und 6 an die Stelle der Worte " Bereich von 60 bis 90 mm " die Worte " Bereich von > 60 bis 76 mm " treten und die Patenta n- sprüche 2 und 8 entfallen. Im Übrigen wird die Klage abgewiesen. Von den Kosten des Rechtsstreits tragen die Klägerin zwei Drittel und die Beklagte ein Drittel. Von Rechts wegen - 3 - Tatbestand: Die Beklagte ist Inhaberin des am 7. Juli 2000 unter Inanspruchnahme der Priorität einer Voranmeldung in den Niederlanden vom 24. März 2000 angemeldeten, mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten e u- ropäischen Patents 1 042 961 (Streitpatents), das eine Kakaopresse betrifft und acht Patentansprüche umfasst. Die nebengeordneten Patentanspr ü- ch e 1, 5 und 6 lauten in der Verfahrenssprache Englisch wie folgt: " 1. A press (1) for separating cocoa mass into cocoa cake and cocoa butter, comprising a frame, in which a plurality of pressure elements (6) are di s- posed, and means (4, 5) for compressing th e pressure elements (6), wherein the pressure elements (6) each comprise a cavity (9) for recei v- ing cocoa mass to be pressed, in which cavity (9) at least one squeezer squeezer (11 ) and on the side of the cavity (9) opposite said squeezer (11), characterized in that , in the filling position of the squeezer (11), mm. 5. A method for operating a press (1) in ac cordance with the preamble of claim 1, characterized in that , during the step of filling the cavity (9) range from 60 to 90 mm. 6. A method for modifying a press (1) in accordance with the preamble of claim 1, characterized in that , in the filling position of the squeezer is in a range from 60 to 90 mm." Die Klägerin hat geltend gemacht, der Gegenstand des Streitpatents sei nicht pa tentfähig. Sie hat sich dazu u.a. auf eine Betriebsanleitung der H . B . Maschinenfabrik GmbH aus dem Jahr 1966 (BR3) gestützt, die diese ihren Abnehmern bei Auslieferung der zugehörigen K a- kaobutterpresse ausgehändigt habe. 1 2 - 4 - Die Beklagte h at das Streitpatent mit einem auf einen Bereich von größer 60 bis kleiner 90 mm eingeschränkten Patentanspruch 1 in deutscher Fassung verteidigt und eine gleichartige Einschränkung auch in den weiteren Patentansprüchen vorgenommen. Das Patentgericht hat das Streitpatent in vollem Umfang für nichtig e r- klärt. Hiergegen wendet sich die Beklagte mit ihrer Berufung, mit der sie die Patentansprüche 1, 5 und 6 zuletzt noch mit der aus der Urteilsformel e r- sich t lichen weitergehenden Einschränkung verteidigt , die h insichtlich der Obergrenze von 76 mm den Patentansprüchen 2 und 8 des erteilten Patents entspricht, weiter hat sie einen Hilfsantrag gestellt. Die Klägerin tritt dem Rechtsmittel insgesamt entgegen. In einem vor der Rechtbank Den Haag (Niederlande) gefüh rten Rechtsstreit wurde das Streitpatent durch Urteil vom 31. Dezember 2008 in seiner erteilten Fassung für nichtig erklärt, jedoch wurde der Patentinhaberin die Möglichkeit eröffnet, das Patent beschränkt zu verteidigen. Als gerichtlicher Sachverständig er hat Prof. Dr. - Ing. E . W . , Leiter des Instituts für Lebensmittel, Ernährung und Gesundheit der Hochschule Z . , ein schriftliches Gutachten er - stattet, das er in der mündlichen Verhandlung erläutert und ergänzt hat. Entscheidungsgründe: Die Berufung, mit der das Streitpatent in weiter eingeschränk ter Fa s- sung verteidigt wird , hat insoweit Erfolg . I. Das Streitpatent betrifft eine Presse zum Trennen von Kakaoma s- se in Kakaokuchen und Kakaobutter, sowie Verfahre n zum Betreiben und zum Modifizieren einer solchen Presse. 3 4 5 6 7 8 - 5 - Die Beschreibung des Streitpatents bezeichnet eine Presse dieser Art als aus der Praxis bekannt. Allgemein sei ein Hydraulikzylinder vorgesehen, der in einem mittels zweier getrennter Zugstangen mit einem Halter verbu n- denen Zylinderblock gebildet sei, wobei in dem Zylinder ein Kolben vorha n- den und zwischen diesem und dem Halter eine Reihe von Druckelementen angeordnet sei. Die Druckelemente wiesen einen Topf auf, der einen übl i- cherweise zylindrisc hen Hohlraum definiere, in dem ein Kompressor und (beispielsweise zwei) Filter vorhanden seien. Der Raum zwischen den Filtern diene dazu, eine Menge an zu pressender Kakaomasse aufzunehmen (B e- schr. Abs. 2). Die Beschreibung gibt für diesen Raum einen Absta nd von mehr als 92 mm zwischen den Filtern an (Abs. 23). Da die Kakaoindustrie vielfach fordere, dass in dem Kakaokuchen weniger als 10 Gewichtsprozent Kakaobutter enthalten sei, sei ein verlängertes Pressen bei sehr hohem Druck erforderlich (Beschr. Abs. 4). Durch das Streitpatent soll entsprechend den Angaben in der B e- schreibung (Abs. 11) eine Presse zur Verfügung gestellt werden, die es e r- möglicht, vorzugsweise ohne erhebliche Veränderung gegenüber bekannten Pressen die Länge eines Druckzyklus signifi kant zu verringern und/oder den Druck zu vermindern. Als objektiv zu lösendes technisches Problem lässt sich daraus ableiten, dass eine Kakaopresse zur Verfügung gestellt werden soll, die es effizient (mit relativ geringem Druck oder in relativ kurzer Zeit ) ermöglicht, einen Kakaokuchen mit gewünscht niedrigem Gehalt an Kaka o- butter zu erhalten. Zu r Lösung dieses Problems sieht Patentanspruch 1 in seiner noch verteidigten Fassung eine Kakaopresse vor, bei der der Abstand zwischen den Filtern in der Füllpo sition des Kompressors in einem Bereich von größer 60 mm bis 76 mm liegt. Für das Ausführungsbeispiel ist ein Abstand von 71 mm angegeben. Die Beschreibung erläutert, es sei überraschenderweise festgestellt worden, dass die Dauer des Presszyklus mit der er findungsg e- mäßen Presse um 5 bis 10 Minuten vermindert werden könne, während 9 10 11 - 6 - gleichzeitig der erforderliche Druck um etwa 10% reduziert werden könne. Eine erfindungsgemäße Presse mit 16 Töpfen könne so viel Kakaomasse verarbeiten wie eine Presse derselben L änge nach dem Stand der Technik mit 14 Töpfen. Auf G rund des kürzeren Presszyklus sei die Produktionsk a- pazität jedoch um 25 bis 50 % höher (Beschr. Abs. 26). Zudem sei die Z u- sammensetzung der erhaltenen Kuchen homogener ; dies verbessere deren Qualität und z ei ge auch technische Vorteile für de n Pressvorgang (Beschr. Abs. 27 bis 29). Eine erfindungsgemäße Presse zeigt Fig. 2 des Streitpatents: II. Das Patentgericht hat das Streitpatent für nichtig erklärt, weil es dessen Gegenstand als durch den Stand der Technik nahegelegt angesehen hat (Art. 56 EPÜ). Es hat dabei bejaht, dass die eingeschränkt (anstelle einer B e- reichsangabe von 60 mm bis 90 mm mit ein er Bereichsangabe von größer 60 mm bis kleiner 90 mm) verteidigten Patentansprüche auch in dieser Fa s- sung ursprünglich offenbart seien und die geänderte Bereichsangabe nicht 12 13 14 - 7 - zu einer gegenständlichen Erweiterung führe, da für den Fachmann alle Zw i- schenwerte mit offenbart seien. Das Patentgericht ist jedoch zu dem Ergebnis gekommen, dass der Gegenst and der Patentansprüche 1, 5 und 6 auch in ihren verteidigten Fa s- sungen durch den Stand der Technik nahegelegt sei. Die Betriebsanleitung der H . B . Maschinenfa brik GmbH aus dem Jahr 1966 (BR 3), die eine Kakaopresse mit allen Merkmalen des Oberbegriffs des P a- tentanspruchs 1 beschreibe, gebe für den Abstand zwischen den Filtern in der Füllposition des Kompressors lediglich die Werte 60 mm und 90 mm an und nehme die eingegrenzten Werte der verteidigten Patentansprüche damit nicht vorweg. Jedoc h sei dem Fachmann, einem Maschinenbauingenieur mit langjähriger Erfahrung in der Konstruktion von hydraulischen P ressen, wenn nicht durch die BR 3 selbst, jedenfalls durch sein Fachwissen, wie es etwa die BR 4 (Der B . , Hausmitteilungen der Firma H . B . GmbH, Hamburg - Altona, Mai 1959, S. 7 Nr. 7; S. 9 Abs. 1 ) und H . F . , Handbuch der Kakaoerzeugnisse, 2 . Aufl. 1965 (BR 10; Vorwort; S. 174) belegten, bekannt gewesen, dass mittels Filterplatten verkleinerte Druckkammern dünner e Presskuchen lieferten, die a uf Fettgehalte zwischen 7 und 8 % angepasst werden könnten. Der Fachmann habe dann nur durch einfache Versuche ermitteln müssen, ob auch bei den gegenüber 90 mm kleineren Abständen größer 60 mm das Erwartete eintrete und die ge forde r- ten Kakaobuttergehalte bei hoher Produktionskapazität erhalten werden. III. Das hält auf der Grundlage der nunmehr zulässigerweise verte i- di gten Fassung des Streitpatents der Überprüfung nicht stand. 1. Gegen die von der Patentinhaberin vorgenom mene Bereichsei n- schränkung bestehen keine Bedenken. Die neue Obergrenze von 76 mm ist bereits in den ursprünglichen Unterlagen (insbesondere ursprünglicher P a- tentanspruch 4) als zur Erfindung gehörend offenbart; sie ist zudem auch in der Streitpatentschrif t enthalten (Beschr. Abs. 15, Patentansprüche 2 und 8). 15 16 17 - 8 - Die Änderung der Untergrenze von 60 mm auf größer als 60 mm en t- spricht den Kriterien, die auch die Große Beschwerdekammer des Europä i- schen Patentamts zur Zulässigkeit eines Disclaimers zur Herstell ung der Neuheit gegenüber dem Stand der Technik entwickelt hat (EPA Große B e- schwerdekammer Entscheidu ngen vom 4. April 2004 G 1/03, G 2/03 , A B l . EPA 2004, 413, 448 = GRUR Int . 2004, 959 Disclaimer/PPG, und Discla i- mer /GENETIC SYSTEMS ; Entscheidung v om 30. August 2011 G 2/10 Disclaimer /SCRIPPS ) . 2. Für die Herstellung kakaohaltiger Produkte wie Schokolade und Kakaogetränke bedarf es der Trennung von Kakaobutter und Kakaopulver. Der Restfettgehalt des Kakaopresskuchens, der beim Abpressen der K a- kaomasse zurückbleibt, li egt je nach Abpressgrad bei >20 % bei schwach entölten Presskuchen und bei 8 bis 20 % bei stark entölten Presskuchen. Für die Verarbeitung werden gegebenenfalls auch Fettgehalte von 60 mm und
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