BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL X ZR 55/07 Verkündet am: 29. November 2011 Wermes Justizamtsinspektor als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle in der Patentnichtigkeitssache - 2 - Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die münd liche Verhandlung vom 29. November 2011 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Meier - Beck, den Richter Keukenschrijver, die Richterin Mühlens und die Richter Dr. Grabinski und Dr. Bacher für Recht erkannt: Die Berufung gegen das am 19. Dezember 2006 verk ündete Urteil des 1. Senats (Nichtigkeitssenats) des Bundespaten t- gerichts wird auf Kosten der Beklagten zurückgewiesen. Von Rechts wegen Tatbestand: Die Beklagte ist Inhaberin des am 21. Juli 1995 angemeldeten e u- ropäischen Patents 0 773 868 (Streitpaten ts). Patentanspruch 1 lautet in der Verfahrenssprache Englisch: "A cushioning conversion machine (20; 300; 500) for converting sheet - like stock material into a cushioning dunnage product, the machine comprising a forming assembly (56 , 57; 302, 350, 351) wh ich forms the sheet - like stock material into a strip of dunnage and a feed assembly (80; 234) which feeds the sheet - like stock material through the forming assembly (56, 67; 302, 305, 351); characterised by: the machine comprising a first modular unit (31; 305; 504) and a second modular unit (30; 231; 304, 505); the first unit (31; 305; 504) comprising a housing (35; 321; 516) and the forming assembly 56, 57; 302, 350, 351), the forming 1 - 3 - assembly being located within the housing (35; 321; 516); the second un it (30; 231; 304; 505) comprising a housing (43; 320; 508) and the feed assembly (80; 234), the feed assembly being located within the housing (43; 320; 508); the housing (35; 321; 516) of the first unit (31; 305; 504) having an outlet opening and the hous ing (43; 320; 508) of the second unit (30; 231; 304; 505) having an inlet opening, the housings being positionable with respect to one another to provide a pathway for transfer of the strip of dunnage form the first unit (31; 305; 504) to the second unit ( 30; 231; 304; 505)." Die in der Streitpatentschrift enthaltene deutsche Übersetzung des Patentanspruchs 1 lautet: "Polster - Umformmaschine (20; 300; 500) zum Umarbeiten bzw. Umformen eines bahnartigen Ausgangsmaterials in ein Pols - tererzeugnis, wobei die Maschine eine Umformeinheit ( 56, 57; 302, 350, 351) umfasst, welche das bahnartige Ausgangsmat e- rial in einen Polsterstreifen (strip of dunnage) umformt, sowie eine Zuführeinheit (80; 234), welche das bahnartige Ausgang s- material durch die Umformeinheit (56, 57; 302, 350, 351) fö r- dert, dadurch gekennzeichnet, dass die Maschine eine erste modulare Einheit (31; 305; 504) und e i- ne zweite modulare Einheit (30; 231; 304; 505) umfasst, wobei die erste Einheit (31; 305; 504) ein Gehäuse (35; 321; 516) und die Umform einheit (56, 57; 302, 350, 351) aufweist und die U m- formeinheit innerhalb des Gehäuses (35; 321; 516) gelegen ist, die zweite Einheit (30; 231; 304; 505) ein Gehäuse (43; 320; 508) und die Zuführeinheit (80; 234) aufweist und die Z u- führeinheit (80; 234) inn erhalb des Gehäuses (43; 320; 508) g e- legen ist, das Gehäuse (35; 321; 516) der ersten Einheit (31; 305; 504) eine Auslassöffnung und das Gehäuse (43; 320; 508) der zwe i- ten Einheit (30; 231; 304; 505) eine Einlassöffnung aufweist und die Gehäuse in Bezug zu einander positionierbar sind, um einen Durchgangsweg zum Übertragen des Polsterstreifens von der ersten Einheit (31; 305; 504) zur zweiten Einheit (30; 231; 304; 505) bereitzustellen." 2 - 4 - Patentanspruch 1 sind Patentansprüche 2 bis 11 nachgeordnet. P a- tentan spruch 13 betrifft die Verwendung einer Umformmaschine nach P a- tentanspruch 1, die Patentansprüche 12 und 14 entsprechende Verfahren. Die Klägerin ist der Auffassung, dass der Gegenstand des Streitp a- tents nicht patentfähig sei, weil er gegenüber dem vorbe kannten Stand der Technik nicht auf erfinderischer Tätigkeit beruhe. Das Patentgericht hat das Streitpatent für nichtig erklärt. Hiergegen richtet sich die Berufung der Beklagten, mit der diese weiterhin die Abweisung der Klage mit der Maßgabe erstreb t, dass in P a- tentanspruch 3 eine sachliche Unrichtigkeit korrigiert werden soll . Hilfswe i- se verteidigt sie das Streitpatent mit vier beschränkten Anspruchssätzen. Die Klägerin tritt dem Rechtsmittel entgegen. Als gerichtlicher Sachverständiger hat Prof . Dr. - Ing. M . ein schriftliches Gutachten erstattet, das er in der mündlichen Verhandlung erläutert und ergänzt hat. Entscheidungsgründe: Die zulässige Berufung ist nicht begründet. I. Das Streitpatent betrifft eine Vorrichtung und ein Verfahren zum Herstellen von stoßabsorbierendem Füllmaterial für Verpackungen. Die Streitpatentschrift schildert eingangs bekannte Polsterumformmaschinen, mit denen bahnartiges Ausgangsmaterial wie zum Beispiel Papier in Vie l- fachlagenform in ein kissen artiges Polstererzeugnis mit sich in Längsric h- tung erstreckenden, kissenartigen Abschnitten umgewandelt werde. Das Ausgangsmaterial bestehe vorzugsweise aus drei übereinander gelage r- 3 4 5 6 7 8 9 10 - 5 - ten Geweben oder Schichten von biologisch abbaubarem, wieder aufb e- reitbare m und wieder verwendbarem Kraftpapier, das auf eine zylindrische Walze aufgerollt sei. Die Verwendung bekannter Polsterumformmaschinen sei auf jeweils ein ganz bestimmtes Polsterprodukt eingeschränkt. Es sei im Allgemeinen nicht ohne weiteres möglich, die Maschine auf andere Polsterprodukte, zum Beispiel mit einer anderen Breite, Dichte oder Dicke umzurüsten. Dies sei insbesondere dann nachteilig, wenn nur geringe Produktionsmengen benötigt würden. Mit der Lehre des Streitpatents sollen derartige Maschin en verbe s- sert werden, insbesondere sollen ein wirtschaftlicher Einsatz auch bei g e- ringen Produktionsmengen ermöglicht und Transport und Wartung erleic h- tert werden. Hierzu schlägt Patentanspruch 1 des Streitpatents eine Polsteru m- formmaschine zum Umarbeit en bzw. zum Umformen eines bahnartigen Ausgangsmaterials in ein Polster er zeugnis vor, die folgende Merkmale aufweist: 1. Die Maschine umfasst 1.1. eine erste modulare Einheit ( modular unit ) und 1.2. eine zweite modulare Einheit. 2. Die erste Einheit weist ein Gehäuse ( h ousing ) auf, 2.1. in dem eine Umformeinheit ( forming assembly ) gelegen ist, welche das bahnartige Material in einen Polsterstre i- fen ( strip of dunnage ) umformt, und 2.2. das eine Auslassöffnung hat . 3. Die zweite Einheit weist ein Gehäuse auf , 3.1. in dem eine Zuführeinheit ( feed assembly ) gelegen ist , welche das bahnartige Ausgangsmaterial durch die U m- formeinheit fördert, u nd 3.2. das eine Einlassöffnung hat . 4. Die Gehäuse sind zueinander positionierbar ( positionable with respect to one another ) , um einen W eg zum Übertragen des Pol sterstreifens von der ersten Einheit zur zweiten Ei n- heit bereitzustellen. 11 12 - 6 - Merkmal 1 besagt in Verbindung mit den Folgemerkmalen, da s s die Maschine (und nicht die einzelnen Einheiten) modular aufgebaut ist. Sie besteht aus (mindestens) zwei Modulen, die sich jeweils in einem (eig e- nen) Gehäuse befinden (Merkmale 2 . und 3 . ) und von denen das eine der Umformung (Merkmal 2.1 . ) und das andere der Zuführung (Merkmal 3.1 . ) des Materials dient, das Papier sein kann, aber nicht muss . Die Module sind im Übrigen (n ur) dahin näher beschrieben, dass das Gehäuse des ersten eine Auslass - und das Gehäuse des zweiten eine Einlassöffnung hat (Merkmale 2.2. und 3.2 . ) und dass die Gehäuse zueinander positi o- nierbar sind, um einen W eg zum Übertragen des Polsterstreifens berei t- zustellen (Merkmal 4 . ). II. Das Patentgericht hat seine Entscheidung wie folgt begründet: Die US - Patentschrift 3 509 797 ( D1 ) zeige und beschreibe eine Polsterumformmaschine, die eine Umformeinheit, welche das bahnartige Material in einen Polsterstre ifen umforme, und eine Zuführeinheit, die das bahnartige Ausgangsmaterial durch die Umformeinheit fördere, umfasse. Ein modularer Aufbau der Polsterumformmaschine sei in dieser Druc k- schrift nicht erwähnt. Es seien jedoch bereits mehrere unterschiedlich au f- gebaute Polsterumformmaschinen dargestellt und beschrieben , und es sei der D1 bereits zu entnehmen, unterschiedliche Um form und Zuführeinhe i- ten miteinander zu kombinieren und dabei auch gleiche Umformeinheiten für Polsterumformmaschinen zu verwenden, die unterschiedliche Polste r- produkte herstellen könnten. Dies sei eine Vorstufe eines modularen Au f- baus, weshalb der Fachmann der D1 die Anregung entnehmen könne, eine Polsterumformmaschine in modulare Einheiten, nämlich eine Um - formeinheit und eine Zuführeinh eit, aufzuteilen. Gesamtsysteme in mod u- lare Einheiten zu unterteilen, sei am Prioritätstag des Streitpatents allg e- mein bekannt gewesen. Für den papierverarbeitenden Bereich zeige dies auch die deutsche O ffenlegungsschrift 37 31 151 (D 5). Diese beschreibe b ereits eine Fördervorrichtung für Papierprodukte, die aus einzelnen, 13 14 15 - 7 - standardisierten, in sich geschlossenen, vorgefertigten Bauelementen z u- sammengesetzt sei. Die übrigen Merkmale des Patentanspruchs 1 b e- schrieben eine übliche Ausbildung von modularen Einh eiten und gingen über einfache konstruktive Anpassungen nicht hinaus. III. Dies hält der Überprüfung in der Berufungsinstanz stand. Der Gegenstand des Streitpatents ist neu. Die D1 zeigt ebenso w e- nig wie die übrigen Entgegenhaltungen den modularen A ufbau einer U m- formmaschine. Der Sachverständige hat das Modul unter Bezugnahme auf die einschlägige Literatur als Subsystem eines Produkts definiert, das abgegrenzte Funktionen enthält, wenige einfache, aber definierte Schnit t- stellen besitzt, mit anderen M odulen kombinierbar und austauschbar, leicht überschaubar und handhabbar, ohne Kenntnis des inneren Aufbaus einsetzbar und unabhängig nachprüfbar ist , wobei nicht notwendigerweise stets sämtliche Merkmale dieser Definition erfüllt sein müssen . Module in d i es em Sinne zeigen die Entgegenhaltungen nicht. Der Gegenstand des Streitpatents beruht jedoch gegenüber dem vorbekannten Stand der Technik nicht auf erfinderischer Tätigkeit. Aus der D1 ergab sich für den Fachmann - bei dem es sich, wie das Patentge richt zu Recht angenommen hat, um einen Diplomingenieur der Fachrichtung Maschinenbau mit Erfahrungen in der Konstruktion von Ve r- packungsmaschinen , möglicherweise auch Polsterumformmaschinen , handelt - der Hinweis, dass die Dichte des Packmaterialerzeugnis ses u n- ter anderem durch eine Veränderung des Abstands zwischen der Umform - einrichtung ( crumpler means ) und der Zuführeinrichtung sowie durch die Einstellung des Düsendurchmessers der Umformeinrichtung verändert werden kann (Sp. 5 Z. 59 bis Sp. 6 Z. 3). Die s bedeutet bereits einen er s- ten Schritt zur Flexibilisierung und Anpassung der Vorrichtung an wec h- selnde Anforderungen an das Endprodukt . Die D1 zeigt außerdem , wie das Patentgericht zutreffend ausgeführt hat, verschiedene Ausführungen 16 17 18 19 - 8 - von Umform - und Zufü hrein richtung . Zudem erkennt der Fachmann i nsb e- sondere bei der in Fig ur 23 gezeigten Ausführungsform, dass sich die U m- formeinrichtung mit Werkzeug, sonst aber ohne großen Aufwand von der Zuführeinheit trennen und gegebenenfalls durch ein e für das jeweils h e r- zustellende Endprodukt geeignetere Einheit ersetzen lässt, wenn die Ei n- stellung des Abstands oder des Düsendurchmessers nicht ausreicht, um die notwendige Anpassung der Umformeinrichtung vorzunehmen . Dies mag dem Fachmann zum Zeitpunkt der Anmeldung d er D1 im Jahre 1967 noch keine Veranlassung gegeben haben, über die Au s- tauschbarkeit der Umform - und gegebenenfalls auch der Zuführeinric h- tung nachzudenken. Die Perspektive änderte sich jedoch , wie der gerich t- liche Sachverständige überzeugend dargelegt hat , in de r Folgezeit , insb e- sondere in den 80er Jahre n und zu Beginn des folgenden Jahrzehnts , als auf dem Gebiet der Transportverpackung ein höherer Grad an Flexibilisi e- rung verlangt wurde im Hinblick auf eine deutlich größere Produktv ariabil i- tät und - vielfa lt , die auch eine Variabil i tät der Verpackungsmittel notwendig machte und Polsterumformmaschinen erforderte, mit denen auch geringe Produktionsmengen mit möglichst wenig Rüstaufwand und damit koste n- günstig hergestellt werden konnten . Diesen Bedarf schilder t auch die Streitpatentschrift als einen Ansatzpunkt für die Verbesserung der bekan n- ten Polsterumformmaschinen. Für den Fachmann, der sich am Anmeldetag des Streitpatents vor das Problem gestellt sah, diesen Anforderungen Rechnung zu tragen und eine grö ßere Flexibilisierung zu erreichen , und der mit dieser veränderten Perspektive die D1 heranzog, erhielt jedenfalls die Möglichkeit eines Au s- tauschs der Umform einrichtung ein anderes Gewicht. Für ihn ergab sich ohne weiteres, dass, wenn die möglichen Einste llungen der Umformei n- richtung für die Flexibilisierung nicht genügte n , ein Austausch des trichte r- artigen Abschnitts Abhilfe schaffen konnte , der schon bei der in Figur 23 der D1 dargestellten Ausführungsform ohne großen Aufwand, wenn auch 20 21 - 9 - nur mit Werkzeug möglich war. Dies legte es für den Fachmann nahe, die Umformeinrichtung so auszubilden, dass der Austausch möglichst einfach und zuverlässig durchführbar war. Die Methode der Wahl hierfür war eine Ausgestaltung der Umformeinrichtung als austauschbare Einhe it, mithin als "Modul", das mit den übrigen Bestandteilen der Polsterumformmasch i- ne verbunden werden konnte. Dies erforderte ein durch die trichterförmige Ausgestaltung in der D1, wie das Patentgericht zu Recht ausgeführt hat, ohnehin schon bereitgestellte s Gehäuse für die Umformeinrichtung wie auch ein am Prioritätstag schon aus Sicherheitsgründen selbstverstän d- liches Gehäuse für die übrigen Bestandteile der Vorrichtung und führte den Fachmann damit zu zwei modularen Einheiten im Sinne des Streitp a- tent s (Merkmal 1 . ), von denen die eine die Umformeinheit und die andere die Zuführeinheit aufnimmt (Merkmale 2.1 . und 3.1 . ) und die so ausgebi l- det und zueinander angeordnet sind, dass das umgeformte Material aus dem ersten Modul aus - und in das zweite eintrete n kann (Merkmale 2.2 . , 3.2 . und 4 . ). An einer solchen Ausgestaltung wurde der Fachmann nicht durch die Überlegung gehindert, dass er damit in den Kernbereich der Umfor m- maschine eingriff, wie die Beklagte in der mündlichen Verhandlung ausg e- führt hat. Es mag sein, dass die abstrakte Überlegung, die Polsteru m- formmaschine in mindestens zwei Module zu "zerlegen" und dabei die Umformeinrichtung von der am Umformprozess teilhabenden Zuführei n- richtung zu trennen, am Prioritätstag nicht nahegelegen hat . Darauf ko mmt es aber nicht an. Die erfindungsgemäße Lehre ist vielmehr schon dadurch nahegelegt, dass der Fachmann sowohl Anlass hatte als auch über die Mittel verfügte, die Umformeinrichtung als austauschbare Um - formeinheit auszugestalten. IV. Die P atentansprüc he 12 bis 14 haben in der Form eines Verfa h- rens - oder Verwendungsanspruchs keinen anderen sachlichen Gehalt als 22 23 - 10 - Patentanspruch 1 und haben deshalb gleichfalls keinen patentfähigen G e- genstand . V. Auch in der Fassung der Hilfsanträge hat Patentanspruch 1 ke i- nen Bestand. Hilfsantrag I fügt Patentanspruch 1 in der erteilten Fassung hinzu, dass die erste und zweite Einheit "selektiv" miteinander verbindbar/ voneinander trennbar sind. Selektiv soll dabei nach den Ausführungen der Beklagten in der mündlichen Verhandlung bedeuten, dass unterschiedl i- che Module verbindbar sind. Trennbarkeit und Verbindbarkeit verschied e- ner Module sind jedoch Sinn und Zweck der Verselbständigung der U m- formeinheit und charakteristisch für den modularen Aufbau. Patentfähi g- keit wird durch diesen Zusatz nicht begründet. Hilfsantrag II fügt Patentanspruch 1 in der erteilten Fassung hinzu, dass das Gehäuse des zweiten Moduls auch eine Schneideeinheit au f- nimmt. Diese soll in dem Gehäuse, in dem die zweite Einheit angeordnet ist, unter gebracht werden. Dass die Schneideinrichtung nicht bereits in der Umformeinheit angeordnet ist, gibt sich verfahrensbedingt daraus, dass das Abtrennen des Polsterstreifens erst nach der Fixierung der umgefor m- ten Geometrie des Polsterstreifens erfolgen kann . Die Schneide inrichtung kann sich zudem keinesfalls zwischen Umformeinheit und Zuführeinheit befinden. Es kommt daher nur eine separate Anordnung der Schneidei n- richtung oder eine Anordnung in dem Gehäuse für die Zuführeinrichtung in Betracht. Zwischen die sen beiden Möglichkeiten entscheidet der Fac h- mann nach Zweckmäßigkeit. Die Unterbringung der Schneide in richtung in dem Gehäuse für die Zuführeinrichtung ist daher eine naheliegende Mö g- lichkeit. Nach Hilfsantrag III können erstes und zweites Modul in vie lfachen Positionsbeziehungen relativ zueinander angeordnet werden. Damit soll, wie die Beklagte in der mündlichen Verhandlung ausgeführt hat, unte r- 24 25 26 27 - 11 - schiedlichen räumlichen Bedingungen Rechnung getragen werden kö n- nen, aber auch unterschiedlichen Abständen un d variablen Riegelpositi o- nen. Diese Möglichkeit einer variablen Bauweise ist eine Folge der Aufte i- lung in Module. Von ihnen Gebrauch zu machen hat der Fachmann immer dann Veranlassung, wenn die örtlichen Bedingungen danach verlangen . Entsprechendes gilt fü r den Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag IV, der angibt, dass ein Modul an einem festen Träger ang e- bracht werden kann . VI. Die Kostenentscheidung beruht auf § 121 Abs. 2 Satz 2 PatG i.V.m. § 97 Abs. 1 ZPO. Meier - Beck Keukenschrijver Mühlens Grabinski Bacher Vorinstanz: Bundespatentgericht, Entscheidung vom 19.12.2006 - 1 Ni 3/06 (EU) - 28
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