BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL X ZR 55/09 Verkündet am: 17. April 2012 Anderer Justizangestellte als Urkundsbeamt in der Geschäftsstelle in dem Rechtsstreit Nachschlagewerk: ja BGHZ: nein BGHR: ja Tintenpatrone III EPÜ Art. 101 Abs . 3, 111 Abs. 1; ZPO §§ 580 Nr. 6, 586 Abs. 1 und 2 a) Entsprechend § 580 Nr. 6 ZPO findet die Restitutionsklage statt, wenn das Patent, auf welches das Urteil des Verletzungsgerichts gegründet ist, im Einspruchsve r- fahren bestandskräftig widerrufen wird. b ) Dem vollständigen Widerruf steht es insoweit gleich, wenn der Gegenstand des Patents im Einspruchsverfahren bestandskräftig derart beschränkt wird, dass das Patent im Umfang eines Patentanspruchs, dessen Benutzung durch die als p a- tentverletzend angesehen e Ausführungsform vom Verletzungsgericht festgestellt worden ist, vollständig oder durch die Aufnahme zusätzlicher Merkmale, deren Benutzung nicht festgestellt ist, in Wegfall gerät. - 2 - c) Weist die Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts die Einspruc hsabte i- lung an, ein europäisches Patent in genau festgelegtem Umfang aufrechtzuerha l- ten, findet der den Restitutionsgrund bildende Teilwiderruf des Patents erst mit der die Anweisung der Beschwerdekammer umsetzenden Aufrechterhaltung des P a- tents in geänder ter Fassung durch die Einspruchsabteilung statt. d) Die Frist zur Erhebung der Restitutionsklage beginnt mit dem Tag, an dem die rechtskräftig wegen Verletzung des Patents verurteilte Partei von der Entsche i- dung der Einspruchsabteilung Kenntnis erlangt. B GH, Urteil vom 17. April 2012 - X ZR 55/09 - OLG Düsseldorf LG Düsseldorf - 3 - Der X . Z ivilsenat des Bundesgerichtshof s hat auf die mündliche Verhan d- lung vom 17. April 2012 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Meier - Beck, den Richter Keukenschrijver, d ie Richterin Mühlens, den Richter Dr. Grabinski und die Richterin Schuster für Recht erkannt: Auf die Revision der Restitutionsk lägerinnen wird das am 26. März 2009 verkündete Urteil des 2. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Düsseldorf aufgehoben. Die Sac he wird zu neuer Verhandlung und Entscheidung, auc h über die Kosten der Revision , an das Berufungsgericht zurückve r- w i e sen. Von Rechts wegen Tatbestand: Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des am 23. August 1995 ang e- meldeten und unter anderem für die Bundesrepublik Deutschland erteilten e u- ropäischen Patents 879 703 (Klagepatents). Das Klagepatent betrifft einen Flüssigkeitsbehälter für Tintenstrahldrucker. Am 20. Januar 2003 verurteilte das Landgericht Düsseldorf die Restitut i- onsklägerinnen ( Kläg erinnen ) wegen wortsinngemäßer Verletzung des Klag e- 1 2 - 4 - patents zu Unterlassung, Rechnungslegung, Vernichtung, Entschädigung und Schadensersatz. Die hiergegen gerichtete Berufung der Klägerinnen wies das Oberlandesgericht Düsseldorf durch rechtskräftiges Urteil vom 17. November 2005 mit der Maßgabe zurück, dass es im Urteilsausspruch statt " Stützelement " nunmehr " Schnapp - und Halteelement " heißt. Diese Änderung beruhte darauf, dass Patentanspruch 1 in einem von der Klägerin zu 1 betriebenen Einspruch s- verfahren d urch die Entscheidung des Europäischen Patentamts vom 22. April 2005 entsprechend geändert worden war. Gegen die Einspruchsentscheidung legten sowohl die Klägerin zu 1 als auch die Beklagte Beschwerde ein. An der mündlichen Verhandlung vor der Technische n Beschwerdekammer vom 29. Februar 2008 nahmen die anwaltl i- chen Vertreter der Klägerinnen (Rechtsanwalt Dr. L . , Patentanwalt Dr. P . ) teil, welche die Klägerinnen auch in den vorausgegangenen Patentverletzung s- verfahren vertreten hatten, sowie Herr Dr. W . als zuständiger Mitarbeiter der P . AG in der Schweiz. Am Ende der Be - schwerdeverhandlung verkündete die Technische Beschwerdekammer folge n- de Entscheidung: " 1. Die Einspruchsentscheidung wird aufgehoben. 2. Die Sach e wird an die Einspruchsabteilung mit der Anweisung zurückverwiesen, das Patent mit folgenden Unterlagen au f- recht zu erhalten: - Patentansprüche 1 bis 25 gemäß dem während der B e- schwerdeverhandlung überreichten 4. Hilfsantrag, - Beschreibung S. 3 in der mit Sc hriftsatz vom 29.01.2008 übe r- reichten Fassung sowie den S. 2 sowie 4 bis 23 gemäß der e r- teilten Fassung, 3 - 5 - - Zeichnungen gemäß der erteilten Fassung. " Das Sitzungsprotokoll, dem der 4. Hilfsantrag beigeheftet war, wurde dem Patentanwalt der Klägerinnen am 20 . März 2008 zugestellt, die schriftl i- chen Entscheidungsgründe am 30. April 2008. Mit Schriftsatz vom 23. Juni 2008 richtete die Klägerin zu 1 einen Überprüfungsantrag nach Art. 112a EPÜ an die Große Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts, der am 20. März 2009 verworfen wurde. Mit ihrer am 29. Mai 2008 beim Berufungsgericht eingegangenen Rest i- t u tionsklage haben die K lägerinnen geltend gemacht, die in dem Verletzung s- r echtsstreit beanstandet en Tintenpatronen unterfielen nicht mehr Patenta n- spruch 1 des Klagepatents in der durch die Beschwerdeentscheidung b e- schränkten Fassung, weshalb die Verletzungsurteile aufzuheben seien. Das Berufungsgericht hat die Klagen als unzulässig a ngesehen. Mit der vom Senat zugelassenen Revisi on verfolgen die Klägerin nen ihr Klagebegehren weiter. Die Beklagte tritt dem Rechtsmittel entgegen. Entscheidungsgründe: Die Revision hat Erfolg. Sie führt zur Aufhebung des angefochtenen U r- teils und zur Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht. I. Das Berufungsgericht ha t seine Entscheidung wie folgt begründet: Die rechtskräftige Nichtigerklärung des Klagepatents könne in entspr e- chender Anwendung des § 580 Nr. 6 ZPO die Wiederaufnahme eines recht s- kräftig abgeschlossenen Verletzungsverfahrens rechtfertigen; gleiches gelt e bei 4 5 6 7 8 - 6 - einer bestandskräftigen Einschränku ng des Klagepatents, wenn die verurteilten Ausführungsformen nicht mehr vom Schutzbereich des Klagepatents erfasst würd en. Im Streitf all seien die Restitutionsklagen aber unzulässig, weil die Kl ä- gerinnen die Notfris t des § 586 Abs. 1 ZPO von einem Monat nicht gewahrt hä t- ten. Diese Frist beginne an dem Tag, an dem die Partei Kenntnis von dem Anfechtungsgrund erhalte, jedoch nicht vor eingetretener Rechtskraft des abz u- ändernden Urteils (§ 586 Abs. 2 Satz 1 ZPO). Der Beginn der Frist setze zum einen die bes tandskräftige (Teil - )Nichtigerklärung des Klagepatents und zum anderen die Kenntnis des Verletzungsbe klagten hiervon voraus. Im hiesigen Fall habe die Frist am 29. Februar 2008 begonnen und sei zum Zeitpunkt der Klag eerhebung am 29. Mai 2008 abgelaufen ge wesen. Die Beschwerdeentscheidung der Technischen Beschwerdekammer sei mit ihrem Wirksamwerden und damit mit ihrer Verkündung am 29. Februar 2008 rechtskräftig geworden. Bei dieser Entscheidung handele es sich trot z der Z u- rückverweisung um eine letztinstanzliche Sachentscheidung, da die Beschwe r- dekammer endgültig und bindend (Art. 111 Abs. 2 Satz 1 EPÜ) entschieden habe, mit welchem Inhalt sich das Schutzrecht als bestandskräftig erweise; die Einspruchsabteilung sei durch die Zurückverweisung lediglich für administrative Maßnahmen herangezogen worden. Am Eintritt der Rechtskraft ändere auch der von der Klägerin zu 1 gemäß Art. 112a EPÜ bei der Großen Beschwerd e- kammer angebrachte Überprüfungsantrag nichts, weil dies er ein a u ßerordentl i- cher, auf die Durchbrechung der Rechtskraft der Beschwerdeentscheidung g e- richteter Rechtsbehelf sei. Die Klägerinnen hätten am 29. Februar 2008 zudem auch Kenntnis vom Anfechtungsgrund gehabt. Ausreichend sei die Kenntnis der am 29. Fe bruar 9 10 11 - 7 - 2008 verkündeten Entscheidungsformel nebst der darin in Bezug genommenen Unterlagen, d.h. dem in der Beschwerdeverhandlung überreichten 4. Hilfsantrag sowie dem von der erteilten Fassung abweichenden Beschreibungstext, weil diese für die Bestimmung d es Schutzbereichs allein relevant seien. Auf die Kenntnis der schriftlichen Entscheidungsgrün de sei es danach nicht mehr a n- gekommen. Kenntnis von der Entscheidungsformel und den darin in Bezug g e- nommenen Unterlagen hätten die Klägerinnen auch be reits am 29 . Februar 2008 erhalten . Dabei könne dahinstehen, wann die gesetzliche n Vertreter der Klägerinnen insoweit informiert worden seien. Ausrei chend sei, dass zumindest dere n anwaltli che Vertre ter auf grund ihrer Mitwirkung im Beschwerdeverfah ren am 29. Februar 2008 entsprechende Kenntnis erhalten hät ten, was wie das Berufungsgericht im Einzelnen ausführt - hier der Fall gewesen sei. II. Dies hält einer rechtlichen Überprüfung im Ergebnis nicht stand. 1. Zutreffend geht das Berufungsgericht zwar davon au s, dass die R e- stitutionsklage bei Klagen aus einem Patent , an de ss en Bestand das Gericht im Verletzungsrechtsstreit gebunden ist, in entsprechender Anwendung des § 580 Nr. 6 ZPO darauf gestützt werden kann, dass der Be stand des Patents au f- grund des Widerru fs im Einspruchsverfahren oder der Nichtigerklärung im Nic h- tigkeitsverfahren in Wegfall gekommen ist (BGH , Urteil vom 29. Juli 2010 X a ZR 118/09, BGHZ 187, 1 Rn. 12 Bordako mit umfangreichen Nachweisen aus der Rechtsprechung und dem Schrifttum) , und da ss di es auch dann gilt, wenn der Gegenstand des Patents im Beschränkungs - , Einspruchs - oder Nic h- tigkeitsverfahren bestandskräftig derart eingeschränkt worden ist, dass das Klagepatent im Umfang eines Patentanspruch s , dessen Benutzung durch die als patentve rletzend angesehene Ausführungsform vom Verletzungsgericht 12 13 - 8 - festgestellt worden ist, vollständig oder durch die Aufnahme zusätzlicher Mer k- male, deren Benutzung nicht festgestellt ist, in Wegfall geraten ist . 2. Das Berufungsgericht hat jedoch verkannt, d ass der die Restitution s- klage rechtfertigende Restitutionsgrund im Streitfall nicht in der Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer vom 29. Februar 2008, sondern in der beschränkten Aufrechterhaltung des Klagepatents durch die Entscheidung der Einspru chsabteilung zu fin den ist. Vor Kenntnis der Klägerinnen von dieser En t- scheidung konnte mangels eines Restitution sgrunds die Notfrist des § 586 Abs. 1 ZPO nicht zu laufen beginnen. a) Die Entscheidung, mit der die Beschwerdekammer die Einspruch s- a b teilun g anweist, das Patent in genau festgelegtem Umfang aufrechtzuerha l- ten, ist zwar wie das Berufungsgericht zu Recht ausführt eine echte Sac h- entscheidung, mit der die Beschwerdekammer materiell und formell rechtskrä f- tig und mit Bindungswirkung für die Ein spruchsabteilung über die Patentfähi g- keit des Gegenstands der aufrecht zu erhaltenden Patentansprüche entscheidet (Benkard/Günzel, EPÜ, 2002, Art. 111 EPÜ Rn. 49 ff.; Schulte/Moufang, PatG mit EPÜ, 8. Aufl., 2008, Art. 111 EPÜ Rn. 35; Singer/Stauder/Joos, EPÜ, 5. Aufl., 2010, Art. 111 EPÜ Rn. 9). Für den Anfechtungsgrund des § 580 Nr. 6 ZPO kommt es aber nicht auf die rechtskräftige oder bindende Beurteilung der Patentfähigkeit an. Ein Anfechtungsgrund liegt vielmehr erst dann vor, wenn bestandskräftig in d en formellen Bestand des Patents eingegriffen wird. Dabei ist es gleichgültig, ob dieser Eingriff durch eine behördliche oder gerichtliche Entscheidung oder wie bei einem Verzicht durch Erklärung des Patentinhabers herbeigeführt wird. Entscheidend ist der Rechtsakt, der die Bindung des Verle t- zungsgerichts an die Erteilung des Klagepaten ts beseitigt (BGH, aaO Rn. 14 Bordako) . 14 15 - 9 - b) Mit einer Entscheidung, in der die Beschwerdekammer die Ei n- spruchsabteilung anweist, das Patent mit einem bestimmten Inhalt au frechtz u- erhalten, wird jedoch in den formellen Bestand des Patents nicht eingegriffen. Das Europäische Patentübereinkommen kennt, anders als das deutsche Recht (§ 61 Abs. 1 Satz 1 PatG), weder einen ausdrücklichen Teilwiderruf eines Patents, noch seine Aufrechterhaltung als Folge eines in vollem Umfang unb e- gründeten Einspruchs. Steht kein Einspruchsgrund der Aufrechterhaltung des europäischen Patents entgegen, wird der Einspruch zurückgewiesen (Art. 101 Abs. 2 Satz 2 EPÜ). Andernfalls wird das Patent wi derrufen (Art. 101 Abs. 2 Satz 1 EPÜ). Genügen das Patent und sein Gegenstand unter Berücksicht i- gung im Einspruchsverfahren vorgenommener Änderungen den Erfordernissen des Übereinkommens, beschließt die Einspruchsabteilung die Aufrechterha l- tung des Patents in geänderter Fassung, sofern die in der Ausführungsordnung genannten Voraussetzungen erfüllt sind (Art. 101 Abs. 3 Buchst. a EPÜ). In diesem Beschluss liegt gleichzeitig der Widerruf des Patents insoweit, als sein Gegenstand über die geänderte Fassung, i n der das Patent aufr echterhalten wird, hinausgeht. Erst d ies er Teilwiderruf hat nach Art. 68 EPÜ zur Folge, dass die in Art . 64 EPÜ vorgesehene Wirkung des Patents in dem Umfang, in dem das Patent im Einspruchsverfahren beschränkt worden ist, als von Anfa ng an nicht eingetreten g i lt. Die Technische Beschwerdekammer kann nach Art. 111 Abs. 1 Satz 1 EPÜ entweder im Rahmen der Befugnisse der Einspruchsabteilung in der S a- che selbst entscheiden oder die Sache zur weiteren Entscheidung an die Ei n- spruchsabtei lung zurückverweisen. Wählt sie wie im Streitfall letzteres Verfa h- ren, w e rd en mit der Beschwerdeentscheidung noch nicht die Aufrechterhaltung des Patentes in dem geänderten Umfang und sein Widerruf im Übrigen bewirkt. 16 17 18 - 10 - Vielmehr weist die Beschwerdekammer di e Sache an die Einspruchsabteilung zurück, damit zunächst durch den Patentinhaber nach einer Aufforderung g e- mäß Regel 82 Abs. 2 Ausführungsordnung zum Übereinkommen über die Erte i- lung europäischer Patente (AO) die dort genannten formellen Voraussetzungen i nnerhalb einer Frist von drei Monaten erfüllt werden können. Bei diesen forme l- len Voraussetzungen handelt es sich um die Entrichtung der vorgeschriebenen Gebühr (Druckkostengebühr) sowie die Übersetzungen der geänderten P a- tentansprüche in die beiden Amtssp rachen des Europäischen Patentamts, die nicht Verfahrenssprache sind. Werden die nach Regel 82 Abs. 2 AO erforderl i- chen Handlungen nicht rechtzeitig vorgenommen, so können sie innerhalb von zwei Monaten nach der Mitteilung über die Fristversäumung vorgenom men werden, sofern innerhalb dieser Frist eine Zuschlagsgebühr entrichtet wird (R e- gel 82 Abs. 3 Satz 1 AO). Erst wenn diese formellen Voraussetzungen entweder erfüllt sind oder nicht mehr erfüllt werden können und die Einspruchsabteilung entweder das P atent widerruft (Art. 101 Abs. 3 Buchst. b EPÜ, Regel 82 Abs. 3 Satz 2 AO) oder aber die Aufrechterhaltung des Patents in geänderter Fassung beschließt (Art. 101 Abs. 3 Buchst. a EPÜ), verändert das Patent seine rechtliche Gestalt und verliert seine Wirkun g entweder vollständig oder insoweit, als sein Gege n- stand über die beschränkte Fassung hinausgeht. c) Daran vermag es auch nichts zu ändern, dass mit der Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer feststeht, dass das Patent jedenfalls i n- soweit, als sein Gegenstand über dasjenige hinausgeht, was von der B e- schwerdekammer als patentfähig befunden worden ist, mit der Entscheidung der Einspruchsabteilung seine Wirkung verlieren wird. Denn nach § 580 Nr. 6 ZPO kommt es nicht auf die mehr oder weniger siche re Aufhebbarkeit des U r- 19 20 - 11 - teils oder des diesem gleichzustellenden Verwaltungsakts (hier: der Patenterte i- lung) an, auf das oder den das mit der Restitutionsklage angegriffene Urteil g e- gründet ist, sondern auf die tatsächliche rechts - oder bestandskräftige Auf h e- bung. d) Die von der Beklagten aufgeworfene Frage, o b die vorstehend erlä u- terte Rechtslage nach § 81 Abs. 2 PatG zur Folge hat, dass Klage a uf Erkl ä- rung der Nichtigkeit des deutschen Teils eines europäischen Patents nicht e r- hoben werden kann, solange nicht die Einspruchsabteilung über die Aufrech t- erhaltung des Patents in geänderter Fassung entschieden hat, oder ob insoweit auf die Entscheidung der Beschwerdekammer abzustellen ist, mit welcher di ese den Schutzumfang des Patent s rechtskräftig bestimmt, b edarf mangels Erhe b- lichkeit keiner abschließenden Entscheidung. 3. Da die Einspruchsabteilung über die beschränkte Aufrechterhaltung des Klagepatents in Ausführung des am 29. Februar 2008 verkündeten B e- schlusses der Technischen Beschwerdekammer erst am 21. April 2009 en t- schieden hat, ist die Restitutionsklage, die vor Beginn der Notfrist des § 586 ZPO erhoben werden kann ( RG JW 1928, 2712; Baumbach/Lauterbach/Albers/ Hartmann, 70. Aufl., 2012, § 586 ZPO Rn. 4; Stein/Jonas/Grunsky, ZPO, 21. Aufl., 1994, § 586 ZPO Rn. 9; Zöller/Gre ger, ZPO, 29. Aufl., 2011, § 586 ZPO Rn. 2), rechtzeitig erhoben worden. 21 22 - 12 - Die Sache ist an das Berufungsgericht zur neuen Verhandlung und En t- scheidung zurückzuverweisen, weil mangels tatsächlicher Feststellungen des Berufungs ge richts zur Begründetheit der Restitutionsk lage und zur Hauptsache eine eigene Sachentscheidung des Senats nicht in Betracht kommt. Meier - Beck Keukenschrijver Mühlens Grabinski Schuster Vorinstanzen: LG Düsseldorf, Entscheidung vom 20.11.2003 - 4b O 16/03 - OLG Düsseldorf, Entscheidung vom 26.03.2009 - I - 2 U 41/08 - 23
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