X ZR 55/13 - X. Zivilsenat

BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL X ZR 55/13 Verkündet am: 2. Juni 2015 Hartmann Justiz angestellte als Urkundsbeamt in der Geschäftsstelle in de r Patentnichtigkeitssache - 2 - Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhan d- lung vom 2. Juni 2015 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Meier - Beck und die Richter Gröning, Dr. Grabinski, Dr. Bacher und Hoffmann für Recht erkannt: Auf die Berufung der Beklagten wird das am 13. Dezember 2012 verkündete Urteil des 10. Senats (Jur istischen Beschwerdese n ats und Nichtigkeitssenats) des Bundespatentgerichts abgeändert. Die Klage wird abgewiesen. Die Kosten des Rechtsstreits trägt die Klägerin. Von Rechts wegen - 3 - Tatbestand: Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des am 17. Juni 2002 angeme l- deten deutschen Patents 102 27 110 (Streitpatents). Das Streitpatent umfasst in der erteilten Fassung sechs Patentansprüche, von denen Patentanspruch 1 wie folgt lautet: " Antriebsvorrichtung, insbesondere für Tore, Garagentore usw. mit einer in Bew egungsrichtung des Tores verlaufenden Fü h- rungseinrichtung (3), insbesondere eine Schiene oder Führung s- schiene, einem an dieser fahrenden, einen Elektromotor aufwe i- senden Schlitten (4) zum Betätigen eines Torblattes (6) und mit Stromzuleitungsmitteln, die d en Elektromotor mit einer Stromque l- le (12) verbinden, deren Strom an einem Ende (7, 9) der Fü h- rungsschiene (3) eingespeist wird, dadurch gekennzeichnet , dass die Zuleitungsmittel einen an den Enden (7, 9) der Fü h- rungseinrichtung (3) in diese steckbaren ers ten Einsatzkörper (8) umfassen, der mit einem Anschlusskabel (11) versehen, am Fü h- rungskörperende gehalten und derart ausgebildet ist, dass er se i- ne Funktion sowohl an dem einen Ende (7) des Führungskörpers als auch am anderen Ende (9) der Führungskörper e rfüllt. " Die Klägerin hat geltend gemacht, der Gegenstand des Streitpatents sei nicht patentfähig und nicht so offenbart, dass ein Fachmann ihn ausführen kö n- ne. Die Beklagte hat das Streitpatent in seiner erteilten Fassung und mit einem die Merkmale der Patentansprüche 3 und 4 aufgreifenden Hilfsantrag verteidigt. In der mündlichen Verhandlung hat sie einen neuen Hauptantrag gestellt, nach dem Patentanspruch 1 am Ende angefügt werden sollte "wodurch zwei B e- triebsfälle gegeben sind". Das Patentgericht ha t den neuen Hauptantrag durch Beschluss als ve r- spätet zurückgewiesen und das Streitpatent für nichtig erklärt. Hiergegen richtet sich die Berufung der Beklagten, mit der sie den ursprünglichen Hauptantrag und als Hilfsantrag I den erstinstanzlichen Hilfsan trag weiterverfolgt sowie als Hilfsantrag II eine Fassung des Patentanspruchs 1 verteidigt, in der die Mer k- 1 2 3 - 4 - male des vom Patentgericht zurückgewiesenen Hauptantrags mit den Merkm a- len des Hilfsantrags I kombiniert werden. Die Klägerin tritt dem Rechtsmittel entgegen. Entscheidungsgründe: I. Das Streitpatent betrifft eine Antriebsvorrichtung insbesondere für Garagentore. 1. Nach der Beschreibung des Streitpatents können bekannte (elektr i- sche) Antriebsvorrichtungen so gestaltet sein, dass der in einer Führu ngsschi e- ne bewegte und das Tor betätigende Schlitten hierfür auch den Elektromotor enthält. Der dafür erforderliche Strom wird einerseits über die als Zugmittel ve r- wendete stehende Kette und andererseits über die Führungsschiene dem Elek - t romotor zugeleite t. Dabei ist die Stromeinspeisung nur von einem Ende der Führungsschiene möglich. Wenn in dessen Nähe keine Steckdose liegt, muss die Stromeinspeisung an der Führungsschiene aufwendig geändert oder es müssen zwei Ausführungen der Führungsschiene vorgehalte n werden. 2. Dem Streitpatent liegt die Aufgabe zugrunde, eine Antriebsvorric h- tung zu schaffen, die auf einfache Weise eine Stromeinspeisung sowohl von dem einen wie von dem anderen Ende der Führungsschiene ermöglicht. 3. Zur Lösung dieses Problems sch lägt Patentanspruch 1 eine A n- triebsvorrichtung insbesondere für Garagentore mit folgenden Merkmalen vor ( in eckigen Klammern die Gliederung des Patentgerichts): 1. Die Antriebsvorrichtung [M1] weist eine Führungseinric h- tung (3), insbesondere eine (Führungs - )Schiene, auf [M1.2], 1.1 die in Bewegungsrichtung des Tores verläuft [M1.2] und 4 5 6 7 - 5 - 1.2 an der ein Schlitten (4) fährt [M1.3], 1.2.1 der einen Elektromotor aufweist [M1.3] und 1.2.2 zum Betätigen eines Torblattes (6) dient. 2. Es sind Stromzuleitungsmittel v orhanden [M1.4], die 2.1 den Elektromotor mit einer Stromquelle (12) verbinden [M1.4] und 2.2 es ermöglichen, deren Strom an einem Ende (7, 9) der Führungs schiene (3) einzuspeisen [M1.5]. 3. Die Stromzuleitungsmittel umfassen einen ersten Einsatzkö r- per (8) [M1.6], der 3.1 an den Enden (7, 9) der Führungseinrichtung (3) in diese gesteckt werden kann und dort gehalten wird [M1.6], 3.2 mit einem Anschlusskabel (11) versehen ist und [M1.6] 3.3 derart ausgebildet ist, dass er seine Funktion sowohl an dem einen E nde (7) als auch am anderen Ende (9) der Führungss chiene (3) erfüllen kann [M1.7]. 4. Der Patentanspruch bedarf in verschiedener Hinsicht der näheren E r läuterung: a) Als Antriebsvorrichtung zum Betätigen von Toren (Merkmale 1 und 1.2.2) muss ein patent gemäßer Gegenstand hierzu geeignet, insbesondere funktionsfähig sein. Soweit der erste Einsatzkörper gemäß Merkmal 3.3 seine Funktion sowohl am einen wie auch am anderen Ende der Führungsschiene erfüllen können soll, bedingt dies, dass damit auch die Funkt ionsfähigkeit der Antriebsvorrichtung insgesamt in beiden Fällen gegeben sein muss. Patenta n- spruch 1 enthält hingegen keine konkrete Aussage dahin, wie die übrigen erfo r- derlichen Bauteile wie etwa ein zweiter, am anderen Ende einzusteckender 8 9 - 6 - Einsatzkörper beschaffen sein m ü ss en , um eine Funktionsfähigkeit der A n- triebsvorrichtung in beiden Fällen gemäß Merkmal 3.3 zu gewährleisten. b) Soweit im Wortlaut von Patentanspruch 1 die Worte Führungseinric h- tung, Führungskörper und Führungsschiene gebraucht werde n, liegt dem, wie das Patentgericht zutreffend ausgeführt hat, keine unterschiedliche Bedeutung zugrunde. Gemeint ist jeweils die Führungseinrichtung gemäß Merkmal 1, die vorzugsweise eine Führungsschiene darstellt; in der vorstehenden Merkmal s- gliederung w ird bei den Merkmalsgruppen 2 und 3 der anschaulichere Begriff der Führungsschiene verwendet. c) Die funktionelle Einsetzbarkeit des ersten Einsatzkörpers an beiden Enden der Führungsschiene gemäß Merkmal 3.3 geht davon aus, dass dabei die Führungsschie ne selbst , insbesondere in Relation zum Tor , nicht gedreht wird, das eine Ende sich also vom Tor entfernt und das andere Ende sich in der N ä he des Tor e s befindet. Das Streitpatent beschreibt damit den Vorteil, dass die Stromz u führung auch von einer Steckdo se aus vorgenommen werden kann, die sich in der Nähe des Tor e s befindet (Streitpatent S. 2 Abs. 2 und 7) und sich s o mit zwei Betriebsfälle für die Zuleitung des Stroms an die Führungsschiene und de n auf ihr mit einem Elektromotor fahrenden Schlitten ergebe n (Streitp a- tent S. 3 Abs. 21, 22). Im Übrigen bleibt die Ausgestaltung des Einsatzkörpers dem Fachmann überlassen. Es ist insbesondere - entgegen der Auffassung der Beklagten - nicht ausgeschlossen, dass der Einsatzkörper einstückig mit einem weit e ren Teil ausgeführt wird, solange er den Anforderungen des Merkmals 3.3 en t- spricht. II. Das Patentgericht hat seine Entscheidung im Wesentlichen wie folgt begründet : 10 11 12 13 - 7 - Der neue Hauptantrag sei als verspätet zurückzuweisen, da der Bekla g- ten eine angemessene Äußerungsfrist gesetzt und sie über die Möglichkeit der Zurückweisung einer nach Fristablauf geänderten Verteidigung belehrt worden sei und die Einbeziehung des in der mündlichen Verhandlung gestellten Haup t- antrags eine Vertagung erfordert hätte, da die A uswirkungen der Einfügung "wodurch zwei Betriebsfälle gegeben sind" auf Zulässigkeit und Patentfähigkeit nicht ohne weiteres überschaubar seien. De r Gegenstand des ursprünglichen Hauptantrags und des Hilfsantrags sei ausführbar offenbart, jedoch nicht neu. Zum Stand der Technik gehöre, wie zwischen den Parteien unstreitig, die Antriebsvorrichtung für Garagentore "m a- rathon 550", die eine in Bewegungsrichtung des Tores verlaufende Führung s- schiene (Merkmale 1, 1.1), einen an dieser fahrenden, einen Elektro motor au f- weisenden Schlitten zum Bewegen des Torblattes (Merkmal 1.2) sowie Stro m- zuleitungsmittel umfasse, die den Elektromotor mit einer Stromquelle verbinden (Merkmale 2 und 2.1). Die Stromzuleitung erfolge mittels eines Anschlusskabels über ein Steuerge häuse, das deshalb ein Zuleitungsmittel sei (Merkmale 3 und 3.2). Das Steuergehäuse umfasse einen Körper, der in das eine Ende der Fü h- rungsschiene steckbar, mithin einsetzbar sei und somit einen Einsatzkörper darstelle, der im eingesteckten Zustand am Ende der Führungsschiene geha l- ten sei (Merkmale 2.2 und 3.1). Dieser Einsatzkörper lasse sich auch in das andere Ende der Führung s- schiene stecken (Merkmal 3.3). Dem stehe nicht entgegen, dass sich dann - wenn die Position der Führungsschiene in Relation zu m Torblatt nicht verä n- dert werde - die Öse des Schlittens mit dem Anschluss der Torblattverbi n- dungsstange auf der dem Tor abgewandten Seite des Tores befinde. Der Fachmann sei ohne Weiteres in der Lage, zwei sich bewegende Teile in geei g- neter Form zu verbi nden. Zudem sei die Ausbildung der Verbindungsstange nicht Gegenstand von Patentanspruch 1. Die Antriebsvorrichtung "mar a- thon 550" habe somit sämtliche Merkmale des Patentanspruchs 1 aufgewiesen. 14 15 16 - 8 - III. Dies hält der Nachprüfung im Berufungsve r fahren nich t stand. 1. Zu Recht und mit zutreffenden Gründen hat allerdings das Patentg e- richt die Klage für zulässig e r achtet. 2. Als Fachmann ist im Streitfall für den Prioritätszeitpunkt ein Meister auf dem Fachgebiet der Elektromechanik anz u sehen. Eine Meist erprüfung für den vom Patentgericht angenommenen Industriemeister der Fachrichtung M e- chatronik hat es zu diesem Zeitpunkt noch nicht gegeben . Sie wurde ers t mals mit der Verordnung vom 19. Oktober 2005 (BGBl. I 2005, 3037) eing e führt. 3. Die Begründung, mit der das Patentgericht den Gegenstand des Streitpatents als durch die vorbenutzte Antriebsvorrichtung "marathon 550" vorwe g genommen angesehen hat, ist hingegen in einem entscheidenden Punkt rechtsfehle r haft. a) Ein auf ein Erzeugnis als solches geric hteter Patentanspruch, der das Erzeugnis unter anderem mit der bloßen Eignung für eine bestimmte Fun k- tion, zu einem bestimmten Zweck, einer Nutzung oder Wirkung definiert , ohne allein diese Verwendung zu beanspruchen, ist nicht neu, sofern ein so lcher G e- ge n stand dem Wortsinn nach zum Stand der Technik gehörte und die entspr e- chende Eignung aufwies, auch wenn die Möglichkeit einer dieser Eignung en t- sprechenden Nutzung oder Wirkung dem Fachmann zum Prioritätszeitpunkt nicht b e kannt war (vgl. BGH , Beschluss vo m 16. Juni 1998 - X ZB 3/97, GRUR 1998, 899 unter II C 2 - Alpinski; Benkard/Melullis, PatG, 10. Aufl., § 3 Rn. 38; Busse/Keukenschrijver, PatG, § 3 Rn. 98). Indessen ist die Neuheit nur dann zu bejahen, wenn im Stand der Technik keine Lehre und keine Vorb enutzung ö f- fentlich zugänglich war, deren Gegenstand geeignet gewesen wäre, entspr e- chend den im Patentanspruch definierten Funktions - , Zweck - und Wirkungsa n- gaben benutzt zu we r den. 17 18 19 20 21 22 - 9 - b) Die Antriebsvorrichtung "marathon 550" wird in der Bedienungsanle i- tu ng (Anl. D7) unter and e rem mit den nebenstehe n- den Figuren dargestellt. Nach den insoweit zutreffe n- den Feststellungen des Patentgerichts weist die A n- triebsvorrichtung die Merkmale 1 bis 2.2 auf. Zugun s- ten der Klägerin kann unterstellt werden, dass das Steu ergerät der vorbenut z ten Antriebsvorrichtung mit dem aus ihm herausragenden Plastikkörper, an dem ein Federko n takt zur Übertragung des Stroms auf die Führungsschiene angebracht ist, einen ersten Ei n- satzkörper als Stromzuleitungsmittel im Sinne der Merkmale 3 bis 3.2 da r stellt, soweit er an dem vom Tor abgewandten Ende der Führungsschiene ei n gesteckt wird. c ) Entgegen den Feststellungen des Patentgerichts weist die vorb e- nut z te Antriebsvorrichtung "marathon 550" , so wie sie vor dem Prioritätszei t- punkt der Öffentlichkeit zugänglich war und dem Gericht vorgelegt wurde, ke i- nen ersten Einsatzkörper auf, der seine Funktion an beiden Enden der Fü h- rungsschiene so erfüllen kann, dass in beiden Einsteckpositionen die Antrieb s- vorrichtung insg e samt funktionstüchtig b leibt, insbesondere das Tor betätigt werden kann (Merkmal 1.2.2). Das Steuergerät kann zwar mit dem aus ihm herausragenden Pla s tikkörper auch in das andere, dem Tor zugewandte Ende der Führungsschiene gesteckt und dabei den Strom auf diese Schiene übertr a- g en. Wird das Steuergerät dabei in der üblichen Ric h tung nach unten hängend montiert, hat dies aber zur Folge, dass wegen der nicht in der Mitte der Schiene ve r laufenden Kette der Schlitten samt Elektromotor umgedreht auf die Schiene g e setzt werden muss und somit die Öse zur Befestigung der Schubstange in die vom Tor abgewandte Richtung weist. Mit der zur vorbenutzten Antriebsvo r- richtung gehör enden Schubstange kann dann keine Verbindung zwischen dem Schlitten und dem Tor hergestellt werden. 23 - 10 - Eine Veränder ung dieser Verbindung mit einer anders geformten Stange oder durch Verwendung eines anderen Gegenstandes wird weder von der vo r- benutzten Antriebsvorrichtung noch ihrer dazugehörigen Montageanleitung ei n- deutig und unmittelbar gelehrt. Der Fachmann liest die Möglichkeit einer so l- chen Veränderung aus dem Offenbarungsmittel auch nicht mit. IV. Das Urteil des Patentgerichts ist auch nicht aus anderen Gründen im Ergebnis richtig. 1. Die weitere, von der Klägerin diskutierte Möglichkeit, bei der A n- triebsvor richtung "marathon 550" das Steuergerät samt herausragende m Pla s- tikkörper an der dem Tor zugewandten Ende der Führungsschiene um 180° zur Längsachse gedreht in dieses Ende einzustecken, womit das Steuergerät nach oben zur Decke hin ausgerichtet wäre, würde zwar erlauben, den Schlitten samt Elektromotor mit der Öse in Richtung zum Tor zu montieren, wenn gleichzeitig auch der Einsatzkörper am anderen Ende der Führungsschiene um 180° g e- dreht eing e steckt wird. Unabhängig von der Frage, ob und inwieweit dabei di e Kette in einem für die Funkt i onsfähigkeit erforderlichen Maße gespannt werden kann, müsste bei einem solchen Aufbau die Ve r bindungsstange lang genug sein, um von der Öse des Schlittens über den für die Fahrwegsbegrenzung e r- forderlichen Schaltschieber sow ie das Steuergerät samt herausragende m Pla s- tikkö r per hinweg am Tor angebracht werden zu können. Der Senat konnte sich anhand der vorgelegten Materialien, insbesondere der Bedienungsanle i tung D7 nicht davon überzeugen, dass die zur Antriebsvorrichtung "mara thon 550" g e- hörende Schubstange eine Länge aufweist , die eine solche Handhabung in e i- ner praktisch erheblichen Vielzahl von Anwendungsfällen erlaubt, die es rech t- fertigte, die Antriebsvorrichtung als objektiv unabhängig von der Einführung des Einsatzkörper s in das eine oder andere Ende der Führungsschiene funktionsf ä- hig anzusehen. Auch bei einem solchem Aufbau ist deshalb nicht festzustellen, dass sich daraus eine funktionsf ä hige Antriebsvorrichtung ergäbe, mit der das Tor betätigt werden könnte (Merkmal 1. 2.2). 24 25 26 - 11 - 2. In der mündlichen Verhandlung hat die Klägerin die Möglichkeit da r- gestellt, bei der aus den Bedienungsanleitungen gemäß Anlagen D6 und D7 bekannten Antriebsvorrichtung Modell "duo" , das wie auf der nebenstehenden Figur zum Montageschritt 17 (D 7, S. 9) gezeigte, mit einem Anschlusskabel versehene Ei n- schubteil nicht an dem dem Tor abgewan d ten , sondern an dem dem Tor zugewandten Ende der Führung s schiene einzustecken und zwar um 180° gedreht zur Läng s achse. Auch im Hinblick auf diese Möglichkei t lässt sich nicht feststellen, dass damit das Tor in einer funktionsfähigen Weise betätigt werden könnte . Wie es die nebenstehende Figur zu Mo n- tageschritt 15 (Anl. D7, S. 9) deutlich zeigt, wird bei di e- sem Modell die Kette in zumindest einem der Einsatzkö r- per g e spannt, nachdem sie mit einem Kettenschloss ve r- bunden wurde. Die Einsat z körper e r lauben das Spannen der Kette nur von einer Seite, die bei einem der Beschreibung entsprechenden Einsetzen über die offene Seite der Führung s schiene offen zugänglich ist . Wü r- den die Einsatzkörper um 180° verdreht ei n gesetzt, wäre jeweils die offene Se i- te de s Einsatzkörpers durch die geschlo s sene Seite der Führungsschiene ve r- deckt. Ein Spannen der Kette ist somit nicht möglich, weil die offene Seite der Einsatzkörper volls tändig in der Führung s schiene verschwindet. Die dargebot e- nen Beweismittel führen nicht zu der Überze u gung des Senats, dass mit der Antriebsvorrichtung "duo" auch ohne Spannung der Kette ein Tor funktionstüc h- tig betätigt werden könnte. Eine ne u heitsschädlic he Vorwegnahme des Gege n- stands des Streitpatents durch das M o dell "duo" ist deshalb ebenfalls nicht zu erkennen. 3. Der Gegenstand des Streitpatents beruht auch auf erfinderischer T ä- tigkeit. 27 28 29 - 12 - a) Ausgehend von der Antriebsvorrichtung des Modells "duo" ist keine Anregung erkennbar, die den Fachmann zu einer Weiterentwicklung veranlasst hätte, den ersten, stromführenden Einsatzkörper so zu konstruieren sowie g e- gebenenfalls weitere Veränderungen an dem zweiten Einsatzkörper vorzune h- men, dass der erste Ein satzkörper an dem dem Tor zugewandten Ende der Fü h rungsschiene eingesteckt und mit einem solchen Aufbau das Tor betätigt we r den kann. Die vorgetragenen Entgegenhaltungen und Vorbenutzungen sehen eine solche beidseitige Verwendbarkeit des ersten Einsatz körpers nicht vor. Für die im Streitpatent angegeben e Aufgabe, mit einer solchen Antriebsvorrichtung e i- nen Anschluss an das Stromnetz sowohl in der Nähe des vom Tor abgewan d- ten als auch in der Nähe des dem Tor zugewandten Endes der Führungsschi e- ne nutzen z u können, ist nicht aufgezeigt oder sonst ersichtlich, dass dieses Problem dem durchschnittlichen Fachmann geläufig und er deshalb veranlasst gewesen w ä re, eine Lösung in diese Richtung zu entwickeln. 30 31 - 13 - b) Die weiteren vorgetragenen Entgegenhaltungen und Vorbenutzu n- gen liegen noch weiter ab vom Gegenstand des Strei t patents. V. Die Kostenentscheidung beruht auf § 121 Abs. 2 PatG, § 91 Abs. 1 ZPO. Meier - Beck Gröning Grabinski Bacher Hoffmann Vorinstanz: Bundespatentgericht, Entscheidung vom 13.12.2012 - 10 Ni 6/11 - 32 33

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