BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL X ZR 56/03 Verk374ndet am: 22. Mai 2007 Wermes Justizhauptsekret344r als Urkundsbeamter der Gesch344ftsstelle in der Patentnichtigkeitssache Nachschlagewerk: ja BGHZ: nein BGHR: ja injizierbarer Mikroschaum PatG 247247 81 ff., 247247 110 ff.; EP334 Art. 56, Art. 138 a) Zur M366glichkeit des beklagten Patentinhabers, sich auf eine abweichende Fassung der im Patentnichtigkeitsverfahren verteidigten Patentanspr374che zur374ckzuziehen, wenn die zun344chst verteidigte Fassung zu einer Erweite-rung f374hren w374rde. b) Zur Beurteilung der erfinderischen T344tigkeit bei einer beliebigen Auswahl aus verschiedenen dem Fachmann zur Verf374gung stehenden M366glichkeiten (Fortf374hrung von BGHZ 156, 179 - blasenfreie Gummibahn I). BGH, Urt. v. 22. Mai 2007 - X ZR 56/03 - Bundespatentgericht - 2 - Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die m374ndliche Ver-handlung vom 22. Mai 2007 durch die Richter Scharen, Keukenschrijver, die Richterinnen Ambrosius und M374hlens und den Richter Asendorf f374r Recht erkannt: Die Berufung gegen das Urteil des 3. Senats (Nichtigkeitssenats) des Bundespatentgerichts vom 4. Februar 2003 wird auf Kosten der Beklagten zur374ckgewiesen. Von Rechts wegen Tatbestand: Die Beklagte ist Inhaberin des unter Inanspruchnahme der Priorit344t einer internationalen Anmeldung vom 23. Juni 1993 am 21. Juni 1994 angemeldeten, auch mit Wirkung f374r das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland erteil-ten europ344ischen Patents 0 656 203 (Streitpatents), das "injectable microfoam containing a sclerosing agent" ("injizierbaren Mikroschaum, der ein Ver-366dungsmittel enth344lt") betrifft und 15 Patentanspr374che umfasst, die in der Ver-fahrenssprache Englisch wie folgt lauten: 1 "1. An injectable micro-foam for therapeutic uses, prepared or for preparation as required, characterized in that the micro-foam is prepared with any sclerosing substance. - 3 - 2. An injectable micro-foam for therapeutic uses according to claim 1, characterized in that the sclerosing substance is poli-docanol. 3. An injectable micro-foam for therapeutic uses according to claim 1, characterized in that the sclerosing substance is so-dium tetradecyl sulphate. 4. An injectable micro-foam for therapeutic uses according to claim 1, characterized in that the sclerosing substance is a hy-pertonic glucose or glucosaline solution. 5. An injectable micro-foam for therapeutic uses according to claim 1, characterized in that the substance used is chromic glycerol. 6. An injectable micro-foam for therapeutic uses according to claim 1, characterized in that the substance used is ethanola-mine oleate. 7. An injectable micro-foam for therapeutic uses according to claim 1, characterized in that the substance used is sodium morrhuate. 8. An injectable micro-foam for therapeutic uses according to claim 1, characterized in that the substance used is any iodic solution. 9. An injectable micro-foam for therapeutic uses according to the preceding claims for use in phlebology. 10. An injectable micro-foam for therapeutic uses according to claims 1 to 8, for use in the tretament of oesophageal varices. 11. An injectable micro-foam for therapeutic uses according to claims 1 to 8, for the use in proctology. 12. An injectable micro-foam for therapeutic uses according to claims 1 to 8, for use in angiology. - 4 - 13. A method for the preparation of an injectable micro-foam for use in therapy characterized in that it comprises producing a micro-foam with a sclerosing substance. 14. A method as claimed in claim 13 characterized in that the scle-rosing substance is a polidocanol, sodium tetradecyl sulphate, hypertonic glucose or glucosaline solution, chromic glycerol, ethanolamine oleate, sodium morrhuate or iodic solution. 15. A micro-foam for use in therapy characterized in that is ob-tainable by beating a sclerosing solution with a micromotor ro-tated brush at 8.000 to 15.000 r.p.m. for 60 to 120 seconds." In der deutschen 334bersetzung der Patentschrift lauten diese Patentan-spr374che wie folgt: 2 "1. Injizierbarer Mikroschaum f374r therapeutische Zwecke, herge-stellt oder zur Herstellung nach Bedarf, dadurch gekennzeich-net, da337 der Mikroschaum mit irgendeiner sklerosierenden Substanz gebildet ist. 2. Injizierbarer Mikroschaum zur therapeutischen Verwendung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, da337 die sklerosie-rende Substanz Polidocanol ist. 3. Injizierbarer Mikroschaum zur therapeutischen Verwendung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, da337 die sklerosie-rende Substanz Natriumtetradecylsulfat ist. 4. Injizierbarer Mikroschaum zur therapeutischen Verwendung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, da337 die sklerosie-rende Substanz eine hypertonische Glucose oder Gluco-se/Salz-L366sung ist. 5. Injizierbarer Mikroschaum zur therapeutischen Verwendung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, da337 die verwen-dete Substanz Chromglycerin ist. 6. Injizierbarer Mikroschaum zur therapeutischen Verwendung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, da337 die verwen-dete Substanz Ethanolaminoleat ist. - 5 - 7. Injizierbarer Mikroschaum zur therapeutischen Verwendung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, da337 die verwen-dete Substanz Natriummorrhuat ist. 8. Injizierbarer Mikroschaum zur therapeutischen Verwendung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, da337 die verwen-dete Substanz irgendeine Iodverbindung ist. 9. Injizierbarer Mikroschaum zur therapeutischen Verwendung nach einem der vorangehenden Anspr374che zur Verwendung in der Phlebologie. 10. Injizierbarer Mikroschaum zur therapeutischen Verwendung nach den Anspr374chen 1 bis 8 zur Verwendung bei der Be-handlung von 326sophagusvarizen. 11. Injizierbarer Mikroschaum zur therapeutischen Verwendung nach den Anspr374chen 1 bis 8 zur Verwendung in der Prokto-logie. 12. Injizierbarer Mikroschaum zur therapeutischen Verwendung nach den Anspr374chen 1 bis 8 zur Verwendung in der Angiolo-gie. 13. Verfahren zur Herstellung eines injizierbaren Mikroschaums zur Verwendung bei der Therapie, dadurch gekennzeichnet, da337 es die Herstellung eines Mikroschaums mit einer sklero-sierenden Substanz umfa337t. 14. Verfahren nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, da337 die sklerosierende Substanz ein Polidocanol, Natriumtetrade-cylsulfat, hypertonische Glycose oder Glucose/Salz-L366sung, Chromglycerin, Ethanolaminoleat, Natriummorrhuat oder eine Iodl366sung ist. 15. Mikroschaum zur Verwendung bei der Therapie, dadurch ge-kennzeichnet, da337 er erh344ltlich ist durch Aufschlagen einer sklerosierenden L366sung mit einer durch einen Mikromotor an-getriebenen rotierenden B374rste mit 8.000 bis 15.000 UpM w344hrend 60 bis 120 s." - 6 - Die Kl344gerin hat geltend gemacht, dass der Gegenstand des Streitpa-tents gegen374ber dem Stand der Technik nicht patentf344hig sei. Sie hat sich dazu auf zahlreiche Ver366ffentlichungen der Jahre 1895 bis 1993, die deutsche Pa-tentschrift 34 17 182 und nachver366ffentlichte Schriften bezogen; wegen der Einzelheiten wird auf das angefochtene Urteil verwiesen. Sie hat beantragt, das Streitpatent f374r das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland in vollem Umfang f374r nichtig zu erkl344ren. Die Beklagte ist der Klage entgegengetreten; sie hat das Streitpatent mit ge344nderten Patentanspr374chen verteidigt, und zwar mit einem Hauptantrag und vier Hilfsantr344gen, wegen derer auf das angefoch-tene Urteil verwiesen wird. 3 Das Bundespatentgericht hat das Streitpatent in vollem Umfang f374r nich-tig erkl344rt. 4 5 Hiergegen richtet sich die Berufung der Beklagten, die das Streitpatent nunmehr in erster Linie mit folgenden Patentanspr374chen verteidigt, wobei sie sich damit einverstanden erkl344rt hat, dass in Patentanspruch 1 die entfallenen Worte "hergestellt oder zur Herstellung nach Bedarf" wieder eingef374gt werden: "1. Injizierbarer Mikroschaum f374r therapeutische Zwecke, erh344lt-lich durch Aufsch344umen einer sklerosierenden L366sung in einer Atmosph344re aus Sauerstoff oder einem Gemisch aus Sauer-stoff und Kohlendioxid in einem sterilen luftdichten Beh344lter. 2. Mikroschaum nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass man das Aufsch344umen durch mechanisches Schlagen durchf374hrt. 3. Mikroschaum nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass das mechanische Schlagen das Rotieren einer B374rste umfasst. - 7 - 4. Mikroschaum nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass man die B374rste mit 8.000 bis 15.000 UpM f374r einen Zeit-raum von 60 bis 120 Sekunden rotiert. 5. Mikroschaum nach einem der Anspr374che 1 bis 4, dadurch ge-kennzeichnet, dass die sklerosierende L366sung eine sklerosie-rende Substanz, ausgew344hlt aus Polidocanol, Natriumtetrade-cylsulfat, hypertonischer Glucose oder Glucose/Salz-L366sung, Chromglycerin, Ethanolaminoleat, Natriummorrhuat oder einer Iodl366sung, umfasst. 6. Mikroschaum nach einem der Anspr374che 1 bis 5, dadurch ge-kennzeichnet, dass die sklerosierende L366sung weiterhin eine Substanz mit Schaumbildungsf344higkeit enth344lt. 7. Mikroschaum nach einem der Anspr374che 1 bis 6 zur Verwen-dung in der Phlebologie, Proktologie oder Angiologie. 8. Verfahren zur Herstellung eines injizierbaren Mikroschaums, dadurch gekennzeichnet, dass man eine sklerosierende L366-sung in einer Atmosph344re aus Sauerstoff oder einem Gemisch aus Sauerstoff und Kohlendioxid in einem sterilen luftdichten Beh344lter aufsch344umt. 9. Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass man das Aufsch344umen durch mechanisches Schlagen durch-f374hrt. 10. Verfahren nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass das mechanische Schlagen das Rotieren einer B374rste um-fasst. 11. Verfahren nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, dass man die B374rste mit 8.000 bis 15.000 UpM f374r einen Zeitraum von 60 bis 120 Sekunden rotiert. 12. Verfahren nach einem der Anspr374che 8 bis 11, dadurch ge-kennzeichnet, dass die sklerosierende L366sung eine sklerosie-rende Substanz, ausgew344hlt aus Polidocanol, Natriumtetrade-cylsulfat, hypertonischer Glucose oder Glucose/Salz-L366sung, Chromglycerin, Ethanolaminoleat, Natriummorrhuat oder einer Iodl366sung, umfasst. - 8 - 13. Verfahren nach einem der Anspr374che 8 bis 12, dadurch ge-kennzeichnet, dass die sklerosierende L366sung weiterhin eine Substanz mit Schaumbildungsf344higkeit umfasst. 14. Verwendung eines injizierbaren Mikroschaums umfassend ei-ne sklerosierende Substanz und Gas zur Behandlung von Krampfadern mit einem Durchmesser von gleich oder gr366337er 7 mm durch Injektion ohne Operation, wobei das in der Vene enthaltene Blut verdr344ngt wird und der ganze von dem Mikro-schaum eingenommene Venenabschnitt sklerosiert wird. 15. Verwendung nach Anspruch 14, dadurch gekennzeichnet, dass die sklerosierende Substanz aus Polidocanol, Natrium-tetradecylsulfat, hypertonischer Glucose oder Glucose/Salz-L366sung, Chromglycerin, Ethanolaminoleat, Natriummorrhuat oder einer Iodl366sung ausgew344hlt wird. 16. Verwendung nach einem der Anspr374che 14 oder 15, dadurch gekennzeichnet, dass das Gas Sauerstoff oder ein Gemisch aus Sauerstoff und Kohlendioxid ist. 17. Verwendung nach Anspruch 16, dadurch gekennzeichnet, dass der Mikroschaum nach einem Verfahren nach einem der Anspr374che 8 bis 13 erh344ltlich ist." 6 Hilfsweise verteidigt die Beklagte, wie sie in der m374ndlichen Verhand-lung klargestellt hat, das Streitpatent in seiner erteilten Fassung. Die Kl344gerin tritt dem Rechtsmittel entgegen. 7 Im Auftrag des Senats hat Professor Dr. med. W. L. ein schriftliches Gutachten erstattet, das er in der m374ndlichen Ver- handlung erl344utert und erg344nzt hat. Die Berufungskl344gerin hat ein Parteigutach-ten von Prof. Dr. med. Dr. med. habil. M. M. ein- gereicht. 8 - 9 - Entscheidungsgr374nde: Die zul344ssige Berufung der Beklagten bleibt ohne Erfolg. 9 I. 1. Infolge der Verteidigung durch die Beklagte steht das Streitpatent in der verteidigten eingeschr344nkten Fassung, daneben in der Fassung des Ertei-lungsbeschlusses zur 334berpr374fung. Dabei hat der Senat in der verteidigten Fassung die Worte "hergestellt oder zur Herstellung nach Bedarf" wieder einge-f374gt, womit sich die Beklagte einverstanden erkl344rt hat. Dies war schon deshalb geboten, weil durch das Weglassen dieser Worte im vorliegenden Fall die Ge-fahr begr374ndet w374rde, dass in den Schutz des Patents nicht nur hergestellte (im Sinn eines konfektionierten Produkts) und nach Bedarf herzustellende Mikrosch344ume einbezogen w374rden, sondern auch Mikrosch344ume, die der einen wie der anderen Voraussetzung nicht entspr344chen; dies k366nnte zu einer Erwei-terung des Schutzbereich des Streitpatents f374hren, die auch im Patentnichtig-keitsverfahren ausgeschlossen ist (st. Rspr. des Senats, zuletzt Sen.Urt. v. 14.9.2004 - X ZR 149/01, GRUR 2005, 145 - elektronisches Modul). Dem kann jedoch durch Wiedereinf374gung der gestrichenen Worte Rechnung getragen werden (vgl. - zum Gebrauchsmusterl366schungsverfahren - BPatGE 19, 161, 163; vgl. auch BPatGE 29, 223, 226 = GRUR 1988, 530). Der weiteren Pr374fung wird somit der verteidigte Patentanspruch 1 unter Wiedereinf374gung der Worte "hergestellt oder zur Herstellung nach Bedarf" zugrunde gelegt. 10 2. Die im verteidigten Patentanspruch 1 eingef374gten Merkmale, dass das Aufsch344umen in einer Atmosph344re aus Sauerstoff oder einem Gemisch aus Sauerstoff und Kohlendioxid erfolgen solle, sind in den urspr374nglichen Unterla-gen (PCT-Anmeldung ES94/00064) und im erteilten Patent ausreichend als zur Erfindung geh366rend offenbart. 11 - 10 - Die Beklagte kann sich auch im Nichtigkeitsverfahren auf einen Gegens-tand beschr344nken, der in den Anmeldeunterlagen als zur Erfindung geh366rend offenbart worden ist (vgl. zum Einspruchsverfahren Sen.Beschl. v. 30.10.1990 - X ZB 18/88, GRUR 1991, 307, 308 - Bodenwalze). In diesem Sinn offenbart ist alles das, was in der Gesamtheit der urspr374nglichen Unterlagen schriftlich niedergelegt ist und sich dem fachkundigen Leser ohne weiteres aus dem Ge-samtinhalt der Unterlagen am Anmeldetag erschlie337t. Die Ermittlung des Ge-samtinhalts der Erstunterlagen hat dabei mit den Augen eines Fachmanns zu erfolgen; es kommt darauf an, welche Erkenntnisse ihm objektiv und ohne wei-teres vermittelt worden sind. Der Fachmann orientiert sich dabei nicht an dem Wortlaut der Unterlagen, sondern an dem mit der Erfindung im Hinblick auf die Nachteile des Stands der Technik verfolgten Zweck und an dem L366sungsvor-schlag mit seinen Elementen (Sen. BGHZ 111, 21, 26 - Crackkatalysator I; Sen.Beschl. v. 6.10.1994 - X ZB 4/92, GRUR 1995, 113 - Datentr344ger). Die entsprechende Offenbarung ist im Beispiel 1 (example 1) des Streitpatents (Beschr. Abs. 0019) wie schon in der urspr374nglichen Anmeldung (PCT-Anmeldung ES94/00064 Seite 3 Z. 17 - 23) enthalten. 12 II. 1. Das Streitpatent betrifft einen injizierbaren Mikroschaum, insbeson-dere zur Ver366dung von Krampfadern. Als Krampfadern werden erweiterte und geschl344ngelte Venen des oberfl344chlichen Venensystems bezeichnet. Je nach der Lokalisation der Krampfaderbildung unterscheidet man zwischen Stammva-rikosis, Seitenastvarikosis, retikul344rer Varikosis, Perforansvarikosis und Besen-reiservarikosis als pathologische Zust344nde. Die Stammvarikosis betrifft die Ve-na saphena magna oder parva (gro337e und kleine verborgene Vene) im Bein. Die Beschreibung des Streitpatents schildert einleitend, dass die Sklerose der Varikose auf der Injektion von fl374ssigen Substanzen in die Venen beruht, die eine lokalisierte Entz374ndungsreaktion hervorruft und dadurch die Ausschaltung 13 - 11 - dieser anormalen Venen beg374nstigt (Beschr. Abs. 0001). Die sklerosierende Fl374ssigkeit werde, so die Beschreibung, mit dem in der Vene enthaltenen Blut vermischt und in unbekanntem Ma337 und mit ungewissem Ergebnis verd374nnt (Abs. 0002). Krampfadern mit Durchmessern ab 7 mm w374rden chirurgisch be-handelt (Beschr. Abs. 0003), die Ver366dungsbehandlung sei auf gro337e Krampf-adern nicht anwendbar (Beschr. Abs. 0004). Die Konzentration der sklerosie-renden Substanz in der Vene, ihre homogene Verteilung im Blut und die Zeit, in der sie mit den Innenw344nden des behandelten Gef344337es in Kontakt stehe, seien nicht bekannt (Beschr. Abs. 0005). 1946 habe Orbach einige (a few) Kubikzentimeter Luft in kleine Krampf-adern injiziert und eine Verdr344ngung des Bluts durch die injizierte Luft innerhalb des Gef344337es festgestellt. Die unmittelbar danach erfolgte Injektion der sklero-sierenden L366sung sei wirksamer als die Injektion in das Blut gewesen (Beschr. Abs. 0006). Bei dicken Krampfadern bilde die injizierte Luft eine Blase im Inne-ren der Vene, wodurch das Verfahren in diesen Gef344337en unwirksam sei (Beschr. Abs. 0007). Orbach habe einige Jahre sp344ter auch Schaum injiziert, der durch Sch374tteln (agitation) eines Natriumtetradecylsulfat enthaltenden Be-h344lters hergestellt worden sei (Beschr. Abs. 0008). Das Verfahren sei nur we-nig n374tzlich gewesen, weil die gebildeten Bl344schen gro337 gewesen seien; es sei zudem wegen der Nebenwirkungen des atmosph344rischen Stickstoffs gef344hrlich gewesen, der in Blut nur in geringem Ma337 l366slich sei (Beschr. Abs. 0009). 14 2. Nach den Angaben in der Beschreibung, die freilich insoweit in Pa-tentanspruch 1 in seiner verteidigten Fassung keinen Niederschlag gefunden hat, kann ein Mikroschaum eines pharmakologisch inerten, sterilen, physiologi-schen Serums bei Injektion in horizontaler Lage auch in gro337en Krampfadern das in ihnen enthaltene Blut auf Grund dessen geringen Drucks in horizontaler Lage verdr344ngen (Beschr. Abs. 0012). Dabei verringere das Anheben des 15 - 12 - Glieds, in das die Injektion erfolge, den Venendruck noch mehr und erleichtere so die F374llung der Vene ausschlie337lich mit Mikroschaum, der in der Vene verbleibe, solange der Patient nicht vom Operationstisch aufstehe (Beschr. Abs. 0013). Wenn der mit physiologischem Serum gebildete Mirkoschaum durch mit einer sklerosierenden Substanz gebildeten Mikroschaum ersetzt wer-de, verdr344nge er das in der Vene enthaltene Blut und stelle - anders als der Einsatz von fl374ssigen Sklerosierungsmitteln - sicher, dass das unverd374nnte sklerosierende Mittel in homogener Verteilung mit dem Endothel (d.h. den zum Lumen hin gerichteten Zellen der innersten Wandschicht) des Gef344337es in einer bekannten Konzentration und f374r eine kontrollierbare Zeit in Kontakt komme, wodurch eine Sklerosierung des gesamten eingenommenen Segments eintrete (Beschr. Abs. 0014/0015). 16 Das Streitpatent beschreibt sodann zwei Herstellungsverfahren f374r den Mikroschaum je in einem sterilen, hermetisch verschlossenen Beh344lter, wobei nach dem einen Verfahren der Beh344lter mit einer Druckflasche mit Sauerstoff oder einem Gemisch aus Sauerstoff und Kohlendioxid oder anderen physiolo-gischen Gasen verbunden sein kann und das Aufschlagen mit einer in die skle-rosierende L366sung eingetauchten B374rste mittels eines Mikromotors bei 8.000 bis 15.000 UpM 374ber eine Zeit zwischen 60 und 120 Sekunden erfolgt (Beschr. Abs. 0019 bis 0022). Nach dem zweiten Verfahren wird die sklerosierende Substanz in einen Druckbeh344lter eingef374hrt und der Schaum wird durch R374hren der L366sung erzeugt. 3. a) Der verteidigte Patentanspruch 1 soll einen Schaum unter Schutz stellen, 17 1 bei dem es sich um einen injizierbaren Mikroschaum handelt, 2 der entweder hergestellt (d.h. ein Fertigprodukt) - 13 - 2222 oder nach Bedarf herstellbar ist, 3 erh344ltlich ist 3.1 durch Aufsch344umen 3.2 einer sklerosierenden L366sung 3.3 in einer Atmosph344re 3.3.1 aus Sauerstoff 3.3.1222 oder einem Gemisch aus Sauerstoff und Kohlendi-oxid 3.4 in einem Beh344lter, der 3.4.1 steril 3.4.2 und luftdicht ist. 18 b) Dies bedarf hinsichtlich einiger Merkmale n344herer Erl344uterung: 19 aa) Der Begriff des Mikroschaums ist nicht als feststehender Terminus definiert. Im Sinn des Streitpatents ist unter Mikroschaum ein Schaum zu ver-stehen, der mit einem Sklerosierungsmittel insbesondere nach den Beispie-len 1 und 2 des Streitpatents erzeugt wird, wobei das Beispiel 2 das Herstel-lungsverfahren schon deshalb nicht abschlie337end beschreibt, weil durch blo337es R374hren nicht ohne Weiteres Schaum entsteht. Unter injizierbarem Mikro-schaum ist aber ein Schaum zu verstehen, dessen Bl344schen klein sind und dessen Oberfl344che im Verh344ltnis zur Menge des sklerosierenden Mittels des-halb gro337 ist und der von einer Konsistenz ist, die dazu f374hrt, dass sich aus dem Blut und dem Schaum nicht eine Emulsion oder Suspension bildet, son-dern dass das in der Vene enthaltene Blut durch den Schaum verdr344ngt wird. bb) Die Atmosph344re aus Sauerstoff oder aus einem Gemisch aus Sau-erstoff und Kohlenstoffdioxid (Kohlendioxid), in der das Aufschlagen erfolgen soll, bleibt hinter der Offenbarung in der Beschreibung des Streitpatents zur374ck. 20 - 14 - Erfasst ist jedenfalls nicht eine Atmosph344re aus reinem Kohlenstoffdioxid (Koh-lendioxid); erfasst sind weiter nicht Atmosph344ren, die nur aus (Umgebungs)luft oder etwa aus reinem Stickstoff bestehen. Die Er366rterung in der m374ndlichen Verhandlung, insbesondere die Befragung des gerichtlichen Sachverst344ndigen, hat jedoch zur 334berzeugung des Senats ergeben, dass auch Atmosph344ren er-fasst sind, die Luft oder auch Stickstoff als Bestandteile aufweisen k366nnen. Dies ergibt sich zum einen schon daraus, dass der Sauerstoff, das Kohlendi-oxid oder andere physiologische Gase in ein Beh344ltnis eingef374hrt werden sol-len, das im Regelfall zuvor Luft (mit einem Anteil von rund 80% molekularen Stickstoffs (N 2 )) enthalten wird, 374ber deren (v366llige) Verdr344ngung keine Aussa-ge gemacht wird und die somit auch nicht notwendig zum beschriebenen Her-stellungsverfahren geh366rt. Zum anderen hat die fakultative Zuf374hrung anderer physiologischer Gase auch die M366glichkeit zum Inhalt, dass diese physiologi-schen Gase Luft- oder Stickstoffanteile aufweisen, wie dies auch der gerichtli-che Sachverst344ndige best344tigt hat, ohne dass eine der Parteien dem wider-sprochen h344tte. 21 4. Der nebengeordnete verteidigte Patentanspruch 14 soll die Verwen-dung eines injizierbaren Mikroschaums sch374tzen, der 1. eine sklerosierende Substanz und Gas umfasst 2. zur Behandlung von Krampfadern mit einem Durchmesser von gleich oder gr366337er 7 mm 3. durch Injektion ohne Operation, 4. wobei das in der Vene enthaltene Blut verdr344ngt und 5. der ganze vom Mikroschaum eingenommene Venenabschnitt sklerosiert wird. - 15 - III. Die Lehre des verteidigten Patentanspruchs 1 ergab sich f374r den Fachmann, einen Pharmakologen oder Pharmazeuten, der sich die erforderli-chen Kenntnisse auf den Gebieten der Phlebologie und der Angiologie in Zu-sammenarbeit mit den entsprechenden Fachmedizinern erschlie337t, in nahelie-gender Weise aus dem Stand der Technik (Art. 56 EP334). 22 1. Die Ver366dung von Varizen war an sich seit den 40er Jahren des 20. Jahrhunderts bekannt. Davon geht auch das Streitpatent aus (Beschr. Abs. 0006 - Orbach). Seinerzeit erfolgte allerdings keine Injektion von Mikro-schaum, sondern zun344chst von Luft und dann einer sklerosierenden L366sung. Die Verwendung eines kleinblasigen Schaums ist jedoch bereits in den Aufs344t-zen von Fl374ckiger, Nicht-operative retrograde Varicenver366dung mit Varsyl-schaum, Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1956, S. 1368 - 1370 (Anl. K1), und Beitrag zur Technik der ambulanten Varizenbehandlung, Med. Welt 1963, S. 617 - 621 (Anl. K4) beschrieben. W344hrend das von Fl374ckiger (K1) verwendete und beschriebene Varsyl nicht sicher identifiziert werden konnte, hat Fl374ckiger (K4) sp344ter 5%iges Sotradecol (Natriumtetradecylsulfat entsprechend Patentanspruch 3 des Streitpatents) verwendet. Auch die 1988 ver366ffentlichte deutsche Patentschrift 34 17 182 (Anl. K 11 - Hess) verwendet einen homogenen und dichten Schaum, der einem Mikroschaum im Sinn des Streitpatents zumindest nahe kommt. Somit waren die Merkmalsgruppen 1 und 2 des verteidigten Patentanspruchs vorbeschrieben. Dass der Schaum als Fer-tigschaum vorliegen wie f374r die einzelne Anwendung hergestellt werden kann, ist dabei eine Selbstverst344ndlichkeit, auch wenn das Fertigpr344parat m366glicher-weise nur 374ber eine begrenzte Standzeit verf374gt. Fertigpr344parate oder die Her-stellung nach Bedarf sind die n344chstliegenden M366glichkeiten in der pharmazeu-tischen Technologie. All dies zieht auch die beklagte Patentinhaberin nicht mehr ernsthaft in Zweifel. 23 - 16 - 2. Dass das Aufsch344umen in einer (oben unter III. 3. a n344her bestimm-ten) Atmosph344re aus Sauerstoff oder aus Sauerstoff und Kohlendioxid erfolgen soll (Merkmalsgruppe 2.3), war ebenfalls naheliegend. 24 Dem Fachmann standen verschiedene Atmosph344ren zur Verf374gung, in denen er das Aufsch344umen vornehmen konnte. Zun344chst bot sich daf374r die atmosph344rische Luft an, die etwa von Fl374ckiger (K1 und K4) verwendet worden ist und, wie der gerichtliche Sachverst344ndige zur 334berzeugung des Senats ausgef374hrt hat, trotz des an sich nicht ganz unproblematischen Stickstoffanteils bei den den Schaum bildenden Luftmengen unkritisch war; dies entspricht auch den Ausf374hrungen von Fl374ckiger (K1) sowie von Sigg, der allerdings die Air-Block-Technik angewandt und nicht mit Mikroschaum ver366det hat (Therapeuti-sche Umschau 1949, 127, 130 - Anl. K12). Daneben kamen andere Gase f374r die Atmosph344re in Betracht, vor allem das bekannte, gut verf374gbare und auf Grund seiner Eigenschaften v366llig unproblematische Kohlenstoffdioxid (Koh-lendioxid). Aber auch eine Sauerstoffatmosph344re musste dem Fachmann auf Grund der Eigenschaften des Sauerstoffs als geeignet erscheinen, wenngleich sich nicht ohne weiteres aufdr344ngen. Gleiches galt f374r Atmosph344ren aus Gas-gemischen, z. B. aus Sauerstoff und Kohlendioxid, aber auch aus Sauerstoff und anderen physiologischen Gasen. Wie sich aus den Bekundungen des ge-richtlichen Sachverst344ndigen ergibt, ist die Auswahl der Gasatmosph344re nach dem Beispiel 1 des Streitpatents, aus dem der verteidigte Patentanspruch 1 f374r einen Ausschnitt Schutz beansprucht, damit letztlich nahezu v366llig willk374rlich und beliebig m366glich. Wie der Senat bereits f374r die Bereichsauswahl entschie-den hat, kann die willk374rliche Auswahl aus einem gr366337eren Bereich - anders als die gezielte Auswahl zum Erreichen eines bestimmten Ergebnisses - das Krite-rium des Naheliegens erf374llen (BGHZ 156, 179 - blasenfreie Gummibahn I; Sen.Urt. v. 30.3.2004 - X ZR 199/00, im Druck nicht ver366ffentlicht), denn einen Rechtssatz, dass nur die L366sungsalternative, die der Fachmann voraussichtlich 25 - 17 - zun344chst ausprobieren w374rde, naheliegend ist, gibt es nicht (s. nur Sen. BGHZ 133, 57, 65 - Rauchgasklappe; Sen.Urt. v. 18.2.1997 - X ZR 25/95, bei Bausch, Nichtigkeitsrechtsprechung in Patentsachen, Bd. 1, S. 445, 452 f. - Zerst344uber-vorrichtung m.w.N.; v. 26.7.2001 - X ZR 93/95, bei Bausch, Nichtigkeitsrecht-sprechung in Patentsachen, Bd. 3, S. 119, 127, insoweit in Mitt. 2002, 16 - Fil-tereinheit nicht abgedruckt). Kommen f374r den Fachmann Alternativen in Be-tracht, k366nnen daher mehrere von ihnen nahliegend sein (vgl. Sen.Urt. v. 6.5.2003 - X ZR 113/00, im Druck nicht ver366ffentlicht). So verh344lt es sich auch hier. In welcher Atmosph344re das Aufsch344umen vorgenommen wird, ist, solange ein physiologisch ausreichend vertr344gliches Gas zum Einsatz kommt, v366llig gleichg374ltig. Die Auswahl des Gases ist in diesem Rahmen beliebig. Dass ge-gen eines der von Patentanspruch 1 in seiner verteidigten Fassung erfassten Atmosph344ren von der Anwendbarkeit her Bedenken bestehen konnten, er-scheint ausgeschlossen und trifft nicht einmal f374r Luft zu, wie der gerichtliche Sachverst344ndige zur 334berzeugung des Senats bekundet hat. Auf dieser Grund-lage begr374ndet die Vorgabe der Atmosph344re im verteidigten Patentanspruch 1 eine erfinderische Leistung nicht. Den 374brigen hierzu ins Spiel gebrachten Argumenten kommt demge-gen374ber allenfalls best344tigender Charakter zu. So k366nnte verschiedenen Ent-gegenhaltungen, die sich 374ber einen l344ngeren Zeitraum erstrecken (insbeson-dere den Aufs344tzen von Steffey et al., Nitrous Oxide Intensifies the Pulmonary Arterial Pressure Response to Venous Injection of Carbon Dioxide in the Dog, Anesthesiology 1980, 52 - 55 [Anl. E 17], Moore/Braselton, Injections of Air and of Carbon Dioxide into a Pulmonary Vein, Ann. Surg. 1940, 212 [Anl. E18] und Graff et al., Gas Embolism: A Comparative Study of Air and Carbon Dioxide as Embolic Agents in the Systemic Venous System, An. J. Obst. & Gynec. 1959, 259 [Anl. E 19] sowie dem von der Kl344gerin in der m374ndlichen Verhandlung vorgelegten Aufsatz von Hess, Digitale Subtraktionsarteriographie mit Kohlen- 26 - 18 - dioxid 205, in Fortschr. R366ntgenstr. 1990, 233 [Anl. D 4]) allenfalls - wenn man dem gerichtlichen Sachverst344ndigen nicht folgen wollte - entnommen werden, dass gegen stickstoffhaltige Atmosph344ren wegen deren geringerer Biovertr344g-lichkeit (die etwa auch aus Ph344nomenen wie der "Taucherkrankheit" bekannt ist), in Fachkreisen Bedenken bestehen konnten. Die Beklagte hat zudem selbst darauf hingewiesen, dass der Einsatz einer stickstoffhaltigen Atmosph344-re in Patientenkreisen wegen m366glicher Assoziationen etwa mit Erscheinungen nach Art einer Luftembolie auf Vorbehalte sto337en konnte. Unterstellt man das eine oder das andere hiervon als zutreffend, musste dies f374r den Fachmann ein Anlass daf374r sein, die Verwendung von Stickstoff einzuschr344nken, wenn nicht zu vermeiden, und b366te damit einen zus344tzlichen Anreiz dahin, mit Gasen zu arbeiten, die keinen Stickstoff enthalten. 27 3. Bei der Herstellung des Schaums in einem Beh344lter, der steril und luft-dicht ist, handelt es sich um eine gel344ufige Anordnung zur Herstellung pharma-zeutischer Produkte, f374r die Sterilit344t und Luftabschluss immer w374nschenswert sind und etwa nach der deutschen Patentschrift 34 17 182 (Anl. K11) schon praktiziert wurde; bei der dort beschriebenen Zwillingsspritze zur Schaumberei-tung handelt es sich ersichtlich um einen sterilen und luftdichten Beh344lter, wie dies auch der gerichtliche Sachverst344ndige - von den Parteien nicht angegrif-fen - best344tigt hat. 4. Auch eine Zusammenschau der verschiedenen Merkmale zeigt nichts, was eine erfinderische T344tigkeit zu st374tzen geeignet w344re. 28 IV. 1. Der verteidigte Patentanspruch 4 enth344lt nicht mehr als einen - noch dazu relativ weiten - Wertebereich, in dem ein Mikroschaum der ge-w374nschten Konsistenz erhalten werden kann. Diese Werte zu bestimmen, be- 29 - 19 - durfte es, wie auch der gerichtliche Sachverst344ndige best344tigt hat, nur weniger und einfacher Versuche. 2. Ein eigenst344ndiger erfinderischer Gehalt der verteidigten Unteran-spr374che ist weder geltend gemacht noch sonst f374r den Senat ersichtlich. 30 V. 1. Die Lehre des verteidigten Patentanspruchs 14 unterscheidet sich grunds344tzlich nicht von dem von Fl374ckiger (Anl. K1) beschriebenen Verfahren. Fl374ckiger diskutiert auch schon seine Anwendung bei sehr gro337en Venen, sagt dazu allerdings aus, dass er dem Patienten eine kombinierte Behandlung vor-schlage. Schon daraus ergibt sich im Umkehrschluss, dass die Verwendung des Mikroschaums ohne Operation bereits angedacht und damit naheliegend war. Auch Sigg (Neue Gesichtspunkte zur Technik der Varizenbehandlung, Therapeutische Umschau 1949, 127 ff., Anl. K12) hat bereits gro337kalibrige Va-rizen nur mit Fl374ssigkeitsver366dung behandelt (so Parteigutachten Prof. M. , S. 19). Dies bei der Schaumver366dung ebenso zu machen, bedurfte keiner erfinderischen T344tigkeit. Auch wenn die therapeutischen Anweisungen, die Pa-tentanspruch 14 enth344lt, als Eigenschaften des Schaums bei der Pr374fung der Schutzf344higkeit mit herangezogen werden, wie dies die Beklagte in Anspruch nimmt, enthalten sie doch nichts, was gegen374ber den Entgegenhaltungen eine erfinderische T344tigkeit zu begr374nden geeignet w344re. 31 2. Der verteidigte Patentanspruch 15 reichert Patentanspruch 14 ledig-lich mit bekannten Ver366dungsmitteln an. 32 3. Der verteidigte Patentanspruch 16 erg344nzt den verteidigten Patentan-spruch 14 dadurch, dass er das von dem injizierbaren Mikroschaum umfasste Gas n344her als Sauerstoff oder ein Sauerstoff-Kohlendioxid-Gemisch definiert. 33 - 20 - Hierzu gelten die zum verteidigten Patentanspruch 1 genannten Gesichtspunk-te gleicherma337en. VI. Die hilfsweise verteidigten Patentanspr374che des Patents in seiner er-teilten Fassung enthalten nichts 374ber die verteidigten Patentanspr374che Hinaus-gehendes; sie k366nnen daher nicht zu einer f374r die Patentinhaberin g374nstigeren, abweichenden Beurteilung der Patentf344higkeit f374hren. 34 VII. Die Kostenentscheidung beruht auf 247 121 Abs. 2 PatG, 247 97 ZPO. 35 Scharen Keukenschrijver Ambrosius M374hlens Asendorf Vorinstanz: Bundespatentgericht, Entscheidung vom 04.02.2003 - 3 Ni 35/01 (EU) -
Full & Egal Universal Law Academy