ECLI :DE:BGH:2017:100117UXZR57.14.0 BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL X ZR 57/14 Verkündet am: 10. Januar 2017 Hartmann Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle in der Patentnichtigkeitssache - 2 - Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verh andlung vom 10. Januar 2017 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Meier - Beck, die Richter Gröning, Hoffmann, Dr. Deichfuß und die Richterin Dr. Kober - Dehm für Recht erkannt: Auf die Berufung der Beklagten wird das Urteil des 4. Senats (Nichtigkeitssenat s) des Bundespatentgerichts vom 11. März 2014 im Kostenpunkt und dahin abgeändert, dass die Patentanspr ü- che 2 bis 7 anstelle der Fassung im angefochtenen Urteil folgende Fassung erhalten: 2. Maschine zur Bearbeitung von vorverzahnten Werkstücken (5, 8) umf assend einen Maschinenständer (1), eine um eine erste Achse (16) drehbare und mittels eines ersten Motors (29) a n- treibbare Werkzeugspindel (17) zum Aufspannen eines Fei n- bearbeitungswerkzeugs (4), einen mittels eines zweiten M o- tors (36) in mindestens zwei S tellungen bewegbaren Träger (7), mindestens zwei in Abstand voneinander auf dem Träger (7) um zwei te Achsen (33a, b) drehbar gelagerte Werkstüc k- spindeln (6a, b) zum Aufspannen eines Werkstücks (5, 8) mit je einem dritten Motor (31a, b), wobei beide Werkstü ckspi n- deln (6a, b) mit je einem Winkelfühler (32a, b) verbunden sind, und mindestens eine Einzentriersonde (9, 9a) zum Vermessen der Zahnflanken eines der Werkstücke (8) außerhalb der Ste l- lung des Trägers (7), in welcher dieses Werkstück (8) mit dem Feinbe arbeitungswerkzeug (4) in Eingriff bringbar ist, wobei auf dem Träger (7) zusätzlich eine Abrichteinrichtung (54) montiert ist und der Träger (7) in mindestens drei Stellungen bewegbar ist, wobei in einer dieser Stellungen ein Abrich t- werkzeug (57) zum Abri chten des Werkzeuges (4) verwendbar ist. 3. Maschine nach Anspruch 2, wobei eine einzige Einzentrie r- sonde vorhanden ist und diese Einzentriersonde fest am M a- schinenständer (1) montiert ist. - 3 - 4. Maschine nach Anspruch 2, wobei jeder Werkstückspindel (6a, b) eine separate Einzentriersonde (9a, b) zugeordnet ist und die Einzentriersonden (9a, b) auf dem Träger (7) montiert sind. 5. Maschine nach Anspruch 2, wobei der Träger (7) um eine dri t- te Achse (34) drehbar ist und wobei die zweiten Achsen (6a, b) und die d ritte Achse (34) parallel zueinander sind. 6. Maschine nach Anspruch 2, die zusätzlich einen automat i- schen Werkstückwechsler (10) aufweist, um ein fertig bearbe i- tetes Werkstück (8a) gegen einen Rohling (8b) auf einer Werkstückspindel (6b) auszuwechseln, au f welcher das Wer k- stück (8a) nicht in einer Position zum Eingriff mit dem Wer k- zeug (4) ist. 7. Maschine nach Anspruch 2, wobei die Werkstückspindeln (6a, b) auf je einem ersten Schlitten (41a, b) gelagert sind, der p a- rallel zur betreffenden zweiten Achse ( 33a, b) verschiebbar auf dem Träger (7) gelagert ist, wobei von jedem ersten Schli t- ten (41a, b) ein Tragelement (43) absteht, das in der Bearbe i- tungsposition dieses Schlittens (41a, b) mit einem am Ständer (1) verschiebbaren zweiten Schlitten (44) in Eingr iff ist. Die erstinstanzlichen Kosten des Rechtsstreits werden gegenein - ander aufgehoben. Die Kosten des Berufungsverfahrens hat die Klägerin zu tragen. Von Rechts wegen - 4 - Tatbestand: Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des mit Wirkung für die Bunde s- republik Deutschland erteilten europäischen Patents 1 146 983 (Streitpatent s ). Das Streitpatent wurde am 8. Dezember 1999 unter Inanspruchnahme einer Priorität vom 14. Dezember 1998 angemeldet. Es umfasst acht Patentanspr ü- che, von denen Patentanspr u ch 1 fo lgenden Wortlaut ha t : " 1. A process for the machining of pre - machined toothed wor k- pieces (5, 8) on a finishing machine which comprises a m a- chine base (1), a first slide movable on said base (2), a tool spindle (17) mounted on the first slide (2) for clampi ng a finis h- ing tool (4), a carrier (7) movably positioned on the machine base (1) which carrier (7) is movable into at least two pos i- tions, at least two workpiece spindles (6a, b) rotatably moun t- ed on the carrier (7) and driven by one motor (33a, b) each, and at least one centering probe (9a, b) wherein a centering operation necessary for a collision - free entrance of the tool (4) into tooth gaps of the workpiece (5, 8) is performed on an u n- machined workpiece (8b) newly placed onto one of the wor k- piece spind les (6b) before the carrier (7) reaches a position in which this unmachined part meshes with the tool (4). " Die Klägerin hat geltend gemacht, der Gegenstand des Streitpatent s sei nicht patentfähig. Die Beklagte hat das Streitpatent in der erteilten Fas sung sowie in der Fassung von drei Hilfsanträgen verteidigt . Patentanspruch 2 des zweiten ersti n- stanzlichen Hilfsantrags hat ge lautet: "2. Maschine zur Bearbeitung von vorverzahnten Werkstücken (5, 8) umfassend einen Maschinenständer (1), eine um eine erst e Achse (16) drehbare und mittels eines ersten Motors (29) a n- treibbare Werkzeugspindel (17) zum Aufspannen eines Fei n- 1 2 3 - 5 - bearbeitungswerkzeugs (4), einen mittels eines zweiten M o- tors (36) in mindestens zwei Stellungen bewegbaren Träger (7), mindestens zwei in Abstand voneinander auf dem Träger (7) um zwei te Achsen (33a, b) drehbar gelagerte Werkstüc k- spindeln (6a, b) zum Aufspannen eines Werkstücks (5, 8) mit je einem dritten Motor (31a, b) , wobei beide Werkstückspi n- deln (6a, b) mit je einem Winkelfühler (32a, b ) verbunden sind, und mindestens eine Einzentriersonde (9, 9a) zum Vermessen der Zahnflanken eines der Werkstücke (8) außerhalb der Ste l- lung des Trägers (7), in welches dieses Werkstück (8) mit dem Feinbearbeitungswerkzeug (4) in Eingriff bringbar ist, wob ei auf dem Träger (7) zusätzlich eine Abrichteinrichtung (54) montiert ist und der Träger (7) in mindestens drei Stellungen bewegbar ist, wobei in einer dieser Stellungen ein Abrich t- werkzeug (57) zum Abrichten eines Werkzeuges (4) verwen d- bar ist." Das Pa tentgericht hat das Streitpatent teilweise für nichtig erklärt und ihm aufgrund des dritten erstinstanzlichen Hilfsantrags der Beklagten unter Wegfall des erteilten Patentanspruchs 2 in den Patent ansprüchen 1 und 2 (neu) folgende Fassung gegeben: " 1. Verfa hren zur Bearbeitung von vorverzahnten Werkstücken (5, 8) auf einer Feinbearbeitungsmaschine, die einen Maschine n- ständer (1), einen auf dem Maschinenständer (1) beweglichen ersten Schlitten (2), eine auf dem ersten Schlitten (2) ang e- ordnete Werkzeugspindel (17) zum Aufspannen eines Feinb e- arbeitungswerkzeuges (4), einen am Maschinenständer (1) beweglich gelagerten Träger (7), der in mindestens zwei Ste l- lungen bewegbar ist, mindestens zwei Werkstückspindeln (6a, b), die auf dem Träger (7) drehbar gelagert und durch je einen Motor (33a, b) angetrieben sind, und mindestens eine Einzen - triersonde (9a, b) umfasst, wobei die zum kollisionsfreien Ei n- tauchen des Werkzeuges (4) in die Zahnlücken des Wer k- stücks (5, 8) notwendige Einzentrieroperation an einem auf der ei nen Werkstückspindel (6b) neu aufgesetzten Rohling (8b) erfolgt, bevor der Träger (7) in eine Stellung gelangt, in welcher dieser Rohling (8b) in Eingriff mit dem Werkzeug (4) gebracht ist und wobei während der Bewegung des Trägers (7) der Drehbewegung der Werkstückspindeln (6a, b) relativ 4 - 6 - zur Drehbewegung der Werkzeugspindel (17) eine Zusat z- drehbewegung überlagert wird, welche derart zur Trägerb e- wegung synchronisiert wird, dass eine Wälzbewegung en t- steht, welche die Werkstücke (5, 8) kollisionsfrei zum Ber eich des Feinbearbeitungswerkzeuges hinein - und herausbringt. 2. Maschine zur Bearbeitung von vorverzahnten Werkstücken, umfassend einen Maschinenständer (1), eine um eine erste Achse (16) drehbare und mittels eines ersten Motors (29) a n- treibbare Werkzeug spindel (17) zum Aufspannen eines Fei n- bearbeitungswerkzeuges (4), einen mittels eines zweiten M o- tors (36) in mindestens zwei Stellungen bewegbaren Träger (7), mindestens zwei im Abstand voneinander auf dem Träger (7) um zwei te Achsen (33a, b) drehbar gelag erte Werkstüc k- spindeln (6a, b) zum Aufspannen eines Werkstücks (5, 8) mit je einem dritten Motor (31a, b), wobei beide Werkstückspi n- deln (6a, b) mit je einem Winkelfühler (32a, b) verbunden sind, und mindestens eine Einzentriersonde (9a, b) zum Vermessen d er Zahnflanken eines der Werkstücke (8) außerhalb der Ste l- lung des Trägers (7), in welches dieses Werkstück (8) mit dem Feinbearbeitungswerkzeug (4) in Eingriff bringbar ist, wobei die Werkstückspindeln (6a, 6b) auf je einem ersten Schlitten (41a, b) gelag ert sind, der parallel zur betreffenden zweiten Achse (33a, b) verschiebbar auf dem Träger (7) gelagert ist, wobei von jedem ersten Schlitten (41a, b) ein Tragelement (43) absteht, das in der Bearbeitungsposition dieses Schlittens (41a, b) mit einem am Stä nder (1) verschiebbaren zweiten Schlitten (44) in Eingriff ist. " Hiergegen richtet sich die Berufung der Beklagten , mit der sie das Strei t- patent im Hauptantrag in der Fassung d es zweiten erstinstanzlich gestellten Hilfsantrags und sodann mit zwei weitere n Hilfsanträgen beschränkt verteidigt. Die Klägerin tritt dem Rechtsmittel entgegen. 5 - 7 - Entscheidungsgründe: I. Das Streitpatent betrifft ein Verfahren und eine Maschine zur B e- arbeitung von vorverzahnten Werkstücken wie insbesondere Zahnräder. 1. Gemäß d er Beschreibung des Streitpatents werden solche Wer k- stücke für die Verzahnung vorbearbeitet und anschließend nach einer Wärm e- behandlung zum Beispiel durch Schleifen fertig bearbeitet. Bei einer automat i- sierten Bearbeitung tritt hierbei das Problem auf, mit dem den Zahnlücken a n- gepassten Werkzeug kollisionsfrei die vorbearbeitete Zahnlücke zu finden. Bei bisherigen Maschinen , die nur eine einzige das Werkstück aufnehmende Spi n- del aufweisen, gesch ieht dies durch Abtastung mittels Sensoren, während die Werkzeu gspindel sich mit reduzierter Drehzahl dreht. Dieser Auswerteprozess nimmt einige Zeit in An spruch. Zum Schleifen der Verzahnung von Zahnrädern im kontinuierlichen Wälzschleifen sind daher Schleifmaschinen mit einer Vielzahl von NC - Achsen erforderlich. Das Abrichten der Schleifschnecke erfordert bei herkömmlichen Abrichtgeräten noch weitere zusätzliche Abricht - NC - Achsen. Vor diesem Hintergrund betrifft das Streitpatent das Problem, ein Verfa h- ren und eine Vorrichtung bereitzustellen, mit deren Hilfe di e Kosten der Feinb e- arbeitung von vorverzahnten Werkstücken reduziert werden können , insbeso n- dere die Bearbeitungszeit effizienter realisiert werden kann. 2. Zur Lösung schlägt das Streitpatent in dem für das Berufung s- ve r fahren relevanten Patentanspr uch 2 gemäß der Fassung des Hauptantrag s der Beklagten eine Vorrichtung mit folgenden Merkmalen vor [in eckigen Kla m- mern die abweichende Gliederung der Vorinstanz]: 6 7 8 9 10 - 8 - Maschine zur Bearbeitung von vorverzahnten Werkstücken, u m- fassend: 1 . einen Maschinenstän der (1), 2 . eine Werk zeug spindel (17), welche 2 .1 um eine erste Achse (16) drehbar ist, 2 .2 mittels eines ersten Motors (29) antreibbar ist, 2 .3 zum Aufspannen eines Feinbearbeitungswerkzeugs (4) vorgesehen ist, 3 . einen Träger (7), 3.1 der mittels eines zweiten Motors (36) in mindestens drei Stellungen bewegbar ist , [3.1, 7.1] 3.2 mit mindestens zwei Werk stück spindeln (6a, b) [4] 3.2.1 zum Aufspannen eines Werk stück s (5, 8), [4.3] 3.2.2 die im Abstand voneinander auf dem Träger (7) angeordnet sind , [4.1] 3.2.3 um zweite Achsen (33a, b) drehbar gelagert sind, [4.2] 3.2. 4 je eine n dritten Motor (31a, b) aufweisen und [4.3] 3.2. 5 mit denen jeweils ein Winkelfühler (32a, b) ve r- bunden ist , [5] 3.3 auf dem zusätzlich eine Abrichteinrichtung (54) montiert ist , [7] - 9 - 3.3.1 mit der in einer der mindestens drei Stellungen ein Abrichtwerkzeug (57) zum Abrichten des Werk zeug s (4) verwendbar ist, [7.2] 4 . mindestens eine Einzentriersonde (9a, b) [6] 4 .1 zum Vermessen der Zahnflanken eines der Werkstücke (8) [6.1] 4. 2 außerhalb der Stellung des Trägers (7), in welcher di e- ses Werkstück (8) mit dem Feinbearbeitungswerkzeug (4) in Eingriff zu bringen ist. [6.2] - 10 - Ein Ausführungsbeispiel wird in der nachfolgenden Figur 1 des Streitp a- tents wiedergegeben (das Bezugszeic hen 57 ist in Bezug auf einen offensichtl i- chen Schreibfeh ler korrigiert): 3. Einige Merkmale bedürfen näherer Erläuterung: a) Vorverzahnte Werkstücke sind solche, die vor der patentgemäßen Bearbeitung bereits eine grob gefertigte Verzahnung aufweis en. 11 12 13 - 11 - b) Einzentriersonden (Merkmalsgruppe 4) sind berührend oder b e- rührungslos arbeitende Sensoren, die die Zahnflanken der Werkstücke verme s- sen. Dies ermöglicht , eine Einzentrieroperation durchzuführen. c) F ür die Bewegung des Trägers ist nach dem Wo rtlaut des P a- tentanspruchs 2 im Hauptantrag der Beklagten - ausgehend von dem Wortlaut des erteilten Unteranspruchs 7 in Verbindung mit dem erteilten Nebena n- spruch 3 - die Nutzung eines "zweiten Motors" nur zur Herstellung einer B e- wegbarkeit " in mindestens zwei Stellungen " vorgesehen , während für die Ang a- be am Ende dieses Patentanspruchs die Bewegbarkeit "in mindestens drei Ste l- lungen" ohne die weitere Maßgabe angegeben wird, diese Bewegbarkeit mit Hilfe eines "zweiten Motors" herzustellen. Aus dem technisc hen Zusamme n- hang ergibt sich jedoch, dass es sich um dieselbe Bewegbarkeit handelt und deshalb die erste Angabe, eine Bewegbarkeit in mindestens zwei Stellungen vorzusehen , sich als redundant gegenüber der weiteren Angabe erweist, für diese Bewegbarkeit mi ndestens drei Stellungen vorzusehen. Wegen des tec h- nischen Zusammenhangs ist auch das Merkmal, die Bewegbarkeit in minde s- tens drei Stellungen vorzusehen, mittels des zweiten Motors zu bewirken (Merkmal 3.1). II. Das Patentgericht hat seine Entscheidung - soweit für das Ber u- fungsverfahren von Relevanz - wie folgt begründet: Patentanspruch 2 gemäß dem zweiten Hilfsantrag erster Instanz - gleich dem Hauptantrag im Berufungsverfahren - sei nicht rechtsbeständig , weil de s- sen Lehre nicht auf erfinderischer Tätigkeit beruhe . Zum Stand der Technik habe der Prospekt "Verzahnungszentrum KX 3" der K . (NK5) gehört , der vor dem Prioritätstag der Öffentlichkeit zu - gänglich gewesen sei. Die NK5 sei ein Werbeprospekt, auf dessen letzter Seite 14 15 16 17 18 - 12 - mit der Ziffer nfolge "08.97" in typischer Weise das Druckdatum (August 1997) vermerkt sei. Derartige Schriften würden unmittelbar nach ihrer Herstellung ve r- teilt. Insbesondere stehe zur Überzeugung des Patentgerichts fest, dass diese Druckschrift auf der EMO (Exposition Mondial de la Machine Outil), die in Ha n- nover vom 10. bis 17. September 1997 stattgefunden habe, der Öffentlichkeit zugänglich gewesen sei. Die NK5 zeige eine Feinbearbeitungsmaschine zur Bearbeitung von vo r- g earbeiteten Werkstücken (Merkmal 0), mit ein em Maschinenständer (Mer k- mal 1), einer Werkzeugspindel gemäß der Merkmalsgruppe 2, einem in Form einer Rundschaltwalze gebauten, in drei Stellungen bewegbaren Träger (Merkmale 3 und 3.1) und drei im Abstand voneinander auf dem Träger gel a- gerte Werkstückspi ndeln gemäß der Merkmalsgruppe 3.2. Weiterhin offenbare die NK5 eine automatische Ausrichteinrichtung zum Einmitten der Werkzeuge in die vorgearbeiteten Werkstücke, wofür fachüblich eine Einzentriersonde zum Vermessen der Zahnflanken verwendet werde (Merkm alsgruppe 4). Eine Abrichteinrichtung gemäß Merkmalsgruppe 3.3 sei der in NK5 da r- gestellten Verzahnungsmaschine KX3 nicht wörtlich zu entnehmen, weil darin abrichtfreie Werkzeug e aus cubisch - kristallinem Bornitrid (CBN - Werkzeuge) zum Einsatz kommen. Es sei jedoch seit langem üblich, bei herkömmliche n Schleifscheiben diese von Zeit zu Zeit abzurichten, sie also zu profilieren und zu kalibrieren. Dies erfolge üblicherweise in der Schleifmaschine. Dementspr e- chend biete die NK5 optional solche Profilabrichte inrichtungen an. Die NK5 zeige zwar nicht, wie eine solche Profilabrichteinrichtung au s- gebildet sei. Gleichwohl habe der Fachmann, bei dem es sich um einen Diplom - Ingenieur mit Fachhochschulausbildung der Fachrichtung Maschinenbau und mehrjähriger Beruf serfahrung in der Konstruktion von Schleifmaschinen hand e- 19 20 21 - 13 - le, unterschiedliche Arten von herkömmlichen Abrichteinrichtungen gekannt, wie es die d eutsche Patentschrift 28 14 676 (NK18) belege. Die NK18 zeige eine auf dem Träger neben den Werkstücken montiert e Abrichteinrichtung. Eine solche Abrichteinrichtung sei für den Fachmann eine ideale Ergänzung zu de r aus der NK5 bekannten Verzahnungsmaschine KX3 gewesen, wenn er diese mit üblichen, abzurichtenden Schlei fscheiben habe bestücken wollen. Er habe die Anor dnung aus der NK18 ohne wesentliche Umbauten auf die KX3 übertr a- gen können. III. Dies hält der Nachprüfung im Berufungsverfahren in einem en t- scheidenden Punkt nicht stand. Die Patentansprüche des Streitpatents erweisen sich in der Fassung des im Beru fungsverfahren gestellten Hauptantrags der Beklagten sämtlich als rechtsbeständig . 1. D er Gegenstand des Patentanspruch s 2 in der zuletzt verteidigten Fassung ist patentfähig. a) Die Berufung wendet sich allerdings ohne Erfolg gegen die A n- nahme des P atentgerichts, die NK5 gehöre zum Stand der Technik. Nach den Feststellungen des Patentgerichts war diese Druckschrift vor dem Prioritätstag der Öffentlichkeit zugänglich. D ie Beklagte hat keine konkreten Anhaltspunkte vorgetragen, die Zweifel an der Richt igkeit dieser Feststellung begründe te n und deshalb eine erneute Feststellung geb ö ten. Insbesondere genügt es hierfür nicht, dass sich das Patentgericht insoweit auf Indizien gestützt hat, aus denen es auf die streitige Haupttatsache, die öffentliche Zugäng lichkeit der Schrift, geschlossen hat; zwingend muss ein solcher Schluss nicht sein. Dem Ber u- fungsverfahren ist folglich diese Feststellung zugrunde zu legen (§§ 117 ZPO, 529 Abs. 1 Nr. 1 ZPO). 22 23 24 25 - 14 - b) Auch danach ist d er Gegenstand von Patentanspruch 2 neu. Ve r- glichen mit der NK5 weist er jedenfalls zusätzlich eine Abrichteinrichtung en t- sprechend der Merkmalsgruppe 3.3 auf. Die weiteren Entgegenhaltungen aus dem Stand der Technik zeigen ebenfalls, wie bereits das Patentgericht ang e- nommen hat und auch die Klä gerin nicht in Zweifel zieht, nicht alle Merkmale der zweitinstanzlich verteidigten erfindungsgemäßen Lehre. c) Der Bewertung des Patentgerichts, die NK5 lege dem Fachmann den Gegenstand von Patentanspruch 2 in der zuletzt verteidigten Fassung n a- he, kan n nicht beigetreten werden . aa) Die NK5 zeigt entsprechend den von der Berufung nicht angegri f- fenen Ausführungen des Patentgerichts eine Maschine zur Bearbeitung vorve r- zahnter Werkstücke mit den Merkmalen 1 bis 3.2. 5 . bb) Dass der Fachmann der NK5 au ch eine Einzentriersonde zum Vermessen der Zahnflanken der Werkstücke in einer Stellung, die außerhalb der Bearbeitungsstellungen liegt (Merkmalsgruppe 4) , entnahm, kann entspr e- chend den weiteren Ausführungen des Patentgerichts zu Gunsten der Klägerin unte rstellt werden . cc) Es sind indessen keine ausreichenden Anhaltspunkte dafür he r- vorgetreten, dass der Fachmann Anlass hatte, d ie in NK5 beschriebene Ve r- zahnungsmaschine KX3 mit einer Abrichteinrichtung entsprechend der Mer k- malsgruppe 3.3 auszustatten . (1) Sie ergeben sich zunächst nicht aus dem auf der letzten Seite der NK5 aufgeführten "K . - Fertigungspro gramm" . Es zeigt allgemein das Leis - tungsprogramm diese s Unternehmens auf , wie ein weiterer Prospekt, der die "Außenverzahnungs - Schleifmaschine VAS55P" betrifft (NK20.5), und eine U n- 26 27 28 29 30 31 - 15 - ternehmensbroschüre ("K . Kurzinformation, NK20.8) bestätigen, die auf ih - ren Rückseite n jeweils dasselbe Fertigungsprogramm aufliste n . Zu diesem g e- hören sowohl Maschinen mit abrichtbaren als auch Maschinen mit nicht - abrichtbaren Werkzeugen. Der Fachmann hatte keinen Anlass, di e auf der let z- ten Seite unter dem Punkt "Optionen zu Außenverzahnungs - Schleifmaschinen" befindliche Angabe "Profilabrichteinrichtungen mit integriertem Me ss system zur Fehlerkompensation" auf das in dem Prospekt vorgestellte "Verzahnungszen t- rum KX3 " zu beziehen . D enn die Verwendung abrichtfreie r Werkzeuge ist ein mehrfach hervorgehobener zentraler Bestandteil de s Werkzeugkonzept s des "Verzahnungszentrum s KX3" , von dem es gleich eingangs heißt, das es "höch s te Produktivität durch zeitparallelen Ablauf der Operationen 'Schruppen', 'Schlichten' sowie 'Be - und Entladen' und wahlweisen Einsatz verschiedener Bearbeitungsverfahren mit abrichtfreien CBN - Werkzeugen" garantiere . Da dem Fachmann ohnedies Masc hinen mit abzurichtenden wie solche mit abrichtfreien Werkzeugen bekannt waren, zeigt der Prospekt lediglich auf, dass auch K . Maschinen jenes Typs anbietet. (2) Dies schließt allerdings nicht aus, dass der Fachmann dem Pro s- pekt die Anregung entnahm , das darin dargestellte Maschinenk onzept , "zur E r- zielung kürzestmöglicher Taktzeiten den Schrupp - und Schlichtvorgang sowie den Werkstückwechsel zeitparallel durchzuführen" und hierzu mittels einer Rundschaltwalze mit drei Werkstückspindeln das Werkstück von der Be - und Entladestation nacheinander in die beiden Bearbeitungsstationen zum Schru p- pen und Schlichten zu schwenken, auf ihre Verwendbarkeit für eine Maschine mit abrichtbare n Werkzeugen zu prüfen, für deren Kalibrierung und Profilierung eine Abricht einrichtung benötigt w u rde. Die Klägerin weist zu Recht darauf hin, dass sowohl abrichtfreie als auch abrichtbare Werkzeuge jeweils Vor - und Nachteile aufweisen und je nach ko n- 32 33 - 16 - kretem Einsatzzweck das eine oder das andere Werkzeugkonzept als besser geeig net erscheinen kann (vgl. auch Parteigutachten Prof. Dr. - Ing. Kü . , B2, S. 27) . Die Auffassung der Berufung, der Fachmann hätte von vornherein nur von einer Maschine mit abrichtfreien Werkzeugen eine schnelle und effiziente Arbeitsweise erwartet und dahe r eine entsprechende Umkonstruktion des "Ve r- zahnungszentrums KX3" nicht in Betracht gezogen , wird durch den festgestel l- ten Sachverhalt und den Vortrag der Beklagten nicht ausreichend gestützt. (3) Daraus kann jedoch nicht abgeleitet werden, dass sich de m Fachmann die Aufgabe gestellt hätte, das "Verzahnungszentrum KX3" für a b- richtbare Werkzeuge umzurüsten. Die von der Klägerin vorgelegten Gutachten, die belegen sollen, dass der Fachmann eine solche Konstruktionsaufgabe hätte bewältigen können, sind desha lb nicht zielführend. Die Klägerin weist zwar zu Recht darauf hin, dass die NK5 die Rundschaltwalze ausdrücklich als Mittel zur Umsetzung einer leitenden, kürzestmögliche Taktzeiten erlaubenden " Idee " darstellt. Dies rechtfertigt aber lediglich den Schluss , dass der Fachmann hierin ein interessantes Konzept erkennen konnte, das Überlegungen verlohnte, ob und wie es sich bei einer mit abrichtbaren Werkzeugen arbeitenden Maschine einsetzen ließ. Der Parteig utachter der Klägerin Prof. Dr. - Ing. L . weist in seinem erstinstanzlich vorgelegten Gutachten vom 11. Dezember 2013 (NK19) etwa darauf hin, dass die "KX3" eine Maschine zur Nutzung von CBN - Werkzeugen sei, weshalb die Gesamtkonzeption und - konstruktion auch auf ein solches System abgestellt sei . Prinzipi ell wäre, wie auch das Patentgericht a n- genommen hat, mit leichten konstruktiven Änderungen eine vierte, zum Abric h- ten verwendbare Station auf der Rundschaltwalze denkbar. Aufgrund der tec h- nischen Möglichkeit und des wirtschaftlichen Vorteils, mittels einer abrichtbaren Schleifscheibe mit einem "Shift - Konzept" sowohl hohe Abtragsleistungen als auch hohe Oberflächengüten an einem Zahnrad erzeugen zu können, stelle sich der fachkundige Leser, so meint der Parteigutachter, die Frage nach der 34 - 17 - No t wendigkeit von z wei gespiegelten Einzelmaschinen, wie sie im Maschine n- konzept der " KX3 " Verwendung finde (NK19, S. 5). Dies zeigt, dass die Aufg a- be nicht als vorgegeben angesehen werden kann, die konstruktive Umsetzung der leitenden "I dee" in dem "Verzahnungszentrum KX3" an die Erfordernisse einer für abrichtbare Werkzeuge ausgelegten Maschine anzupassen. (4) Der Fachmann erhielt jedenfalls keine Anregung , die für mit a b- richtbaren Werkzeugen arbeitende Maschinen notwendige Abrichteinrichtung auf einem mindestens zwei We rkstückspindeln aufnehmenden und in minde s- tens drei Stellungen bewegbaren Träger gemäß der Merkmal sgruppe 3 anz u- ordnen. Für die Realisierung einer Verzahnungsmaschine mit einer Abrichtei n- richtung war es , wie das Anlagenkonvolut NK20 zeigt, im Stand der Technik üblich , das Abricht werkzeug in andere r Weise in Eingriff mit dem abzu richte n- den Werkzeug zu bringen als die zu bearbeitenden Werkstücke. Eine großv o- lumige Abrichteinrichtung mit dem Abrichtwerkzeug wurde von außen an das für die Bearbeitung verwend ete Werkzeug herangeführt, wie es die verschied e- nen im Anlagekonvolut NK20 zusammengestellten Dokumente belegen; insb e- sondere den Zeichnungen zu r Maschine RZ 362A ( NK20. 12 R . 1994) ist dies zu entnehmen. Eine Anordnung der Abrichteinrichtung an ein em and e- ren Ort als das zu bearbeitende Werkstück war demnach die Konstruktionswe i- se, die im Stand der Technik praktisch Verwendung fand und deshalb das pr ä- sente Fachwissen des mit der Konstruktion solcher Vorrichtung betrauten Fachmanns bestimmte. Die Erwägung des Fachmanns, das Rund tischkonzept des "Verza h- nungszentrums KX3" lasse sich auch für mit abrichtbaren Werkzeugen arbe i- tenden Maschinen sinnvoll einsetzen, führte ihn zunächst nur zu einem Träger, 35 36 37 - 18 - auf dem zwei (oder vier) Werkstückspindeln aufgeno mmen wurden, so dass in der in der (jeweils) einen Position ein Werkstück bearbeitet und in der (jeweils) anderen ein Werkstück entnommen und ein neues eingesetzt und mittels einer Einzentriersonde vermessen werden konnte. Für eine Integration der Abrich t- e inrichtung in dieses Konzept bedurfte es einer weiteren Anregung , die nicht durch die innere Logik der fertigen Erfindung ersetzt werden darf (BGH, Urt eil vom 30. April 2009 - Xa ZR 92/05, BGHZ 182, 1 Rn. 20 - Betrieb einer Siche r- heitseinrichtung ) ; sie ist nicht aufgezeigt und ergibt sich insbesonder e nicht aus der Entgegenhaltung NK18. D ie NK18 zeigt in Figur 8 zunächst eine M aschine zum Honen verzah n- ter Werkstücke mit einem auf einem verschiebbaren Werkzeugschlitten (55) angeordneten Revolverkopf (56) als Werkzeugträger, der in vier Stationen (A, B, C, D) auswechselbare Werkzeuge tragen kann. Im dargestellten Beispiel bearbeitet das Honwerkzeug (57/1) in der Station A ein Werkstück (53) . In der Station C wird das Werkzeug (57/3) abgerichtet, indem der W erkzeugschlitten zum Abrichtwerkzeug (61) hin verschoben wird (der zuvor erwähnte Antrieb für das Beschieben eine s Abrichtschlitten s (59) kann dann entfallen) ; während di e- ser Zeit kann das Werkstück ( 53 ) gewechselt werden. Station B ist im Beispiel eine Le erstation; in der Station D kann das Werkzeug nach einer Anzahl von Abrichtvorgängen gegen ein neues gewe chselt werden (Sp. 6 Z. 16 - 54). Die Entgegenhaltung erwähnt sodann, dass aus Figur 8 "auch ein ganz anderer Arbeitsvorgang abgeleitet werden" könne, bei dem 53 ein außen - oder innenverzahntes Honwerkzeug sei und mit 57/1, 57/2 und 57/3 Werkstücke b e- zeichnet würden. 57/4 sei in diesem Fall ein Abziehwerkzeug (= Abrichtwer k- zeug). In Station A würden die Werkstücke bearbeitet oder das Honwerkzeug abgeric htet. Station B könne eine weitere Bearbeitungsstation sein, auf Stat i- on C werde das Werkstück ausgewechselt. Andere geeignete Formen einer 38 39 - 19 - Mehrstationenmaschine seien ebenfalls möglich (Sp. 6 Z. 55 - 68). Dabei handelt es sich aber zunächst nur um eine theo retische Überlegung zu einem mögl i- chen, aber nicht mit einer Verkürzung der Taktzeit verbundenen "Platztausch" zwischen Werkstücken und Werkzeugen , von der nicht festgestellt oder von der Klägerin behauptet ist, dass sie in der Praxis realisiert worden wär e. Um vom Fachmann, wie vom Patentgericht angenommen, bei der konstruktiven Umse t- zung des von der NK5 angeregten " Rundtisch prinzips" berücksichtigt zu we r- den, hätte der Fachmann die Integration der Abrichteinrichtung in den Träger zunächst überhaupt in den Blick nehmen müssen. Es mag sein, dass sie sich dann, wie das Patentgericht angenommen hat, zwanglos integrieren lässt, in s- besondere wenn erwogen wird, für den Abrichtvorgang eine Zwischenstellung vorzusehen, die nur dann angefahren wird, wenn das Werkzeu g abgerichtet werden muss. Dies ist jedoch eine Ex - post - Betrachtung, die für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit nur dann Berücksichtigung finden könnte, wenn der Fachmann wie nicht Anlass gehabt hätte, die Integration der Abrichteinric h- tung k onstruktiv zu durchdenken. d) Auch ein anderer Weg, auf dem der Fachmann in naheliegender Weise zum Gegenstand des Patentanspruch s 2 in der zuletzt verteidigten Fa s- sung gelangt wäre, ist nicht ersichtlich . Die weiteren Entgegenhaltungen liegen noch weit er ab, und dass der Fachmann die im Prioritätszeitpunkt zwanzig Ja h- re alte NK18 als möglichen Ausgangspunkt für Überlegungen zur Konstruktion einer schnelleren und effizienteren Maschine zur Bearbeitung vorverzahnter Werkstücke in Betracht gezogen hätte, k ann gleichfalls nicht angenommen werden. Die Wahl des Ausgangspunkts bedarf nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs einer Begründung, die nicht schon der Umstand bildet, dass sich eine bestimmte Entgegenhaltung ex post als "nächstliegender Sta nd der Technik" erweist ( BGH, Urteil vom 16. Dezember 2008 - X ZR 89/07, BGHZ 179, 168 = GRUR 2009, 382 Rn. 51 - Olanzapin; Urteil vom 18. Juni 2009 40 - 20 - Xa ZR 138/05, GRUR 2009, 1039 Rn. 20 Fischbissanzeiger ; Urteil vom 5. Oktober 2016 - X ZR 78/14, GRUR 2 017, 148 - Opto - Bauelement ). Insb e- sondere kann nicht ohne weiteres angenommen werden, dass der Fachmann auf einem technischen Gebiet, auf dem eine Vielzahl aktueller konstruktiver L ö- sungen existiert, unter Außerachtlassung derselben auf einen deutlich älte ren Stand der Technik zurückgreift. Es ist nicht erkennbar, was den Fachmann im Prioritätstag hätte veranlassen können, auf diese in der NK18 als alternative Variante dargestellte Anordnung der Abrichteinrichtung Überlegungen zur Ko n- struktion einer verbess erten Maschine zur Bearbeitung vorverzahnter Werkst ü- cke aufzubauen . Die weiteren Patentansprüche sind in der zuletzt verteidigten Fassung sämtlich Patentanspruch 2 untergeordnet . Ihre Gegenstände erweisen sich mi t- hin aus denselben Gründen als patentfähi g. 41 - 21 - IV. Die Kostenentscheidung beruht auf § 121 Abs. 2 PatG, § 9 1 Abs. 1 , § 92 Abs. 1 ZPO. Meier - Beck Gröning Hoffmann Deichfuß Kober - Dehm Vorinstanz: Bundespatentgericht, Entscheidung vom 11.03.2014 - 4 Ni 4/12 (EP) - 42
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