X ZR 58/10 - X. Zivilsenat

BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL X ZR 58/10 Verkündet am: 22. November 2011 Boppel Justiz amtsinspektor als Urkundsbeamt er der Geschäftsstelle in der Patentnichtigkeitssache Nachschlagewerk: ja BGHZ: nein BGHR: ja E - Mail via SMS EPÜ Art. 56; PatG § 4 a) Der Fachmann, der mit einer punktuellen Verbesserung einer in einem internationalen Standard vorgesehenen Datenstruktur befasst ist, hat in der Regel Veranlassung, zur Lösung des technischen Problems auf Mechanismen zurückzugreifen, die im Standard bereits vorgesehen sind. b) Ergibt sich aus dem Standard eine überschaubare Zahl von möglichen Lösungsansätzen, von denen jeder spezifische Vor - und Nachteile hat, gibt dies in der Regel Veranlassung, jeden dieser Lösungsansätze in Betracht zu z iehen. BGH, Urteil vom 22. November 2011 - X ZR 58/10 - Bundespatentgericht - 2 - Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Ve r- handlung vom 22. November 2011 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Meier - Beck, den Richter Keukenschrijver , die Richterin Mühlens und die Richter Dr. Grabinski und Dr. Bacher für Recht erkannt: Die Berufung gegen das am 10. Februar 2010 verkündete Urteil des 5. Senats (Nichtigkeitssenats) des Bundespatentgerichts wird auf Kosten der Beklagten zurückgewiesen. V on Rechts wegen - 3 - Tatbestand: Die Beklagte ist Inhaberin des mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents 1 243 107 (Streitpatents), das am 14. November 2000 unter Inanspruchnahme der Priorität einer deu t- schen Anmeldung vo m 17. Dezember 1999 angemeldet worden ist und ein Verfahren zur Übertragung von elektronischen Postnachrichten betrifft. Patentanspruch 1, auf den die übrigen elf Patentansprüche zurückbez o- gen sind, lautet in der Verfahrenssprache Deutsch: " Verfahren zur Ü bertragung von elektronischen Postnachrichten (1) unter Verwendung eines SMS - Kurznachrichtendienstes, wobei mit einer Kur z- nachricht (5) des SMS - Kurznachrichtendienstes in einem ersten Kommun i- kationsnetz (100) eine elektronische Postnachricht (1) sowie Adre ss - und/oder Identifikationsdaten für die Übertragung der elektronischen Pos t- nachricht (1) in einem zweiten Kommunikationsnetz (200) übertragen we r- den, wobei mit der Kurznachricht (5) eine Benutzerdatenkopfinformation (11) mit einer Signalisierung des Vorh andenseins mehrerer Datenfelder (20, 25, 30, 35) übertragen wird, die die Adress - und/oder Identifikationsdaten u m- fassen, wobei eine zweite Kopfinformation (12) mit der Kurznachricht (5) übertragen wird, die auf das Vorhandensein der Benutzerdatenkopfinfor m a- tion (11) hinweist, dadurch gekennzeichnet, dass die mehreren Datenfelder (20, 25, 30, 35) innerhalb eines Datenteils (50) der Kurznachricht (5) auße r- halb der Benutzerdatenkopfinformation (11) und der zweiten Kopfinformation (12) übertragen werden und da ss die Signalisierung des Vorhandenseins der mehreren Datenfelder (20, 25, 30, 35) mittels eines Identifikators in der Benutzerdatenkopfinformation erfolgt, indem der Identifikator einen Wert a n- gibt, der gemäß einer Zuordnungstabelle einer RFC - 822 Adressie rung z u- geordnet ist, nach der die Adress - und/oder Identifikationsdaten im Datenteil (50) vorliegen. " 1 - 4 - Die Klägerin hat geltend gemacht, der Gegenstand von Patent - anspruch 1 gehe über den Inhalt der ursprünglich eingereichten Anme l- dung hinaus. Außerdem s ei der Gegenstand des Streitpatents nicht patent fähig . Das Patentgericht hat das Streitpatent antragsgemäß für nichtig e r- klärt. Dagegen wendet sich die Beklagte mit der Berufung, mit der sie we i- terhin die Abweisung der Klage anstrebt und das Streitpaten t ferner mit zwei Hilfsanträgen in geänderter Fassung verteidigt. Die Klägerin tritt dem Rechtsmittel entgegen. Der Senat hat von der Hinzuziehung eines gerichtlichen Sachve r- ständigen abgesehen. Die Beklagte hat ein Privatgutachten von Prof. Dr. - Ing. C . vorgelegt, die Klägerin ein Privatgutachten von Dr. O . . 2 3 4 - 5 - Entscheidungsgründe: Die zulässige Berufung ist unbegründet . I. Das Streitpatent betrifft ein Verfahren zur Übe rtragung von elektronischen Postnachrichten. 1. In der Beschreibung des Streitpatents wird ausgeführt, im Stand der Technik seien verschiedene Verfahren zur Übertragung von Internet - E - Mails (nachfolgend: E - Mails) unter Verwendung des Kurznac h- richtendien stes SMS (Short Message Service) bekannt. Nach den ei n- schlägigen Standards für die Mobilfunksysteme GSM (Global System for Mobile Communications) und UMTS (Universal Mobile Telecommunic a- tions System) müsse hierzu ein Signalisierungseintrag PID (Protocol Id e n- tifier) in einer Kopfinformation der SMS - Kurznachricht (nachfolgend: Kur z- nachricht) auf einen bestimmten Wert eingestellt werden. Der Datenteil der Kurznachricht beginne nach diesen Festlegungen (nachfolgend z u- sammenfassend als SMS - Standard bezeichnet) m it der Zieladresse für die E - Mail. Beim Empfangen einer E - Mail über den Kurznachrichtendienst sei die Zieladresse von einer Netzwerkeinheit durch die Quelladresse des A b- senders ersetzt worden. Optional unterstütze der Standard die Angabe mehrerer, jeweils durch ein Komma voneinander getrennter Zieladressen sowie die Angabe von untereinander durch Sonderzeichen getrennten Datenfeldern für den Titel der Nachricht (Subject) und für den eigentlichen Namen des Absenders (Real Name). In der Streitpatentschrift wird nicht ausdrücklich angegeben, welches technische Problem das Streitpatent betrifft. Aus der Schilderung der mit der Erfindung verbundenen Vorteile und der Ausführungsbeispiele lässt sich entnehmen, dass mit den im SMS - Standard vorgesehenen Datenfe l- 5 6 7 8 - 6 - de rn nicht alle Kopfdatenfelder abgebildet werden können, die bei der Versendung von E - Mails verwendet werden und die im Standard RFC 822 spezifiziert sind. Beispielsweise sieht der SMS - Standard keine Entspr e- chung für das Kopfdatenfeld cc (carbon copy) vor, mit dem Empfänger angegeben werden, die die E - Mail nur zur Kenntnisnahme erhalten sollen. Außerdem stimmen die Regeln, die der SMS - Standard für die Trennung zwischen den einzelnen Feldern vorsieht, nicht vollständig mit den en t- sprechenden Regeln des Standa rds RFC 822 überein. Dies erschwert die Übertragung von E - Mails mittels Kurznachrichten insbesondere dann, wenn die Kommunikationsnetze für die beiden genannten Übertragungsa r- ten nicht vom gleichen Dienstanbieter betrieben werden. Das Streitpatent betri fft vor diesem Hintergrund das technische Pro b- lem, ein Verfahren zur Verfügung zu stellen, mit dem in einer Kurznac h- richt weitere Datenfelder übertragen werden können, die im Standard RFC 822 vorgesehen sind, und so die Übertragung unter Beteiligung unte r- s chiedlicher Dienst anbieter zu erleichtern. 2. Zur Lösung des Problems schlägt das Streitpatent ein Verfa h- ren mit folgenden Merkmalen vor (die abweichende Merkmalsgliederung des Patent gerichts ist in eckigen Klammern wiedergegeben ; in eckigen Klammern und kursiv zum besseren Verständnis die übliche englischspr a- chige Terminologie ): 1. Das Verfahren dient zur Übertragung von elektronischen Postnachrichten [ E - Mail ] (1) unter Verwendung eines SMS - Kurznachrichten dienstes [1], 2. In einem ersten Kommunikat ionsnetz (100) wird eine Kurz - nachricht (5) übertragen, die folgende Daten enthält [2]: a) eine elektronische Postnachricht (1) [2], 9 10 - 7 - b) Adress - und/oder Identifikationsdaten für die Übe r- tragung der elektronischen Postnachricht (1) in e i- nem zweiten Kommuni kationsnetz (200) [2] , c) eine Benutzerdaten - K opfinformation [ User Data Header - UDH ] (11) mit einer Signalisierung des Vo r- handenseins mehrerer Datenfelder (20, 25, 30, 35) [3], d) eine zweite Kopfinformation [ User Data Header I nd i- cator - UDHI ] (12), die auf das Vorhandensein der Benutzer daten - K opfinformation (11) hinweist [4], e) mehrere Datenfelder (20, 25, 30, 35), die die Adress - und/oder Identifikationsdaten umfassen [5]. 3. Die Datenfelder (20, 25, 30, 35) werden innerhalb eines Datenteils (50) auße rhalb der Benutzerdaten - K opfinfor - mation (11) und der zweiten Kopfinformation (12) übertr a- gen [5]. 4. Die Signalisierung des Vorhandenseins der Datenfelder (20, 25, 30, 35) erfolgt mittels eines Identifikators in der Benutzerdaten - K opfinformation [6]. a) D ieser Identifikator gibt einen Wert an, der gemäß einer Zuordnungstabelle einer RFC - 822 - Adressie - rung zugeordnet ist [6]. b) Die Adress - und/oder Identifikationsdaten im Date n- teil (50) liegen nach dieser RFC - 822 - Adressierung vor [6]. - 8 - Ein Beispiel für d ie in Patentanspruch 1 vorgesehene Anordnung der einzelnen Datenfelder ist in Figur 2 der Streitpatentschrift veranschaulicht: 3. Einige Merkmale bedürfen näherer Erörterung. a) Das Verfahren nach dem Streitpatent ermöglicht es, Inform a- tionen zwisc hen zwei Kommunikationsteilnehmern zu übertragen, von d e- nen der eine einen Kurznachrichtendienst, der andere hingegen einen Dienst für elektronische Postnachrichten, beispielsweise zur Übertragung von E - Mails , nutzt. Das Verfahren kann für beide Übertragun gsrichtungen genutzt werden, also sowohl für den Versand einer Kurznachricht, die als E - Mail empfangen wird, als auch für den Versand einer E - Mail , die als Kurznachricht empfangen wird. 11 12 13 - 9 - Die in der Streitpatentschrift geschilderten Ausführungsbeispiele b e- treffen den Versand einer E - Mail unter Nutzung eines Kurznachrichte n- dienstes nach dem SMS - Standard. Der Gegenstand von Patent - anspruch 1 ist jedoch, wie in der Beschreibung ausdrücklich klargestellt wird, weder auf die Nutzung von Kurznachrichten in einem GSM - Mobilfunknetz noch auf den Versand von Internet - E - Mails beschränkt, sondern umfasst auch die Nutzung eines anderen SMS - Kurznachrichten - dienstes zur Versendung einer anderen Art von elektronischer Postnac h- richt (Abs. 50). Für den Aufbau einer nach dem patentgemäßen Verfahren übertr a- genen elektronischen Postnachricht ergeben sich gewisse Vorgaben aus der in Merkmalsgruppe 4 enthaltenen Bezugnahme auf den Standard RFC 822 ( Standard for the Format of ARPA Internet Text Messages, K12), der Vorgaben über die Anordnung von Daten in einer zur Versendung über das Internet geeigneten Nachricht und die hierfür zu verwendenden Sonderzeichen enthält und unter anderem verschiedene Datenfelder zur Adressierung der Nachricht vorsieht. b) Für den Fall, dass die z u übertragende E - Mail mehr Zeichen umfasst als eine Kurznachricht aufnehmen kann - der SMS - Standard sieht für eine Kurznachricht maximal 160 Zeichen vor - , sieht das Streitpatent im zweiten Ausführungsbeispiel eine dritte Kopfinformation (13) vor, aus der ersichtlich ist, dass der Inhalt der E - Mail auf mehrere Kurznachrichten verteilt worden ist. Der Einsatz dieser dritten Kopf information ist lediglich in Patentanspruch 9 und den darauf zurückbezogenen Patentansprüchen zwingend vorgesehen, nicht aber in Pa tentanspruch 1. c) Die Zahlwörter, die im Zusammenhang mit der in der B e- schreibung als " erste " Kopfinformation bezeichneten Benutzer daten - K opfinformation (11) und der " zweiten " Kopfinformation (12) verwendet 14 15 16 17 - 10 - werden, dienen nur der Unterscheidung der bei den Informationseinheiten und haben keine Bedeutung für die Reihenfolge, in der diese übermittelt werden. Bei den in der Streitpatentschrift geschilderten Ausführungsbeispi e- len, die in den Figuren 2 und 3 illustriert sind, ist die " zweite " Kopfinform a- t ion (12) jeweils vor der " ersten " Kopfinformation (11) angeordnet. Diese Reihenfolge wird in der Beschreibung als vorzugswürdig bezeichnet (Abs. 45 Z. 12 f.), in Patentanspruch 1 aber nicht zwingend vorgeschri e- ben. Entsprechendes gilt für die im zweiten Au sführungsbeispiel zusätzlich eingesetzte " dritte " Kopfinformation (13) , die nur nach Patentanspruch 9 und den darauf bezogenen weiteren Patentansprüchen zwingend vorg e- sehen ist. Diese kann nach den Ausführungen in der Beschreibung auch vor der " ersten " Kop finformation a ngeordnet werden (Abs. 45 Z. 10 bis 12). Patentanspruch 1 lässt darüber hinaus auch die Möglichkeit offen, die " dritte " Kopfinformation an den Anfang der Kurznachricht zu stellen. d) Die in Merkmalsgruppe 4 vorgesehene Signalisierung des Vorhandenseins mehrerer Datenfelder mittels eines Identifikators, der einen Wert angibt, der gemäß einer Zuordnungstabelle einer RFC - 822 - Adressierung zugeordnet ist, und die entsprechende Anordnung der Adress - und Identifikationsdaten im Datenteil kann, wi e sich aus der B e- schreibung des Streitpatents ergibt, in der Weise erfolgen, dass ein b e- stimmtes Feld in der Benutzerdaten - Kopfinformation auf das Vorhande n- sein von RFC - 822 - Angaben im Datenteil hinweist und dass die einzelnen Angaben im Datenteil durch Sch lüsselwörter gekennzeichnet und von - einander getrennt werden. In einem in der Streitpatentschrift geschilderten ersten Ausführung s- beispiel we rden als Schlüsselwörter in RFC 822 definierte Feldnamen wie " To " , " From " und " Subject " eingesetzt (Abs. 28 bis 31). Als zusätzliche 18 19 20 - 11 - Möglichkeit wird aufgezeigt, die einzelnen Datenfelder mit einem Tre n- nungszeichen abzuschließen, damit die Schlüsselwörter auch innerhalb der Datenfelder enthalten sein können (Abs. 34). Als weitere vorteilhafte Ausgestaltung wird ein zweite s Ausführungsbeispiel geschildert, bei dem den in RFC 822 vorgesehenen Schlüsselwörtern anhand einer Referen z- tabelle Binärcodes zugeordnet sind , um die Zahl der übermittelten Zeichen zu reduzieren (Abs. 38). Die Verwendung von Schlüsselwörtern ist i n P a- tent anspruch 2 vorgesehen, ihre C odierung in Patentanspruch 3. Entgegen dem Vorbringen der Beklagten in der mündlichen Verhan d- lung vor dem Senat kann weder den erwähnten Passagen in der B e- schreibung noch dem sonstigen Inhalt der Streitpatentschrift entnommen werden, dass die in Merkmal 4 a vorgesehenen Zuordnungstabellen au s- schließlich so gestaltet werden dürfen , dass die Verwendung von Schlü s- selwörtern entbehrlich ist. Zwar mag die in der mündlichen Verhandlung aufgezeigte Möglichkeit, dem Identifi kator nicht nur einen allgemeinen Hinweis auf eine RFC - 822 - Adressierung, sondern einen Hinweis auf eine fest definierte Datenstruktur zuzuordnen, die die Verwendung von Schlü s- selwörtern innerhalb der Benutzerdaten entbehrlich macht, vo m Gege n- stand von Pate ntanspruch 1 umfasst sein, der - anders als Patenta n- spruch 2 - die Verwendung von Schlüsselwörtern nicht zwingend vor - schreibt. Aus den bereits erwähnten Passagen in der Beschreibung und aus dem Inhalt der Patentansprüche 2 und 3 ergibt sich jedoch, dass d er Gegenstand des Streitpatents nicht auf solche Ausgestaltungen b e- schränkt ist, sondern auch Verfahren umfasst, bei denen Datenfelder durch Schlüsselwörter gekennzeichnet und optional auch voneinander getrennt werden. Eine konkrete Möglichkeit, die Daten so anzuordnen, dass Schlüsselwörter nicht erforderlich sind, wie sie die Beklagte in der mündlichen Verhandlung vor dem Senat aufgezeigt hat, wird in der Strei t- patentschrift ohnehin nicht offenbart. 21 - 12 - II. Das Patentgericht hat seine Entscheidung im Wesen tlichen wie folgt begründet: Der Gegenstand des Streitpatents sei dem Fachmann, einem Diplom ingenieur der Fachrichtung Nachrichtentechnik mit Erfahrung auf den Gebieten der Mobilfunkkommunikation und der elektronischen Date n- netze und umfassenden Kenntn issen der dabei zum Einsatz gelangenden Datenstrukturen und deren Standardisierung, durch den SMS - Standard (K5) in Verbindung mit seinem Fachwissen und Fachkönnen nahegelegt worden. Aus dem SMS - Standard sei ein Verfahren mit den Merkmalen 1 bis 2 d [1 bis 4] bekannt gewesen. Dieses Verfahren weise ersichtlich Nachteile auf, weil nur ein Teil der möglichen Kopfdatenfelder einer E - Mail unterstützt werde. Anregungen zu Verbesserungen habe der Fachmann bereits dem SMS - Standard entnommen. Dieser sehe zwei un terschiedliche Mechanis - men zur Verknüpfung zwischen dem in der Benutzerdaten - Kopf informa - tion (UDH) enthaltenen Informationselementindikator (IEI) und den zu - gehörigen Daten vor. Die Daten, auf die der Informationselement indikator (IEI) verweise, befänd en sich entweder in der Benutzerdaten - Kopfinfor ma - tion selbst oder aber im daran anschließenden Nutzdatenteil . Die zweite Möglichkeit werde im SMS - Standard für die zur Datenübertragung auf die SIM - Karte ( S ubscriber I dentity M odule) bestimmte n SIM Toolkit Security Header genutzt. Eine solche Datenstruktur habe sich dem Fachmann a n- geboten, um die genannten Unzulänglichkeiten bei der Übertragung von elektronischen Postnachrichten mittels Kurznachrichten zu vermeiden. Der Fachmann habe die grundsätzliche Gleic hartigkeit der Datenstrukturen für die Übertragung eines SIM - Toolkit und die Übertragung einer E - Mail e r- kannt. Deshalb habe es für ihn nahegelegen, die Datenfelder nach dem gleichen Muster anzuordnen. Dem stehe nicht entgegen, dass die übe r- tragenen Daten a uf den beiden genannten Einsatzfelder n zu unterschie d- 22 23 24 - 13 - lichen Zwecken und an unterschiedliche Empfänger übermittelt würden. Ausschlaggebend sei, dass die übertragenen Daten in ihrer Struktur übe r- einstimmten. III. Diese Beurteilung hält der Überprüfung im Berufungsverfa h- ren jedenfalls im Ergebnis stand . 1. Der Gegenstand der erteilten Fassung von Patentanspruch 1 ist nicht patentfähig . a) Wie das Patentgericht im Einzelnen zutreffend dargelegt hat, ist in dem Standard 3G TS 23.040 Version 3.2.0, Oktob er 1999 (K5, SMS - Standard) in Kapitel 3.8 (K5 S. 21 f.) ein Verfahren zur Übertragung von E - Mails unter Verwendung des dort definierten Kurznachrichtendienstes in beide Richtungen bekannt, das ein ige , aber nicht alle Merkmale von Patent anspruch 1 aufweist . Für den Versand von E - Mails ist in Kapitel 3.8 der Einsatz einer Kurznachricht mit einer Struktur vo r gesehen, wie sie allgemein in Kap i- tel 9.2.2 (K5 S. 36 ff.) für Nachrichten definiert ist. In Betracht kommen dafür die Nachrichtentypen SMS - Deliver (K5 Kap. 9.2.2.1, S. 37) für Nac h- richten vom Servicecenter (SC) zur Mobilstation (MS) und SMS - Submit (K5 Kap. 0.2.2.2, S. 40 f.) für Nachrichten in umgekehrter Richtung. Für beide Typen sind mehrere Datenfelder definiert, die nach einem vorgeg e- benen Schem a Send e - und Adressierungsinformationen enthalten. An diese Daten schließt sich das Feld TP - User - Data an, das die Nutzdaten, also die eigentliche Nachricht enthält. Dieses Feld kann weitere Kopf infor - mationen (User Data Header) enthalten, deren Vorhandens ein durch das Feld TP - User - Data - Header - Indicator angezeigt wird (K5 Kap. 9.2.3.23, S. 61). Für diese zusätzlichen Kopfinformationen ist ebenfalls eine feste Struktur definiert. Diese besteht aus einer Abfolge einzelner Information s- 25 26 27 28 - 14 - elemente, denen jeweils e in Identifikationsmerkmal und eine Längen - angabe vorangestellt sind (K5 Kap. 9.2.3.24, S. 61 ff.). Für den Versand von E - Mails ist in K5 ergänzend vorgesehen, dass das Feld TP - PID einen Wert enthält, der auf das Vorhandensein einer E - Mail hinweist (K5 Kap. 3.8, S. 21). Ferner ist mindestens ein Feld vorg e- sehen, das die Adresse des Empfängers oder des Absenders der E - Mail enthält. Die Angabe mehrerer Adressen ist möglich; in diesem Fall können die ein zelnen Adressen jeweils durch ein Komma voneinander g etrennt werden. Möglich ist auch die Übertragung von Namensangaben im Kla r- text (real name) und von Angaben zum Betreff der E - Mail (subject). Die se Angaben werden von den Adressangaben durch runde Klammern oder Rauten und untereinander durch eine doppelte R aute getrennt (K5 Kap. 3.8.2, S. 22). Alle diese D aten sind Bestandteil der Nutzdaten ( des Feldes TP - User - Data ) und von der eigentlichen Nachricht durch ein Lee r- zeichen abgetrennt (K5 Kap. 3.8.1, S. 21). Ihre Anordnung in de r Benu t- zer daten - K opfinformation ( UDH ) ist in K5 nicht vorgesehen. Entgegen dem Vorbringen der Beklagten in der mündlichen Verhan d- lung vor dem Senat können die Festlegungen in Kapitel 3.8 des SMS - Standards (K5) nicht dahin verstanden werden, dass die genannten Adressdaten zwingend in d en Kopfdaten der Kurznachricht - also auße r- halb der Nutzdaten - zu übermitteln sind. Aus den Ausführungen in Kapitel 3.8.1 (K5 S. 21) ergibt sich vielmehr, dass die Übermittlung jedenfalls auch in der Weise erfolgen kann, dass die für die Adressierung vorg es e- henen Kopf datenfelder TP - OA und TP - DA die Adresse eines Gateway enthalten und die E - Mail - Adresse des Empfängers bzw. Absenders in der aufgezeigten Weise - also getrennt durch ein Leerzeichen - am Anfang der Nutzdaten hinzugefügt wird. Für die zusätzlic h möglichen Angaben zu su b ject und real name sind die Kopfdatenfelder TP - OA und TP - DA ohn e- hin nicht geeignet. Dass die in Kapitel 3.8 vorgesehenen E - Mail - Adress - 29 30 - 15 - Informationen am Prioritätstag tatsächlich in den Nutzdaten von Kurznac h- richten übertragen word en sind, wie dies auch in der Streitpatentschrift dargestellt wird, hat auch die Beklagte nicht in Zweifel gezogen. Damit ist ein Verfahren mit den Merkmalen 1, 2, 2 a, 2 b, 2 e und 3 offenbart. Eine Kurznachricht mit dem in Kapitel 3.8 vorgesehenen Auf bau enthält eine E - Mail und Adressdaten für deren Übertragung. Nicht offenbart sind hingegen die Merkmale 2 c und 2 d. Zwar sieht K5 die Möglichkeit vor, eine Benutzerdaten - K opfinformation zu übertragen und auf deren Vorhandensein in einer " zweiten " Ko pfinformation - dem Feld TP - User - Data - Header - Indicator - hinzuweisen. Die Nutzung dieser Möglichkeit zur Übertragung von Adress - oder Identifikationsdaten für die Übertragung einer E - Mail ist in dem hierfür einschlägigen Kapitel 3.8 j e- doch nicht vorgesehen . Die für die Adressierung der E - Mail verwendeten Angaben werden nicht in der Benutzerdaten - Kopfinformation und der d a- für vorgesehenen Struktur übertragen, sondern in den daran anschließe n- den Nutzdaten. Die in Kapitel 3.8 vorgesehene Datenstruktur - Trennu ng einzelner Adressen durch Komma, Trennung der übrigen Angaben durch runde Klammern und Rauten und Trennung der Adressdaten von der Nachricht durch Leerzeichen - könnte zwar als besonders definierte B e- nutzerdaten - K opfinformation im Sinne des Streitpatents angesehen we r- den, deren Vorhandensein durch die spezifische Belegung des Feldes TP - PID angezeigt wird. Dies ist indes keine Benutzerdaten - K opfinformation im Sinne von Merkmal 2 c des Streitpatents, weil sie nicht das Vorhande n- sein von an anderer Stelle an geordneten Datenfeldern signalisiert, so n- dern diese Datenfelder selbst enthält. Jedenfalls nicht vollständig offenbart ist ferner die Merkmalsgru p- pe 4, wonach mittels eines Identifikators in der Benutzerdaten - K opfinformation darauf hingewiesen wird, das s mehrere Datenfelder vo r- 31 32 33 - 16 - liegen, die Adressierungsdaten nach dem Standard RFC 822 enthalten. In K5 ist zwar vorgesehen, dass d er zur Benutzerdaten - Kopfinformation g e- hörende Informationselement in dikator ( IEI ) Angaben über die Art der übermittelten Benutzer daten - K opfinformationen enthält (K5 S. 64). Ein Wert, der auf das Vorhandensein von RFC - 822 - Adressdaten hinweist, ist dort aber nicht de finiert. b) Zutreffend ist das Patentgericht zu dem Ergebnis gelangt , dass der Gegenstand von Patentanspruch 1 durch den Stand der Technik nahe gelegt war. (1) Für den Fachmann, einen Diplomingenieur der Fachrichtung Nachrichtentechnik mit Erfahrung auf den Gebieten der Mobilfunk - und Internet kommunikation und der dafür gebräuchlichen Standards und D a- tenstrukturen, w ar aus K5 erkennbar, dass die dort offenbarte Datenstru k- tur nicht geeignet ist, alle im Standard RFC 822 vorgesehenen Daten - felder abzubilden. Dies gilt nicht nur für das in K5 (S. 21) ausdrücklich als nicht unterstützt bezeichnete Feld " cc " , sondern auch für a ndere in RFC 822 vorgesehene (K 12 S. 20 ff.) Felder wie " bcc " , " date " , " reply - to " oder " message - id " und erst recht für die nach diesem Standard möglichen (K12 S. 25) benutzerdefinierten Felder. Dies gab dem Fachmann Vera n- lassung, nach Wegen zu suchen, auch diese Informationen oder zumi n- dest einzelne von ihnen (wie insbesondere d a s häufig benutzte cc - Feld) in strukturierter Information in einer Kurznachricht zu übertragen. Die im SMS - Standard vorgesehene Beschränkung auf 160 Zeichen pro Kurznachrich t stellte keinen grundsätzlichen Hinderungsgrund dar. Die Verkettung mehrerer Kurznachrichten ist in K5 (S. 21) ausdrücklich vorg e- sehen und kann schon deshalb geboten sein, weil der Inhalt einer E - Mail diese Grenze nicht selten überschreitet. Angesichts de ssen lag es nahe, diese - ohnehin nur in Patent anspruch 9 und den darauf zurückbezogenen 34 35 36 - 17 - Patentansprüchen vorgesehene - Möglichkeit auch zur Übertragung u m- fangreicher Adressierungs - und Identifikationsdaten zu nutzen. (2) Zur Erreichung dieses Ziels la g es nahe, Mechanismen zu nu t- zen, die in K5 bereits vorgesehen waren. Zwar mag es daneben eine theoretisch unbegrenzte Anzahl von mög lichen weiteren Lösungsansätzen gegeben haben. Lösungsansätze, die eine grundlegende Änderung des etablierten SMS - Stan dards erforde r- ten, hatten aber allenfalls geringe Aussicht auf praktische Umsetzbarkeit, zumal der mit dem patentgemäßen Verfahren erreichbare Zusatznutzen im Vergleich zu dem in K5 vorgesehenen Verfahren zwar nicht unbede u- tend sein mag, sich aber doch in überschaubarem Rahmen hält. Der an einer praktischen Umsetzbarkeit interessierte Fachmann hatte angesichts dessen Anlass, sich vorrangig mit Ansätzen zu befassen, die mit keiner Änderung oder allenfalls mit einer möglichst geringfügigen Er gänz ung des vorha ndenen Standards verbunden waren. Dafür bot es sich an, sich i n- nerhalb der in K5 vorgegebenen Strukturen zu bewegen. (3) Mit Hilfe der in K5 vorgesehenen Mechanismen kommen obje k- tiv im Wesentlichen drei Möglichkeiten in Betracht: Zum einen konnte das in K5 vorgeschlagene Verfahren dahin erwe i- tert werden, dass am Beginn der Nutzdaten - vor dem Leerzeichen, das den Beginn der eigentlichen Nachricht anzeigt - weitere Daten angeordnet werden. Hierzu hätten geeignete Zeichen zur Trennung der einzelnen D a- te nfelder und zur Kennzeichnung von deren Bedeutung definiert werden müssen, wie dies in K5 (Kap. 3.8.2, S. 22) für die Datenfelder " subject " und " real name " sowie für ein optionales Steuerzeichen ( c ontrol f lag) b e- reits erfolgt war. 37 38 39 40 - 18 - Alternativ konnte di e in K5 optional vorgesehene Benutzerdaten - Kopfinformation ge nutz t werd en. Hierfür hätte die bereits definierte Wert e- liste für den Informationselementin dikator IEI ( K5 S. 64) um Einträge e r- weitert werden müssen, die auf das Vorhandensein von Adress - und Id e n- tifikationsdaten nach dem Standard RFC 822 hinweisen. Hierfür kamen die Hexadezimalwerte 0A bis 6F (dezimal 10 bis 111) und E0 bis FF (d e- zimal 224 bis 255) in Betracht, die in K5 als für zukünftigen Gebrauch r e- serviert ausgewiesen werden. Eine Strukturie rung in dieser Weise war wenige Wochen vor dem Prioritätstag Gegenstand eines Änderungs - vorschlags an die Teilnehmer der zuständigen Untergruppe des Standa r- disierungsgremiums (Change Request K6) . Darin wurde angeregt , die durch den SMS - Standard unterstütze n Fel der " address " , " real name " und " subject " nicht mehr im Text der Kurznachricht, sondern in der Benutze r- daten - Kopfinformation (UDH) anzuordnen und hierfür aus der in K5 def i- nierten Werteliste für den Informationselementin dikator (IEI) die bislang reserv ierten Einträge 20 bis 22 (dezimal 32 bis 34) einzuset zen sowie die ebenfalls noch nicht genutzten Einträge 23 bis 27 (35 bis 39) ausdrücklich für die spätere Nutzung im Zusammenhang mit E - Mail - Parametern zu r e- servieren. Schließlich war eine Aufteilung der Daten zwischen der Benutzer - daten - Kopfinformation und dem Nutzdatenbereich denkbar , wie sie in K5 für SIM Tool Security Header s vorgesehen ist. Bei dieser Struktur, der in K5 (S. 6 4 ) die Identifikationswerte 70 bis 7F (112 bis 127) zugewiesen sind, wer den die den eigentlichen Nutzdaten (Secured Data) vorangestel l- ten Befehlsk opfd aten (Command Header) - mit Ausnahme des in den I n- formationselementin dikator (IEI) " verlagerten " ersten, das Befehlsd ate n- paket als solches identifizierenden Oktetts (Command Pack et Identifier ­ CPI) - nicht in der Benutzerdaten - Kopfinformation , sondern am Beginn 41 42 - 19 - des unmittelbar daran anschließenden Teils des Feldes TP - User - Data a n- geordnet (K5 Kap. 9.2.3.24.7, S. 69 f.). (4) Es kann dahingestellt bleiben, ob der Fachmann Anlass hatte, den dritten Weg zu beschreiten, den das Patentgericht als naheliegend und zielführend angesehen hat. Der Fachmann hatte jedenfalls Anlass, neben dem in K6 aufgezeigten zweiten Weg auch den eng an K5 orientie r- ten ersten Weg in Betracht zu ziehen. Be reits dadurch war der Gege n- stand des Streitpatents nahegelegt. (a) Entgegen der Auffassung der Beklagten war keiner dieser Lösungswege durch den Stand der Technik als vorzugswürdig vorgeg e- ben. Die in K5 vorgesehene rudimentäre Strukturierung der Date n ist zwar mit dem Nachteil verbunden, dass es bei der automatisierten Verarbeitung der Daten zu Schwierigkeiten kommen kann. Dieser Umstand, der zum Anlass für den Änderungsvorschlag K6 genommen wurde, gab dem Fach - mann jedoch keine Veranlassung, die Anor dnung der Daten entsprechend dem in K5 vorgesehenen Grundmuster von vornherein zu verwerfen und ausschließlich dem in K6 vorgezeigten alternativen Konzept Beachtung zu schenken. Der in K6 vorgeschlagene neue Ansatz , der sich auf die im SMS - Standard ohnehin schon vorgesehenen Felder (address, real name, subject) bezog und die Einbeziehung weiterer Angaben allenfalls als sp ä- ter zu realisierende Option vorsah, war nämlich seinerseits mit Folgepro b- lemen verbunden. Dies ergibt sich aus dem bis zum 16. Dezember 1 999 angefallenen, auf K6 Bezug nehmenden E - Mail - Verkehr zwischen den Teilnehmern de r zuständigen Untergruppe des S t andardi sierungsgrem i- ums (K7), dessen öffentliche Zugänglichkeit am Prioritätstag die Parteien nicht in Zweifel gezogen haben und von der der Senat ausgeht . Dort wu r- de aufgezeigt, dass der Versand von Kurznachrichten, deren Benutzer - 43 44 45 - 20 - Kopfdaten die Höchstgrenze von 160 Zeichen pro Kurznachricht übe r- schreitet, nicht ohne weiteres möglich ist, weil eine Verkettung mehrerer Kurznachrichten im SMS - Sta ndard nur für den Fall vorgesehen war , dass die Länge des Datenteils die genannte Höchstgrenze übersteigt. Angesichts dessen war weder durch K6 noch die nachfolgenden E - Mail - Diskussi on eine Abkehr von dem bisher im SMS - Standard vorges e- henen Ansatz vorg ezeichnet. Für eine engere Orientierung an K5 spr a- ch en der bereits erwähnte Gesichtspunkt, die erforderlichen Ergänzungen des vorhandenen Standards möglichst gering zu halten, und die besseren Möglichkeiten ein er Kompatibilität mit vorhandenen Geräten und Anwe n- dungen. Angesichts der insgesamt überschaubaren Zahl von Lösungs - ansätzen, die bei der gebotenen Orientierung am vorhandenen Standard in Betracht kamen, hatte der Fachmann mithin Veranlassung, jeden dieser Ansätze in Betracht zu ziehen. (b) Bei der danach nahegelegten Befassung mit der Möglichkeit, die in K5 vorgesehene Anordnung der Adress - und Informationsdaten im Datenteil der Kurznachricht so zu erweitern, dass weitere in RFC 822 vo r- gesehene Felder eingesetzt werden können, lag es für den Fachma nn nahe, die in K5 ( Kap . 3.8.2.1 und 3.8.2.2, S. 22) für die Felder " subject " und " real name " vorgesehene Vorgehensweise zu übernehmen, also die einzelnen Angaben am Anfang des Datenteils anzuordnen und durch def i- nierte Zeichen oder Zeichenfolgen voneinand er zu trennen. Bereits damit gelangte er zu der in Merkmal 4 b des Streitpatents vorgesehenen Anor d- nung der Daten. Den in K5 vorgesehenen Trennzeichen kommt hierbei die Funktion von Schlüsselwörtern zu, weil sie die einzelnen Datenfelder vo n- einander trenne n und zusammen mit der Definition in K5 deren Bedeutung festlegen. 46 47 - 21 - (c) In Weiterverfolgung dieses durch K5 nahegelegten Ansatzes stand der Fachmann lediglich noch vor der Aufgabe, eine Kurznachricht des neu definierten Typs von einer Kurznachricht zu unterscheiden, bei der die Adressierung ausschließlich nach den bisherigen Festlegungen in K5 erfolgt. Auch zur Lösung dieser Teilaufgabe stand ihm aufgrund der Festlegungen in K5 eine überschaubare Anzahl an Möglichkeiten zur Ve r- fügung. Theoretisch kam in Betracht, einen entsprechenden Hinweis bereits in dem Feld TP - PID in den Kopfdaten der Kurznachricht vorzusehen, also zusätzlich zu dem in K5 für die Übertragungsart " Internet Electronic Mail " vorgesehenen Wert 10010 einen weiteren Wert zu belegen u nd diesem die Bedeutung " RFC 822 Mail " oder dergleichen zuzuordnen. Als mindestens gleichwertige Alternative kam aber in Betracht, es für beide Arten von Nachrichten bei der Zuordnung zu dem Typ " Internet Electronic Mail " zu belassen und ein Unterschei dungskriterium auf einer logisch nachgeordneten Ebene hinzuzufügen. Eine auf der Hand liegende Möglichkeit hierzu bot K5 durch die Benutzerdaten - Kopfinformationen, in denen grundsätzlich beliebige Datenfelder definiert werden konnten. Dies ist die in den M erkmalen 2 c, 2 d und 4 a vorgesehene Vorgehensweise. Anlass, sich mit dieser Alternative zu befassen, gab auch der am Beginn der E - Mail - Diskussion (K7) unterbreitete Vorschlag, einen einzigen Identifikator vorzusehen, der sich auf einen RFC - 822 - Header bezieht. Dem steht nicht entgegen, dass dieser Vorschlag in den nachfolgenden Diskussionsbeiträgen nur in Zusammenhang mit dem Ansatz erörter t wu r- de , auch die Adress - und Identifikationsdaten in den Benutzerdaten - Kopfinformationen an zu ordnen. Die Verengung auf dieses Thema lag schon deshalb nahe, weil Ausgangspunkt der E - Mail - Diskussion der in K6 48 49 50 51 - 22 - enthaltene Vorschlag war, die im SMS - Standard vorgesehenen drei D aten felder in die Benutzerdaten - Kopfinformation zu verlagern. Der Fach - mann, der sich mit dem dem Streitpatent zugrunde liegenden technischen Problem befasste und ausgehend von K5 zu der Frage gelangt war, wie eine vom bisherigen Standard abweichende Anordnung der in den Nut z- daten enthaltenen Adress - und Identifikationsdaten signalisiert werden kann, hatte hingegen Anlass, die in K7 vorgeschlagene Art der Signalisi e- rung auch in diesem Kontext heranzuziehen. (5) Eine abweichende Beurteilung kann entgegen der Auffa s- sung des von der Beklagten beauftragten Privatgutachters nicht auf die Erwägung gestüt zt werden, der Lösungsvorschlag des Streitpatents b e- deute eine Abkehr von allem Vorbekannten. Das im Streitpatent geschützte Verfahren führt nicht zu einer Abkehr von der im SMS - Standard vorgesehenen Vorgehensweise, sondern nutzt im Standard vorgesehen e Mechanismen in bekannter Weise , um zuvor bestehende Beschrän kungen zu überwinden. Aus dem Umstand, dass diese Beschränkungen im SMS - Standard in Kauf genommen worden waren , kann nicht gefolgert werden, dass ein leistungsfähigeres Verfahren aus Sicht des Fachmanns als technisch nicht erreichbar anzusehen war. Wie auch der Privatgutachter der Beklagten ausführt, beruhen die Festl e- gungen des SMS - Standards auch auf Design - und Effizienzüberlegungen. Von diesen Überlegungen hat sich das Streitpatent teilweise gelöst, indem es zu Gunsten einer erweiterten Funktionalität einen komplexeren Aufbau der Kopf - und Benutzer daten in Kauf nimmt. Für die Beurteilung der erfi n- derischen Tätigkeit kommt dem nur insoweit Bedeutung zu, als die U m- setzung dieser neuen Designvor gabe technische Mittel erforderte, die durch den Stand der Technik nicht nahegelegt waren. Letzteres ist aus den oben dargelegten Gründen hier nicht der Fall. 52 53 - 23 - Den vom Privatgutachter der Beklagten aufgezeigten und von der Beklagten in der mündlichen Ver handlung vor dem Senat zusätzlich he r- vorgehobenen Unterschieden zwischen der Datenstruktur ein es SIM Too l- kit Security Header s und der Datenstruktur nach dem Streitpatent kommt keine ausschlaggebende Bedeutung zu. Der Fachmann hatte aus den oben genannten G ründen auch ohne nähere Befassung mit jener Struktur Anlass, den SMS - Standard in der im Streitpatent beanspruchten Weise fortzuentwickeln. Er hatte hingegen keinen Anlass, eine aufgrund dieser Überlegungen aufgefundene Datenstruktur zusätzlich darauf zu üb erpr ü- fen, ob sie der Struktur des SIM Toolkit Security Header entspricht, und sie zu verwerfen, wenn dies nicht der Fall ist. Wie auch die Beklagte nicht in Zweifel zieht, dient der SIM Toolkit Security Header einem grundlegend anderen Einsatzzweck als die Datenstruktur für den Versand von E - Mails. Angesichts dessen bestand keine Veranlassung, auf eine möglichst enge Ähnlichkeit dieser beiden Datenstrukturen zu achten. 2. Dass der Gegenstand der auf Patentanspruch 1 zurück - bezogenen übrigen Patentansprüc he hinsichtlich der erfinderischen Täti g- keit abweichend zu beurteilen wäre, ist weder geltend gemacht noch sonst ersichtlich. Zu Recht hat das Patentgericht das Streitpatent deshalb auch insoweit für nichtig erklärt. Die Ausführungen in dem von der Bekl agten vorgelegten Privatgu t- achten, wonach es sich bei der in Patentanspruch 3 vorgesehenen Codi e- rung der Schlüsselwörter für die Bezeichnung der einzelnen Adressfelder um " einen cleveren Ansatz " handle, führen insoweit nicht zu einer anderen Beurteilung. D ie Verwendung von codierten Schlüsselwörtern zur Abgre n- zung und Identifikation der einzelnen Datenfelder ist, wie oben dargelegt wurde, bereits in den Kapiteln 3.8.2.1 und 3.8.2.2 des SMS - Standards (K5 S. 22 ) vorgesehen. 54 55 56 - 24 - 3. Hinsichtlich der mit den Hil fsanträgen verteidigten Fassu n- gen von Patentanspruch 1 ergibt sich ebenfalls keine abweichende Beu r- teilung. a) Nach Hilfsantrag 1 soll Patentanspruch 1 am Ende wie folgt ergänzt werden: " , wobei die einzelnen Datenfelder (20, 25, 30, 35) durch Schlüssel wörter voneinander unterschieden werden, wobei jedem Datenfeld ein Schlüsse l- wort zugeordnet ist, wobei die einzelnen Datenfelder (20, 25, 30, 35) nicht nur über die Schlüsselwörter eindeutig gekennzeichnet werden, sondern auch voneinander getrennt werden. " Die Unterscheidung und Trennung der Datenfelder durch Schlüsse l- wörter ist, wie bereits mehrfach ausgeführt, schon i m SMS - Standard (K5 S. 22 ) vorgesehen. Die dort als Schlüsselwörter vorgesehenen Zeichen (runde Klammern, Raute, doppelte Raute) dienen so wohl der Trennung der einzelnen Datenfelder als auch - zusammen mit den Festlegungen in K5 - deren Identifizierung. b) Nach Hilfsantrag 2 soll Patentanspruch 1 wie folgt ergänzt werden: - Nach den Worten " mittels eines Identifikators " wird eingefügt: " in einem Kennzeichnungsdatenfeld " . - Am Ende des Textes wird angefügt: " , wobei das Kennzeichnungsdatenfeld (15) von einem zweiten Längen datenfeld (45) gefolgt wird, das die Länge IEIDL (Information Element Identifier Data Length) eines dritten Längendat enfeldes ( 46) angibt und wobei das dritte Längendatenfeld (46) die Länge der Daten felder (20, 25, 30, 35) im Datenteil (50) angibt. " 57 58 59 60 - 25 - Auch mit diesen zusätzlichen Merkmalen ist der Gegenstand des Streitpatents durch den Stand der Technik nahegelegt. Die aus den oben genannten Gründen durch den Stand der Technik nahegelegte Signalisierung der RFC - 822 - Adressierung mittels eines Ide n- tifikators in den Benutzerdaten - Kopfinformationen hat nach dem SMS - Standard zwangsläufig zur Folge, dass der Identifikat or in einem Ken n- zeichnungsdatenfeld angeordnet ist und dass zusätzlich zum Identifikator ein Längendatenfeld (IEIDL) und ein weiter es Datenfeld zur Verfügung stehen , dessen Inhalt beliebig fest gelegt werden kann. Ob dieses Feld, das zur Übertragung der Ad ressierungs - und Identifikationsdaten nicht be - nötigt wird, leer bleibt oder für andere Zwecke genutzt wird, ist eine Frage der zweckmäßigen Ausgestaltung. Die mit Hilfs antrag 2 beanspruchte V a- riante, in diesem Feld die Länge der in den Nutzdaten angeordn eten Adress - und Identifikationsdaten anzugeben, hält sich im Rahmen der hierfür durch den SMS - Standard nahegelegten Möglichkeiten. IV. Die Kostenentscheidung beruht auf § 121 Abs. 2 PatG und § 97 Abs. 1 ZPO. Meier - Beck Keukenschrijver Mühlens Grabin ski Bacher Vorinstanz: Bundespatentgericht, Entscheidung vom 10.02.2010 - 5 Ni 33/09 (EU) - 61 62 63

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