ECLI:DE:BGH:2016:290916UXZR58.14.0 BUNDESGERICHTSHOF I M N AMEN DES V OLKES URTEIL X ZR 58/14 Verkündet am: 29. September 2016 Anderer Justiz angestellte als Urkundsbeamt in der Geschäftsstelle in der Patentnichtigkeitssache - 2 - ECLI:DE:BGH:2016:290916UXZR58.14.0 Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verh andlung vom 29. September 2016 durch d ie Richter am Bundesgerichtshof Dr. Bacher , Gröning, Dr. Grabinski und Hoffmann sowie die Richterin Dr. Kober - Dehm für Recht erkannt: Auf die Berufung der Beklagten wird das Urteil des 2. Senats (Nichtigkeitssenats) d es Bundespatentgerichts vom 30. Mai 2014 abgeändert. Das europäische Patent 1 622 826 wird mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland für nichtig erklärt, soweit sein G e- genstand über folgende Fassung der Patentansprüche hinau s- geht: 1. Mikromechanisches Uhrwerkbauteil bestehend aus Di a- mant, mit einer ersten Oberfläche und einer hierzu als g e- ätzte Flanke ausgebildeten zweiten Oberfläche, die aufe i- nander im Wesentlichen senkrecht stehen, wobei die erste und die zweite Oberfläche aus Diamant (C i ) bestehen u nd die die geätzte Flanke bildende zweite Oberfläche eine mit t- lere Rauigkeit R rms 500 nm aufweist, der Winkel zwischen der ersten und der zweiten Oberfläche um weniger als 2° von der Senkrechten abweicht und seine Dicke senkrecht zur ersten Oberfläche zw ischen 0,5 µm und 3000 µm b e- trägt. 2. Uhrwerkbauteil nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass seine Stärke in Richtung der zweiten Oberfläche zw i- schen 10 µm und 500 µm beträgt. - 3 - 3. Uhrwerkbauteil nach einem der vorhergehenden Anspr ü- che, dadurch geken nzeichnet, dass seine Stärke in Ric h- tung der zweiten Oberfläche zwischen 30 µm und 200 µm beträgt. 4. Uhrwerkbauteil nach einem der vorhergehenden Anspr ü- che, dadurch gekennzeichnet, dass das Bauteil in seinem Innern, seine erste und zweite Oberfläche aus Diamant b e- steht und zumindest bereichsweise elektrisch leitend dotiert ist. 5. Uhrwerkbauteil nach einem der vorhergehenden Anspr ü- che, dadurch gekennzeichnet, dass es ein Zahnrad, Unruh, Feder, Ziffernblatt, Lagerstein, Wellen, Grundplatte, Bl o- cker, Hemmu ng und/oder Zeiger ist. 6. Verfahren zur Herstellung eines mikromechanischen Uh r- werkbauteils mit einer ersten Oberfläche und einer hierzu als geätzte Flanke ausgebildeten zweiten Oberfläche, die aufeinander im Wesentlichen senkrecht stehen, wobei die erste und die zweite Oberfläche aus Diamant (C i ) bestehen und die die geätzte Flanke bildende zweite Oberfläche eine mittlere Rauigkeit R rms 500 nm aufweist, der Winkel zw i- schen der ersten und der zweiten Oberfläche um weniger als 2° von der Senkrechten abwei cht und seine Dicke sen k- recht zur ersten Oberfläche zwischen 0,5 µm und 3000 µm beträgt, mit den folgenden Schritten: a) Abscheiden einer ersten Schicht aus Diamant (C i ) auf einem Substratmaterial, - 4 - b) Strukturieren einer Kante zwischen der ersten und der die Flanke bildenden zweiten Oberfläche durch minde s- tens einen Ätzschritt unter Verwendung einer Ätzmaske auf der ersten Oberfläche, welche getrennt von der er s- ten Schicht oder gleichzeitig mit der ersten Schicht g e- ätzt wird, wobei das Verhältnis der Ätzg eschwindigke i- ten von erster Schicht und Ätzmaske derart eingestellt wird, dass zwischen der ersten und der zweiten Obe r- fläche eine im Wesentlichen rechtwinklige Kante au s- gebildet wird. 7. Verfahren nach dem vorhergehenden Anspruch, dadurch gekennzeichnet, dass der Ätzschritt trockenchemisch unter Zuhilfenahme eines Plasmas durchgeführt wird. 8. Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass der Ätzschritt eine reaktive und/oder physikalische Komp o- nente enthält. 9. Verfahren nach Anspruch 6, dadu rch gekennzeichnet, dass bei dem Ätzschritt reaktives lonenätzen verwendet wird. 10. Verfahren nach einem der Ansprüche 6 bis 9, dadurch g e- kennzeichnet, dass die Ätzmaske und die erste Schicht in ein oder mehreren Ätzschritten gemeinsam oder getrennt vone inander geätzt werden. 11. Verfahren nach einem der Ansprüche 6 bis 10, dadurch g e- kennzeichnet, dass vor dem Durchführen des mindestens einen Ätzschrittes zur Strukturierung des Bauteils umfa s- senden Verfahrens eine Strukturierung des Substratmater i- - 5 - als dur chgeführt wird und das strukturierte Substratmaterial als Ätzmaske verwendet wird. 12. Verfahren nach einem der Ansprüche 6 bis 11, dadurch g e- kennzeichnet, dass mit Sauerstoff, Fluor und/oder Chlor als reaktiver Komponente geätzt wird. 13. Verfahren nach einem der Ansprüche 6 bis 11, dadurch g e- kennzeichnet, dass mit einem Edelgas der Gruppe 8 des Periodensystems als physikalische Komponente geätzt wird. 14. Verfahren nach einem der Ansprüche 6 bis 13, dadurch g e- kennzeichnet, dass während des Ätzschrittes eine Biasspannung an dem Substrat anliegt bzw. angelegt wird. 15. Verfahren nach dem vorhergehenden Anspruch, dadurch gekennzeichnet, dass eine Biasspannung von 10 - 1000 Volt an dem Substrat anliegt bzw. angelegt wird. 16. Verfahren nach dem vorhergehend en Anspruch, dadurch gekennzeichnet, dass eine Biasspannung von 250 - 800 Volt an dem Substrat anliegt bzw. angelegt wird. 17. Verfahren nach dem vorhergehenden Anspruch, dadurch gekennzeichnet, dass eine Biasspannung von 350 - 700 Volt an dem Substrat anlieg t bzw. angelegt wird. 18. Verfahren nach den Ansprüchen 6 bis 17, dadurch geken n- zeichnet, dass der Ätzschritt ein - oder mehrmals in unte r- schiedlichen oder periodischen Abständen unterbrochen wird. 19. Verfahren nach dem vorhergehenden Anspruch, dadurch g ekennzeichnet, dass während der Unterbrechung des Ät z- - 6 - schrittes eine Reinigung der Substratoberfläche, beispiel s- weise von Redepositionen, durchgeführt wird. Im Übrigen wird die Klage abgewiesen. Die weitergehende Berufung wird zurückgewiesen. Die Kosten des Rechtsstreits werden gegeneinander aufgeh o- ben. Von Rechts wegen Tatbestand: Die Beklagte ist Inhaberin des am 16. April 2004 unter Inanspruchnahme der Priorität einer deutschen Patentanmeldung vom 17. April 2003 angemeld e- ten, mit Wirkung für die Bundesr epublik Deutschland erteilten europäischen Patents 1 622 826 (Streitpatent), das 23 Patentansprüche umfasst. Die nebe n- geordneten Ansprüche 1 und 10, auf die die Unteransprüche 2 bis 9 sowie 11 bis 23 jeweils direkt oder indirekt rückbezogen sind, lauten in der Verfa h- renssprache (Durch - und Unterstreichungen kennzeichnen die vor dem Paten t- gericht in erster Linie verteidigte Fassung; in eckigen Klammern und Fettdruck die zusätzlichen Merkmale gemäß dem erstinstanzlichen Hilfsantrag II ): " 1. Mikromecha nische U hrwerk bauteile mit einer ersten Oberfläche und einer hierzu als [geätzte] Flanke ausgebildeten zweiten Obe r- fläche, die aufeinander im Wesentlichen senkrecht stehen, wobei die erste und /oder die zweite Oberfläche zumindest bereichsweise aus Diamant (C i ) bes tehen und die die Flanke bildende zweite 1 - 7 - Oberfläche eine mittlere Rauigkeit [500 nm] aufweist und dass der Winkel zwischen der ersten und der zweiten Oberfläche um weniger als 2° von der Senkrechten abweicht . " "10. Verfahren zur Herstellung eines mi kromechanischen Uhrwerkba u- teils nach einem der vorhergehenden Ansprüche mit einer ersten Oberfläche und einer hierzu als [geätzte] Flanke ausgebildeten zweiten Oberfläche, die aufeinander im Wesentlichen senkrecht stehen, wobei die erste und /oder die zweit e Oberfläche zumindest bereichsweise aus Diamant (C i ) bestehen und die die Flanke bi l- dende zweite Oberfläche eine mittlere Rauigkeit [500 nm] aufweist und dass der Winkel zwischen der ersten und der zweiten Oberfläche um weniger als 2° von der Senkrechten abweicht , mit den folgenden Schritten: a) Abscheiden einer ersten Schicht aus Diamant (C i ) auf einem Substratmaterial, b) Str ukturieren einer Kante zwischen der ersten und der die Flanke bildenden zweiten Oberfläche durch mindestens einen Ätzschritt unter Verwendung einer Ätzmaske auf der ersten Oberfläche, welche getrennt von der ersten Schicht oder gleichzeitig mit der ersten Schicht geätzt wird, wobei das Ve r- hältnis der Ätzgeschwindigkeiten von erster Schicht und Ät z- maske derart eingestellt wird, dass zwischen der ersten und der zweiten Oberfläche eine im Wesentlichen rechtwinklige Kante ausgebildet wird. " Die Klägerin hat m it ihrer Nichtigkeitsklage beantragt, das Streitpatent für nichtig zu erklären , und dafür geltend gemacht, sein Gegenstand sei nicht so deutlich und vollständig offenbart, dass ein Fachmann die Erfindung ausführen könne , und au ch nicht patentfähig. Die Bek lagte hat das Streitpatent in de n vo r- 2 - 8 - stehend wiedergegebenen Fassung en und hilfsweise in weiter en beschränkten Fassungen verteidigt. Das Patentgericht hat das Streitpatent für nichtig erklärt. Mit ihrer dag e- gen eingelegten Berufung, deren Zurückweisung die Klägerin beantragt, verte i- digt die Beklagte das Streitpatent in einer im Wesentlichen ihrem erstinstanzl i- chen Hilfsantrag II entsprechenden und hilfsweise in der aus dem Tenor ersich t- lichen Fassung . Entscheidungsgründe: I. 1. Das Streitpatent betriff t mikromechanische Uhrwerkbauteile wie Zahnräder, Unruh, Feder oder Zeiger , sowie ein Verfahren zu ihrer Herstellung. Seiner Beschreibung zufolge sind solche herkömmlicherweise aus Metall oder anderen Festkörpern gearbeiteten mikromechanischen Bauteile in für den Ei n- satz in Uhren erforderlichen Abmessungen zwar bereits aus Diamant erzeugt worde n; e s sei aber bisher nicht gelungen, diese Teile so zu produzieren , dass sie für den Einsatz in einem mikromechanischen Getriebe wie in einem Uhrwerk geeignet seien. Beim Ausschneiden der gewünschten Formen aus zunächst auf ein Substrat abgeschieden en Diamantschichten mittels eines bestimmten L a- ser - Verfahren s entstünden an de n Oberfläche n überaus rau e Schnittflächen, die aufgrund der thermischen Wirkung des Lasers zud em nicht senkrecht auf der flächig ausgedehnten Scheibenoberfläche stünden . Zur Verbesserung schlägt das Streitpatent, merkmalsmäßig in der p a- tentgerichtlichen Nummerierung gegliedert, das folgende mikromechanische Uhrwerkbauteil ( Patentanspruch 1 in de r zuletzt verteidigten Fassung ; in Fet t- 3 4 5 - 9 - druck gemäß Hilfsantrag hinzugefügte s Merkmal ) und ein Verfahren zu dessen Herstellung (Patentanspruch 6) vor : Patentanspruch 1: 1. 1 M ikromechanisches Uhrwerk bauteil bestehend aus Diamant mit 1. 2 einer ersten Oberflä che und einer hierzu als geätzte Flanke au s- gebildeten zweiten Oberfläche, 1. 3 die zueinander im Wesentlichen senkrecht stehen, 1. 6 und zwar so, dass der Winkel zwischen der ersten und der zwe i- ten Oberfläche um weniger als 2° von der Senkrechten abweicht . 1. 4 D ie erste und die zweite Oberfläche bestehen aus Diamant (C i ) . 1. 5 D ie die geätzte Flanke bildende zweite Oberfläche weist eine mit t- lere Rauigkeit R rms . 1. 7 D ie Dicke des Bauteils senkrecht zur ersten Oberfläche beträgt zwischen 0,5 µm und 3000 µm. Patentanspruch 6: 6.1 Verfahren zur Herstellung eines mikromechanischen Uhrwerkba u- teils mit einer ersten Oberfläche und einer hierzu als geätzte Flanke ausgebildeten zweiten Oberfläche, die aufeinander im Wesentl i- chen senkrecht stehen, wobei die erste und die zweite Oberfläche aus Diamant (C i ) bestehen und die die geätzte Flanke bildende zweite Oberfläche eine mittlere Rauigkeit von R rms u f- weist, und dass der Winkel zwischen der ersten und der zweiten Oberfläche um weniger als 2° von der Senkrechten abweicht und dass seine Dicke senkrecht zur ersten Oberfläche zwischen 0,5 folgenden Schritten: 6.2 Abscheiden ein er ersten Schicht aus Diamant auf einem Su b- stratmaterial; - 10 - 6.3 Strukturieren einer Kante zwischen der ersten und der die Flanke bildenden zweiten Oberfläche 6.4 du rch mindestens einen Ätzschritt 6.5 unter Verwendung ei ner Ätzmaske auf der Oberfläche. 6.6 D ie Ätzmaske wird getrennt von der ersten Schicht oder gleichze i- tig mit dieser geätzt. 6.7 Das Verhältnis der Ätzgeschwindigkeiten von erster Schicht und Ätzmaske wird derart eingestellt, dass zwischen der ersten und der zweiten Oberfläche eine im Wesentlic hen rechtwinklige Kante gebildet wird. 2. a) Nach Merkmal 1. 4 in der mit dem Hauptantrag verteidigten Fa s- sung bestehen die erste und zweite Oberfläche aus Diamant; d ies schließt nicht aus, dass das geschützte Bauteil andere Oberflächen aufweis t , für welc he di e- se Anforderung nicht gilt. In der Fassung des Hilfsantrags ist das nach P a- tentanspruch 1 geschützte mikromechanische Uhrwerkbauteil ausschließlich aus Diamant gefertigt ; das Verfahren nach Patentanspruch 6 betrifft die Herste l- lung eines mikromechanis chen Uhrwerkbauteils mit den Merkmalen von P a- tentanspruch 1 in der Fassung des Hauptantrags . b) Die angestrebte (möglichst) rechtwinklige Stellung der beiden Oberflächen zueinander bei gleichzeitig verringerte r Rauigkeit der zweiten Oberfläche (Merkmal 1.5) soll in Übereinstimmung mit der Beschreibung durch eine bestimmte verfahrensmäßige Behandlung des B auteils erzielt werden. Diese kommt im Anspruch allerdings nur rudimentär dadurch zum Ausdruck, dass die zweite Oberfläche zu r ersten Oberfläche hin als " geätzte " Flanke au s- ge bilde t wird . D afür in Betracht kommende Verfahren sind in der Beschreibung erläutert (Abs. 6 aE f., 25 ff.). 6 7 - 11 - W ird ein Erzeugnis durch ein Herstellungsverfahren definiert, ist Gege n- stand des Patent anspruch s trotz der Um schreibung durch das Herstellungsve r- fahren das Erzeugnis als solches, das unabhängig von seinem Herstellungsweg die Voraussetzungen für die Patentierbarkeit erfüllen muss . In dieser Art der Um schreibung liegt nicht zwangsläufig eine Bes timm ung des Schutzes für das Er zeugnis durch den zu seiner Kennzeichnung angegebenen Verfahrensweg (BGH, Beschluss vom 30. März 1993 - X ZB 13/90, BGHZ 122, 144, 154 f. = GRUR 1993, 651, 655 - Tetraploide Kamille; vgl. auch Urteil vom 24. März 2016 - X ZR 47/14, Rn. 12) . Vielmehr ist du rch Auslegung des Anspruchs zu ermi t- teln, ob und inwieweit sich aus dem angegebenen Herstellungsweg durch di e- sen bedingte Merkmale des daraus erhaltenen Erzeugnisses ergeben, die das Erzeugnis als anspruchsgemäß qualifizieren (BGH, Urteil vom 19. Juni 2001 - X ZR 159/98, GRUR 2001, 1129, 1133 - Zipfelfreies Stahlband; Ur teil vom 19. Mai 2005 - X ZR 188/01, GRUR 2005, 749, 750 f. - Aufzeichnungsträger). Die an diesen Grundsätzen orientierte Auslegung von Patentanspruch 1 in der Fassung des Hauptantrags er gibt, dass es nicht darauf ankommt, gerade die zweite Oberfläche aus Diamant dem Verfahrensschritt der Ätzung zu unte r- ziehen, sondern allein darauf, dass die Flanke danach in dem angestrebten Winkel verhältnis zur ersten Oberfläche steh t und die reduzierte Oberflächenra u- igkeit erreicht ist. Für dieses Verständnis spricht bereits, dass mit Patenta n- spruch 1 in der erteilten Fassung auch Uhrwerk bauteile geschützt w ar en, deren Oberflächen nur bereichsweise aus Diamant bestanden , so dass die Flanke nicht an einer vollflächig diamantenen Oberfläche herausgearbeitet werden konnte . Hinzu kommt, dass das Verfahren der Ätzung zwar eingesetzt wird, um bessere Ergebnisse als mit der bekannten Laser - Technik zu erzielen , d er als Sachanspruch formulierte Anspruch 1 insoweit aber keine Merkmale enthält , welche die Verwirklichung der Merkmale 1.3/1.6 und 1.5 gerade dem Einsatz des Ätzverfahrens an einer Diamant - Oberfläche zu w ei sen . 8 9 - 12 - c) Demgegenüber ist Patentanspruch 6 aus fachmännischer Sicht , anders als der Sachanspruch , i n Übereinstimmung mit der Beschreibung dahin zu verst eh en , dass der Ätzschritt (Merkmal 6.4) verfahrensgemäß an einer b e- reits mit einer Diamantschicht versehenen Oberfläche vorgesehen ist . Dafür spricht schon die Abfolge der im Anspruch in Übereinstimmung mit dem ertei l- ten (Verfahrens - ) Anspruch 10 mit " a) " und " b) " untergliederten Verfahrensschri t- te. Danach wird zunächst auf ein Substrat eine erste Schicht aufgebracht, bei der es sich im Lichte der Beschreibung um die Diamantschicht handel t. Denn in allen A usführungsbeispielen wird zunächst , wie aus den nachstehend eingefü g- ten Teilabbildungen B, C und D von Figur 2 10 - 13 - ersichtlich, zunächst eine Diamantschicht 2 auf eine Substratschicht 1 als Tr ä- ger abgeschieden . Darüber w ird eine weitere Siliciumschicht 3 au fgebracht, aus der Ätzmasken 3a und 3b strukturiert werden (Bild C) und entlang deren Kanten wird der Ätzschritt zur Herausbildung der Flanken 2a und 2b an der Diaman t- schicht vollzogen (Bild D) . Dass die Abfolge d ies er Verfahrensschritte nur bei ausschließ lich aus Diamant bestehenden Bauteil en eingehalten , das Verfahren aber gleichsam in umgekehrt er Schrittfolge durchgeführt werden soll, w enn (nur) die Oberflächen der Bauteile diamanten sind, ist aus fachmännischer Sicht nicht an zunehmen . II. Das Patent gericht hat seine Entscheidung, soweit für das Ber u- fungsverfahren von Bedeutung, im Wesentlichen wie folgt begründet. Ein anspruchsgemäßes Uhrwerk bautei l ergebe sich für den Fachmann in naheliegender Weise aus der deutsche n Übersetzung (D1) der europäis chen Patentschrift 732 635. Dieses Dokument offenbare ein mikromechanisches Bauteil für Uhrwerke mit zwei Oberflächen aus Diamant mit einem Reibungsk o- effizienten " deutlich unter 0,1 " . Dies erfülle d ie Vorgaben von Merkmal 1.6, weil dieser Reibungskoeffizie nt ein em Wert R rms von 30 nm entspreche. Die Winkelabweichung von weniger als 2 ° von der Senkrechten gemäß Merkmal 6 könne keine erfinderische Tätigkeit begründen. Durch das in D1 b e- schriebene anisotrope Ätzen i. V. mit einer Ätzmaske und einem " senkre chtem Angriff " (D1 S. 14 Z. 10 ff.) sei dieser Toleranzwert bei der Winkelabweichung von der Senkrechten aufgrund des gleichen Verfahrensschritts prinzipiell e r- reichbar. Soweit es bei Anwendung des in D1 beschriebenen Verfahrens zu erheblichen Abweichungen von der Vertikalen durch an den Kanten der Körper entstehende Überstände kommen soll , ergebe sich aus dem Fachartikel von Rangelow und H. Löschner ( Reactive Ion Etching for microelectrical mechanical 11 12 13 - 14 - system fabrication , in J. Vac. Sci. Techn. 1995 2394 ff. ) für ein Ätzverfahren wie in D1 beschrieben eine geschätzte Winkelabweichung der vertikalen Flanke von der Senkrechten von 2,2 ° . Vor diesem Hintergrund sei davon auszugehen, dass der zur Vermeidung von Reibungsverlusten bei Präzisionsteilen wie Uhrwer k- bau teilen auf Minimierung von Toleranzen bzw. Winkelabweichungen bedachte Fachmann am Prioritätstag die beanspruchte Winkelabweichung von der Sen k- rechten unterhalb von 2° erzielen konnte . III. Das Streitpatent ist nach st ändiger Rechtsprechung ohne Sac h- pr üfung für nichtig zu erklären, soweit es nicht mehr verteidigt wird. Es hat da r- über hinaus auch in der mit dem Hauptantrag verteidigten Fassung keinen B e- stand, sondern nur in dem aus dem Tenor ersichtlichen Umfang des Hilfsa n- trags. 1. Der Gegenstand von Patentanspruch 1 in der Fassung des Hauptantrag s kann nicht als auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhend gelten, weil er dem Fachmann durch den in D1 dokumentierten Stand der Technik n a- hegelegt war (Art. 56 EPÜ) . a) Der nach den patentgerichtlichen Feststellungen zum Diplom - Ingenieur der Werkstoff - bzw. Fertigungstechnik mit Hochschulabschluss au s- gebildet e und über mehrjährige Erfahrung auf dem Gebiet der Oberflächenb e- arbeitung von feinmechanischen Bauteilen verfügende Fachmann soll nach A n- sicht der Klägerin zudem über mehrjährige Erfahrung auf dem Gebiet der Bea r- beitung von Diamantwerkstoffen verfügen . D afür liegen indes keine zureiche n- den Anhaltspunkte vor . Der Einsatz von Diamant auf dem Gebiet der mikrom e- chanischen Uhrwerkbauteile war zwar auswei slich der Beschreibung des Strei t- patents am Prioritätstag bekannt. Da raus ergibt sich aber lediglich, dass der Fachmann sich der Einsatzmöglichkeiten dieses Werkstoffs auf seinem Gebiet 14 15 16 - 15 - bewusst war und bei erkanntem Bedarf einen Spezialisten für den Werkst off Diamant hinzugezogen hätte. b) Nach den Feststellungen des Patentgerichts lassen sich mit dem in D1 offenbarten Verfahren mikromechanische Uhrwerkbauteile mit aus Di a- mant bestehenden Oberflächen herstellen, deren Rauigkeitsgrad ganz erhe b- lich unter dem oberen Grenzwert des mit Merkmal 1.5 beanspruchten Bereichs liegt . aa ) Allerdings werden nach der Lehre von D1 nicht die diamantenen Oberflächen dem Ätzschritt unterzogen, sondern die in dem Dokument als er s- tes kristallines Basismaterial bezeichne ten, vorzugsweise aus ein - oder p o- lykristallinem Silicium oder Siliciumoxid bzw. - nitirid, Molybdän, Germa n ium oder speziell kristallisiertem oder gesintertem Aluminiumoxid (D1 S. 2 Z. 22 ff.) hergestellten Grundkörper , auf die anschließend in näher besch riebenen Hei z- draht - oder Mikrowellenplasmaverfahren eine Schicht aus einem härteren Mat e- rial wie Diamant abgeschieden wird. Lediglich in einer kursorisch beschrieb e- nen alternativen Ausführungsform wird d as Überzugmaterial aus Diamant vor der Formgebung dur ch das lithografische Strukturierungsverfahren aufgebracht und danach dem Ätzschritt unterzogen . Dies betrifft aber nur eine im Verhältnis zur Gesamtstärke der Teile (zwischen 100 und 200 Schicht auf Ober - und gegebenenfalls U nters eite zwischen 0,1 und 3 e- schreibung S. 7 Z. 30 f. übergreifend). Diese Abweichungen in der Verfahrensführung rechtfertigen keine a b- weichende Beurteilung der Patentfähigkeit von Patentanspruch 1 , weil dieser als Sachanspruch nicht voraussetzt, dass gerade diamantene Oberflächen dem Ätzschritt unterzogen werden, sondern lediglich, dass d ie angestrebte Winke l- 17 18 19 - 16 - genauigkeit und d er erwünschte reduzierte Rauigkeitsgrad unter Einsatz diese r Art der Oberflächengestaltung erzielt wird (oben Rn. 9 ). bb ) Die Beklagte hat in der mündlichen Verhandlung bestimmte mit dem Verfahren nach D1 angeblich nicht erzielbare Vorzüge in der Oberfläche n- beschaffenheit von streitpatentgemäßen Bauteilflanken beschrieben . D ie strei t- patentgemäße Herstellung sei insoweit überlege n, als die Diamantschicht bei Aufbringen auf die geätzte Sili c iumflanke nach D1 ungerichtet und durch eine sehr schwache Oberflächenterminierung gekennzeichnet und die entstehende Flanke zudem nachteilig wasserstoffte r miniert sei und sich außer dem bei Rei b- kontakt veränder e . Demgegenüber sei die streitpatentgemäß geätzte Kante konturentreu konserviert und sauerstoff - bzw. fluorterminiert und bei hydrophiler Oberfläche sehr stabil sowie von sehr hoher Oberflächenspannung, vorteilhafter Ölhaltung und gerichtet er Oberflächenstruktur. Dieses Vorbringen, das durch schriftsätzlichen Vortrag in der Berufungsbegründung, spätestens in der Replik (§ 117 i. V. mit § 112 Abs. 3 Nr. 2c PatG, §§ 530, 296 Abs. 1 ZPO) in den Rechtsstreit einzuführen gewesen wäre, stellt die Richtigkeit und Vollständigkeit der patentgerichtlichen Feststellungen nicht infrage, insbesondere nicht, dass mit dem in D1 offenbarten Verfahren Rauigkeitswerte unterhalb des mit P a- tentanspruch 1 beanspruchten Grenzwertes von höchstens R rms 500 nm erziel t werden. Die vermeintlichen zusätzlichen Vorzüge können für die Beurteilung der Patentfähigkeit schon deshalb nicht unterscheidend herangezogen werden , weil die zusätzlichen stofflichen Merkmale in Patentanspruch 1 und auch in der Beschreibung nicht erwäh nt sind und das Ätzverfahren ( " geätzte Flanke " ) j e- denfalls im Anspruch nicht hinreichend s pezifiziert ist . c ) Die Berufung beanstandet auch zu Unrecht , dass das Patentg e- richt die Erzielung einer Winkelabweichung der vertikalen Flanke von weniger 20 21 - 17 - als 2° von der Senkrechten nicht als Ergebnis einer erfinderische n Tätigkeit a n- erkannt hat . Der Privatgutachter R . der Beklagten hat aufgezeigt, dass in dem im patentgerichtlichen Urteil erwähnten Fachbeitrag von Rangelow und Lösc h- ner mit dem in D1 an gewandten RIE - Verfahren (reactive ion etching) einerseits beim vertikalen Ätzen Abweichungen von (nur) 0,1 µm bei einer Strukturhöhe von 100 µm gezeigt würden, dass sich aber beim Ätzen Temperaturschwa n- kungen auswirken und Abweichungen von der Senkrechten (Überstände) in s- besondere an der Strukturober - und - unterkante herbeiführen könnten . Die aus Figur 7b des genannten Beitrags ersichtlichen, durch Wärmeeinfluss bedingten Abweichungen von der Senkrechten hat der Gutachte r auf mindestens 2,2° g e- schätzt und m it Blick auf diese Zusammenhänge darauf hingewiesen, dass die Besonderheiten des in D1 vorgeschlagenen Verfahrens, nämlich die Anordnung der Basisplatte 20 oberhalb einer mit Aushöhlungen oder Durchbrechungen versehenen Trägerplatte 10 (vgl. Figur 1 in D1) und die daraus resultierende ungenügende thermische Ankopplung unterschiedliche Temperaturen des B a- sismaterials hervorr u fen und die Winkelgenauigkeit der senkrechten Flanke b e- einträchtigen könn ten (Gutachten R . S. 4) . Das Patentgericht hat auf d er Grundlage der vom Gutachter geschätzte n Abweichung angenommen, dass am Prioritätstag des Streitpatents dennoch eine Abweichung von weniger als 2° erreicht werden konnte. Konkrete Zweifel an der Richtigkeit und Vollständigkeit der diesbezüglichen, von de r Fachkunde seiner technischen Richter getragenen Feststellungen bestehen mit Blick auf die allgemein technisch möglichen Verbesserungen der Prozessabläufe auch auf diesem Gebiet in den mehr als sieben Jahren zwischen der Veröffentlichung des Beitrags von Ramelow und Löschner und dem Prioritätstag des Streitp a- tents und angesichts der vielfältigen Modifikationsmöglichkeiten bei der Einste l- 22 23 - 18 - lung der zahlreichen den Ätzprozess beeinflussenden Parametern wie insb e- sondere Druck, Temperatur, Gaszusammensetzung ele ktrische Feldstär ke, richtung und - frequenz ( vgl. Gutachten W . S. 3) nicht . Vor diesem Hintergrund hält die Schlussfolgerung des Patentgerichts, der Fachmann habe aufgrund der Offenbarung in D1 Anlass gehabt, dieses Verbesserungspotential zu nutzen, der Überprüfung im Berufungsverfahren stand. 2. Patentanspruch 1 hat aber in der mit dem Hilfsantrag verteidigten Fassung Bestand , in der das mikromechanische Bauteil (massiv) aus Diamant besteht . a) aa) Die ser Gegenstand ist durch D1 nicht nahegele gt . Nach deren Lehre ist d ie geätzte Flanke , wie ausgeführt, an einem Korpus vorzugsweise aus ein - oder polykristallinem Silicium oder ähnlichen kristallinen Materialien au sgebildet , auf d en anschließend Diamant abgeschieden wird (oben Rn. 18 ). Eine hinrei chend konkrete Anregung dafür, stattdessen an eine m aus mass i- vem Diamant hergestellten Körper eine geätzte Flanke auszubilden, gibt D1 nicht und schon in Anbetracht der Unterschiede in den Materialeigenschaften (vgl. etwa die Veröffentlichung der internati onalen Anmeldung W O 99/37437 [im Folgenden: D4] S. 1 Z. 20 ff.) kann auch nicht davon ausgegangen werden, dass der Fachmann das Bauteil nur aufgrund seines Fachwissens statt aus Sil i- cium aus Diamant ge bilde t hätte , zumal er sich dann vollständig von dem in D1 beschriebenen Verfahren hätte lösen müssen . Eine hinreichend konkrete Anr e- gung gibt insoweit auch nicht der Hinweis in D1 auf die erwähnte alternativ e Verfahrensführung , bei de r die Ober - und gegebenenfalls auch die Unterseite des Siliciumkörpers vor d em Ätzschritt mit einer Diamantschicht versehen wird. Dies mag aus fachmännischer Sicht gegebenenfalls vorteilhaft erscheinen, 24 25 26 - 19 - wenn es nur darauf ankommt, dass diese Flächen diamanten überzogen sind . Z u eine r Weiterentwicklung dieser Verfahrensvariante dah in, zuerst die gesa m- ten Flanken zu überziehen und anschließend zu ätzen, regt dies aber nicht an . bb) Auch D4 legt den Gegenstand von Patentanspruch 1 in der Fa s- sung des Hilfsantrag s nicht nahe. D4 betrifft spezielle Schneidwerkzeuge, beispielsweis e Skalpelle für b e- stimmte augenchirurgische Eingriffe (Beschreibung S. 10) und Verfahren zu ihrer Herstellung . Sie werden zwar ebenfalls ( ausschließlich ) aus Diamant g e- fertigt ; die der als Flanke ausgebildeten Oberfläche des Uhrwerkbauteils en t- sprechende S chneidkante wird aber entsprechend dem Einsatzzweck als Schneidwerkzeug mit hoher Schärfe (D4 S. 2 Z. 31 ff.) spitzwinklig - in der Di k- tion des Dokuments : mit abnehmende r Schichtdicke - hergestellt . Mikromech a- nische U h rwerkbauteile sollen dagegen als Besta ndtei le eines Uhrwerkmech a- nismus mechanisch zusammenwirken und dafür an bestimmten Berührungsfl ä- chen in möglichst reibungslosen Kontakt treten. Da zu muss d ie Flanke mö g- lichst senkrecht zur ersten Oberfläche stehen . I n D4 ist keine hinreichend ko n- krete , zu solchen Gegenständen führende fachliche Anregung zu sehen. Das gilt unbeschadet des Umstands, dass die tabellarisch festgehaltenen Messwe r- te für die Anwendung des dortigen Verfahrens bei einer bestimmten Einstellung der Prozessparameter einen Winkel von 90 ° ausweisen . Auch dieser Messwert ist im Zusammenhang mit einem Verfahren zur Herstellung von Schneidkanten mit abnehmender Schichtdicke ermittelt worden und es kann nicht angeno m- men werden, dass der Fachmann da durch eine zum Gegenstand von Patent - anspruch 1 hinführende Anregung er hielt . 27 28 - 20 - b) Die Klägerin macht geltend, das Streitpatent offenbare hinsichtlich des Rauigkeitsgrades (Merkmal 1.5) den Gegenstand der Erfindung nicht so deu t- lich und vollständig, dass ein Fachmann die se ausführen kann (Art. 13 8 Abs. 1 Buchst. b EPÜ) . S ie vermag aber, was ihr als Klägerin obliegt, die tatsächlichen Voraussetzungen dieses Nichtigkeitsgrundes nicht dar zu legen. Soweit in D4 lediglich eine Oberflächenrauigkeit von weniger als 5 µ m beschr ieben ist , während es beim Streitpatent um eine solche von unter 500 nm geh t , kann schon nicht ohne Weiteres davon ausgegangen werden, dass d er in D4 beschriebene Wert den am P rioritäts - oder Anmeldetag diese s Dokuments feinst en technisch herstellbaren Rauigkeitsgrad für Diamantobe rflächen da r- stellte . Es ist zudem nicht ersichtlich , dass der Fachmann die in D4 und and e- ren Entgegenhaltungen ( K rauss et al . : Ultrananocrystalline diamond thin films for MEMS and moving mechanical assembly devices , in Diamond and Related Materials 10 (200 1) S. 1952 ff . [D2] ; E rdemir et a l .: Tribological properties of nanocrystalline di a- mond films , in Surface and Coatings Technology 120 - 121 (1999) S. 565 ff. [D3] ) ang e- gebenen Parameter nicht so einstellen konnte, dass sich der in Merkmal 3 vo r- gegebene Wert erg ab . 3. Mit Patentanspruch 1 in der Fassung des Hilfsantrags haben die d a- rauf rückbezogenen Unteransprüche 2 bis 5 Bestand. Das gilt auch für Unte r- anspruch 4, dessen Gegenstand hinsichtlich der zumindest bereichsweisen elektrischen Dotierung entgegen der Ansicht der Klägerin so deutlich und vol l- ständig offenbart ist , dass ein Fachmann die Erfindung ausführen k ann . Dass das Streitpatent insoweit kein Ausführungsbeispiel enthält, ist für sich unschädlich (BGH, Urteil vom 13. Juli 2010 - Xa ZR 126/07 , GRUR 2010, 916 - Klammernahtgerät). Dafür , dass die nach dem Vorbringen der Beklagten am Prioritätstag bekannte Dotierung von Diamantschichten den Fachmann vor 29 30 31 32 - 21 - Probleme gestellt hätte, die er nicht ohne erfinderische Tätigkeit aufzuwenden bewältigen konn te, ist nichts Konkretes vorgetragen und auch nicht s ersichtlich. Bereits die über vier Jahre vor Anmeldung des Streitpatents veröffentlichte D4 schlägt - im dort formulierten Patentanspruch 9 - eine dotierte Diamantschicht vor. 4. Bestand hat auch der auf ein Herstellungsverfahren gerichtete P a- tentanspruch 6 in der Fassung des Hilfsantrags, die mit derjenigen des Haup t- antrags deckungsgleich ist. a) Der Geg enstand dieses Anspruchs ist neu. a a) Das Verfahren nach Patentanspruch 6 ist gegenüber D1 n eu, weil der Ätzschritt (Merkmal 6.4) beim dort beschriebenen Verfahren an einem Ko r- pus aus ein - oder polykristallinem Silicium oder ähnlichen Materialien (oben Rn. 18 ) erfolgt und nicht an Oberflächen aus Diamant. bb) Gegenüber dem Gegenstand von D4 i st die Lehr e von Patenta n- spruch 6 neu, weil D4 lediglich Verfahren zur Herstellung einer Schneidkante mit eine m Profil abnehmender Schichtdicke offenbart. Soweit, wie erwähnt, im Rahmen einer tabellarischen Zusammenstellung für eine bestimmte Einstellung d er Prozessparameter ein Winkel von 90° angegeben ist, erfüllt dies nicht die in der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs in Übereinstimmung mit den B e- schwerdekammern des Europäischen Patentamtes ge stell te Anforderung einer unmittelbaren und eindeutigen Offenbarung des patentierten Gegenstands . b) Nach dem gesamten Inhalt der Verhandlungen (§ 286 ZPO) kann nicht die Wertung getroffen werden , dass der Gegenstand von Patenta n- spruch 6 sich für den Fachma nn in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik erg eben hätte . 33 34 35 36 37 - 22 - aa) Das in D1 offenbarte Verfahren sieht für die Herstellung möglichst glatter Flächen von mikromechanischen Bauteilen zwar wie das Streitpatent die Schritte der Ätzung und der Aufbring ung einer Diamantschicht vor. Die dafür vorgesehenen Verfahren sind jedoch, wie ausgeführt, konträr angelegt , weil nach D1 ein Korpus geätzt und dann mit Diamant überzogen wird, während nach Patentanspruch 6 mit Diamant überzogene Oberflächen durch einen Ä t z- schritt behandelt werden. Eine Anregung für diese s Verfahren bietet D1 nicht , und zwar auch nicht mit dem dort kur sorisch erwähnten alternativen Verfahren (oben Rn. 26 ). Dass mit dem Verfahren nach D1 - unbeschadet einer eventuell en Obe r- flächengestal tung minderer Qualität (oben Rn. 20 ) - Rauigkeitswerte sogar deu t lich unterhalb der Obergrenze des vom Streitpatent zuletzt beanspruchten Bereichs (ab 500 nm) erzielbar sein sollen , ist für die Beurteilung der Patentf ä- higkeit von Patentanspruch 6 ohne Einf luss, weil es dafür unerheblich ist, wenn ein neuer und auf erfinderischer Tätigkeit beruhender Gegenstand im Vergleich zum Stand der Technik keinen erkennbaren Vorteil bietet (BGH, Beschluss vom 30. Juni 2015 - X ZB 1/15, GRUR 2015, 983 - Flugzeugzustand ) . bb) Aus den bereits genannten Gründen ( oben Rn. 28 ) bietet auch das in D4 offenbarte Verfahren zur Gestaltung von Schneidwerkzeugen keine hinreichend konkrete Anregung f ür ein Verfahren zur Herstellung von mikro m e- chanische n Uhrwerkbauteile n mit den Me rkmalen von Patentanspruch 6. 38 39 40 - 23 - IV. Die Kostenentscheidung beruht auf § 121 Abs. 2 Satz 2 PatG i. V. mit § 92 Abs. 1, § 97 Abs. 1 ZPO. Bacher Gröning Grabinski Hoffmann Kober - Dehm Vorinstanz: Bundespa tentgericht, Entscheidung vom 30 .05.2014 - 2 Ni 14/12 (EP) - 41
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