BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL X ZR 59/04 Verk374ndet am: 17. Oktober 2006 Potsch Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Gesch344ftsstelle in der Patentnichtigkeitssache - 2 - Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die m374ndliche Verhand-lung vom 17. Oktober 2006 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Melullis, den Richter Keukenschrijver, die Richterin M374hlens und die Richter Prof. Dr. Meier-Beck und Dr. Kirchhoff f374r Recht erkannt: Auf die Berufung der Beklagten wird das Urteil des 3. Senats (Nich-tigkeitssenats) des Bundespatentgerichts vom 3. Februar 2004 teil-weise abge344ndert. Die Klage wird insgesamt abgewiesen. Die Kosten des Rechtsstreits werden der Kl344gerin auferlegt. Von Rechts wegen Tatbestand: 1 Die Beklagte ist Inhaberin des am 26. Juli 1989 unter Inanspruchnahme der Priorit344t einer Voranmeldung vom 17. August 1988 in den Vereinigten Staa-ten von Amerika angemeldeten und mit Wirkung f374r die Bundesrepublik Deutschland erteilten europ344ischen Patents 356 013 (Streitpatents). 2 Die nebengeordneten Patentanspr374che 1, 2 und 11 lauten: "1. A self-sealing valve (10) comprising: a first flexible plastic valve sheet (46) having a first inlet end (54) and a first outlet end (56) and a second flexible plastic valve sheet (48) having a second - 3 - inlet end (58) and a second outlet end (60), the flexible plastic valve sheets (46, 48) being bonded together and providing a valve inlet (64) and a valve outlet (66); characterized in that: - the flexible plastic valve sheets (46, 48) are arranged so as to provide a positioning tab (62), - the self-sealing valve includes barrier means (76) to provide a bonding barrier between the flexible plastic valve sheets (46, 48) at the valve inlet (64), and - the barrier means (76) extends on the first or second flexible plastic valve sheet (46 or 48) at least inwardly from the valve inlet (64). 2. A self-sealing valve (10) for a non-latex balloon (12), the non-latex balloon (12) having a balloon body (14) and a balloon stem (16) formed by sealing a first balloon sheet (18) to a sec-ond balloon sheet (20), the self-sealing valve (10) comprising a first flexible plastic valve sheet (46) having a first inlet end (54) and a first outlet end (56) and a second flexible plastic valve sheet (48) having a second inlet end (58) and a second outlet end (60), the flexible plastic valve sheets (46, 48) being bonded together and providing a valve inlet (64) and a valve outlet (66); characterized in that: - the flexible plastic valve sheets (46, 48) are arranged so as to provide a positioning tab (62) receivable entirely within the balloon stem (16), - the self-sealing valve (10) includes barrier means (76) to provide a bonding barrier between the flexible plastic valve sheets (46, 48) at the valve inlet (64), - 4 - - the barrier means (76) extends on the first or second flexible plastic valve sheet (46 or 48) at least inwardly from the valve inlet (64); and - the self-sealing valve (10) is adapted to be preliminary heat bonded to the first or second balloon sheet (18 or 20) at the balloon stem (16) prior to sealing formation of the non-latex balloon (12), balloon body (14) and balloon stem (16) and to thereafter include a first floating portion (80) defining the valve outlet (66) within the balloon body (14) and a second portion (82) defining the valve inlet (64) within the balloon stem (16). 11. A method of producing a self-sealing, non-latex balloon (12), having a balloon body (14) and a balloon stem (16) defined by a first balloon sheet (18) bonded to a second balloon sheet (20), comprising the steps of: bonding a first flexible plastic valve sheet (46) to a second flexi-ble plastic valve sheet (48) so as to provide a self-sealing valve (10) having a valve inlet (64), a valve outlet (66) and a position-ing tab (62); treating the first or second flexible plastic valve sheet (46, 48) to provide barrier means (76) for providing a bonding barrier between the first and second flexible plastic valve sheets (46, 48) at the valve inlet (64); bonding the positioning tab (62) to the first balloon sheet (18) to a predetermined position such that the self-sealing valve (10) has a predetermined orientation with respect to the first balloon sheet (18); - 5 - registered the second balloon sheet (20) with respect to the first balloon sheet (18); and bonding the first and second balloon sheets (18, 20) together and to the self-sealing valve (10) such that the self-sealing valve (10) includes a first floating portion (80) within the balloon body (14) and a second portion (82) bonded to the balloon stem (16), the second portion (82) including the positioning tab (62) and the valve inlet (64)." 3 Wegen des Wortlauts der Patentanspr374che 3 bis 10 und 12 bis 14 wird auf die Patentschrift Bezug genommen. Die Kl344gerin hat geltend gemacht, der Gegenstand des Streitpatents sei nicht patentf344hig. 4 5 Das Bundespatentgericht hat das Streitpatent unter Abweisung der wei-tergehenden Klage mit Wirkung f374r das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland dadurch teilweise f374r nichtig erkl344rt, dass die Patentanspr374che ei-ne einem Hilfsantrag der Beklagten entsprechende Fassung erhalten haben, wegen der auf das Urteil des Bundespatentgerichts verwiesen wird. 6 Hiergegen richtet sich die Berufung der Beklagten, mit der sie den Antrag auf vollst344ndige Abweisung der Klage weiterverfolgt. 7 Als gerichtlicher Sachverst344ndiger hat Professor Dr.-Ing. J. F. , , ein schriftliches Gutachten erstattet, das er in der m374ndli- chen Verhandlung erl344utert und erg344nzt hat. - 6 - Die Kl344gerin ist nach Ablehnung der Er366ffnung des Insolvenzverfahrens 374ber ihr Verm366gen mangels Masse in der m374ndlichen Verhandlung nicht vertre-ten gewesen. 8 Entscheidungsgr374nde: 9 Die zul344ssige Berufung, 374ber die trotz der S344umnis der Kl344gerin durch streitiges Urteil zu entscheiden ist (Sen.Urt. v. 30.4.1996 - X ZR 114/92, GRUR 1996, 757 - Tracheotomieger344t; Sen.Urt. v. 18.11.2003 - X ZR 128/03, Mitt. 2004, 171 - Leuchter), hat Erfolg. Die W374rdigung des Standes der Technik er-gibt nicht, dass der Gegenstand des Streitpatents f374r den Fachmann nach sei-nem Fachwissen und -k366nnen nahegelegen h344tte. I. Das Streitpatent betrifft ein selbstdichtendes Ventil insbesondere f374r einen nicht aus Latex bestehenden Ballon sowie ein Verfahren zur Herstel-lung eines solchen Ballons mit erfindungsgem344337em Ventil. 10 11 In der Beschreibung wird erl344utert, dass Ballons aus zwei flexiblen - ge-gebenenfalls metallisierten - Kunststofffolien, die durch Hei337siegelung in unter-schiedlichen Formen miteinander verbunden seien, seit einigen Jahren erhebliche Verbreitung gefunden h344tten. Wegen der sehr geringen Durchl344ssig-keit der Folien k366nne ein solcher Ballon das F374llmedium (insbesondere Helium) 374ber Wochen halten, sofern der Ballonhals entsprechend abgedichtet sei. We-gen der Nachteile einer Abbindung des Ballonhalses, der Verwendung von Klammern oder einer Hei337versiegelung seien in j374ngerer Zeit selbstdichtende Ballons und Ventileinrichtungen entwickelt worden; die Streitpatentschrift ver-weist in diesem Zusammenhang insbesondere auf die US-Patentschrift 4 674 532 (Anl. K 3 = E 1). Diese selbstdichtenden Ballons wiesen jedoch hohe Aus- - 7 - fallraten auf und seien insbesondere wegen der Integration des Ventileinbaus in den Prozess der Ballonherstellung kostenaufwendig. Ferner sieht das Streitpa-tent es aus mehreren Gr374nden als nachteilig an, dass die meisten bekannten selbstdichtenden Ventile nach au337en 374ber den Ballonhals hinausreichten. 12 Hieraus ergibt sich das technische Problem, ein zuverl344ssig arbeitendes selbstdichtendes Ventil bereitzustellen, das einfach und kosteng374nstig herstell-bar ist, in einen automatisierten Ballonherstellungsprozess integriert werden kann und innerhalb des Ballonhalses positionierbar ist. Dieses Problem soll nach Patentanspruch 1 des Streitpatents durch fol-gende Merkmalskombination gel366st werden: 13 1. Das selbstdichtende Ventil (10) weist auf: 1.1 eine erste flexible Kunststofffolie (46) mit einem (ers-ten) Einlassende (54) und einem (ersten) Auslassende (56), 1.2 eine zweite flexible Kunststofffolie (48) mit einem (zweiten) Einlassende (58) und einem (zweiten) Aus-lassende (60). 2. Die Folien (46, 48) 2.1 sind miteinander verbunden, 2.2 bilden einen Ventileinlass (64) und einen Ventilauslass (66) und - 8 - 2.3 sind so angeordnet, dass sie eine Positionierlasche (positioning tab, 62) bilden. 3. Das Ventil umfasst ein Sperrmittel (barrier means, 76), 3.1 das eine Verbindungssperre (bonding barrier) zwi-schen den Folien (46, 48) am Ventileinlass (64) be-reitstellt und 3.2 sich auf der ersten oder zweiten Folie (46 oder 48) vom Ventileinlass (64) zumindest einw344rts erstreckt. 14 Die nachfolgend wiedergegebenen Figuren 1 und 3 der Streitpatent-schrift zeigen ein Ausf374hrungsbeispiel, bei dem die Positionierlasche dadurch gebildet ist, dass der zweite Folienstreifen (48) l344nger als der erste ausgebildet ist. - 9 - 15 Die Positionierlasche soll die Automatisierung der Ballonherstellung er-leichtern, indem sie es erm366glicht, das selbstdichtende Ventil im Herstellungs-prozess zuverl344ssig an einer bestimmten vorgegebenen Stelle des Ballonhalses auf einer der beiden vorzugsweise aus Poly344thylen bestehenden Ballonfolien zu positionieren und sodann mit der Ballonfolie zu verschwei337en (Sp. 3 Z. 14-17; Sp. 5 Z. 24-27; Sp. 8 Z. 17-23). Zugleich soll die Verbindungssperre, im Ausf374h-rungsbeispiel ein 334berzug (78) aus hitzebest344ndiger Nitrozellulose, sicherstel-len, dass bei der Verbindung der Ballonfolien miteinander und mit dem selbst-dichtenden Ventil der Ventileinlass nicht verschlossen wird (Sp. 3 Z. 28-33; Sp. 7 Z. 19-24; Sp. 8 Z. 23-32). Zwar ist der Ballon nicht Gegenstand des Pa-tentanspruchs 1. Mit Positionierlasche und Verbindungssperre ist das erfin-dungsgem344337e Ventil jedoch so ausger374stet, dass es vorteilhaft bei einem au-tomatisierten Ballonherstellungsprozess verwendet werden kann. II. Dem Gegenstand des Patentanspruchs 1 kann die Patentf344higkeit nicht abgesprochen werden. 16 17 1. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 ist neu. Er wird weder durch die US-Patentschrift 4 684 532 (Anl. K 3 = E 1), noch durch die Unterla- - 10 - gen des spanischen Gebrauchsmusters 20 35 94 (Anl. K 11 = E 2) oder die US-Patentschrift 3 332 415 (Anl. K 13 = E 3) vorweggenommen. 18 Das selbstdichtende Ventil nach der E 1 weist weder eine Positionierla-sche noch eine Verbindungssperre auf. 19 Entsprechend verh344lt es sich bei dem Gegenstand des spanischen Gebrauchsmusters. Soweit die Kl344gerin erstinstanzlich eine Verbindungssperre in unterschiedlich langen Seitenw344nden der schlauchf366rmigen Zunge aus bieg-samem Material (lengueta tubular de naturaleza flexible) hat sehen wollen, kann dem nicht gefolgt werden. Zwar m366gen die Zeichnungen f374r sich den Ein-druck ungleich langer W344nde erwecken, der textliche Hinweis auf eine Schlauchform schlie337t ein solches Verst344ndnis jedoch aus. 20 Bei dem selbstdichtenden Druckventil nach der US-Patentschrift 3 332 415 (E 3) fehlt es jedenfalls an einem Sperrmittel im Sinne des Streitpa-tents. Der Gefahr eines unbeabsichtigten Verschlie337ens des Ventileinlasses kann nach der E 3 dadurch entgegengewirkt werden, dass w344hrend der Anbrin-gung des Ventils an dem zu bef374llenden K366rper durch Hei337siegelung ein d374n-nes Blatt (thin layer) eines hochschmelzenden Materials wie Polytetrafluor344thy-len eingesetzt wird (E 3, Sp. 3 Z. 39-44). 2. Der Stand der Technik hat dem Fachmann die erfindungsgem344337e Ventilausgestaltung auch nicht nahegelegt. 21 22 Das Bundespatentgericht hat in dem 344u337eren, gegen374ber dem inneren verbreiterten Ventilabschnitt des in Figur 1 der E 3 gezeigten Ventils eine Posi-tionierlasche im Sinne des Merkmals 2.3 gesehen und angenommen, es habe im "Griffbereich" des Fachmanns gelegen, das nur w344hrend der thermischen - 11 - Befestigung des Ventils im aufblasbaren K366rper vorgesehene Sperrmittel per-manent im Ventil zu belassen. Dem vermag der Senat im Ergebnis nicht zu fol-gen. 23 Das Bundespatentgericht hat festgestellt, dass sich in der Praxis mit der Entwicklung von Ventilen der in Rede stehenden Art typischerweise ein mit der Kunststoffverarbeitung vertrauter Maschinenbauingenieur befasst. Die Befra-gung des gerichtlichen Sachverst344ndigen hat nichts ergeben, was eine Abwei-chung von dieser auch von der Berufung nicht angegriffenen Feststellung geb366-te. Soweit der gerichtliche Sachverst344ndige zu den in Betracht kommenden Fachleuten auch erfahrene Techniker gez344hlt hat, erg344ben sich aus der Einbe-ziehung dieses Personenkreises keine entscheidungserheblichen zus344tzlichen Kenntnisse oder Erfahrungen. 24 Die Funktion des verbreiterten 344u337eren Teils des Ventils nach Figur 1 der E 3 wird in der Entgegenhaltung nicht erl344utert. Beschrieben wird, dass in der "besonderen Ausf374hrungsform" nach Figur 1 eine d374nne Metallplatte oder dicke Folie (die ein Aufrollen dieses Ventilteils als zus344tzliche Dichtung erm366gli-chen soll, vgl. Fig. 7) in einen erweiterten Teil 19 des Ventils eingesetzt werden k366nne (E 3, Sp. 3 Z. 9-14). Das deutet zun344chst darauf hin, dass die Erweite-rung nur der Aufnahme eines Verst344rkungselements dienen soll. Andererseits ist in Figur 2 ein Ventil 22, "similar to valve 10 of Figure 1 but without the metal-lic foil insert" gezeigt. Dieser Darstellung kann der Fachmann jedenfalls ent-nehmen, dass die Verbreiterung es erleichtert, wenn nicht erzwingt, das Ventil, wie in Figur 2 gezeigt, so zu positionieren, dass der breitere Teil au337erhalb des zu bef374llenden K366rpers zu liegen kommt. 25 Die Beweisaufnahme hat jedoch keine tats344chlichen Anhaltspunkte daf374r erbracht, dass diese vorbekannte Ausgestaltung eines Ventils dem Fachmann - 12 - unter Ber374cksichtigung seines Fachwissens und -k366nnens eine Weiterentwick-lung zu der erfindungsgem344337en Ausgestaltung nahegelegt h344tte. 26 Zwar ist, wie der gerichtliche Sachverst344ndige ausgef374hrt hat, die Indizie-rung zweier Bauteile, d.h. die Verwendung k366rperlicher oder unk366rperlicher Hilfsmittel zur gegenseitigen Sicherung der Position, ein im Maschinenbau g344n-giges Verfahren. Die Verbreiterung des 344u337eren Ventilteils in der E 3 gab dem Fachmann jedoch keine Anregung, die Ventilfolien entsprechend Merkmal 2.3 so anzuordnen, dass sie eine Positionierlasche bilden, die - im Zusammenwir-ken mit einer entsprechenden Indizierung einer Ballonfolie - die gegenseitige Positionssicherung bei einem automatisierten Herstellungsprozess erlaubt und es zugleich erm366glicht, die Ventilfolie mittels der Positionierlasche einfach und zuverl344ssig mit der Ballonfolie zu verbinden, ohne dabei Vorkehrungen gegen einen Verschluss des Ventileinlasses durch den Hei337siegelungsvorgang treffen zu m374ssen. 27 Ebenso wenig konnte die Schrift den Fachmann dazu anregen, entspre-chend Merkmal 3 das Ventil selbst mit einem Sperrmittel zu versehen. Das Sperrmittel hat eine Funktion nur w344hrend des Hei337siegelungsvorgangs und wird demgem344337 im Stand der Technik bei der Ventilherstellung als "Werkzeug" eingesetzt. Die Erw344gung des Bundespatentgerichts, ein solcher Einsatz eines Sperrmittels wie die Verwendung von Ventilfolien mit Sperrmittel l344gen glei-cherma337en im "Griffbereich" des Fachmanns, der die Auswahl unter Abw344gung der technischen und/oder wirtschaftlichen Vor- und Nachteile jeder Ma337nahme im Rahmen seines routinem344337igen K366nnens treffen werde, vernachl344ssigt, dass vor einer solchen Auswahl das Sperrmittel mit Blick auf die Vorteile, die sich hieraus ergeben k366nnten, zun344chst als (m366glicher) Bestandteil des aus Kunststofffolie bestehenden Ventils selbst gedacht werden muss. Eine solche Sichtweise kann nicht als selbstverst344ndlich angesehen werden; Anhaltspunkte - 13 - daf374r, dass sie der Fachmann gleichwohl in Betracht gezogen h344tte, sind in der Beweisaufnahme und insbesondere bei der hierauf gerichteten Befragung des gerichtlichen Sachverst344ndigen in der m374ndlichen Verhandlung nicht hervorge-treten. Vielmehr hat der gerichtliche Sachverst344ndige erl344utert, dass im Priori-t344tszeitpunkt gerade bei der Kunststoffverarbeitung wegen der Vielzahl der Verbindungstechniken und ihrer jeweiligen spezifischen Risiken typischerweise eine starke Bindung an die "Unternehmenstechnologie", d.h. an die jeweils er-probten und entsprechend sicher und fehlerfrei beherrschten Prozesse, bestan-den habe, auf deren Weiterentwicklung sich das Bem374hen um Verbesserung und Vereinfachung konzentriert habe. Hiernach kann es nicht als am Priorit344ts-tag naheliegend angesehen werden, die bekannte Ventilfolie mit einem erfin-dungsgem344337en Sperrmittel auszustatten, das zwar nicht notwendigerweise, wie im Ausf374hrungsbeispiel des Streitpatents beschrieben, aus einem 334berzug be-stehen muss, aber jedenfalls die Verwendung eines weiteren gegen374ber der Ventilfolie zu fixierenden (Kunststoff-)Materials mit gegen374ber der Ventilfolie erh366htem Schmelzpunkt erfordert und damit ohne entsprechendes Vorbild im Stand der Technik eine (teilweise) 304nderung des f374r die Ventilherstellung ver-wendeten Kunststoffs bedeutete. III. Der formal nicht auf Patentanspruch 1 r374ckbezogene, sondern ne-bengeordnete Patentanspruch 2 betrifft ein selbstabdichtendes Ventil f374r einen nicht aus Latex bestehenden Ballon. Er umfasst s344mtliche Merkmale des Pa-tentanspruchs 1 und ist daher aus den dargestellten Gr374nden gleichfalls patent-f344hig. Nichts anderes gilt f374r Patentanspruch 11, der ein Verfahren zur Herstel-lung eines selbstdichtenden Nicht-Latex-Ballons betrifft und die Merkmale des Patentanspruchs 1 in Gestalt von Anweisungen f374r die Herstellung eines Bal-lons mit einem Patentanspruch 1 entsprechenden Ventil aufgreift. Die Unteran- 28 - 14 - spr374che werden von der Patentf344higkeit der Gegenst344nde der Patentanspr374che 1, 2 und 11 mitgetragen. Melullis Keukenschrijver M374hlens Meier-Beck Kirchhoff Vorinstanz: Bundespatentgericht, Entscheidung vom 03.02.2004 - 3 Ni 28/02 (EU) -
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