BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL X ZR 60/13 Verkündet am: 5. Mai 2015 Wermes Justiz amtsinspektor als Urkundsbeamt er der Geschäftsstelle in der Patentnichtigkeitssache Nachschlagewerk: ja BGHZ: nein BGHR: ja Verdickerpolymer I EPÜ Art. 54 Wer den als Bestandteile einer Stoffzusammensetzung mehrere Stoffe oder Stoffgruppen alternativ beansprucht, fehlt es dem Gegenstand des Patents b e- reits dann an der erforderlichen Neuheit in der gesamten beanspruchten Ban d- breite, wenn einer dieser Stoffe oder eine dieser Stoffgruppen als Bestandteil einer solchen Zusammensetzung bekannt war. BGH, Urteil vom 5. Mai 2015 - X ZR 60/13 - Bundespatentgericht - 2 - Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhan d- lung vom 5. Mai 2015 durch die Rich ter Gröning, Dr. Grabinski, Hoffmann und Dr. Deichfuß sowie die Richterin Dr. Kober - Dehm für Recht erkannt: Die Berufung gegen das am 20. November 2012 verkündete Urteil des 3. Senats (Nichtigkeitssenats) des Bundespatentgerichts wird auf Kosten der Beklag ten zurückgewiesen. Von Rechts wegen Tatbestand: Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des am 10. Mai 1995 angeme l- deten, auch mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten europä i- schen Patents 682 094 (Streitpatents). Das Streitpatent nimmt eine Priorität vom 12. Mai 1994 in Anspruch. Von den insgesamt acht Patentansprüchen hat Patentanspruch 1 nach Durchführung eines Einspruchsverfahrens in der Ve r- fahrenssprache folgenden Wortlaut: "1. A pourable water dispersible associative thickener compo s i- tion for aqueous systems having a viscosity less than 15,000 mPa.s (centipoise) at 25°C consisting of: a) from 15 to 40% by weight of an associative thickener poly - mer selected from polyurethanes, polyesters, modified ce l- 1 - 3 - lulosics, poIyester - urethanes, po lyether - alpha olefins and polyether - polyols; b) at least 30% by weight water; c) from 1 to 30% by weight of one or more surfactants s e- lected from anionic and non - ionic surfactants and mixtures thereof; and d) optionally one or more additional components se lected from binders, clays, neutralization chemicals, buffering agents, inorganic salts, chelating agents and pH adjusting agents, except a thickener preparation for thickening aqueous sy s- tems consisting of a mixture of (i) a water - soluble or water - dispers ible thickener contai n- ing urethane groups, (ii) a non - ionic emulsifier, and (iii) at least one compound of the formula (I) (I) wherein in this formula R 1 and R 3 denote identical or di f- ferent hydrocarbon residues and R 2 and R 4 denote hydr o- gen or identical or different hydrocarbon residues, Q denotes alkylene oxide units, as are obtained from alkox y- lating alcohols with alkylene oxides having 2 to 4 carbon atoms, and n denotes numbers from 0 to 120, wherein the thickener preparation is in the form of an aqu eous solution or dispersion." Die Klägerin hat geltend gemacht, der Gegenstand des Streitpatents sei nicht patentfähig; er sei nicht neu, beruhe jedenfalls aber nicht auf einer erfind e- rischen Tätigkeit. Zudem gehe der Gegenstand von P a tentanspruch 1 über den Inhalt der ursprünglichen Anme l dungsunterlagen hinaus. 2 - 4 - Das Patentgericht hat das Streitpatent mit Wirkung für die Bundesrepu b- lik Deutschland für nichtig erklärt. Hiergegen richtet sich die Berufung der B e- klagten, mit der sie ihr en Klageabweisung sant rag weiterverfolgt. Hilfsweise ve r- teidigt sie das Streitpatent in der Fassung von drei beschränkten Anspruchssä t- zen. Die Klägerin tritt dem Rechtsmittel entgegen. Entscheidungsgründe: I. Das Streitpatent betrifft Verdickerzusammensetzungen zur Kontrolle der Viskosität und anderer rheologischer Eigenschaften (Fließeigenschaften) von wässrigen Systemen. 1. Nach der Beschreibung des Streitpatents sind solche Verdickerz u- sammensetzungen für eine Anwendung insbesondere bei Latexfarben, B e- schichtungen, Tinten, Baumaterialien, Kosmetika und Holzbeizen bekannt. Hie r- für würden zunehmend synthetische Eindicker verwendet, zu denen unter and e- rem auch Polyurethaneindicker zählten. Solche rheologischen Add i tive würden oftmals auch als Eindicker oder Assoziativverdicker bezeichnet. Zu dem M e- chanismus, durch den sie eindickten, gehörten hydrophobe Assoziationen zw i- schen den hydrophoben Komponenten in den Eindickermolekülen und anderen hydrophoben Oberflächen. Handelsübliche Assoziativverdicker seien gewöh n- lich gießbare Fl üssigkeiten, wobei die Verdickerzusammensetzung übliche r- weise durch Vermischen des assoziativen Polymers mit Wasser und einem o r- gan i schen Lösungsmittel hergestellt würden. Diese organischen Lösungsmittel wü r den zugesetzt, um die Viskosität der Polymere in Wasser zu senken. Da die flüchtigen organischen Lösungsmittel oder deren flüchtige organischen Komp o- nenten ein Risiko für Mensch und Umwelt darstellten, würden in vielen Ländern 3 4 5 - 5 - die Toleranzwerte für diese Gase sukzessiv gesenkt oder bestimmte Anwe n- dungen dieser Lösungsmittel verboten. 2. Dem Streitpatent liegt vor diesem Hintergrund die Aufgabe zugrunde, eine flüssige, in Wasser dispergierbare Verdickerzusammensetzung mit einer zur weiteren Verarbeitung passenden Viskosität bereitzustellen, ohne dabei Um weltprobleme zu verursachen. Zur Lösung schlägt das Streitpatent in Patentanspruch 1 eine Verdicke r- zusammensetzung mit folgenden Merkmalen vor: 1. Assoziative Verdickerzusammensetzung für wässrige Sy s- teme, 1.1 die gießbar und in Wasser dispergierbar ist und 1.2 die eine Viskosität von weniger als 15.000 mPa · s bei 25°C aufweist, bestehend aus 2. 15 bis 40 Gew. - % eines assoziativen Verdickerpolymers, 2.1 ausgewählt aus Polyurethanen, Polyestern, modifizie r- ten Cellulosederivaten, Polyesterurethanen, Polyethe r - - Olefinen und Polyetherpolyolen; 3. mindestens 30 Gew. - % Wasser; 4. 1 bis 30 Gew. - % eines oder mehrerer oberflächenaktiver Mi t- tel, 4.1 ausgewählt aus anionischen und nicht - ionischen obe r- flächenaktiven Mitteln und deren Gemischen; 5. optional einem oder mehreren zusätzlichen Bestandteilen, 6 7 - 6 - 5.1 ausgewählt aus Bindemitteln, Tonen, Neutralisation s- chemikalien, Pufferungsmitteln, anorganischen Salzen, Chelatbildnern und pH - Wert - Einstellungsmitteln; 6. ausgenommen einer Verdickungsmittelzubereitung zum Ve r- dicke n wässriger Systeme, bestehend aus einem Gemisch 6.1 eines wasserlöslichen oder in Wasser dispergierbaren Verdickungsmittels, das Urethangruppen enthält, 6.2 eines nicht - ionischen Emulgators und 6.3 mindestens einer Verbindung gemäß der Formel (I) (I) w obei in dieser Formel R 1 und R 3 identische oder unterschiedliche Kohlenwa s- serstoffe bezeichnen, R 2 und R 4 Wasserstoff oder identische oder unte r- schiedliche Kohlenwasserstoffreste bezeichnen, Q Alkenoxideinheiten bezeichnet, wie sie aus dem Alk - oxylieren von Alkoholen mit Alkenoxiden erhalten we r- den, die 2 bis 4 Kohlenstoffatome aufweisen, und n Zahlen von 0 bis 120 bezeichnet, 6.4 in Form einer wässrigen Lösung oder Dispersion. 3. Dies bedarf in zweierlei Hinsicht der näh e ren Erläuterung: 8 - 7 - a) Die Wen dung "bestehend aus" ("consisting of") deutet in Patenta n- sprüchen, die chemische Zusammensetzungen oder Gemische zum Gege n- stand haben, in der Regel auf eine abschließende Aufzählung der in Bezug g e- nommenen Bestandteile hin (vgl. BGH, Urteil vom 12. Juli 20 11 X ZR 75/08, GRUR 2011, 1109 Rn. 37 Reifenabdichtmittel; EPA, Prüfungsrichtlinien Teil F, Kap. IV Nr. 4.21; EPA, Entscheidung vom 15. September 1993 - T 711/90 u n- ter 2.). Von der Frage der Bestandteile einer Stoffzusammensetzung zu trennen ist di e Frage des Reinheitsgrades der dazu eingesetzten Stoffe. Insbesondere wenn, wie für die hier interessierenden Verdickerzusammensetzungen , ha n- delsübliche Chemikalien benutzt werden, wird aus fachlicher Sicht nicht notg e- drungen immer vollständige Reinheit d er Bestandteile oder Zutaten vorausg e- setzt, sondern gegebenenfalls nur ein dem jeweiligen Bedarf angepasster Reinheitsgrad. Da sich vorliegend aus Patentanspruch 1 oder der Beschre i bung keine besonderen Anforderungen an die Reinheit der herzustellenden Zus a m- mense t zung ergeben, schließt die Vorgabe "bestehend aus" ("consisting of") aus fac h licher Sicht nicht aus, dass die dafür zu verwendenden Polymere Mittel und gegebenenfalls fakultativen Zusätze in geringem Umfang auch Rüc k stände der für ihre Herstellung verwendeten Ausgangsstoffe und restliches Wasser enthalten kö n nen. b) Der Begriff des oberflächenaktiven Mittels in Merkmal 4 ist eine Übersetzung des englischen Worts "surfactant", das für die Worte "surface act i- ve agent" steht. Es ist zugleich ein Syn onym für Tenside, die wiederum syn o- nym auch als Emulgatoren bezeichnet werden. II. Das Patentgericht ist zu dem Ergebnis gelangt, der Gegenstand des Streitpatents sei in der - nachveröffentlichten (Art. 54 Abs. 3 EPÜ) - europä i- 9 10 11 12 - 8 - schen Patentanmeldung 618 243 (NiK6) vorweggenommen und habe ausg e- hend von einer anderen Entgegenhaltung (Ni K 10e) auch nicht auf einer erfind e- rischen Tätigkeit beruht. Die Gegenstände der Hilfsanträge beruhten ebenfalls nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit. 1. Die NiK6 betre ffe eine Zubereitung auf Polyurethanbasis zur Verd i- ckung wässriger Systeme, die wegen ihrer Löslichkeit und Dispergierbarkeit in Wasser zwangsläufig auch gießbar sei und bei der es sich um eine assoziativ wirkende Verdickerzusammense t zung mit besonders nie driger Eigenviskosität handele. Darüber hinaus zeige das Dokument weitere Verdickerzusammense t- zungen mit den Merkmalen 3 bis 4.1 sowie der ohnehin lediglich optionalen Merkmalsgruppe 5 und ohne die vom Streitpatent durch Disclaimer ausgeno m- menen Zusatzstof fe gemäß Merkmalsgruppe 6. Eine entsprechende Zusa m- mensetzung werde in den Vergleich s beispielen 21 und 24 der NiK6 mit jeweils 25 Gewichtsprozent eines aus Polyurethanen ausgewählten assoziativen Ve r- dickerpolymers und eines nicht - ionischen oberflächenaktiv en Mittels sowie mit einem Restwasseranteil von 50 Gewichtsprozent offenbart. Die in den Ve r- gleichsbeispielen verwendeten Produkte COATEX BR 900 und COATEX BR 910 seien zweifelsfrei trockene, nicht - ionische, wasserlösliche Assozi a tivverdicker vom Polyureth an - Typ. Dem stehe nicht entgegen, dass in der T a belle 13 für die Vergleichsbeispiele 21 und 24 die Komponenten für zwei Spalten falsch bezeichnet seien. Der fachkundige Leser werde diesen Schrei b- fehler und die richtige Bedeutung zweifel s frei erkennen. 2 . Zudem beruhe der Gegenstand des Streitpatents nicht auf einer e r- finderischen Tätigkeit. In der vorveröffentlichten Produktbeschreibung für COAPUR 5035 (NiK10e) werde unter dieser Bezeichnung ein flüssiger, zweifelsfrei assoziativ 13 14 15 - 9 - wirkender, nicht - ioni scher Polyurethanverdicker mit einer niedrigen Viskosität von 4000 cP beschrieben, der zu 35 % in Wasser gelöst und völlig frei von flüchtigen organischen Lösungsmitteln sei. Dieses Produkt unterscheide sich vom Gegenstand des Streitpatents lediglich durch das Fehlen eines an - ionischen oder nicht - ionischen oberflächenaktiven Mittels gemäß Merkmal s- gruppe 4. Dem Fachmann, bei dem es sich um einen regelmäßig in einem Team arbeitenden Diplom - Chemiker der Fachrichtung organische Chemie mit beso n- deren Kenntnis sen und Erfahrungen auf dem Gebiet der Polymerchemie, der Rheologie und Grenzflächenchemie von polymerbasierten, wässrigen Syst e- men sowie der assoziativen Verdicker und oberflächenaktiven Mitteln handele, sei geläufig gewesen, dass durch den Zusatz von obe rflächenaktiven Stoffen aufgrund ihrer Wechselwirkung mit den Assoziativverdickerpolymeren bei der Anwendung in Farben und Beschichtungsmitteln deren rheologische Eige n- schaften noch weiter günstig beeinflusst werden könnten. Er werde deshalb einen solchen Zusatz zu dem Produkt COAPUR 5035 in Betracht ziehen, und dabei insbesondere oberflächenaktive Mittel vom anionischen und nicht - ionischen Typ experimentell untersuchen, denn aus dem Lehrbuch von M. Hulden - Colloides and Surfaces A: Physicochemical and Eng ineering A s- pects, 82 (1994) S. 263 bis 277 - (NiK18) sei der vorteilhafte Einfluss von obe r- flächenaktiven Mitteln gemäß der Merkmalsgruppe 4 auf wässrige Assoziati v- verdickerzusammensetzungen bekannt gewesen. Durch routinemäßiges Opt i- mieren gelange er zwang los zu Anteilen von 1 bis 30 Gewichtsprozenten und somit ohne erfinder i sches Zutun zum Gegenstand des Streitpatents. Ebenso habe ein Entwicklungsansatz ausgehend von dem Aufsatz von E. J. Schaller - Rheology Modifiers in Surface Coatings Australia, Vol. 22, Nr. 10, Okt. 1985 S. 6 bis 13 - (NiK12) zusammen mit dem allgemeinen Fac h- 16 17 - 10 - wissen sowie mit den in der japanischen Offenleg ungsschrift 60 - 49022 (NiK 14) ohne erfinderische Tätigkeit zu dem Gegenstand des Streitpatents g e führt. Schließlich beruhe der G egenstand des Streitpatents auch in der Fa s- sung eines der Hilfsanträge nicht auf erfinderischer Tätigkeit. III. Dies hält der Nachprüfung im Berufungsverfahren stand. 1. Das Patentgericht hat zu Recht angenommen, dass NiK6, die als e u- ropäische Patent anmeldung aufgrund ihrer vor dem Prioritätstag erfolgten A n- meldung zum Stand der Technik gehört (Art. 54 Abs. 3 EPÜ), den Gegenstand von Patentanspruch 1 vorwegnimmt. a) NiK6 betrifft eine Verdickungsmittelzubereitung aus einem Uretha n- gruppen aufweisen den, in Wasser dispergierbaren Verdickungsmittel, einem - als Komponente b bezeichneten nicht - inonischen Emulgator und einer als "c1" benannten Komponente, deren Definition dem Disclaimermerkmal 6.3 in P a tentanspruch 1 entspricht. Mit der Erfindung gemäß NiK6 sollte das Problem gelöst werden, eine neue Verdickungsmittelzubereitung auf Poly u rethanbasis für wässrige Systeme zu finden, die bei zumindest gleich guter Verdickerwi r- kung eine deutlich geringere Eigenviskosität aufweist. Die Lösung bestand d a- rin, einem Polyurethanverdicker neben den größtenteils bereits bekannten Emulgatoren eine c1 - Komponente beizumischen (NiK6, S. 2 Z. 42 bis 55). Zum Beleg der vorteilhaften Wirkung einer solchen Komponente dok u- mentiert NiK6 in der nachfolgend eingefügte n Tabe lle 13 vergleichend Messe r- gebnisse der Viskosität und Verdickerwirkung von Zusammensetzungen gemäß der do r tigen Erfindung (Beispiele 44, 45) und Mischungen, denen ein nicht - ionischer Emu l gator und/oder die Komponente c1 fehlt (Vergleichsbeispiele 20, 18 19 20 21 22 - 11 - 21, 2 3, 24) und die deshalb zum Teil (Vergleichsbeispiele 21 und 24) die vom Streitpatent vorg e schlagene stoffliche Zusammensetzung aufweisen : Soweit in dieser Tabelle Spalten für "Komponente A" bzw. "Komponente B" vorgesehen sind, hat das Patentgericht f estgestellt, dass der Fachmann d a- rin ein Versehen erkennt und die "Komponente A" für die Vergleichsbeispiele 21 und 24 als "Komponente b" und "Komponente B" als "Komponente c1" interpr e- tiert. Auf die diesbezüglichen Ausführungen im angefochtenen Urteil wir d Bezug genommen. Durchgreifende konkrete Anhaltspunkte, die Zweifel an der Richti g- keit der vom Patentgericht getroffenen Feststellung begründen und eine neue Feststellung gebieten würden (§§ 117 PatG, 529 Abs. 1 ZPO), vermag die B e- rufung, die insoweit im Wesentlichen das erstinstanzliche Vorbringen der B e- klagten vertiefend wiederholt, nicht aufzuzeigen. Ihre Erklärungsversuche, w a- rum der Fachmann den Schreibfehler nicht erkennen und eine andere Erkenn t- nis aus der NiK6 gewinnen werde , sind nicht plausibel. In der Beschre i bung der NiK6 finden sich keine Definitionen für Komponenten A und B, wohl aber für Komponenten b und c1 usw. (Beschreibung ab S. 2 Zeile 46 ff.). Ohne eine E r- 23 - 12 - klärung, um was es sich bei "Komponente A" in der NiK6 handelt, müs s te der Fachman n die Beispiele 44 und 45 sowie die Vergleichsbeispiele 20 bis 25 als nicht ausführbar oder unklar ansehen, während eine Betrachtung des Dok u- ments in seiner Gesamtheit ihn zum richtigen Verständnis führt. Die Tabe l len darin weisen ganz überwiegend die Komp onentenbezeichnungen "b", "c1" usw. auf. Soweit in Tabelle 9 Ethyloxid abweichend davon als "Komponente B" b e- zeichnet ist, ergibt sich aus den der Tabelle unmittelbar vorangestellten Erläut e- rungen, dass "c1" gemeint ist. Die Bezeichnung und Zuordnung der K ompone n- ten sowohl in NiK6 selbst als auch in der US - amerikanischen Parallelanme l- dung ist somit zwar uneinheitlich, insgesamt ist jedoch die vom Patentg e richt gefundene Erklärung allein plausibel. b) Auch hinsichtlich der Feststellung des Patentgerichts , dass es sich bei den in den Vergleichsbeispielen 21 und 24 eingesetzten, auf dem Markt bereits eingeführten Produkten COATEX BR 900 und COATEX BR 910 um trockene, nicht - ionische, wasserlösliche Assoziativverdicker vom Polyurethantyp entspr e- chend der Merk malsgruppe 2 handelt, hat die Berufung keine konkreten A n- haltspunkte aufzuzeigen vermocht, die Zweifel an dieser Feststellung des P a- tentgerichts begründen und neue Feststellungen gebieten könnten. Das Produ ktblatt für COATEX BR 900 ( NiK9a) weist dieses Erzeugnis als einen lösungsmittelfreien, nicht - ionischen und wasserlöslichen Eindicker vom Polyurethantyp aus. Dass es sich bei dem aktiven Wirkstoff der genannten Produkte um ein Verdickerpolymer im Sinne der Merkmalsgruppe 2 handelt, stand in erster Ins tanz außer Streit und ist von der Klägerin zudem anhand der Anlage NiK27 eingehend erläutert worden. Die Berufung hat dies nicht zu e r- schüttern vermocht. Dass NiK27 nachveröffentlicht ist, ist unbedenklich, weil damit kein Stand der Technik dokumentiert we rden soll, sondern chemische 24 25 - 13 - Zusammenhänge, die unverändert bestehen (vg l. insoweit BGH, Urteil vom 24. Juli 2012 - X ZR 126 /09, GRUR 2012, 1130 Rn. 24 f. - Leflunomid). Soweit für COATEX BR 900 ein aktiver Inhalt von mindestens 97 % a n- gegeben wird, ha ben das schriftsätzliche Vorbringen der Beklagten und die E r- örterungen in der mündlichen Verhandlung weder Anhaltspunkte dafür erg e ben, dass dem als Verdickungsmittel angegebenen Polyurethan andere aktive Stoffe beigemischt gewesen sein könnten, noch dass es sich bei dem Rest um etwas anderes als Rückstände der Ausgangssubstanzen und gegebenenfalls Wasser handelt. Soweit die Berufung die Verwendung von Polyurethan mit dem Hinweis auf den deutlich abweichenden Viskositätswert von 29.500 mPas.s/23°C im Vergle ichsbeispiel 2 der Tabelle 2 gegenüber dem entspr e chenden Wert in den Vergleichsbeispielen 21 und 24 der Tabelle 13 anzweifelt, übersieht sie zum einen, dass die Viskosität in breiten Grenzen va riieren kann (vgl. NiK6 S. 5 Z. 25 ff.) , und zum anderen, dass bei den Vergleichsbeispielen in Tabelle 2 nicht zwangsläufig ebenfalls mit COATEX BR 900 bzw. 910 gearbe i tet worden sein muss. In den Vergleichsbeispielen 21 und 24 in Tabelle 13 wird dem Assozi a- tivverdicker auf Polyurethanbasis lediglich als Komponen te b (fälschlich als "Komponente A" bezeichnet) ein mit der n e- benstehenden Strukturformel def i niertes nicht - ionisches Tensid sowie Wasser jeweils in Mengen hinzugefügt, die den Merkmalen 3 und 4 entsprechen. Die Vergleichsbeispi e- le 21 und 24 en t sprechen mi t den für sie angegebenen Viskositätswerten dem Mer k mal 1.2. Mit dem Fehlen einer Komponente gemäß Merkmal 6.3 erfüllen die Vergleich s merkmale die Discla i mermerkmalsgruppe 6. 26 27 - 14 - c) Der Gegenstand von Patentanspruch 1 wird damit zumindest von dem Vergleichs beispiel 21 der NiK6 neuheitsschädlich vorweggenommen. aa) Dass das Produktblatt NiK9a für eine Verwendung von COATEX BR 900 nur Beimischungen dieses Produkts in Wasser mit einem Gehalt von bis zu 10 % - bei Fehlen weiterer Zusatzstoffe - vorsieht, ste ht dem nicht entgegen, weil die Verwendung des Produkts in den NiK6 zugrunde li e- genden Versuchen nicht an die Herstellerhinweise für eine leichte Handhabung gebu n den waren und die dort gezeigten Vergleichsbeispiele 20 und 21 deutlich zeigen, dass es eines Tensids als weiteren Zusatzstoff bedarf, um eine hinre i- chend niedrige Viskosität zu erreichen. bb) Entgegen der Ansicht der Berufung verstößt es nicht gegen das für die Neuheitsprüfung geltende Gebot des Einzelvergleichs, im Rahmen der E r- mittlung des Of fenbarungsgehalts von NiK6 die Produktinformationen aus NiK9a zu berücksichtigen. Es ist anerkannt, dass Verweise in Dokumenten wie etwa auf "herkömmliche Verfahren" durch Heranziehen von Nachschlagewe r- ken konkretisiert werde n können (Busse/Keukenschrij ver , 7. Aufl. , § 3 Rn. 83 mN in Fn. 329). Entsprechend verhält es sich hier. Die Bezugnahme auf COATEX BR 900 in NiK6 als auf einen handelsüblichen Polyurethanverdicker deutet darauf hin, dass es sich um ein so marktgängiges Erzeugnis ha n delt, dass dem Fachma nn seine Zusammensetzung ohne Weiteres bekannt ist oder er sich die entsprechenden Produktinformationen ohne Hindernisse b e schaffen kann. cc) NiK6 trifft Patentanspruch 1 des Streitpatents entgegen der Auffa s- sung der Berufung in sgesamt neuheitsschädlic h, obwohl die Vergleichsbeispi e- le 21 und 24 in NiK6 in Bezug auf die Merkmalsgruppe 2 lediglich ein P o- lyurethan gemäß COATEX BR 900 bzw. 910 und in Bezug auf die Merkmal s- 28 29 30 31 - 15 - gruppe 4 nur ein nicht - ionisches Tensid offenbaren. Paten t schutz kann nur für eine ins gesamt neue Erfindung beansprucht werden. Wird ihr Gegenstand im Stand der Technik auch nur mit einer erfassten Ausführungsform vorwegg e- nommen , fehlt es an dieser Voraussetzung (vgl. Benkard/ Melullis, PatG, 10. Aufl., § 3 Rn. 12). A n dernfalls würde ein Ex klusivrecht für schon im Stand der Technik Bekanntes verliehen. Das gilt auch, wenn, wie hier, als Bestandte i- le einer Stoffzusamme n setzung mehrere Stoffe oder Stoffgruppen alternativ beansprucht werden, obwohl einige dieser Stoffe oder Stoffgruppen als B e- s tandteil einer solchen Z u sammensetzung bekannt waren. Dies steht zu der von der Beklagten angeführten Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs insb e- sondere zum Offenbarungsgehalt von Strukturformeln (BGH, Urt eil v om 16. D e- zem ber 2008 X ZR 89/07, BGHZ 179, 168 Olanzapin) nicht in Widerspruch. Denn es geht nicht darum, ob mit Polyurethanen auch die anderen in Patenta n- spruch 1 beanspruchten Verd i ckerpolymere offenbart sind, sondern, worauf der Senat in der mündlichen Verhandlung hingewiesen hat, darum, dass ein solcher Anspruch nicht in seiner Gesam t heit gewährt werden kann. dd) Für die Vorwegnahme der Merkmalsgruppe 2 reicht es im Übrigen aus, dass COA TEX BR 900 - am Prioritätstag auf dem Markt erhältlich war. Damit war der Fachmann in der Lage, eine d er Merkmalsgruppe 2 entspr e- chende Zusammensetzung herzustellen. Für eine die Neuheit eines Erzeugni s- ses ausschließende Offenbarung reicht es aus, wenn ein auf dem Markt erhäl t- liches Produkt die Merkmale dieses Erzeugnisses tatsächlich aufweist. Es ist nich t erforderlich, dass der Fachmann die konkreten Eigenschaften des Pr o- dukts kannte oder in der Lage war, diese analytisch zu bestimmen und danach das Produkt herzustellen (vgl. BGH, U r teile vom 13. Juli 2010 - Xa ZR 10/07, juris Rn. 48 f.; vom 18. November 2010 - Xa ZR 149/07, GRUR 2011, 129 Rn. 45 - Fentanyl - TTS). 32 - 16 - 2. Patentanspruch 1 ist auch in der Fassung der Hilfsanträge nicht p a- tentfähig. Die in diesen Fassungen beschriebenen Gegenstände beruhen nicht auf erfinderischer Tätigkeit. Die Frage der Zuläs sigkeit der gestellten Hilfsantr ä- ge kann daher offen bleiben. a) Im Hilfsantrag I wird Patentanspruch 1 folgendes zusätzliches Mer k- mal als Ausschlusskriterium hinzugefügt: "7. ausgenommen einer Verdickungsmittelzubereitung bestehend aus einem Gemisch zu 25 Gew. - % COATEX BR 900 oder zu 25 Gew. - % COATEX BR 910 sowie zu 25 Gew. - % eines Sto f- fes der folgenden Formel: und Wasser im Übrigen." Die in diesem Merkmal als Disclaimer beschriebene Stoffzusammense t- zung entspricht den Vergleichsbeispielen 21 und 2 4 der NiK6. Hilfsantrag II entspricht Hilfsantrag I mit der Abweichung, dass in Mer k- mal 2.1 die Worte "Polyester, modifizierte Cellulosederivate, Polyesterurethane" fehlen. Hilfsantrag III entspricht Hilfsantrag II mit der Abweichung, dass Mer k- mal 2. 1 nur noch Polyurethane als Auswahl für das Verdickerpolymer vorsieht und Unteranspruch 3 wegfällt. 33 34 35 36 37 - 17 - b) Gegen die Zulässigkeit der Hilfsanträge können unter dem Gesicht s- punk t des Klarheitsgebots B e denken bestehen . Ein europäisches Patent kann im Nichtigk eitsverfahren nicht mit Patentansprüchen beschränkt verteidigt we r- den, die dem Erfordernis einer deutlichen (klaren) Anspruchsfassung nicht g e- nügen (BGH, Urteil vom 18. März 2010 Xa ZR 54/06, GRUR 2010 , 709 Proxiserversystem). Das schließt ein, dass di e beschränkten Ansprüche in sich widerspruchsfrei sind. Ob es daran, unbeschadet der Frage der generellen Zulässigkeit von Disclaimern, bereits deshalb fehlt, weil hier Verdickungsmitte l- zubereitungen von den Ansprüchen ausgenommen sein sollen, die COATEX B R 900 bzw. 910 enthalten, deren Aktivstoff ein Polyurethan ist (oben III 1 b), Polyurethan gleichzeitig aber als Verdickerpolymer in der Fassung aller Hilfsa n- träge beansprucht wird und damit unklar sein könnte, was bea n sprucht wird und was nicht, bedarf im Hinblick auf die nachfolgenden Ausführungen zur erfinder i- schen Tätigkeit keiner abschließenden En t scheidung. c) Jedenfalls war eine den Gegenständen der jeweiligen Patentanspr ü- che 1 aus den Hilfsanträgen I bis III entsprechende Verdickerzusammense t- zung dem Fachmann durch den Stand der Technik nahegelegt. aa) Bereits vor dem Prioritätstag war für das Produkt COAPUR 5035 ein Produktblatt (Anl. NiK10e) der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit die Beklagte dessen Vorveröffentlichung erstmals in der Berufung sinstanz bestreitet, ist di e s gemäß §§ 117 PatG, 531 Abs. 2 ZPO nicht zu beachten; die Beklagte zeigt aber auch keine tatsächlichen Umstände auf, die Zweifel daran begründen könnten, dass COAPUR 5035 vor dem Prioritätstag tatsächlich vertrieben und mit dem Produktblatt NiK10e beworben worden ist. Dass in einzelnen zu den Akten gereichten Dokumenten von einem COAPUR - Gel die Rede ist, rechtfe r- tigt entgegen der Berufung nicht die Annahme oder den begründeten Verdacht , dass es dieses Erzeugnis als leicht viskos e Flüssigkeit gar nicht gegeben hätte. 38 39 40 - 18 - Das Produk t blatt (NiK10e) offenbart , dass es mit COAPUR 5035 ein Produkt auf der Basis eines lösungsmittelfreien, in Wasser löslichen, flüssigen P o- lyurethanverdickers gab, dessen aktive Stoffe darin einen Anteil von 3 5 % au f- weisen. Die Brookfield - Viskosität wird bei einer Spindeldrehzahl von 100 U/min mit 4.000 cP angegeben (NiK10e S. 1 re. Sp.). Gegen die Feststellung des P a- tentgerichts, dass sich dar aus eine Viskosität von weniger als 15.000 mPa ·s entsprechend der M aßeinheit von Merkmal 1.2 ergibt, sind keine konkrete Zwe i- fel begründenden A n haltspunkte ersichtlich. bb) Aufgrund der in diesem Produktblatt beschriebenen vorteilhaften Eigenschaften , nämlich einer lösungsmittelfreien und gleichwohl entsprechend dem Me rkmal 1.2 gießbaren Verdickerzusammensetzung, hatte der Fachmann Anlass, Überlegungen zur Herstellbarkeit eines solchen oder ähnlichen Pr o- dukts mit gleichen Eigenschaften anzustellen. Aus dem Produktblatt erfuhr er, dass eine solche Zusammensetzung mit einem Polyurethan zu erzielen war. Ihm war bekannt, dass die bloße Mischung eines für einen Assoziativverdicker geeigneten Polyurethans mit Wasser nicht zu der gewünschten Viskosität führen würde, jedenfalls wenn der aktive Anteil bei 35 % liegt. Da das in NiK10e beschriebene Produkt keine organischen L ö- sungsmittel enthielt, drängte sich ihm auf, dass ein anderer Zusatzstoff erforde r- lich ist, um die gewünschte Viskosität zu erzielen. Hierzu war aus NiK12 und dem Aufsatz von Thibeault u.a. "Effect of Surfact ants and Cosolvents on the Behavior of Associative Thickeners in Latex Systems" in Adv.Chem.Series 213 (1986) S. 375 (NiK13) bekannt, dass neben organischen Lösungsmitteln auch oberflächenaktive Stoffe entsprechende Auswirkungen auf die assoziativen Bindun gen und somit auf die Viskosität eines Verdickers haben. Dem Aufsatz "Hydrophobically modified urethane - ethoxylate (HEUR) associative thickeners" von Huldén in Colloids and Surfaces A, 82 (1994), S. 263 (NiK18) entnahm er 41 42 - 19 - entsprechend den Feststellungen de s Patentgerichts, die nicht infolge konkreter Anhaltspunkte zweifelhaft erscheinen, dass diese Wirkungen von oberfläche n- aktiven Stoffen nicht erst im Endprodukt sondern bereits in den dem Endpr o- dukt beigemischten, wässrigen Verdickerzusammensetzungen wirks am we r- den. Die durch diese neueren Veröffentlichungen in NiK12, 13 und 18 vermi t- telten Erkenntnisse wurden durch die in der älteren australischen Patentanme l- dung 32174/78 (NiK15) mitgeteilten Beobachtungen , die Hinzufügung von obe r- flächenaktiven Stoffe n zu Polyurethan bewirke eine erhebliche Steigerung der Viskosität (S. 5 Abs. 2), aus fachlicher Sicht nicht entscheidend erschüttert . NiK18 b e schreibt hierzu klar, dass die Zugabe solcher Stoffe zwar zunächst zu einer Steigerung , nach Überschreiten eines Maximums aber wieder zu einer Senkung der Visk o sität führe (NiK18, Zusammenfassung ). Auch wenn NiK12 sich , wie die Berufung es darstellt, vorrangig mit dem Endprodukt befasst, womit ausweislich der Titelzeile Farben auf Wasse r basis angesprochen sind, s tellt diese Veröffentlichung für den Gegenstand des Strei t- patents unmittelbar einschlägiges, dem Fachmann zuzurechnendes Fachwi s- sen dar. Die vom Streitpatent unter Schutz gestellten Zusammensetzungen sind für die Verwendung in wässrigen Systemen vorgesehen , welche nach den we i- teren Ausführungen in der Beschreibung u.a. auf Wasser oder Latex basiere n- de Farben und Beschichtungen, Baumaterialien oder Ko s metika einschließen. Aus fachlicher Sicht betreffen die durch einen wisse n schaftlichen Beitrag mit diesem Th ema vermittelten Erkenntnisse direkt die Weiterentwicklung des Stands der Technik am Prioritätstag. NiK12 spricht im Übrigen auch, worauf bereits das Patentgericht hingewiesen hat, den Umweltaspekt an. Es werden die Vorzüge der verschiedenen oberflächenakt i ven Stoffe geschildert und in diesem Zusammenhang wird bemerkt, dass Butylca r bitol als wasserlösliches 43 44 - 20 - Hilfslösungsmittel (scil: nur) die beste Auswahl sei, wenn die Konzentrationen unter den gesetzlich festgelegten Höchstwerten gehalten we r den können (vg l. NiK12 S. 12). Hiervon ausgehend hatte der Fachmann Anlass, Assoziativve r dicker aus der Gruppe der Polyurethane im Wege von Versuchen mit oberfl ä chenaktiven Stoffen in Wasser zu mischen und dabei jeweils Anteile gemäß den Merkm a- len 2 bis 4.1 in Betrac ht zu ziehen. Entsprechend den Feststellungen des P a- tentgerichts, die auch insoweit nicht durch konkrete Anhaltspunkte infrage st e- hen, war zu erwarten, mit solchen Versuchen auch zu Zusammensetzungen entsprechend diesen Merkmalen außerhalb der durch die Di sclaimer der Hilf s- anträge ausgenommenen Stoffe zu gelangen und dabei eine Gießbarkeit, Di s- pergierbarkeit und Viskosität entsprechend der Merkmalsgruppe 1 zu erzi e len, ohne eine Mischung entsprechend den Merkmalen 6 und 7 verwenden zu mü s- sen. Die Entwicklun g einer Verdickerzusammensetzung entsprechend dem G e- genstand des Patentsanspruchs 1 in der Fassung eines der Hilfsanträge ha t te daher für den Fachmann zum Prioritätszeitpunkt nahegelegen. 3. Hinsichtlich der Patentfähigkeit der Unteransprüche sowohl in der Fassung des Hauptantrags als auch in den Fassungen der Hilfsanträge der B e- klagten wird auf die zutreffenden Ausführungen des Patentgerichts verwiesen, gegen die mit der Berufung auch kein e durchgreifenden Bedenken erhoben wu r den. 45 46 - 21 - IV. Die Kostenentscheidung beruht auf § 121 Abs. 2 PatG, § 97 Abs. 1 ZPO. Gröning Grabinski Hoffmann Deichfuß Kober - Dehm Vorinstanz: Bundespatentgericht, Entscheidung vom 20.11.2012 - 3 Ni 20/11 (EP) - 47
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