BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL X ZR 61/05 Verk374ndet am: 16. Juni 2009 Anderer Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Gesch344ftsstelle in der Patentnichtigkeitssache - 2 - Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die m374ndliche Verhandlung vom 16. Juni 2009 durch den Vorsitzenden Richter Scharen und die Richter Keukenschrijver, Dr. Lemke, Asendorf und Dr. Berger f374r Recht erkannt Die Berufung gegen das am 4. Januar 2005 verk374ndete Urteil des 4. Senats (Nichtigkeitssenats) des Bundespatentgerichts wird auf Kosten des Beklagten zur374ckgewiesen. Von Rechts wegen Tatbestand: Der Beklagte ist eingetragener Inhaber des europ344ischen Patents 346 613 (Streitpatents), f374r das die Priorit344t einer Anmeldung in den Vereinigten Staaten von Amerika vom 16. Mai 1988 in Anspruch genommen ist, das ein Anschlusssystem f374r einen doppellumigen Katheder betrifft und das 12 Patentanspr374che umfasst. Patent-anspruch 1 lautet in der Verfahrenssprache: 1 "1. A dual-lumen catheter assembly comprising: a dual-lumen catheter (10) having a distal end and a proximal end, flow diversion means having one end fastened to the proximal end of said catheter (10), and a pair of - 3 - flexible extension tubes (40, 41) each having one end fastened to the opposite end of said flow diversion means from said catheter, character-ised in that each of said extension tubes (40, 41) being bent back toward the distal end of said catheter to form a bend having a predetermined shape, each bend being adapted to flex and deform from said predeter-mined shape in response to an external force and being adapted to re-turn to said predetermined shape in response to removal of said external force." und in deutscher 334bersetzung: "1. Doppellumiger Katheteraufbau, umfassend: einen doppellumingen Katheter (10) mit einem distalen Ende und einem proximalen Ende, eine mit einem Ende an dem proximalen Ende dieses Katheters (10) befestig-te Durchflussablenkungseinrichtung, und ein Paar flexibler Verl344nge-rungsrohre (40, 41), von denen jeweils ein Ende an dem diesen Katheter gegen374berliegenden Ende dieser Durchflussablenkungseinrichtung be-festigt ist, dadurch gekennzeichnet, dass diese Verl344ngerungsrohre (40, 41) nach hinten zu dem distalen Ende dieses Katheters gebogen sind, um eine Kr374mmung mit einer vorherbestimmten Form zu bilden, wobei jede Kr374mmung angepasst ist, sich von dieser vorherbestimmten Form auf eine 344u337ere Kraft zu verbiegen und zu deformieren und zu dieser vorherbestimmten Form nach Entfernung dieser 344u337eren Kraft zur374ck-zukehren." 2 Wegen der weiteren Patentanspr374che wird auf das Streitpatent verwiesen. Ein Lizenznehmer des Beklagten nimmt die Kl344gerin vor dem Landgericht in Mannheim aus dem Streitpatent, dessen Schutzdauer inzwischen abgelaufen ist, wegen Patent-verletzung in Anspruch. - 4 - 3 Die Kl344gerin hat geltend gemacht, der Gegenstand des Streitpatents sei nicht patentf344hig. Hierzu hat sie sich auf die US-Patentschriften 4 643 711 (NK 4) und 4 682 978 (NK 5), die europ344ische Patentschrift 76 896 B1 (NK 8) sowie die weiteren US-Patentschriften 3 870 043 (NK 9), 4 029 103 (NK 10), 4 027 668 (NK 11) und 3 942 528 (NK 12) bezogen und behauptet, der Gegenstand des Streitpatents sei gem344337 Anlage NK 7 offenkundig vorbenutzt worden. Soweit der Beklagte das Streit-patent hilfsweise verteidige, f374hrten die Fassungen der Patentanspr374che zu unzul344s-sigen Erweiterungen. 4 Die Kl344gerin hat beantragt, das Streitpatent mit Wirkung f374r das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland f374r nichtig zu erkl344ren. 5 Der Beklagte hat beantragt, die Klage abzuweisen. 6 Er ist dem Vorbringen der Kl344gerin entgegengetreten und hat das Streitpatent vorsorglich in ge344nderten Fassungen (Hilfsantr344ge) verteidigt. 7 Das Bundespatentgericht hat das Streitpatent f374r nichtig erkl344rt. 8 Der Beklagte verteidigt das Streitpatent nach den im Berufungsverfahren zu-letzt gestellten Antr344gen nur noch im Umfang der Patentanspr374che 1 bis 9 und bean-tragt, - 5 - das angefochtene Urteil abzu344ndern und die Klage abzuweisen, soweit mit ihr die Nichtigerkl344rung des Streitpatents im 334brigen begehrt wird. 9 Hilfsweise verteidigt der Beklagte Patentanspruch 1 in deutscher Sprache in folgenden Fassungen: Hilfsantrag 1 (304nderungen kursiv): "1. Doppellumiger Katheteraufbau, umfassend: einen doppellumingen Katheter (10) mit einem distalen Ende und einem proximalen Ende, eine mit einem Ende an dem proximalen Ende dieses Katheters (10) befestigte Durchflussablenkungseinrichtung, und ein Paar flexibler Verl344ngerungsrohre (40, 41), von denen jeweils ein Ende an dem diesen Katheter gegen374berliegenden Ende dieser Durchflussablen-kungseinrichtung befestigt ist, dadurch gekennzeichnet, dass jedes der Verl344ngerungsrohre (40, 41) nach hinten zu dem distalen Ende des Katheters gebogen sind, um eine Kr374mmung mit einer vorbe-stimmten Form zu bilden, wobei jede Kr374mmung angepasst ist, sich von dieser vorherbestimmten Form auf eine 344u337ere Kraft zu biegen und zu verformen, und in die vorbestimmte Form nach Entfernung der 344u337eren Kraft zur374ckzukehren, wobei die Kr374mmungen relativ steif ausgebildet sind." Hilfsantrag 2 (304nderungen unterstrichen): "1. Doppellumiger Katheteraufbau, umfassend: einen doppellumingen Katheter (10) mit einem distalen Ende und einem proximalen Ende, eine mit einem Ende an dem proximalen Ende dieses Katheters (10) befestigte Durchflussablenkungseinrichtung, und ein Paar flexibler - 6 - Verl344ngerungsrohre (40, 41), von denen jeweils ein Ende an dem diesen Katheter gegen374berliegenden Ende dieser Durchflussablen-kungseinrichtung befestigt ist, dadurch gekennzeichnet, dass jedes der Verl344ngerungsrohre (40, 41) nach hinten zu dem distalen Ende des Katheters gebogen sind, um eine Kr374mmung mit einer vorbe-stimmten Form zu bilden, wobei jede Kr374mmung angepasst ist, sich von dieser vorherbestimmten Form auf eine 344u337ere Kraft zu biegen und zu verformen, und in die vorbestimmte Form nach Entfernung der 344u337eren Kraft zur374ckzukehren, wobei jedes Verl344ngerungsrohr (40, 41) in einem geraden Endbereich (40a, 41a) endet und die Kr374mmungen wesentlich steifer sind als die geraden Endbereiche. " Hilfsantrag 3 (304nderungen fett): "1. Doppellumiger Katheteraufbau, umfassend: einen doppellumingen Katheter (10) mit einem distalen Ende und einem proximalen Ende, eine mit einem Ende an dem proximalen Ende dieses Katheters (10) befestigte Durchflussablenkungseinrichtung, und ein Paar flexibler Verl344ngerungsrohre (40, 41), von denen jeweils ein Ende an dem diesen Katheter gegen374berliegenden Ende dieser Durchflussablen-kungseinrichtung befestigt ist, dadurch gekennzeichnet, dass jedes der Verl344ngerungsrohre (40, 41) nach hinten zu dem distalen Ende des Katheters gebogen sind, um eine Kr374mmung mit einer vorbe-stimmten Form zu bilden, wobei jede Kr374mmung angepasst ist, sich von dieser vorherbestimmten Form auf eine 344u337ere Kraft zu biegen und zu verformen, und in die vorbestimmte Form nach Entfernung der 344u337eren Kraft zur374ckzukehren, wobei die Kr374mmungen relativ steif ausgebildet sind." Hilfsantrag 4 (304nderungen kursiv und unterstrichen): - 7 - "1. Doppellumiger Katheteraufbau, umfassend: einen doppellumingen Katheter (10) mit einem distalen Ende und einem proximalen Ende, eine mit einem Ende an dem proximalen Ende dieses Katheters (10) befestigte Durchflussablenkungseinrichtung, und ein Paar flexibler Verl344ngerungsrohre (40, 41), von denen jeweils ein Ende an dem diesen Katheter gegen374berliegenden Ende dieser Durchflussablen-kungseinrichtung befestigt ist, dadurch gekennzeichnet, dass jedes der Verl344ngerungsrohre (40, 41) nach hinten zu dem distalen Ende des Katheters gebogen sind, um eine Kr374mmung mit einer vorbe-stimmten Form zu bilden, wobei jede Kr374mmung angepasst ist, sich von dieser vorherbestimmten Form auf eine 344u337ere Kraft zu biegen und zu verformen, und in die vorbestimmte Form nach Entfernung der 344u337eren Kraft zur374ckzukehren, wobei jedes Verl344ngerungsrohr (40, 41) in einem geraden Endbereich (40a, 41a) endet und die Kr374mmungen wesentlich steifer sind als die geraden Endbereiche ." An die hilfsweise verteidigten Fassungen des Patentanspruchs 1 sollen sich die auf ihn r374ckbezogenen Patentanspr374che 2 bis 9 in einer aus den Anlagen zum Schriftsatz vom 2. Juni 2009 ersichtlichen sprachlich bereinigten Fassung anschlie-337en. 10 11 Die Kl344gerin beantragt, die Berufung zur374ckzuweisen. 12 Sie verteidigt das angefochtene Urteil. - 8 - Der Senat hat ein schriftliches Gutachten des Prof. Dr. med. S. , Klinikum der Johann Wolfgang Goethe-Universit344t F. , eingeholt, das der Sachverst344ndige in der m374ndlichen Verhandlung erl344utert und erg344nzt hat. Der Beklagte hat das Privatgutachten des Prof. Dr. S. , Klinikum der Universit344t M. , vom 25. Januar 2009 vorgelegt. 13 Entscheidungsgr374nde: 14 Die zul344ssige Berufung bleibt in der Sache ohne Erfolg. Die Klage ist trotz Ab-laufs der Schutzdauer des Streitpatents zul344ssig, da die Kl344gerin aus dem Streitpa-tent vor dem Landgericht in Mannheim in Anspruch genommen wird (vgl. nur Keu-kenschrijver, Patentnichtigkeitsverfahren, 3. Aufl. Rdn. 87 m.N.). Sie hat in dem Um-fang keinen Erfolg, in dem das Streitpatent nicht mehr verteidigt wird, so dass das Streitpatent in diesem Umfang, ohne weitere Sachpr374fung f374r nichtig zu erkl344ren ist (vgl. nur Keukenschrijver, aaO Rdn. 166 m.N.). Die Berufung bleibt aber auch im 334b-rigen ohne Erfolg, da der Gegenstand des Streitpatents so, wie es noch verteidigt wird, nicht patentf344hig ist (Art. 56, 138 Abs. 1 Buchst. a EP334, Art. II 247 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPat334bkG). 15 I. 1. Das Streitpatent betrifft ein Anschlusssystem f374r einen doppellumigen Ka-theter, wie er aus den US-Patentschriften 4 134 402, 4 583 968 und 4 682 978 be-kannt ist (Beschreibung deutsche 334bersetzung S. 1, Abs. 1 und 2). Nach den Darle-gungen des gerichtlichen Sachverst344ndigen handelt es sich hierbei um eine beson-dere Bauform von Kathetern, die insbesondere bei akutem Nierenversagen f374r die Dialyse Verwendung finden und als zentralven366se Katheter die Verbindung des Blut-kreislaufs des Patienten mit der Blutbehandlungseinrichtung herstellen. Bei derarti- - 9 - gen zentralen Venenkathetern wird das Blut 374ber ein Lumen des doppellumingen Katheters der Vene des Patienten entnommen, mittels eines Verbindungsst374cks und eines Verl344ngerungsrohres, an welches ein Schlauch angeschlossen wird, der Dialy-sevorrichtung zugef374hrt, und 374ber einen anderen Schlauch, der 374ber ein weiteres Verl344ngerungsrohr mit dem Verbindungsst374ck des Katheters verbunden wird, 374ber das zweite Lumen wieder dem Blutkreislauf des Patienten zugef374hrt. Dabei stellt die Versorgung eines derartigen zentralven366sen Katheters im Intervall zwischen den ein-zelnen Dialysebehandlungen besondere Anforderungen, weil die Verl344ngerungsrohre (Blutschenkel) des Katheters zur Vermeidung von Blutverlust und lebensbedrohli-chen Luftembolien sicher verschlossen sein m374ssen, die Katheteraustrittsstelle durch sterile Abdeckungen gegen das Einschleppen von Keimen gesichert werden muss, was h344ufig durch das Anlegen steriler Kompressen und deren Abdecken mit Klebefo-lien geschieht, und bei den herk366mmlichen Kathetern die beiden eine Verl344ngerung des Katheters bildenden arteriellen und ven366sen Blutschenkel gegen grobe Disloka-tionen etwa beim Ankleiden gesch374tzt werden m374ssen. 16 Von dieser Problemlage geht das Streitpatent aus. Nach seinen Angaben wa-ren derartige Katheter zwar urspr374nglich f374r die akute Dialyse vorgesehen, haben sich jedoch als geeignet erwiesen, f374r Wochen oder Monate im K366rper des Patienten zu verbleiben (Sp. 1, Z. 32-40). Um die Dialyse durchzuf374hren, weisen die Katheter dauerhaft mit ihnen verbundene Hilfskomponenten auf, n344mlich ein Y-f366rmiges An-satzst374ck am proximalen Ende des Katheters und ein Paar Verl344ngerungsrohre (Blutschenkel) am Ende des Ansatzst374ckes, die ein Klemmenpaar sowie Luerverbin-dungen tragen, damit das Anschlusssystem mit der H344modialyseeinheit verbunden werden kann (Sp. 1, Z. 41-55). Ansatzst374ck und Verbindungsrohre werden mittels N344hten oder durch Auflegen eines Klebebandes oder einer adh344siv beschichteten Bandage am K366rper des Patienten befestigt (Sp. 1, Z. 57 - Sp. 2, Z. 7). Da nur der Katheter in die Venen des Patienten eingef374hrt wird, erstrecken sich die Hilfskompo-nenten insbesondere aufgrund der L344nge der Verl344ngerungsrohre als extrakorporaler - 10 - Teil des Katheteraufbaus aus dem K366rper des Patienten heraus (Sp. 2, Z. 7-10). Bei der Positionierung des Katheters in einer jugularen oder subklaviaren Vene erstre-cken sich diese extrakorporalen Teile (Blutschenkel) beispielsweise in die Bereiche von Kopf, Hals oder Schulter des Patienten. Hieran kritisiert das Streitpatent, dass der Katheter kontinuierlich durch Bewegungen des Patienten etwa beim Anlegen von Kleidung gest366rt und sogar vollst344ndig entfernt werden kann, was zu Unbehagen und Schmerzen sowie zu einer Besch344digung der Vene f374hren kann (Sp. 2 Z. 11-20). Unabh344ngig hiervon sei weiter problematisch, dass das Gewicht der langen, zur Dia-lyseeinheit f374hrenden Schl344uche, die typischerweise einen gr366337eren Querschnitt als die Verl344ngerungsrohre bes344337en, h344ufig Zugkr344fte auf die Verl344ngerungsrohre des Katheters aus374bten, was dazu f374hren k366nne, dass Kr344fte auf die N344hte ausge374bt werden und der Katheter aus dem K366rper des Patienten herausgezogen werden k366nne (Sp. 2, Z. 33-44). 17 Diesen Schwierigkeiten will das Streitpatent abhelfen und ein Verbindungssys-tem f374r doppellumige Katheter schaffen, das w344hrend seiner Verwendung in einer Vielzahl von Behandlungen relativ stabil bleibt (Beschreibung, nachfolgend jeweils deutsche 334bersetzung S. 4, 1. Abs.), am K366rper des Patienten in nat374rlichen anato-mischen Vertiefungen oder Fossas befestigt werden kann, so dass der Katheter durch den K366rper des Patienten gesch374tzt wird (S. 4, 2. Abs.), bei dem die Verbin-dung des Katheters und seiner Hilfskomponenten, die zur Dialyseeinheit f374hren, er-leichtert wird (S. 4, 5 374bergreifender Absatz), bei dem die Notwendigkeit entf344llt, die Hilfskomponenten am Hals, Ohr oder dem Kopf des Patienten zu befestigen, wenn der Katheter in einer jugularen Vene eingef374hrt ist (S. 5, 2. Abs.), bei dem die Fl344che reduziert ist, die mit einer Bandage um das proximale Ende des Katheters bedeckt werden muss, um sterile Bedingungen um den Zugangsort zu erhalten (S. 5, 3. Abs.), den Katheter von Zugkr344ften und Biegemomenten, die auf die Verl344nge-rungsrohre wirken, zu entlasten (S. 5, 4. Abs.) und ein Knicken der Verl344ngerungs-rohre zu vermeiden (S. 5, letzter Abs.). - 11 - 18 2. Hierzu schl344gt das Streitpatent in dem mit dem Hauptantrag verteidigten Patentanspruch 1 vor, den Katheter wie folgt auszubilden: 1. Der doppellumige Katheteraufbau verf374gt 374ber a) ein distales und ein proximales Ende, b) eine Durchflussablenkungseinrichtung, c) ein Paar flexibler Verl344ngerungsrohre. 2. Die Durchflussablenkungseinrichtung ist a) mit einem Ende am proximalen Ende des Katheters befestigt; b) an ihrem gegen374berliegenden Ende sind die Verl344ngerungsrohre befestigt. 3. Die Verl344ngerungsrohre sind a) nach hinten zum distalen Ende des Katheters gebogen, so dass sie eine Kr374mmung mit einer vorbestimmten Form bilden; b) jede Kr374mmung ist angepasst, sich von dieser vorbestimmten Form auf eine 344u337ere Kraft zu biegen und zu verformen und zu der vorbestimmten Form nach Entfernung der 344u337eren Kraft zu-r374ckzukehren. 19 Wie der gerichtliche Sachverst344ndige in der m374ndlichen Verhandlung einge-hend dargelegt hat, erschlie337t sich dem fachkundigen Leser aus Patentanspruch 1 nebst den zugeh366rigen Teilen der Beschreibung, dass der patentierte Katheterauf-bau Vorteile ausschlie337lich f374r die Zeit zwischen den Dialysebehandlungen aufweist. Denn der Katheteraufbau wird, wovon auch die Beschreibung des Streitpatents aus-geht, einerseits mit N344hten am K366rper des Patienten befestigt, andererseits werden die von der Blutbehandlungseinrichtung zum Katheteraufbau f374hrenden Schl344uche - 12 - so fixiert, dass die vom Streitpatent angesprochenen Probleme w344hrend der Dialyse-behandlung nicht auftreten. Dies entsprach den Regeln der Heilkunde am Priorit344ts-tag des Streitpatents und gilt nach den Darlegungen des gerichtlichen Sachverst344n-digen unver344ndert bis heute. 20 Wie im Streitpatent angegeben handelt es sich bei dem patentgem344337en Ka-theter mit seinen Hilfskomponenten (Merkmalsgruppen 1 und 2), also dem 374blicher-weise Y-f366rmigen Ansatzst374ck sowie den Verl344ngerungsrohren nebst den im Patent-anspruch nicht erw344hnten Klemmen und Luerverbindungen, um - beispielsweise aus der US-Patentschrift 4 643 711 (NK 4) - bekannte (zentralven366se) Dialysekatheter. Von diesen unterscheidet sich der patentgem344337e Katheteraufbau jedoch durch die Merkmalsgruppe 3. 21 Aus Merkmal 3a ergibt sich bei fachm344nnischem Verst344ndnis, dass die Kr374m-mung der Verl344ngerungsrohre nicht bei der Vorbereitung der Dialysebehandlung oder nach ihrem Abschluss durch den Arzt oder das Hilfspersonal in jedem Einzelfall hergestellt wird, was infolge der Verwendung flexibler Verl344ngerungsrohre vom Wort-laut des Patentanspruchs umfasst sein k366nnte, sondern dass die Kr374mmung der Ver-l344ngerungsrohre dauerhaft ausgebildet ist. Wie der gerichtliche Sachverst344ndige dargelegt hat und auch ohne weiteres einsichtig ist, soll mit dem patentgem344337en Ka-theteraufbau sichergestellt werden, dass sich die Verl344ngerungsrohre vor allem w344h-rend der behandlungsfreien Zeit nicht in Bereiche erstrecken k366nnen, in denen sie (etwa im Bereich von Kopf oder Schulter des Patienten) Krafteinwirkungen ausge-setzt sind. Dies l344sst sich zwar auch durch Umbiegen der flexiblen Verl344ngerungs-rohre und deren Fixierung mit Befestigungsmitteln wie Pflaster und dergleichen im Einzelfall erreichen. Das Streitpatent geht, wie sich aus der Verwendung der Angabe "vorbestimmte" Form zur Umschreibung der Kr374mmung zu ersehen ist, jedoch nicht diesen Weg, sondern bildet die erforderliche Kr374mmung an den Verl344ngerungsrohren selbst und damit dauerhaft aus. Der Wortlaut der Beschreibung des Streitpatents - 13 - (Sp. 7, Z. 25-42) bezeichnet die dauerhafte Ausbildung der U-Biegung in den Verl344n-gerungsrohren zwar als einen besonderen Aspekt (paticular aspect) der Erfindung; das verdeutlicht damit jedoch nur, dass - wie an anderer Stelle der Beschreibung hervorgehoben - in der U-f366rmigen Biegung der Verl344ngerungsrohre ein entschei-dender Gedanke der Erfindung liegen soll (Sp. 6, Z. 45 - Sp. 7, Z. 5). Als Mittel zur Erzielung einer solchen dauerhaften Kr374mmung der Verl344ngerungsohre nennt das Streitpatent beispielhaft das Erhitzen von Silikon oder anderem polymerem Material, wodurch sich der Bereich der Kr374mmung verfestigt (Sp. 7, Z. 52 - Sp. 8, Z. 8). 22 Merkmal 3b ist dahin auszulegen, dass das Verl344ngerungsrohr (Blutschenkel) infolge seiner Kr374mmung und der Verwendung flexiblen Materials so ausgebildet ist, dass es sich aus der vorgegebenen Lage unter Einwirkung einer Kraft bewegen l344sst und bei Wegfall der Beaufschlagung mit dieser Kraft in die vorgegebene Lage zu-r374ckkehrt. Dies setzt, wie der Fachmann erkennt, voraus, dass die L344nge des elasti-schen Verl344ngerungsrohrs nicht auf den Bereich der Kr374mmung beschr344nkt ist, son-dern auf der Seite der Blutbehandlungseinheit 374ber die Kr374mmung hinaus verl344ngert ist. Dies ist einerseits notwendig, damit die f374r die Durchf374hrung der Dialyse erforder-lichen Klemmen und Luerverbindungen angebracht und bedient werden k366nnen (Be-schreibung Sp. 6, Z. 26-28). Die Beschreibung des Streitpatents nennt dar374ber hin-aus als wichtigen und den Funktionszusammenhang der Erfindung erl344uternden Ge-sichtspunkt der erfindungsgem344337en Verl344ngerungsrohre, dass die in ihnen ausgebil-dete Kr374mmung zwar nach wie vor flexibel, jedoch wesentlich steifer (substantially stiffer) als die geraden Endbereiche der Rohre sind, so dass alle Kr344fte, die auf die flexiblen Endbereiche der Rohre ausge374bt werden, dazu f374hren, dass diese sich um den relativ steifen, gebogenen Bereich drehen, wodurch der Katheter in hohem Ma-337e von den auf die Endbereiche der Verl344ngerungsrohre ausge374bten Biegekr344fte entlastet wird (Sp. 7, Z. 31-42). Fachm344nnischem Verst344ndnis erschlie337t sich hier-aus, dass die auf die Endbereiche der Verl344ngerungsrohre einwirkenden Kr344fte im wesentlichen zwischen den flexiblen (und nicht durch die dauerhafte Kr374mmung ver- - 14 - festigten) Endbereichen und ihrem 334bergang in die dauerhaft ausgebildete Kr374m-mung der Verl344ngerungsrohre abgefangen werden, so dass sich diese Kr344fte am Punktationsort nicht mehr auswirken k366nnen. Hieraus ist zu entnehmen, dass erfin-dungsgem344337 einerseits die Kr374mmungen im flexiblen Material stabil ausgebildet werden m374ssen, um die Verl344ngerungsrohre in ihrer vorgegebenen Form zu halten, und andererseits die der Blutbehandlungseinheit zugewandten Endbereiche der Ver-l344ngerungsrohre nicht versteift werden d374rfen und hinreichend lang auszubilden sind, so dass sie sich schon vor der Kr374mmung verbiegen oder verdrehen k366nnen, damit der Katheteraufbau im 374brigen von den Krafteinwirkungen isoliert ist (Sp. 7, Z. 36-38). 23 II. Die Verteidigung des Streitpatents gem344337 Hauptantrag ist zul344ssig. Dies gilt f374r die Verteidigung mit Patentanspr374chen in deutscher Sprache (Sen.Urt. v. 16.12.2003 - X ZR 206/98, GRUR 2004, 407 - Fahrzeugleitsystem), aber auch im 334brigen. 24 III. Der Gegenstand nach Patentanspruch 1 ist neu (Art. 54 EP334). Wie das sachkundig besetzte Bundespatentgericht ausgef374hrt hat, wird dieser Gegentand in keiner der Entgegenhaltungen in allen seinen Merkmalen beschrieben. Der gerichtli-che Sachverst344ndige hat dies ebenso gesehen. Anhaltspunkte, die eine andere Be-urteilung rechtfertigen k366nnten, sind in der m374ndlichen Verhandlung nicht zu Tage getreten und werden von den Parteien auch nicht geltend gemacht. Zwar hat die Be-klagte in der m374ndlichen Verhandlung vor dem Senat best344tigt, dass die herk366mmli-chen zentralven366sen Katheter vor dem Priorit344tstag in der aus der Anlage NK 7 er-sichtlichen Weise benutzt worden sind. Hierbei waren jedoch die elastischen Verl344n-gerungsrohre (Blutschenkel) nicht dauerhaft gekr374mmt vorgeformt, vielmehr wurden Sicherungsschleifen f374r die Fixierung des Katheters im Einzelfall von Hand gelegt und mit Klebestreifen befestigt. - 15 - 25 IV. Der Gegenstand nach Patentanspruch 1 ist, wie das Bundespatentgericht im Ergebnis zutreffend erkannt hat, jedoch nicht als auf erfinderischer T344tigkeit beru-hend zu werten (Art. 56 EP334). 26 1. Der gerichtliche Sachverst344ndige hat in seinem schriftlichen Gutachten dar-gelegt und in der m374ndlichen Verhandlung n344her ausgef374hrt, dass am Priorit344tstag des Streitpatents in erster Linie approbierte 304rzte und insbesondere Nephrologen, die zur Umsetzung ihrer Gestaltungsvorschl344ge entsprechend ausgebildete Techni-ker hinzuzogen, mit Entwicklungen auf dem Gebiet der Katheter und Infusionsnadeln befasst waren. Da sich die Anforderungen an derartige Gegenst344nde aus der Praxis der Patientenbehandlung ergeben, kamen zu diesem Zeitpunkt die wesentlichen Vorgaben f374r die Gestaltung derartiger Gegenst344nde typischerweise von den behan-delnden 304rzten. Sp344ter sind die einschl344gig t344tigen Unternehmen zwar vermehrt da-zu 374bergegangen, Entwicklungen der hier fraglichen Art eigenen Entwicklungsabtei-lungen zu 374bertragen; auch in denen sind jedoch mit der Entwicklung derartiger Sys-teme insbesondere ausgebildete 304rzte befasst, die von einschl344gig ausgebildeten Technikern unterst374tzt werden. Davon sind dann auch die Parteien in der m374ndlichen Verhandlung ausgegangen. 27 2. Das Bundespatentgericht ist bei seiner Beurteilung des Gegenstands des Streitpatents zutreffend und in 334bereinstimmung mit dem Vorbringen der Parteien in der m374ndlichen Verhandlung vor dem Senat davon ausgegangen, dass am Priori-t344tstag der Fachwelt zentralven366s zu lokalisierende doppellumige Katheter mit einer am proximalen Ende angeordneten Durchflussablenkungseinrichtung und mit einem Paar an ihrem Ende angeordneten flexiblen Verl344ngerungsrohren mit den eingangs genannten Nachteilen beispielsweise aus der US-Patentschrift 4 643 711 (NK 4) be-kannt waren (vgl. dort Fig. 1, Beschreibung Sp. 3, Z. 19-23). Dar374ber hinaus hat der - 16 - Beklagte in der m374ndlichen Verhandlung vor dem Senat best344tigt, dass durch Dr. Bambauer vor dem Priorit344tstag des Streitpatents f374r beliebige Dritte erkennbar die flexiblen Verl344ngerungsrohre derartiger Katheter am Hals des Patienten in U-Form gebogen und mittels eines Pflasters am Hals des Patienten befestigt wurden (Darstellung in Anlage NK 7), so dass sie die vom Streitpatent erstrebte Ausrichtung der Verl344ngerungsrohre f374r die Zeit zwischen den Dialysebehandlungen aufwiesen. Wie der gerichtliche Sachverst344ndige weiter dargelegt hat und beispielsweise durch die US-Patentschrift 3 870 043 (NK 9) belegt ist, handelt es sich bei dieser Formge-bung um eine Befestigungsweise, die allgemein - etwa bei Infusionen - zur Vermei-dung von Irritationen des Punktationsortes benutzt wird. Schl344uche vor der Stelle ihres Anschlusses an Infusionsnadeln oder Katheter mit einer insbesondere U-f366rmi-gen Kr374mmung des elastischen Materials zu versehen und diese mittels Pflaster oder dergleichen gegen Zugkr344fte zu sichern, um Irritationen des Punktationsortes zu vermeiden, stellte daher eine f374r die Fachwelt gel344ufige Ma337nahme dar. Dies hat das fachkundig besetzte Patentgericht zutreffend ausgef374hrt, der gerichtliche Sachver-st344ndige hat dies best344tigt. Anhaltspunkte, die zu einer anderen rechtlichen Wertung dieser Ma337nahme Veranlassung geben k366nnten, sind in der m374ndlichen Verhand-lung nicht zu Tage getreten. Vielmehr belegen die Vorbenutzung gem344337 Anlage NK 7 und die US-Patentschrift 3 870 043 (NK 9), dass derartige R374ckf374hrungsschlei-fen zur Sicherung des Punktationsortes im Stand der Technik bekannt waren. Die langen und erheblich vom K366rper des Patienten abstehenden Verl344ngerungsrohre (Blutschenkel) eines zentralven366sen Katheters durch Ausbildung einer U-Form ge-gen auf sie einwirkende Kr344fte abzusichern, war der Fachwelt am Priorit344tstag daher durch den Stand der Technik nahegelegt. 28 F374r die Fachwelt bestand auch Veranlassung, der Frage nachzugehen, ob die Sicherung der erheblich vom K366rper des Patienten abstehenden Verl344ngerungsrohre eines zentralven366sen Katheters durch U-f366rmige Schleifen, wie sie etwa aus der Vorbenutzung gem344337 Anlage NK 7 bekannt waren, verbessert werden kann. Wie der - 17 - gerichtliche Sachverst344ndige dargelegt hat und die US Patentschrift 3 870 043 best344-tigt, waren die Nachteile derartiger Sicherungsschleifen, n344mlich dass eine solche Sicherung nicht immer hinreichend ist und zus344tzliche Ma337nahmen wie die Fixierung des betroffenen K366rperteils oder die Fixierung des Schlauches durch Formteile erfor-derlich sein k366nnen, um die Lage der Nadel oder des Katheters in der Vene zus344tz-lich zu stabilisieren (Beschreibung Sp. 1, Z. 31-42, Z. 32-60), am Priorit344tstag be-kannt. Angesichts dieser Schwierigkeiten war nach den Ausf374hrungen des gerichtli-chen Sachverst344ndigen in der m374ndlichen Verhandlung die dauerhafte Ausbildung einer solchen U-f366rmigen Sicherung f374r die einschl344gig t344tige Fachwelt das Mittel der Wahl, wenn die Ausbildung einer Sicherungsschleife und ihre schlichte Fixierung mit-tels Pflaster oder dergleichen nicht f374r ausreichend erachtet wurde. Diese Einsch344t-zung des gerichtlichen Sachverst344ndigen wird durch die US-Patentschrift 3 870 043 belegt. Sie schl344gt zur Verminderung von Gefahren, denen allein durch R374ckf374h-rungsschleifen in flexiblen Schl344uchen, die an scharfe Nadeln angeschlossen sind, nicht hinreichend entgegengetreten werden kann, die Ausbildung eines U-f366rmig ge-bogenen starren Schlauchelements zur Verbindung der Injektionsnadeln mit den Zu-f374hrungsschl344uchen vor (Beschreibung Sp. 2, Z. 17-23). Der Vorschlag des Streitpa-tents, zwischen dem Katheter und den Schl344uchen der Blutbehandlungseinheit ein dauerhaft U-f366rmig gebogenes Teil vorzusehen und hierf374r wie bei der offenkundigen Vorbenutzung gem344337 Anlage NK 7 die bei zentralven366sen Kathetern vorhandenen Verl344ngerungsrohre zu nutzen, stellt demzufolge eine einfache Anpassungs- und Optimierungsma337nahme aus dem Stand der Technik bekannter Gestaltungen f374r an Punktationsorten eingesetzte Infusionsmittel wie Injektionsnadeln und Katheter dar. 29 Das gilt auch, soweit die Kr374mmungen der Verl344ngerungsrohre erfindungsge-m344337 und anders als die starren Schlauchelemente nach der genannten US-Patentschrift zwar steif, aber in den durch die Vorformung gesetzten Grenzen noch elastisch ausgebildet sind. Diese Ausbildung er366ffnet zwar die M366glichkeit, dass auf den Katheteraufbau einwirkende Kr344fte nicht ausschlie337lich durch das elastische - 18 - Schlauchmaterial aufgenommen werden m374ssen, sondern die zwar steife, aber infol-ge der Ausbildung des steifen Bereichs in dem elastischen Schlauchmaterial noch begrenzt elastischen Kr374mmungen an der Kraftaufnahme mitwirken k366nnen. Hierbei handelt es sich jedoch um einen Effekt, der durch die Ausbildung der dauerhaften Kr374mmungen in dem flexiblen Material der bekannten Verl344ngerungsrohre zentralve-n366ser Katheter zwangsl344ufig auftritt, also um einen blo337en "Bonus-Effekt", der bei Ausbildung der dauerhaften U-Form in dem elastischen Material der Verl344ngerungs-rohre zu erwarten ist und demzufolge eine Wertung des patentierten Gegenstandes als auf erfinderischer T344tigkeit beruhend nicht tr344gt (vgl. Sen.Urt. v. 10.12.2002 - X ZR 68/99, GRUR 2003, 317 - kosmetisches Sonnenschutzmittel I; Sen.Urt. v. 16.3.2004 - X ZR 185/00, GRUR 2004, 579 - Impr344gnieren von Tintenabsorbie-rungsmitteln; vgl. Jestaedt in Benkard, EP334, Art. 56 Rdn. 111; Keukenschrijver in Busse, PatG, 6. Aufl., 247 4 PatG Rdn. 73; Asendorf/Schmidt in Benkard, PatG u. GebrMG, 10. Aufl., 247 4 PatG Rdn. 56). 30 Patentanspruch 1 hat daher in der mit dem Hauptantrag verteidigten Fassung keinen Bestand. Das trifft auch im 334brigen zu; denn eigener erfinderischer Gehalt der Gegenst344nde nach den Patentanspr374chen 2 bis 9 wird von dem Beklagten nicht gel-tend gemacht. 31 V. Das Streitpatent kann auch mit den Fassungen des Patentanspruchs 1 nach den Hilfsantr344gen keinen Bestand haben. 32 Die Fassungen des Patentanspruchs 1 nach den Hilfsantr344gen 1 und 3 wei-sen gegen374ber der Fassung des Patentanspruchs nach dem Hauptantrag das zu-s344tzliche Merkmal auf, dass die Kr374mmungen relativ steif (Hilfsantrag 1) oder we-sentlich steifer als die geraden Endbereiche der Verl344ngerungsrohre (Hilfsantrag 3) ausgebildet sind. Die Fassungen des Patentanspruchs 1 nach den Hilfsantr344gen 2 - 19 - und 4 weisen gegen374ber den vorgenannten Fassungen das weitere Merkmal auf, dass jedes Verl344ngerungsrohr in einem geraden Endbereich endet. 33 1. Mit der Aufnahme des Merkmals, dass die Kr374mmungen in den Verl344nge-rungsrohren relativ steif oder wesentlich steifer als die geraden Endbereiche ausge-bildet sind, wird zwar der Gegenstand des Patentanspruchs 1 deutlicher als in der erteilten und mit dem Hauptantrag verteidigten Fassung umschrieben, diesem aber kein zus344tzliches Merkmal hinzugef374gt. Zur Frage der erfinderischen T344tigkeit gelten daher die vorstehenden Ausf374hrungen entsprechend. 34 2. Dass die Verl344ngerungsrohre im Anschluss an ihre Kr374mmung in einem ge-raden Endbereich enden, versteht sich f374r fachm344nnisches Verst344ndnis von selbst. Ziel des Streitpatents ist es, die relativ langen Verl344ngerungsrohre von Kathetern der hier einschl344gigen Art (vgl. die Darstellung der Vorbenutzung in Anlage NK 7), die ohne eine Kr374mmung so aus dem K366rper des Patienten gerade hervorstehen, dass sie bei Bewegungen des Patienten, insbesondere beim An- oder Ablegen von Klei-dung und 344hnlichen Bewegungsabl344ufen den Punktationsort belasten und sogar zu einem Herausziehen des Katheters aus der Vene f374hren k366nnen, mittels einer Kr374mmung zu sichern und dadurch ein weites Abstehen der Verl344ngerungsrohre vom K366rper des Patienten - insbesondere am Hals des Patienten - zu vermeiden. Dass die patentgem344337en Verl344ngerungsrohre auf der Seite der Blutbehandlungseinheit nicht mit der Kr374mmung enden, sondern sich 374ber einen sich an sie anschlie337enden geraden Endbereich einer gewissen L344nge erstrecken, versteht sich f374r den Fach-mann zudem deshalb von selbst, weil in dem sich an die Kr374mmung anschlie337enden Bereich der Verl344ngerungsrohre Klemmen und Luerverbindungen vorgesehen wer-den m374ssen, mit denen der Katheteraufbau an die Blutbehandlungseinheit ange-schlossen und von dieser wieder getrennt werden kann. Auch die Aufnahme dieses zus344tzlichen Merkmals in die Fassungen des verteidigten Patentanspruchs 1 nach - 20 - den Hilfsantr344gen 2 und 4 rechtfertigt daher keine abweichende Bewertung des pa-tentierten Gegenstandes. 35 VI. Die Kostenentscheidung folgt aus 247 121 Abs. 2 PatG, 247 97 ZPO. Scharen Keukenschrijver Lemke Asendorf Berger Vorinstanz: Bundespatentgericht, Entscheidung vom 04.01.2005 - 4 Ni 30/03 (EU) -
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