BUNDESGERICHTSHOFIM NAMEN DES VOLKESURTEILX ZR 61/99Verkündet am: 11. November 2003MayerJustizangestellteals Urkundsbeamtinder Geschäftsstellein der Patentnichtigkeitssache - 2 -Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Ver-handlung vom 11. November 2003 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Melullis,die Richter Prof. Dr. Jestaedt, Scharen, Keukenschrijver und Asendorffür Recht erkannt:Auf die Berufung der Beklagten, die im übrigen zurückgewiesenwird, wird das durch Beschluß vom 1. März 1999 berichtigte Urteildes 2. Senats (Nichtigkeitssenats) des Bundespatentgerichts vom19. November 1998 im Kostenausspruch und dadurch abgeändert,daß das europäische Patent 0 324 448 mit Wirkung für das Ho-heitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig erklärt wird,soweit Patentanspruch 1 und in Ansehung von Patentanspruch 1die Patentansprüche 2 bis 4, 6 und 7, soweit diese auf Patentan-spruch 1 rückbezogen sind, über folgende Fassung des Patentan-spruchs 1 hinausgehen:"1.Humanmedizinische Abschabungsvorrichtung zur Ausfüh-rung von Mikroabschabungen an menschlichem Gewebe,umfassend einen Griff (1) mit einem Einlaßkanal (5) und ei-nem Auslaßkanal (6), die mit einer Öffnung (4) in Verbin-dung stehen, welche im Griff (1) vorgesehen ist und auf diezu behandelnde Fläche gelegt werden soll, und Mittel für diedosierte Zufuhr von abtragenden Materialien (S) in einempneumatischen Träger aus einem mit dem Einlaßkanal (5)verbundenen Versorgungsbehälter (17) zur Öffnung (4) desGriffes (1), dadurch gekennzeichnet, daßa)die Zuführmittel ausschließlich eine Vakuumquelle (15)umfassen, die mit dem Auslaßkanal (6) des Griffes (1)verbunden ist, um nach dichtem Verschließen der Öff- - 3 -nung (4) mit der zu behandelnden Fläche die abtragen-den Materialien (S) aus dem Versorgungsbehälter (17)zur Öffnung (4) im Griff zu befördern,b)die Verbindung zwischen Versorgungsbehälter (17) undEinlaßkanal (5) des Griffes (1) derart ausgebildet ist, daßdie Vakuumquelle (15) beim Verschließen der Öffnung(4) ein Ansaugen im Inneren des Versorgungsbehälters(17) erzeugt, undc)der Versorgungsbehälter (17) einen in seinem Luft-durchtritt über eine Ventileinheit (20) regulierbarenDurchlaß (19) aufweist und ein der Vakuumquelle (15)zugeordneter Regulator (14) vorgesehen ist, über welcheder Grad der auf der zu behandelnden Fläche erzeugtenMikroabschabungen verstellbar ist."Die Kosten des Rechtsstreits werden gegeneinander aufgehoben.Von Rechts wegen - 4 -Tatbestand: Die auf Grund übereinstimmender Erklärungen der Parteien an dieStelle der früheren Beklagten getretene jetzige Beklagte ist nach Umschrei-bung im Register des Deutschen Patent- und Markenamts eingetragene Inha-berin des am 11. Januar 1989 unter Inanspruchnahme der Priorität einer italie-nischen Patentanmeldung vom 11. Januar 1988 angemeldeten europäischenPatents 0 324 448 (Streitpatents). Das Streitpatent betrifft "Apparatus formaking micro-abrasions on human tissue" (eine Vorrichtung zur Ausführungvon Mikroabschabungen an menschlichem Gewebe) und umfaßt in der Fas-sung der neuen europäischen Patentschrift sieben Patentansprüche. Die imBerufungsverfahren allein im Streit stehenden Patentansprüche 1 bis 4, 6 und7 lauten in der Verfahrenssprache Englisch wie folgt:"1.Apparatus for making micro-abrasions on human tissue in-cluding a handle (1) having an inlet passage (5) and an outletpassage (6) which communicate with an aperture (4) provided inthe handle (1) and intended to be positioned on the surface tobe treated, and means for the metered supply of reducing sub-stances (S) in a pneumatic carrier to the aperture of the handle(1), characterised in that the supply means comprise exclusivelya vacuum source (15) connected to the outlet passage (6) of thehandle (11) for drawing the reducing substances (S) from asupply container (17) connected to the inlet passage (5) towardsthe aperture (4) in the handle (1) as a result of the closure of theaperture (4) against the surface to be treated. 2.Apparatus according to Claim 1, characterised in that the aper-ture (4) of the handle (1) has a configuration which can beadapted substantially sealingly to the surface to be treated. - 5 - 3.Apparatus according to Claim 2, characterised in that the aper-ture (4) is inclined at substantially 45° to the inlet passage (5) ofthe handle (1). 4.Apparatus according to Claim 1 or Claim 2, characterised in thatsaid supply container (17) for the reducing substances (S) hasin its base a plurality of air-intake apertures (25) with associatedregulation valve means (20), and the outlet passage (6) of thehandle (1) is connected to a collecting container (10) which hasan outlet aperture (11) connected to a vacuum pump (15). 6.Apparatus according to Claim 3, characterised in that the supplycontainer (17) is provided with electrical means (27) for heatingthe reducing substances. 7.Apparatus according to Claim 1, characterised in that the handle(1) is provided with an interchangeable head (2) which carriesthe aperture (4)."In der deutschen Fassung der nach Durchführung eines europäischenEinspruchsverfahrens herausgegebenen neuen europäischen Patentschriftlauten diese Patentansprüche:"1.Vorrichtung zur Ausfü[h]rung von Mikroabschabungen anmenschlichem Gewebe umfassend einen Griff (1) mit einemEinlaßkanal (5) und einem Auslaßkanal (6), die mit einer Öff-nung (4) in Verbindung stehen, welche im Griff (1) vorgesehenist und auf die zu behandelnde Fläche gelegt werden soll; undMittel für die dosierte Zuführ von abtragenden Materialien (S) ineinem pneumatischen Träger zur Öffnung (4) des Griffes (1),dadurch gekennzeichnet, daß die Zuführmittel ausschließlicheine Vakuumquelle (15) umfassen, die mit dem Auslaßkanal (6)des Griffes (1) verbunden ist, um, nach dichtem Verschließender Öffnung (4) mit der zu behandelnden Fläche, die abtragen-den Materialien (S) aus einem mit dem Einlaßkanal (5) verbun-denen Versorgungsbehälter (17) zur Öffnung (4) im Griff zu be-fördern. - 6 - 2.Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß dieÖffnung (4) des Griffes (1) so angeordnet ist, daß sie im we-sentlichen dichtend der zu behandelnden Fläche angepaßt wer-den kann. 3.Vorrichtung nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß dieÖffnung (4) zum Einlaßkanal (5) des Griffes (1) eine Neigungvon ca. 45° aufweist. 4.Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet,daß der Versorgungsbehälter (17) für die abtragenden Materia-lien (S) in seinem Boden mehrere Lufteinlaßöffnungen (25) mitzugehörigen Regelventilen (20) aufweist, und der Auslaßkanal(6) des Griffes (1) mit einem Sammelbehälter (10) verbundenist, der eine mit einer Vakuumpumpe (15) verbundene Auslaß-öffnung (11) hat. 6.Vorrichtung nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daß derVersorgungsbehälter (17) mit elektrischen Mitteln (27) zum Er-hitzen der abtragenden Materialien (S) versehen ist. 7.Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß derGriff (1) mit einem austauschbaren Kopf (2) versehen ist, derdie Öffnung (4) trägt."Die Klägerinnen (hinsichtlich der Klägerin zu 2 ist das Rubrum auf Grundübereinstimmender Erklärungen der Parteien gegenüber dem Urteil des Bun-despatentgerichts geändert worden) haben geltend gemacht, daß das Streit-patent gegenüber dem Stand der Technik, wie ihn insbesondere die US-Patentschriften 1 752 664, 2 133 149 und 3 286 406, die italienische Patent-schrift 1 184 922 und die französische Patentschrift 1 136 127 bildeten, nichtpatentfähig sei. Sie haben beantragt, das Streitpatent mit Wirkung für das Ho-heitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig zu erklären. - 7 -Die Beklagte hat in erster Linie beantragt, die Klage abzuweisen.Das Bundespatentgericht hat unter Abweisung der weitergehenden Kla-ge das Streitpatent für die Bundesrepublik Deutschland im Umfang seiner Pa-tentansprüche 1 - 4, 6 und 7 für nichtig erklärt.Mit ihrer Berufung verteidigt die Beklagte in erster Linie das Streitpatentin der Fassung der neuen europäischen Patentschrift. Sie beantragt, das Urteildes Bundespatentgerichts aufzuheben und die Klage abzuweisen. Hilfsweiseverteidigt sie Patentanspruch 1 des Streitpatents nunmehr in folgender Fas-sung, auf die sich die Patentansprüche 2 - 7 zurückbeziehen sollen:"1.Humanmedizinische Abschabungsvorrichtung zur Ausführungvon Mikroabschabungen an menschlichem Gewebe, umfas-send einen Griff (1) mit einem Einlaßkanal (5) und einemAuslaßkanal (6), die mit einer Öffnung (4) in Verbindung ste-hen, welche im Griff (1) vorgesehen ist und auf die zu behan-delnde Fläche gelegt werden soll; und Mittel für die dosierteZufuhr von abtragenden Materialien (S) in einem pneumati-schen Träger aus einem mit dem Einlaßkanal (5) verbundenenVersorgungsbehälter (17) zur Öffnung (4) des Griffes (1), da-durch gekennzeichnet, daßa)die Zuführmittel ausschließlich eine Vakuumquelle (15)umfassen, die mit dem Auslaßkanal (6) des Griffes (1) ver-bunden ist, um nach dichtem Verschließen der Öffnung (4)mit der zu behandelnden Fläche die abtragenden Materia-lien (S) aus dem Versorgungsbehälter (17) zur Öffnung (4)im Griff zu befördern,b)die Verbindung zwischen Versorgungsbehälter (17) undEinlaßkanal (5) des Griffes (1) derart ausgebildet ist, daßdie Vakuumquelle (15) beim Verschließen der Öffnung (4)ein Ansaugen im Inneren des Versorgungsbehälters (17)erzeugt, und - 8 -c)der Versorgungsbehälter (17) einen in seinem Luftdurchtrittüber eine Ventileinheit (20) regulierbaren Durchlaß (19)aufweist, womit der Grad der auf der zu behandelndenFläche erzeugten Mikroabschabungen verstellbar ist."Weiter hilfsweise (Hilfsantrag 2) soll das kennzeichnende Merkmal c wiefolgt lauten:"c)der Versorgungsbehälter (17) einen in seinem Luftdurchtritt übereine Ventileinheit (20) regulierbaren Durchlaß (19) aufweist undein der Vakuumquelle (15) zugeordneter Regulator (14) vorge-sehen ist, über welche der Grad der auf der zu behandelndenFläche erzeugten Mikroabschabungen verstellbar ist."Die Klägerin tritt dem Rechtsmittel entgegen und hält auch die hilfsweiseverteidigten Fassungen des Streitpatents nicht für schutzfähig.Im Auftrag des Senats hat Prof. Dr.-Ing. U. B. , Institut für Kon-struktion, Mikro- und Medizintechnik der T. U. B. , einschriftliches Gutachten erstattet, das er in der mündlichen Verhandlung erläu-tert und ergänzt hat. Die Beklagte hat ein in einem in Italien geführten, u.a. dasauf die Prioritätsanmeldung zum Streitpatent erteilte italienische Patent1 218 945 betreffenden Parallelverfahren erstelltes Gutachten von Dipl.-Ing.G. L. , Turin, nebst Ergänzung vorgelegt. - 9 -Entscheidungsgründe: Die zulässige Berufung hat teilweise Erfolg. Sie führt unter Abänderungdes angefochtenen Urteils zur Klageabweisung, soweit die Beklagte das Streit-patent mit ihrem zweiten Hilfsantrag verteidigt. Die Rückbeziehung in den an-gegriffenen, unmittelbar oder mittelbar auf Patentanspruch 1 rückbezogenenUnteransprüchen ist antragsgemäß dahin zu ändern, daß sie nunmehr den neugefaßten Patentanspruch 1 betrifft. Hinsichtlich des im Berufungsverfahrennicht im Streit stehenden Patentanspruchs 5 war eine derartige Anpassungdagegen nicht möglich, weil Änderungen nicht im Streit stehender Patentan-sprüche im Nichtigkeitsverfahren auch im Weg der Selbstbeschränkung nicht inBetracht kommen (vgl. Keukenschrijver, Das Patentnichtigkeits- und Nichtig-keitsberufungsverfahren, 2003, Rdn. 133 m.N. in Fn. 346; a.A. Schulte PatG6. Aufl. § 81 Rdn. 122).I.1. Das Streitpatent betrifft eine Vorrichtung zur Ausführung vonMikroabschabungen, insbesondere für kosmetische oder therapeutische Be-handlungen am menschlichen Gewebe, wie das Entfernen von Narben undStretchmarks.Die Beschreibung des Streitpatents schildert eine derartige Vorrichtungals aus der US-Patentschrift 1 752 664 bekannt, die einen Griff mit einem Ein-laßkanal und einem Auslaßkanal aufweist, die mit einer Öffnung im Griff inVerbindung stehen und die auf die zu behandelnde Fläche gelegt werden soll,und die weiter Mittel für die dosierte Zufuhr von abtragenden Materialien zur - 10 -Grifföffnung in einem pneumatischen Träger aufweist (Beschreibung Sp. 1Z. 7 - 15).2.Durch das Streitpatent soll, wie die Beschreibung des Streitpa-tents angibt, eine einfach und billig herstellbare und effektiv arbeitende Ab-schabevorrichtung zur Verfügung gestellt werden.3.Hierzu schlägt Patentanspruch 1 in der in erster Linie verteidigtenFassung der neuen europäischen Patentschrift eine Vorrichtung zur Ausfüh-rung von Mikroabschabungen an menschlichem Gewebe vor, die(1)einen Griff umfaßt(1.1)mit einem Einlaßkanal und(1.2)einem Auslaßkanal,(2)wobei die Kanäle mit einer Öffnung im Griff in Verbindungstehen, die auf die zu behandelnde Fläche gelegt werdensoll;(3)sowie Mittel für die dosierte Zufuhr von abtragenden Mate-rialien aufweist,(3.1)wobei die Zufuhr in einem pneumatischen Träger zur Öff-nung des Griffs erfolgt und(3.2)die Zuführmittel ausschließlich aus einer Vakuumquelle be-stehen ("umfassen"),(3.2.1)die mit dem Auslaßkanal des Griffs verbunden ist,(3.3)und die nach dichtem Verschließen der Öffnung mit der zubehandelnden Fläche die abtragenden Materialien aus ei- - 11 -nem mit dem Einlaßkanal verbundenen Versorgungsbehälterzur Öffnung im Griff zu befördert.4.Dabei handelt es sich bei der Angabe "zur Ausführung von Mikro-abschabungen an menschlichem Gewebe" um eine Zweck- und Verwendungs-angabe, die bei einem Sachpatent wie hier zunächst eine dem besseren Ver-ständnis der Erfindung dienende Erläuterung darstellt sowie darüber hinaus dieBedeutung einer mittelbaren Umschreibung der räumlich-körperlichen Ausge-staltung der Vorrichtung in dem Sinn hat, daß die Vorrichtung für die angegebe-ne Verwendung jedenfalls geeignet sein muß, woraus sich nähere Aufschlüsseüber die konkrete Ausgestaltung, insbesondere im Sinn einer Bioverträglichkeitergeben, wie der gerichtliche Sachverständige in der mündlichen Verhandlungüberzeugend angegeben hat.5.Die nachstehend verkleinert wiedergegebene Figur 1 des Streit-patents zeigt eine Ausführungsform der patentgemäßen Vorrichtung: - 12 - Dabei bedeuten die Bezugszeichen 1 den schematisch dargestelltenGriff, 2 dessen austauschbaren Kopf, 3 dessen Frontwand, 4 die auf die zubehandelnde Fläche aufzulegende Öffnung, 5 die Einlaßöffnung, 6 die Auslaß- - 13 -öffnung, 7 und 8 die zugehörigen Leitungen. Bezugszeichen 10 bezeichnet denRückgewinnungsbehälter, 9 dessen Einlaßverbinder, 11 einen Auslaßverbindermit zugeordneten Filterelementen 12, der mit der Einlaßleitung 13 verbundenist, die wiederum über den Unterdruckmesser und -regulator 14 mit der Vaku-umpumpe 15 in Verbindung steht. Die Leitung 8 ist über den Basisanschluß 16mit dem Versorgungsbehälter 17 verbunden, in den eine Menge abtragenderMaterialien S eingefüllt ist. Die Einlaßleitung 18 steht mit dem Basisanschluß inVerbindung und weist an ihrem unteren Ende eine Öffnung 28 auf. An der Be-hälterbasis ist ein Durchlaß 19 angeordnet, der über das Ventilsystem 20, 21,22, 23 mit der Atmosphäre in Verbindung steht und sich in den Verteiler 24 öff-net, der wiederum über Löcher 25 mit Einlaß und Filtern 26 kommuniziert. Inden Behälter ist zudem ein Heizwiderstand 27 eingesetzt.Bei Gebrauch wird der Kopf 2 nach Inbetriebnahme der Vakuumpumpe15 auf die zu behandelnde Fläche gesetzt. Der Verschluß der Öffnung 4schließt den Einlaßkreislauf und das an der Öffnung erzeugte Vakuum läßt diezu behandelnde Fläche an den Rändern der Öffnung anhaften. Dabei werdendie im Behälter 17 befindlichen abtragenden Materialien S durch die Öffnung28 gesogen und gelangen über die Leitung 7 zur Öffnung 4, wo sie die zu be-handelnde Oberfläche abschabend überstreichen. Über den Auslaßverbinder 6und die Leitung 8 gelangen sie sodann zu dem Behälter 10, wo sie mit den ab-getragenen Partikeln gesammelt werden (Beschreibung Sp. 1 Z. 52 - Sp. 3Z. 18).II.Es kann dahinstehen, ob der Gegenstand des Patentanspruchs 1des Streitpatents in der Fassung, die dieses durch das europäische Ein- - 14 -spruchsverfahren erhalten hat, neu ist, weil er jedenfalls im Sinn der Art. 52Abs. 1, 56 EPÜ für den Fachmann durch den Stand der Technik nahegelegtwar. Dies füllt den geltend gemachten Nichtigkeitsgrund des Art. II § 6 Abs. 1Nr. 1 IntPatÜG, Art. 138 Abs. 1 Buchst. a EPÜ aus.1.Für die Prüfung der Schutzfähigkeit gegenüber dem Stand derTechnik gelten dabei die gleichen Grundsätze wie bei der Feststellung desSinngehalts und bei der Auslegung des Patents im Verletzungsstreit (Sen.Urt.v. 24.9.2003 - X ZR 7/00 - blasenfreie Gummibahn I, zur Veröffentlichung inBGHZ vorgesehen; vgl. Sen.Urt. v. 7.11.2000, berichtigt durch Beschluß vom9.1.2001 - X ZR 145/98, GRUR 2001, 232 - Brieflocher). Grundlage für die Be-stimmung der danach geschützten Lehre ist das Verständnis der Patentan-sprüche durch den maßgeblichen Fachmann. Erscheinen - auch unter Heran-ziehung von Beschreibung und Zeichnungen - Formulierungen in den Patent-ansprüchen als mehrdeutig, ist zu ermitteln, welche Vorstellungen der Fach-mann mit ihnen verbindet. Im Nichtigkeitsverfahren darf nämlich nicht etwadeshalb eine einengende Auslegung der angegriffenen Patentansprüchezugrunde gelegt werden, weil mit dieser die Schutzfähigkeit eher bejaht werdenkönnte (BGH - blasenfreie Gummibahn I). Dabei schränkt die bloße Angabe"zur Ausführung von Mikroabschabungen an menschlichem Gewebe" denSchutz nicht ein; auch bei der Prüfung der Rechtsbeständigkeit kann sie des-halb eine positive Beurteilung für sich allein nicht tragen. Allerdings hat sie Be-sonderheiten bei der Ausgestaltung der Vorrichtung zur Folge, die sie von an-deren Abrasionsgeräten, etwa Sandstrahlgeräten nach der US-Patentschrift3 286 406, unterscheiden. Weiter ist zu berücksichtigen, daß, wie der gerichtli-che Sachverständige im Grundsatz übereinstimmend mit dem sachkundig be- - 15 -setzten Bundespatentgericht angegeben hat, der kosmetische und therapeuti-sche Anwendungsbereich, auf den die Lehre des Streitpatents abzielt, Auswir-kungen auf die Qualifikation des hier einschlägigen Fachmanns hat. Im we-sentlichen in Übereinstimmung mit dem gerichtlichen Sachverständigen und mitdem Bundespatentgericht sieht der Senat deshalb als maßgeblichen Fach-mann einen Medizintechniker an, der auf der Grundlage eines Fachhochschul-studiums des Maschinenbaus oder der Elektrotechnik vertiefte Kenntnisse aufdem Gebiet der Medizinmechanik erworben hat, aber auch über Kenntnisse inKonstruktionslehre, Biomaterialien, Strömungstechnik und pneumatischer För-derung von Schüttgütern entweder selbst verfügt oder sich hierzu erforderli-chenfalls den Rat von anderen Fachleuten einholt (vgl. hierzu Kroher in Sin-ger/Stauder, EPÜ, 2. Aufl., Art. 56 Rdn. 135, Benkard, EPÜ, Art. 56 Rdn. 42;Schulte, PatG, 6. Aufl., § 4 Rdn. 51 ff.; Busse, PatG 6. Aufl. - im Druck -, § 4Rdn. 154, je m.w.N.).2. a)Aus der jedenfalls seit dem 28. Oktober 1987 und damit vor demPrioritätstag des Streitpatents öffentlich zugänglichen italienischen Patentschrift1 184 922 (Ginebri) ist ein Gerät zum kontrollierten Auftrag von reduzierendenSubstanzen auf menschliches Gewebe zum Durchführen von Mikroabrasionenbekannt. Die nachstehend verkleinert wiedergegebene Figur 2 zeigt eineSchnittansicht eines Ausführungsbeispiels: - 16 - - 17 -Das Gerät hat einen Griff 3 (Merkmal 1) mit einem Einlaßkanal 7 (Merk-mal 1.1) und einem Auslaßkanal 8 (Merkmal 1.2). Die Kanäle stehen mit einerÖffnung (Fenster 38) im Griff in Verbindung, die auf die zu behandelnde Flächegelegt werden soll (Beschreibung, deutsche Übersetzung S. 4 Z. 15 - 18;Merkmal 2). Die Ventile 32, 33, 34 stellen Mittel für die dosierte Zufuhr von ab-tragenden Materialien dar (Merkmal 3). Die Zufuhr erfolgt wie beim Streitpatentin einem pneumatischen Träger (Druckluft vom Kompressor 24) zur Öffnung 38des Griffs 3 (Merkmal 3.1). Mit dem Auslaß 8 des Griffs 3 ist eine Vakuum-quelle (Saugpumpe 28) verbunden (vgl. Merkmale 3.2 und 3.3). Die reduzie-renden Substanzen werden unmittelbar nach der Gewebebehandlung durch dieSaugpumpe 28 abgesaugt (Beschreibung, deutsche Übersetzung, S. 5Z. 14 - 18).Damit unterscheidet sich die Vorrichtung nach Patentanspruch 1 desStreitpatents von der vorbekannten, wie das Bundespatentgericht zutreffendfestgestellt hat, dadurch, daß als Antriebsmittel für den pneumatischen Träger,d.h. im allgemeinen Luft, bei der bekannten Vorrichtung jedenfalls auch einDrucklufterzeuger neben der Vakuumquelle, beim Streitpatent aber nur die Va-kuumquelle dient (Merkmal 3.2), sowie dadurch, daß die Förderung des abtra-genden Materials beim Streitpatent ebenfalls ausschließlich durch die Vakuum-quelle, bei der vorbekannten Vorrichtung aber jedenfalls auch durch dieDruckluft erfolgt (Merkmal 3.3). Dabei beschreiben beide Unterschiede lediglichunterschiedliche Erscheinungsformen desselben technischen Sachverhalts,nämlich das Weglassen der Druckluftquelle und die alleinige Förderung desTrägermediums mittels Unterdrucks. - 18 -b)Die ebenfalls die Behandlung der menschlichen Haut betreffendefranzösische Patentschrift 1 136 127 (Jordana) liegt demgegenüber weiter ab;sie beschreibt lediglich eine Förderung von festen Partikeln auf die Haut mittelsDruckluft ("... consistant en la projection rapide sur la peau de particules solides... en vue dun traitement médical. Lappareil doit être alimenté en air souspression par un petit compresseur ... "). An verfahrensrelevanten Informationenist ihr lediglich noch zu entnehmen, daß die Druckluft im Behälter eine Strö-mung erzeugt, die die Partikel mitreißt, wobei die Regelung des von der Druck-erzeugungsvorrichtung ausgehenden Luftdrucks es gestattet, die Intensität desAufschüttelns der Partikel zu verändern ("Lair sous pression
crée un cou-rant qui entraîne les particules. Le réglage de la pression à partir de lappareilproducteur dair comprimé permet de faire varier la force de percussion.").3. a)Der Überschuß der Lehre des Streitpatents gegenüber diesen dieBehandlung des menschlichen Körpers betreffenden Entgegenhaltungen be-steht mithin in der Umsetzung der Erkenntnis, daß auf ein Antriebsmittel, undzwar auf die Druckluftförderung, verzichtet werden kann, wenn die Vakuum-quelle so ausgelegt wird, daß sie die Förderleistung allein erbringen kann, d.h.,daß eine Energiequelle, nämlich die Vakuumquelle, zum Betrieb der Vorrich-tung ausreicht. Eine erfinderische Leistung kann hierin mit dem Bundespatent-gericht nicht gesehen werden.b)Dem Fachmann kann grundsätzlich zugetraut werden, bekannteLösungen zu verbessern und aus dem Stand der Technik bekannte Anregun-gen aufzugreifen (Bernhardt/Kraßer, Lehrbuch des Patentrechts, 4. Aufl., - 19 -S. 171 f.; Busse, § 4 PatG Rdn. 133; Benkard, EPÜ, Art. 56 Rdn. 54). So ist erbestrebt, raumsparend und kostengünstig durch Verwendung weniger Teile zubauen (Sen.Urt. v. 24.3.1994 - X ZR 86/91, bei Bausch, Nichtigkeitsrechtspre-chung in Patentsachen, Bd. 1, 168, 173 - Einphasensynchronmotor; vgl.Schulte § 4 PatG Rdn. 122, 123) und bekannte Vorrichtungen zu vereinfachen(Sen.Urt. v. 5.3.1996 - X ZR 109/93, bei Bausch Bd. 1, 291, 296 - Sammelstati-on).c)Dem Fachmann, der ohne weiteres erkannte, daß die Vorrichtungnach der italienischen Patentschrift 1 184 922 mit ihren beiden EnergiequellenKompressor 24 und Saugpumpe 28 einen erheblichen apparativen Aufwandpflegte, mußte es sich aufdrängen, Überlegungen dahin anzustellen, ob undwie dieser Aufwand verringert werden konnte. Dabei lag es zunächst auf derHand, Überlegungen dahin anzustellen, ob von den zwei bei der Vorrichtungnach der italienischen Patentschrift vorgesehenen Energiequellen verzichtetwerden konnte. Dabei bestand für den Fachmann, wie die mündliche Ver-handlung zur Überzeugung des Senats ergeben hat, jedenfalls keine ausge-prägte Präferenz dahin, auf die Saugpumpe und nicht auf den Kompressor zuverzichten. Der gerichtliche Sachverständige hat nach eingehender Erörterungin der mündlichen Verhandlung vielmehr angenommen, beim Fachmann habeeine gewisse Neigung bestanden, die Saugpumpe beizubehalten, weil sichhieraus Vorteile beim Auffangen der Schleifpartikel ergeben konnten. Selbstwenn man nicht soweit gehen wollte, war das Weglassen des Kompressorsdamit eine Möglichkeit, die der Fachmann bei seinen Überlegungen, die be-kannte Vorrichtungen zu vereinfachen, in Betracht zog (vgl. Sen.Urt. v. - 20 -18.2.1997 - X ZR 25/95, bei Bausch, Nichtigkeitsrechtsprechung in Patentsa-chen Bd. 1, 445, 452 f. - Zerstäubervorrichtung).d)Der Fachmann hatte mithin Veranlassung, sich im Stand derTechnik nach vergleichbaren Lösungen umzusehen, die das Problem derSchleifpartikelzufuhr und der Partikelabfuhr auf einfachere Weise und insbe-sondere mit nur einer Energiequelle lösten. Deshalb lag es für ihn auch nahe,sich auf Gebieten umzusehen oder auf diesen Gebieten kundige Fachleute zubefragen, auf denen vergleichbare Lösungen zu erwarten waren, insbesondereauf dem Gebiet des mechanischen Abschleifens mit festen Partikeln, etwabeim Sandstrahlen.Dabei mußte er u.a. auf die US-Patentschrift 3 286 406 (Ashword) sto-ßen, die u.a. Vorrichtungen zum Abschleifen mit trockenen Partikeln betrifft.Diese Veröffentlichung befaßt sich ausdrücklich mit der Frage, ob auf Druckluftverzichtet werden könne, was den Vorteil geringerer Kosten habe, da teureDruckluftkompressoren entbehrlich seien (Beschreibung Sp. 1 Z. 22 - 27). Kon-kret beschreibt sie eine Ausführungsform, bei der eine Strahlkammer, eine miteinem Ende der Strahlkammer verbundene Lufteinlaßleitung, Mittel zum Mitrei-ßen des Schleifmittels in der Primärluft, Öffnungen in der Wand der Kammer,die mit dem zu bearbeitenden Werkstück verschlossen werden, Mittel zum An-legen von Unterdruck an die Kammer, um Primärluft und Schleifmittel in dieKammer zu ziehen und Luft und Schleifmittel von der Kammer abzuziehen,sowie Mittel zum Verhindern des Eintritts von Sekundärluft in die Kammer vor-gesehen sind (Beschreibung Sp. 1 Z. 62 - Spalte 2 Z. 12; Übersetzung überge-hender Absatz S. 2/3). - 21 -Der Fachmann konnte bereits hieraus erkennen, daß die in der US-Patentschrift 3 286 406 beschriebene Vorrichtung den Betrieb der Abrasions-vorrichtung ausschließlich mittels Unterdruckerzeugung ermöglichte und einezusätzliche Drucklufterzeugung überflüssig machte. Dabei mußte er allerdings,worauf der gerichtliche Sachverständige besonders hingewiesen hat, auch er-kennen, daß es nicht genügte, den Kompressor wegzulassen, sondern daßeine verschlossene Strahlkammer erzeugt werden mußte, weil nur dadurch dieMitnahme des Schleifmittels aus dem Behälter erreicht werden konnte. Auchdas lehrt indessen diese Entgegenhaltung. Wie der gerichtliche Sachverständi-ge hierzu ausgeführt hat, wäre die Abdichtung der Strahlkammer auf der Kör-peroberfläche mit definierter Zuführung von Sekundärluft aus der Atmosphäreauf Grund der biomechanischen Eigenschaften der menschlichen Haut einfachrealisierbar gewesen.Allerdings sah der Fachmann zugleich, daß er die ersichtlich nicht fürAnwendungen am menschlichen Körper vorgesehene Vorrichtung nach derUS-Patentschrift nicht ohne weiteres für den nach dem Streitpatent vorgesehe-nen Zweck einsetzen konnte. Es lag auf der Hand, daß die Behandlung einesempfindlichen Organs wie der menschlichen Haut nicht ohne weiteres auf Vor-richtungen und Verfahrensweisen zurückgreifen konnte, wie sie bei der Bear-beitung von Werkstücken aus toter Materie angezeigt sein mögen. Der gericht-liche Sachverständige hat aber überzeugend ausgeführt, daß diese Anpassun-gen den Fachmann nicht vor Schwierigkeiten stellten, die ein erfinderischesHandeln erforderlich machten. - 22 -Daß die US-Patentschrift auch Ausführungsformen beschreibt, bei de-nen eine im humanmedizinischen Einsatz ungeeignete Abscheidung und Wie-derverwendung des gebrauchten Schleifmittels erfolgen sollte, wie die Beru-fung geltend macht, stand dem nicht entgegen, wohl aber der Übernahme vonAbscheidung und Wiederverwendung. Mit ihrer Verweisung auf das Ausfüh-rungsbeispiel, bei dem der Abscheider zwingend notwendig sei, verkennt dieBerufung zudem, daß sich der Offenbarungsgehalt der US-Patentschrift nichtauf dieses Beispiel beschränkt. Daß ohne den Abscheider der Materialkreislaufunterbrochen werde, ist schon deshalb nicht von entscheidender Bedeutung,weil auch die Vorrichtung nach der italienischen Patentschrift ohne einen sol-chen Abscheider und damit ohne Materialkreislauf arbeitet. Der Fachmann er-kannte somit, daß er hierauf je nach vorgesehener Anwendung verzichtenkonnte. Daraus folgte für ihn als weitere nahe liegende Erkenntnis, daß er dieerforderliche Zufuhr von Schleifpartikeln auf andere Weise als über einen Mate-rialkreislauf bewerkstelligen mußte. Wie dies zu bewerkstelligen ist, überläßtindessen auch Patentanspruch 1 des Streitpatents in seiner in erster Linie ver-teidigten Fassung dem Belieben des Fachmanns.In der Übernahme einer Ausführung, bei der allein mit Unterdruck geför-dert wird, auf die aus der italienischen Patentschrift bekannte Vorrichtung kannnach alledem eine erfinderische Leistung nicht gesehen werden. Das hat auchder gerichtliche Sachverständige so gesehen, der insoweit von einer hand-werklichen Leistung spricht.Die gegenteilige Auffassung des im Verfahren vor dem Tribunale Turinherangezogenen Sachverständigen L. beruht darauf, daß dieser davon aus- - 23 -gegangen ist, der Fachmann werde das US-Patent nicht heranziehen, weil die-ses sich auf einen ganz anderen technischen Sektor beziehe (Gutachten S. 43= Übersetzung S. 33 f., Ergänzungsgutachten Übersetzung S. 13). Sie ist da-her auf der vorstehend dargestellten Grundlage nicht geeignet, die Schutzfä-higkeit des Streitpatents zu stützen.III. Die Unteransprüche 2 bis 4, 6 und 7 werden von der Beklagten, so-weit sich Patentanspruch 1 nur in einer der hilfsweise verteidigten Fassungenals rechtsbeständig erweist, ersichtlich nur in Rückbeziehung auf diese vertei-digt. Die Patentansprüche 2, 3, 6 und 7 weisen zudem, wie bereits das Bun-despatentgericht erkannt und der gerichtliche Sachverständige auch in dermündlichen Verhandlung zur Überzeugung des Senats bestätigt hat, auch inVerbindung mit den Merkmalen des Patentanspruchs 1 des Streitpatents kei-nen erfinderischen Gehalt auf. Patentanspruch 4 weist zusätzliche Merkmaleauf, die sich auch in der vom Senat als schutzfähig erachteten Fassung vonPatentanspruch 1 nach dem zweiten Hilfsantrag teilweise wiederfinden.Nach Patentanspruch 2 soll die Öffnung des Griffs so angeordnet sein,daß sie im wesentlichen dichtend der zu behandelnden Fläche angepaßt wer-den kann. Diese Anpassung ist bereits aus der US-Patentschrift 3 286 406 be-kannt und für das Funktionieren einer ausschließlich mit Unterdruck arbeiten-den Vorrichtung auch notwendig. Auch die italienische Patentschrift legt, wieder gerichtliche Sachverständige überzeugend ausgeführt hat, die Maßnahmejedenfalls nahe. - 24 -Patentanspruch 3 bildet die Lehre des Patentanspruchs 2 weiter dahinaus, daß die Neigung der Öffnung zum Einlaßkanal des Griffs etwa 45° beträgt.Das ist, wie der gerichtliche Sachverständige in Übereinstimmung mit demBundespatentgericht zur Überzeugung des Senats ausgeführt hat, eine reinhandwerkliche Maßnahme ohne erfinderischen Gehalt. Den Neigungswinkel,der für die vorgesehene Anwendung geeignet ist, kann der Fachmann mit we-nigen orientierenden Versuchen ermitteln.Patentanspruch 6 sieht elektrische Mittel zum Erhitzen der abtragendenMaterialien im Vorratsbehälter vor. Mit dem Bundespatentgericht und dem ge-richtlichen Sachverständigen sieht der Senat hierin eine Routinemaßnahmedes Fachmanns ohne erfinderischen Gehalt.Einen austauschbaren Kopf vorzusehen, wie dies Patentanspruch 7lehrt, offenbart bereits die italienische Patentschrift (Einsatzplättchen 37; Fi-gur 4). Der gerichtliche Sachverständige hat hierin eine Selbstverständlichkeitgesehen.IV. 1.Patentanspruch 1 in seinen hilfsweise verteidigten Fassungenunterscheidet sich von Patentanspruch 1 in der Fassung der neuen europäi-schen Patentschrift zunächst dadurch, daß die Vorrichtung als "humanmedizi-nische Abschabungsvorrichtung" bezeichnet ist. Dies bedeutet keine sachlicheÄnderung gegenüber der Bezeichnung in der in erster Linie verteidigten Fas-sung des Patentanspruchs 1 und kann insbesondere nicht dazu führen, etwadie US-Patentschrift 3 286 406 bei der Prüfung der Patentfähigkeit außer Be-tracht zu lassen. Im übrigen ergeben sich folgende zusätzliche Merkmale: - 25 -(3.4)Die Verbindung zwischen Versorgungsbehälter und Einlaß-kanal ist derart ausgebildet, daß die Vakuumquelle beimVerschließen der Öffnung ein Ansaugen im Inneren desVersorgungsbehälters erzeugt,(4)(nach dem ersten Hilfsantrag:) der Versorgungsbehälterweist einen in seinem Luftdurchtritt über eine Ventileinheitregulierbaren Durchlaß auf, womit der Grad der auf der zubehandelnden Fläche erzeugten Mikroabschabungen ver-stellbar ist.(4)(nach dem zweiten Hilfsantrag:) der Versorgungsbehälterweist einen in seinem Luftdurchtritt über eine Ventileinheitregulierbaren Durchlaß auf und es ist ein der Vakuumquellezugeordneter Regulator vorgesehen, über welche der Gradder auf der zu behandelnden Fläche erzeugten Mikroab-schabungen verstellbar ist.Das erste dieser Merkmale (3.4) ergibt sich dabei, wie der gerichtlicheSachverständige überzeugend ausgeführt hat, notwendig aus Merkmal (3.3)und enthält damit als bloße Wirkungsangabe diesem gegenüber keinen Über-schuß.Merkmal (4) nach dem ersten Hilfsantrag ist jedenfalls durch die ur-sprünglich eingereichten Anmeldeunterlagen nicht gedeckt. Die Beklagte kann - 26 -sich deshalb auf eine derartig beschränkte Fassung des Patentanspruchs 1nicht zurückziehen (vgl. BGHZ 21, 8, 12 - Spritzgußmaschine I). Nach ihr wä-ren vom Patentschutz nämlich auch Fälle erfaßt, bei denen der Grad der aufder zu behandelnden Fläche erzeugten Mikroabschabungen allein durch den inseinem Luftdurchtritt über eine Ventileinheit regulierbaren Durchlaß verstellbarist. Derartiges ist aber in den ursprünglichen Anmeldeunterlagen nicht offen-bart. Dort heißt es zwar (Beschreibung S. 2):"According to one preferred embodiment of the invention, the inletpassage of the handle is connected to a supply container fort hereducing substances which has in its base a plurality of air-intakeapertures with associated regulator valve means,
" (nach derÜbersetzung: "Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform der Er-findung hat der Versorgungsbehälter für die abtragenden Materiali-en in seinem Boden mehrere Lufteinlaßöffnungen mit zugehörigenRegelventilen
").Die weiteren Offenbarungsstellen machen jedoch klar, daß eine Reglungnur mittels dieser Öffnungen nicht beschrieben wird. So heißt es in der ur-sprünglichen Beschreibung S. 3:"A passage 19 is situated in the base of the container 17 and com-municates with the atmosphere through a valve system, generallyindicated 20, including a pair of one-way valves 21, 22 supplied bya solenoid valve 23. The passage 19 opens into an annular mani-fold 24 formed in the base of the container 17 and communicating - 27 -with the interior thereof through a ring of axial holes 24 with associ-ated intake and shaking filters. (Übersetzung: "An der Basis desBehälters 17 ist ein Durchlaß angeordnet, welcher über ein Ventil-system, im allgemeinen mit 20 bezeichnet, welches ein Paar überein Solenoid-Ventil 23 versorgte Eingangsventile 21, 22 beinhaltet,mit der Atmosphäre kommuniziert. Der Durchlaß 19 öffnet sich ineinen ringförmigen, in der Basis des Behälters 17 ausgebildetenVerteiler 24, welcher mit dem Inneren des Behälters 17 über einenRing axialer Löcher 25 mit zugeordnetem Einlaß und aufschütteln-den Filtern 26 kommuniziert.").Weiter (Beschreibung S. 4/5):"The degree of micro-abrasion caused on the surface under treat-ment is adjustable by the operation of both the regulator 14 associ-ated with the vacuum pump 15 and the solenoid valve unit 20,whereby the flow of atmospheric air sucked into the container 17 isregulated automatically ... (Übersetzung: "Der Grad der Mikroab-schabung auf der zu behandelnden Fläche ist durch Betätigung desder Vakuumpumpe zugeordneten Regulators 14 und der Solenoid-Ventileinheit 20 einstellbar, wobei der Strom der in den Behälter 17eingesogenen atmosphärischen Luft automatisch geregelt wird...".).Hieraus ergibt sich, daß die Regulierung nur in der Weise beschriebenist, daß sie sowohl durch den Regulator 14 und die Ventileinheit 20 erfolgt. Dergerichtliche Sachverständige hat in der mündlichen Verhandlung überzeugend - 28 -bestätigt, daß der Fachmann die Offenbarung der Reglung durch beide Rege-lungsmittel nur kumulativ versteht. Dies wird durch die ursprüngliche Beschrei-bung S. 5 bestätigt, wonach der Regulator 14 den Strom der eingesogenen Luftbeeinflußt, während das Ventil 20 einen Unterdruck im Behälter 17 erzeugt.Merkmal (4) in der Fassung des zweiten Hilfsantrags trägt den Offenba-rungsbedenken Rechnung. Gesichtspunkte, aus denen sich ergeben könnte,daß die ihr entsprechende Anspruchsfassung nicht durch die ursprünglicheOffenbarung oder das erteilte Patent gedeckt sein könnte, haben sich nicht er-geben. Insbesondere mußte sich die Beklagte nicht auf die zumindest teilweiseengere Fassung des Patentanspruchs 4 beschränken (vgl. Sen.Urt. v.18.5.1999 - X ZR 113/96, bei Bausch aaO. Bd. 3, 180, 194 f. - Ventilbetäti-gungsvorrichtung).2. a)Patentanspruch 1 nach dem zweiten Hilfsantrag ist neu. Dies istauch von den Klägerinnen nicht in Zweifel gezogen worden.b)Der Senat kann nicht feststellen, daß Patentanspruch 1 in dieserFassung durch den Stand der Technik nahegelegt ist. Das geht zu Lasten derKlägerin (vgl. nur Sen.Urt. v. 10.11.1998 - X ZR 137/94, Mitt. 1999, 362, 364- Herzklappenprothese).Die Maßnahme, zur Verstellbarkeit, d.h. Regulierbarkeit der Abschabun-gen sowohl einen der Vakuumquelle zugeordneten Regulator als auch einenregulierbaren Durchlaß des Versorgungsbehälters heranzuziehen, ist in demdem Senat bekannt gewordenen Stand der Technik nicht beschrieben. Die Be- - 29 -fragung des gerichtlichen Sachverständigen dazu, ob es sich um eine aus demFachwissen und Fachkönnen naheliegende Maßnahme handelt, hat nicht zueinem eindeutigen Ergebnis zu Lasten der beklagten Patentinhaberin geführt.Der gerichtliche Sachverständige hat die Maßnahme zunächst - in einer eherspontanen Reaktion als nicht nahe liegende bezeichnet. Auch bei ins einzelnegehender Diskussion ist er zunächst bei dieser Auffassung geblieben; insbe-sondere hat er angegeben, eine feinfühlige Regulierung sei auch früher schonmöglich gewesen; bei der zweiten Maßnahme (Regulierung des Lufteinlassesin den Vorratsbehälter) gehe es aber um die Dosierung der Zumischung. Rei-che die Partikelmenge nicht aus, werde der Fachmann zunächst über die ande-re Regulierungsmöglichkeit Abhilfe schaffen wollen. Erst auf gezielte Befragungnach der Notwendigkeit eines Luftzutritts auf Grund der Absaugung hat dergerichtliche Sachverständige zunächst seine Auffassung in Frage gestellt under ist nach längeren Überlegungen auf Grund der Annahme, daß der Fach-mann die Bedeutung der Verwirbelung der Schleifpartikel in einem Vakuumsy-stem erkenne, zu dem Ergebnis gekommen, dieser werde zwei Regelsystemevorsehen.Dieses Ergebnis erfordert indessen, wie die Befragung des hochqualifi-zierten Sachverständigen eindrucksvoll belegt hat, schon für diesen einen er-heblichen gedanklichen Aufwand. Umso mehr kann der Senat nicht ausschlie-ßen, daß dieser Aufwand für den deutlich geringer qualifizierten Fachmann be-reits den Bereich des Erfinderischen berührte. - 30 -3.An den demnach schutzfähigen Patentanspruch 1 nach demzweiten Hilfsantrag können sich die Patentansprüche 2 - 4, 6 und 7 mit ent-sprechend geänderter Rückbeziehung anschließen.V.Die Kostenentscheidung folgt aus § 121 Abs. 2 PatG in Verbin-dung mit §§ 91, 92, 97 ZPO. Der Senat hat schon mangels besserer Erkennt-nismöglichkeiten die Obsiegens- und Unterliegensanteile auf Kläger- und Be-klagtenseite als ungefähr gleich bewertet.MelullisJestaedtScharenKeukenschrijverAsendorf
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