BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL X ZR 62/10 Verkündet am: 13. September 2011 Boppel Justizamtsinspektor als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle in der Patentnichtigkeitssache - 2 - Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündli che Verhandlung vom 13. September 2011 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Meier - Beck, die Richter Gröning, Dr. Bacher, Hoffmann und die Richterin Schuster für Recht erkannt: Die Berufung gegen das Urteil des 4. Senats (Nichtigkeit s se n- at s ) des Bundesp atentgerichts vom 17. Februar 2010 wird auf Kosten der Klägerin zurückgewiesen . Von Rechts wegen Tatbestand: Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des auch mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents 0 771 048 (Streitp atent s ), das am 21. Oktober 1996 unter Inanspruchnahme der Pr i- orität zweier deutscher Patentanmeldungen vom 26. Oktober 1995 und 31. Mai 1996 angemeldet worden ist. Das Streitpatent ist in einem Ei n- spruchsbeschwerdeverfahren vor dem Europäischen Patentamt b e- schränkt aufrechterhalten worden. Patentanspruch 1 von insgesamt vier Patentansprüchen hat danach folgenden Wortlaut: " Schlauchförmige Hülle zur Isolation von elektromechan i- schen und/oder elektronischen Bauelementen, deren übe r- stehende Endbereiche unter Einhalten der elektrisch no t- wendigen Abstände durch Flachpressen verschlossen sind, dadurch gekennzeichnet, dass der zu verschließende En d- bereich (2, 2a und 7a, 7b) der Hülle (1 bzw. 7) vor dem Ve r- 1 - 3 - pressen an gegenüberliegenden Seiten faltenförmig (Fa l- ten 3, 4 und 8, 9) eingeschlagen ist und dass die Falten (3, 4 und 8, 9) so tief sind, dass die verschlossenen Endbereiche (2, 2a und 7a, 7b) gegenüber dem übrigen Hüllenkörper kei l- förmig verjüngt sind. " Die Klägerin macht geltend, das Streitpatent offenbar e die Erfi n- dung nicht so deutlich und vollständig, dass ein Fachmann sie ausführen könne. Ferner sei der Gegenstand des Streitpatents weder neu noch b e- ruhe er auf einer erfinderischen Tätigkeit. Die Klägerin hat beantragt, das Streitpatent mit Wirkung fü r die Bundesrepublik Deutschland für nichtig zu erklären. Das Patentgericht hat die Klage abgewiesen. Mit ihrer Berufung begehrt die Klägerin weiterhin die Nichtigerkl ä- rung des Streitpatents. Die Beklagte beantragt , die Berufung zurückzuwe i- sen. Entsch eidungsgründe: I. Das Streitpatent betrifft eine schlauchförmige Hülle zur Isolation von elektromechanischen oder elektronischen Bauteilen wie z.B. Therm o- schutzschaltern, Kondensatoren, Relais, Spulen und dergleichen. 1. Die Streitpatentschrift setzt solche Hüllen als bekannt voraus. Die beiden Enden solcher Hüllen werden in der Regel vor bzw. nach dem Einsetzen des Bauteils unter Wärmeeinwirkung durch Flachpressen zu einer Kappe geformt bzw. weitestgehend verschlossen. Hierdurch entst e- hen an den Enden sichelförmige Flächen (2 und 2a), die wie in der nebe n- stehenden Figur 3 der Streitpatents chrift ge zeigt, scharfkantig nach außen 2 3 4 5 6 7 - 4 - hervorstehen. Diese Kanten können im Verlauf des Einbaus eines so is o lierten Bauteils in eine Schaltung oder ein G e- rät zur Ver letzung benac h barter Komp o- nenten führen. Insbesondere beim Ei n- bringen von auf diese Weise ele k trisch isolierten Bauteilen, wie zum Beispiel bei einem zwischen Windungen e i- ner Wicklung eingebauter Temperaturschutzschalter, b e steht die Gefahr, die empfindlic he Drahtisolation zu verletzen. Der Lehre des Streitpatents liegt daher die Aufgabe zugrunde, eine isolierende Hülle für elektrische Bauteile zu schaffen, bei der die Verle t- zungsgefahr für benachbarte Bauteile auf ein Minimum reduziert wird. 2. Zur Lösung dieses Problems schlägt das Streit patent in seinem Patentanspruch 1 eine Hülle vor, die sich wie folgt in Merkmale gliedern lässt: (1) Die Hülle (1; 7) ist schlauchförmig und dient der (elektr i- schen) Isolation von (in die Hülle eingeführten) elektr o- mechanischen und/oder elektronischen Bauelementen (5; 10). (2) Die Endbereiche (2, 2a; 7a, 7b) der Hülle (1; 7) sind vor dem Verpressen an gegenüberliegenden Seiten falte n- förmig (Falten 3, 4; 8, 9) eingeschlagen. (3) Die Endbereiche (2, 2a; 7a, 7b) sind (a) unter Einhaltung der elektrisch notwendigen Abstä n- de flachgepresst und hierdurch verschlossen und (b) durch entsprechend tiefe Falten (3, 4; 8, 9) gege n- über dem übrigen Hüllenkörper keilförmig verjüngt. 8 9 - 5 - 3. Einige Merkmale bedürfen näherer Erläuter ung. a) Die Isolation im Sinne von Merkmal 1 meint, wie das Patentg e- richt zu Recht und unangefochten ausgeführt hat, eine elektrische Isolat i- on. Die Streitpatentschrift befasst sich ausschließlich mit einer Isolation im elektrischen Sinne. An mehreren S tellen bezeichnet sie die Isolation au s- drücklich als eine elektrische Isolation (Abs. 1 Sp. 1 Z. 4; Abs. 3 Sp. 1 Z. 39; Abs. 4 Sp. 1 Z. 43). Wegen der elektrisch isolierenden Eigenscha f- ten der Luft muss die Hülle das Bauteil deshalb nicht luftdicht verschl i e- ßen. Die Anwendungsbeispiele der Streitpatentschrift geben auch deutlich zu erkennen, dass die Hülle in der Regel nicht unter Wasser eingesetzt wird, weshalb die Isolation das Bauteil auch nicht wasserdicht verschli e- ßen muss. Es reicht vielmehr aus, das Bauteil so zu verschließen, dass andere Bauteile oder Gegenstände, die sich in der Nähe befinden, keinen elektrischen Kontakt mit dem verhüllten Bauteil bekommen können. Ein solcher Kontakt wird auch ausgeschlossen, wenn die Hülle das Bauteil mit tunnelför mig verbleibenden Öffnungen umschließt und die Öffnungen klein genug sowie der tunnelförmige Abstand zum Bauteil weit genug sind, um einen elektrischen Kontakt zu vermeiden. Dem entsprechend ist auch die " Einhaltung der elektrisch notwend i- gen Abstände " gemäß Merkmal 3a zu verstehen. b) Eine Isolation der zum Bauteil führenden Leiter wird von den Merkmalen 1 und 2 nicht gefordert. Da diese Leiter aus der Hülle herau s- führen, müssen diese selbst hinreichend isoliert sein. c) Die keilför mige Verjüngun g der Endbereiche gemäß Mer k- mal 3b muss sich nicht nur nach dem faltenförmigen Einschlagen der Hü l- le in diesem Bereich ergeben, sondern auch noch nach dem Verpressen vorhanden sein . Um wie angestrebt die Ver letzungsgefahr für benachbarte Bauteile zu reduzi eren, bedarf es nicht nach außen vorstehender, vie l- 10 11 12 13 14 - 6 - mehr sich keilförmig verjüngender Endbereiche auch und gerade nach dem Verpressen der Hülle. d) Mit dem faltenförmige n Einschlagen der gegenüber liegenden Seiten der Hülle beschreibt Merkmal 2 einen Endz ustand der Hülle, bei dem die eingeschlagenen Falten auch nach dem Verpressen noch sich t- bar sind, oder einen solchen, gegebenenfalls mit anderen Mitteln wahrz u- nehmenden Zustand, der durch ein Falten vor dem Verpressen zu erzielen ist. Auch bei einem Sachan spruch muss der Anspruchswortlaut nicht vol l- ständig durch räumlich - körperlich oder funktional umschriebene Sac h- merkmale definiert werden. Vielmehr können einzelne Merkmale des e r- findungsgemäßen Erzeugnisses auch durch Eigenschaften, Zustände oder sonstige Umstände aus dem Herstellungsprozess beschrieben we r- den, mit denen ein solcher Gegenstand gewonnen werden kann , wenn deren Auswirkungen auf das Erzeugnis sich nicht, nicht kurz oder nur v a- ge durch die im Endzustand vorzufindenden Sachmerkmale beschreiben l ießen (vgl. BGH , Ur teile vom 30. März 1993 X ZB 13/90 , BGHZ 122, 144, 154 mwN Tetraploide Kamille; v om 19. Juni 2001 X ZR 159/98 , GRUR 2001, 1129 unter V 1 zipfelfreies Stahl band; vom 19. Mai 2005 X ZR 188/01 , GRUR 2005, 749 unter B I 2 Aufzeic hnungsträger) . II. Das Patentgericht hat seine die Klage abweisende Entsche i- dung wie folgt begründet: 1. Der Gegenstand des Streitpatents sei gegenüber dem Stand der Technik neu. Aus der deutschen Offenlegungsschrift 41 10 455 (NK10) und der US - amer ikanisch en Patentschrift 2 997 411 (NK12) seien schlauchförmige Hüllen zur Isolation eines elektrischen Ba u teils bekannt, wobei aber nach diesen Druckschriften nicht beide, sondern nur ein En d- bereich verschlossen werde. Außerdem würden die Endbere i che nich t 15 16 17 - 7 - keilförmig verjüngt, sondern die Kontur des übrigen Hüllenkörpers geradl i- nig verlängert. Auch die weiteren d em Streitpatent entgegen gehaltenen Druc k- schriften nähmen dessen Lehre nicht neuheitsschädlich vollständig vo r- weg. Weiterhin beruhe die schl auchförmige Hülle gemäß Patenta n- spruch 1 gegenüber dem Stand der Technik auf einer erfinderischen T ä- tigkeit. Ausgehend von schlauchförmigen Hüllen, wie sie aus den Druc k- schriften NK10 und NK 12 bekannt gewesen seien, möge der Fachmann ein Diplomingenie ur (FH) der Fachrichtung Elektrotechnik, der auch über Kenntnisse der Kunststoff - und Verfahrenstechnik verfüge zwar beide Endbereiche im Bedarfsfall flachgepresst haben. Aber weder durch diese Druckschriften selbst noch durch anderen im Verfahren befind lichen Stand der Technik habe er einen Hinweis darauf bekommen, die zu verschli e- ßenden Endbereiche vor dem Verpressen an den Seiten faltenförmig so einzuschlagen, dass diese Bereiche sich dadurch gegenüber dem übrigen Hüllenkörper keilförmig verjüngen würd en. Die in der US - amerikanischen Patentschrift 3 385 922 (NK11) g e- zeigte schlauchförmige Hülle für ein elektrisches Bauelement weise zwar faltenförmig eingeschlagene Endbereiche auf. Die Hülle diene indes nur als Verpackung, die vor der Verwendung des B auelements wieder zu en t- fernen sei. Sie gebe dem Fachmann keinen Hinweis, eine solche Hülle in gleicher Weise zur Isolierung eines elektrischen Bauteils zu verwenden. 2. Soweit die Klägerin geltend mache, die Streitpatentschrift o f- fenbare die Erfindung nicht so deutlich, dass ein Fachmann sie ausführen 18 19 20 21 22 - 8 - könne, werde damit nicht die Ausführbarkeit der erfindungsgemäßen Le h- re, sondern lediglich deren Brauchbarkeit in Frage gestellt. III. Dies hält der Nachprüfung im Berufungsverfahren stand. 1. Die Le hre des Streitpatents wird in der Patentschrift hinreichend deutlich und vollständig offenbart, damit ein Fachmann sie ausführen kann. Wie das Patentgericht zutreffend ausgeführt hat, zieht die Klägerin nicht die Herstellbarkeit einer Hülle mit den Merk malen 1 bis 3b in Zweifel, sondern stellt lediglich in Abrede, dass hiermit die in der Streitpatentschrift angegebenen Vorteile erreicht werden. Ob auch erfindungsgemäß scharfe Kanten entstehen, ist unerheblich. Die Gefahr der Beschädigung benac h- barter Bau teile soll nicht durch " Entschärfung " der Kanten, sondern durch die Keilform der Endbereiche reduziert werden ; ein gänzlicher Ausschluss solcher Gefahren wird vom Patentanspruch nicht verlangt . Der Ausführbarkeit steht auch nicht entgegen, dass der Pate nta n- spruch nicht angibt, wie bei der erfindungsgemäßen Hülle mehrere zum Bauteil führende Leiter gegeneinander isoliert werden, wenn diese nach derselben Seite aus der Hülle herausgeführt werden. Eine solche Isolation wird von der Lehre des Streitpatents n icht umfasst, vielmehr ist für den Fachmann erkennbar, dass diese Leiter eine eigene Isolation aufweisen müssen und die erfindungsgemäße Hülle keine isolierende Wirkung für diese Leiter untereinander entfalten muss . 2. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 ist patent fähig . a) Die Lehre des Streitpatents war neu im Vergleich zum Stand der Technik. 23 24 25 26 27 28 - 9 - a a) Die NK10 nahm diese Lehre nicht neuheitsschädlich vorweg. Diese zeigt eine elektrisch isolierende Umhüllung für eine Verbindung s- stelle von mehreren el ektrischen Le i- tern, auf die zumindest in den beiden Endbereichen mittels Ultraschall formgebend eingewirkt wird. Dabei wird in einem Ausführungsbeispiel die Hülle entsprechend der nebe n- stehenden Figuren 1 und 2 mit Ultr a- schall so zusammengeschweißt, dass s ich an einem Ende eine flächenartige Schweißnaht ergibt, die mit ihren Rändern geradlinig der Kontur der Hülle folgt. Die NK10 gibt nicht zu erkennen, dass die Hülle in ihren Endbere i- chen keilförmig zu verjüngen ist und hierfür Falten zu bilden sind. Di e Merkmale 2 und 3b werden folglich von ihr nicht offenbart. b b) Auch die NK12 offenbart e die Merkmale der Lehre des Streitp a- tents nicht vollständig. Diese Druckschrift zeigt isolierte elektrische Ve r- binder, die unter Druck einen elektrischen Kontakt u nter den Drahtenden mehrerer elektrischer Leiter herstellen. Hierfür wird eine metallische Klemmhü l- se von einer Kunststoffhülle umgeben, die nach einem Ausfü h rungsbeispiel über dem geschlossenen Ende der Hü l- se entsprechend der nebenstehenden Figur 7 der NK 12 durch Zusammendr ü- c ken des Kuns t stoffs unter Erzeugung einer Naht verschlossen wird (NK12 Sp. 3 Z. 5 - 8). 29 30 31 - 10 - Die NK12 beschreibt, dass bei diesem Ausführungsbeispiel der Endverschluss leicht eine größere Breite erreicht als die Hülse selbst. Um dem zu b egegnen, sollen spezielle Werkzeuge zum Verschluss der Kunststoffhülle wie die in der nebenstehenden Figur 10 der NK12 darg e stellten verwendet werden, die eine Extrusion des Kunststoffs nach außen begrenzt. Die NK12 stellt sich d a- mit wie das Streitpatent d ie Aufgabe, den Kunststoff nicht sichelförmig über die Kontur der Hülle heraustreten zu lassen. Sie löst diese Aufgabe indessen nur insoweit, dass die Naht nicht breiter wird als der Durchmesser der Hülle, womit die Seitenränder des Endverschlusses rechtwi nklig auf die Naht zulaufen. Demnach offenbart die NK12 jedenfalls nicht eine keilförmige Ve r- jüngung entsprechend dem Merkmal 3b, weil dies größere als rechte Wi n- kel im Endbereich des Hüllenverschlusses voraussetzen würde. c c ) Der Gegenstand des Str eitpatents wurde auch nicht von der deutsch en Offenlegungsschrift 34 39 699 (NK7) vorweg genommen. Hie r bei handelt es sich um eine Einlage für Schrumpfmu f- fen, die sich entspr e chend der nebenst e- henden Figur 2 der NK7 in ihren Endbere i- chen konu s förmig verjüng t, um so ein gleichmäßiges Anschmiege n der darüber zu schrumpfenden Umhüllung zu ermöglichen. Die als Gegenstand der NK7 dargestellte Hülle stellt als Einlage für eine Hülle nicht die Hülle selbst dar, so dass es insoweit schon an einer Offenbarung des Merkmals 1 fehlt. Hinsichtlich der in der NK7 angespr o- 32 33 34 35 - 11 - chenen Umhüllung wird zumindest ein dem Merkmal 3a entsprechendes faltenförmiges Einschlagen der Hülle nicht offenbart; vielmehr soll diese Hülle auf der Einlage gemäß der NK7 möglichst homogen, mithin ohne Falten anliegen. b) Schließlich war der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nicht durch den Stand der Technik nahegelegt. Ausgehend von der NK12 gab es im Stand der Technik ein Verfa h- ren mit dem der Endbereich einer schlauchförmigen Hülle, die ein elektr i- sches Bauteil isoliert, durch Flachpressen verschlossen wird. Die NK10 zeigte dem Fachmann ebenfalls eine solche Verschlussform, wenngleich danach der Verschluss nicht durch Flachpressen sondern mittels Ultr a- schallschweißen hergestellt wird. Be ide Druckschriften geben indessen keine Anregung dafür, die verschlossenen Endbereiche erfindungsgemäß durch das Einschlagen von Falten keilförmig zu verjüngen. Die NK12 zeigt zwar ein weiteres Au s führungsbei spiel, bei dem entspre chend der nebenstehenden F igur 6 der NK12 Falten gebildet werden. Di e- se Falten bezwecken indessen nicht, die sei t- lichen Rän der eines als Fläche aus gebildeten Endbereichs keilför mig zu verjüngen. Viel mehr soll anstelle einer eind i- mensionalen Verschlus s naht ein kreuzförmiger Verschlu ss entstehen, dessen Ränder ebenso wie in dem obigen Ausführungsbeispiel zur Figur 7 der NK12 der Hüllenkontur folgen und somit rechtwinklig enden. Ein Hi n- weis, durch das faltenförmige Einschlagen eine keilförmige Verjüngung zu erzielen, um weniger spitze oder rechtwinklige Winkel in den Endbere i- chen zu erzeugen, die benac h barte Bauteile beschädigen könnten, ist der NK12 nicht zu entnehmen. 36 37 38 - 12 - Dass hierfür auch die weiteren in das Verfahren eingeführten En t- gegenhaltungen keine Anregung bieten, hat das Paten tgericht zutreffend ausgeführt; die Berufung wendet sich hiergegen auch nicht. 3. Die Unteransprüche 2 bis 4 stellen jeweils nähere Ausgesta l- tungen des Patentanspruchs 1 dar, womit sie sich ebenso wie dieser als patentfähig erweisen. Ausgehend von der oben ausgeführten Auslegung der Patentansprüche, ergeben sich auch für die Unteransprüche keine Bedenken zu deren Ausführbarkeit und einer hinreichenden Offenbarung derselben. 39 40 - 13 - IV. Die Kostenentscheidung beruht auf § 121 Abs. 2 PatG, § 97 Abs. 1 ZPO. Me ier - Beck Gröning Bacher Hoffmann Schuster Vorinstanz: Bundespatentgericht, Entscheidung vom 17.02.2010 - 4 Ni 14/09 (EU) - 41
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