BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL X ZR 64/04 Verk374ndet am: 24. April 2007 Wermes Justizhauptsekret344r als Urkundsbeamter der Gesch344ftsstelle in dem Rechtsstreit Nachschlagewerk: ja BGHZ: nein Polymer-Lithium-Batterien PatG 247 15 Abs. 2 a) Zur Frage einer vorvertraglichen Verpflichtung des Patentlizenznehmers, bei Ab-schluss des Lizenzvertrags eine Auseinandersetzung mit dem Lizenzpatent nach 247 34 Abs. 7 PatG in einer nachfolgenden eigenen Patentanmeldung zu offenba-ren (Abgrenzung gegen BGH, Urt. v. 28.5.1957 - I ZR 46/56, GRUR 1957, 597 - Konservendosen). b) Die Auseinandersetzung mit dem Stand der Technik in einer Patentanmeldung stellt f374r sich genommen einen Angriff gegen das Lizenzpatent nicht dar. BGH, Urt. v. 24. April 2007 - X ZR 64/04 - OLG Jena LG Erfurt - 2 - Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die m374ndliche Verhand-lung vom 24. April 2007 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Melullis, den Rich-ter Keukenschrijver, die Richterin M374hlens und die Richter Prof. Dr. Meier-Beck und Asendorf f374r Recht erkannt: Die Revision gegen das am 28. April 2004 verk374ndete Urteil des 2. Zivilsenats des Th374ringer Oberlandesgerichts in Jena wird auf Kosten des Beklagten zur374ckgewiesen. Von Rechts wegen Tatbestand: Der Beklagte war Gesellschafter und Gesch344ftsf374hrer der Kl344gerin zu 4. Sp344testens seit Fr374hjahr 2000 kam es zwischen den Parteien zu vielf344ltigen, zum Teil vor Gericht ausgetragenen Streitigkeiten. Dabei ging es unter anderem um Gesch344ftsanteile an der Kl344gerin zu 4, deren Gesellschafter auch die Kl344ger zu 2 und 3 sind, Darlehensverbindlichkeiten des Beklagten gegen374ber der Kl344-gerin zu 1, Anspr374che auf Beteiligung an Auslandsgesellschaften und um zwei seinerzeit laufende Patenterteilungsverfahren, die der Beklagte betrieb. Eines 1 - 3 - davon hatte das deutsche Patent 100 20 031 zum Gegenstand, das der Beklag-te am 22. April 2000 angemeldet hatte und das ihm am 20. November 2001 erteilt wurde. Es betrifft ein Verfahren zur Herstellung wiederaufladbarer Li-thium-Polymer-Batterien. Zur Beilegung ihrer Streitigkeiten schlossen die Parteien unter dem 23. April 2001 eine Vergleichsvereinbarung, deren Nr. 5 wie folgt lautet: 2 "Dr. h.c. F. W. hat die Eintragung zweier Patente beim Deutschen Marken- und Patentamt beantragt (AZ 100 20 031.1, AZ 100 30 571.7). Dr. h.c. F. W. r344umt G. hiermit ei- ne unentgeltliche Lizenz an diesen Patentanmeldungen sowie aller weiterer damit zusammenh344ngender Entwicklungen - einschlie337lich aller Fortentwicklungen dieser Patente - ein. Die Lizenzerteilung ist zeitlich und r344umlich unbegrenzt und erstreckt sich auch auf L344nder au337erhalb Deutschlands. Unterlizenzen k366nnen nur an G. - abh344ngige Unternehmen erteilt werden. G. ist damit einverstan- den, da337 Dr. h.c. F. W. die Patentanmeldungen im ei- genen Namen weiterverfolgt und wird rechtlich nicht gegen die Ein-tragung der Patente vorgehen." Dem Beklagten war im Zeitpunkt des Abschlusses dieser Vereinbarung nicht bekannt, dass die Kl344gerin zu 4 am 12. April 2001 beim Deutschen Pa-tent- und Markenamt ebenfalls ein Patent angemeldet hatte, welches die Her-stellung von Systemen als Basis f374r wiederaufladbare Lithium-Polymer-Batterien zum Gegenstand hat. In der Patentanmeldung wird der Stand der Technik beschrieben. Zu dem vom Beklagten angemeldeten Patent wird dort ausgef374hrt, dass die Angaben, insbesondere zur technischen Durchf374hrung, 3 - 4 - nicht verst344ndlich und nachvollziehbar seien. Die Austragsd374se verlasse ein Komponentengemisch, welches als Batteriesystem nicht funktionsf344hig sei, die Massen enthielten freies, nicht gebundenes L366sungsmittel, welches bei der Verarbeitung ausschwitze und beim Batteriebetrieb die Kollektorfolien-Laminierung unterwandere, zu einem erh366hten Innenwiderstand der Batterie f374hre, die Abl366sung der Elektroden bewirke und zu einem stetigen irreversiblen Versagensmechanismus f374hre. Im Rahmen des vom Beklagten betriebenen Patenterteilungsverfahrens kam es am 8. August 2001 zu einem Pr374fergespr344ch beim Deutschen Patent- und Markenamt, bei dem dem Beklagten die vorgenannten Ausf374hrungen in der Patentanmeldung der Kl344gerin zu 4 vorgehalten wurden. Der Beklagte erkl344rte mit Anwaltsschreiben vom selben Tage den "Widerruf" der Lizenzerteilung durch die Vereinbarung vom 23. April 2001. Deren Grundlage sei durch das Verhalten der Kl344gerin zu 4 entfallen. Mit Schreiben vom 13. Mai 2002 focht er die Vereinbarung vom 23. April 2001 wegen arglistiger T344uschung an und er-kl344rte hilfsweise die K374ndigung der Vereinbarung. 4 In der Folgezeit erkl344rte der Beklagte Dritten gegen374ber, die Kl344gerin zu 4 verletze sein Patent. Es kam zu gerichtlichen Unterlassungsverf374gungen gegen den Beklagten. Gegen die einstweiligen Verf374gungen eingelegte Wider-spr374che nahm der Beklagte zur374ck. 5 Mit ihrer Klage verlangen die Kl344gerinnen die Feststellung, dass die Ver-einbarung vom 23. April 2001 rechtswirksam fortbestehe, sowie die Verurteilung des Beklagten zur Unterlassung der Behauptung, die Vereinbarung sei von ihm wirksam angefochten, widerrufen oder gek374ndigt worden oder sie ermangele 6 - 5 - sonst der Rechtswirksamkeit, sowie der Behauptung, Nr. 5 der Vereinbarung enthalte keine unmittelbare rechtlich wirkende Lizenzgew344hrung. Das Landgericht hat der Klage teilweise stattgegeben; es hat die Klage abgewiesen, soweit es um die Lizenzeinr344umung zugunsten der Kl344gerin zu 4 geht. Gegen dieses Urteil haben beide Seiten Berufung eingelegt. Die Berufung der Kl344gerinnen hatte Erfolg. Das Berufungsgericht hat der Klage in vollem Um-fang stattgegeben. 7 Mit der Revision beantragt der Beklagte, das angefochtene Urteil aufzu-heben und die Klage insgesamt abzuweisen. 8 Die Kl344ger beantragen, die Revision des Beklagten zur374ckzuweisen. 9 Entscheidungsgr374nde: Die zul344ssige Revision ist nicht begr374ndet. 10 Das Berufungsgericht hat, dem Landgericht folgend, ein rechtliches Interesse aller Kl344ger, die an dem Vergleich vom 23. April 2001 beteiligt waren, an der Feststellung bejaht, dass dieser Vergleich rechtswirksam und rechtsver-bindlich und durch den Beklagten nicht wirksam angefochten, widerrufen oder gek374ndigt worden ist. 11 Dies greift die Revision nicht an. Sie macht vielmehr geltend, es habe sich bei dem Vergleich vom 23. April 2001 um eine "Gesamtvereinbarung" ge- 12 - 6 - handelt, mit der ein "Gesamtpaket" habe geregelt werden sollen, wobei s344mtli-che Einzelpunkte in wechselseitigem Zusammenhang gestanden h344tten. Diese Gesamtvereinbarung sei unwirksam. Hiervon ausgehend ist die Bejahung des Feststellungsinteresses aller Kl344ger nicht rechtsfehlerhaft. Das Berufungsgericht hat das Unterlassungsverlangen der Kl344ger f374r begr374ndet gehalten, weil der Vergleich insgesamt einschlie337lich der unter Nr. 5 getroffenen Lizenzvereinbarung rechtswirksam und rechtsverbindlich fortbeste-he und der Beklagte daher anders lautende 304u337erungen Dritten gegen374ber zu unterlassen habe. Die Kl344gerin zu 4 sei nicht gegen das Patent des Beklagten vorgegangen. Die Angaben der Kl344gerin zu 4 im Rahmen ihrer eigenen Patent-anmeldung zu der Patentanmeldung des Beklagten seien kein Angriff oder rechtliches Vorgehen der Kl344gerin zu 4 gegen das Patent des Beklagten im Sinne der Vereinbarung. Die Kl344gerin zu 4 sei im Rahmen ihrer eigenen Pa-tentanmeldung zu einer Auseinandersetzung mit dem ihr bekannten Stand der Technik berechtigt und gehalten gewesen. Diese Auseinandersetzung habe auch kritisch sein d374rfen. Es k366nne der Kl344gerin zu 4 nicht verboten werden, das zum Ausdruck zu bringen, was dem geregelten Patenterteilungsverfahren entspreche. Ein weitergehendes Verbot k366nne der vertraglichen Vereinbarung in Nr. 5 nicht entnommen werden. Die dort geregelte Nichtangriffsverpflichtung schlie337e die Geltendmachung eines Nichtigkeitsgrunds aus, sie sei aber nicht dahin zu verstehen, dass die Kl344gerin zu 4 alles zu unterlassen gehabt habe, was die Erteilung des Patents des Beklagten blo337 behindern oder erschweren konnte. Zwar sei die Nichtangriffsabrede auch auf nicht f366rmliche Angriffe ge-gen die Erteilung des Patents gerichtet, sie sehe aber nicht vor, dass es der Kl344gerin zu 4 habe verwehrt sein sollen, eigene Patentanmeldungen vorzuneh-men, selbst wenn sich diese auf einen 344hnlichen technischen Gegenstand be-z366gen. Anderenfalls w344re die Kl344gerin zu 4 auf dem Wege eines vertraglichen 13 - 7 - Unterlassungsgebots an einer eigenen Patentanmeldung gehindert. Die Ent-scheidung des Bundesgerichtshofs vom 28. Mai 1957 (I ZR 46/56, GRUR 1957, 597 - Konservendosen) stehe dem nicht entgegen, weil der Sachverhalt ein an-derer sei. Dies h344lt revisionsrechtlicher Pr374fung stand. 14 In Nr. 5 der Vergleichsvereinbarung erkl344rte die Kl344gerin zu 4 ihr Einver-st344ndnis damit, dass der Beklagte seine Patentanmeldungen, an denen der Kl344gerin zu 4 eine unentgeltliche Lizenz einger344umt wurde, weiterverfolgte, und verpflichtete sich, rechtlich nicht gegen die Eintragung der Patente vorzugehen. 15 Diese Vereinbarung ist nicht wegen Versto337es gegen Gemeinschafts-recht unwirksam. Zwar kann eine Nichtangriffsklausel in einem Patentlizenzver-trag je nach dem rechtlichen Zusammenhang, in dem sie steht, den Wettbe-werb im Sinne des Art. 81 Abs. 1 EG beschr344nken. Dies ist jedoch nicht der Fall, wenn mit dem Vertrag eine kostenlose Lizenz erteilt wird und der Lizenz-nehmer daher nicht die mit der Geb374hrenzahlung verbundenen Wettbewerbs-nachteile zu tragen hat (EuGH, Rs. C-65/86, Slg. 1988, 5259 = GRUR Int. 1989, 56 - Bayer AG ./. Heinz S374llh366fer; BGH, Urt. v. 21.02.1989 - KZR 18/84, GRUR 1991, 558, 560 - Kaschierte Hartschaumplatten). 16 Die Revision sieht in der kritischen Auseinandersetzung mit dem Patent des Beklagten in der Patentanmeldung der Kl344gerin zu 4 einen Versto337 gegen Nr. 5 der Vergleichsvereinbarung. Sie beruft sich auf die Entscheidung des Bundesgerichtshofs vom 28. Mai 1957 (I ZR 46/56, aaO). Die dort aufgestellten Grunds344tze habe das Berufungsgericht verkannt. Aus der Entscheidung ergebe sich, dass die Nichtangriffsabrede au337er der f366rmlichen Erhebung einer Nich- 17 - 8 - tigkeitsklage auch sonstige Angriffe gegen die Schutzrechte umfassen k366nne und die Aufstellung der auch hier in Rede stehenden Behauptung - die Lehre des Patents sei nicht ausf374hrbar - die Nichtangriffsabrede verletzen k366nne. Die Verneinung der Anwendbarkeit dieser Auslegungsgrunds344tze seitens des Beru-fungsgerichts beruhe darauf, dass das Berufungsgericht darum bem374ht gewe-sen sei, in Nr. 5 der Vergleichsvereinbarung eine Beschr344nkung hineinzuinter-pretieren, die darin nicht enthalten sei. F374r die Frage, ob dem Beklagten ein Anfechtungs-, R374cktritts- oder K374n-digungsgrund zur Seite stand, ist zun344chst zu ber374cksichtigen, dass die Kl344ge-rin zu 4 bei Abschluss des Vergleichs am 23. April 2001 bereits beim Deut-schen Patent- und Markenamt den Antrag auf Erteilung eines Patents gestellt hatte, in dem die vom Beklagten beanstandeten 304u337erungen 374ber das vom Be-klagten zum Patent angemeldete Verfahren enthalten waren. Diese bestanden insbesondere darin, dass die in der Anmeldung des Beklagten enthaltenen An-gaben zur Ausf374hrung der Erfindung nicht verst344ndlich und nicht nachvollzieh-bar seien. Bis zum Zeitpunkt des Vergleichsschlusses war die Kl344gerin zu 4, was auch der Beklagte nicht in Zweifel zieht, berechtigt, eigene Patentanmel-dungen auch auf dem hier in Rede stehendem Gebiet der Technik vorzuneh-men. Es kommt daher nur der Gesichtspunkt des Verschuldens bei Vertrags-verhandlungen als Grundlage f374r ein eventuelles Anfechtungs-, Widerrufs- oder K374ndigungsrecht des Beklagten in Betracht (vgl. BGH, Urt. v. 09.04.1991 - XI ZR 136/90, NJW 1991, 1881). Diese Verletzung vorvertraglicher Pflichten k366nnte nur darin bestanden haben, dass die Kl344gerinnen es unterlassen haben, die Patentanmeldung der Kl344gerin zu 4 und die darin enthaltenen Ausf374hrungen dem Beklagten zu offenbaren. 18 - 9 - Das Berufungsgericht ist rechtsfehlerfrei davon ausgegangen, dass eine solche Offenbarungspflicht nicht bestand. Das Verschweigen von Tatsachen bei Abschluss eines Vertrags begr374ndet nur dann eine Haftung, wenn der andere Vertragspartner nach Treu und Glauben redlicherweise Aufkl344rung erwarten durfte. In Vertragsverhandlungen, in denen die Beteiligten entgegengesetzte Interessen verfolgen, muss nicht jeder Umstand, der f374r den anderen Teil nachteilig sein kann, offenbart werden (BGH, Urt. v. 20.09.1996 - V ZR 173/95, NJW-RR 1997, 144, 145). Eine Offenbarungspflicht hinsichtlich der in der Pa-tentanmeldung der Kl344gerin zu 4 enthaltenen Auseinandersetzung mit dem Ge-genstand der Patentanmeldung des Beklagten bestand nicht. 19 Der Bundesgerichtshof hat zwar in der vom Berufungsgericht zitierten Entscheidung ausgef374hrt, es k366nne gegen eine Nichtangriffsabrede versto337en, wenn der Lizenznehmer in einem Rechtsstreit, in dem 374ber Schadensersatzan-spr374che wegen nicht gen374gender Aus374bung der Lizenz die Behauptung aufstel-le, die Erfindung des Lizenzgebers sei unbrauchbar oder nicht ausf374hrbar, dies k366nne einen sonstigen Angriff gegen das Lizenzpatent darstellen. Dies ist je-doch jedenfalls auf den vorliegenden Fall nicht zu 374bertragen. 20 Die Kl344gerin zu 4 hat die Ausf374hrungen in ihrer Patentanmeldung ge-macht, in der sie nach 247 34 Abs. 7 PatG in Verbindung mit dem danach noch geltenden 247 5 PatAnmV den Stand der Technik anzugeben hatte. Der Patent-anmelder hat dazu den Stand der Technik zu beschreiben, der f374r das Ver-st344ndnis der Erfindung und deren Schutzf344higkeit in Betracht kommen kann. Er kann vorteilhafte Wirkungen der Erfindung unter Bezugnahme auf den Stand der Technik angeben. Ausf374hrungen dazu, dass ein bestimmtes, im Stand der Technik bekanntes Verfahren nicht und gegebenenfalls warum nicht funktions-f344hig sei, sind zwar nicht erforderlich. Allerdings k366nnen weitere Ausf374hrungen 21 - 10 - zum Stand der Technik, die sich mit diesem kritisch auseinandersetzen, f374r das Pr374fungsverfahren von Bedeutung sein, wenn diese verdeutlichen, worin die Unterschiede zwischen dem Stand der Technik und der angemeldeten Erfin-dung bestehen. Die Behauptung der Unbrauchbarkeit oder Nichtausf374hrbarkeit einer Erfindung stellt nicht generell einen Angriff dar, der unter eine Nichtan-griffsabrede f344llt. Wird sie im Patenterteilungsverfahren im Zusammenhang mit der Schilderung des Standes der Technik aufgestellt und dient sie der Abgren-zung von diesem, ist sie kein Angriff gegen die Lizenzpatentanmeldung, mag sie auch diesen im Erteilungsverfahren oder in einem Einspruchs- oder Nichtig-keitsverfahren entgegengehalten werden k366nnen. Letzteres ist nur eine Folge der zul344ssigen und erforderlichen Auseinandersetzung mit dem Stand der Technik, die f374r sich genommen einen Angriff auf die Lizenzpatentanmeldung nicht darstellt. Ob dies allerdings seine Grenze dort findet, wo der kritischen Auseinan-dersetzung mit Stand der Technik eine innere Rechtfertigung fehlt, weil sie we-der f374r das Verst344ndnis der Erfindung und deren Schutzf344higkeit noch zur Ab-grenzung gegen374ber dem Stand der Technik erforderlich ist, bedarf hier keiner Entscheidung. Das Berufungsgericht hat dies nicht festgestellt. 22 Eine weitergehende Verpflichtung zur Offenbarung ergab sich hier auch nicht aus einem besonderen Vertrauensverh344ltnis der Parteien. Der Vergleich diente der Auseinandersetzung 374ber vielfache Streitigkeiten. Es ist nicht ersicht-lich, dass 374ber die dort geregelten Pflichten hinaus weitere solche aus einem besonderen Vertrauensverh344ltnis begr374ndet worden sind. 23 - 11 - Die Kostenentscheidung beruht auf 247 97 ZPO. 24 Melullis Keukenschrijver M374hlens Meier-Beck Asendorf Vorinstanzen: LG Erfurt, Entscheidung vom 10.07.2003 - 3 O 2734/02 - OLG Jena, Entscheidung vom 28.04.2004 - 2 U 743/03 -
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