BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL X ZR 64/98 Verkündet am: 10. Oktober 2000 Wermes Justizhauptsekretär als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle in der Patentnichtigkeitssache - 2 - Der X. Zivilsenat des Bun desgerichtshofes hat auf die mündliche Ve r - handlung vom 10. Oktober 2000 durch den Vorsitzenden Richter Rogge, die Richter Dr. Jestaedt, Dr. Melullis, Scharen und die Richterin Mühlens für Recht erkannt: Die Berufung gegen das am 18. November 1997 verkündete Urteil des 4. Senats (Juristischen Beschwerdesenats und Nichtigkeit s - senats) des Bundespatentgerichts wird auf Kosten der Klägerin zurückgewiesen. Von Rechts wegen Tatbestand: Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des deutschen Patents 34 2 0 863 (Streitpatents). Das Patent betrifft einen Befestiger zum Fixieren von Dachbahnen auf weichem Isoliermaterial an einer festen Unterlage. Die Klägerin hatte gegen die Erteilung des Patents Einspruch eingelegt. Das Patentamt hatte daraufhin das Patent widerrufen. Auf die Beschwerde der Patentinhaberin hob der 12. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bu n - despatentgerichts den Widerrufsbeschluß auf und hielt das Patent beschränkt - 3 - mit Änderungen in den Ansprüchen 1 und 2 sowie der Beschreibung aufrecht. Das Patent umfaßt danach neun Patentansprüche. Patentanspruch 1 lautet: "1. Befestiger zum Fixieren von Dachbahnen auf weichem Is o - liermaterial an einer festen Unterlage, bestehend aus einer selbstbohrenden und gewindeschneidenden Schraube und einer großflächigen metallischen Unterlegscheibe, wobei die Schraube unmittelbar an den Schraubenkopf anschließend einen gewindefreien Schaftabschnitt aufweist, dessen Durc h - messer gleich oder kleiner ist als der Durchmesser der Öf f - nung in der einzusetzenden Unterlegscheibe und wobei an der Oberseite der Unterlegscheibe im Bereich von deren Durchgangsöffnung eine Einbuchtung, Ansenkung oder dgl. zum Versenken des Schraubenkopfes ausgebildet ist, wobei mit Abstand vom Schraubenkopf im gewindefreien Schafta b - schnitt (10) oder am Ende des gewindefreien Schaftabschni t - tes (10) ein Anschlag (12) ausgebildet ist, über den die U n - terlegscheibe bei einer einseitigen Belastung der Unterle g - scheibe nicht nach unten führen kann, wobei die Unterle g - scheibe an dem Anschlag (12) mit ihrem die Durchgangsöf f - nung (11) begrenzenden Bereich abgestützt und bei der ei n - seitigen Belastung gegenüber der Schraubenachse (14) auf dem Anschlag kippbar ist, so daß der Schraubenkopf pra k - tisch immer in der gleichen versenkten Lage in der Unterle g - scheibe bleibt und der Anschlag (12) vom Ende des auf den gewindefreien Abschnitt (10) folgenden Gewindeabschnittes (8) gebildet ist." - 4 - Wegen der Patentansprüche 2 bis 9 wird auf die Patentschrift in der aufgrund des Beschlusses des 12. Senats des Bundespatentgerichts geä n - derten Fassung verwiesen. Die Klägerin hat mit ihrer Nichtigkeitsklage geltend gemacht, der G e - genstand des Patentanspruchs 1 des Streitpatents sei nicht patentfähig. Er sei nicht neu gegenüber dem Stand der Technik, wie er den Unterlagen der nicht vorveröffentlichten europäischen Patentanmeldung 0 129 404 mit der Priorität der britischen Patentanmeldung 83 16 327 zu entnehmen sei. Die Untera n - sprüche 2 bis 9 hätten keinen eigenen erfinderischen Gehalt. Die Beklagte ist der Nichtigkeitsklage entgegengetreten. Das Bundespatentgericht hat die Klage abgewiesen. Hiergegen richtet sich die Berufung der Klägerin, die ihr erstinstanzliches Klageziel weiterve r - folgt. Die Beklagte verteidigt das angefochtene Urteil. Als vom Senat bestellter gerichtlicher Sachverständiger hat Prof. Dr. -Ing. H. K. ein schriftliches Gutachten erstattet, das er in der mündl i - chen Verhandlung erläutert und ergänzt hat. Entscheidungsgründe: Die zulässige Berufung hat in der Sache keinen Erfolg. Der Senat hat nicht die Überzeugung gewinnen können, daß der allein noch geltend g e - machte Nichtigkeitsgrund fehlender Neuheit des Gegenstandes des Patenta n - - 5 - spruchs 1 des Streitpatents gegeben ist (§§ 20 Abs. 1, 21 Abs. 1 Nr. 1, 3 PatG). I. Die nach Patentanspruch 1 des Streitpatents geschützte Lehre betrifft einen Befestiger zum Fixieren von Dachbahnen auf weichem Isoliermaterial an einer festen Unterlage bestehend aus einer Schraube und einer großflächigen Unterlegscheibe, wobei die Schraube unmittelbar an den Schraubenkopf a n - schließend einen gewindefreien Schaftabschnitt aufweist, dessen Durchmesser gleich oder kleiner ist als der Durchmesser der Öffnung in der einzusetzenden Unterlegscheibe und wobei an der Oberseite der Unterlegscheibe im Bereich deren Durchgangsöffnung eine Einbuchtung oder dergleichen zum Versenken des Schraubenkopfes ausgebildet ist . Solche Befestiger werden dazu benutzt, Dachabdichtungen auf Industriedächern zu verankern. Bei solchen Dächern werden - nach den Ausführungen des gerichtlichen Sachverständigen - v o r - zugsweise leichte Stahltrapezbleche als Auflagefläche für die weiteren Schichten des Daches benutzt, nämlich der Wärmedämmschicht und der Dachabdichtung. Beide Schichten verformen sich leicht; bei Belastung mit von oben her wirkenden Druckkräften reagiert die Dachoberfläche an der belast e - ten Stelle mit einer muldenförmigen Einsenkung. Daraus entsteht dann ein Problem, wenn die Druckbelastung auf die Unterlegscheibe trifft. Dies kann, wie die Patentbeschreibung es schildert, geschehen, wenn Materialien auf e i - nem Dach transportiert werden müssen und ein Arbeiter auf eine Unterle g - scheibe oder in deren näheren Umgebung auftritt oder ein Fahrzeug oder Werkzeuge über die Unterlegscheibe hinwegfahren (Sp. 1 Z. 25 -29; die Zitie r - weise orientiert sich an der handschriftlich geänderten Fassung der Paten t - schrift). Erfolgt die Druckbelastung als zentrischer Druck auf die Unterle g - scheibe, könnte die Schraube knicken und brechen oder durch die Unterle g - - 6 - scheibe hindurchgedrückt werden. Dies würde zu einer Perforation der die A n - kerstelle überdeckenden Dichtung führen. Erfolgt die Druckbelastung exze n - trisch auf die Unterlegscheibe oder nicht weit neben ihr auf die nur durch we i - chen Dämmstoff geschützte Dachabdichtung, könnten sich Schraube und U n - terlegscheibe verbiegen, was zur Lockerung der Schraube im Stahltrapezblech und zu starker Beanspruchung der Dachabdichtung an den Rändern der Lastverteilungsplatte führen würde. Dieses Problem ist nach der Beschreibung des Streitpatents bei allen vorbekannten Befestigern nicht zufriedenstellend gelöst, dies soll auch für B e - festiger nach der Lehre der besonders erwähnten deutschen Offenlegung s - schrift DE -OS 31 37 836 gelten. Zur Lösung schlägt das Streitpatent vor, vorbekannte Befestiger in der Weise weiterzuentwickeln, daß mit Abstand vom Schraubenkopf in dem sich an den Schraubenkopf anschließenden gewindelosen Abschnitt des Schraube n - schaftes ein Anschlag ausgebildet oder angeordnet ist und daß die Unterle g - scheibe an dem Anschlag mit ihrem die Durchgangsöffnung begrenzenden B e - reich abgestützt und gegenüber der Schraubenachse kippbar ist. Dabei setzt das Kippen - wie es auch das Bundespatentgericht gesehen hat - voraus, daß eine gewisse Beweglichkeit der Scheibe entlang dem Schraubenschaft in axialer Richtung und ein gewisser Abstand zwischen dem Lochrand der Sche i - be und dem Schraubenschaft in radialer Richtung gegeben sind. Das Streitp a - tent schlägt nach seiner einleitenden Bemerkung eine gezielte über das rege l - mäßig vorhandene Spiel hinausgehende Verstärkung der Kippbarkeit durch konstruktive Mittel vor. Dies hat der gerichtliche Sachverständige in der mün d - lichen Verhandlung erläutert und die dabei gebildeten Kippwinkel in einer Gr ö - - 7 - ßenordnung von bis zu 30 Grad angesiedelt. Dies zeigen auch die Figuren 3 und 4 der Streitpatentschrift. Insbesondere die Figur 4 verdeutlicht das Au s - maß der Kippbarkeit der Unterlegscheibe gegenüber der Schraubenachse bei einseitiger Belastung. Dieses Kippen setzt eine ausreichende Verschwenkbarkeit durch ko n - struktive räumliche Gestaltung voraus und nicht erst durch plastische Verfo r - mung bei späterer einseitiger Belastung. Dies verlangt mehr als die Möglichkeit einer Relativbewegung zwischen Scheibe und Schraubenschaft, die allein deswegen besteht, weil diese nicht etwa durch Verschweißen einstückig ve r - bunden sind, und ebenso mehr als ein mit dem üblichen auf Fertigungstolera n - zen beruhenden Spiel verbundenes Wackeln. Allerdings ist im Anspruch 1 d a - von die Rede, daß der Durchmesser des gewindefreien Schaftabschnittes gleich groß oder kleiner gewählt sein kann als der Durchmesser der Öffnung in der Unterlegscheibe. Damit ist jedoch nicht in Frage gestellt, daß die Abme s - sungen so gewählt werden sollen, daß eine Kippbarkeit der Scheibe in dem erörterten und in den Zeichnungen des Streitpatents gezeigten Umfang erreicht werden kann. Verdeutlicht wird dies in der Beschreibung noch dadurch, daß im Anschluß an die Erläuterung der Figuren 5 und 6 nochmals hervorgehoben wird, daß durch die Konstruktion der Durchgangsöffnung und den gewindefre i - en Abschnitt mit dem Anschlag die Unterlegscheibe gegenüber der Schraub e - nachse gekippt werden kann (Sp. 4 Z. 55-59). II. Eine vollständige Vorwegnahme der Lehre des Streitpatents durch den Offenbarungsgehalt der nachveröffentlichten Europäischen Patentanme l - dung 01 29 404, soweit sich diese mit der Lehre der früheren britischen Vo r - anmeldung GB 83 16 327 deckt, konnte der Senat nicht feststellen. - 8 - Allerdings ist - was zwischen den Parteien unstreitig ist und der Sac h - verständige bestätigt hat - die Mehrzahl der Merkmale des Streitpatents bereits einzeln und in Kombination miteinander neuheitsschädlich offenbart. Dies gilt aber nicht für das Merkmal der Verschwenkbarkeit oder Kip p - barkeit nach dem oben erörterten Verständnis des Streitpatents. Von Ve r - schwenkbarkeit ist in der britischen Patentanmeldung nicht die Rede, ebens o - wenig ist sie allerdings ausgeschlossen. Der gerichtliche Sachverständige hat insoweit sein schriftliches Gutachten in der mündlichen Verhandlung relativiert. Soweit er in seinem schriftlichen Gutachten davon ausgegangen sei, daß dies durch die nach der britischen Schrift angeordneten Vorsprünge an der Unte r - seite der Schraube ausgeschlossen werden solle, sei er hierzu durch die deu t - sche Übersetzung gelangt, die das englische Wort "angle" mit Vorsprung übe r - setzt habe. Die konische Verformung allein hindere nicht die Kippbewegung. Soweit er im schriftlichen Gutachten eine axiale Bewegung ausgeschlossen habe, müsse er einräumen, daß fertigungstechnisch der Ausschluß einer Axialbewegung entlang dem Schraubenschaft nicht möglich sei. Der Sachverständige ist aber dabei geblieben, daß aus seiner Sicht der fachkundige Leser der britischen Schrift nicht entnehmen könne, daß über das praktisch unvermeidliche Maß hinaus ein Spiel vorhanden sein solle, das ein Verschwenken oder Kippen ermögliche. Dem folgt der Senat. Mit den Abme s - sungen der Öffnung befaßt sich die Schrift nicht näher. Beschreibung und A b - bildungen ist nur zu entnehmen, daß die Öffnung im Rahmen der Herste l - lungstoleranzen auf den konischen Teil des Schraubenkopfes abgestimmt sein soll. - 9 - Mit dem gerichtlichen Sachverständigen geht der Senat davon aus, daß als Durchschnittsfachmann eine Person anzusehen ist, die eine Ausbildung als Techniker oder Ingenieur mit der Ausbildung an einer Fachhochschule in erster Linie auf dem Gebiet des Maschinenbaus hat und über Berufserfahrung ve r - fügt, sowohl in der Fertigung eines metallverarbeitenden Betriebes als auch in der Erstellung von Industriebauten, jedenfalls in der Dachdeckerbranche. Ein solcher Fachmann entnimmt der britischen Schrift, daß diese te n - denziell darauf zielt, die relative Beweglichkeit zwischen Scheibe und Schaft einzuschränken. Vor allem soll eine Verdrehung der Scheibe relativ zum Schaft verhindert werden. Zumindest in bevorzugten Ausführungsbeispielen soll auch die axiale Bewegung der Scheibe eingeschränkt werden, weil damit zugleich eine verbesserte Verdrehsicherung erreicht werden kann. Tendenziell ist damit ein weitgehender Ausschluß axialer Verschiebbarkeit zum Ausdruck gebracht. Eine Verschwenkbarkeit im Sinne des Streitpatents kann daher nicht festg e - stellt werden. Allerdings ist auch nach der Lehre der britischen Schrift eine gewisse Schwenkbeweglichkeit vorhanden, wie sie sich aus üblichen Herstellungstol e - ranzen ergibt. Dies erkennt der Fachmann, wie der Sachverständige in der mündlichen Verhandlung bestätigt hat. So ist insbesondere an keiner Stelle davon die Rede, daß der radiale Abstand zwischen Schaft und Lochrand der Scheibe über ein übliches Maß hinaus verringert werden soll. Der Abstand zw i - schen der Unterseite des Schraubenkopfes und dem oberen Rand des Gewi n - des soll zwar der Dicke der Scheibe angepaßt sein, wie der Fachmann aus der Gesamtoffenbarung der Schrift entnimmt. Es ist jedoch nichts dafür ersichtlich, daß dabei der Schraubenkopf und die diesen aufnehmende Öffnung in der - 10 - Scheibe exakt aneinander angepaßt sein sollen. Die Entgegenhaltung geht vielmehr von einem üblichen Herstellungsprozeß aus und nimmt dabei - wie der gerichtliche Sachverständige bestätigt hat - die üblichen Herstellungstol e - ranzen in Kauf. Hinzu kommt, daß die Unterseite des Schraubenkopfes zwar konisch ausgeformt sein und in Einbaulage in eine entsprechende Ausne h - mung der Scheibe eingreifen soll. Nach den überzeugenden Ausführungen des gerichtlichen Sachverständigen, denen der Senat folgt, werden beide nicht d a - durch gegeneinander verspannt, daß beim Eindrehen der Schraube der A b - stand zwischen Schraubenkopf und oberem Gewinderand verkürzt würde, was nicht möglich ist, sondern allein dadurch, daß der Schraubenkopf die Scheibe gegen die in gewissem Umfang elastische und damit nachgiebige Dachisoli e - rung preßt. Von daher verbleibt auch bei der Vorrichtung nach der britischen Schrift zwischen Schraube und Scheibe auch im fertigen Zustand ein gewisses Spiel, innerhalb dessen die Scheibe um die von dem Schraubenschaft gebi l - dete Achse kippen kann. Demgegenüber verlangt die Lehre des Streitpatents eine größere, über dieses Kippen hinausgehende Beweglichkeit. Wie bereits ausgeführt, hat der gerichtliche Sachverständige diese in der Größenordnung von Winkeln bis zu 30 Grad angesiedelt. Diese bietet eine hinreichende G e - währ dafür, daß bei der Ausübung eines Drucks auf einen Teil der Scheibe ein Verbiegen oder Herausziehen der Schraube vermieden und damit der vom Streitpatent angestrebte Erfolg erreicht wird. Daß auch Öffnungen in der Scheibe die ein solches Spiel um den Schraubenschaft ermöglichen würden, zum Offenbarungsgehalt der britischen Schrift gehörten, hat der Senat nicht feststellen können. Damit ist insoweit eine vollständige Vorwegnahme der Le h - re des Streitpatents durch die Entgegenhaltung nicht festzustellen. - 11 - III. Die mit der Nichtigkeitsklage ebenfalls angegriffenen weiteren P a - tentansprüche haben die weitere Ausgestaltung der Lehre des Patenta n - spruchs 1 zum Gegenstand, sind auf diesen rückbezogen und werden daher durch dessen Patentfähigkeit ebenfalls getragen. IV. Die Kostenentscheidung beruht auf dem nach der Übergangsreg e - lung in Art. 29 Abs. 2 des Zweiten Gesetzes zur Änderung des Patentgesetzes und anderer Gesetze (2. PatGÄndG) überg angsweise weiter anwendbaren § 110 Abs. 7 PatG a.F. i.V.m. §§ 91, 97 ZPO. Rogge Jestaedt Melullis Scharen Mühlens
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