ECLI:DE:BGH:2017:030517UXZR65.15.0 BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL X ZR 65/15 Verkündet am: 3. Mai 2017 Anderer Justiz angestellte als Urkundsbeamt in der Geschäftsstelle in der Patentnichtigkeitssache - 2 - Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlun g vom 3. Mai 2017 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Meier - Beck, den Richter Gröning, die Richterin Schuster, den Richter Dr. Deichfuß und die Ric h- terin Dr. Kober - Dehm für Recht erkannt: Die Berufung gegen das Urteil des 1. Senats (Nichtigkeitssenat s) des Bundespatentgerichts vom 27. Januar 2015 wird auf Kosten der Beklagten zurückgewiesen. Von Rechts wegen Tatbestand: Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des am 21. Juni 2006 unter I n- anspruchnahme der internationale n Anmeldungen vom 21. Juni 200 5 (PCT/EP2005/008503) und vom 5. August 2005 (PCT/EP2005/009227) intern a- tional angemeldeten europäischen Patents 1 906 775 (Streitpatents), dessen Erteilung am 19. August 2009 bekanntgemacht worden ist. Es umfasst 26 An - sprüche, von denen die Ansprüche 1, 16, 25 und 26 in der Verfahrenssprache lauten: "1. A smoking device comprising - a recipient, including or able to receive burning products, preferably tobacco, 1 - 3 - - a filter element connected to the recipient, wherein said filter comprises at least one breakable capsule, said capsule - having an initial crush strength Ci from 4,9 N to 24,5 N (0,5 to 2,5 kp), - keeping a crush strength Cf from 4,9 N to 24,5 N (0,5 to 2,5 kp) and presenting a deformation of less than two third of its diameter prior to rupture after ha ving been submitted to the smoking test A. 16. A breakable capsule suitable for being incorporated in the filter of a smoking device, comprising a core and a shell, said ca p- sule: - having an initial crush strength Ci from 4,9 N to 24,5 N (0,5 to 2,5 kp) and keeping a crush strength Cf from 4,9 N to 24,5 N (0,5 to 2,5 kp) after having been submitted to the smoking test A, - and presenting a deformation of less than two third of its d i- ameter prior to rupture after having been submitted to the smoking test A. 25. A filter for smoking device comprising at least a breakable capsule as defined in anyone of claims 16 to 24. 26. Use of a breakable capsule according to anyone of claims 16 to 24 in a smoking device." Wegen der auf Patentanspruch 1 rückbezogenen Ansprüc he 2 bis 15 und der auf Anspruch 16 rückbezogenen Ansprüche 17 bis 24 wird auf die Streitpatentschrift Bezug genommen. Die Klägerin hat das Streitpatent in vollem Umfang angegriffen und ge l- tend gemacht, sein Gegenstand sei nicht patentfähig; er sei nicht neu, beruhe jedenfalls aber nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit. Das Streitpatent offenb a- 2 3 - 4 - re die Erfindung außerdem nicht so deutlich und vollständig, dass ein Fac h- mann sie ausführen könne. Die Beklagte hat Klageabweisung beantragt und das Streitpaten t hilfsweise beschränkt verteidigt. Das Patentgericht hat das Streitpatent für nichtig erklärt. Mit ihrer dag e- gen eingelegten Berufung, deren Zurückweisung die Klägerin beantragt, ve r- folgt die Beklagte in erster Linie ihren Klageabweisungsantrag weiter, hilfsweise verteidigt sie das Streitpatent in den bereits vor dem Patentgericht zur En t- scheidung gestellten beschränkten Fassungen. Entscheidungsgründe : I. 1. Das Streitpatent bezieht sich auf Vorrichtungen zum Rauchen , in d e- ren Filterelement (mindesten s) eine gefüllte Kapsel eingebracht wird , die ze r- brochen werden kann, um die Füllung freizusetzen . Seiner Beschreibung zufolge waren im Stand der Technik Zigaretten b e- kannt, deren Filterelemente einen Hohlraum für eine Kapsel aus einer Gelatin e- schale un d mit einer Aromastoffe enthaltenden flüssigen Zusammensetzung im Inneren aufwiesen , die während des Aufrauchens der Zigarette zerb rochen werden konnte . Das Streitpatent betrifft vor diesem Hintergrund das Problem , die zielg e- richtete Freisetzung der Kaps elfüllung sicher zu ermöglichen und einfacher in der Handhabung zu gestalten . Dazu schlägt Patentanspruch 1 in der Mer k- malsgliederung des Patentgerichts vor: 4 5 6 7 - 5 - a) Eine Vorrichtung zum Rauchen, die b) eine Aufnahme ) für ve r- brennbare Stoffe, namentlich Tabak, und c) ein mit der Aufnahme verbundenes Filterelement umfasst, d) wobei der Filter wenigstens eine zerbrechbare Kapsel enthält, die d 1 ) eine Ausgangsbruchfestigkeit Ci von 4,9 N bis 24,5 N (0,5 bis 2,5 kp) aufwe ist , nach Durchführung des Rauchtests A d 2 ) die Bruchfestigkeit Cf von 4,9 N bis 24,5 N (0,5 bis 2,5 kp) bewahrt und d 3 ) sich um weniger als zwei Drittel ihres Durchmessers vor dem Zerbrechen verformen lässt. 2. a) Bei den von Patentanspruch 1 unter Schu tz gestellten "Vorric h- tungen zum Rauchen" handelt es sich im Wesentlichen um Filterz igaretten , in deren Filter element wenigstens eine zerbrechbare Kapsel eingebracht ist . So l- che Kapseln enthalten in ihrem Kern ("core") eine Füllung mit Düften oder Ar o- men, die üblicherweise in einem lipophilen Lösungsmittel, vorzugsweise in e i- nem mittleren Triglycerid - Lösungsmittel, dispergiert oder aufgelöst sind (vgl. Unteranspruch 8). G eeignete Duftstoffe sind der Beschreibung zufolge solche für Süßwaren oder blumige , süß liche und holzige Duftstoffe; geeignete Aromen sind Vanille - , Kaffee - , Schokolade - , Zimt - und Minze aromen (Beschreibung Abs. 37). Der Raucher soll die Schale der Kapsel durch Fingerdruck zerbrechen können, um die Duft und Aromastoffe freizusetzen. b) D em Streitpatent zufolge sind die bekannten Gelatinekapseln zwar ein gut es Gefäß für solche Füllungen, sie sind aber feuchtigkeitsempfindlich und weichen durch die beim Rauchen entstehende Feuchtigkeit (Wasserdampf) 8 9 - 6 - so stark auf, dass sie sich mit den Finge r n kaum noch oder gar nicht mehr ze r- br e chen lassen . c) Die vom Streitpatent vorgeschlagene Lösung sieht Kapseln vor, die den in den Merkmalen d 1 bis d 3 festgelegten Messdaten entsprechen . Merkmal d 1 betrifft die anfängliche Bruchfestigkeit Ci (C in itial), die vor dem Rauchen gemessen wird. In der Beschreibung wird dazu ein Messverfa h- ren vo rgestellt, bei dem manuell Druck auf eine Kapsel ausgeübt und unter Ei n- satz eines bestimmten digitalen Kraftmessers die maximale Kraft aufgezeichnet wird, die im A ugenblick des Bruchs auf sie wirkt. Gemäß Merkmal d 2 weisen die Kapseln die Bruchfestigkeit Cf (C final) auf, nachdem die Zigarette ein em bestimmten Test ( "Rauchtest A" ) unterzogen worden ist. Der Beschreibung zufolge werden da bei Zigaretten an einer b e- stimmten Rauchmaschine des Unternehmens H. B . maschinell un - ter Vorgabe bestimmter Parameter wie Zugvolumen, intervall, dauer und laufzeit sowie Ausstoßlaufzeit abgeraucht (vgl. Beschreibung Abs. 12). Der Wert der danach gemessenen Bruchfesti gkeit Cf kann auf die gleiche Art und Weise er mittelt werden wie der von Ci. Der Bereich für die Werte von Cf deckt sich mit dem für Ci. Dies bedeutet aus fachmännischer Sicht , dass beide Werte sich in den beanspruchten Spa n- nen bewegen; der Wert Cf eine r bestimmten Kapsel( - sorte) muss aber, w orüber zwischen den Parteien Einvernehmen besteht , nicht genau so hoch sein wie der von Ci. Merkmal d 3 ist aus fachmännischer Sicht komplementär mit Merkmal d 2 . Eine der Lehre von Patentanspr uch 1 entsprechende K apsel muss, abgesehen 10 11 12 13 14 - 7 - vom Wert Ci, sowohl einen Bruchfestigkeitswert Cf gemäß Merkmal d 2 aufwe i- sen , als auch vor Erreichen der in Merkmal d 3 festgelegten Grenze brechen. Beträgt der Außendurchmesser einer Kapsel entsprechend einem Ausfü h- rungsbeispiel (vgl. Beschreibung Abs. 18, Unteranspruch 6) beis pielsweise 4,5 mm, ergibt sich für die Deformations resistenz , dass die Kapsel bei Au s- übung einer vertikale n Kraft zwischen 4,9 und 24,5 N brechen muss, bevor der horizontale Durchmesser auf 7,5 mm angestiegen ist . Über die Merkmale d 1 bis d 3 hinaus enthält Patentanspruch 1 keine die körperliche oder m aterial mäßige B eschaffenheit der Kapseln näher definiere n- den Angaben . d) Aus der Beschreibung des Streitpatents ergibt sich, dass den Ka p- seln die Aufnahme bes timmter Hydrokolloide in ihre äußere Schale oder in d e- ren Beschichtung als Feuchtigkeitsbarriere zu hinreichender Formstabilität ve r- hilft, um auch noch bestimmungsgemäß zerbrochen werden können, nachdem sie der durch das Rauchen entwickelten Feuchtigkeit a usgesetzt wurden. Die Schale kann dazu wenigstens ein es der diversen im Streitpatent angeführten Hydrokolloid e oder Mischungen daraus e nthalten (vgl. Beschreibung Abs. 19 und Unteransprüche 9 und 10 ). Gemäß einer anderen Ausführungsform ist die Schale mit wenigstens e i- ner als Feuchtigkeitsbarriere dienenden Außenschicht überzogen (Untera n- spruch 12), zu deren näherer Ausgestaltung die Unteransprüche 13 bis 15 n ä- here Vorschläge enthalten. Nach einer bevorzugten Ausführungsform wird die erfindungsgemäße Kapsel nahtlos (vgl. auch Unteranspruch 2) durch einen Coextrusionsprozess hergestellt, bei dem synchron zwei Flüssigkeiten extrudiert werden, nämlich die 15 16 17 18 - 8 - äußere und hydrophile Phase sowie die innere und lipophile flüssige Phase. Der Coextrusionsprozess u mfasst in dieser Ausführungsform die drei Haup t- schritte der Tropfenbildung der Mischung, der Schalenverfestigung und des Sammelns der Kapseln (Beschreibung Abs. 42). II. Das Patentgericht hat den Gegenstand von Patentanspruch 1 in der erteilten Fassung für nicht patentfähig erachtet. Es hat dahingestellt sein la s- sen , ob er neu ist und angenommen, seine Auffindung beruhe nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit. Die US - ameri kanische Patentanmeldung 2004/ 261807 (NiK1) offenbare eine Vorrichtung zum Rauche n mit den Merkmalen a bis d und einer im Bereich von Merkmal d 1 liegende n anfängliche n Bruchfestigkeit der Kapsel von 0,75 bis 5 kp. NiK1 sehe vor, dass der Raucher die Kapsel vor, während oder nach dem Abrauchen der Zigarette zerbrechen könne und dass die Bruchfestigkeit ungefähr gleich bleiben solle . Der Beschreibung zufolge (Abs. 68) sollten sich die Kapseln bis zu dem Zeitpunkt, zu dem der Raucher sie zerdrücke, möglichst wenig verändern, wobei NiK1 auch einen Rauchtest zugrunde lege. Dass die Bruchfest igkeit der Kapsel bis zum Zerdrücken im Si n- ne von Merkmal d 2 ungefähr gleich bleiben solle, ergebe sich für den Fachmann jedenfalls aus seinem Fachwissen, da eine geringe Veränderung der Kapsel auch eine weitgehend unveränderte Bruchfestigkeit im Sinne des Merkmals d 2 beinhalte. Da die Kapseln nach NiK1 unelastisch ("rigid") und spröde ("brittle") sein sollten, nehme der Fachmann aufgrund dieser Beschreibungen an, dass s ie ohne nennenswerte Verformung brechen sollen, womit auch Merkmal d 3 offe n- bart sei. All dies gelte sinngemäß auch für die Ansprüche 16, 25 und 26. III. Die gegen diese Begründung gerichteten Angriffe der Berufung ble i- ben im Ergebnis ohne Erfolg. 19 20 21 - 9 - 1. Dem angefochtenen Urteil liegt die Annahme zugrunde, dass NiK1 als Ausgangspunkt für die fachmännischen Bemühungen um eine Weiteren t- wicklung des Standes der Technik auf dem hier interessierenden Gebiet der Aroma oder Duftstoffkapseln für Filterelemente von Rauchwaren zu wählen ist . Dies wird von der Berufung nicht in Frage gestellt und d agegen sprechende Anhaltspunkte sind nicht ersichtlich. NiK1 repräsentiert den zeitn ächsten Stand der Technik und die dort beschriebenen Kapseln weisen, wie das Patentgericht zutreffend angenommen hat, nicht nur die Merkmale a bis d auf , sondern es ist auc h für deren anfängliche Bruchfestigkeit Ci eine Spanne festgelegt, die sich mit dem von Merkmal d 1 beanspruchte n Bereich partiell überlagert . Das legt den beanspruchten Bereich insgesamt nahe. Ist dem Fachmann die Wahl ei n- zelner Werte aus einer einheitlich beanspruchten Spanne durch den Stand der Technik nahegelegt, kann diese, wenn sie naheliegende Werte einschließt, in s- gesamt nicht als auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhend gelten (vgl. BGH, Urteil vom 31. Oktober 2013 - X ZR 100/10 , juris Rn. 19). 2. Vor dem Hintergrund der weiteren von NiK1 vermittelten fachlichen Informationen kann auch die Auffindung eines über die Merkmale a bis d 1 hi n- aus mit den Merkmalen d 2 und d 3 ausgestatteten Gegenstands nicht als auf einer erfinderischen Tätigkeit beruh end gelten. Bei umfassender Analyse dieses Dokuments offenbaren sich darin technische Widersprüchlichkeiten, die de n Fachmann veranlasst hätten , den Lösungsweg des Streitpatents einzuschl a- gen . a ) Die Kapselschale soll nach den in NiK1 formulierten Anfo rderungen so beschaffen sein, dass d er Raucher s ie vor, während oder gegebenenfalls sogar noch nach dem Abrauchen zerbrechen kann (Beschreibung Abs. 11, 47). Dazu wird in dem Dokument erläutert, dass das Material allgemein eine gewi s- 22 23 24 - 10 - se Starre, Steifheit bz w. Festigkeit des Materials aufweisen müsse o- . Sein Sprödheitsgrad sei so zu bemessen , dass der Raucher die Kapsel n leicht zer br e chen kann; die se sollen aber nicht so spröde sei n , dass sie schon bei der Herstellung, Verp ackung oder während des Transports oder beim Konsum der Zigarette unbeabsichtigt durch leichten Fi n- gerdruck zerbrechen könn en . Wenn NiK1 vorsieht, die Kapsel in der bevorzugten Ausführungsform im Wesentlichen oder zumindest etwa zu 80 Gewichtsprozent a us Gelatine herz u- stellen (Beschreibung Abs. 71), mag dies auf den ersten Blick die Tauglichkeit dieses Materials für den vorgesehenen Einsatzzweck verbürgen. Für die Frage, ob der Stand der Technik ausgehend von einer Entgegenhaltung dem Fac h- mann die erfin dungsgemäße Lösung nahegelegt hat, kommt es aber nicht nur auf die sich ihm unmittelbar und eindeutig aus dieser Entgegenhaltung e r- schließenden Informationen an, sondern auch auf diejenigen, die er erst kraft seines Fachwissens aus ihr ableiten kann (BGH, Urteil vom 12. Dezember 2012 X ZR 134/11, GRUR 2013, 313, Rn. 27 - Polymerzusammensetzung). Zu den insoweit ebenfalls zu berücksichtigenden Inhalten des Dok u- ments gehört der allgemein e Rat , die äußere Oberfläche der Kapsel vorzug s- weise aus einem Mater ial aufzubauen, das mit den Komponenten der Füllung, dem Zigarettentabak, den Komponenten des Filterelements oder dem von der Zigarette gebildeten Rauchstrom nicht in nachteiliger Weise reagiert (Beschre i- bung Abs. 68). Dieser Hinweis gibt dem Fachmann Anla ss , sich darüber R e- chenschaft abzulegen , welche chemischen Reaktionen zu erwarten sein kön n- ten, wenn der Tabakrauchstrom auf die Kapseln trifft. Insoweit gehört , worüber zwischen den fachkundigen Parteien Einvernehmen besteht, zu seinem Fac h- wissen, dass be im V erglühen von Tabak neben Kohlenmonoxid Wasser freig e- 25 26 - 11 - setzt w ird und der vom Raucher angesaugte Rauchstrom einen hohen Feuc h- tigkeitsgehalt (bis zu 80%) aufweist. Der Fachmann, jedenfalls aber der ihn nach den unangegriffenen Feststellungen des Patentgeri chts unterstützende Diplomchemiker oder Lebensmitteltech nologe, weiß zugleich aber auch um die Wasserlöslichkeit als eine Eigenschaft von Gelatine , wobei hinzukommt, dass NiK1 selbst davor warnt , dass sich Gelatine über einen längeren Zeitraum in Wasser au flösen kann und d eshalb zu nahezu wasserfreie n Füllungen rät (B e- schreibung Abs. 12, 71). b) Vor diesem Hintergrund musste n sich beim Fachmann im Z u- sammenhang mit den nach NiK1 zu vermeiden den Wechselwirkungen zw i- schen Rauchstrom und Kapselmaterial Zweif el daran einstellen, dass Gelatine dafür d as Mittel der Wahl war, als das es im ersten Zugriff auf die Lehre von NiK1 durchaus erscheinen konnte. In Anbetracht dieses ambivalenten Befunds hätte der Fachmann die Lehre von NiK1 nachgearbeitet und das Verhalt en der danach hergestellten Kugeln in Rauchtests überprüft. Bei Durchführung solcher Tests mussten zwangsläufig die selben Ergebnisse zutage treten, zu denen die Anmelder des Streitpatents gelangt waren , nämlich dass die Kapseln während des Rauchvorgangs au f weich en und infolge dessen vom Raucher nicht mehr oder nur schwer zerbrochen werden können. c) Danach hatte der Fachmann Anlass, nach alternativen Materialien oder auch Mischungen zu suchen. Bereits NiK1 selbst enthielt insoweit einen indirekten Hinweis darauf, Gelatine mit anderen Stoffen zu mischen . W enn nämlich der Gelatineanteil der Kapselschalen bei einer bevorzugte n Ausfü h- rungsform (zumindest) etwa 80% beträgt (Beschreibung Abs. 71) , impliziert dies eine Mischung mit anderen geeigneten Materialien . K onkret e Vorschläge dafür enthält NiK1 selbst unmittelbar zwar nicht. Das Dokument verweist aber für a n- dere Kapseln und Kapselkomponenten unter andere m auf die US - Patentschrift 27 28 - 12 - 4 889 144 (NiK2) und die Veröffentlichung der US - Patentan meldung 2003/98033 ( NiK3). NiK2 beschreibt insoweit aromaversiegelte , mit Calciumalginatgel übe r- zogene Teilchen ( Beispiel 1, Sp. 4 Z. 45 f.) und außerdem die Herstellung von aromaversiegelten Kapseln, die mit einem Carrageenan - Film überzogen sind ( Beispiel 5, Sp. 5 Z. 57 f .). NiK3 erwähnt für die Herstellung von Kapseln, die ebenfalls in Filterelemente von Zigaretten eingefügt werden können, Wachse oder Harze und nennt als Beispiele für geeignete Wachse Bienen, Candelilla, Carnauba und Schellackwachs sowie als bevorzugte Kautschuke solche, die für eine Barriere sorgen, die das Austreten der Kapselfüllung verhindern sollen, wie arabisches Gummi, Alginate, Carrageenan und Pektin. NiK2 und NiK3 schlagen somit mehrere Stoffe für die Kapselherstellung vor, die auch das Streitp atent beansprucht (vgl. Patentansprüche 9, 13, 14, 18, 23). Die US - Patentschrift 5 614 217 (NiK6), auf die das Patentgericht in and e- rem Zusammenhang hingewiesen hat und die ebenfalls das Problem des Au f- weichens von Gelatine unter Feuchtigkeitseinfluss z um Gegenstand hat, schlägt zur Verbesserung der Eigenschaften der dortigen Kapseln ebenfalls unter anderem Alginate, Carrageenane, arabisches Gummi, Ghatti - Gummi und Pektine vor (Sp. 2 Z. 64 - 68). Auch wenn NiK6 anders gestaltete, in einem a b- weichenden Verf ahren hergestellte und für andere Zwecke vorgesehene Ka p- seln beschreibt, erkennt der Fachmann, dass Stoffe, die dort zur Vermeidung des Aufweichens der Kapseln hinzugefügt werden sollen, auch für seine Zw e- cke geeignet sind . d) Patentanspruch 1 ist aller dings nicht unmittelbar darauf gerichtet , solche Hydro kolloide oder verschiedene Mischungen daraus oder in Verbi n- dung mit Gelatine zu beanspruchen, sondern definiert die Beschaffenheit der 29 30 31 - 13 - Kapseln, wie ausgeführt, über die in den Merkmalen d 1 bis d 3 genan nten Eige n- schaften (oben Rn. 10 ff. ) . Dies ist jedoch nur Ausdruck des allgemeinen B e- strebens von Schutzrechtsanmeldern, möglichst breiten Schutz zu erlangen und ihre Erfindung in möglichst allgemeiner Weise vorzustellen , statt sie auf aufg e- zeigte Anwendun gsbeispiele zu beschränken (BGH, Urteil vom 11. Februar 2014 X ZR 107/12, BGHZ 200, 63 Rn. 22 Kommunikationskanal). Mit den Merkmale n d 2 und d 3 wird deshalb nur in verallgemeinerter Form das umschrieben, was der Einsatz anderer Hydrokolloide anstell e oder zusa m- men mit Gelatine in Punkto Bruchfestigkeit Cf und die Verformungsstabilität konkret leistet, nämlich die Bereitstellung von Kapseln, die noch gegen Ende des Rauchvorgangs und da nach hinreichend spröde sind, um vom Raucher mit den Fingern zerbro chen werden zu können . e ) Die Auffindung eines Gegenstands, der über die Merkmale a bis d 1 hinaus auch die Merkmale d 2 und d 3 aufweist, war ohne Einsatz erfinder i- scher Tätigkeit zu leisten . aa ) Soll die Kapsel noch gegen Ende des Rauchvorgangs und d anach zerbr echbar sein , liegt die technische Anweisung nahe , die Kapsel so zu gesta l- ten, dass die B ruchfestigkeit , die sie vor dem Anzünden der Zigarette hat, erha l- ten bleibt . Ist aus dem Stand der Technik bekannt, diese Ausgangsbruchfesti g- keit nicht punkt uell festzulegen, sondern dafür Werte in einer gewissen Ban d- breite vorzusehen (NiK1, Beschreibung Abs. 75), bietet es sich an, dies aufz u- greifen und die Ausgangsfestigkeit Ci ebenfalls in einer Spannbreite festzul e- gen. Dies auf den Wert Cf zu übertragen, i st eine folgerichtige , im durchschnit t- lichen fachmännischen Vermögen liegende Maßnahme . bb ) Zum Bestand verhilft dem Streitpatent auch das Merkmal d 3 nicht . 32 33 34 35 - 14 - D ass der Raucher die Kapsel an sich in jedem Stadium bis nach Beend i- gung des Rauchvorgangs l eicht und reibungslos soll zerbrechen können, ist als Zielvorgabe bereits in NiK1 formuliert (Beschreibung Abs. 68). Erwies sich in der Folge der Durchführung von Rauchtests mit nach den Vorgaben von NiK1 nachgearbeiteten Kapseln , dass die se nach dem Abrau chen zu nachgiebig w a- ren und dies auf die Aufnahme von Feuchtigkeit aus dem Rauchstrom zurüc k- zuführen war , konnte d er Fachmann ohne Weiteres erkennen, dass eine funkt i- onsgerechte und den Verbrauchererwartungen genügende Kapsel so gestaltet werden musste, d ass ihre Elastizität gegen oder nach dem Ende des Rauc h- vorgangs nicht so hoch ist, dass sie nicht mehr leicht zerdrückt werden kann , und dass ihr Durchmesser dabei tunlichst den des Filterelements nicht erre i- chen oder gar überschreiten sollte . Der Fachmann hätte aus diesem Grunde für die Elastizität eine Einstellgröße definier t , bei der solche Beeinträchtigungen vermieden werden . Merkmal d 3 formuliert dafür lediglich einen Wert, der diesen Zusammenhang in allgemeiner Form im Sinne einer Begrenzung des noch tol e- rierbaren Durchmesserzuwachses zum Ausdruck bringt. Dazu bed urfte es nicht des Einsatzes einer erfinderischen Tätigkeit. 3. Das vorstehend Ausgeführte gilt sinn gemäß für die Nebenansprüche 16, 25 und 26. Für die jeweiligen Unteransprüche, die das Pa tentgericht ebe n- falls für nichtig erklärt hat, macht die Berufung einen eigenständigen erfinder i- schen Gehalt entweder nicht ausdrücklich geltend oder er ist soweit der G e- genstand von Unteransprüchen in beschränkten Fassungen des Streitpatents zur Begründ ung der Patentfähigkeit herangezogen w ird nicht ersichtlich. IV. Das Streitpatent hat auch in keiner der hilfsweise zur Entscheidung gestellten beschränkten Fassungen Bestand. 36 37 38 39 - 15 - 1. In der Fassung von Hilfsantrag I sind die Patentansprüche 1 und 16 je weils um das Merkmal ergänzt, dass die Schale der Kapsel zu weniger als 70 Gewichtsprozent Gelatine enthält ( bezogen auf ihr gesamtes Trockengewicht ) . Unter der gegebenen Voraussetzung , dass der Fachmann die Bescha f- fenheit von nach der Lehre von NiK1 he rgestellten Kapseln nach Durchlaufen von Tests an Rauchmaschinen untersucht hätte (oben Rn. 27 ), ist die Hera b- setzung des Gelatineanteils auf einen Wert unterhalb der in NiK1 selbst g e- nannten 80 Prozent naheliegend. Es ist nicht dargetan oder zu erkennen, dass d ie Festlegung auf weniger als 70 Gewichtsprozent besonderen Umständen Rechnung trägt, deren Auffindung den Einsatz erfinderische r Tätigkeit erfordert hätte . 2. In der Fassung von Hilfsantrag II schließen die Füllungen der nach den Patentansprüchen 1 und 16 geschützten Kapseln ein oder mehrere lipoph i- le Lösungsmittel ein. Das Patentgericht hat die Patentfähigkeit der um dieses Merkmal ergän z- ten Ansprüche 1 und 16 mit dem Hinweis verneint, bereits NiK1 schlage Trigl y- ceride , die in der Streitpaten tschrift selbst als lipophile Lösungsmittel eingeor d- net seien (Beschreibung Abs. 32), als Trägerstoff für Aromasubstanzen vor (dort in Abs. 12 und 72 der Beschreibung) . Dagegen erhebt die Berufung keine durchgreifenden Einwendungen. Die aus NiK1 bekann te Benutzung lipophiler Lösungsmittel will der Gefahr des Au f- weich ens der Kapseln gleichsam von innen vorbeugen, die bei Verwendung wässriger Füllungen besteht . D a d ie Patentansprüche 1 und 16 in der Fassung von Hilfsantrag II den Einsatz von Gelatine bei der Kapselherstellung nicht 40 41 42 43 - 16 - schlechthin aus schließen, best and fachlich weiterhin Anlass, eine Füllung vo r- zusehen, mit der d agegen vorgesorgt wird. 3. Gemäß Hilfsantrag III sind die nach den Ansprüchen 1 und 16 g e- schützten Kapsel n um das Unteranspruch 7 entlehnte Merkmal ergänz t , dass das Verhältnis von Durchmesser der Kapsel und Stärke der Schale zwischen 10 und 100 liegt. Dazu hat das Patentgericht aufgezeigt, dass sich für die in NiK1 b e- schriebene bevorzugte Ausführungsform ein entsprechendes Verhä ltnis von 58 errechnet. Damit ist das beanspruchte Verhältnis von 10 bis 100 jedenfalls n a- hegelegt (oben Rn. 22 ); dass es sich möglicherweise nicht unmittelbar und ei n- deutig aus NiK1 erschli eßt, ist unerheblich (oben Rn. 25 ). Im Übrigen ist zu b e- denken, da ss für die Herstellung der Kapseln notwendigerweise ein bestimmtes Verhältnis zwischen ihrem Durchmesser und der Stärke der Kapsel festgelegt werden muss. Dafür ist mit einem zwischen 10 und 100 liegenden Wert eine ganz beträchtliche Bandbreite vorgesehen , ohne dass die Berufung aufzeigen könnte, dass dies über übliches Vorgehen hinausginge . 4. In der Fassung von Hilfsantrag IV ist die Kapsel als sphärischer, nahtloser Körper ausgestaltet (vgl. Unteranspruch 2) und gemäß Hilfsantrag V darüber hinaus durc h die Herstellung in einem Coextrusionsprozess definiert . Zutreffend hat das Patentgericht in der Beschreibung de r Kapsel in NiK1 als "generally spherical in shape" (Beschreibung Abs. 67) einen Beleg für eine sphärische Gestaltung und in der Ausgestalt ung als ein (preferably) "continuous sealed one - piece member" einen Hinweis auf eine nahtlose Fertigung gesehen. Ist eine solche Kapsel einstückig gefertigt, weist sie keine Nahtstellen auf, die 44 45 46 47 - 17 - zwangsläufig entstehen, wenn mehrere Schalent eile zu einer so lchen Kapsel zusammengefügt werden. Im Übrigen sind in einem Coextrusionsprozess hergestellte Ka ps eln, die nach den unangegriffenen Feststellungen des Patentgerichts aus der europä i- schen Patentschrift 513 603 bekannt sind, typischerweise nahtlos und de men t- sprechend i. S. von Patentanspruch 1 und 15 sowohl in der Fassung von Hilf s- antrag IV, als auch in der von Hilfsantrag V bekannt. 5. In der Fassung von Hilfsantrag VI erzeugt die Kapsel beim Zerbr e- chen ein hörbares Knackgeräusch. Zutreffend hat das Patentgericht die Schutzfähigkeit von Patenta n- spruch 1 und 15 in der entsprechenden Fassung mit der Begründung verneint, schon NiK1 schlage eine solche Ausgestaltung vor (dort Abs. 49 der Beschre i- bung) . Dafür ist entgegen der Ansicht der Berufung unerh eblich, dass gemäß der Lehre von NiK1 im Wesentlichen aus Gelatine hergestellte Kapseln jede n- falls am Ende des Rauchvorgangs im Allgemeinen nicht mehr spröde genug sein dürften, um mit einem Knackgeräusch zu zerbrechen. Der Sinn dieses z u- sätzlichen Merkmal s besteht darin, dem Raucher zu signalisieren, dass die Kapsel zerbrochen ist. Der Über nahme diese s Effekts steht nicht entgegen, dass er sich bei NiK1 gegebenenfalls nur bei einer der Ausgangsbruchfestigkeit Ci entsprechenden Beschaffenheit der Zigarette und Kapsel einstellt . 6. In der Fassung von Hilfsantrag VII sind Patentanspruch 1 und P a- tentanspruch 15 (Anspruch 16 in der Reihenfolge der erteilten Fassung) um die Merkmale des erteilten Anspruchs 9 ergänzt; die Schale der Kapsel enthält d a- nach wenigs tens ein Hydrokolloid, das aus Gellangummi, Agar, Alginaten, Carrageenanen, Pektinen, arabischem Gummi, Ghatti - , Pullulan - bzw. Mannan - 48 49 50 51 - 18 - Gummi oder modifizierter Stärke allein oder aus einem Gemisch hiervon oder aus einer Kombination mit Gelatine ausgewählt ist. Wie bereits ausgeführt hatte der Fachmann nach Testversuchen an den gemäß NiK1 hergestellten Kapseln Anlass, das Schalenmaterial zu modifizieren und wär e auf naheliegende Weise zu in den Entgegenhaltungen NiK2, NiK3 und NiK6 vorgeschlagenen Hydroko lloiden gelangt , von denen einige in den erteilten Anspruch 9 Eingang gefunden haben (oben Rn. 16 ) . Damit kann der die aufgezählten Hydrokolloide insgesamt umfassende Anspruchssatz nicht gewährt werden (vgl. BGH, Urteil vom 5. Mai 2015 - X ZR 60/13 Verdi ckerp o- lymer I). Wegen weiterer Einzelheiten wird auf die Begründung im angefocht e- nen Urteil Bezug genommen. 7. In der Fassung der Hilfsanträge VIII bis XV werden Ergänzungen aus einzelnen der Hilfsanträge I bis VII kombiniert. Dies lässt die Patentfähi gkeit nicht in einem anderen Licht erscheinen. Die Berufung greift insoweit allein Hilfsantrag XV a uf , in dessen Fassung der erteilte Patentanspruch 1 um die gemäß den Hilfsanträgen 1 bis 3, 5 und 7 hinzugefügten Merkmale ergänzt ist und verweist darau f, NiK6 beziehe sich auf ein anderes Herstellungsverfahren ("rotary die encapsulation") , für das ein Visk o- sitätsbereich vorgesehen sei, in dem ein Extrusionsverfahren nicht möglich sei. Das Patentgericht hat dazu zutreffend darauf hingewiesen, ein visk os e- res Material weise lediglich einen geringeren Wasseranteil auf, wenn ansonsten gleiche Ausgangsstoffe für die Schale verwendet würden. Beim Endprodukt, d. h. bei den trockenen Kapseln, seien Unterschiede hingegen nicht mehr e r- kennbar. Dementsprechend is t mit dem Patentgericht davon auszugehen, dass der fachkundige Leser der NiK6 aufgrund seines Fachwissens erkennt, dass 52 53 54 55 - 19 - das technisch angestrebte Ziel, das Erweichen der Kapseln durch Feuchti g- keitseinfluss zu vermeiden , prinzipiell unabhängig von dem einge setzten He r- stellungsv erfahren ist . Gegebenenfalls ermittelt der Fachmann die für das Coextrusionsverfahren einzustellende Viskosität der Ausgangsmaterialien im Versuchswege. 8. Für die Beurteilung der Neben - und der in den hilfsweise zur Entsche i- dung ge stellten Anspruchssätzen jeweils verbleibenden Unteransprüche gilt das zur erteilten Fassung des Streitpatents Ausgeführte (oben Rn. 23 ff. ) sinng e- mäß. V. Die Kostenentscheidung beruht auf § 121 Abs. 2 Satz 2 PatG i .V.m. § 97 Abs. 1 ZPO. Meier - Beck Grön ing Richterin am Bundesgerichtshof Schuster ist erkrankt und kann deshalb nicht unterschreiben. Meier - Beck Deichfuß Kober - Dehm Vorinstanz: Bundespatentgericht, Entscheidung vom 27.01.2015 - 1 Ni 19/14 (EP) - 56 57
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