BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL X ZR 67/04 Verk374ndet am: 24. M344rz 2009 Anderer Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Gesch344ftsstelle in der Patentnichtigkeitssache - 2 - Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die m374ndliche Verhand-lung vom 24. M344rz 2009 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Melullis und die Richter Scharen, Dr. Lemke, Gr366ning und Dr. Achilles f374r Recht erkannt: Die Berufung gegen das am 19. Februar 2004 verk374ndete Urteil des 4. Senats (Nichtigkeitssenats) des Bundespatentgerichts wird auf Kosten der Kl344gerin zur374ckgewiesen. Tatbestand: Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des unter anderem mit Wirkung f374r die Bundesrepublik Deutschland erteilten europ344ischen Patents 0 489 455 (Streitpatents), das auf einer Anmeldung beruht, mit der die Priorit344t einer schwedischen Patentanmeldung vom 5. Dezember 1990 in Anspruch genom-men worden ist. Das Streitpatent umfasst vier Patentanspr374che, von denen Pa-tentanspruch 1 in der Verfahrenssprache lautet: 1 "A rail vehicle wheel, comprising a wheel centre (1), a flanged tyre (2) and a rubber filling (3) in a generally U-shaped, annular com-partment between the wheel centre, the tyre (2) and a pressure ring (4) which ring is mounted to a side of the wheel centre (1) for hold- - 3 - ing the rubber filling (3) in position, characterized in that the rubber filling consists of a rubber ring (3) having an annular, axial body (3') which does not completely fill the space afforded to it in the com-partment, and, integrally with the axial body (3'), at each side thereof a thinner flange (3''), which forms an obtuse angle, prefera-bly of 60260, with the wheel axis, and in that the rubber ring (3) is slightly prestressed when mounted." Die Kl344gerin h344lt die Lehre des Streitpatents f374r nicht ausf374hrbar, nicht neu und nicht auf erfinderischer T344tigkeit beruhend. Sie hat deshalb beantragt, 2 das Streitpatent mit Wirkung f374r das Hoheitsgebiet der Bundesre-publik Deutschland f374r nichtig zu erkl344ren. Das Bundespatentgericht hat diese Klage abgewiesen. 3 Die Kl344gerin verfolgt ihren Klageantrag nunmehr mit der Berufung weiter. 4 Die Beklagte tritt dem Rechtsmittel entgegen. 5 Der Senat hat Beweis erhoben durch Einholung eines schriftlichen Gut-achtens des Universit344tsprofessors im Ruhestand Dr.-Ing. habil. W. F. aus D. . Der gerichtliche Sachverst344ndige hat sein Gutachten in der m374ndlichen Verhandlung erl344utert und erg344nzt. 6 - 4 - Entscheidungsgr374nde: Die zul344ssige Berufung hat in der Sache keinen Erfolg. 7 1. Das Streitpatent betrifft ein mehrteiliges Rad f374r Schienenfahrzeuge, das mittels eines einzigen zwischen Radscheibe und Laufkranz umlaufenden Gummirings gefedert ist. 8 Bekannte so genannte V-R344der - die Streitpatentschrift benennt aus-dr374cklich diejenigen der SE-A-315 915, CH-A-320 175 und GB-A-895 520 - wiesen ein oder zwei Gummielemente auf, die teilweise ein sehr offenes V bil-den (Winkel von weniger als 30260 zur Achse des Rades). Die Beschreibung be-m344ngelt hieran, dass die Elastizit344t des Rades nur in axialer Richtung erheblich sei, weil der Gummi vorwiegend in dieser Richtung einer Scherung ausgesetzt sei, wenn beim Betrieb Kraft auf das Rad einwirke. Andere in radialer Richtung eine gute Elastizit344t aufweisende R344der seien hingegen, vor allem wenn es um schwere Lasten gehe, relativ kompliziert und teuer, weil sie mehrere Gummi-elemente ben366tigten. 9 Mit der Lehre des Streitpatents soll daher ein Rad zur Verf374gung gestellt werden, das - wie es in Spalte 1 Zeilen 45 ff. ausgedr374ckt ist - eine einfache und verh344ltnism344337ig billige Gestaltung des konventionellen V-Rades aufweist, aber eine gr366337ere Elastizit344t in radialer Richtung hat (und bessere Steifigkeit in axialer Richtung) und auch schwere Lasten tragen kann. 10 2. Als L366sung sch374tzt Patentanspruch 1 des Streitpatents ein Rad f374r Schienenfahrzeuge, das 11 - 5 - 1. eine Radscheibe (hier "wheel centre" genannt) 2. einen Laufkranz, 3. einen Druckring und 4. eine Gummif374llung umfasst, wobei die Elemente 2 bis 4 wie folgt gestaltet sind: 2. Der Laufkranz a) ist mit einem Flansch versehen. 3. Der Druckring a) ist an einer Seite der Radscheibe angebracht und b) dient zum Halten der Gummif374llung in ihrer Stellung. 4. Die Gummif374llung a) befindet sich in einem Zwischenraum, der aa) im Allgemeinen U-f366rmig und ringf366rmig ist und bb) zwischen der Radscheibe, dem Laufkranz und dem Druckring verl344uft, b) besteht aus einem Gummiring, der aa) einen ringf366rmigen, axialen K366rper aufweist, (1) der den ihm zur Verf374gung stehenden Raum im Zwischenraum nicht vollst344ndig ausf374llt, bb) ferner zwei Flansche aufweist, die - 6 - (1) sich jeweils auf einer Seite des K366rpers befinden, (2) jeweils d374nner als dieser sind (3) und jeweils einen (stumpfen) Winkel von vor-zugsweise 60260 mit der Radachse bilden, cc) in montiertem Zustand leicht vorgespannt ist ("slightly prestressed when mounted"). Nach dem ma337geblichen englischen Wortlaut beschreibt Patentan-spruch 1 hiernach das gesch374tzte Rad in seinem fertig montierten Zustand, wie aus Merkmal 4 b cc hervorgeht. Seine L366sung setzt einmal bei dem 326ffnungs-winkel des V an, das von dem ringf366rmigen Federelement aus Gummi gebildet wird, wobei ersichtlich vorausgesetzt ist, dass die Oberfl344che des Laufkranz-flansches einen entsprechenden Verlauf wie die des Gummirings hat. Die pa-tentgem344337e L366sung verwirft die aus dem Stand der Technik bekannte M366glich-keit, einen recht gro337en 326ffnungswinkel der Schenkel (Gummiringflansche) zu w344hlen, der eine flache Neigung zur Radachse ergeben w374rde. Die Beschrei-bung und die Zeichnungen, die als Erl344uterung des Patentanspruchs 1 heran-zuziehen sind, lassen hieran keinen Zweifel. Patentanspruch 1 verlangt statt-dessen einen deutlich kleineren 326ffnungswinkel, n344mlich einen, der bezogen auf die Radachse vorzugsweise 60260 betr344gt. Die Schenkel des V sind dann ver-gleichsweise steil zur Achse geneigt, wobei bei entsprechend geneigten Flan-ken des Laufkranzflansches, wie sie aus den Figuren des Streitpatents auch zu ersehen sind, auf den Laufkranz auftreffende Kr344fte vorrangig eine Scherung im Gummi ausl366sen, die vornehmlich in Richtung auf die Achse (radial) wirkt, so dass die Flansche aus Gummi zu einer Abfederung in dieser Richtung f374hren. Diese Zusammenh344nge ergeben sich aus der Beschreibung und den Zeichnun-gen des Streitpatents in solch eindeutiger Weise, dass der Bezeichnung des vom nacharbeitenden Fachmann auszuw344hlenden Winkels als "stumpf" nichts 12 - 7 - Gegenteiliges entnommen werden kann. Bei diesem Zusatz im Patentan-spruch 1 handelt sich erkennbar um eine Fehlangabe, die aus fachlicher Sicht die gesch374tzte Lehre nicht kennzeichnet. Der gerichtliche Sachverst344ndige hat dies bei seiner m374ndlichen Anh366rung best344tigt. Die patentgem344337e L366sung setzt ferner darauf, dass der Gummiring ne-ben seinen relativ steil stehenden Flanschen zwischen diesen zus344tzlich ein axial verlaufendes Element aufweist. Damit steht nicht nur auch zwischen den Stirnseiten von Radscheibe und Laufkranzflansch elastisches Material zur Ver-f374gung; in Anbetracht der zus344tzlichen Anweisung, den zur Verf374gung stehen-den Raum nicht vollst344ndig mit dem axialen K366rper auszuf374llen (Merkmal 4 b aa (1)), erlaubt dieses Gestaltungsmittel, dass bei unterschiedlichen Kr344ften auf den axialen K366rper unterschiedlich gro337e Druckfl344chen wirken, was eine pro-gressive Federkennlinie ergibt, die zu der lediglich linearen Kennlinie der Gum-miflansche hinzutritt oder diese 374berlagert, je nachdem wann der gew344hlte Frei-raum es zul344sst, dass der axiale K366rper beidseitig mit den anderen Vorrich-tungsteilen in Ber374hrung steht und Kr344fte aufnehmen kann. Das hat der gericht-liche Sachverst344ndige in der m374ndlichen Verhandlung anschaulich unter Hin-weis darauf erl344utert, dass die Beschreibung des Streitpatents auf die progres-sive Federcharakteristik abstellt (z.B. Sp. 2 Z. 23), die der axiale K366rper dem patentgem344337en Rad verleiht. Es erkl344rt auch die von den Parteien in den Schrifts344tzen noch kontrovers er366rterte Textstelle (Sp. 4 Z. 50 ff.), wonach bei normalem Betrieb nur die Flansche als Feder wirken, bei gr366337eren Lasten aber der axiale K366rper seine Federwirkung immer aktiver einsetzt. Da schlie337lich auch die Parteien gegen die erl344uternden Ausf374hrungen des gerichtlichen Sachverst344ndigen keinen Widerspruch erhoben haben, hat der Senat keine durchgehenden Zweifel, dies als fachliches Verst344ndnis der Lehre des Streitpa-tents seiner Entscheidung zu Grunde zu legen. Angesichts der sich aus dem 13 - 8 - Merkmal 4 b bb (2) mittelbar ergebenden Anweisung, dem axialen Federele-ment einen gr366337eren Querschnitt als einem Flansch zu geben, wie es in Figur 4 auch bildlich dargestellt ist, ist patentgem344337 mithin das Mittel zur progressiven Federung, die gegen374ber der rein linearen zu einem gr366337eren Bereich von (noch) abfederbaren Kr344ften f374hrt, ein vergleichsweise dickes "Polster" zwi-schen den Flanschen als Element des Gummirings. 3. Zu Recht hat das Bundespatentgericht weder feststellen k366nnen, dass die gesch374tzte Lehre nicht so deutlich und vollst344ndig offenbart ist, dass ein Fachmann sie ausf374hren kann, noch deren Patentf344higkeit verneint. 14 a) Ma337geblicher Fachmann ist hier ein Maschinenbauingenieur, der sich beispielsweise durch vertiefende Studien weitere Kenntnisse auf dem Gebiet der Schienenfahrzeugtechnik erworben hat und 374ber l344ngere berufliche Erfah-rungen bei einem der wenigen Hersteller verf374gt, die sich auf die Konstruktion von Schienenfahrzeugen und/oder deren Komponenten spezialisiert haben. Denn Personen mit derart hohem spezifischen Sachverstand werden 374blicher-weise eingesetzt, wenn es gilt, R344der f374r Schienenfahrzeuge zu verbessern. Dies entnimmt der Senat den Ausf374hrungen des gerichtlichen Sachverst344ndi-gen, denen die Parteien nicht entgegengetreten sind. 15 b) Der sich aus einem Mangel der Ausf374hrbarkeit einer Erfindung erge-bende Nichtigkeitsgrund besteht nicht. 16 Angesichts der - wie vorstehend er366rtert - vorzunehmenden Auslegung des Patentanspruchs 1 folgt dieser Nichtigkeitsgrund nicht daraus, dass der Winkel von vorzugsweise 60260 als stumpfer Winkel bezeichnet ist. 17 - 9 - Im 334brigen ist nicht dargetan oder sonst wie ersichtlich, dass der Fach-mann damit 374berfordert sein k366nnte, die nach Patentanspruch 1 n366tigen Quer-schnitte von axialem K366rper und Flanschen aus Gummi sowie die Gr366337e des Zwischenraums und des Freiraums festzulegen und/oder die vorzunehmende Vorspannung zu bestimmen. Hinsichtlich der Querschnitte und sonstigen Gr366-337enverh344ltnisse gilt das schon deshalb, weil die Beschreibung und die Zeich-nungen eine bestimmte patentgem344337e Geometrie vorgeben, an der sich der Fachmann orientieren kann, und weil hinsichtlich des Freiraums im Bereich des axialen K366rpers jedenfalls angesichts des patentgem344337en Anliegens, ein Rad mit progressiver Federkennlinie zu schaffen, eine Vorgabe vorhanden ist, die von einem Fachmann mit der hier zu ber374cksichtigenden Qualifikation ohne weiteres jedenfalls vermittels ihm ebenfalls ohne weiteres m366glichen prakti-schen Versuchen ausgef374llt werden kann. Auch dies hat der gerichtliche Sach-verst344ndige in der m374ndlichen Verhandlung best344tigt. 18 Was das Ma337 der Vorspannung anbelangt, gilt 304hnliches. Denn aus dem Gesamtzusammenhang der Streitpatentschrift kann der Fachmann entnehmen, dass er die Vorspannung einerseits so w344hlen muss, dass sich ausreichend Haltekr344fte f374r Gummiring nebst Radscheibe ergeben, und dass sich anderer-seits aufgabengem344337 eine Vorspannung verbietet, die alsbald zur vollst344ndigen Ausf374llung des Raums f374hrt, in dem sich der axiale K366rper befindet, weil wegen der dem Fachmann bekannten Inkompressibilit344t von Gummi in einem volu-mengleichen Raum sich dann keine nennenswerte progressive Kennlinie erge-ben kann, sondern praktisch nur ein Rad mit linearer Federung, die sich fr374hzei-tig ersch366pft. Auch die Angabe "leicht vorgespannt" weist den Fachmann des-halb darauf hin, - wenn n366tig unter Nutzung der bereits angesprochen prakti-schen Versuche - einen sinnvollen Wert aus dem verbleibenden Bereich zu w344hlen. 19 - 10 - c) Der Gegenstand von Patentanspruch 1 ist entgegen der schrifts344tzlich ge344u337erten Ansicht der Kl344gerin nicht durch das vollst344ndig vorweggenommen, was die Patentschrift offenbart, mit der das deutsche Patent 857 302 1949 er-teilt worden ist. Dies gilt schon deshalb, weil das dort beschriebene und abge-bildete Rad f374r Schienenfahrzeuge keinen mit einem Flansch versehenen Lauf-kranz, sondern stattdessen eine Ausnehmung im Laufkranz aufweist, in die ein einen Zwischenraum lassender Flansch der Radscheibe eingreift. Das bedeutet einen Konstruktionsunterschied auch bei anderen Elementen des Rades, was es ausschlie337t, auch nur zu erw344gen, die den Patentanspruch 1 kennzeichnen-de Abweichung habe dem Fachmann allein aufgrund der in der Patentschrift 857 302 ersichtlichen Information als mitgelesene Alternative zur Verf374gung gestanden. 20 d) Es l344sst sich auch nicht die Wertung treffen, die Lehre zum techni-schen Handeln nach Patentanspruch 1 des Streitpatents habe sich in nahelie-gender Weise aufgrund der Patentschrift 857 302 ergeben, die auch die Kl344ge-rin als die n344chstkommende Entgegenhaltung aus dem Stand der Technik an-sieht. 21 Das dort behandelte Rad f374r Schienenfahrzeuge ist aus Radscheibe, Laufkranz, Gummif374llung und einem vierten Element zusammengesetzt. Dieses vierte Element spannt mit dem den Laufkranz bildenden Element die Gummif374l-lung, h344lt dadurch diese drei Elemente an der Radscheibe und kann deshalb auch als Druckring im Sinne des Streitpatents bezeichnet werden. Im Zwischen-raum befindet sich eine ringf366rmige Gummif374llung, die aus zwei sehr steil ste-henden Elementen und aus einem deutlich d374nneren axialen Element dazwi-schen besteht. Diese Gummielemente sind an einem Flansch der Radscheibe 22 - 11 - anvulkanisiert, ausweislich der Abbildung 2 ohne Zwischenraum aneinanderliegend, so dass sich ein zusammengesetzter, aber umlaufender Gummiring aus ringf366rmigem axialem K366rper und zwei schr344gen Flanschen er-gibt. Der axiale K366rper endet in deutlichem Abstand von der zum Flansch der Radscheibe weisenden Oberfl344che des Laufkranzes und des vierten Elements, so dass der ihm zur Verf374gung stehende Raum bei weitem nicht vollst344ndig ausgef374llt ist. Diese L366sung unterscheidet sich von der patentgem344337en - abgesehen von der unterschiedlichen Anordnung des nach Merkmal 2 a erforderlichen Flansches - also auch durch eine andere Querschnittsauslegung des Gummi-rings. Zum Auffinden der L366sung nach Patentanspruch 1 des Streitpatents war daher jedenfalls die Erkenntnis n366tig, dass es zur Schaffung einer progressiven Federkennlinie sinnvoll sein k366nnte, den axialen K366rper dicker als die Gummi-flansche auszulegen. 23 Die deutsche Patentschrift 857 302 bietet jedoch schon keinen Anlass, 334berlegungen in diese Richtung anzustellen. Sie spricht in Sp. 1 Z. 27 zwar von einer progressiven Federwirkung. Sie schreibt diese aber der Formgebung der Radnabe und den seitlichen Elementen aus Gummi zu (Sp. 1 Z. 29 - 34); das dritte, axiale Gummielement wird nur als zus344tzliche Ma337nahme erw344hnt (Sp. 1 Z. 35 ff.). Nach den wiederum 374berzeugenden Ausf374hrungen des gerichtlichen Sachverst344ndigen in der m374ndlichen Verhandlung ist dieses Element ange-sichts seiner geringen Dicke auch tats344chlich nicht geeignet, f374r ein progressi-ves Federverhalten zu sorgen, weil es nur als elastischer Anschlag zu wirken vermag. Demgem344337 sind ausweislich der Abbildung 2 des deutschen Patents 857 302 die Flansche besonders steil und im Vergleich zu den sonstigen Be-standteilen des Rades dick gehalten. Dies l344sst erwarten, dass praktisch alle 24 - 12 - radialen Kr344fte, die bei diesem Rad 374ber den Radkranz auftreten k366nnen, be-reits im Wesentlichen durch Scherung in den Gummiflanschen abgefedert wer-den k366nnen. Die zus344tzliche Gummierung der Stirnseite des Flansches der Radscheibe erscheint deshalb als reine Sicherheitsma337nahme, damit dort nicht doch einmal Metallteile unmittelbar aufeinanderschlagen. Eine derart einge-schr344nkte Funktion gibt keine Veranlassung, hier einen vergleichsweise dicken Gummik366rper vorzusehen, wenn an anderer Stelle bereits eine betr344chtliche Gummimenge als Feder in radiale Richtung wirken kann. e) An der Folgerung, dass deshalb die Lehre des Patentanspruchs 1 nicht als dem Fachmann nahegelegt bewertet werden kann, 344ndert sich nichts, wenn man den Offenbarungsgehalt der sonstigen entgegengehaltenen Schrif-ten mitber374cksichtigt. F374r das in dem im Jahre 1977 ver366ffentlichten Aufsatz "Neue gummigefederte R344der f374r den Nahverkehr" behandelte H 7-Rad und das aus der 1957 ver366ffentlichten schweizerischen Patentschrift 320 175 er-sichtliche Rad war ein axialer K366rper, dem weitere Federfunktion h344tte 374bertra-gen werden k366nnen, nicht einmal vorgeschlagen. Die aus dem Jahre 1932 stammende schweizerische Patentschrift 156 916 zeigt in den Ausf374hrungsfor-men gem344337 den Figuren 3 und 4 zwar axiale K366rper aus elastischem Material zwischen sehr steil stehenden Flanschen aus diesem Material. Es ist jedoch weder in der Beschreibung angesprochen noch mit Eindeutigkeit aus den Zeichnungen zu ersehen, dass die relative Dicke dieses K366rpers im Vergleich zu derjenigen der Flansche von irgendeiner Bedeutung sein k366nnte. Dasselbe trifft auf den in der 1962 ver366ffentlichten britischen Patentschrift 895 520 ge-machten Vorschlag f374r ein zwei Gummiringe enthaltendes Rad zu, die zudem das von der patentgem344337en Lehre abgelehnte sehr weite V bilden. Das eben-falls vorbekannte Rad, das in gleicher Weise in dem DDR-Wirtschaftspatent 40 158, das 1965 ausgegeben wurde und aus der schwedischen Auslegungs- 25 - 13 - schrift 315 915 ersichtlich ist, weist zwar ebenfalls einen Ring mit einem axialen K366rper auf. Dieser ist aber nicht zwischen den auch hier weit auseinander ge-richteten Flanschen angeordnet, sondern schlie337t sich an diese Richtung Rad-achse an und erreicht als zus344tzliches Element bei weitem nicht den Quer-schnitt der Flansche. 4. Die Unteranspr374che haben mit Patentanspruch 1 Bestand, weil sie unmittelbar oder mittelbar hierauf r374ckbezogen sind. 26 - 14 - 5. Die Kostenentscheidung folgt aus 247247 97 Abs. 1 ZPO, 121 PatG. 27 Melullis Scharen Lemke Gr366ning Achilles Vorinstanz: Bundespatentgericht, Entscheidung vom 19.02.2004 - 4 Ni 6/03 (EU) -
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