BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL X ZR 67/13 Verkündet am: 16. Juni 2015 Hartmann Justiz angestellte als Urkundsbeamt in der Geschäftsstelle in de r Patentnichtigkeitssache - 2 - Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhan d- lung vom 16. Juni 2015 durch die Richter Gröning, Dr. Grabinski und Hoffmann sowie die Richterinnen Schuster und Dr. Kober - Dehm für Recht erkannt: Auf die Berufung der Beklagten wird das am 28 . Mai 2013 verkü n- dete Urteil des 3. Senats (Nichtigkeitssenats) des Bundespaten t- gerichts abgeändert. Die Klage wird abgewiesen. Die Klägerin trägt die Kosten des Rechtsstreits . Von Rechts wegen Tatbestand: Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des europäischen Patents 1 102 682 (Streitpatents), das unter Inansp ruchnahme einer niederländischen Prioritätsanmeldung vom 29. Juli 1998 - am 28. Juli 1999 angemeldet wurde. Das Streitpatent umfasst achtzehn Patentansprüche, von denen die Patenta n- spr ü che 1, 13 und 16 bis 18 in der Verfahrenssprache folgenden Wortlaut h a- b en: " 1. A transfer paper suitable for inkjet printing, provided, at least on the side to be printed, with a release or barrier layer, wher e in the layer has a porosity of at most 100 mI/min. 1 - 3 - 13. A method for manufacturing transfer paper for inkjet printing according to any one of claims 1 - 12, wherein to the side to be printed, a release or barrier layer is applied by means of a coating process in which an excess of the barrier material is applied first and subsequently wiped with a wiping knife (blade knife) or roller knife. 16. A method for printing transfer paper according to any one of claims 1 - 12, wherein the paper is printed by means of an inkjet printer with an aqueous dispersion of a sublimable ink. 17. Use of transfer paper according to any one of cla ims 1 - 12 for printing with an inkjet printer. 18. A method for printing a surface, wherein with an inkjet printer a pattern is provided on a support material other than paper, having a release or barrier layer of a porosity of at most 100 mI/min and wherei n the pattern is subsequently provided on the surface by means of transferring. " Die Patentansprüche 2 bis 12 sind unmittelbar oder mittelbar auf P a- tentanspruch 1, die Patentansprüche 14 und 15 sind unmittelbar oder mittelbar auf Patentanspruch 13 rückbe zogen. Die Klägerin hat geltend gemacht, dass die Erfindung nicht so deutlich und vollständig offenbart sei, dass ein Fachmann sie ausführen könne, und dass dem Gegenstand des Streitpatents die Paten t- fähigkeit fehle, weil dieser weder neu sei, noch auf ein er erfinderischen Täti g- keit beruhe. Die Beklagte hat das Streitpatent in der erteilten Fassung und mit drei Hilfsanträgen verteidigt. Das Patentgericht hat das Streitpatent für nicht ig erklärt. Dagegen richtet sich die Berufung der Beklagten, mit der sie das Streitpatent in der erteilte n Fass ung und mit zuletzt sieben Hilfsanträgen verteidigt . 2 3 - 4 - Entscheidungsgründe: Die Berufung ist zulässig und hat auch in der Sache Erfolg . I. Das Streitpatent betrifft ein Übertragungspapier für Tintenstrahl - drucker so wie Verfahren für die Herstellung und das Bedrucken eines solchen Papiers , dessen Verwendung zum Bedrucken mit einem Tintenstrahldrucker und ein Verfahren zum Bedrucken einer Oberfläche. Nach den Erläuterungen in der Streitpatentschrift wird Übertragung sp a- pier für das Bedrucken von Textilien oder polyesterbeschichtetem Material ve r- wendet (Abs . 2) . Es sei bekannt gewesen, auf die zu bedruckende Seite des Papiers eine Löse - oder Sperrschicht aufzubringen, um die Übertragung des Farbstoffs au f das Substrat zu verbessern (Abs . 3). Eine Sperrschicht verhind e- re ein zu tiefes Eindringen der Farbstoffe der Tinte in das Papier, eine Lös e- schicht verbessere die Abgabe des Farbstoffs beim Übertragungsvorgang. L ö- se - und Sperrfunktion könnten durch das gleiche Material erreicht werden . G e- eignet seien insbesondere im Fall von Tinten auf Wasserbasis hydrophile P o- lymere wie Carboxymethylcellulose (Abs . 4). Es sei bekannt gewesen , das Übertragungspapier mittels Tintenstrah l- drucker s mit einer digital erstellten Vorlage kon taktfrei zu bedrucken. Gege n- über Kontaktdruckverfahren habe diese Technik den Vorteil, dass keine Druc k- formen, wie Templates oder Siebe, verwendet werden müssen (Rn. 12). Beim Tintenstrahldruck werde jedoch eine dünnflüssige Tinte verwendet, was beim Bedru cken von bekannten Arten von Übertragungspapier zu einem Ineinande r- laufen der Tinte führen könne, so dass nur ein e geringere Schärfe und ein r e- duzierter Farbkontrast im Vergleich zu anderen Druckverfahren erreicht werde (Abs . 20, 24). 4 5 6 7 - 5 - Dem Streitp atent l iegt vor diesem Hintergrund das Problem zugrunde, ein Übertragungspapier zu entwickeln, das für den Tintenstrahldruck geeignet ist und über eine hohe Übertragungswirkung verfügt . Das soll nach Patentanspruch 1 durch folgende Merkmalskombination erreicht werden: 1.1 Übertragungspapier 1.2 für Tintenstrahldruck, 1.3 das zumindest auf der zu bedruckenden Seite mit einer L ö- se oder Sperrschicht ( " release - or barrier layer " ) versehen ist, 1.4 wobei die Schicht eine Porosität von höchstens 100 mI/min aufweist ; Patentanspruch 13 schlägt folgendes Herstellungsverfahren vor: 13.1 Verfahren zur Herstellung des streitpatentgemäßen Übe r- tragungspapiers zum Tintenstrahldrucken, bei dem 13.2 auf die zu bedruckende Seite 13.3 eine Löse oder Sperrschicht mittels eine s Beschichtung s- verfahrens aufgebracht wird, 13.4 wobei zuerst ein Überschuss an Sperrmaterial aufgebracht und 13.5 dies er anschließend mit einem Wischrakel (Rake l klinge) oder einem Rollenrakel abgewischt wird; 8 9 10 - 6 - Nach Patentanspruch 16 ist ein Bedruckungsv erfahren vorgesehen: 16.1 Verfahren zum Bedrucken des streitpatentgemäßen Übe r- tragungspapiers, bei dem 16.2 das Papier mittels eines Tintenstrahldruckers 16.3 mit einer wässrigen Tinte, 16.4 die eine Dispersion sublimierbarer Farben enthält, bedruckt wi rd; Patentanspruch 17 stellt folgende Verwendung unter Schutz: 17.1 Verwendung des streitpatentgemäßen Übertragungspapiers 17.2 zum Bedrucken durch einen Tintenstrahldrucker; Patentanspruch 18 schlägt ein Bedruck ungsverfahren für eine Oberfl ä- che vor: 18 .1 Verfahren zum Bedrucken einer Oberfläche, bei dem 18.2 mit einem Tintenstrahldrucker ein Muster 18.3 auf einem von Papier verschiedenen Trägermaterial gebi l- det wird, 18.4 das eine Löse oder Sperrschicht 18.5 mit einer Porosität von höchstens 100 mI/min , aufweist, und 18.6 bei dem das Muster anschließend durch Übertragung auf der Oberfläche vorgesehen wird. 11 12 13 - 7 - Nach der zur Auslegung der Patentansprüche mit heranzuziehenden B e- schreibung ist unter einer Sperrschicht ( " barrier layer " ) eine Schicht zu verst e- hen, die verhindert, dass die Farbstoffe der Tinte zu tief in das Übertragung s- papier eindringen, und unter einer Löseschicht ( " release layer " ) eine Schicht, die sicherstellen soll, dass die Farbstoffe, die auf die Schicht aufgetragen wo r- den sind, problemlo s wieder an das zu bedruckende Material (Papier, Textil w a- re , etc.) abgegeben oder auf son stige Weise entfernt werden können (Abs. 4). Beide Schichten sollen die Übertragung d er Tinte auf das Endmaterial optimi e- ren, ohne dass dabei mit der Tinte auch die Be schich tung übertragen wird. II. Das Patentgericht hat seine Entscheidung im Wesentlichen wie folgt begründet: Das Streitpatent sei mangels erfinderischer Tätigkeit für nichtig zu erkl ä- ren. Die Bereitstellung des erfindungsgemäßen Übertragungspapiers sei dem Fachmann, bei dem es sich um ein Team aus einem Papiertechnologen mit prakti scher Erfahrung in der Herstellung von Übertragungspapier und einem Ingenieur aus der Drucktechnik mit Praxiskenntnissen vom Bedrucken von Substraten mittels Transferdruckv erfahrens handele, nahegelegt gewesen. In der Fachwelt sei bekannt, dass sich für den Transferdruck das Auftr a- gen einer Löse - und Sperrschicht auf das Papier insbesondere im Fall von Ti n- ten auf Wasserbasis als vorteilhaft erwiesen habe . A ls Materialien dafür seien hydrophile Polymere wie z.B. Carboxymethylcellulose als geeignet erkannt worden. Ein entsprechend beschichtetes Papier für den textilen Sublimations - Transferdruck werde in der deutschen Offenlegungsschrift 196 49 802 (K 7) beschrieben. Als für den Sublimations - Transferdruck geeignet werde dort im Rahmen von Ink - Jet - Druck ver suchen u.a. ein Papier verwendet, das mit einer speziellen Besc hichtung ( Polyvinylalkohol, Ethylhydroxyethylcellulose und 14 15 16 17 - 8 - Carboxymethlycellulose) ausgestattet sei. Der Fac hmann habe damit hinre i- chende Veranlassung g ehabt, ein m it Carbox ymethylcellulose und damit mit einer Löse - und Sperrschicht beschichtetes Papier für die Lösung des dem Streitpatent zugrunde liegenden Problems in Betracht zu ziehen. Insoweit fehle es allei n an der erfindungsgemäßen Angabe einer Porosität von höchstens 100 ml/min für die Löse - und Sperrschicht. Diese Erkenntnis sei jedoch nicht erfinderisch. Um das aus der K 7 bekannte Papier im Hinblick auf einen hohen Übe r- tragungswirkungsgrad beim Tran sferdruck zu optimieren, beschäftige sich der Fachmann auch mit Transferdruckverfahren, bei denen herkömmliche Übertr a- gungspapiere für das Kontaktdru ckverfahren zur Anwendung kämen . Denn die technischen Anforderungen insbesondere im Hinblick auf den Über tragung s- wirkungsgrad an den Übertragungsdruck - Verfahrensschritt seien unabhängig von der Art des zuvor erfolgten Bedrucke ns des Übertragungspapiers . Der Transferdruck vom Übertragungspapier hänge vielmehr unabhängig vom Ve r- fahren zum Bedrucken des Übertr agungspapiers stets von denselben Param e- tern ab, wie z.B. von der Sublimations - und Diffusionsgeschwindigkeit des Farbstoffs in der Gasphase (vgl. U. Einsele et al., " Beschleunigung des Far b- stofftransfers beim Thermodruck " , Melliand Textilberichte 7 (1987) , Anlage K 9, S. 487 li. Sp., Abs. 3). Insoweit berücksichtige der Fachmann auch die deutsche Offenlegung s- schrift 35 04 813 (K 6) . Diese betreffe ein Transferdruckverfahren, bei dem der Farbstoff im Kontaktdruckverfahren auf das Übertragungspapier aufg etragen und anschließend von dem Übertragungspapier auf ein anderes Substrat, in s- besondere auf Textilien, transferiert werde. Zur Beschleunigung des Far b- stofftransfers und zur Erhöhung der Farbstoffausbeute bei m Transferdruck we r- de ein Papierträger mit gee igneten Monomeren und/oder Polymeren, wie z . B. 18 19 - 9 - Carboxymethylcellulosen, beschichtet. Dadurch werde eine Adsorption der Farbstoffe auf de m Transferpapier vermindert . Gleichzeitig erfolge eine Glä t- tung der Papieroberfläche durch teilweise oder vollständige S chließung der P o- ren des Transferpapiers, so dass der Farbstoff nicht mehr in tiefer gelegene Schichten eindringen könne. Damit erhalte der Fachmann den Hinweis, dass für einen hohen Übertragungswirkungsgrad grundsätzlich auf die Porengröße der Übertragungs schicht zu achten sei. Entsprechend habe er auch bei einem Su b- limations - Transferdruck ge mäß K 7, bei dem das Muster auf den Zwischentr ä- ger in einem kontaktlosen Verfahren mittels Tintenstrahldruck vorgebildet we r- de, annehmen können, dass zumindest bei voll ständiger Porenschlie ßung de s mit einer Löse - oder Sperrschicht versehenen Papiers eine sehr gute Farbau s- beute er reicht werden könne. Inwiefern auch eine geringfügige Porosität der Löse - oder Sperrschicht für den Transferdruck geeignet sei, habe der Fac h- ma nn anhand von einfachen Versuchen ermitteln können, deren Anlegung und Ausführung seiner Routinetätigkeit zuzurechnen sei. III. Das Urteil des Patentgerichts hält den Angriffen der Berufung in e i- nem entscheidenden Punkt nicht stand. Der Gegenstand der Patentansprüche des Streitpatents ist dem Fachmann durch die vom Patentgericht angeführten Entgegenhaltungen nicht nahegelegt worden. 1. D ie K 7 offenbart e dem Fachmann, bei dem es sich entsprechend der Definition des Patentgerichts und in Übereinstimmu ng mit den Parteien um ein Team aus einem erfahrenen Papiertechnologen und einem auch über pra k- tische Kenntnisse verfügenden Ingenieur aus der Drucktech nik handelt, bereits kein Übertragungspapier für Tintenstrahldruck, das zumindest auf einer Seite mit ei ner mit einer Löse - oder Sperrschicht versehen ist . Die Entgegenhaltung konnte dem Fachmann auch keine Veranlassung zu weitergehenden Überl e- 20 21 - 10 - gungen geben, ein Übertragungspapier zu entwickeln, das für den Tintenstrah l- druck geeignet ist und über eine hohe Üb ertragungswirkung verfügt. Wie das Patentgericht im Ausgangspunkt zutreffend fest ge stellt hat , b e- trifft die K 7 Farbstoffzubereitungen, die sich in vorteilhafter Weise für die A n- wendung im Ink - Jet - Verfahren sowie beim textilen Sublimations - Transferdruck eignen sollen. Zur Anwendung der Farbzubereitung en im Ink - Jet - Verfahren wird ausgeführt , dass als geeignete Substrate neben Papier auch Trägermaterialien wie insbesondere textile Materialien, aber auch mit Kunststoff beschichtete Tr ä- ger wie Metallfolien i n Betracht kämen (K 7, S. 8, Z. 25 f. i . V . m . Z. 31 ff.). Zur Anwendung der Farbstoffzubereitungen beim textilen Sublimati on s- druck erfährt der Fachmann , dass ein Muster zunächst auf einem " Zwische n- träger " vorgebildet und anschließend durch Hitzeeinwirku ng auf einen " Träger " übertragen werde, wobei der Farbstoff sowohl beim Transfer selbst als auch in einem anschließenden Fixier - und Nachbehandlungsprozess fixiert werden könne (K 7, Z. 27 ff.). Während als geeignete " Träger " wiederum insbesondere textile Materialien oder mit Kunststoffen beschichtete Träger aufgeführt werden, wird nicht näher spezifiziert, welches Substrat als " Zwischenträger " eingesetzt werden kann. Hin sichtlich des Sublimations - Transfer sdrucks findet sich in der K 7 ein allgemein er V erweis auf Ull Edition, Band A26, Sei ten 499 bis 501 . Darin werden neben Nassübertragung s- v erfahren ( " 3.5.1 Wet - Transfer Printing " ) auch Heißübertragungsv erfahren ( " 3.5.2 Heat - Transfer Printing " ) auf geführt un d unter der Überschrift " Sublistatic Process " auch mehrere Sublimations übertragungs verfahren beschrieben , bei denen als Übertragungsträ ger etwa Papier verwendet wird, das auf der Übe r- tragungsseite eine dünne Schicht Stärke ( " thin lay of starch (ca. 3 g/m 2 ) " ) au f- 22 23 24 - 11 - weist. Das Tintenstrahldruckverfahren wird als Sublimationsü bertragungsve r- fahren an allerdings genauso wenig erwähnt wie als Übertragungsträger ein Papier benannt wird, das für Ti n- tenstrahldruck geeigne t und zumindest auf der zu bedruckenden Seite mit einer Löse - oder Sperrschicht ver sehen ist . Die Offenbarung eines solchen Papiers geht , anders als das Patentg e- richt meint, auch nicht aus dem Ausführungsbeispiel " Herstellung von Ink - Jet - Drucken auf Papi er " hervor (K 7, S. 14, Z. 17 ff.) . Darin wird zwar im Hinblick auf Druckversuche mit einem handelsüblichen In k - Jet - Drucker neben fünf ha n- delsüblichen , unbeschichteten Papieren a bis e auch ei n Intercopy Papier f au f- geführ t , das nacheinander mit Polyvinyla lkohol, Ethylhydroxyethylcellulose und Carboxymethylcellulose beschichtet wurde (K 7, S. 14, Z . 22 ff.) . Dafür, dass es sich bei diesem beschichteten Papier auch um ein Übertragungspapier für den Sublimations - Transferdruck und nicht lediglich um ein weiter es als Endsubstrat zu bedruckendes P apier handelt, findet sich an keiner Stelle der Vorveröffentl i- chung ein Anhalt. Dage gen spricht vielmehr , dass dieses Ausführungsbeispiel in der Entgegenhaltung unter der Überschrift " Applikation auf Papier " be schri e- ben (K 7, S. 14, Z. 9) und erläuternd ausgeführt wird, dass nach 24 Stunden Trocknungszeit die so hergestellten Drucke auf den genannten Papieren über gute Abriebfestigkeit, gute Wasserechtheit sowie gute Licht echtheit verfüg en (K 7, S. 14, Z. 36 ff.) . D iese E igenschaften werden im Dokument also nur mit Papier als Ziel träger im Tintenstrahldruck - Verfahren in Verbindung gebracht. Dass sie auch im Sublimations - Transferdruck eine gewisse Rolle spielen m ö- gen, wie die Klägerin in der mündlichen Verhandlung geltend g emacht hat, g e- nügt nicht, um in K 7 eine hinreichend konkrete Anregung für den Einsatz des solcherart präparierten Papiers auch als Übertragungspapier im Sublimations - Transferdruck zu sehen . 25 - 12 - Entgegen dem Vorbringen der Beklagten ergibt sich auch nichts anderes aus der K 7, wenn dort unter der Überschrift " Textile Applika tion " auf den sog. " K ogationstest " eingegangen wird , mit dem die Neigung der Tinten , Ablageru n- gen und Verstopfungen in den Düse n zu bil den, durch ei nen Vergleich des mi t t- lere n Tropfengew icht s vor und nach einer Million gedruckter Trop fen überprüft wird (K 7, S. 13, Z. 60 ff.) . Der Kogation stest dien t damit dem Nachweis der Eignung der in der K 7 vorgeschlagenen Farbstoffzubereitungen als Tinten für den Tinten strahldruck . Nur deshalb, weil das Testergebnis innerhalb eines mit " Textile Applikation " überschriebenen Dokumentabschnitts mitgeteilt wird, kann darin ohne rückschauende Betrachtung kein dem Fachmann hinreichend kon k- ret vermittelter Anlass gesehen werden, den Tintenstrahldruck mit de m Subl i- mations - Transferdruck in Verbindung zu bringen. Erst recht ist aus fachmänn i- scher Sicht kein Zusammenhang zwischen dem an anderer Stelle unter der Überschrift " Applikation auf Papier " als Beispiel f beschriebenen Bedrucken von beschichtetem Papier u nd eventuellen Einsatzmöglichkeiten solchen Papiers im textilen Sublimationsdruck mit Tintenstrahldruck zu erkennen . 2. Auch sonst ist dem Urteil des Patentgerichts kein Sta nd der Technik zu entnehmen, der dem Fachmann zum Prioritätszeitpunkt hätte Vera nlassung geben können, ein Übertragungspapier zu entwickeln, das für den Tintenstrah l- druck geeignet ist und über eine hohe Übertragungswirkung verfügt. Soweit das Patent gericht unter Berufung auf den einleitenden Teil des Streitpatents ausführt , es sei bekannt gewesen, dass sich für den Transferdruck das Auftragen einer Löse - und Sperrschicht auf Papier insbesondere im Fall von Tinten auf Wasserbasis als vorteilhaft erwie sen habe und dass als Materi a- lien dafür hydrophi le Polymere wie z.B. Carboxy methylc ellulose als geeignet erkannt worden sei en , wird damit kein geeigneter Ausgangspunkt für solche Überlegungen aufgezeigt. Die insoweit vom Patentgericht in Bezug genomm e- 26 27 28 - 13 - ne Stelle aus der Beschreibung des Streitpate nts (S. 2 Abs. 3) weist auf den Aufsatz K 9 hin , der sich mit der Beschleunigung des Farbstofftransfers beim Thermoumdruck und in diesem Zusammenhang auch mit Transferpapieren b e- fasst , die im Thermodruckverfahren mit in der Regel pastösen Farben beschic h- tet werden (etwa K 9, S. 488, l i . Sp. unter 4 ; S. 494, l i . Sp. unter 9.3 ) , ni cht aber mit Tintenstrahldruck und der dabei verwendeten dünnflüssigen Tinte . Gleiches gilt für die vom Patentgericht in Verbindung mit der Entgege n- haltung K 7 herangezogene K 6. Soweit dort auch auf die teilweise oder v ol l- ständige Schließung der Poren des Papiers hingewiesen wird (vgl. oben II let z- ter Absatz), derzufolge der Farbstoff nicht mehr in tiefere Schichten eindringen kann (K 6, S. 4 f.) , folgt daraus ke ine Anregung für den Fachmann, ein für den Tintenstrahldruc k geeignetes Übertragungspapier mit hoher Übertragungswi r- kung zu entwickeln. Daher wurde dem Fachmann die Lehre aus Patenta n- spruch 1 auch nicht ausgehend von der Entgegenhaltung K 6 nahegelegt. I V . Das Urteil des Patentgerichts stellt sich auch nicht au s anderen Gründen als zutreffend dar. 1. Entgegen der Ansicht der Beklagten ist die in Patentanspruch 1 des Streitpatents unter Schutz gestellte Erfindung so deutlich und vollständig offe n- bart, dass ein Fachmann sie ausführen kann. Eine Erfindung is t ausführbar offenbart , wenn der Fachmann ohne erfi n- derisches Zutun und ohne unzumutbare Schwierigkeiten in der Lage ist, die Lehre des Patentanspruchs auf Grund der Gesamtoffenbarung der Patentschrift in Verbindung mit dem allgemeinen Fachwissen am Anmeld e - oder Prioritätstag praktisch so zu verwirklichen, dass der angestrebte Erfolg erreicht wird (BGH, Urteil vom 4. Oktober 1979 X ZR 3/76, GRUR 1980, 166, 168 Doppelach s- aggregat; Urteil vom 11. Mai 2010 X ZR 51/06, GRUR 2010, 901 Rn. 31 29 30 31 32 - 14 - Polymerisie rbare Zementmischung ). Das Gebot der deutlichen und vollständ i- gen O ffenbarung erfordert es nicht, dass die Beschreibung Hinweise darauf enthält, wie alle denkbaren Varianten der Komponenten, die unter die funkti o- nelle Definition fallen, zu erzielen sind (B GH, Beschluss vom 11. September 2013 X ZB 8/12, GRUR 2013, 1210 Rn. 15 Dipeptidyl - Peptidase - Inhibitoren; EPA [TBK], Entscheidung vom 27. Januar 1988 T 292/85 Rn. 3.1.5 Polype p- tide Expression/GENENTECH I). Eine Erfindung ist daher grundsätzlich bereits dann hinreichend offenbart, wenn sie dem Fachmann mindestens einen Weg zur Ausführung aufzeigt (BGH, aaO - Dip e tidyl - Peptidase - Inhibitoren). Die Klägerin stellt die Ausführbarkeit der Erfindung im Hinblick auf Merkmal 1.4, w onach die Löse - oder Sperrschicht eine Porosität von höchstens 100 ml/min aufweisen darf, für den Fall in Frage, dass die Porosität des Basi s- papiers im Bereich von 0 bis 2000 ml/min liegt. Denn dann trage das Basism a- terial wesentlich zur nach dem Bendtsen - Test (ISO - Standard 5636 - 3, vgl. Streitpatent, Abs. 10, 26 ) gemessenen Gesamtporosität des beschichteten Übertragungsmediums bei und könne nicht mehr vernachlässigt werden. Die einzige alternative Möglichkeit, die Porosität der Löse - oder Sperrschicht zu be stimmen, indem man diese auf hochporöses Basispapier übertrage und dann eine Messung nach Bendtsen durchführe , sei nicht geeignet, weil sie zu fa l- schen Ergebnissen führe. Dass die Lehre aus Patentanspruch 1 nicht hinreichend deutlich und vollständig off enbart ist, kann selbst dann n icht angenommen werden, wenn dieses Vorbringen der Klägerin - entgegen dem Bestreiten der Beklagten - als zutreffend unterstellt wird. Denn es steht nicht in Frage, dass die Porosität der erfindungsgemäßen Löse - oder Sperrschi cht entsprechend den Angaben in der Streitpatentschrift ( Abs. 10, 26 ) nach dem Bendt sen - Test zuverlässig bestimmt werden kann, wenn die Porosität des Basispapiers im Bereich von etwa 2000 33 34 - 15 - bis etwa 3000 ml/min liegt, was nach den weiteren Angaben in der Str eitpaten t- schrift im Übrigen auch der allgemeinen Beschaffenheit des Basispapiers en t- spricht (Abs. 25 ) . Damit ist dem Fachmann jedenfalls in einer beträchtlichen Bandbreite ein gangbarer Weg zur Verwirklichung der Lehre aus Patenta n- spruch 1 so offen bart wor den, dass diese ausgeführt werden kann. 2. Der Gegenstand von Patentanspruch 1 des Streitpatents ist auch p a- tentfähig. a) Keine der von der Klägerin als neuheitsschädlich entgegengehalt e- nen Vorveröf fentlichungen offenbart die Erfindung vollständig. (1 ) Es kann schon nicht davon ausgegangen werden, dass K 6 ein Übe r- tragungspa p ier " für den Tintenstrahldruck " offenbart . Der Klägerin ist zwar darin beizutreten, dass die Präposition " für " auf eine Zweck - , Wirkungs - bzw. Funkt i- onsangabe hinweist . Solch e im Patentanspruch enthaltene Angaben nehmen nach ständiger Rechtsprechung als Bestandteile des Anspruchs jedenfalls an dessen Aufgabe teil, den geschützten Gegenstand zu bestimmen und damit zugleich zu begrenzen, indem sie das Vorrichtungselement, auf da s sie sich beziehen, als ein solches definieren, das so ausgebildet sein muss, dass es geeignet ist, den betreffende n Zweck, die Funktion oder die Wirkung zu erfüllen. In der Neuheitsprüfung gelten die allgemeinen Regeln , denen zufolge es darauf an kommt, w as einer Vorveröffentlichung unmittelbar und eindeutig zu entne h- men ist (vgl. etwa BGH, Urteil vom 16. Dezember 2008 X ZR 89/07, BGHZ 179, 168 Rn. 25 - Olanzapin) , auch für die objektive Eignung eines Gege n- stands mit Blick auf Zweck, Wir kung oder Funkti on sangaben in dem Patenta n- spruch, um dessen Vorwegnahme durch den Stand der Technik es geht . Daran fehlt es. K 6 befasst sich als Anmeldung aus dem Jahre 1985 nicht mit Tinte n- strahl - Sublimationstransferdruck, sondern mit Thermoumdruck unter Einsatz 35 36 37 - 16 - von gan z andere m Papier und anderen Farbstoffmaterialien. E s ist nicht s dafür ersichtlich, dass der Fachmann am Prioritätstag in Bezug auf K 6 Einsatzm ö g- lichkeit en im Tintenstrahldruck mitlas . Das findet im Übrigen seine Bestätig ung darin, dass auch in K 7 Versuc he zum Verhalten von im Tintenstrahldruck auf beschichtetem Papier aufgebrachter Tinte nicht mit dem Sublimations - Tr a nsferdruck in Verbindung gebracht wurden (oben III 1) . Im Übrigen fehlt es an einer Offenba rung des Merkmals 1.4, wonach die Schicht ein e Porosität von höchsten 100 ml/min aufweisen darf. I n der Entgegenhal tung wird zwar an einer Stelle als " weiterer Effekt " a n- gegeben, dass sich infolge der Beschichtung des Transferpapiers die Papie r- oberflächen glätten und sich die Poren teilweise oder vollständi g schließen (K 6, S. 4, Z. 36 ff.). Dieses vermeintliche teilweise oder völlige Schließen der Poren wird aber so undifferenziert un d oberflächlich mitgeteilt, dass dies aus fac h- männischer Sicht nicht als konkrete Anweisung zum technischen Handel n ve r- standen wird, das Papier exakt i. S. von Merkmal 1.4 zu präparieren, sondern nur als ein unspezifizierter Hinweis , durch Schichtauftrag eine Barriere gegen das zu tiefe Eindringen der Farbe in das Papier vorzusehen. N ähere Festlegu n- gen zur gewünschten Porosität der Monomer - oder Polymer beschichtung sind der K 6 genauso wenig zu entnehmen wie ein Hinweis darauf , dass ein niedr i- ger Porositätswert der Monomer - oder Polymerschicht besonders vorteilhaft für die angestrebte Verkür zung der Transferzeit ist, z umal handelsübliche - und damit aus fachlicher Sicht eher pastöse (K 26, S. 501, r e . Sp. Abs. 1 f. ) - Di s- persionsfarbstoffe verwendet werden sollen (K 6, S. 3, Z. 10; S. 6, Z. 30 f.; S. 7, Z. 26 f.; S. 8, Z. 12, Z. 34 f.) und nicht etwa dünnflüssige Tinten auf Wasserb a- sis. Es fehlt folglich in der K 6 an Angaben, aus denen sich für den Fachmann bei z war aufmerksamer Lektüre , aber ohne weitere eigene fachkundige Überl e- 38 39 - 17 - gungen erschließen konnte, dass die Löse - oder Sperrschicht nur eine Porosität von höchs ten s 100 ml/min aufweisen darf. Der Gegenstand von Patentanspruch 1 wird auch nicht durch das Au s- führungsbeispiel 1 der K 6 vorweggenommen . Soweit die Kläge rin bei dessen Nacharbeitung für die Beschichtung des Papiers das Produkt " ARSEL TD 60 - 1 " verwendet haben will , ist zu bedenken, dass in Beispiel 1 von K 6 zwar vorg e- geben wird , das holzfreie Papier mit einer 5%igen wässrigen Carboxymethylce l- lulose - Lösung zu beschichten. Unter " Carboxy methyl cellu lose " fällt aber, worauf auch in der mündlichen Verhand lung hingewiesen wurde, eine unüberseh bare Vielzahl verschiedener Verbindungen. Beschränk en sich die Angaben in Be i- spiel 1 von K 6 gleichwohl pauschal darauf, Carboxymethlycellulose zu ne h- men, ist der Offenbarungsgehalt genauso zu beurteilen, wie d ies rege lmäßig bei Strukturformeln der Fall ist . M it der Offenbarung einer chemischen Struktu r- formel, sind regelmäßig noch nicht die unter diese Formel fallenden Einzelve r- bindungen offenbart (BGH, Urteil vom 16. Dezember 2008 X ZR 89/07, BGHZ 179, 168 Rn. 28 ff. Olazapin). Dementsprechend werden durch das Beispiel 1 in K 6 auch nicht jegliche Übertragungspapiere vorweggenommen, deren Löse - oder Sperrschicht mit der in einem beliebigen Handelsprodukt enthaltenen Carboxymethylcellulose - Verbindung oder mit einem anderen Beschichtungsmi t- tel hergestellt wur de . Im Übrigen betrifft die K 6 , wie bereits das Patentgericht zutreffend au s- geführt hat, ein Transferdruckverfahren, bei dem der Farbstoffauftrag auf das Übertragungspapier im Kontaktdruckverfahren erfolgt un d der Farbstoff a n- schließend von dem Übertragungspapier auf ein anderes Substrat transferiert wird. Dabei werden gänzlich andere und für den Tintenstrahldruck ungeeignete Papiermaterialien und Farbstoffe in einem anderen Druckverfahren eingesetzt, als nach der Lehre des Streitpatents. Beispiel 1 soll mit der überwanderten 40 41 - 18 - Farbstoffmenge auch ganz andere Effekte offenbaren, als es dem Gegenstand von Patentanspruch 1 entspricht. Ein für Tintenstrahldruck geeignetes Übertr a- gungspapier ist damit nicht offenbart . (2 ) Die weiterhin von der Klägerin entgegengehaltene PCT - Anmeldung WO 97/33763 (K 17 , deutsche Übersetzung K 17a ) betrifft ein Verfahren, mit dem ein Bild auf ein Empfangselement, etwa ein Gewebe, unter Verwendung von zwei Erhitzungsschritten aufgebr acht wird. Dafür wird ein bedrucktes (Bild )Transfermaterial mit einer Trägerschicht und einer Transferschicht auf das Empfangselement aufgebügelt, wobei die Transferschicht und das Bild mit dem Empfangselement in Kontakt sind, die Trägerfolie abgezogen, e ine nich t- haftende Folie auf das Bild - Empfangselement aufgelegt und anschließend au f- gebügelt, um die Transferschicht in die Vertiefungen des Empfangselements zu pressen (K 17, S. 52; K 17a, S. 40 , Anspruch 1). Die Trägerschicht kann aus Papier oder einem ku nststoffbeschichteten Papier bestehen (K 17, S. 16, Z. 23 ff.; K 17a, S. 13 , Z. 2 f.). Auf die Trägerschicht kann eine Schmelztran s- ferschicht aufgetragen werden, die geeignet ist, das Bild aufzunehmen , was auch im Tintenstrahldruck erfolgen kann (K 17, S. 13, Z. 20 ff.; S. 16, Z. 34 f . ; K 17a, S. 10, Z. 19 ff.; S. 16, Z. 9 f.). Damit offenbart die K 17 ein für Tinte n- strahldruck geeignetes Übertragungspapier , das auf der zu bedruckenden Seite mit einer Transferschicht versehen ist. Bei dieser Transfersch icht handelt es sich jedoch nicht um eine Löse - oder Sperr schicht im Sinne der Lehre von Patentanspruch 1 , weil diese auch nach Abziehen de r Trägerfolie mit dem Bild auf dem Empfangselement ve r- bleibt und anschließend eine (weitere) nichthaftende Fol ie aufg elegt und aufg e- bügelt wird (K 17; K 17a, Anspruch 1). 42 43 - 19 - (3) Ähnlich verhält es sich mit der dem Streitpatent weiterhin entgege n- gehaltenen europäischen Patentanmeldung 0 649 753 (K 8). Darin wird ein Übertragungsmedium offenbart, das aus einem Basismateria l 601 besteht, we l- ches Papier sein kann, auf das eine Bindeschicht 602 laminiert ist, auf welcher eine Trennschicht 603 angeordnet ist, welche wiederum mit einer flüssigkeit s- reaktiven Harzschicht 604 bedeckt ist (vgl. den in K 8, Figur 2 , bildlich wiede r- ge gebenen Aufbau der Schichten sowie Sp. 10, Z. 50 ff.). Bei der Übertragung eines Bildes auf einen Stoff wird die Bindeschicht durch Erwärmen, etwa unter Verwendung eines Bügeleisens, geschmolzen, um die Bindekraft zwischen der Trennschicht und dem Basismat erial zu senken. Gleichzeitig wird die Tren n- schicht von dem Basismaterial zusammen mit der Tinte getrennt und auf den Stoff geklebt (K 8, Sp. 14, Z. 9 ff.), wobei die Bindeschicht auf dem Basismat e- rial verbleiben kann (K 8, Sp. 11, Z. 43 ff. ). Die Trennsch icht 603 kann nicht als erfindungsgemäße Löse - oder Sperrschicht angesehen werden, weil sie mit der Tinte auf das Endsubstrat übertragen wird. Die Bindeschicht 602 kann zwar auf dem Basismaterial verbleiben, ist aber gleichfalls keine Löse - oder Sperrschic ht im Sinne des Streitpatents, weil sie weder dazu dient , das zu tiefe Eindringen der Tinte in die Papierschicht zu verhindern, noch dazu, die Abgabe der Tinte an das Endsubstrat sicherzustellen; ihr Zweck liegt vielmehr darin, die Abtre n- nung der Trennschi cht vom Basismaterial zu ermöglichen (K 8, Sp. 14, Z. 12 ff.). (4) Die europäische Patentschrift 0 412 084 (K 4) offenbart ein Transfe r- druckverfahren, bei dem das Trägerpapier ein etwa mit Car boxymethylcellulose beschichtetes Papier mit einer Luftdurchl ässigkeit von 0,1 bis 3000 nm/Pa.s (entspricht unstreitig einer Porosität von 0,01 - 265 ml/min) sein kann (K 4, S. 3, Z. 33 ff.) . Damit ist zwar ein beschichtetes Übertragungspapier mit einer Poros i- tät von 0,01 - 265 ml/min offenbart, nicht aber eine Porositä t (alleine) der Schicht von höchstens 100 ml/min, wie sie in Merkmal 1.4 gefor dert wird, zumal, wie die 44 45 - 20 - Klägerin selbst ausgeführt hat, dass die Porosität von beschichtetem Papier entscheidend auch von der Porosität des Papiers abhängen kann. b) Der Ge genstand von Patentanspruch 1 beruht auch auf erfinder i- scher Tätigkeit. Wie bereits ausgeführt, war dieser ausgehend von der K 7, der K 9 oder der K 6 für den Fachmann nicht nahegelegt. Dasselbe gilt mit Blick auf die übrigen im Rechtsstreit vorgelegten En tgegenhaltungen. 3 . Aus den Ausführungen zur Patentfähigkeit des Patentanspruchs 1 folgt nicht nur ohne weiteres die Patentfähigkeit der auf diesen unmittelbar oder mittelbar rückbezogenen Patentansprüche 2 bis 12, sondern auch entspr e- chend die Patentf ähigkeit der Verfahrensansprüche 13 bis 17. 4 . Hinsichtlich der Patentfähigkeit des Verfah rensanspruchs 18 gege n- über den genannten Entgegenhaltungen kann ebenfalls auf die vorstehenden Ausführungen zu Patentanspruch 1 verwiesen werden, die entsprechend ge l- ten. Die Klägerin stellt die Neuheit des Gegenstands von Patentanspruch 18 darüber hinaus im Hinblick auf das europäische Patent 0 604 025 (K 19; deu t- sche Übersetzung K 19a) in Frage. Darin kann ihr nicht gefolgt werden. Die K 19 betrifft ein Bi lderzeugungsverfahren. Auf eine Trägeroberfläche (14) wird eine Flüssigkeitsschicht (12) aufgebracht, die aus Wasser, fluoriertem Öl, Glykol oder Siliconöl bestehen kann und als intermediäre Übertragung s- obe r fläche dient (K 19, Sp. 6, Z. 43 ff.). Auf die Ob erfläche der Flüssigkeit s- schicht wird ein Muster mittel s Tintenstrahldruck mit einer Phasenwechseltinte aufgebracht. Nachdem sich die Tinte verfestigt hat, wird diese auf ein Aufna h- memedium (28) , wie etwa Papier , übertragen. Damit ist ein Verfahren zum B e- 46 47 48 49 50 - 21 - d rucken einer Oberfläche (28), bei dem mit einem Tintenstrahldrucker ein Mu s- ter auf einem von Papier verschiedenen Trägermaterial gebildet wird, offenbart. Das Trägermaterial weist jedoch keine erfindungsgemäße Löseschicht auf, die - entsprechend den obi gen Erläuterungen - auch nach dem Farbtran s- fer auf dem Übertragungspapier verbleiben soll. Vielmehr handelt es sich bei der Flüssigkeitsschicht um eine Verbrauchsschicht ( " sacrificial layer " ), die w e- nigstens zum Teil zusammen mit dem übertragenen Bild auf das schließlich e Aufnahmemedium übertragen wird (K 19, Sp. 2, Z. 23 ff.; K 19a, S. 3, Abs. 1) . V. Die Kostenentscheidung beruht auf § 121 Abs. 2 PatG und § 91 Abs. 1 ZPO. Gröning Grabinski Hoffmann RinBGH Schuster ist infolge Erkran - kung an der Beif ügung ihrer Unter - schrift gehindert. Gröning Kober - Dehm Vorinstanz: Bundespatentgericht, Entscheidung vom 28.05.2013 - 3 Ni 6/12 (EP) - 51 52
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