BUNDESG E RICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL X ZR 69/11 Verkündet am: 7. Mai 2013 Wermes Justiz amtsinspektor als Urkundsbeamt er der Geschäftsstelle in dem Rechtsstreit Nachschlagewerk: ja BGHZ: ja BGHR: ja Fräsverfahren PatG § 139 Abs. 2, § 10 Abs. 1; ZPO § 256 Abs. 1 - a) Die für eine Klage auf Feststellung der Schadensersatzpflicht erforderliche Wahrscheinlichkeit, dass der Berechtigte aufgrund einer mittelbaren Paten t- verletzung einen Schaden erlitten hat, ist in der Regel zu bejahen, wenn z u- mindes t eine rechtswidrig und schuldhaft begangene mittelbare Verletzung s- handlung stattgefunden hat (Bestätigung von BGH, Urteil vom 13. Juni 2006 - X ZR 153/03, BGHZ 168, 124 = GRUR 2006, 839 Rn. 29 - Deckenheizung). - b) Dies gilt auch dann, wenn die mittelbare Patentverletzung nicht durch Li e- fern, sondern durch Anbieten eines der in § 10 Abs. 1 PatG genannten Mittel begangen wurde. PatG § 30 Abs. 3 Satz 2, ZPO § 265 Abs. 2 - a) Solange die Übertragung eines Patents nicht im Patentregister eingetr a- gen wurde, ist a llein der zuvor eingetragene Patentinhaber berechtigt, A n- sprüche wegen Verletzung des Streitpatents gerichtlich geltend zu machen. - b) Für die Sachlegitimation ist im Verletzungsrechtsstreit nicht der Eintrag im Patentregister, sondern die materielle Rechts lage maßgeblich. Der frühere Patentinhaber, der Ansprüche des neuen Patentinhabers auf Schadense r- satz oder Rechnungslegung geltend macht, muss deshalb seine Klage hi n- sichtlich des Zeitraums nach dem Rechtsübergang auf Leistung an den ne u- en Patentinhaber ri chten. BGH, Urteil vom 7. Mai 2013 - X ZR 69/11 - OLG München LG München I - 2 - Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 9. April 2013 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Meier - Beck, die Richter Dr. Grabinski, Dr. Ba cher und Hoffmann sowie die Richterin Schuster für Recht erkannt: Auf die Revision der Klägerin, die im Übrigen zurückgewiesen wird, wird das am 19. Mai 2011 verkündete Urteil des 6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts München im nachfolgend ersichtlichen U mfang aufgehoben, soweit darin zu ihren Lasten entschieden wurde. Die Berufung der Beklagten gegen das am 2. Februar 2005 verkü n- dete Urteil der 21. Zivilkammer des Landgerichts München I wird auch hinsichtlich der Ansprüche auf Rechnungslegung und Sch a- den sersatz zurückgewiesen, soweit diese auf die im Tenor des Ber u- fungsurteils unter I 1 bezeichneten Handlungen bezogen sind, jedoch mit der Maß gabe, dass für den Zeitraum ab 5. Juni 2012 die Sch ä- den zu ersetzen sind, die der A . AG, entstanden sind und noch entstehen werden und dass Schadensersatz und Rechnungslegung für diesen Zeitraum an die genannte Gesellschaft zu leisten sind. Soweit die Klägerin hinsichtlich der Ansprüche auf Rechnungslegung und Schadensersatz auch für den Zeitraum von 5. Juni 2012 bis 13. Juli 2012 Leistung an sich selbst geltend macht, verbleibt es bei der vom Berufungsgericht ausgesprochenen Klageabweisung. Hinsichtlich des weitergehenden Klagebegehrens wird die Sache zu neuer Verhandlung und Entsche idung, auch über die Kosten des Revisionsverfahrens, an das Berufungsgericht zurückverwiesen. Von Rechts wegen - 3 - Tatbestand: Die Klägerin nimmt die Beklagte wegen mittelbarer Verletzung eines Ve r- fahrenspatents in Anspruch. Die Klägerin ist Inhaberin des mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutsc h land erteilten europäischen Patents 1 034 865 (Klagepatents), das ein Fräsverfahren betrifft. Patentanspruch 1 des Klagepatents lautet in der erteilten Fassung in der Verfahrenssprache: "Fräsverfahren zur Herstell ung eines beliebigen Fertigteils (2) aus einem belie - bigen Rohteil (1) mittels einem Fräswerkzeug, dadurch gekennzeichnet, dass das Fräswerkzeug entlang einer kontinuierlichen spiralförmigen Führungsbahn (7, 7') von der Außenkontur des Rohteils (1) zur Kon tur (2') des Fertigteils (2) geführt wird und unter stetigem Materialabtrag eine kontinuierliche Gestaltänderung vom Ro h- teil (1) zum Fertigteil (2) erreicht wird." Auf eine von der Beklagten erhobene Nichtigkeitsklage hat der Senat das Klagepatent unter Abweisung der weitergehenden Klage teilweise für nichtig er - klärt (Urteil vom 2. März 2010 - X ZR 21/07) . In der geänderten Fassung sind in Patentan spruch 1 die Worte "eines beliebigen Fertigteils" ersetzt durch "einer Turbinenschaufel" und die beiden übri gen Stellen, die das Wort "Fertigteil" en t- hielten, entsprechend angepasst. Die Beklagte entwickelt und vertreibt Programme für den computerg e- steuerten Formen - und Werkzeugbau (Computer Aided Manufacturing CAM ). Im Dezember 2002 bewarb sie auf der Fach messe E . in mehreren Bro - schüren (K3 bis K5) unter der Bezeichnung "h . " ein aus verschie - denen Modulen bestehendes Programm paket, das zur Ansteuerung von Frä s- maschinen zur Herstellung von Turbinenschaufeln nach dem im Klagepatent gesch ützten Verfahren geeignet ist. Diese CAM - Software hat die Beklagte im gleichen Zeitraum auch auf ihren Internetseiten (K6) beworben. 1 2 3 4 - 4 - Das Landgericht hat dem auf mittelbare Verletzung des Klagepatents in der erteilten Fassung gestützten und auf Unterlass ung, Rechnungslegung und Feststellung der Schadensersatz - und Entschädigungspflicht gerichteten Kl a- gebegehren in vollem Umfang entsprochen. In der Berufungsinstanz hat die Klägerin ihre Klageanträge an die im Nichtigkeitsverfahren geänderte Fassung der Pat entansprüche angepasst und die Klage zurück genommen, soweit sie auf Feststellung der Entschädigungspflicht gerichtet war. Das Berufungsgericht hat der Beklagten lediglich verboten, Software für ein Fräsverfahren mit den im T e- nor des angefochtenen Urteils im Einzelnen aufgeführten Merkmalen des Kl a- gepatents anzubieten oder zu liefern, "ohne den Angebotsempfänger oder Abnehmer in derselben Schriftgröße wie die maximale Schriftgröße des Angebots darauf hinzuweisen, dass die Software nur mit Zustimmung der Kl ägerin als Inhaberin des [Klagepatents] zur Durchführung des vorbezeichneten Verfahrens zum Fräsen von Turbinenschaufeln verwendet werden darf." Die weitergehende Klage hat das Berufungsgericht abgewiesen. Dagegen wendet sich die Klägerin mit der vom Sen at zugelassenen Revision . Die Klägerin verfolgt ihr zweitinstanzliches Begehren im Hinblick auf die am 5. Juni 2012 erfolgte und am 13. Juli 2012 im Patentregister eingetragene Übertragung des Klagepatents auf die A . AG mit der Maßga - be weiter , dass Rechnungslegung und Schadensersatz für den Zeitraum nach der Eintragung, hilfsweise nach dem materiellen Rechtsübergang, an die neue Patentinhaberin zu leisten sind. Die Beklagte tritt dem Rechtsmittel entgegen. 5 6 7 8 - 5 - Entscheidungsgründe: Die R evision ist nur mit dem Hilfsantrag begründ et . I. Das Berufungsgericht hat seine Entscheidung im Wesentlichen wie folgt begründet: Der Klägerin stehe gegen die Beklagte wegen mittelbarer Patentverle t- zung ein Unterlassungsanspruch zu. Die von der Bekl agten angebotene CAM - Software stelle ein Mittel dar, das sich auf ein wesentliches Element der vom Klagepatent geschützten Erfindung beziehe. S ie sei zur Durchführung des p a- tentgemäßen Verfahrens nicht nur geeignet, sondern auch bestimmt. Letzteres ergebe sich daraus, dass die Beklagte das Programm spezifisch für den Einsatz zum Fräsen von Turbinenschaufeln beworben habe. In der Veröffentlichung der erwähnten Werbebroschüren und Internetseiten liege ein Angebot im Sinne von § 10 Abs. 1 PatG. Daraus ergebe s ich die Gefahr, dass die Beklagte die bewo r- bene Software an Kunden liefere. Der Beklagten stehe kein Vorbenutzungsrecht zu. Aus ihrem Vortrag und den vorgelegten Unterlagen ergebe sich nicht, dass schon frühere, vor der A n- meldung des Streitpatents ange botene Versionen der Software geeignet gew e- sen seien, um automatisch - d.h. ohne Import externer Programme oder man u- elle Eingriffe - eine Führungsbahn mit den in Patentanspruch 1 aufgeführten Merkmalen zu generieren. Der von der Beklagten erhobene Formstei n - Einwand sei unbehelflich, weil die Merkmale des Klagepatents wortsinngemäß verwir k- licht seien. Der Klageantrag entspreche den Anforderungen, die sich aus der En t- scheidung "Blasfolienherstellung" ergäben. Die Klägerin habe das eingesetzte Mittel, nämli ch Software, konkret bezeichnet. Die Klägerin könne aber nicht ve r- langen, dass die Beklagte Angebot und Vertrieb der Software schlechthin unte r- lasse. Die beworbene n Steuerungsprogramme könnten unstreitig auch paten t- frei eingesetzt werden, beispielsweise zu m Fräsen von Fertigteilen, die keine 9 10 11 12 13 - 6 - Turbinenschaufeln seien. Die Möglichkeit einer Abänderung der Software d a- hingehend, dass nur patentfreie Verwendungsmöglichkeiten erhalten blieben, sei nicht ersichtlich. Das mit dem ersten Hilfsantrag begehrte Verbot m it der Maßgabe, dass die Software nur dann geliefert werden dürfe, wenn sich der Empfänger zur Zahlung einer Vertragsstrafe für jeden Fall der Zuwiderhandlung verpflichte, sei der Beklagten ebenfalls nicht zumutbar. Angesichts des hohen Abgabepreises sei s chlecht vorstellbar, dass Dritte bereit seien, die Software unter diesen Rahmenbedingungen zu erwerben. Der Antrag auf Feststellung der Schadensersatzpflicht sei unbegründet. Die für die Begründetheit dieses Antrags erforderliche Wahrscheinlichkeit, da ss der Klägerin ein Schaden entstanden sei, könne nur dann bejaht werden, wenn die Beklagte mindestens ein Exemplar der angegriffenen Software tatsächlich an einen Abnehmer geliefert habe. Eine solche Lieferung könne im Streitfall nicht festgestellt werden . Die Verneinung des Schadensersatzanspruchs habe zur Folge, dass auch der geltend gemachte Anspruch auf Rechnungslegung unbegründet sei. II. Dies hält der rechtlichen Überprüfung in entscheidenden Punkten nicht stand. 1. Entgegen der Auffassung des Berufungsgerichts ist die für den A n- trag auf Feststellung der Schadensersatzpflicht erforderliche Möglichkeit, dass der Klägerin ein Schaden entstanden ist, im Streitfall gegeben. a) Der Klägerin stehen gegen die Beklagte Ansprüche aus § 139 PatG wegen mittelbarer Verletzung des Klagepatents (§ 10 PatG) zu. 14 15 16 17 - 7 - Zwischen den Parteien steht außer Streit, dass die von der Beklagten a n- gebotene CAM - Software jedenfalls bei Einbeziehung eines entsprechenden Programm - Moduls geeignet ist, ein Fräsverfahren zur He rstellung einer Turb i- nenschaufel auszuführen, das die Merkmale von Patentanspruch 1 des Klage - patents aufweist. Zu Recht hat es das Berufungsgericht auf Grund der Umstände des Strei t- falls ferner als offensichtlich angesehen, dass die mit dem genannten Pr o- gramm - Modul vertriebene Software zur Anwendung des patentgemäßen Ve r- fahrens bestimmt ist. Offensichtlichkeit liegt regelmäßig insbesondere dann vor, wenn der Lieferant in einer Gebrauchsanweisung, Bedienungsanleitung oder dergleichen auf die Möglichkeit patentgemäßer Verwendung hinweist oder di e- se gar empfiehlt (BGH, Urteil vom 9. Januar 2007 - X ZR 173/02, BGHZ 170, 338 = GRUR 2007, 679 Rn. 37 mwN - Haubenstretchautomat). In dem vor - gelegten Prospekt sowie in den im Wesentlichen inhaltsgleichen Ausführu ngen auf den Internetseiten der Beklagten wird der Einsatz der Software für spira l- förmiges Fräsen ("Spiralschruppen") von Turbinenschaufeln ausdrücklich he r- vorgehoben. b) Ob der Klägerin oder der neuen Patentinhaberin ein bezifferbarer Schaden entstand en ist, de n sie gemäß § 139 Abs. 2 PatG ersetzt verlangen kann , bedarf, wie auch das Berufungsgericht im Ansatz zutreffend gesehen hat, im vorliegenden Rechtsstreit keiner abschließenden Klärung. aa) Ein auf Feststellung der Schadensersatzpflicht geric hteter Klage - antrag ist, sofern eine Schutzrechtsverletzung vorliegt, schon dann begründet, wenn eine gewisse Wahrscheinlichkeit für den Eintritt eines Schadens besteht. Diese braucht nicht hoch zu sein. Ob und was für ein Schaden entstanden ist, bedarf ke iner Klärung, wenn nach der Erfahrung des täglichen Lebens der Ei n- tritt eines Schadens mit einiger Sicherheit zu erwarten ist. Hierfür genügt es in der Regel, wenn zumindest eine rechtswidrig und schuldhaft begangene Verle t- zungshandlun g vorliegt (BGH, Urte il vom 20. Mai 2008 - X ZR 180/05, BGHZ 176, 311 = GRUR 2008, 896 Rn. 26 mwN - Tintenpatrone I). 18 19 20 21 - 8 - Als Verletzungshandlung in diesem Sinn reicht entgegen der Auffassung des Berufungsgerichts eine mittelbare Patentverletzung im Sinne von § 10 PatG grundsä tzlich aus. Zwar ist im Falle einer mittelbaren Patentverletzung nur de r- jenige Schaden zu ersetzen, der durch die unmittelbare Patentverletzung der Abnehmer des Mittels entsteht (BGH, Urteil vom 7. Juni 2005 - X ZR 247/02, GRUR 2005, 848, 854 - Antriebssch eibenaufzug). Hieraus ist aber, wie der Senat klargestellt hat, nicht zu folgern, dass die hinreichende Wahrscheinlic h- keit eines Schadenseintritts nur dann zu bejahen ist, wenn mindestens eine unmittelbare Verletzungshandlung festgestellt worden ist. Grund sätzlich reicht es vielmehr aus, wenn die Voraussetzungen einer mittelbaren Patentverletzung vorliegen (BGH, Urteil vom 13. Juni 2006 - X ZR 153/03, BGHZ 168, 124 = GRUR 2006, 839 Rn. 29 - Deckenheizung). bb) Entgegen der Auffassung des Berufungsgericht s sind diese Grund - sätze nicht nur dann heranzuziehen, wenn eine mittelbare Patentverletzung durch Liefern von zur unmittelbaren Verletzung geeigneten und bestimmten Mitteln feststeht. Sie gelten auch dann, wenn lediglich die Verletzungsform des Anbietens festgestellt ist. Zwar kann das bloße Anbieten von Mitteln nicht zu einer unmittelbaren P a tentverletzung unter Einsatz dieser Mittel führen, sofern dem Angebot keine Lieferung nachfolgt. Schon das Anbieten begründet jedoch eine gewisse Wah r- scheinlichke it dafür, dass es auch zur Lieferung gekommen ist. Diese Wah r- scheinlichkeit reicht zwar zum Nachweis einer solchen Lieferung und damit für die Begründetheit einer bezifferten Schadensersatzklage in aller Regel nicht aus. Sie lässt aber nach der Erfahrung d es täglichen Lebens mit einiger Siche r- heit erwarten, dass ein Schaden entstanden ist, und führt deshalb zur Begrü n- detheit eines unbezifferten Antrags auf Feststellung der Schadensersatzpflicht. cc) Entgegen der Auffassung der Revisionserwiderung ist gr undsätzlich auch nicht danach zu differenzieren, ob das patentverletzende Angebot in U n- terlagen enthalten ist, die für eine unbestimmte Vielzahl von Adressaten b e- stimmt sind, wie dies etwa bei einem Prospekt oder bei einer Internetseite der 22 23 24 25 - 9 - Fall ist, oder ob es sich um ein indivi duelles, auf den Abschluss eines konkreten Vertrags gerichtetes Schreiben handelt. In allen diesen Konstellationen kann ein Angebot im Sinne von § 10 Abs. 1 PatG und damit eine mittelbare Paten t- verletzung vorliegen. Bereits dies beg ründet in der Regel eine hinreichende Wahrscheinlichkeit dafür, dass dem am Patent Berechtigten ein bezifferbarer Schaden entstanden ist. 2. Für das Begehren nach Rechnungslegung gilt im Ergebnis nichts anderes . a) Das Berufungsgericht hat diesen A nspruch als unbegründet anges e- hen, weil es einen Schadensersatzanspruch der Klägerin verneint hat. Diese Prämisse ist aus den oben dargelegten Gründen unzutreffend. Der Anspruch auf Auskunft und Rechnungslegung dient der erleichterten Bezifferung und Du rchsetzung von Schadensersatz - und sonstigen Zahlung s- ansprüche n , die dem Berechtigten aufgrund der Schutzrechtsverletzung z u- stehen. Er ist zwar ausgeschlossen, wenn feststeht, dass dem Berechtigten ein solcher Zahlungsanspruch nicht zusteht. Jedenfalls dan n, wenn die Vorausse t- zungen für eine Feststellung der Schadensersatzpflicht vorliegen, hat der B e- rechtigte aber auch Anspruch auf Erteilung der zu r Berechnung und Durchse t- zung des Ersatzanspruchs erforderlichen Informationen. b) Entgegen der Auffassung der Revisionserwiderung ist der Anspruch nicht durch Erfüllung erloschen. 26 27 28 29 - 10 - Dabei kann dahingestellt bleiben, ob die Behauptung der Beklagten, sie habe die angegriffene Software nicht an Dritte geliefert, bereits eine abschli e- ßende und umfassende Auskunf t zu getätigten Lieferungen darstellt. Die Au s- kunft ist jedenfalls insoweit unvollständig, als es um das Anbieten der Software geht. 3. Die Revision rügt, das Berufungsgericht sei zu Unrecht davon au s- gegangen, dass die Software der Beklagten nicht mit zumutbarem Aufwand so abgeändert werden könne, dass sie nur für patentfreie Verwendungsmöglic h- ke i ten geeignet ist. Diese Rüge ist ebenfalls begründet. a) Die Klägerin hat sich , wie die Revision im Einzelnen aufgezeigt hat, in der Vorinstanz das Vorbr ingen der Beklagten zu eigen gemacht, bei dem Programm "h . " handle es sich um ein modulares Programmpaket, das neben dem Modul oder den Algorithmen, die ein Verfahren nach dem Kl a- gepatent steuerten, weitere Funktionalitäten enthalte. Vor dies em Hintergrund hat sie vorgetragen, das Modul oder die Algorithmen, die das patentgemäße Verfahren zur Herstellung von Turbinenschaufeln steuerten, könnten ohne ne n- nenswerten Aufwand aus dem Programmpaket entfernt werden. Das Berufungsgericht hat hinge gen angenommen, die Möglichkeit einer Programmänderung sei weder ersichtlich noch dar gelegt. Es hat hierbei, wie es in seinem den Antrag der Klägerin auf Berichtigung des Tatbestandes able h- nend en Beschluss vom 28. Juni 2011 ausgeführt hat, den abweichenden Vo r- trag der Klägerin zwar gesehen, aber für unsubstantiiert erachtet. Damit hat das Berufungsgericht zu hohe Anforderungen an die Substant i- ierung des Klägervortrags gestellt . Im Hinblick auf den Vortrag der Beklagten, den die Klägerin in diesem Zusamm enhang ausdrücklich aufgegriffen hat, brauchte die Klägerin keine Einzelheiten dazu darzulegen, wie die einzelnen 30 31 32 33 34 35 - 11 - Module von h . so getrennt werden können, dass der Vertrieb die - ser CAM - Software keine mittelbare Verletzung des Klagepatents dar stellt. Die Beklagte hat ausweislich des angefochtenen Urteils geltend gemacht, dass h . aus mehreren Modulen bestehe, die nach dem jeweiligen Kundenwunsch zusammengestellt würden, und dass sie nach der Anmeldung des Streitpatents keine So ftware an Dritte geliefert habe, in die das Modul, mit der das patentgemäße Fräsverfahren durchgeführt werden kann, eingebaut gewesen sei. Damit ist der Klägervortrag, wonach eine die mittelbare Verle t- zung des Klagepatents vermeidende Modifikation der Soft ware möglich ist, b e- stätigt. Bei dieser Ausgangslage ist unerheblich, welche konkreten Maßnahmen erforderlich sind, um eine solche Modifikation zu erreichen. Insoweit hätte der Beklagten, die anders als die Klägerin mit dem Aufbau der Software vertraut ist, ohnehin eine sekundäre Darlegungslast oblegen. b) Der vom Berufungsgericht angeführte Umstand, die bestehende Software könne unstreitig zur Herstellung von anderen Gegenständen als Turbinenschaufeln eingesetzt werden, führt nicht zu einer abweiche nden Be - urteilung. Auch diese Erwägung steht der Annahme nicht entgegen , dass die einze l- nen Module der Software so zusammengestellt werden können, dass nur die patentgemäßen Funktionen entfallen. In dem von der Klägerin vorgelegten Pro - spekt werden ver schiedene Funktionen gerade zur Bearbeitung von Turbine n- schaufeln hervorgehoben. Dass mit denselben Funktionen und Programm - Modulen auch andere Werkstücke bearbeitet werden können und dass diese Nutzungsmöglichkeit für die Beklagte von wirtschaftlichem Int eresse ist, e r- schließt sich daraus nicht. Angesichts dessen und angesichts des Umstandes, dass die Beklagte im Zusammenhang mit der Verletzungsfrage wiederholt den modularen Aufbau des Programms in den Vordergrund gestellt hat, hätte es näheren Vortrags de r Beklagten dazu bedurft, dass diejenigen Teile des Pr o- 36 37 38 39 - 12 - gramms , die für die in K4 beworbenen Funktionen zur Bearbeitung von Turb i- nenschaufeln benötigt werden, nur mit unverhältnismäßigem Aufwand von den übrigen Teilen getrennt werden können. Erst dann läge es an der Klägerin, di e- sen Vortrag zu widerlegen. III. Der Senat kann nur über einen Teil des noch anhängigen Streit - gegenstandes in der Sache entscheiden. 1. Soweit die Klägerin die Feststellung der Schadensersatzpflicht sowie Rechnungslegung hins ichtlich der im Tenor des angefochtenen Urteils bezeic h- neten Handlungen begehrt, ist die Klage aus den oben dargelegten Gründen begründet. Die Beklagte hat das Klagepatent jedenfalls dann verletzt, wenn sie die angegriffene Software ohne den im Tenor d es angefochtenen Urteils bezeic h- neten Hinweis angeboten oder geliefert hat. Der Klägerin stehen deshalb jede n- falls hinsichtlich solcher Handlungen Ansprüche auf Schadensersatz und Rec h- nungslegung zu. 2. Soweit sich die Klageansprüche auf Angebote oder L ieferungen mit dem im Tenor des angefochtenen Urteils bezeichneten Hinweis beziehen, b e- darf es noch weiterer tatrichterlicher Feststellungen. Die Beklagte wird im wieder eröffneten Berufungsrechtszug Gelegenheit zu ergänzendem Vortrag zu der Frage haben , welche Gründe einer die mitte l- bare Verletzung des Klagepatents vermeidenden Modifikation der CAM - Software entgegenstehen. Hierbei wird sie insbesondere klarstellen können, ob sich ihr im Berufungsurteil wiedergegebenes Vorbringen, "die beworbene Sof t- ware " könne zur Herstellung von anderen Gegenständen als Turbinenschaufeln eingesetzt werden, auf dasselbe Modul bezieht, das zur Herstellung von Turb i- nenschaufeln geeignet ist. Sofern dies der Fall sein sollte, wird sie näher darz u- legen haben, aus welchen Grü nden dieses Modul nicht so geändert werden kann, dass die Funktionen zur Herstellung von Turbinenschaufeln für den B e- 40 41 42 43 44 - 13 - nutzer nicht zugänglich sind. Wenn die Beklagte der ihr insoweit obliegenden sekundären Darlegungslast nachkommt , wird es der Klägerin ob li egen, darz u- legen und zu beweisen, dass eine entsprechende Modifikation der Software mit zumutbarem Aufwand möglich ist. 3. Wegen der Übertragung des Klagepatents kann die Klägerin alle noch in Streit stehenden Ansprüche nur noch mit der Maßgabe geltend m a- chen, dass Rechnungslegung und Schadensersatz für die Zeit ab dem 5. Juni 2012 an die neue Patentinhaberin zu leisten sind. a) Die erst nach Schluss der mündlichen Verhandlung in der Berufung s- instanz erfolgte Übertragung des Klagepatents ist im Streit fall nicht nur im nach der Zurückverweisung wieder eröffneten Berufungsverfahren, sondern au s- nahmsweise schon im Revisionsverfahren zu berücksichtigen . Die Berücksichtigung neuen Vortrags in der Revisionsinstanz ist au s- nahmsweise zulässig, wenn sich die vorgetragenen Tatsachen erst nach dem Schluss der mündlichen Verhandlung in der Berufungsinstanz ereignet haben, wenn sie unstreitig sind und wenn schützenswerte Belange der Gegenseite nicht entgegenstehen (vgl. nur BGH , Urteil vom 21. April 2010 - VIII Z R 97/09, NJW - RR 2010, 1162 Rn. 21 mwN). Diese Voraussetzungen sind im Streitfall erfüllt. Die Beklagte hat den Vo r- trag der Klägerin zur Übertragung des Klagepatents nicht bestritten. Die B e- rücksichtigung dieses Vortrags ermöglicht es dem Senat, die von ihm ausz u- sprechende Feststellung der Schadensersatzpflicht und die Verurteilung zur Rechnungslegung an die geänderte Rechtslage anzupassen. Schützenswerte Belange der Beklagten stehen dem nicht entgegen. Vielmehr liegt es auch i n ihrem wohlverstandenen Int eresse, dass der Urteilsausspruch die Person, an die Rechnungslegung und Schadensersatz zu leisten sind, in Einklang mit der materiellen Rechtslage wiedergibt. 45 46 47 48 - 14 - b) Gemäß § 265 Abs. 2 Satz 1 ZPO haben die nach Rechtshängigkeit erfolgte Veräußerung des K lagepatents und die nachfolgende Eintragung des Rechtsübergangs im Patentregister auf den Rechtsstreit keinen Einfluss. Die Klägerin bleibt prozessual befugt, auch diejenigen Ansprüche weiterhin geltend zu machen, die infolge der Übertragung des Patents de r neuen Inhaberin z u- stehen. Ungeachtet des § 265 Abs. 2 Satz 1 ZPO ist jedoch zu berücksichtigten, dass die Klägerin mit der Übertragung des Klagepatents ihre Sachlegitimation teilweise verloren hat. Soweit die geltend gemachten Ansprüche nunmehr der ne uen Patentinhaberin zustehen, muss die Klägerin ihre Anträge deshalb auf Leistung an diese umstellen (vgl. nur BGH, Urteil vom 29. August 2012 - XII ZR 154/09, NJW 2012, 3642 Rn. 8 mwN). c) Entgegen der Auffassung der Klägerin sind die Ansprüche auf Sch a- densersatz und Rechnungslegung nicht erst mit der Eintragung der neuen I n- haberin im Patentregister übergegangen , sondern schon im Zeitpunkt des m a- terielle n Rechtsübergang s. Nach einer Übertragung des Patents bleibt allerdings gemäß § 30 Abs. 3 Satz 2 P atG der frühere Patentinhaber nach Maßgabe des Patentgesetzes b e- rechtigt und verpflichtet, solange der neue Inhaber nicht im Patentregister ei n- getragen ist. Diese Wirkung tritt nicht nur in Verfahren vor dem Patentamt und dem Patentgericht sowie gerichtlic he n Verfahren zur Überprüfung patentamtl i- cher Entscheidungen ein, sondern auch in einem Rechtsstreit wegen der Ve r- letzung des Patents. Solange die Rechtsänderung nicht im Patentregister ei n- getragen wurde, ist allein der zuvor eingetragene Patentinhaber ber echtigt, A n- sprüche wegen Verletzung des Streitpatents gerichtlich geltend zu machen (vgl. nur Benkard/Rogge/Grabinski, PatG, 10. Auflage, § 139 PatG Rn. 16; Bu s- se/Brandt, PatG, 7. Auflage, § 30 Rn. 34; Rogge GRUR 1985, 734, 736). 49 50 51 52 - 15 - Die Eintragung im Pate ntregister hat aber keinen Einfluss auf die materie l- le Rechtslage (Benkard/Schäfers, PatG, 10. Auflage, § 139 PatG Rn. 8 ; Busse/ Brandt, PatG, 7. Auflage, § 30 Rn. 3 2 ; Rogge GRUR 1985, 734 f. ; Rauch GRUR 2001, 588, 590 ) . Sie wirkt weder rechtsbegründend no ch rechtsvernic h- tend (BGH, Urteil vom 27. Mai 1952 - I ZR 138/51, BGHZ 6, 172, 177 = GRUR 1952, 564, 566 - Wäschepresse). Ihre Legitimationswirkung ist beschränkt auf die Befugnis zur Führung von Rechtsstreitigkeiten aus dem Patent (BGH, Urteil vom 24. Okt ober 1978 - X ZR 42/76, BGHZ 72, 236, 239 f. = GRUR 1979, 145, 146 - Aufwärmvorrichtung). Für den Zeitraum zwischen Rechtsübergang und Eintragung fallen deshalb die materielle Berechtigung und die Verfahrensbete i- ligung auseinander (BGH, Beschluss vom 17. A pril 2007 - X ZB 41/03, BGHZ 172, 98 = GRUR 2008, 87 Rn. 26 - Patentinhaberwechsel im Einspruchsverfa h- ren). Daraus ergibt sich, dass für die Sachlegitimation im Verletzungsrecht s- streit nicht der Eintrag im Patentregister, sondern die materielle Rechtsla ge maßgeblich ist. Der bisherige Patentinhaber, der in Ausübung der ihm nach § 30 Abs. 3 Satz 2 PatG zustehenden Befugnis die Ansprüche des neuen Inh a- bers prozessual geltend macht, muss seine Klage, soweit die begehrten Lei s- tungen an eine bestimmte Person zu erbringen sind, deshalb für den Zeitraum nach dem materiellen Rechtsübergang auf Leistung an den neuen Patentinh a- ber umstellen. Soweit Unterlassungsansprüche geltend gemacht werden, hat dies ebenso wie in den Fällen des § 265 Abs. 2 Satz 1 ZPO - k eine Auswirkungen auf den Inhalt der Klageanträge. So weit ein Unterl assungsanspruch aus § 139 Abs. 1 PatG besteht, ist der Beklagte auf die Klage des hierzu nach § 30 Abs. 3 Satz 2 PatG legitimierten früheren Patentinhabers nicht zur Unterlassung g e- genüber einem bestimmten Berechtigten, sondern zur Unterlassung schlechthin zu verurteilen (vgl. nur Pitz GRUR 2010, 688, 689). Bei der Feststellung der Schadensersatzpflicht und bei der Verurteilung zu Auskunft und Rechnungslegung ist hingegen anzugeben, wes sen Schaden zu 53 54 55 56 - 16 - ersetzen ist bzw. wem gegenüber die Informationen zu erteilen sind. Insoweit ist eine Verurteilung auch auf eine Klage des durch § 30 Abs. 3 Satz 2 PatG leg i- timierten früheren Patentinhabers hin nur zugunsten des tatsächlichen Recht s- inhabers möglich, auch wenn dieser noch nicht im Patentregister eingetragen ist. Eine abweichende Beurteilung kann nicht auf die Erwägung gestützt we r- den, die materielle Rechtslage habe unberücksichtigt zu bleiben, weil es and e- renfalls erforderlich werden könnt e, allein wegen eines Teilaspekts des Sch a- densersatzanspruchs eine gegebenenfalls mühselige und schwierige Bewei s- aufnahme oder Rechtsaufklärung vorzunehmen (so aber OLG Düsseldorf, Urteil vom 24. Juni 2011 - 2 U 26/10, juris Rn. 109 ; Kühnen, Handbuch der P atentve r- letzung, 6. Auflage, Rn. 812; Verhauwen GRUR 2011, 116, 119 f. ). Der Zweck des § 30 Abs. 3 Satz 2 PatG ist aus den dargelegten Gründen darauf b e- schränkt, eine eindeutige Legitimationsgrundlage für die prozessuale Gelten d- machung von Rechten durch un d gegen den Patentinhaber zu schaffen. Die Vorschrift kann hingegen nicht dahin ausgelegt werden, dass sie den Verle t- zungsrichter auch hinsichtlich der materiell - rechtlich relevanten Fragen jeglicher Beweisaufnahme oder Rechtsaufklärung entheben soll. Eine r derart weitre i- chenden Auslegung steht entgegen, dass dem Patentregister keine rechts - begründende oder rechtsvernichtende Wirkung zukommt. Würde einer Regi s- tereintragung hinsichtlich der materiellen Rechtslage die Wirkung einer unwide r- leglichen Vermutung beigemessen (so OLG Düsseldorf und Kühnen aaO), könnte dies zu einem Rechtsverlust führen, den der Erwerber eines Patents weder durch umgehende Anmeldung der Rechtsänderung noch durch Recht s- mittel gegen eine verzögerte oder zu Unrecht abgelehnte Registerei ntragung vollständig vermeiden könnte. Dafür bietet § 30 Abs. 3 Satz 2 PatG keine au s- reichende Grundlage. d) Die Eintragung im Patentregister ist für die Beurteilung der Frage, wer materiell - rechtlich Inhaber des Patents ist, dennoch nicht bedeutungslo s. Ihr kommt im Rechtsstreit eine erhebliche Indizwirkung zu. 57 58 - 17 - Nach § 30 Abs. 3 Satz 1 PatG darf das Patentamt eine Änderung in der Person des Patentinhabers nur dann im Register vermerken, wenn sie ihm nachgewiesen wird. Der Nachweis muss zwar nicht zw ingend durch Vorlage von Urkunden erfolgen, aus denen sich das Rechtsgeschäft oder das sonstige Ereignis, das die Übertragung bewirkt hat, unmittelbar ergibt. Gemäß § 28 Abs. 2 DPMAV genügt es vielmehr, wenn der zuvor eingetragene Inhaber den Antrag auf Um schreibung zusammen mit dem Rechtsnachfolger unterschreibt oder wenn der Rechtnachfolger eine Zustimmungserklärung des zuvor eing e- tragenen Inhabers vorlegt. Auch in diesen Konstellationen spricht aber eine h o- he Wahrscheinlichkeit dafür, dass die Eintragung des Rechtsübergangs im P a- tentregister die materielle Rechtslage zuverlässig wiedergibt. Angesichts dessen bedarf es in einem Verletzungsrechtsstreit regelmäßig keines weiteren Vortrags oder Beweisantritts, wenn sich eine Partei auf den aus dem Patentre gister ersichtlichen Rechtsstand beruft. Eine Partei, die geltend macht, die materielle Rechtslage weiche vom Registerstand ab, muss vielmehr konkrete Anhaltspunkte aufzeigen, aus denen sich die Unrichtigkeit ergibt. We l- che Anforderungen hierbei zu stellen sind, hängt von den Umständen des Ei n- zelfalles ab. So wird der Vortrag, ein im Patentregister eingetragener Recht s- übergang habe einige Wochen oder Monate vor dessen Eintragung stattgefu n- den, in der Regel keiner nähere n Substantiierung oder Beweisführung b edü r- fen. Der Vortrag, der eingetragene Inhaber habe das Patent nicht wirksam oder zu einem anderen Zeitpunkt erworben, erfordert demgegenüber in der Regel nähere Darlegungen dazu, woraus sich die Unwirksamkeit des eingetragenen Rechtsübergangs ergeben soll . e) Wie weit die Indizwirkung des Patentregisters im Einzelfall reichen kann und ob sie - was durchaus denkbar erscheint - zu einer Umkehr der B e- weislast zugunsten dessen führen kann, der sich auf den aus dem Patentregi s- ter ersichtlichen Rechtsstand be ruft, bedarf im Streitfall keiner Entscheidung. Die Beklagte hat den Vortrag der Klägerin, der Übergang des Klage - patents habe am 5. Juni 2012 stattgefunden , nicht bestritten . Damit steht für 59 60 61 62 - 18 - den vorliegenden Rechtsstreit fest, dass die neue Patentinhab erin das Schut z- recht an diesem Tag erworben hat. Die für den Zeitraum bis 13. Juli 2012 durch § 30 Abs. 3 Satz 2 PatG und für den Zeitraum danach durch § 265 Abs. 2 Satz 1 ZPO prozessual weiterhin legitimierte Klägerin kann die Ansprüche auf - 19 - Schadenser satz und Rechnungslegung deshalb nur mit der Maßgabe geltend machen, dass diese Leistungen für die Zeit ab 5. Juni 2012 an die neue Paten t- inhaberin zu erbringen sind. Der weitergehende Hauptantrag der Klägerin ist unbegründet. Meier - Beck Grabinski Bacher Hoffmann Schuster Vorinstanzen: LG München I, Entscheidung vom 02.02.2005 - 21 O 4664/04 - OLG München, Entscheidung vom 19.05.2011 - 6 U 2347/05 -
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