BUNDESGERICHTSHOFIM NAMEN DES VOLKESURTEILX ZR 7/00Verkündet am: 24. September 2003WermesJustizhauptsekretärals Urkundsbeamterder Geschäftsstellein der PatentnichtigkeitssacheNachschlagewerk:jaBGHZ:jaBGHR: ja blasenfreie Gummibahn IPatG (1981) §§ 81 ff.Im Patentnichtigkeitsverfahren bedarf es der Feststellung des Gegenstandseines angegriffenen Patentanspruchs nur in dem Umfang, wie dies zurPrüfung der Bestandsfähigkeit des Patents gegenüber dem geltend ge-machten Nichtigkeitsgrund erforderlich ist. Für diese Feststellung gelten diegleichen Grundsätze wie bei der Feststellung des Sinngehalts und bei derAuslegung des Patents im Verletzungsstreit. Dabei darf im Nichtigkeitsver-fahren nicht etwa deshalb eine einengende Auslegung der angegriffenenPatentansprüche zugrunde gelegt werden, weil mit dieser die Schutzfähig-keit eher bejaht werden könnte.EPÜ Art. 138 Abs. 1; IntPatÜG Art. II § 6 Abs. 1; PatG (1981) § 21 Abs. 1Eine "unangemessene Anspruchsbreite" füllt für sich gesehen einen dergesetzlichen Nichtigkeitsgründe grundsätzlich nicht aus. - 2 -EPÜ Art. 56, PatG (1981) § 4Eine von einem bestimmten Zweck oder Ergebnis losgelöste, letztlich nachBelieben getroffene Auswahl eines engeren Bereichs aus einem größerenist für sich grundsätzlich nicht geeignet, eine erfinderische Leistung zu be-gründen.BGH, Urt. v. 24. September 2003 - X ZR 7/00 - Bundespatentgericht - 3 -Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlungvom 3. Juni 2003 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Melullis und die Richter Prof.Dr. Jestaedt, Scharen, Keukenschrijver und Asendorffür Recht erkannt:Auf die Berufung der Klägerin, die im übrigen zurückgewiesen wird,wird das Urteil des 4. Senats (Nichtigkeitssenats) des Bundespatentge-richts vom 12. Oktober 1999 abgeändert:Das europäische Patent 0 433 563 wird unter Abweisung der weiterge-henden Klage mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der BundesrepublikDeutschland dadurch teilweise für nichtig erklärt, daß sein Patentan-spruch 1 folgende Fassung erhält, auf die sich die Patentansprüche 2und 3 zurückbeziehen:"1.Verfahren zur Herstellung einer Gummibahn mit folgenden Verfah-rensschritten:- der noch ungehärteten Gummimasse wird vor der Vulkanisationeine Fraktion vulkanisierten, zerkleinerten Materials mit unregel-mäßiger Grundstruktur in räumlich gleichmäßiger Verteilung bei-gemischt, die eine durch Siebanalyse ermittelbare Partikelgrößedes Materials von 0,7 mm ± 0,1 mm in einer Menge von 1 4Gew.%, bezogen auf das Gesamtmischungsgewicht, aufweist,- das so erhaltene Gemisch wird kalandriert- und anschließend ausvulkanisiert,- so daß die so hergestellte Gummibahn blasenfrei ist."Von den Kosten des Rechtsstreits tragen die Klägerin drei Viertel unddie Beklagte ein Viertel. - 4 -Von Rechts wegenTatbestand: Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des am 13. September 1990 unterInanspruchnahme der Priorität einer deutschen Patentanmeldung vom22. Dezember 1989 angemeldeten und mit Wirkung für die BundesrepublikDeutschland erteilten europäischen Patents 0 433 563 (Streitpatents), das ein"Verfahren zur Herstellung einer blasenfreien, kalandrierten Gummibahn" betrifftund drei Patentansprüche umfaßt, die in der Verfahrenssprache Deutsch wie folgtlauten:"1.Verfahren zur Herstellung einer blasenfreien, kalandrierten Gummi-bahn, in dem man der noch ungehärteten Gummimasse, vor derVulkanisation, eine Fraktion vulkanisierten, zerkleinerten Materialsmit unregelmäßiger Grundstruktur in räumlich gleichmäßiger Ver-teilung beimischt, wobei man eine durch Siebanalyse ermittelbarePartikelgröße des Materials von 0,7 mm ± 0,1 mm wählt bei einerDosierung von 1 4 Gew.%, bezogen auf das Gesamtmischungs-gewicht, und wobei man anschließend das Gemisch ausvulkani-siert. 2.Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß man zu-sätzlich, unmittelbar vor der Vulkanisation, auf die Oberfläche derGesamtmischung vulkanisiertes, zerkleinertes Material mit einerKorngröße von 20 80% der gewünschten Enddicke der Gummi-bahn gleichmäßig aufstreut in einer Menge zwischen 5 und 50 g/m2,und daß man anschließend mittels einer glatten Walze bei einem - 5 -Druck von 3 15 bar das aufgestreute Material bis zum Oberflä-chen-Niveau der Gummimasse eindrückt. 3.Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß man alsletzten Schritt vor der Vulkanisation die Oberfläche des Vulkanisa-tes mit einer Prägestruktur versieht.Die Klägerin hat beantragt, das Streitpatent für nichtig zu erklären. Sie hatgeltend gemacht, daß dessen Gegenstand nicht patentfähig sei, weil er durch denStand der Technik, wie ihn insbesondere die US-Patentschrift 2.535.034(Armstrong), die deutsche Patentschrift 36 23 795 (Rehau) und die Unterlagen dernach dem Gesetz der Alliierten Hohen Kommission Nr. 8 vom 20. Oktober 1949(AHK 8) übergeleiteten, unter dem Aktenzeichen M 3872 XII/39a geführtendeutschen Altpatentanmeldung vom 22. Juli 1941 (Michelin; Beschreibung vom26.5.1952; Hinweis auf die Auslegung vom 30.10.1952) bildeten, vorweggenom-men, jedenfalls aber für den Fachmann nahegelegt gewesen sei; sie hat sichzudem auf weitere Literaturstellen gestützt. Die Beklagte ist der Klage entgegenge-treten; das Bundespatentgericht hat sie abgewiesen.Mit ihrer Berufung verfolgt die Klägerin ihr erstinstanzliches Klageziel weiter.Sie macht weiter sinngemäß geltend, daß die Erfindung nicht so deutlich offenbartsei, daß ein Fachmann sie ausführen könne. Die Beklagte tritt dem Rechtsmittelentgegen. Hilfsweise verteidigt sie das Streitpatent mit folgendem, hinsichtlichkleiner Versehen korrigiertem Patentanspruch 1, auf den sich die Patentansprüche2 und 3 zurückbeziehen sollen:"1.Verfahren zur Herstellung einer Gummibahn mit folgenden Verfah-rensschritten:- der noch ungehärteten Gummimasse wird vor der Vulkanisationeine Fraktion vulkanisierten, zerkleinerten Materials mit unregel-mäßiger Grundstruktur in räumlich gleichmäßiger Verteilung bei- - 6 -gemischt, die eine durch Siebanalyse ermittelbare Partikelgrößedes Materials von 0,7 mm ± 0,1 mm in einer Menge von 1 4Gew.%, bezogen auf das Gesamtmischungsgewicht, aufweist,- das so erhaltene Gemisch wird kalandriert- und anschließend ausvulkanisiert,- so daß die so hergestellte Gummibahn blasenfrei ist."Die Klägerin sieht auch die hilfsweise verteidigte Fassung der Patentansprü-che als nicht schutzfähig an.Prof. Dr.-Ing. D. M. , hat imAuftrag des Senats ein schriftliches Gutachten erstellt, das er in der mündlichenVerhandlung erläutert und ergänzt hat. - 7 -Entscheidungsgründe: I. Die zulässige Berufung führt zur Abänderung des angefochtenenUrteils und zur Nichtigerklärung des Streitpatents im Umfang seines Patentan-spruchs 1 und der Unteransprüche in Rückbeziehung auf diesen, während sie ohneErfolg bleibt, soweit die Beklagte das Streitpatent mit den Patentansprüchen nachHilfsantrag verteidigt. Insoweit kann was zu Lasten der Klägerin geht der Senatnicht feststellen, daß der Gegenstand des Streitpatents nicht patentfähig ist (Art. II§ 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatÜG; Art. 138 Abs. 1 Buchst. a; Art. 52 ff. EPÜ). Die inRückbeziehung auf den nicht bestandsfähigen Patentanspruch 1 in der erteiltenFassung nicht verteidigten Patentansprüche 2 und 3 des Streitpatents werden inder Rückbeziehung auf den hilfsweise verteidigten Patentanspruch 1 von diesemmitgetragen. Durchgreifende Bedenken gegen die Ausführbarkeit der unter Schutzgestellten Gegenstände bestehen nicht (Art. II § 6 Nr. 2 IntPatÜG; Art. 138 Abs. 1Buchst. b EPÜ); dies gilt sinngemäß auch für die hilfsweise verteidigten Patentan-sprüche.II. 1.Das Streitpatent betrifft ein Verfahren zur Herstellung einer blasenfrei-en, kalandrierten Gummibahn. Ein auf eine solche Gummibahn gerichteterSachanspruch ist im Streitpatent nicht enthalten. Danach ist die Gummibahn alssolche zwar vom Schutz des Streitpatents als unmittelbares Verfahrenserzeugniserfaßt (§ 9 Nr. 3 PatG i.V.m. Art. 64 EPÜ), sie ist dagegen nicht Gegenstand desPatents (vgl. Senat BGHZ 95, 295, 298 borhaltige Stähle).2.Das Streitpatent bezeichnet es als üblich, zur Herstellung von Elasto-mer-Bahnenwerkstoffen und von bahnenförmigen Dichtungsmaterialien imKalandrierverfahren einen Rohling entsprechender Dicke herzustellen und diesensodann einem kontinuierlichen Vulkanisationsprozeß zu unterziehen. Dabeientstehe jedoch kein blasenfreier Rohling, weil sich im Kalandrierverfahrenvorgebildete Blasen in der Rohlingsbahn im Fertigerzeugnis nachteilig bemerkbar - 8 -machten; insbesondere träten Ausschuß und Fehlerstellen auf, die bei Flachdich-tungen die Funktionsfähigkeit gefährdeten.3.Durch das Streitpatent soll demgegenüber ein Verfahren zur Verfü-gung gestellt werden, mit dem ohne sonstige Qualitätsverluste blasenfreiekalandrierte Gummibahnen hergestellt werden können (vgl. Beschreibung S. 2 Z.24 27).4. a)Hierzu lehrt das Streitpatent ein Verfahren mit folgenden Merkmalen:(1)Der noch ungehärteten Gummimasse wird beigemischt(1.1) eine Fraktion vulkanisierten Materials(1.2) in räumlich gleichmäßiger Verteilung(1.3) in einer Dosierung von 1 4 Gew.%, bezogen auf das Gesamt-mischungsgewicht.(2)Das beigemischte vulkanisierte Material(2.1) ist zerkleinert,(2.1.1)weist eine Partikelgröße von 0,7 mm ± 0,1 mm auf und(2.2) hat eine unregelmäßige Grundstruktur.(3)Anschließend wird das Gemisch ausvulkanisiert.b)Die Beschreibung des Streitpatents gibt erläuternd an, systematischeVersuche hätten überraschenderweise ergeben, daß bei Einhaltung der inPatentanspruch 1 angegebenen Grenzen ein Optimum an Blasenfreiheit in derElastomerbahn erreicht werde. Zerkleinertes Material mit unregelmäßigerRaumstruktur sei mühelos zu erreichen, wenn man vulkanisierte Teile wieProduktionsrückstände in einer Prallmühle vermahle. - 9 -c)Die Angabe, daß die Beimischung vor der Vulkanisierung erfolgt,enthält dabei keinen sachlichen Überschuß gegenüber der weiteren Angabe imPatentanspruch, daß das Gemisch anschließend ausvulkanisiert wird.d)Das Kalandrieren stellt nach der Formulierung des Patentanspruchs 1keinen eigenen Verfahrensschritt dar, es ist vielmehr lediglich als Eigenschaft oderZustand ("kalandriert") des angestrebten Produkts formuliert. In welcher Formdiesem die Eigenschaft des Kalandriertseins vermittelt wird, ergibt sich aus derFormulierung des Patentanspruchs nicht. Die Eigenschaft, in bestimmter Weisehergestellt zu sein, muß einem Verfahrenserzeugnis auch nicht notwendiganzusehen sein. Aus der Sicht des Fachmanns erscheint sie daher nur als einHinweis, mit dem nicht ein Herstellungsschritt, sondern ein Zustand desVerfahrenserzeugnisses kurz und prägnant umschrieben wird.Dies zeigt zugleich, daß bei einem Patentanspruch, der wie hier auf ein Her-stellungsverfahren gerichtet ist, Angaben, die sich auf Eigenschaften des mit demVerfahren herzustellenden Erzeugnisses beziehen, aber selbst nicht alsVerfahrensschritt formuliert sind, jedenfalls nicht notwendig und nicht ohne weiteresEinschränkungen des Gegenstands des Patentanspruchs dahin bedeuten, daß eineaus der Eigenschaft abzuleitende weitere, im Patentanspruch aber nicht alsVerfahrensschritt genannte Maßnahme ihrerseits zum Gegenstand des Patentan-spruchs gehört.III.Entgegen der Auffassung der Klägerin ist die Erfindung im Streitpatentso deutlich und vollständig offenbart, daß ein Fachmann, als den der Senat inÜbereinstimmung mit den Ausführungen des gerichtlichen Sachverständigen einenHochschulingenieur der Fachrichtung Verfahrenstechnik mit Erfahrungen auf demGebiet der Kautschukverarbeitung ansieht, sie ausführen kann.1.Die Klägerin hat ihre Auffassung im wesentlichen damit begründet,daß Patentanspruch 1 nach seiner Formulierung jede beliebige Gummimasse und - 10 -damit auch solche erfasse, bei denen Blasenbildung nicht auftrete. Das steht derAusführbarkeit indessen schon deshalb nicht entgegen, weil auch bei derartigenAusgangsmaterialien die Verfahrensschritte, die Gegenstand des Patentanspruchssind, ausgeführt werden können; nur hierauf kann es aber nach der Formulierungdes Patentanspruchs ankommen, nicht dagegen auf eine Sinnhaftigkeit derAnweisung bei allen denkbaren Ausführungsformen. Selbst wenn man dies anderssehen wollte, entstände bei der Anwendung des Verfahrens auf Gummimassen, beidenen Blasenbildung nicht auftritt, im übrigen ebenfalls eine blasenfreieGummibahn.2.Die Klägerin macht weiter geltend, nur einer der in der Beschreibungangegebenen Versuche führe mit den dort angegebenen Parametern zu einerblasenfreien Bahn. Hierauf kommt es indessen schon deshalb nicht an, weil es fürdie Bejahung der Ausführbarkeit ausreicht, wenn lediglich ein gangbarer Weg zumAusführen der Erfindung offenbart ist (vgl. Senat BGHZ 147, 306, 316 ff. Taxol).3.Aus dem gleichen Grund geht auch das Argument der Klägerin fehl,es wären Angaben über die Druckverhältnisse und die Temperatur bei derVulkanisation erforderlich gewesen, da Blasenbildung nur dann auftrete, wenn derVulkanisationsprozeß bei geringem Druck ausgeübt werde. Darüber hinaus hat dergerichtliche Sachverständige insoweit bei seiner Anhörung zur Überzeugung desSenats ausgeführt, daß das Auffinden dieser Parameter von einem Anwender despatentgemäßen Verfahrens auch ohne nähere Hinweise in der Streitpatentschrifterwartet werden konnte.4.Die schließlich von der Klägerin jedenfalls implizit vertretene Auffas-sung, Patentanspruch 1 müsse eine vollständige Lehre zum technischen Handelnaufweisen, ist, wie der Senat erst kürzlich ausgeführt hat, rechtlich nicht zutreffend.Die Angaben, die der Fachmann zur Ausführung der Erfindung benötigt, müssennicht sämtlich im Patentanspruch enthalten sein; es genügt vielmehr, wenn sie sichaus dem Inhalt der Patentschrift insgesamt ergeben (Sen.Urt. v. 1.10.2002 X ZR - 11 -112/99, GRUR 2003, 235 Kupplungsvorrichtung II). Bei den in den Patentan-spruch aufgenommenen Maßnahmen ist bei der Prüfung der ausführbarenOffenbarung deshalb nicht danach zu fragen, ob diese bei isolierter Betrachtung fürsich als "hinreichend" gewertet werden können.5.Daran, daß der Fachmann die in Patentanspruch 1 genannten Maß-nahmen im Verfahrensgang vornehmen kann, bestehen auch nach dem in dermündlichen Verhandlung überzeugend näher erläuterten Gutachten desgerichtlichen Sachverständigen keine Zweifel.6.Die von der Klägerin weiter angesprochene Anspruchsbreite bildetkeinen Grund, das Streitpatent für nichtig zu erklären. Auch wenn die Patentan-sprüche über einen der Erfindung angemessenen Umfang hinausgehen sollten, fülltdas für sich gesehen keinen der gesetzlichen Nichtigkeitsgründe aus (vgl. Busse,PatG 5. Aufl. 1999 § 34 PatG Rdn. 88). Sofern sich aus der Rechtsprechunginsbesondere des House of Lords (GRUR Int. 1998, 412, 419 Biogen/Medeva;sogenannte "Biogen insuffiency"; vgl. auch Gerechtshof Den Haag BIE 1999, 394,397) etwas anderes ergeben sollte, könnte der Senat für eine solche Auffassungkeine Stütze in dem abschließenden Katalog der Nichtigkeitsgründe erkennen. Indiesem Zusammenhang kommt es zudem darauf, wieweit die Ausführungsbeispielezu blasenfreien Gummibahnen führen, schon deshalb nicht an, weil die Gummibah-nen nicht Gegenstand des Patentanspruchs sind. Schließlich erscheint der Angriffaber auch sachlich nicht als berechtigt, weil nach den von der Klägerin nichtwiderlegten Ausführungsbeispielen jedenfalls eines zu einer blasenfreien undmehrere zu deutlich blasenärmeren Bahnen führen.IV.Der wie unter II. erläutert verstandene Patentanspruch 1 des Streit-patents in seiner erteilten Fassung ist gegenüber dem Stand der Technik nichtschutzfähig. - 12 -1. a)Der Prüfung der Schutzfähigkeit ist die in den Patentansprüchen unterSchutz gestellten Lehre zu unterziehen. Dabei bedarf es der Feststellung desGegenstands der angegriffenen Patentansprüche nur in dem Umfang, wie dies zurPrüfung der Bestandsfähigkeit des Patents gegenüber den geltend gemachtenNichtigkeitsgründen erforderlich ist. Für diese Feststellung gelten die gleichenGrundsätze wie bei der Feststellung des Sinngehalts und bei der Auslegung desPatents im Verletzungsstreit (vgl. Sen.Urt. v. 7.11.2000, berichtigt am 9.1.2001 XZR 145/98, GRUR 2001, 232 Brieflocher).b)Grundlage für die Bestimmung der danach geschützten Lehre ist dasVerständnis der Patentansprüche durch den maßgeblichen Fachmann. Erscheinen auch unter Heranziehung von Beschreibung und Zeichnungen Formulierungenin den Patentansprüchen als mehrdeutig, ist gleichwohl zu ermitteln, welcheVorstellungen der Fachmann mit ihnen verbindet. Dabei darf im Nichtigkeitsverfah-ren nicht etwa deshalb eine einengende Auslegung der angegriffenen Patentan-sprüche zugrunde gelegt werden, weil mit dieser die Schutzfähigkeit eher bejahtwerden könnte.2.Das Verfahren nach Patentanspruch 1 des Streitpatents in seinererteilten Fassung ist allerdings neu; keine der Entgegenhaltungen offenbart einVerfahren mit sämtlichen dort vorgesehenen Maßnahmen.a)Die auf das Jahr 1941 zurückgehende Patentanmeldung M 3872XII/39a (Michelin) betrifft ein Verfahren zur Aufarbeitung von Altkautschuk, der ausabgenutzten Erzeugnissen wie Reifen in großen Mengen anfällt. Nach dem dortgemachten Vorschlag werden einer vulkanisationsfertig vorliegenden Kautschuk-mischung polyedrisch gekörnte (vulkanisierte) Altkautschukteile einverleibt. DieAngabe, "die Mengenanteile der Körner und des Frischgemisches sind beliebig",stellt es dabei in das Belieben der Fachwelt, in welchen Mengen die Beimischungerfolgt, und erfaßt somit auch die Mengenangabe des Streitpatents. Dabei kanndahinstehen, ob dies in einer für die Prüfung auf Schutzfähigkeit gegenüber dem - 13 -Stand der Technik relevanten Weise geschieht, etwa als Offenbarung einerBereichsangabe in der Form 0% (vgl. Sen.Urt. v. 7.12.1999 X ZR40/95, GRUR 2000, 591, 593 f. Inkrustierungsinhibitoren), wogegen Bedenkengeltend gemacht werden könnten, weil die Angabe, die Werte könnten beliebiggewählt werden, sich einer konkreten Bereichsangabe gerade enthält. Angaben zurTeilchengröße in der Entgegenhaltung fehlen ganz und sind, wie der gerichtlicheSachverständige auf Befragen in der mündlichen Verhandlung angegeben hat,dieser auch nicht zu entnehmen. Damit mag zwar der Gegenstand des Patentan-spruchs 1 des Streitpatents unter die allgemeinere Lehre der Entgegenhaltungfallen; ein Neuheitshindernis stellt dies schon deshalb nicht dar, weil dasStreitpatent eine zusätzliche Maßnahme vorsieht, die die Entgegenhaltung nichtoffenbart.b)Die auf eine Anmeldung aus dem Jahr 1946 zurückgehende US-Patentschrift 2.535.034 (Armstrong) betrifft die Herstellung von Kautschukfolien undplatten ("sheets"). Sie hat sich zum Ziel gesetzt, die dabei auftretende Blasenbil-dung zu verhindern, ohne auf das Material während des Aushärtens hohe Drückeaufbringen zu müssen. Die Entgegenhaltung schlägt hierfür die Zugabe verschie-dener Zusatzstoffe zum unvernetzten (d.h. noch nicht vulkanisierten) Kautschuksowie bestimmte Temperatur- und Druckführungen vor. Das Material kannkalandriert werden und wird einer Aushärtung unterzogen. Ein Hinweis auf dieBeimischung vulkanisierten Materials findet sich nicht; das haben auch dassachkundig besetzte Bundespatentgericht und der gerichtliche Sachverständige sogesehen. Damit sind die Merkmalsgruppen (1) und (2) nicht vorweggenommen.c)Die deutsche Patentschrift 36 23 795 (Rehau) betrifft die Verwendungeiner Fraktion gehärteter Partikel aus elastomerem Material als Beimischung zuElastomeren vor deren Aushärtung. Dadurch sollen "definiert unruhige" Oberflächenvon Elastomerprodukten erzeugt werden. Hierunter fällt, wie der gerichtlicheSachverständige in der mündlichen Verhandlung überzeugend angegeben hat, eineetwa auftretende Blasenbildung nicht. Die einzusetzenden Materialien umfassen - 14 -auch die Gummimasse und die Fraktion vulkanisierten Materials nach Patentan-spruch 1 des Streitpatents. Das beizumischende Material weist dabei in teilweiserÜbereinstimmung mit dem Streitpatent eine Partikelgröße von 0,1 mm bis 1 mmauf. Das Ausgangsmaterial wird im Lauf des Herstellungsverfahrens einer Härtungunterzogen (Beschreibung Sp. 3 Z. 55 f.); von diesem Begriff ist, wie dergerichtliche Sachverständige in der mündlichen Verhandlung bestätigt hat, auchdas Ausvulkanisieren erfaßt. Damit nimmt diese Entgegenhaltung jedenfalls dieMerkmale (1), (1.1), (2), (2.1.1) und (3) vorweg. Die Anteile betragen jedochabweichend vom Gegenstand des Patentanspruchs 1 des Streitpatents 5 bis 60,bevorzugt 20 bis 40, Teile von 100 Teilen und liegen daher außerhalb des inMerkmal (1.3) des Patentanspruchs 1 des Streitpatents genannten Bereichs; daßdie Angabe hier anders als im Streitpatent nicht auf das Gewicht, sondern auf dasVolumen abstellt, spielt wegen des nahezu gleichen spezifischen Gewichts derMaterialien nach den überzeugenden Angaben des gerichtlichen Sachverständigenim Ergebnis keine Rolle. Dies schließt es aus, Patentanspruch 1 des Streitpatentsals durch die Entgegenhaltung neuheitsschädlich getroffen anzusehen.d)Der sonst noch genannte Stand der Technik liegt weiter ab und kanndie Neuheit der in Patentanspruch 1 des Streitpatents unter Schutz gestellten Lehrenicht in Frage stellen.3.Bei Anlegung der oben genannten Maßstäbe erfaßt Patentanspruch 1selbst dann, wenn man alle in ihm enthaltenen Angaben als Lösungsmerkmaleverstehen wollte, Ausführungsformen, die durch den Stand der Technik jedenfallsnahegelegt sind. Damit beruht er nicht auf erfinderischer Tätigkeit (Art. 54, 56 EPÜ).a)Der Formulierung in Patentanspruch 1 des Streitpatents läßt sich eineexakte Eingrenzung des Begriffs "kalandriert" nicht entnehmen. Die Anhörung desgerichtlichen Sachverständigen hat ergeben, daß dieser Begriff auch so verstandenwerden kann, daß er nicht nur das Kalandrieren als einzigen Arbeitsschritt zurAusbildung der Bahnform, sondern als weitere Alternative auch ein Extrudieren mit - 15 -anschließendem Glattwalzen umfaßt. Nach den überzeugenden Ausführungen desgerichtlichen Sachverständigen wird das (reine) Kalandrierverfahren vor allem beider Herstellung breiterer Gummibahnen eingesetzt, während das Extrudierverfah-ren mit anschließendem Glattwalzen (das der gerichtliche Sachverständigezunächst ebenfalls, nach näherer Diskussion mit den Parteien und dem Gerichtaber im weiteren Verlauf seiner Anhörung nicht mehr, dem Kalandrieren zugeordnethat) bevorzugt bei der Erzeugung schmalerer Gummistreifen in Betracht kommt.Daß die Ausführungsbeispiele des Streitpatents durchwegs ein Kalandrieren imengeren Sinn, d.h. nicht das Extrudieren mit nachfolgendem Walzen, betreffen,führt schon wegen ihres Beispielcharakters in den Augen des Fachmanns nicht zueiner Festlegung auf ein engeres Verständnis. Dieses aus der Sicht desFachmanns unsichere Verständnis des "Kalandriertseins" (s. oben II.4.d) legte esselbst unter Berücksichtigung des weiteren Umstands, daß die Gefahr derBlasenbildung gerade bei einem Kalandrieren im engeren Sinn bestand, für ihnjedenfalls nicht nahe, darin unter Außerachtlassen der für eine Verfahrensmaß-nahme ungewöhnlichen sprachlichen Einkleidung einen konkreten Verfahrens-schritt, insbesondere mehr als das Vorhandensein einer breit ausgewalzten,dünnen Kautschukbahn zu sehen, wie sie auch mittels eines Extrudier- undWalzverfahrens erzeugt werden kann.b)Patentanspruch 1 bezieht somit jedenfalls auch die nach den unwider-sprochen gebliebenen und für den Senat überzeugenden Ausführungen desgerichtlichen Sachverständigen am Prioritätstag des Streitpatents bereits bekannteKombination von Extrusion mit nachfolgendem Glattwalzen ein. Auch wenn dabeidie Beifügung von Körnchen zur Herstellung der Blasenfreiheit schon deshalb nichterforderlich ist, weil bei einem solchen Verfahren nach den überzeugendenAusführungen des gerichtlichen Sachverständigen eine Blasenbildung nicht auftritt,kam diese Maßnahme aus der Sicht des Fachmanns aber etwa zur Herstellung vonunruhigen Oberflächen, wie dies die deutsche Patentschrift 36 23 795 beschreibt, inBetracht. Daß die im Streitpatent unter Schutz gestellten Parameter von den indieser deutschen Patentschrift genannten abweichen, läßt vor dem Hintergrund, - 16 -daß es nach dem unter II. erläuterten Verständnis des Patentanspruchs 1 desStreitpatents in seiner erteilten Fassung auf den Zweck der Beimischung nichtankommt, die Annahme einer erfinderischen Tätigkeit nicht zu. Eine von einembestimmten Zweck oder Ergebnis losgelöste, letztlich nach Belieben getroffeneAuswahl eines engeren Bereichs aus einem größeren ist für sich nämlichgrundsätzlich nicht geeignet, eine erfinderische Leistung zu begründen.c)Dabei kommt es notwendigerweise schon auf Grund der Beliebigkeitder Maßnahme nicht darauf an, ob der Fachmann Anlaß hatte, diese vorzunehmen.Der insbesondere in der Praxis des Europäischen Patentamts entwickeltesogenannte "could-would-test" (vgl. u.a. Schulte, PatG, 6. Aufl. 2001, § 4 Rdn. 62;Benkard, EPÜ, 2002, Art. 56 Rdn. 60; Kroher in Singer/Stauder, EPÜ, 2. Auflage2000, Art. 56 Rdn. 58 ff.; White, C.I.P.A. Guide to the Patents Acts. 5th ed., 2001,Rdn. 3.33, jeweils m.w.N.) mag vielfach für die Beurteilung der erfinderischenTätigkeit wertvolle Fingerzeige geben. Er kann aber in solchen Fällen nichtweiterführen, in denen wie hier dem Fachmann eine beliebige Auswahl anMöglichkeiten zur Verfügung stand; Kriterien für eine Vorzugswürdigkeit einerbestimmten Alternative aber fehlen.d)Bei der gleichmäßigen Verteilung und der unregelmäßigen Grund-struktur des beizufügenden Materials handelt es sich ersichtlich um Trivialitäten, diesich mehr oder weniger zwangsläufig oder nach Belieben ergeben. Die schließlichnoch im Patentanspruch 1 des erteilten Patents aufgeführte Maßnahme desanschließenden Ausvulkanisierens ist eine Selbstverständlichkeit.V.Der Senat kann demgegenüber nicht feststellen, daß das in Patentan-spruch 1 des Streitpatents in seiner hilfsweise verteidigten Fassung unter Schutzgestellte Verfahren gegenüber dem Stand der Technik nicht patentfähig ist. Insoweitsprechen vielmehr gewichtige Argumente für das Vorliegen einer erfinderischenLeistung. Gegen seine urspüngliche Offenbarung bestehen keine Bedenken; auch - 17 -ist er durch das erteilte Patent gedeckt, die Patentinhaberin konnte sich daher aufihn zurückziehen.1.Diese Fassung unterscheidet sich von der des erteilten Patents da-durch, daß sie deren weitere Angaben zu Merkmalen der anspruchsgemäßenProblemlösung macht. Sie enthält den weiteren Verfahrensschritt des Kalandrierensdes Gemischs vor dem Ausvulkanisieren sowie eine Festlegung dahin, daß dasVerfahrenserzeugnis, die Gummibahn, infolge der Durchführung des Verfahrensblasenfrei ist. Mit der Formulierung "so daß" im Zusammenhang mit der Beschrei-bung des durch das patentgemäße Verfahren zu erhaltenden Erzeugnisses wirdzum Ausdruck gebracht, daß das Erzeugnis maßgeblich zumindest auch auf diesenMaßnahmen beruhen muß, d.h., daß die weiteren Maßnahmen jedenfalls im Sinnnicht hinwegzudenkender Bedingungen für die Blasenfreiheit (mit)ursächlich seinmüssen. Bestärkt wird dies dadurch, daß auch das Kalandrieren als Verfahrens-schritt ausdrücklich in das geschützte Verfahren einbezogen wird. Da dieseMaßnahme in ihrem engeren Verständnis nach den überzeugendenAusführungen des gerichtlichen Sachverständigen bei seiner Anhörung imbesonderen Maß die Gefahr von Gaseinschlüssen mit sich bringt, unterstreicht ihreEinbeziehung die kausale Verknüpfung auch dieser vorgeschlagenen Maßnahmemit den Eigenschaften des herzustellenden Erzeugnisses.2.Der Gegenstand des hilfsweise verteidigten Patentanspruchs 1 istneu, wie sich schon aus den Ausführungen zu Patentanspruch 1 des Streitpatentsin seiner verteidigten Fassung ergibt.3.Für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit sieht der Senat alsnächstkommenden Stand der Technik die deutsche Patentschrift 36 23 795 an, diesich zwar ein anderes Ziel gesetzt hat als das Streitpatent, aber die meistenmerkmalsmäßigen Übereinstimmungen mit diesem aufweist. Für die Dosierungsan-gabe in Merkmal (1.3) läßt sich ein Naheliegen nicht feststellen. Insbesondere waraus der Sicht des Fachmanns ein Grund dafür, den in der Entgegenhaltung - 18 -genannten Mengenbereich zu unterschreiten, nicht zu erkennen. Die danachbevorzugten Werte lagen am anderen Ende des offenbarten Bereichs. Für eineEignung der Zugabe zur Vermeidung einer Blasenbildung ist der Entgegenhaltungfür den hier interessierenden Wertebereich nichts zu entnehmen; sie ist dortüberhaupt nicht angesprochen. Auch dem Stand der Technik im übrigen sindzielführende Hinweise nicht zu entnehmen. Für den Fachmann ergab sich damitkeinerlei Hinweis auf die für die Verhinderung einer Blasenbildung geeignetenMaßnahmen. Da die Zugabe der vulkanisierten Teile nach der deutschenPatentschrift 36 23 795 einem ganz anderen Zweck dient, hatte der Fachmannkeinen Anlaß, sich darüber Gedanken zu machen, ob er mit der gegenüber demunteren Grenzwert allerdings relativ geringen Modifikation der Dosierunggegenüber dieser Entgegenhaltung eine Beeinflussung der Blasenbildung erreichenkonnte. Damit fehlte es zugleich an einer Anregung, die dort offenbarten Werte mitder Zielrichtung der Blasenfreiheit zu ändern.Die US-Patentschrift 2.535.034 geht zur Vermeidung der Blasenbildungeinen ganz anderen Weg und sieht schon eine Beimischung vulkanisiertenMaterials nicht vor.Der allgemeinen Angabe in der Michelin-Anmeldung, man könne zur Wie-derverwendung von Altkautschuk Beimischungen in beliebiger Mengevornehmen, konnte der Fachmann, wenn er vor das Problem der Vermeidung derBlasenbildung gestellt war, ebenfalls keine Anregung entnehmen, die Dosierung derBeimischung gegenüber dem Rehau-Patent zu diesem Zweck auf bestimmte Wertezu konzentrieren. Die Entgegenhaltung enthält hierzu keinen Hinweis.Gesichtspunkte, die bei dem hilfsweise verteidigten Patentanspruch 1gleichwohl eine Verneinung der erfinderischen Tätigkeit rechtfertigen könnten, sindnicht hervorgetreten. - 19 -VI.Die Kostenentscheidung beruht auf § 121 Abs. 2 PatG i.V.m. § 91ZPO.MelullisJestaedtScharenKeukenschrijverAsendorf
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