BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL X ZR 70/11 Verkündet am: 22. Januar 2013 Wermes Justiz amtsinspektor als Urkundsbea m t er der Geschäft s stelle in dem Rechtsstreit - 2 - Der X . Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhan d l ung vom 22. Januar 201 3 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Meier - Beck , die Richter Dr. Grabinski, Dr. Bacher, Hoffmann und die Richterin Schuster für Recht erkannt: Auf die Revision der Klägerin wird das Urteil des 6. Zivilsenats des Oberlandesgerich ts Karlsruhe vom 11. Mai 2011 aufgehoben. Der Rechtsstreit wird zu neuer Verhandlung und En t- scheidung, auch über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zurückverwiesen. Von Rechts wegen Tatbestand: Die Klägerin verlangt von der Beklagten die Übertragung eines e u- ropäischen Patents . Die Beklagte nahm im Jahr 2002 Kontakt zur Klägerin auf mit dem Ziel, eine Maschine zur Herstellung bestimmter Bohrwerkzeuge - entspr e- chend den Anforderungen einer Kundin - zu erwerben. Bis zur Bestellung einer sol chen Werkzeugmaschine im August 2002 fertigte die Klägerin für 1 2 - 3 - die Beklagte verschiedene Probebohrer als Prototypen an, die teilweise auch bei der Kundin der Beklagten getestet wurden. Am 23. Januar 2003 meldete die Beklagte ein Bohrwerkzeug unter Inans pruchnahme der Priorität einer Anmeldung zum Gebrauchsmuste r- schutz vom 18. Juli 2002 zum europäischen Patent an und gab ihren G e- schäftsführer W . H . als Erfinder an. Der Hinweis auf die E r tei - lung des europäischen Patent 1 382 410 wurde am 26. Ap ril 2006 verö f- fentlicht ; ein Einspruchsverfahren ist mit Rücksicht auf den vorliegenden Rechtsstreit au s gesetzt . Patentanspruch 1 lautet: " Bohrwerkzeug (1), hergerichtet zum Lösen und Aufbohren geschweißter oder gelöteter Verbindungselemente an Bl e- chen, u m fassend einen Schaft (3) mit einem ersten Ende (5) und einem zweiten Ende (7), wobei zumindest eines der E n- den einen Bohrkopf (8, 81, 82) mit Spannuten (10) aufweist und das Bohrwer k zeug einen Zentrierkegel (11) aufweist, der aus einer Fläche, die durch Rotation des Bohrwerkzeugs um seine Schaftachse (2) von Hauptschneidkanten (91) b e- schrieben wird, hervorragt wobei die Hauptschneidkanten (91) des Bohrkopfs (8, 81, 82) zumindest abschnittsweise hinterschliffen sind dadurch gekennzeichnet, dass der Boh r- kop f zumindest drei Schneiden (9) aufweist und der Zentrie r- kegel (11) zumindest drei Schneidkanten (93) aufweist und die Schneidkanten (93) des Zentrierkegels (11) zumindest abschnittsweise positiv hinterschli f fen sind. " Die Klägerin hat behauptet, die Erfi ndung sei von ihrem Geschäft s- führer H . H . und einem ihr er Mitarbei ter, dem Maschinenbautec h - niker B . B . , gemacht worden , die ihre Ansprüche auf Übertr a - gung der beiden Schutzrechte an die Klägerin ab getreten haben . Das Landgericht hat di e unter anderem auf Übertragung des eur o- päischen Patents gerichtete Klage a b gewiesen. Die Berufung der Klägerin ist erfolglos geblieben . Mit der vom Senat zugelassenen Revision verfolgt die Klägerin ihr Klageziel hinsichtlich des europäischen Patents weite r ; im 3 4 5 6 - 4 - Übrigen haben die Parteien übereinstimmend die Hauptsache für erledigt e r klärt. Entscheidungsgründe: I. Das Berufungsgericht hat ausgeführt, die Klägerin könne von der Beklagten nicht die Übertragung der Schutzrechte verlangen. Die im europäische n Patent unter Schutz gestellte Erfindung betre f- fe im Kern ein Bohrwerkzeug mit zumindest drei Schneidkanten, die z u- mindest a b schnittsweise hinterschliffen seien, und einem Zentrierkegel, der aus einer Fläche hervorrage, die durch die Rotation des Bohrwer k- zeugs um seine Schaftachse von den S chneidkanten beschrieben we r de, und ebenfalls mindestens drei Schneidkanten aufweise, die zumindest abschnittsweise positiv hinterschliffen seien. Ein solches Bohrwerkzeug e r mögliche es, auch bei der Lösung punktgeschwei ßter Verbindungen sehr harter Bleche unter Verwendung einer Handbohrmaschine zufriede n- stellende Ergebnisse zu erzielen. Die Beweisaufnahme habe nicht zur Überzeugung des Gerichts die Behauptung der Klägerin bestätigt, der Vorschlag, einen Bohrer mit drei S chneiden und einem Zentrierkegel ei n- zusetzen, gehe auf ihren Geschäftsführer und ihren Mitarbeiter B . z u - rück. Die widerstreitenden Zeugenaussagen der von beiden Seiten ang e- botenen Zeugen hätten auch in Zusammenschau mit den weiteren U m- ständen des Gesc hehens zu ke i nem eindeutigen Bild geführt. Zugunsten der Klägerin könne unterstellt werden, dass einzelne Details der Bohre r- geometrie, wie etwa bestimmte Winkelmaße, von ihrem Mitarbeiter B . entwickelt worden seien. Für die mit der Klage verfolgten Ans prüche komme es indessen darauf an, von wem die in den Schutzrechten unter Schutz gestellte Merkmalskombination entwickelt worden sei. Diese en t- halte keine konkr e ten Angaben zu derartigen Details. 7 8 - 5 - II. Dies hält der revisionsrechtlichen Nachprüfung in ein em en t- scheidenden Punkt nicht stand. 1. Das Berufungsgericht hat nicht die Überzeugung gewinnen können, dass d ie erfindungsgemäß vorgesehenen drei Schneidkanten, die Anordnung des Zentrierkegels sowie die Maßnahme, die Hauptschnei d- kanten und die Schneid kanten des Zentrierkegels zumindest abschnitt s- weise zu hinterschleifen, auf den Geschäftsführer oder den an der En t- wicklung beteiligten Mitarbeiter der Klägerin zurückgehen. Dies lässt ke i- nen Rechtsfehler erkennen. Die dagegen von der Revision erhobene Ve r- fahrensrüge greift nicht durch; von einer Begründung wird insoweit abg e- sehen (§ 564 ZPO). Ein Anspruch der Klägerin auf Übertragung der Alleininhaberschaft an dem Patent scheidet damit aus. 2. Hingegen schließen die Feststellungen des Berufungsgerich ts nicht aus, dass der Klägerin ein Anspruch auf Einräumung einer Mitb e- rechtigung zusteht. a) Die Frage, wer die technische Lehre eines Patents erfunden hat, ist nicht allein anhand der Ansprüche und der darin zum Ausdruck kommenden Merkmalskombination( en) zu beantworten. Schöpferische Beiträge zu der Erfindung (s. dazu BGH, Urteil vom 17. Oktober 2000 - X ZR 223/9 8, GRUR 2001, 226 unter 1 a mwN - Rollenantrieb s einheit) können sich vielmehr auch in technischen Merkmalen von Ausführung s- beispielen und ande ren Hinweisen der Beschreibung zu möglichen Au s- gestaltungen der Erfindung widerspiegeln. Maßgeblich für die Erfa s sung einer möglichen schöpferischen Beteiligung an dem Gegenstand des Schutzrechts ist deshalb nicht allein die Formulierung der Ansprüche, son dern der G esamt inhalt der Patentanmeldung einschließlich der B e- schreibung und de r Zeichnungen (BGH , Urteil vom 17. Mai 2011, GRUR 2011, 903 Rn. 17 - Atemgasdrucksteuerung). Auf die Fassung der A n- 9 10 11 12 13 - 6 - sprüche des erteilten oder später beschränkten Patents kommt es dabei nur insofern an, als sich aus ihnen ergeben kann, dass ein Teil der in der Beschreibung dargestellten Erfindung nicht (mehr) zu demjenigen Gege n- stand gehört, für den mit de m Schutzrecht Schutz gewährt w ird , weil eine beschriebene Ausführungsform n icht ( mehr ) unter die Ansprüche subs u- miert werden und daher eine Miterfinderschaft an dem geschützten G e- genstand auch nicht begründen kann (BGH , Urteile vom 20. Februar 1979 - X ZR 63/77, BGHZ 73, 337, 343 f. - Biedermeiermanschetten; vom 17. Mai 2011 aaO Rn. 16 - Atemgasdrucksteuerung). b) Das Berufungsgericht durfte daher nicht offenlassen, ob Details der Bohrergeometrie , wie bestimmte Winkelmaße , auf den Maschinenba u- techniker B . zurückgehen. Denn mit Patentanspruch 2 wird ein Boh r - werkzeug beanspr ucht, bei dem die Schneidkanten des Zentrierkegels schräg zur Vorschubrichtung verlaufen, insbesondere einen kleineren Spitzenwinkel als die Hauptschneiden aufweisen. Patentanspruch 8 sieht konvex geformte Bereiche der Freiflächen der Hauptschneiden vor, d ie nach Patentanspruch 9 derart geformt sein sollen, dass der Bohrer ve r- kantungsfrei bis zu 10° zur Normal en einer Werkstückoberfläche arbeitet. In der Beschreibung der Patentschrift werden Winkelmaße ve r- schiedentlich erörtert ( Abs. 16, 23, 32 f., 3 5, 3 7). Die Feststellungen des Berufung s gerichts schließen nicht aus, dass hierin - gegebenenfalls in abstrahierter Form - schöpferische Beiträge des Mitarbeiters der Klägerin zu einer gegenüber Patentanspruch 1 konkretisierten vorteilhaften Ge o- metrie des erfindu ngsgemäßen Bohrers zum Ausdruck kommen, die en t- weder bereits Gegenstand eines Unteranspruchs sind oder bei einer etwa notwendig werdenden Beschränkung des Patents im Einspruchsverfahren zum G e genstand eines Patentanspruchs gemacht werden könnten , wie dies im Gebrauchsmusterlöschungsverfahren geschehen ist, in dem Ei n- zelheiten des Verlaufs der Schneidkanten in Schutzanspruch 1 aufg e- nommen wo r den sind . 14 - 7 - III. Das Berufungsurteil erweist sich insoweit auch nicht aus and e- ren Gründen als im Ergebnis zutreffend. Für die von der Revisions erwid e- rung angenommene Verwirkung der Klageansprüche bieten die tatsächl i- chen Feststellungen des Berufungsgerichts keine Grundlage. IV. Die Sache ist daher zu neuer Verhandlung und Entscheidung an das Beru fungsgericht zurückzuv erweisen . Meier - Beck Richter am Bundesgerichtshof Bacher Dr. Grabinski kann wegen Urlaubs nicht unterschreiben. Meier - Beck Hoffmann Schuster Vorinstanzen: LG Mannheim, Entscheidung vom 24.11.2009 - 2 O 278/07 - OLG Karlsruhe, Entscheidun g vom 11.05.2011 - 6 U 185/09 - 15 16
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