BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL X ZR 7/09 Verkündet am: 21. Juli 2011 Wermes Justiz amtsinspektor als Urkundsbeamt er der Geschäftsstelle in der Patentnichtigkeitssache - 2 - Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Ve r- handlung vom 21. Juli 2011 durch den Richter Keukenschrijver, die Richterin Mühlens, die Richter Gröning und Dr. Grabinski und die Richterin Schuster für Recht erkannt: Die Berufung gegen das am 11. November 2008 verkündete Urteil des 4. Senats (N ichtigkeitssenats) des Bundespatentgerichts wird auf Kosten der Klägerin zurückgewiesen. Von Rechts wegen Tatbestand: Die Beklagte ist Inhaberin des im Weg e mehrfacher Teilung aus der am 12. August 1996 erfolgten Patentanmeldung 196 32 472 hervorge gangenen, unter Inanspruc h nahme der Priorität einer Anmeldung in Japan vom 30. August 1995 angeme l deten deutschen Patents 196 55 334 (Streitpatents), das eine Spindelanordnung für eine Werkzeugmaschine betrifft. Es umfasst acht P a- tentansprüche, von denen d ie Patentansprüche 1, 2 und 6 a n gegriffen sind. Diese lauten: 1 - 3 - "1. Spindelanordnung für eine Werkzeugmaschine, mit einer Spindel, die zur Drehung um eine Drehachse angepasst ist, einem ersten Zufuhrpfad und einem zweiten Zufuhrpfad zum getrennten Führen von Flüssigkeit und Luft in der Spindel, wobei der erste Zufuhrpfad intern in dem zweiten Zufuhrpfad angeordnet ist, und einer Nebelerzeugungsvorrichtung zum Erzeugen von Nebel durch Mischen von Luft und Flüssigkeit, die über den ersten und zweiten Zufuhrpfad zugeführt werden, dadurch gekennzeichnet , dass die Nebelerzeugungsvorric h- tung in dem vorderen Endbereich der Spi n del vorgesehen ist, der erste Zufuhrpfad zur zu der Drehachse der Spindel koaxi a- len Drehung zusammen mit der Spindel ausgebildet ist, und ein Drehgelenk an der Rückseite der Spindel vorgesehen ist, das ein auf der zu der Drehachse der Spindel koaxialen Achse des Drehgelenks a n geordnetes rohrförmiges Element, das zur mit der Spindel integralen Drehung ausgebildet ist und mit dem Ende des ersten Z ufuhrpfads an der Rückseite der Spi n- del verbunden ist, und in dem rotierenden Teil des Drehg e- lenks einen zu der Drehachse der Spindel koaxialen inneren Kanal, der an der Außenseite des rohrförmigen Elements au s- gebildet ist und mit dem Ende des zwe i ten Zufu hrpfads an der Rückseite der Spindel verbunden ist, aufweist, so dass das Drehgelenk angepasst ist zum gleichzeitigen und getrennten Zuführen der Flüssigkeit und der Luft zu dem ersten und dem zweiten Zufuhrpfad während der Dr e hung der Spindel. 2. Spindelanor dnung für eine Werkzeugmaschine, mit einer Spi n- del, die zur Drehung um eine Drehachse angepasst ist, einem ersten Zufuhrpfad und einem zweiten Zufuhrpfad zum getren n- - 4 - ten Führen von Flüssigkeit und Luft in der Spindel, wobei der erste Zufuhrpfad intern in de m zweiten Zufuhrpfad angeordnet ist, und einer Nebelerzeugungsvorrichtung zum Erzeugen von Nebel durch Mischen von Luft und Flüssigkeit, die über den ersten und zweiten Zufuhrpfad zugeführt werden, dadurch g e- kennzeichnet , dass die Nebelerzeugungsvorrichtun g in dem Werkzeughalter vorgesehen ist, der erste Zufuhrpfad zur zu der Drehachse der Spindel koaxialen Drehung z u sammen mit der Spindel ausgebildet ist, und ein Drehgelenk an der Rüc k- seite der Spindel vorgesehen ist, das ein auf der zu der Dre h- achse der S pindel koaxialen Achse des Drehgelenks angeor d- netes rohrförmiges Element, das zur mit der Spindel integralen Drehung ausgebildet ist und mit dem Ende des ersten Zufuh r- pfads an der Rückseite der Spindel verbunden ist, und in dem rotierenden Teil des Drehgel enks einen zu der Drehachse der Spindel koaxialen inneren Kanal, der an der Außenseite des rohrförmigen Elements ausgebildet ist und mit dem Ende des zweiten Zufuhrpfads an der Rückseite der Spindel verbunden ist, aufweist, so dass das Drehgelenk angepasst ist zum gleichzeitigen und getrennten Zufü h ren der Flüssigkeit und der Luft zu dem ersten und dem zweiten Z u fuhrpfad während der Dr e hung der Spindel. 6. Spindelanordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass ein Absperrventil (38) vo r der Nebele r- zeugungsvorrichtung (33) in dem für die Flüssigkeitszufuhr vorgesehenen Zufuhrpfad (s2) vorgesehen ist, und dass das Absperrventil (38) geschlossen gehalten wird, wenn der Flü s- - 5 - sigkeit s druck gleich oder kleiner als ein festgelegter Druckwert is t." Die Klägerin hat geltend gemacht, das Streitpatent gehe über den Inhalt der ursprünglich eingereichten Unterlagen hinaus und sein Gegenstand sei z u- dem g e genüber dem Stand der Technik nicht patentfähig. Sie hat beantragt, das Streitpatent im Umfang se iner Ansprüche 1, 2 und 6, letzteren nur in Rüc k- beziehung auf die Patentansprüche 1 und 2, für nichtig zu erklären. Das P a- tentgericht hat die Klage abgewiesen. Hiergegen richtet sich die Berufung der Kl ä gerin, mit der diese weiterhin ihr Klageziel verfolgt . Die Beklagte tritt dem Rechtsmittel entgegen . Als gerichtlicher Sachverständiger hat Prof. Dr. - Ing. T . , emeritierter Professor für Fertigungstechnik und Werkzeugmaschinen der Un i- versität H . , ein schriftliches Gutacht en erstattet, das er in der mündl i- chen Ve r handlung erläutert und ergänzt hat. Entscheidungsgründe: Die zulässige Berufung hat keinen Erfolg. I. Das Streitpatent betrifft eine Spindelanordnung für eine Werkzeugm a- schine. Derartige Arbeitsspindeln besorg en die leistungsführende Drehbew e- gung für das Spanen beim Fräsen und Bohren. Die Beschreibung schildert ei n- gangs, dass bei einer Werkstückbearbeitung mittels einer Werkzeugmasch i ne 2 3 4 5 6 - 6 - oftmals der Bearbeitungsstelle eines Werkstoffs Kühlmittel zugeführt wü r den , um hierdurch das Werkstück und das Werkzeug zu kühlen und zu schmi e ren oder um Schneidspäne zu beseitigen. Dies werfe vielfältige Probleme auf wie etwa eine Verschmutzung der Umgebung durch das Kühlmittel, nachteilige Ei n- flüsse auf die menschliche Gesund heit, eine Erhöhung der Kosten in Verbi n- dung mit der Behandlung des benutzten Kühlmittels, eine Verringerung der L e- bensdauer der Werkzeuge aufgrund einer übermäßigen Kühlung der Werkze u- ge sowie eine Reibungsabnutzung bei einer feinen Vorschubbearbe i tung mi ttels des Werkzeugs aufgrund von überschüssigem Kühlmittel. Sie bezeichnet Ve r- fahren als bekannt, bei denen eine relativ kleine Menge von Kühlmitteln in N e- belform, d.h. in Form von feinen Tropfen, gebracht und das nebelförmige Küh l- mittel zu der Bearbeitung sstelle des Werkstücks geleitet werde. An den bekan n- ten Verfahren beanstandet die Streitpatentschrift, dass es, wenn die Bearbe i- tungsstelle an einer relativ tiefen Position des Werkstücks liege, nicht mö g lich sei, den Nebel effektiv zu der Bearbeitungsstel le zu leiten. Zur Abhilfe sei erw o- gen worden, das fein verteilte Kühlmittel durch einen Einlass einer Einric h tung zur Bildung eines Nebelzufuhrpfads zuzuführen, die um den Werkzeugha l ter herum befestigt sei, um den Nebel so zu der Bearbeitungsstelle zu füh ren. Hi e- ran sei jedoch nachteilig, dass der Nebel, der durch den Einlass ströme, wegen der gemeinsamen Drehung von Werkzeughalter und Werkzeug mit der Spindel während der Bearbeitung eine Zentrifugalkraft erfahre. Die Strömung des N e- bels werde durch diese Zentrifugalkraft beeinflusst, so dass der Nebel nicht gleichförmig mit stabilisierter Dichte zu der Bearbeitungsstelle geführt werde. Dies bedeute, dass die Luft und die Flüssigkeit vo n einander getrennt würden. Daher werde dem Werkstück Nebel mit unregelm ä ßigem Gehalt an Kühlmittel zugeführt. Auch der Ansatz, ein Drehgelenk für einen Fluidpfad an dem rückse i- tigen Teil der Spindel vorzusehen und den Nebel durch einen Einlass des Drehgelenks einzuleiten und über Pfade zu der Bearbeitungsstelle zu leiten, die - 7 - in der Spindel, dem Werkzeughalter und dem Werkzeug ausgebildet seien, h a- be nicht verhindern können, dass sich Luft und Kühlmittel aufteilten. Schließlich sei aus der deutschen Offenlegungsschrift 42 00 808 (D1) eine Spindelanor d- nung bekannt, bei der eine Schmiermittelzufuhrleitung bis in den hohlen Schaft eines Schaftfräsers hineingeführt sei. Die Spindelanordnung verfüge ü ber einen Druckluftanschluss, über den Druckluft an der Außenseite der Schmiermittelz u- fuhrleitung entlang bis zu deren offenem Ende gel eitet werde, so dass sich das Schmiermittel mit der Luft zu einem Nebel mische, der über eine Öffnung des Schaftfräsers zur Bearbeitungsstelle ausgestoßen werde. Bei dieser Spindela n- ordnung seien speziell angepasste Werkzeuge erforde r lich. Demgegenüber s oll durch das Streitpatent eine Spindelanordnung für e i- ne Werkzeugmaschine zur Verfügung gestell t werden, die mit gering em Au f- wand und ohne speziell angepasste Werkzeuge eine effektive Nebelgeneri e- rung ermöglicht. Dazu stellen die Patentansprüche 1 und 2 des Streitpatents eine sich nur in Merkmal 4 unterscheidende Spindelanordnung für eine Werkzeugm a schine unter Schutz 1 mit einer Spindel, die zur Drehung um eine Drehachse a n- gepasst ist, 2 mit einem ersten Zufuhrpfad und einem zweiten Zufuhrpfad zum getre nnten Zuführen von Flüssigkeit und Luft in der Spindel, 2.1 wobei der erste Zufuhrpfad intern in dem zweiten Zufuh r- pfad angeordnet ist, 3 und einer Nebelerzeugungsvorrichtung zum Erzeugen von Nebel 7 8 - 8 - 3.1 durch Mischen von Luft und Flüssigkeit, 3.2 die über d en ersten und zweiten Zufuhrpfad zugeführt we r- den, 4 bei der die Nebelerzeugungsvorrichtung in dem vorderen Endbereich der Spindel (Patentanspruch 1) / in dem Wer k- zeughalter (Patentanspruch 2) vorgesehen, 5 der erste Zufuhrpfad zur zu der Drehachse der Spi ndel k o- axialen Drehung zusammen mit der Spindel ausgebildet und 6 ein Drehgelenk an der Rückseite der Spindel vorgesehen ist, das zum gleichzeitigen und getrennten Zuführen der Flüssigkeit und der Luft zu dem ersten und dem zweiten Z u- fuhrpfad während der D rehung der Spindel a n gepasst ist, 7 das ein rohrförmiges Element aufweist, 7.1 das auf der zu der Drehachse der Spindel koaxialen Achse des Drehgelenks angeordnet, 7.2 zur mit der Spindel integralen Drehung ausgebildet ist 7.3 und mit dem Ende des ersten Z ufuhrpfads an der Rückseite der Spindel verbunden ist, 8 wobei in dem rotierenden Teil des Drehgelenks ein zu der Drehachse der Spindel koaxialer innerer Kanal ausgebildet ist 8.1 an der Außenseite des rohrförmigen Elements, 8.2 der mit dem Ende des zweit en Zufuhrpfads an der Rückse i- te der Spindel verbunden ist. Mit der Spindelanordnung nach der Lehre des Streitpatents soll eine M i- nimalmengenschmierung ermöglicht werden; die Streitpatentschrift setzt dieses in der D1 beschriebene Verfahren, das in der Fe rtigungstechnik bei spanabh e- 9 - 9 - benden Vorgängen zum Einsatz kommt, als bekannt voraus. Nach der Lösung des Streitpatents werden Druckluft und Schmiermittel getrennt zu dem Zufüh r- kopf geleitet, der mit einer Drehdurchführung in der Streitpatentschrift als Dr ehgelenk bezeichnet versehen ist. Dieses Element lässt während einer Drehbewegung die Übertragung von zwei Fluiden zu. Die Spindel weist zur g e- trennten Zuführung zwei Zuführpfade auf, die hinter de r Dreh durchführung ko - a xial verlaufen. Der Anschluss des flüssigen Schmiermittels erfolgt über den Pfad s2 durch eine Gleitringdichtung mit einem inneren Rohr, das mit der Spi n- del rotiert, und die Druckluft ist mit Pfad s1 über eine zweite Gleitringdichtung mit dem Flanschzylinder dichtend verbunden. Der Pfad s1 für die Druckluft wird zwischen der Bohrung der Spindel einerseits und dem inneren Rohr andere r- seits gebildet. Beide Pfade münden in die Zerstäubereinheit, die Nebelerze u- gungsvorrichtung. Der Flüssigkeitspfad s2 läuft zentral bis zum vorderen D ü- senrand. D er Druckluftpfad führt über die drei Segmente s5 und die radiale Bohrung s6 in einen Ringraum, in dem der Druck der Druckluft anliegt. In dem sich anschli e ßenden Ringkanal wird die Luft wegen der Querschnittsverengung stark beschleunigt und Luft und Schmie rmittel werden in einen Nebel umg e- wandelt, der aus dem vorderen Düsenelement (vgl. Figur 11, Bezugszeichen 36) ausgest o ßen wird. Durch die koaxiale Anordnung der beiden Zufuhrpfade, die sich durch die gesamte Spindel einschließlich der Drehdurchführung ers tr e- cken, wird eine kompakte Ausbildung der Spindelanordnung erreicht und we r- den Störungen des Fluidkreislaufs beispielsweise durch Umlenkungen vermi e- den. Nachfolgend ist Figur 5 des Streitpatents wiedergegeben, die eine Schnittansicht eines Spindelkopfs nach der Lehre des Streitpatents zeigt . 10 - 10 - - 11 - II. Das Patentgericht hat seine Entscheidung im Wesentlichen wie folgt begründet: Die Patentansprüche 1, 2 und 6 gingen nicht über den Inhalt der Anme l- dung hinaus. Die Auffassung der Klägerin, wonach sich d urch das Streichen des ursprünglich in den Patentansprüchen 1 und 2 enthaltenen Merkmals eines "strahlförmigen" Nebels eine Erweiterung zum ursprünglichen Anmeldungsg e- genstand ergebe, treffe nicht zu. Es gehe beim Streitpatent um die Ausgesta l- tung eines Dr ehgelenks bei einer für eine Minimalmengenschmierung geeign e- ten Nebelerzeugungsvorrichtung. Für den Fachmann ergebe sich von selbst, dass der erzeugte Nebel unter Druck also in Form eines "strahlförmigen" N e- bels ausgestoßen werden müsse, weil es sonst zu einer Entmischung von Luft und Schmiermittel käme. Das gelte auch für Patentanspruch 6. Zwar sei nu n- mehr vorgesehen, das Absperrventil in der Nähe der Nebelerzeugungseinric h- tung anzuordnen, während nach Schutzanspruch 3 der Anmeldung eine Anor d- nung unmi ttelbar vor der Nebelerzeugungsvorrichtung vorg e sehen gewesen sei. Die jetzige Fassung entspreche jedoch der Beschreibung in der Anmeldung (Sp. 9 Z. 9 bis 50). Der Gegenstand des Streitpatents sei neu und beruhe auf erfinderischer Tätigkeit. Der Ausgang spunkt des Streitpatents, die deutsche Offenlegung s- schrift 42 00 808 (D1), zeige eine Kühl - Schmiervorrichtung für eine Werkzeu g- maschine, bei der jedoch der erste Zufuhrpfad nicht zur zu der Dre h achse der Spindel axialen Drehung zusammen mit der Spindel aus gebildet sei. Aus di e- sem Grund sei auch das Drehgelenk der D1 anders aufgebaut als beim Strei t- patent. Ihm fehle das rohrförmige Element, welches zur mit der Spindel integr a- len Drehung ausgebildet sei. Vielmehr sei das dünne Rohr feststehend und d a- her Besta ndteil des Spindelgehäuses und nicht des Drehg e lenks, wie dies beim Streitpatent der Fall sei. Die DD - Patentschrift 221 952 (D2) könne dem Fac h- 11 12 13 - 12 - mann keine Anregung geben, wie eine Spindelanordnung mit einer Nebele r- zeugungseinrichtung auszugestalten sei, wei l eine solche Nebelerzeugungsei n- richtung dort nicht vorhanden sei und auch kein Mischen von Luft und Flüssi g- keit erfolge. Das Konvolut zur behaupteten offenkundigen Vorbenutzung "H . " (OVHH) könne weder für sich gesehen noch in Kombination m it and e- ren Druckschriften dem Fachmann den Gegenstand nach Patentanspruch 1 nahelegen, weshalb dahinstehen könne, ob es sich um eine offenkundige Vo r- benutzung handele. Insbesondere weise das Drehgelenk der (nicht veröffen t- lichten) deutschen Patentanmeldung P 43 37 919.114 (OVHH1) einen and e- ren Au f bau auf als das Drehgelenk des Streitpatents. Das dort beschriebene Drehg e lenk sehe ein komplexes Kanalsystem vor, welches teilweise in axialer und teilweise in radialer Richtung durch den feststehenden Teil (L a g erzapfen) sowie den mitdrehenden Teil (Hülse) des Drehgelenks geführt sei. Auch eine Kombination dieses Drehgelenks mit der D2 führe nicht in naheli e gender Weise zum Gegenstand des Streitpatents, denn bei der D2 verliefen die Zufuhrpfade alle n falls im Bere ich der Spindel koaxial zueinander, während im Bereich des Drehgelenks gemäß der Darstellung in Figur 2 der Zufuhrpfad sowie der A b- fuhrpfad für das Spindelkühlmittel von jeweils drei K a nälen gebildet würden, die parallel und punktsymmetrisch zur Spindelach se ang e ordnet seien. Damit gebe die D2 dem Fachmann nicht die Anregung, die Zufuhrpfade von der einen Seite bis zur anderen Seite der gesamten Spindelanordnung einschließlich des Dre h- gelenks konsequent durchgehend koaxial a n zuordnen. Ebenso wie Patentan spruch 1 hat das Patentgericht auch den nebeng e- ordneten Patentanspruch 2 und den auf Patentansprüche 1 und 2 rückbezog e- nen Patentanspruch 6 für patentfähig erachtet. III. Dies hält der Überprüfung in der Berufungsinstanz stand. 14 15 - 13 - 1. Die Klägerin ist we iterhin der Ansicht, die Streichung des in dem u r- sprünglichen Schutzanspruch 1 der Ursprungsanmeldung enthaltenen Mer k- mals eines "strahlförmig ausgestoßenen" N e bels erweitere Patentanspruch 1 und 2 in der verteidigten Fassung. Außerdem werde Patentanspruch 6 in der verteidi g ten Fassung gegenüber der Anmeldung erweitert, indem sich die Lage des Absperrventils nunmehr nur noch vor der Nebelerze u gungsvorrichtung und nicht mehr - wie in Patentanspruch 3 der Ursprungsanmeldung - unmittelbar vor der Nebelerzeugun gsvo r richtung befinden solle. Die Patentansprüche 1, 2 und 6 gehen nicht über den Inhalt der Anme l- dung in ihrer ursprünglich eingereichten Fassung (P 196 32 472.6) hinaus. Der Nichtigkeitsgrund d es § 21 Abs. 1 Nr. 4 PatG i.V.m. § 22 Abs. 1 PatG ist d ann erfüllt, wenn der Gegenstand des Patents über den Inhalt der Anmeldung hinausgeht. Dabei ist der Gegenstand des Patents mit der Gesa m- toffenbarung in den Anmeldeunterlagen zu vergleichen (st. Rspr., vgl. nur BGH, Urteil vom 22. September 2009 - X ZR 27/ 06, GRUR 2010, 509 - Hub - gliedertor I); maßgebliche Grundlage hierfür ist im Fall der Teilung der Anme l- dung nach § 39 PatG die Ursprungsanmeldung (vgl. BGH, Beschluss vom 22. April 1998 - X ZB 19/97, GRUR 1999, 148 - Informationsträger) . Die u r- sprünglich e ingereichten Schutzansprüche sind dabei zwar Bestandteil der O f- fenb a rung, nicht aber mit dieser gleichzusetzen. Demnach ist der Erweiterungstatbestand nicht erfüllt: Wie der gerichtl i- che Sachverständige erläutert hat, erkennt der Fachmann, dass es bei der Le h- re des Streitpatents um eine Mindermengenküh l schmierung geht, bei der Nebel zur Kühlschmierung dient und an der Wirkstelle aus dem Werkzeug ausgest o- ßen wird, wobei eine ausreichende Strömungsg e schwindigkeit an der Mündung des Werkzeugs zur Wirkstell e hin sichergestellt sein muss. Den Patentanspr ü- 16 17 18 19 - 14 - chen 1 und 2 des Streitpatents ist aus fachmännischer Sicht eindeutig und u n- mittelbar zu entnehmen, dass der Nebel "strahlfö r mig" ausgestoßen werden muss, weil es eine andere sinnvolle Mö g lichkeit nicht gibt. Vernebler, die einen nicht "strahlförmigen" Nebel erzeugen, wie zum Beispiel Raumbefeuchter, m ö- gen, wie die Klägerin ausgeführt hat, g e läufig und dem Fachpublikum bekannt sein. Aus fachlicher Sicht ist es aber selbstverständlich, dass es zur Verme i- dung de r Entm i schung des Kühl - Schmiermittels und der Luft, und um dieses an die Wirkstelle heranzubringen, notwendig ist, dieses unter Druck auszustoßen. Ob in der Nebelerzeugungseinrichtung z u nächst ein nicht "strahlförmiger" Nebel erzeugt wird, ist dabei nicht entsche i dend. Aus fachlicher Sicht ist es jedenfalls erforde r lich, den Nebel, wenn er ausgestoßen wird, auf die Wirkstelle hin zu beschleunigen. Dies entspricht dem "strahlförmigen" Ausstoßen in den Schut z- ansprüchen 1 und 2 der Anme l dung. Auch Patentans pruch 6 in der verteidigten Fassung geht bezüglich der Position des Absperrventils nicht über den Offenbarungsgehalt der Ursprung s- anmeldung hinaus. Über seine Lage wird bei de m Ausführungsbeispiel (Sp. 9 Z. 46 - 50) ausgeführt, dass es im Hinblick auf die Ve rhinderung eines leckförm i- gen Austretens des Kühlmittels die zuverlässigere Ausgestaltung sei, das A b- sper r ventil in der Nähe der Nebelerzeugungseinrichtung vorzusehen. Allerdings ist in Schutzanspruch 3 der Ursprungsanmeldung für die Lage des Absperrve n- til s unmittelbar vor der Nebelerzeugungseinrichtung Schutz beansprucht. Dies b e deutet je doch keinen Widerspruch zum Inhalt der Beschreibung, vielmehr ist die Fassung des Patentanspruchs 3 der Ursprungsanmeldung insoweit enger als die in der B e schreibung gesch ilderte bevorzugte Ausführungsform. D urch die engere Fassung des Patentanspruchs wird nicht ausgeschlossen, dass die B e klagte auf die Beschreibung zurückgreift, die jede Anordnung in der Nähe der Nebele r zeugungseinrichtung erfasst und als zur Erfindung geh örend offenbart. 20 - 15 - 2 . Die Klägerin greift das Urteil des Patentgerichts nicht an, soweit di e ses die Neuheit des Gegenstands der Patentansprüche 1 und 2 des Streitp a tents gegenüber dem Stand der Technik bejaht hat. Das Patentgericht hat auch zu Recht ents chieden, dass er auf erfinderischer Tätigkeit beruht. a) Die Lehre des Streitpatents war nicht schon durch die Kenntnis der Spindeleinheit nach der D1 und das allgemeine Fachwissen des Fachmanns, als den das Patentgericht zutreffend und von den Parteien auch nicht bea n- s tandet einen Diplomingenieur der Fachrichtung Maschinenbau mit mehrjähr i- ger praktischer Erfahrung auf dem Gebiet der Konstruktion von Werkzeugm a- schinen angesehen hat, nahegelegt. Aus der D1 ist eine Spindeleinheit mit e i- ner Sprühn e belkühls chmierung bekannt, bei der die Kühlschmierung direkt der Wirkstelle zugeführt wird. Dazu werden Schmiermittel und Druckluft in die roti e- rende Spindel eingeleitet. Das Schmiermittel wird durch ein am Spindelgehäuse festliegendes la n ges dünnes Rohr durch die hohle Spindel bis vor die Schneide des ebenfalls mit einer Bohrung versehenen Werkzeugs geführt. Der Sprühn e- bel wird am Ende des Zen t ralrohrs dadurch erzeugt, dass das Schmiermittel als Freistrahl austritt und durch die vorbeiströmende Luft zur Wirkstelle transportiert wird. Weder für die Druckluftzufuhr noch für das Schmiermittel ist eine Dre h- durchführung vorgesehen. Damit liegen , wie auch der gerichtliche Sachve r- ständige bestätigt hat, bei der Spindeleinheit nach der D1 jedenfalls die Mer k- male 2.1, 5 und 6 nicht vor , sowie alle weiteren Merkmale, die sich auf die Au s- gestaltung des Drehgelenks bezi e hen. Wollte der Fachmann die Spindeleinheit nach der D1 verbessern, um e i- ne effektivere Nebelgenerierung zu ermöglichen und dabei den Einsatz speziell angepa sster Werkzeuge, die bei der Spindeleinheit nach der D1 erforderlich sind, vermeiden, so musste er zunächst erkennen, dass an der D1 nachteilig war, dass das Zentralrohr bis in das Werkzeug hineingeführt wird, denn dies 21 22 23 - 16 - führt dazu, dass speziell angepasste Werkzeuge erforderlich sind. Daher mag es für den Fachmann nahegelegen haben, das Zentralrohr nicht bis in das Werkzeug zu führen, sondern nur bis zur Spindelnase und dort die Zerstäubung vorzunehmen. Um zur Lehre des Streitpatents zu gelangen, musste der Fachmann we i- ter erkennen, dass das Zentralrohr bei der D1 sehr dünn sein und deshalb zu starken Schwingungsamplituden neigen kann. Daraus mag der Fachmann a b- leiten, dass es zweckmäßig sein kann, das Zentralrohr mit der Spindel rotieren zu lassen, was e ine Drehdurchführung voraussetzt, die sinnvollerweise auf der Antriebsseite der Spindel angeordnet ist. Dies beinhaltet aber den Nachteil, dass die Drehdurchführung aufwendig ist und im rotierenden Zentralrohr die viskose Flüssigkeit ebenfalls in Drehung g esetzt wird. Weiterhin musste die Druckluft in das rotierende System eingebracht werden. Hierzu war eine weitere Drehdurchführung für die Druckluft mit einer zweiten Gleitringdichtung erforde r- lich. Diese Überlegungen genügten jedoch noch nicht für die A usgestaltung der Spindelvorrichtung nach der Lehre des Streitpatents. Eine Anregung für eine solche Ausgestaltung der Spindelvorrichtung, die zwei Zufuhrpfade au f- weist, von denen der erste in dem zweiten Zufuhrpfad angeordnet ist, und die die gesamte Spind el einschließlich des Drehgelenks durchlaufen, lag ohne Kenntnis der Lehre des Streitpatents, wie auch der gerichtliche Sachverständ i- ge bestätigt hat, allein aufgrund seines Fachwissens für den Fachmann nicht nahe. Für diese Ausgestaltung bedurfte es neben den zuvor dargestellten Ä n- derungen einer weitgehenden Umkonstruktion der Spindele inheit nach der D1, von der im W esentlichen nur das Prinzip der Minimalmengenschmierung zu übern eh men w ar . Hierzu mag der Fachmann in Kenntnis der Lehre des Strei t- 24 25 - 17 - patents ohn e große Schwierigkeiten in der Lage sein, eine ausreichende Anr e- gung d a zu ergab sich aber oh ne diese Kenntnis nicht in nahe liegender Weise. b) Eine Anregung hierzu e rhielt der Fachmann auch aus keiner der übr i- gen Entgegenhaltungen. Insbesondere ergibt sie sich nicht aus der D2. Diese offenbart eine Einrichtung zum Kühlen der Hauptspindel von Werkzeugmasch i- nen, bei der Kühl oder Schmiermittel für den Zerspanprozess axial durch die Hauptspindel hindurchgeleitet werden; außerdem wird die Hauptspindel durc h ein Spindelkühlmittel gekühlt. Die Kühl - Schmiermittelvorrichtung für den Ze r- spanprozess und diejenige für die Kühlung der Hauptspindel sind voneina n der vollständig getrennt. Das Kühl - Schmiermittel für den Zerspanprozess wird nicht zurückg e führt; es wird über die Leitung durch den Hydraulikkolben in ein Rohr transpo r tiert. Das Kühl - Schmiermittel, das dem Zerspanprozess zugeführt wird, wird nicht mit Luft vermischt. Es handelt sich daher nicht um eine Minimalme n- genschmierung. Das Kühlmittel für die Spindel fließt in einem geschlo s senen Kreislauf von der Anschlussverschraubung in Richtung der Vorderseite der Spindel und von dort wieder zurück zu einer Anschlussverschraubung. Auch diese A n ordnung weist keinen Zufuhrpfad für Luft auf. Dementsprechend ist auch k eine Nebelerzeugungsvorrichtung vorhanden. Damit mag die D2 El e- me n te entha l ten, die auch die Lösung des Streitpatents vorsieht. Sie ist jedoch, schon weil es sich nicht um eine Minimalmengenschmierung handelt, nicht g e- eignet, dem Fachmann Anregungen für ei ne Spindelanordnung mit einer N e- belerzeugung s vorrichtung zu geben. Es ist mithin n icht ersichtlich, dass ohne Kenntnis der Lehre des Streitpatents der Fachmann angeregt worden wäre, einzelne Konstruktionse lemente aus der D2 zu überne h men. c) Dies gilt e benso für die D6 (Prospekt M . ), die Dre h- durchführungen mit Gleitringdichtungen für zwei Zufuhrpfade zeigt. Diese ist auch nach dem Vortrag der Klägerin nur insoweit von Bedeutung , als sie in Z u- 26 27 - 18 - sa m menschau mit der D2 die Lehre des St reitpatents nahelegen soll. Dass die D6 für sich genommen geeignet wäre, den Fachmann dazu anzuregen, eine Spi n delanordung so auszugestalten, wie es das Streitpatent lehrt, macht auch die Klägerin nicht geltend. d) Schließlich ist die von der Klägerin b ehauptete öffentlich zugängliche B enutzung nicht bewiesen, weshalb auch hieraus keine Anregung zur Verbe s- serung der Spindela n ordnung nach der D1 hergeleitet werden kann. Die öffentliche Zugänglichkeit einer B enutzung im Sinn e des § 3 Abs. 1 PatG hängt davon ab, ob die nicht zu entfernte Möglichkeit besteht, dass beli e- bige Dritte zuverlässige, ausreichende Kenntnis vom Gegenstand der Vorb e- nutzung erhalten konnten. Dies ist zu bejahen, wenn die techn i sche Lehre zwar nicht durch bloßen Augenschein des sie verkörpernden Gegenstands erken n- bar ist, dem Fachkundi gen jedoch erläutert wird ( BGH, Beschluss vom 5. März 1996 - X ZB 13 /92, GRUR 1996, 747 , 752 - Lichtbogen - Plasma - Beschich - tun g ssystem) . Neben der Möglichkeit der Kenntnisnahme von der Vo r richt ung bedarf es daher auch der Feststellung der Informationen, die eine fachkundige Person über die technische Lehre erkennen und verst e hen konnte ( BGH, Urteil vom 5. Juni 1997 - X ZR 139/95, BGHZ 136, 40, 51 - Leiterplattennutzen ) . Dass eine Erläuterung der Lehre des Streitpatents in einer solchen Weise e r folgt ist, hat die Beweisaufnahme nicht erg e ben. Die Klägerin hat in der mündlichen Verhandlung zur Offenkundigkeit der Vorbenutzung vorgetragen, dass der Zeuge Dr. B . die Prinzipzeichnung OVHH 5 Besuchern d er Hausausstellung der H . GmbH im Juni/ Juli 1994 vorgelegt habe. Der Zeuge Dr. B . hat dazu angegeben, dass die Zeichnung im D IN A 0 - Format in der Halle ausgehangen habe. Dort habe er sie B e suchern erläutert. Ablichtungen, die den Be suchern in die Hand gegeben 28 29 30 - 19 - worden seien, habe es nicht gegeben. Ebenso wenig sei ein Modell der Spi n- delanordnung vo r hand e n gewesen. Der Senat ist aufgrund dieser Auss a ge nicht davon übe r zeugt, dass die Besucher die erforderliche Kenntnis vom Gegenstan d der Vorbenutzung erla n- gen konnten. Die Prinzipzeichnung ist, worauf auch der gerichtliche Sachve r- ständige hingewiesen hat, komplex und erschließt sich nicht ohne nähere B e- fassung. Es e r scheint daher zwe ifelhaft, dass allein aufgrund der einmaligen Erläut erung der an der Wand hängenden Zeichnung den Besuchern ausre i- chende Ken n t nisse über die dargestellte technische Lehre vermittelt worden sind , die diese verstanden haben und hätten wiedergeben oder selbst nutzen können . Die Zeugen J . und F . ha ben sich wegen des Zeitablaufs an Einzelheiten der Präsentation nicht mehr erinnert. S ie konnten auch keine A n- gaben über die technischen Informationen machen oder diese näher wiederg e- ben. Der Zeuge F . hat vielmehr angegeben, für ihn seien diese damal s nicht von Interesse gewesen, weil sie bei seiner Arbeitgeberin nicht anwendbar g e- wesen seien, er habe nach se i ner Erinnerung diese aber auch nicht wirklich verstanden. Für den Senat steht d a nach nicht mit der erforderlichen Sicherheit fest, dass der Inha lt der Prinzipzeichnung den fachkundigen Besuchern der Hausausste l lung ausreichend deutlich geworden ist und sie sich ein mehr als nur oberfläc h liches Bild von der Funktionsweise der gezeigten Spinde lanordung machen konnten. 31 - 20 - V. Die Kostenentscheidung be ruht auf § 121 Abs.2 PatG i.V.m. § 97 ZPO. Keukenschrijver Mühlens Gr ö ning Grabinski Schuster Vorinstanz: Bundespatentgericht, Entscheidung vom 11.11.2008 - 4 Ni 48/07 - 32
Full & Egal Universal Law Academy