BUNDESGERICHTSHOF BESCHLUSS X ZR 7/09 vom 15. Februar 2011 in dem Patentnichtigkeitsverfahren - 2 - Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 15. Februar 2011 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Meier-Beck, den Richter Keukenschrijver, die Richterin M374hlens, den Richter Dr. Grabinski und die Richterin Schuster beschlossen: Die Verg374tung des gerichtlichen Sachverst344ndigen Prof. Dr.-Ing. H. T. f374r die Erstellung des schriftlichen Gutachtens wird unter Zur374ckweisung des weitergehenden Antrags auf 17.186,46 200 festgesetzt. Der Berufungskl344gerin wird aufgegeben, bis zum 31. M344rz 2011 die Einzahlung eines weiteren Auslagenvorschusses von 7.000 200 nachzuweisen. Der bisher gezahlte Vorschuss reicht nicht aus, um die Entsch344digung des gerichtlichen Sachverst344ndigen f374r die Er-stattung des schriftlichen Gutachtens und die durch seine Teil-nahme an der m374ndlichen Verhandlung entstehenden Kosten zu decken. - 3 - Gr374nde: Der gerichtliche Sachverst344ndige hat sein schriftliches Gutachten zu-n344chst pauschal mit 18.506,88 200 einschlie337lich Umsatzsteuer abgerechnet. Nachdem die Kl344gerin dem Verg374tungsvorschlag widersprochen hat, hat er auf Aufforderung des Berichterstatters eine aufgeschl374sselte Rechnung 374ber 202 Stunden zu einem Stundensatz von 76 200 gestellt. Im Einzelnen hat er die Honorarforderung wie folgt aufgeschl374sselt: 1 Studium der Akten 13 Stunden Erstellen der Bezugszeichenliste 7 Stunden Definition des Fachgebiets und der Fachperson 4 Stunden Zusammenstellung der technischen Erl344uterungen 31 Stunden Darstellung des zu l366senden Problems 10 Stunden Analyse der Lehre zur L366sung 14 Stunden Untersuchung der Ursprungsoffenbarung 15 Stunden Pr374fung auf Neuheit 36 Stunden Untersuchung der erfinderischen T344tigkeit 28 Stunden Analyse des Nebenanspruchs 2 3 Stunden Analyse des Unteranspruchs 6 10 Stunden Pr374fung der ge344nderten Anspruchsfassungen 11 Stunden Dokumentation 20 Stunden Gesamtstundenzahl 202 Stunden Mit einem Stundensatz von 76 200 ergeben sich 15.352,00 200. Schreiben, Kopieren und Zeichenarbeiten 200,00 200 15.552,00 200 - 4 - gesetzliche Mehrwertsteuer 19 % 2.954,88 200 18.506,88 200 II. Der vom gerichtlichen Sachverst344ndigen geltend gemachte Verg374-tungsanspruch ist im Wesentlichen gerechtfertigt. 2 1. F374r die Verg374tung des gerichtlichen Sachverst344ndigen ist das Justiz-verg374tungs- und Entsch344digungsgesetz (JVEG BGBl. I 2004, 418, 776) ma337-geblich. 3 2. Vom Gutachten des im Patentnichtigkeitsverfahren beauftragten Sachverst344ndigen wird eine eingehende Auseinandersetzung mit der gesch374tz-ten Erfindung und dem Stand der Technik erwartet, was voraussetzt, dass der Sachverst344ndige sich mit der Aufbereitung des Streitstoffs in den Gerichtsakten vertraut macht und sich in den entgegengehaltenen Stand der Technik und die regelm344337ig typisch patentrechtliche Diktion entgegengehaltener Schriften ein-arbeitet. Die Arbeitsweise bleibt dabei dem gerichtlichen Sachverst344ndigen grunds344tzlich selbst 374berlassen; dem anrechnungsf344higen Zeitaufwand ist le-diglich dadurch eine Obergrenze gesetzt, dass ein gerichtlicher Sachverst344ndi-ger, insbesondere ein Hochschullehrer, fachliche Kompetenz gerade auf dem technischen Gebiet besitzt und besitzen muss, auf das sich die Begutachtung bezieht und f374r das er seine Kompetenz aufgrund der entsprechenden Anfrage des Senats vor der Beauftragung mit dem Gutachten best344tigt hat. Deshalb muss zwischen Fachkunde und zeitlichem Aufwand eine plausible Proportionali-t344t gewahrt sein (Senat, Beschluss vom 25. September 2007 - X ZR 52/09 Rn. 5 f.; Senat, Beschluss vom 2. Dezember 2008 - X ZR 159/05, GRUR 2009, 120 Rn. 4). 4 - 5 - 3. Das Streitpatent betrifft eine Spindelanordnung f374r eine Werkzeugma-schine und umfasst acht Patentanspr374che. Mit der Nichtigkeitsklage werden Patentanspruch 1, der Nebenanspruch 2 und der Unteranspruch 6 angegriffen. Als Nichtigkeitsgr374nde werden unzul344ssige Erweiterung und mangelnde Patent-f344higkeit geltend gemacht. Die Beklagte verteidigt das Streitpatent mit zwei Hilfsantr344gen. Das Patentgericht hat die Klage abgewiesen. Das Urteil des Pa-tentgerichts umfasst 22 Seiten, die Berufungsbegr374ndung 34 Seiten und die Berufungserwiderung 23 Seiten. 5 Nach dem Beweisbeschluss waren bez374glich aller angegriffenen Patent-anspr374che Fragen der Ursprungsoffenbarung zu beantworten sowie im Rahmen der Neuheitspr374fung neun Ver366ffentlichungen und von der Kl344gerin in mehreren Schrifts344tzen behauptete Vorbenutzungen zu pr374fen. 6 Es handelt sich damit, was seinen Umfang betrifft, um ein in der Beru-fungsinstanz an der oberen Grenze des Durchschnitts liegendes Verfahren. Die Prozessakten sind zwar nicht besonders umfangreich; die in der Berufungsin-stanz gewechselten Schrifts344tze beschr344nken sich auf Berufungsbegr374ndung und Berufungserwiderung. Allerdings ist der entgegengehaltene Stand der Technik verglichen mit anderen Nichtigkeitsverfahren eher umfangreich. Zudem waren der Nebenanspruch 2 und der Unteranspruch 6 einer gesonderten Pr374-fung auf die vorgetragenen Nichtigkeitsgr374nde zu unterziehen. In derartigen Verfahren hat der Senat mehrfach entschieden, dass die Proportionalit344t nicht gewahrt ist, wenn ein Aufwand von mehr als 100 bis 150 Stunden abgerechnet wird (vgl. Senatsbeschluss vom 25. September 2007 - X ZR 52/09 Rn. 5; Senat, Beschluss vom 1. April 2008 - X ZR 84/05 Rn. 8). Da der Umfang hier an der oberen Grenze des Durchschnitts liegt, legt der Senat auch im vorliegenden Fall eine Stundenzahl von 150 zugrunde. 7 - 6 - 4. Die Kl344gerin macht jedoch selbst zu Recht geltend, dass der Stunden-satz von 76 200 keine angemessene Entsch344digung darstellt. 8 Da die Verg374tung von Sachverst344ndigen im Patentnichtigkeitsverfahren nach der Rechtsprechung des Senats nach billigem Ermessen der Honorar-gruppe 10 nach 247 9 Abs. 1 Satz 3 JVEG zugeordnet werden kann (Senat, Be-schluss vom 7. November 2006 - X ZR 138/04, GRUR 2007, 175; Senat, Be-schluss vom 15. Mai 2007 - X ZR 75/05 Rn. 4), kann f374r die Berechnung der Verg374tung des Sachverst344ndigen ein Stundensatz von 95 200 zugrunde gelegt werden. Dieser Stundensatz ist auch hier unter Ber374cksichtigung der allgemein f374r Leistungen dieser Art au337ergerichtlich vereinbarten Stundens344tze gerecht-fertigt. Dem Sachverst344ndigen steht daher ein Leistungshonorar von 14.250 200 zu. 9 5. Diesem Honorar sind die Schreibaufwendungen (247 12 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 JVEG) hinzuzusetzen, die nach 247 12 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 JEVG 0,75 200 je angefangene 1.000 Anschl344ge betr344gt. Der Senat sch344tzt die Anzahl der An-schl344ge pro Seite des Gutachtens durchschnittlich auf 2.000. Weiter hinzuzu-setzen sind gem344337 247 7 Abs. 2 JVEG die Auslagen f374r zehn Mehrexemplare des 10 - 7 - Gutachtens, wovon dem Sachverst344ndigen f374r die ersten 50 Seiten je 0,50 200 und f374r die weiteren Seiten je 0,15 200 zustehen. Hieraus ergibt sich die folgende Abrechnung: 150 Stunden 340 95 200 14.250 200 Schreibauslagen 82,50 200 Mehrexemplare 109,90 200 14.442,40 200 Umsatzsteuer 2.744,06200 Insgesamt 17.186,46 200 Meier-Beck M374hlens Vorinstanz: Bundespatentgericht, Entscheidung vom 11.11.2008 - 4 Ni 48/07 -
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