BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL X ZR 72/08 Verk374ndet am: 1. M344rz 2011 Wermes Justizamtsinspektor als Urkundsbeamter der Gesch344ftsstelle in der Patentnichtigkeitssache Nachschlagewerk: ja BGHZ: nein BGHR: ja kosmetisches Sonnenschutzmittel III EP334 Art. 54, Art. 84, Art. 105a, Art. 105b a) Als Ausgangspunkt f374r die Pr374fung auf erfinderische T344tigkeit ist nicht ausschlie337lich auf die der Beschreibung des Streitpatents zu entneh-mende "Aufgabe" abzustellen; es ist vielmehr auch zu erw344gen, ob die Bew344ltigung eines zum Aufgabenkreis des Fachmanns geh366renden (anderen) Problems dessen L366sung nahegelegt hat (Fortf374hrung von BGH, Urteil vom 12. Februar 2003 - X ZR 200/99, GRUR 2003, 693 - Hochdruckreiniger). b) Der Patentanspruch, auf den das Europ344ische Patentamt im europ344i-schen Beschr344nkungsverfahren (Art. 105a, Art. 105b EP334) das Patent beschr344nkt hat, kann im Nichtigkeitsverfahren mangels eines einschl344-gigen Nichtigkeitsgrunds ebenso wenig auf das Erfordernis der Klarheit (Art. 84 EP334) gepr374ft werden wie die Patentanspr374che des erteilten Pa-tents. BGH, Urteil vom 1. M344rz 2011 - X ZR 72/08 - Bundespatentgericht - 2 - Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die m374ndliche Verhandlung vom 1. M344rz 2011 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Meier-Beck, den Richter Keukenschrijver, die Richterin M374hlens und die Richter Dr. Grabinski und Dr. Bacher f374r Recht erkannt: Die Berufung gegen das am 4. M344rz 2008 verk374ndete Urteil des 3. Senats (Nichtigkeitssenats) des Bundespatentgerichts wird auf Kosten der Beklagten zur374ckgewiesen. Von Rechts wegen Tatbestand: Die Beklagte ist Inhaberin des am 12. Juni 1997 unter Inanspruch-nahme der Priorit344t der franz366sischen Patentanmeldung 96 08 172 vom 1. Juli 1996 angemeldeten und mit Wirkung f374r das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland in der Verfahrenssprache Franz366sisch erteil-ten europ344ischen Patents 815 835 (Streitpatents), das Zusammensetzun-gen, enthaltend 4-tert-Butyl-4'-Methoxydibenzoylmethan, ein 1,3,5-Triazin-derivat und einen (-Cyano)-,'-Diphenylacryls344ure-Alkylester, sowie de-ren Verwendung betrifft. Der w344hrend des Nichtigkeitsverfahrens in einem Beschr344nkungsverfahren durch das Europ344ische Patentamt beschr344nkte Patentanspruch 1 lautet in der Verfahrenssprache f374r die Bundesrepublik Deutschland: 1 - 3 - Composition cosm351tique et/ou dermatologique comprenant, dans un support cosm351tiquement et/ou dermatologiquement acceptable, i) du 4-tert-butyl-4'-m351thoxydibenzoylm351thane, ii) au moins un d351riv351 de 1,3.5-triazine r351pondant 340 la formule (I) suivante: dans laquelle: - X 2 et X 3 , identiques ou diff351rents, repr351sentent l'oxyg350ne ou le radical -NH-; - R 1 , R 2 et R 3 , identiques ou diff351rents, sont choisis parmi: l'hydrog350ne; un m351tal alcalin; un radical ammonium 351ventuellement substitu351 par un ou plusieurs radicaux alkyles ou hydroxyalkyles, un radical alkyle lin351aire ou ramili351 en C 1 -C 18 ; un radical cycloalkyle en C 5 -C 12 351ventuellement substitu351 par un ou plusieurs radicaux alkyles en C 1 -C 4 ; un radical polyox351thyl351ne comprenant de 1 340 6 unit351s d'oxyde d'351thyl350ne et dont le groupe OH terminal est m351thyl351; un radical de formule (II), (III) ou (IV) suivantes: - 4 - dans lesquelles: - R 4 est l'hydrog350ne ou un radical m351thyle; - R 5 est un radical alkyle en C 1 -C 9 ; - n est un nombre entier allant de 0 340 3; - m est un nombre entier allant de 1 340 10; - A est un radical alkyle en C 4 -C 8 ou un radical cycloalkyle en C 5 -C 8 ; - B est choisi parmi: un radical alkyle lin351aire ou ramifi351 en C 1 -C 8 ; un radical cycloalkyle en C 5 -C 8 ; un radical aryle 351ventuellement substitu351 par un ou plusieurs radicaux alcyles en C 1 -C 4 ; - R 6 est l'hydrog350ne ou un radical m351thyle, et iii) au moins un ,'-diph351nylacrylate d'alkyle ou -cyano-,'-diph351nylacrylate d'alkyle de formule (V) suivante: dans laquelle: - R 7 et R' 7 , identiques ou diff351rents, sont en position m351ta ou para et sont choisis parmi: l'hydrog350ne; un radical alcoxy en C 1 -C 8 340 cha356ne droite ou ramifi351e; un radical alkyle en C 1 -C 4 340 cha356ne droite ou ramifi351e; - R 8 repr351sente un radical alkyle en C 1 -C 12 340 cha356ne droite ou ramifi351e; - R 9 repr351sente un atome d'hydrog350ne ou un radical -CN, ladite composition 351tant exempte de p-m351thaxycinnamate de 2-351thylhexyle et sous r351serve que la composition soit diff351rente des formulations suivantes dans lesquelles les quantit351s des diff351rents ingr351dients sont indiqu351es en pourcentage en poids par rapport au poids total de la composition Composition 1 Ingr351dients Ingr351dients Composant I, filtres UV 4-Methylbenzylidene Camphor (Eusolex 6300) - Filtre UV-B 3,0 - 5 - 2,4,6-tris[p-(2'351thylhexyl-1'-oxycarbonyl)anilino]-1,3,5-triazine (Uvinul T150) Filtre UV-B 1,5 2-Ethylhexyl Salicylate (Neo Heliopan OS) Filtre UV-B 4,0 -cyano-,'-diph351nylacrylate de 2-351thylhexyle (Neo Heliopan 303) Filtre UV-B 4,0 4-tert-butyl-4'-m351thoxydibenzoylm351thane (Parsol 1789) Filtre UV-A 2,0 Composant II, composant gras C 12 -C 15 Alkyl Benzoate (Finsolv TN) 12,0 Composant III Huile parfum 0,4 Conservateur q.s. Composant IV Carbomer 0,8 Glyc351rine 3,0 EDTA qsp 0,1 Eau 100,0 Composant V Eau 20,0 Acide novantisolique (filtre UVB hydrosoluble) 2,0 Agent neutralisant (notamment NaOH, Triethanoloamine) q.s. Composition 2 Ingr351dients Ingr351dients Composant I, filtres UV 4-Methylbenzylidene Camphor (Eusolex 6300) - Filtre UV-B 4,0 2,4,6-tris[p-(2'351thylhexyl-1'-oxycarbonyl)anilino]-1,3,5-triazine (Uvinul T150) Filtre UV-B 2,0 2-Ethylhexyl Salicylate (Neo Heliopan OS) Filtre UV-B 3,0 -cyano-,'-diph351nylacrylate de 2-351thylhexyle (Neo Heliopan 303) Filtre UV-B 3,0 4-tert-butyl-4'-m351thoxydibenzoylm351thane (Parsol 1789) Filtre UV-A 3,0 Composant II, composant gras C 12 -C 15 Alkyl Benzoate (Finsolv TN) 12,0 Caprylic/Capric Triglycerides (Migloyol 812) 2,0 Octyl Stearate (Cetiol 868) 3,0 Composant III Huile parfum 0,4 Conservateur q.s. - 6 - Composant IV Carbomer 0,4 Glyc351rine 3,0 EDTA 0,1 Eau qsp 100,0 Composant V Agent neutralisant (notamment NaOH, Triethanoloamine) q.s. In der deutschen 334bersetzung der Patentschrift lautet Patentan-spruch 1: 2 Kosmetische und/oder dermatologische Zusammensetzungen, die in einem kosmetisch und/oder dermatologisch akzeptablen Tr344ger i) 4-tert-Butyl-4'-Methoxydibenzoylmethan, ii) mindes-tens ein 1,3,5-Triazinderivat der folgenden Formel (I): worin - X 2 und X 3 , die identisch oder voneinander verschieden sind, Sauerstoff oder die Gruppe -NH- bedeuten und - R 1 , R 2 und R 3 , die identisch oder voneinander verschieden sind, ausgew344hlt sind unter: Wasserstoff; einem Alkalimetall; einer Ammoniumgruppe, die gegebenenfalls mit einer oder mehreren Alkylgruppen oder Hydroxyalkylgruppen substituiert ist; einer linearen oder verzweigten C 1-18 -Alkylgruppe; einer C 5-12 -Cycloalkylgruppe, die gegebenenfalls mit einer oder mehreren C 1-4 -Alkylgruppen substituiert ist; einer polyethoxylierten Gruppe, die 1 bis 6 Ethylenoxideinheiten aufweist und deren endst344ndige OH-Gruppe methyliert ist, und einer Gruppe der folgenden Formel (II), (III) oder (IV): - 7 - worin bedeuten: - R 4 Wasserstoff oder Methyl; - R 5 C 1-9 -Alkyl; - n Null oder eine ganze Zahl von 1 bis 3; - m eine ganze Zahl von 1 bis 10; - A C 4-8 -Alkyl oder C 5-8 -Cycloalkyl und worin - B ausgew344hlt ist unter: einer linearen oder verzweigten C 1-8 -Alkylgruppe; einer C 5-8 -Cycloalkylgruppe und einer Arylgruppe, die gegebenenfalls mit einer oder mehreren C 1-4 -Alkylgruppen substituiert ist, und - R6 Wasserstoff oder Methyl bedeutet, und iii) mindestens ein Alkyl-,'-diphenylacrylat oder Alkyl--cyano-,'-diphenylacrylat der folgenden Formel (V) enthalten: worin - R 7 und R' 7 , die identisch oder voneinander verschieden sind, in m-Stellung oder in p-Stellung vorliegen und ausgew344hlt sind unter: Wasserstoff, einer geradkettigen oder verzweigten - 8 - C 1-8 -Alkoxygruppe und einer geradkettigen oder verzweigten C 1-4 -Alkylgruppe; - R 8 eine geradkettige oder verzweigte C 1-12 -Alkylgruppe bedeutet und - R 9 Wasserstoff oder eine Gruppe -CN darstellt, wobei diese Zusammensetzung kein 2-Ethylhexyl-p-methoxy-cinnamat enth344lt, und mit der Ma337gabe, dass die Zusammensetzung von den folgen-den Formulierungen verschieden ist, bei denen die Mengenan-teile der verschiedenen Bestandteile in Gewichtsprozent, bezo-gen auf das Gesamtgewicht der Zusammensetzung, angege-ben sind: Zusammensetzung 1 Bestandteile Mengen Komponente I, UV-Filter 4-Methylbenzylidene Camphor (Eusolex 6300) - UV-B-Filter 3,0 2,4,6-Tris[p-(2'ethylhexyl-1'-oxycarbonyl)anilino]-1,3,5-triazin (Uvinul T 150) UV-B-Filter 1,5 2-Ethylhexyl Salicylate (Neo Heliopan OS) UV-B-Filter 4,0 2-Ethylhexyl--cyano-,'-diphenylacrylat (Neo Heliopan 303) UV-B-Filter 4,0 4-tert-Butyl-4'-Methoxydibenzoylmethan (Parsol 1789) UV-A-Filter 2,0 Komponente II, Fettkomponenten C 12 -C 15 Alkyl Benzoate (Finsolv TN) 112,0 Komponente III Parf374m366l 0,4 Konservierungsmittel q.s. Komponente IV Carbomer 0,8 Glycerin 3,0 EDTA 0,1 Wasser ad 100,0 Komponente V Wasser 20,0 Novantisols344ure (wasserl366slicher UV-B-Filter) 2,0 Neutralisationsmittel (insbesondere NaOH, Tri-ethanolamin) q.s. - 9 - Zusammensetzung 2 Bestandteile Mengen Komponente I, UV-Filter 4-Methylbenzylidene Camphor (Eusolex 6300) UV-B-Filter 4,0 2,4,6-Tris[p-(2'ethylhexyl-1'-oxycarbonyl)anilino]-1,3,5-triazin (Uvinul T 150) UV-B-Filter 2,0 2-Ethylhexyl Salicylate (Neo Heliopan OS) UV-B-Filter 3,0 2-Ethylhexyl--cyano-,'-diphenylacrylat (Neo Heliopan 303) UV-B-Filter 3,0 4-tert-Butyl-4'-Methoxydibenzoylmethan (Parsol 1789) UV-A-Filter 3,0 Komponente II, Fettkomponenten C 12 -C 15 Alkyl Benzoate (Finsolv TN) 12,0 Caprylic/Capric Triglycerides (Migloyol 812) 2,0 Octyl Stearate (Cetiol 868) 3,0 Komponente III Parf374m366l 0,4 Konservierungsmittel q.s. Komponente IV Carbomer 0,4 Glycerin 3,0 EDTA 0,1 Wasser ad 100,0 Komponente V Neutralisationsmittel (insbesondere NaOH, Tri-ethanolamin) q.s. Diesem Patentanspruch sind die Patentanspr374che 2 bis 16 unter-geordnet. Patentanspruch 17 und die ihm untergeordneten Patentanspr374-che 18 bis 26 betreffen die Verwendung eines Alkyl-,'-diphenylacrylats oder Alkyl--cyano-,'-diphenylacrylats in oder zur Herstellung von kos-metischen Zusammensetzungen, die 4-tert-Butyl-4'-Methoxydibenzoyl-methan in Kombination mit mindestens einem 1,3,5-Triazinderivat nach Patentanspruch 1 enthalten. Patentanspruch 27 und die ihm untergeord-neten Patentanspr374che 28 bis 30 betreffen ein Verfahren zur Verbesse-rung der Stabilit344t kosmetischer Zusammensetzungen, die 4-tert-Butyl-4'- 3 - 10 - Methoxydibenzoylmethan und ein 1,3,5-Triazinderivat nach Patentan-spruch 1 enthalten. Die Kl344gerinnen haben mit ihren vom Patentgericht verbundenen Klagen geltend gemacht, der Gegenstand des Patentanspruchs 1 des Streitpatents sei gegen374ber dem Stand der Technik, insbesondere der Ver366ffentlichung der europ344ischen Patentanmeldung 685 221 (D3, L. ), der internationalen Patentanmeldung WO 91/11989 (D4, L. ), der deutschen Offenlegungsschrift 195 47 634 (NiK4, S. , fr374her angemeldet, aber nachver366ffentlicht) und der auf dieselbe Anmel-dung zur374ckgehenden Ver366ffentlichung der europ344ischen Patentanmel-dung 787 483 (NiK7), nicht patentf344hig. Die vom Europ344ischen Patentamt durchgef374hrte Beschr344nkung stelle zudem eine unzul344ssige Erweiterung dar. 4 5 Das Patentgericht hat das Streitpatent mit Wirkung f374r die Bundes-republik Deutschland antragsgem344337 in vollem Umfang f374r nichtig erkl344rt. Hiergegen richtet sich die Berufung der Beklagten, die das Streitpa-tent entsprechend der Fassung des europ344ischen Beschr344nkungsverfah-rens (B3-Fassung) verteidigt, hilfsweise in sechzehn weiter beschr344nkten Fassungen, die weitere "Disclaimer" einf374gen, von denen die Hilfsantr344ge I bis IV Zusammensetzungen mit emulgatorfreien Hydrodispersionsgelen ausnehmen und der weiteren Abgrenzung gegen374ber der Entgegenhal-tung NiK4/7 dienen, die Hilfsantr344ge V und VI zur Abgrenzung gegen374ber der ver366ffentlichten europ344ischen Patentanmeldung 800 813 (D1) be-stimmt sind, Hilfsantrag VII die erfindungsgem344337 zu verwendenden 1,3,5-Triazinderivate auf Verbindungen beschr344nkt, bei denen X 6 2 NH oder O und X 3 NH bedeuten, und die Hilfsantr344ge VIII bis XVI die vorgenannten Hilfsantr344ge kombinieren. - 11 - Die Kl344gerinnen treten dem Rechtsmittel entgegen. 7 Als gerichtlicher Sachverst344ndiger hat Univ.-Prof. Dr. G. D. , J. -Universit344t M. , ein schriftliches Gutachten erstattet, das er in der m374ndlichen Verhandlung erl344utert und erg344nzt hat. Die Kl344gerinnen haben Gutachten von Prof. Dr. W. S. , S. , und Prof. Dr. B. L. , Universit344t D. , vorgelegt. Die Beklagte hat ein Gutachten von Prof. Dr. H. M. , Universit344t W. , vorgelegt. 8 Entscheidungsgr374nde: Die Berufung der Beklagten bleibt ohne Erfolg. 9 I. Das Streitpatent betrifft nach seinem Patentanspruch 1 kosme-tische und/oder dermatologische Zusammensetzungen, die zum Schutz der Haut gegen UV-Strahlung, insbesondere gegen Sonnenlicht, bestimmt sind. Bei der Herstellung derartiger Mittel werden, wie die Patentschrift erl344utert, im Allgemeinen Kombinationen von im UV-A-Bereich (Wellen-l344nge 320 nm bis 400 nm) und im UV-B-Bereich (Wellenl344nge 280 nm bis 320 nm) wirksamen Filtern verwendet. 4-tert-Butyl-4222-Methoxydibenzoyl-methan, das unter der Handelsbezeichnung Parsol 1789 erh344ltlich sei, wird in diesem Zusammenhang als auf Grund seines guten intrinsischen Absorptionsverm366gens besonders interessantes UV-A-Filter bezeichnet (S. 1 Z. 23 bis 25). Als UV-B-Filter mit gutem Absorptionsverm366gen wer-den 1,3,5-Triazinderivate und insbesondere die unter der Handelsbe-zeichnung Uvinul T 150 erh344ltliche Verbindung 2,4,6-Tris[p-2222-ethylhexyl-1222-oxycarbo-nyl)anilino]-1,3,5-triazin (Octyltriazon) genannt. Die Beschrei- 10 - 12 - bung gibt weiter an, dass solche Triazinderivate aus der Entgegenhaltung D3 bekannt seien. Sie bezeichnet es als "sehr interessant", 1,3,5-Triazinderivate zu-sammen mit dem als Parsol 1789 bekannten Butylmethoxydibenzoyl-methan (im Folgenden: BMDBM) verwenden zu k366nnen. Die Anmelderin habe jedoch festgestellt, dass sich 1,3,5-Triazinderivate in Gegenwart von BMDBM unter UV-Bestrahlung chemisch zersetzten. Nach umfangreichen Untersuchungen habe sie entdeckt, dass sich die Stabilit344t und damit die Wirksamkeit der Zusammensetzung durch Zugabe eines Alkyl-,222-diphenylacrylats oder eines Alkyl--cyano-,222-diphenylacrylats wesentlich verbessern lasse. 11 Eine "Aufgabe" (ein der Erfindung zugrunde liegendes technisches Problem) wird in der Beschreibung nicht ausdr374cklich angegeben. Bei der Bestimmung des Problems stellt der Senat darauf ab, was die Erfindung gegen374ber dem in der Beschreibung erw344hnten Stand der Technik nach der Entgegenhaltung D3 tats344chlich leistet. Denn auch eine in der Patent-schrift angegebene Aufgabe stellt lediglich ein Hilfsmittel bei der Ermitt-lung des objektiven technischen Problems dar (vgl. Senatsurteil vom 12. Februar 2003 - X ZR 200/99, GRUR 2003, 693, 695 - Hochdruckreini-ger; vom 4. Februar 2010 - Xa ZR 36/08, GRUR 2010, 602 - Gelenkanord-nung; vom 15. April 2010 - Xa ZR 28/08, GRUR 2010, 607 - Fetts344urezu-sammensetzung; vom 24. Februar 2011 - X ZR 121/09 - Wiederfinden einer Informationsseite; Senatsbeschluss vom 19. Oktober 2004 - X ZB 33/03, GRUR 2005, 141, 142 - Anbieten interaktiver Hilfe; st. Rspr.). 12 - 13 - Patentanspruch 1 des Streitpatents stellt in seiner im Beschr344n-kungsverfahren ge344nderten Fassung Zusammensetzungen unter Schutz, die 13 (1) in einem kosmetisch und/oder dermatologisch akzeptablen Tr344ger (2) folgende Substanzen enthalten: (2.1) 4-tert-Butyl-4222-Methoxydibenzoylmethan (BMDBM) als UV-A-Filter, (2.2) mindestens ein 1,3,5-Triazinderivat einer definierten Formel als UV-B-Filter, wobei verschiedene Seiten-ketten m366glich sind (insbesondere: - 2,4,6-Tris[p-2222-ethylhexyl-1222-oxycarbonyl)anilino]-1,3,5-triazin [Octyltriazon oder Ethylhexyltriazon - EHT, Handelsbezeichnung: Uvinul T 150]; - Diethylhexylbutylamidotriazon [Handelsbezeich-nungen: Uvasorb HEB und RA 3643]), (2.3) mindestens ein Alkyl-,222-diphenylacrylat oder Alkyl--cyano-,222-diphenylacrylat einer definierten Formel als weiteres UV-B-Filter (insbesondere 2-Ethylhexyl--cyano-,222-diphenylacrylat [Octocrylen, Handels-bezeichnungen: Neo Heliopan 303, Uvinul N 539]), (3) wobei die Zusammensetzungen (3.1) kein 2-Ethylhexyl-p-methoxycinnamat (Handelsbe-zeichnung: Parsol MCX) enthalten und (3.2) sich von den am Ende des Patentanspruchs 1 ange-gebenen Zusammensetzungen 1 und 2 unterschei-den. - 14 - 14 Die im Streitpatent erw344hnte und jedenfalls deshalb bei der Be-stimmung des Problems zu ber374cksichtigende Entgegenhaltung D3 be-schreibt nicht nur, wie vom Streitpatent ausgef374hrt, das 1,3,5-Triazin-derivat Octyltriazon (Merkmal 2.2), sondern auch Octocrylen (Merk-mal 2.3) als weiteres UV-Filter. Die Kombination der beiden Filter erlaubt nach der D3 auf Grund einer synergistischen Wirkung die Bereitstellung von Sonnenschutzzusammensetzungen mit gegen374ber der alleinigen Verwendung des einen oder des anderen Filters deutlich verbesserten Lichtschutzfaktoren (S. 2 Z. 30 bis 33). Indem das Streitpatent die UV-B-Filter nach den Merkmalen 2.2 und 2.3 mit BMDBM als UV-A-Filter nach Merkmal 2.1 verbindet, l366st es das technische Problem, eine breitbandig wirksame und stabile Sonnenschutzzusammensetzung bereitzustellen. 15 II. Das Patentgericht hat das Streitpatent f374r nichtig erkl344rt, weil es dessen Gegenstand nicht als patentf344hig angesehen hat. Als Fachmann hat es einen Diplom-Chemiker, Pharmazeuten oder Diplom-Biologen an-gesehen, der sich in das spezielle Fachgebiet der Kosmetik (Kosmetolo-gie) intensiv eingearbeitet hat. Es hat sich u.a. darauf gest374tzt, dass die vorver366ffentlichte D3 Sonnenschutzmittel beschreibe, die in einem kosme-tisch akzeptablen Tr344ger (Merkmal 1) in Form einer Emulsion eine Kombi-nation aus den UV-B-Filtern Uvinul T 150 (Merkmal 2.2) und Uvinul N 539 (Merkmal 2.3) enthielten, wobei die Beschreibung ausf374hre, dass neben der UV-B-Strahlung auch die UV-A-Strahlung eine Ver344nderung der Haut hervorrufen k366nne, weshalb es w374nschenswert sei, auch die UV-A-Strahlung auszufiltern. Der Fachmann sei deshalb vor die Aufgabe ge-stellt, in die Zusammensetzung der D3 zus344tzlich ein UV-A-Filter einzuar-beiten. Dabei sto337e er auf die neben Benzophenon-Derivaten genannten Dibenzoylmethanderivate (vgl. D3 S. 3 Z. 52). Die Anregung, das 4-tert-Butyl-4222-Methoxydibenzoylmethan einzusetzen, erhalte der Fachmann aus - 15 - der Entgegenhaltung D4, die dieses als bevorzugtes Dibenzoylmethande-rivat nenne und auch auf die ausreichende Photostabilit344t der dort ge-nannten Kombination hinweise; ein bevorzugtes UV-B-Filter sei wie im Streitpatent Octocrylen, wodurch die Kombination der Merkmale 2.1 und 2.3 aus der D4 bekannt sei. In Kombination mit der D3 ergebe sich ein Naheliegen der drei Sonnenschutzfilter gem344337 Patentanspruch 1 des Streitpatents. Der Fachmann werde auch, da sowohl die Mischungen nach D3 als auch die nach D4 lichtstabil seien, von der Lichtstabilit344t der Drei-erkombination ausgehen. Ein weiteres UV-B-Filter wie ein Zimts344urederi-vat werde der Fachmann nicht zusetzen, da die zwei vorhandenen UV-B-Filter einen synergistisch verbesserten Lichtschutz aufwiesen und die D3 und die D4 es nicht vorschrieben. Auch im Streitpatent werde ein nachtei-liger Effekt durch den Zusatz des Zimts344urederivats im 334brigen nicht be-legt. Der zus344tzliche Effekt, dass durch Octocrylen die Lichtstabilit344t des Octyltriazon verbessert werde, wenn dieses in Kombination mit BMDBM vorliege, k366nne bei Naheliegen der Kombination die erfinderische Leistung nicht begr374nden. Auch die Gegenst344nde der Patentanspr374che 17 und 27 beruhten deshalb nicht auf erfinderischer T344tigkeit. III. Dies h344lt im Ergebnis und in der Begr374ndung der 334berpr374fung stand. 16 1. Dabei kann offen bleiben, ob der Gegenstand von Patentan-spruch 1 vom Stand der Technik neuheitssch344dlich getroffen wird. Die An-lehnung an die Ausf374hrungsbeispiele in den der Entgegenhaltungen NiK4/NiK7 ist schwerlich geeignet, deren Offenbarungsgehalt vollst344ndig zu ber374cksichtigen und diesen gegen374ber Neuheit herzustellen. Entgegen der Auffassung der Kl344gerinnen kann der Senat - anders als bei einer be-schr344nkten Verteidigung im Nichtigkeitsverfahren (vgl. hierzu BGH, Urteil 17 - 16 - vom 18. M344rz 2010 - Xa ZR 54/06, GRUR 2010, 709 - Proxyserver-system) - nicht pr374fen, ob die vom Europ344ischen Patentamt gebilligte be-schr344nkte Fassung dem Erfordernis der Klarheit (Art. 84 EP334) gen374gt. Der Patentanspruch, auf den das Europ344ische Patentamt im europ344ischen Beschr344nkungsverfahren (Art. 105a, Art. 105b EP334) das Patent be-schr344nkt hat, stellt, ebenso wie ein im Einspruchsverfahren ge344ndertes Patent, die geltende Fassung des europ344ischen Patents dar und kann im Nichtigkeitsverfahren mangels eines einschl344gigen Nichtigkeitsgrunds e-benso wenig auf das Erfordernis der Klarheit gepr374ft werden wie die Pa-tentanspr374che des erteilten Patents. 18 2. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 des Streitpatents in seiner im europ344ischen Beschr344nkungsverfahren ge344nderten Fassung ergab sich f374r den Fachmann am Priorit344tstag in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik (Art. 54 EP334). Dies f374llt den Nichtigkeitsgrund des Art. II 247 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPat334bkG, Art. 138 Abs. 1 Buchst. a EP334 aus. Auf die weiter geltend gemachten Nichtigkeitsgr374nde des Art. II 247 6 Abs. 1 Nr. 2 und Nr. 3 IntPat334bkG braucht daher nicht eingegangen zu werden. Als Ausgangspunkt f374r die Pr374fung auf erfinderische T344tigkeit ist entgegen der Auffassung der Beklagten nicht ausschlie337lich auf die der Beschreibung des Streitpatents zu entnehmende "Aufgabe" abzustellen. Sie gibt - wie zu I ausgef374hrt - das der Erfindung zugrunde liegende tech-nische Problem nicht zutreffend wieder. Im 334brigen bildet auch eine zu-treffend formulierte Aufgabe nicht notwendigerweise den einzigen Aus-gangspunkt f374r die Pr374fung der erfinderischen T344tigkeit; es ist vielmehr auch zu erw344gen, ob die Bew344ltigung eines (anderen) zum Aufgabenkreis des Fachmanns geh366renden technischen Problems dessen L366sung nahe-gelegt hat (vgl. Senatsurteil vom 12. Februar 2003 - X ZR 200/99, GRUR 19 - 17 - 2003, 693 - Hochdruckreiniger). Dies ist hier zu bejahen. Darauf, ob sich diese Anregungen auch auf die Fotostabilit344t bezogen, ist dabei nicht ent-scheidend abzustellen (vgl. nur Senatsurteil vom 10. Dezember 2002 - X ZR 68/99, GRUR 2003, 317 - kosmetisches Sonnenschutzmittel I; st. Rspr.). a) F374r die Hinzuf374gung eines UV-A-Filters zu der aus der D3 be-kannten Kombination der UV-B-Filter Octyltriazon und Octocrylen boten sowohl die D3 als auch die D4 unmittelbare Anregungen. 20 So erw344hnt die Entgegenhaltung D3, dass entsprechende Zusam-mensetzungen aus zwei UV-B-Filtern auch ein oder mehrere Filter, die im UV-A-Bereich wirksam sind, enthalten k366nnen (S. 3 Z. 48 bis 54). Da die D3 (fast wortgleich mit dem Streitpatent) ausdr374cklich darauf hinweist, dass die UV-A-Strahlung insbesondere die Elastizit344t der Haut beeintr344ch-tige und Faltenbildung beg374nstige, was zu vorzeitiger Hautalterung f374hre, und sogar die Ursache f374r toxische oder allergische Reaktionen sein k366n-ne, bezeichnet sie es konsequenterweise als w374nschenswert, auch die UV-A-Strahlung auszufiltern (S. 2 Z. 15 bis 19). Der Fachmann, der sich die in der D3 beschriebene vorteilhafte synergistische Wirkung der Oc-tyltriazon-Octocrylen-Kombination zunutze machen will, wird daher dazu gedr344ngt, sich Gedanken 374ber ein geeignetes UV-A-Filter zu machen. 21 Zwar werden in der D3 selbst Dibenzoylmethanderivate nur unter einer Reihe weiterer Filter genannt (S. 3 Z. 48 bis 54). Bei BMDBM (Han-delsbezeichnung Parsol 1789) handelte es sich aber um ein bekanntes UV-A-Filter dieser Klasse, das auch in der Streitpatentschrift als auf Grund seines guten intrinsischen Absorptionsverm366gens besonders interessan-tes UV-A-Filter bezeichnet wird (S. 1 Z. 23 bis 25); auch die Beklagte tr344gt vor, sein hoher Extinktionsfaktor sei bekannt gewesen. Im Gutachten von 22 - 18 - Prof. S. wird unwidersprochen ausgef374hrt, BMDBM habe jedenfalls in Europa im Priorit344tszeitpunkt als einziges zugelassenes Dibenzoyl-methanderivat zur Verf374gung gestanden. Die Entgegenhaltung D4, die wiederum fast wortgleich mit dem Streitpatent ebenfalls auf die Notwen-digkeit hinweist, sowohl UV-A- als auch UV-B-Strahlung zu filtern (S. 1 Z. 12 bis S. 2 Z. 2), gibt an, dass bereits vorgeschlagen worden sei, Di-benzoylmethanderivate als UV-A-Filter mit verschiedenen UV-B-Filtern zu kombinieren, dass sich jedoch die Dibenzoylmethanderivate in Kombinati-on mit diesen UV-B-Filtern als nicht ausreichend stabil erwiesen h344tten (S. 2 Z. 9 bis 13: "Malheureusement, lorsqu222ils sont utilis351s en association avec ces filtres UV-B, les d351riv351s de dibenzoylm351thane ... ne poss350dent pas toujours une stabilit351 photochimique suffisante pour garantir une protection constante durant une exposition solaire prolong351e 205"). Hierzu schl344gt die D4 vor, ein Dibenzoylmethanderivat mit einem ,222-Diphenylacryls344urealkylester oder -Cyano-,222-diphenylacryls344urealkyl-ester einer definierten Formel I als UV-B-Filter zu kombinieren. Daraus erg344ben sich eine bemerkenswerte photochemische Stabilit344t der Diben-zoylmethanderivate, ein starker Lichtschutzfaktor und eine gute Rema-nenz (S. 2 Z. 16 bis 28). Unter den angef374hrten Dibenzoylmethanderiva-ten wird dabei - neben 4-Isopropyldibenzoylmethan - BMDBM besonders bevorzugt (S. 4 Z. 4 bis 6); Octocrylen wird als erstes der vier besonders bevorzugten Diphenylacrylate genannt (S. 3 Z. 20); die Kombination liegt auch dem Beispiel 1 (und Beispiel 8) zugrunde. Der Fachmann, der ausgehend von der Octyltriazon-Octocrylen-Kombination der D3 nach einem geeigneten UV-A-Filter suchte, fand mit-hin in der D4 den Hinweis, dass die Komponente Octocrylen dieser Kom-bination auch geeignet war, die in der Literatur beschriebenen Stabilit344ts-probleme der als UV-A-Filter in Betracht kommenden Dibenzoylmethande- 23 - 19 - rivate und namentlich des BMDBM zu l366sen. Wenn dies auch keinen zwingenden Schluss auf die Wirkung des Octocrylen in der Dreier-Kombination aus BMDBM, Octyltriazon und Octocrylen zulie337, musste es aber doch zumindest als lohnend erscheinen zu pr374fen, ob Octocrylen auch in dieser Kombination sowohl im UV-B-Bereich synergistisch mit dem Triazinderivat zusammenwirkte als auch die Stabilit344t des UV-A-Filters (und der Gesamtkombination) gew344hrleistete. Dies gilt unabh344ngig von der Frage, ob sich beim 334bergang von einer Zweierkombination auf eine Dreierkombination Stabilit344tsprobleme einstellen konnten, die bei Zweierkombinationen nicht aufgetreten waren. Diese M366glichkeit musste der Fachmann zwar in Rechnung stellen, weil die Interaktion einer erh366h-ten Zahl von Komponenten nicht im Voraus sicher absehbar war, sie konnte ihn aber nicht von der Durchf374hrung entsprechender Versuche ab-halten, zumal es sich bei den Einzelkomponenten um g344ngige und nicht erst mit gro337em Aufwand zu synthetisierende Erzeugnisse handelte. b) Auch die weitere Anweisung, kein 2-Ethylhexyl-p-methoxy-cinnamat zuzugeben (Merkmal 3.1), f374hrt nicht zur Bejahung der erfinderi-schen T344tigkeit. Die D3 erw344hnt zwar, dass sich unter den - fakultativen - weiteren Filtern auch Zimts344urederivate befinden k366nnen, schreibt deren Verwendung aber nicht vor. Sie beschreibt damit Kombinationen mit und ohne Zimts344urederivate. Es ist auch nicht ersichtlich, dass dem Fachmann die Zugabe eines Zimts344urederivats gleichwohl zwingend erschienen w344-re. Er konnte vielmehr im Gegenteil der Ver366ffentlichung der britischen Patentanmeldung 2 198 944 (NiK23) entnehmen, dass auch 2-Ethylhexyl-p-methoxycinnamat zu denjenigen UV-B-Filtern geh366rt, bei deren Kombi-nation mit BMDBM als UV-A-Filter das Dibenzoylmethanderivat keine aus-reichende photochemische Stabilit344t besitzt (S. 2 zweiter vollst344ndiger Ab-satz: "Unfortunately in a combination of these UV-A and UV-B screens, 24 - 20 - [Parsol 1789] does not have a sufficient photochemical stability to guaran-tee continuous protection during a prolonged exposure to the sun ..."). Damit war dem Fachmann aus dem Stand der Technik nicht nur bekannt, dass die Zugabe des Zimts344urederivats nicht erforderlich war, sondern dar374ber hinaus auch, dass sie sich nachteilig auf die Photostabilit344t des BMDBM auswirken konnte. Dies f374hrt ohne erfinderisches Zutun zu der Anweisung, das Zimts344urederivat wegzulassen. 3. Die Gegenst344nde der Hilfsantr344ge I bis VI, die lediglich zur wei-teren Abgrenzung zum Stand der Technik bei der Neuheitspr374fung be-stimmt sind, sind nicht anders zu beurteilen, und Entsprechendes gilt f374r die Hilfsantr344ge VIII ff. 25 4. Nach Hilfsantrag VII werden die verwendbaren Triazinderivate derart beschr344nkt, dass das in der D3 genannte Octyltriazon nicht mehr unter Merkmal 2.2 f344llt. Der dergestalt verteidigte Patentanspruch 1 sieht stattdessen den Einsatz einer Verbindungsklasse vor, zu der Diethyl-hexylbutylamidotriazon (Handelsnamen Uvasorb HEB und RA 3643) ge-h366rt. Dieser "analoge Ersatz" mag eine zul344ssige Einschr344nkung sein, ist aber nicht geeignet, erfinderische T344tigkeit zu begr374nden (vgl. Senatsurteil vom 15. September 2009 - X ZR 115/05, GRUR 2010, 322 - Sektionaltor; EPA, Technische Beschwerdekammer - T 4/98, ABl. EPA 2002, 139 = GRUR Int. 2002, 438 - Liposomenzusammensetzungen). Bei Uvasorb HEB handelt es sich um eine in der ver366ffentlichten europ344ischen Patent-anmeldung 570 838 (vgl. die D9) und einem auf das Jahr 1995 datierten Prospekt des RA-3643-Herstellers 3V Sigma SpA (D27) beschriebene Substanz, die zwar auf Grund ihrer Substitution (zwei Estergruppen und eine Amidgruppe anstelle von drei Estergruppen) weniger lipophil als Oc-tyltriazon sein mag, wie dies auch der gerichtliche Sachverst344ndige ange- 26 - 21 - geben hat, aber sonst keine verbesserten Eigenschaften aufweist, die hier im Sinn der durchwegs 344lteren Rechtsprechung des Reichsgerichts und des Senats (vgl. RG GRUR 1936, 610 - Reklameplakate; Senatsurteil vom 6. Februar 1973 - X ZR 40/69, bei Liedl, Entscheidungen des Bundesge-richtshofes in Zivilsachen - Nichtigkeitsklagen 1971/73, 248, 258) allenfalls die Bejahung erfinderischer T344tigkeit tragen k366nnten. Die stabilit344tsf366r-dernde geringere Lipophilie bei weitgehender struktureller 304hnlichkeit mit Octyltriazon musste den Fachmann im Gegenteil eher dazu veranlassen, als taugliches Triazinderivat in der nach den Ausf374hrungen zu 2 nahege-legten Kombination von UV-A- und UV-B-Filtern auch Uvasorb HEB in Be-tracht zu ziehen. 5. Der Verwendungsanspruch 17 und der Verfahrensanspruch 27 teilen das Schicksal des Patentanspruchs 1. Zwar ist die Formulierung des Patentanspruchs 17 (Verwendung eines Diphenylacrylats zur Herstellung von Zusammensetzungen, die BMDBM in Kombination mit mindestens einem Triazinderivat enthalten, um dessen Stabilit344t zu verbessern) auf die von der Beklagten geltend gemachte Aufgabenstellung abgestellt. Dies 344ndert aber nichts daran, dass die Zweckangabe keine eigenst344ndige (be-schr344nkende) Bedeutung hat und mit der Beanspruchung der Verwendung eines Diphenylacrylats zur Herstellung von Zusammensetzungen nach Patentanspruch 1 dessen Gegenstand nur in eine andere Form gekleidet wird. F374r die verfahrensm344337ige Einkleidung in Patentanspruch 28 gilt nichts anderes. Patentanspruch 31 beansprucht schlie337lich ein Verfahren zur kosmetischen Behandlung, das durch den Auftrag einer wirksamen Menge der Zusammensetzung nach Patentanspruch 1 gekennzeichnet ist; auch dieser Anspruch teilt das Schicksal des Patentanspruchs 1. 27 - 22 - IV. Die Kostenentscheidung folgt aus 247 121 Abs. 2 PatG i.V.m. 247 97 Abs. 1 ZPO. 28 Meier-Beck Keukenschrijver M374hlens Grabinski Bacher Vorinstanz: Bundespatentgericht, Entscheidung vom 04.03.2008 - 3 Ni 18/06 (EU) -
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