BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL X ZR 72/11 Verkündet am: 26. April 2012 Wermes Justiz amtsinspektor als Urkundsbeamt er der Geschäftsstelle in der Patentnichtigkeitssache - 2 - Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündlich e Verhan d- lung vom 26. April 2012 durch die Richter Keuke nschrijver, Gröning, Dr. Bacher und Hoffmann sowie die Richterin Schuster für Recht erkannt: Auf die Berufung der Klägerin wird das am 29. März 2011 verkü n- dete Urteil des 1. Senats (Nichtigkeitssena ts) des Bundespaten t- gerichts unter Zurückweisung der weitergehenden Berufung a b- geändert. Das europäische Patent 1 424 917 wird im Umfang seiner Patent - ansprüche 1 und 2 mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bunde s- republik Deutschland für nichtig erklärt. Die Beklagte hat zwei Drittel, die Klägerin ein Drittel der Kosten des Rechtsstreits zu tragen. Von Rechts wegen Tatbestand: Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des am 13. September 2002 u n- ter Inanspruchnahme der Priorität zweier dänischer Anmel dungen vom 13. Se p- tember 2001 und 6. März 2002 angemeldeten und mit Wirkung für die Bunde s- republik Deutschland erteilten europäischen Patents 1 424 917 (Streitpatent s ). Es umfasst sechs Patentansprüche, deren erster in der Verfahrenssprache la u- tet: 1 - 3 - " A devi ce being designed with a slit (36, 54, 50), for use in remo v- ing a tick or corresponding blood sucking insect, which has bitten on to and bored its snout down into the skin of a person or an animal , characterised in that the device is adapted for keeping in wallet, pocket, bag, or similar place, said device being designed as a credit card in size, that said card is made of a relatively stiff m a- terial, such as card - board or plastic, and that said card has a co r- ner area being designed with the slit (36, 54, 50 ), for use in remo v- ing a tick or corresponding blood sucking insect, which has bitten on to and bored its snout down into the skin of a person or an animal . " Dieser Anspruch ist in der Streitpatentschrift wie folgt in die deutsche Sprache übersetzt: " Vor ric htung, die mit einem Schlitz (36 , 54, 50) zum Entfernen e i- ner Zecke oder eines entsprechenden blutsaugenden Insekts, das sich in die Haut eines Menschen oder eines Tiers festgebissen oder seinen Rüssel in die Haut eines Menschen oder eines Tiers gebohrt hat, versehen ist, dadurch gekennzeichnet, dass die Vorrichtung zur Aufbewahrung in einer Brieftasche, in einer H o- sen - oder Jackentasche, in einer Tasche oder an einem ähnlichen Ort geeignet ist, indem die Vorrichtung in ihren Abmessungen wie eine Kreditk arte ausgebildet ist, dass die Karte aus einem relativ steifen Material, wie z.B. Pappe oder Kunststoff, hergestellt ist und dass die Karte einen Eckbereich aufweist, der mit einem Schlitz (36, 54, 50) zum Entfernen einer Zecke oder eines entspreche n- den bl utsaugenden Insekts, das sich in die Haut eines Menschen 2 - 4 - oder eines Tiers festgebissen oder seinen Rüssel in die Haut e i- nes Menschen oder eines Tiers gebohrt hat, gestaltet ist. " Wegen des Wortlauts der Ansprüche 2 bis 4 wird auf die Streitpaten t- schrift Bezug genommen. Die Klägerin hat das Streitpatent mit ihrer im Lauf des Verfahrens erwe i- terten Nichtigkeitsklage im Umfang der Ansprüche 1 bis 4 angegriffen und ge l- tend gemacht, in soweit gehe sein Gegenstand über den Inhalt der Anmeldung in der Fassung d er ursprünglich eingereichten Unterlagen hinaus (unzulässige Erweiterung); außerdem sei das Streitpatent im Umfang der Patentansprüche 1 und 2 nicht patentfähig, weil es nicht neu sei und nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe. Die Beklagte ist de r Klage entgegengetreten; das Patentg e- richt hat sie abgewiesen. Mit ihrer gegen diese Entscheidung gerichteten Berufung, deren Zurüc k- weisung die Beklagte beantragt, verfolgt die Klägerin ihr erstinstanzliches B e- gehren weiter. Entscheidungsgründe: Die Berufung hat teilweise Erfolg. I. Das Streitpatent betrifft seiner Beschreibung zufolge eine Vorrichtung zum Entfernen einer Zecke oder eines ähnlichen blutsaugenden Insekts aus der Haut und zur Körperpflege. 3 4 5 6 7 - 5 - 1. Die Streitpatentschrift erläutert aus de n US - Patentschriften 5 595 569 (D 3) und 5 447 511 (D 4) bekannte Vorrichtungen zum Entfernen von Zecken oder ähnlichen Insekten aus der Haut von Mensch oder Tier . Außerdem ve r- weist sie auf bekannte, zum Beispiel in Aufreißtüten aus Kunststoff - oder Metal l- folie verpackte, gefaltete Feuchttücher zum Reinigen der Hände und/oder des Gesichts . V or diesem Hintergrund wird als Zweck der Erfindung genannt , eine neue und verbesserte Vorrichtung zu schaffen, mit der Zecken oder ähnli che Insekten auf einfache Weise a us der Haut entfernt werden können . A ls weitere Aufgabe der Erfindung wird genannt , eine solche Vorrichtung so auszugesta l- ten, dass eine oder mehrere solcher Tücher von Personen mitgeführt werden können, um Hände oder andere Körperteile beim Entfernen eine r Zecke oder eines ähnlichen Insekts zu reinigen. Dazu schlägt Patentanspruch 1 eine Vo r- richtung mit folgenden Merkmalen vor: 1. Die Vorrichtung ist zur Aufbewahrung in einer Brief - , Hosen - oder Jackentasche, in einer Tasche oder an einem ähnlichen Ort gee ignet, 1 .1 indem sie in ihren Abmessungen wie eine Kreditkarte au s- gebildet und 2 . aus einem relativ steifen Material, wie z. B. Pappe oder Kuns t- stoff hergestellt ist , 3. einen Schlitz (36, 50, 54) aufweist , 3. 1 der sich in einem Eckbereich befindet und 3 .2 zum Entfernen einer Zecke oder eines entsprechenden blutsaugenden Insekts geeignet ist, das sich in die Haut e i- nes Menschen oder eines Tieres festgebissen oder seinen Rüssel in die Haut eines Menschen oder Tieres gebohrt hat. 8 - 6 - Die nachfolgenden Abbildu ngen zeigen die Figuren des Streitpatents. 2. a) Unter Schutz gestellt wird eine Vorrichtung, die in ihren Abmessu n- gen einer Kreditkarte entspricht und dementsprechend bei abgerundeten Ec k- bereichen ungefähr 85 mm lang , 54 mm breit und weniger als 4 mm , vorzug s- weise unter 2 mm hoch ist ( Abs. 13). In der nach diesen Vorgaben dimensi o- 9 10 - 7 - nierten Vorrichtung ist in einem Eckbereich ein Schlitz (Bezugszeichen 36, 50, 54) vorgesehen, der zum Entfernen von Zecken oder ähnlichen blutsaugenden Insekten, die sich in die Haut eines Menschen oder Tier e s festgebissen haben, geeignet ist (Merkmal 3.2 ). Anweisungen zur näheren Ausgestaltung des Schlitzes enthält Patentanspruch 1 nicht. D er Beschreibung zufolge soll er im Wesentlichen spitzwinklig geformt sein ( Abs. 11). D urch d iese Ausformung wird ermöglicht, unterschiedlich große Insekten in stufenloser Skalierung zwischen den Flanken des Spalts zu erfassen, indem die Karte , auf der Haut aufliegend und mit der Öffnung des Schlitzes voran, auf das Insekt zugeschoben wird, bis es fest ge keil t ist und anschließend durch hebelnde Bewegungen aus der Haut entfernt werden kann . b) Soweit in der Beschreibung unterschiedliche Ausformungen und A n- ordnungen des Schlitzes vorgestellt werden ( Abs . 17: in einem runden Loch mündend , in Form eines Schlüssellochs oder mit einem ähnlich gestalteten Pr o- fil, so dass die Karte nach unten über die Zecke geführt und diese in einer Ve r- engung der Öffnung fest geklemmt werden kann ; mit dem Schlitz an einer ku r- zen Seite der Karte angeordnet, um die s e wie eine vorge spannte Feder einz u- setzen ), sind diese Vorschläge nicht in Patentanspruch 1 eingeflossen . L edi g- lich die Patentanspr ü ch e 3 und 4 haben eine bevorzugte Ausführungsform mit einem flexiblen Finger (Figur 3 , Bezugszeichen 46) zum Gegenstand. Um der in Merkmal 3.2 formulierten Zweckbestimmung zu genügen, ist die Karte aus einem relativ steifen Material, zum Beispiel Pappe oder Kuns t- stoff, herzustellen (Merkmal 2 ). c) Über die Ausstattung mit einem Schlitz in einem Eckbereich der Karte (Mer kmal e 3, 3. 1 ) und d ie Material vor gabe n in Merkmal 2 hinaus enthält P a- tentanspruch 1 keine Merkmale, durch die eine bestimmte Methode der Entfe r- nung von Zecken und ähnliche n Insekten aus der Haut beschrieben würde . Das 11 12 13 - 8 - nach der Rechtsprechung des Bundesgeri chtshofs durch Auslegung des P a- tentanspruchs zu bestimmende Problem, das die in Patentanspruch 1 unter Schutz gestellte Erfindung löst und das und aus dem zu entwickeln ist, was die Erfindung tatsächlich leistet (vgl. BGH, Urteil vom 4. Februar 2010 Xa Z R 36/08, GRUR 2010, 602 Gelenkanordnung), besteht vielmehr darin, der Vorrichtung eine Form zu geben, die sie zur Aufbewahrung in einer Brief - , Hosen - oder Jackentasche oder sonst in einer Tasche bzw. an einem ähnlichen Ort geeignet macht (vgl. Merkmal 1 ). II. Das Patentgericht hat verneint , dass der Gegenstand von Patenta n- spruch 1 über den Inhalt der Anmeldungsunterlagen in der ursprünglich eing e- reichten Fassung hinaus geht . Die Anmeldung sei auf eine mitnehmbare Vo r- richtung in den Abmessungen einer Kr editkarte gerichtet ; die Ausführungsbe i- spiele nach den Figuren 1 bis 5 der Anmeldungsunterlagen erfassten auch Ka r- ten gemäß den Figuren 1 und 2 der Streitpatentschrift. Figur 6 der Anme l- dungsunterlagen (= Figur 3 des Streitpatents) offenbare eine Karte aus einem verhältnismäßig dünnen Kunststoff ohne Aufdruck, die zusammen mit Pflaster in eine Verpackung eingelegt werden könne. Den diese Figur 6 betreffenden Ausführungen in den ursprünglichen Anmeldungsunterlagen sei eine Karte mit den Merkmalen des Anspruc hs 1 des Streitpatents unmittelbar und eindeutig zu entnehmen; die Patentinhaberin sei nicht gehalten gewesen, sämtliche Mer k- m a le der aus dieser Figur ersichtlichen Ausführungsform in Patentanspruch 1 aufzunehmen. Die erwähnte Beigabe von Reinigungsutensil ien zu der Karte stelle keine Ein schränk ung des objektiv zu ermittelnden Gehalt s der Offenb a- rung dar , so dass Patent anspruch 1 nicht deshalb unzulässig erweitert sei, weil darin entsprechende Merkmale nicht aufgenommen worden seien. Seine Annahme, das s der Gegenstand von Patentanspruch 1 nicht nur neu sei, sondern auch auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe, hat das P a- tentgericht im Wesentlichen wie folgt begründet: Die D 4 zeige als nächstko m- 14 15 - 9 - mender Stand der Technik eine Vorrichtung zum Entfernen v on Zecken, die aus einem relativ steifen Material hergestellt und aufgrund ihrer Ausmaße (umg e- rechnete Länge: 57 mm, Breite: 12,7 mm, Dicke: 0,3 mm) ungeachtet der g e- bogenen Ausbildung der Spitze geeignet sei, in einer Tasche aufbewahrt zu werden. Jedoch s ei Merkmal 1 .1 nicht erfüllt, weil die Fläche der Vorrichtung nach D 4 lediglich rund ein Sechstel derjenigen gemäß Patentanspruch 1 des Streitpatents betrage. Auch wenn der gemäß der D 4 vorgesehene Schlitz au f- grund der geringen Breite der vorgestellten V orrichtung als im Eckbereich a n- geordnet (Merkmal 3.2) angesehen werden könne, fehle es an jeglicher Anr e- gung, die Vorrichtung entsprechend der Ausgestaltung in Patentanspruch 1 zu vergrößern. Die D 4 schlage vor, die Vorrichtung als Anhängsel oder integral en Teil einer anderen Vorrichtung, wie zum Beispiel eines Taschenmessers oder eines Nagelschneiders, auszubilden, was eine deutliche Vergrößerung au s- schließe, weil solche Gegenstände deutlich kleiner seien als eine Kreditkarte. Der von D 4 verfolgte Lösung sweg halte den Fachmann deshalb davon ab, die Lösung des Problems auf dem erfindungsgemäßen Weg zu suchen und die Abmessungen der Vorrichtung deutlich zu vergrößern. Die Lehre des Streitp a- tents stelle dementsprechend eine Abkehr vom im Stand der Technik ei ng e- schlagenen Lösungsweg dar; auch die übrigen Druckschriften gäben keine A n- regung in diese Richtung. III. Gegen diese Beurteilung wendet sich die Berufung ohne Erfolg, s o- weit s ie die Nichtigerklärung im Umfang der Patenta nsprüche 1 bis 4 des Strei t- pate nts nach Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 3 IntPatÜ bk G, Art. 138 Abs. 1 lit. c EPÜ (u n- zulässige Erweiterung) begehrt . 1. Das Patentgericht hat zu Recht angenommen, dass der Gegenstand von Patentanspruch 1 nicht über den Inhalt der ursprünglich eingereichten A n- me ldungsunterlagen hinausgeht. 16 17 - 10 - Die Beklagte will darauf hinaus , den ursprünglichen Anmeldungsunterl a- gen entspreche eine Vorrichtung nur, wenn sie entweder auf einer Seite mit eine r aufgedruckten Anzeigenfläche für die kommerzielle Nutzung versehen und au f der anderen Seite mit einem oder mehreren, durch Folien abgedeckten Hygieneartikel n ausgestattet sei oder wenn einer unbedruckten Karte entspr e- chende Gegenstände beigepackt werden . Dem kann nicht beigetreten werden. a) Die ursprünglichen Anmeldeunterl agen offenbaren ( auch ) eine nicht mit einem Anzeigenfeld versehene Karte als zur Erfindung gehörend (Veröffen t- lichung der internationalen Patentanmeldung WO 03/022094 S. 6 Rn. 5 ff., die den ursprünglichen Anmeldungsunterlagen entspricht ). D enn zu der dort beschriebene n , der Figur 6 der Anmeldungsunterlagen zugeordnete n Karte ( " BorreliaCard " ) heißt es, dass sie " vorzugsweise " keine Werbeangaben ent - halte ( Seite 6 Z. 13 bis 18: " The preferred embodiment of a " BorreliaCard " shown in Fig. 6 is made of relative ly thin plastic material w hich is preferably without printed instructions, as the ' BorreliaCard ' in this form is intended to be laid in a folded, card - like brochure or guidance for use which is finally sealed in a transparent plastic packing, which further more may contain a number of ind i- vidually packed cleaning tissues and/or a number of individually packed pla s- ters. " ). Die Klägerin stellt zwar nicht in Abrede, dass damit eine Karte ohne au f- gedrucktes Anzeigenfeld offenbart ist, sie meint jedoch, die Fu nktion der Anze i- gefläche werde in dieser Ausführungsform von der gefalteten, kartenähnlichen Broschüre oder Bedienungsanleitung übernommen, mit der zusammen die Vo r- richtung verpackt werden soll. Dem kann nicht beigetreten werden. Die u r- sprünglichen Anmeldu ngsunterlagen beschreiben unmittelbar und eindeutig im Sinn e der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (BGH, Urteil vom 8. Juli 2010 Xa ZR 124/07, GRUR 2010, 910 fälschungssicheres Dokument) auch ihre isolierte Verwendung als " BorreliaCard " . Dass in de n Anmeldungsunterl a- 18 19 20 - 11 - gen vorgeschlagen wird, die in Figur 6 gezeigte Borreliose - Karte zu sammen mit anderen Gegenständen zu verpacken , ändert nichts daran, dass d ie Kar te für sich allein genommen als zur Erfindung gehörend offenbart ist . I hr Gebrauch s- zweck al s Karte zum Entfernen von Zecken besteht unabhängig von der Br o- schüre . Gegenüber dieser Ursprungsoffenbarung ist die vom Streitpatent g e- schützte Lehre weder verallgemeinert noch stellt sie sich als ein Aliud dar. Im Rahmen des Erteilungsverfahrens hatte es die Anmelderin vielmehr in der Hand, ihr Schutzbegehren so allgemein und abstrakt zu formulieren, wie es ihr geboten und zur Abgrenzung gegenüber dem Stand der Technik erforderlich erschien (vgl. nur Teschemacher in Münchner Gemeinschaftskommentar zum EPÜ, Art. 84 EPÜ Rn. 120 ff . , 127; Meier - Beck in Festschrift für Eike Ullmann, 2006, 495, 502; Busse/Keukenschrijver, PatG, 6. Aufl., § 34 PatG Rn. 80) . b) Der Gegenstand von Patentanspruch 1 geht auch nicht dadurch über den Inhalt der ursprünglichen An meldungsunterlagen hinaus, dass keine Au s- stattung der Karte mit mindestens einem folienverpackten Hygieneartikel (Pfla s- ter) sowie einem auf die gleiche Art eingepackten Desinfektionsreinigungstuch vorgesehen ist. Dazu gelten die vorstehenden Ausführung en zum Offenbarungsgehalt der ursprünglichen Anmeldungsunterlagen zur vermeintlichen Notwendigkeit der Ausstattung mit einem Anzeigenfeld entsprechend. Die Klägerin versteht die Anmeldungsunterlagen zu Unrecht dahin, dass der Borreliose - Karte entw e- der ein Pflaster und/oder ein Reinigungstuch anhaften müsse oder dass ihr so l- che Gegenstände innerhalb einer Verpackungseinheit beigegeben sein müs s- ten , um den Offenbarungsgehalt der ursprünglichen Anmeldungsunterlagen nicht zu überschreiten. Dafür bieten d ie ursp rünglichen Anmeldungsunterlagen keine zureichenden Anhaltspunkte . Dass die Beigabe solcher Gegenstände 21 22 23 - 12 - vielmehr fakultativ ist, ergibt sich schon daraus, dass in den Anmeldungsunte r- lagen zu Figur 6 lediglich von einzeln verpackten Reinigungstücher n " und/od er " Pflastern die Rede ist, die der Verpackung mitsamt der Borreliose - Karte und Broschüre beigegeben werden " können " ( " which furthermore may contain a number of individually packed cleaning tissues ' and/or ' a number of individually packed plasters. " ) . D ie Anmeldungsunterlagen lassen also bereits offen, ob beide Arten von Gegenständen beigefügt sein sollen und welche im Fall der Beschränkung auf eine Art davon Vorrang haben soll. D as Verständnis, dass der Karte Reinigungstücher und/oder Pflaster nicht auf d ie eine oder andere Weise beigegeben sein müssen, wird auch dadurch unterstrichen, dass der in den Anmeldungsunterlagen formulierte Patentanspruch 10 lediglich vorsieht, dass die Karte auf der anderen Seite " vorzugsweise " mit Folie bedeckte Felder zur Aufn ahme eines Desinfektionstuchs und eines Pflasters aufweist ( " pref e- rably has two film covered fields, namely a field (38) in which is laid a disinfe c- ting tissue (40) and a field (42) in which is laid a plaster (44) " ). c ) Nicht bei ge treten werden kann der Auffassung der Klägerin, dass , wenn die Borreliose - Karte überhaupt isoliert als zur Erfindung gehörend offe n- bart angesehen werde , dies jedenfalls nur für eine Ausgestaltung mit einem flexiblen Finger (Bezugszeichen 46 in Figur 6 der ursprünglichen Unterla gen) gelten könne . Dienen in der Beschreibung eines Ausführungsbeispiels genan n- te Merkmale, die für sich allein , aber auch zusammen den durch die Erfindung erreichten Erfolg fördern, der näheren Ausgestaltung der unter Schutz gestel l- ten Erfindung, dann hat es der Patentinhaber nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs in der Hand, sein Patent durch die Aufnahme einzelner oder sämtlicher dieser Merkmale zu besc hränken (BGH, Beschluss vom 23. Ja nuar 1990 X ZB 9/ 89, BGHZ 110, 123, 126 - Spleiß kammer). D ie Ko m- bination muss lediglich in ihrer Gesamtheit eine technische Lehre darstellen, die der Fachmann den ursprünglichen Unterlagen als mögliche Ausgestaltung der 24 - 13 - Erfindung entnehm en kann (BGH, Beschluss vom 11. September 2001 X ZB 18/00, GRUR 2002, 49 - D reh momentübertragungseinrichtung). Diese Voraussetzung ist im Streitfall erfüllt, weil die besondere Ausgestaltung der Karte mit einem flexiblen Finger nicht erforderlich ist, um den von der Erfi n- dung erreichten Erfolg (oben I 2 c) zu gewährleisten. Schon Figur 4 der Anme l- dungsunterlagen zeigt, dass dieser Erfolg jedenfalls nach der der Patentanme l- dung zugrunde liegenden Vorstellung auch mit einem einfachen Schlitz in einer Ecke der Karte erreicht werden kann. Der Beklagten zu verwehren, die zur E r- zielung d ieser Wirkung erforderlichen Maßnahmen in allgemeiner Form zu b e- anspruchen, würde sie auch insoweit ohne Grund in der Ausschöpfung des O f- fenbarungsgehalts der ursprünglichen Anmeldung beschränken. 2. Diese Ausführungen gelten sinngemäß auch für die Pate ntanspr ü- che 2 bis 4. IV . Die Berufung hat demgegenüber Erfolg, soweit sie gegenüber den Patentansprüchen 1 und 2 den Nichtigkeitsgrund fehlender Patentfähigkeit ge l- tend macht . D enn nach dem gesamten Inhalt der Verhandlungen ist die We r- tung zu treffen, d ass der Gegenstand dieser Ansprüche dem Fachmann durch den Stand der Technik nahegelegt war (Art. II Abs. 6 Nr. 1 IntPatÜ bk G, Art. 138 Abs. 1 lit. a, Art. 56 EPÜ) . 1. Nach Ansicht des Patentgericht s ist als Fachmann ein Techniker a n- zu sehen, der nicht no twendigerweise über eine akademisch e Vorbildung , aber über Erfahrung auf dem Gebiet der Entwicklung von Vorrichtungen für den m e- dizinischen Bedarf verfügt und sich über die an diese Vorrichtungen gestellten Anforderungen gegebenenfalls bei einem Arzt infor miert. Dem kann nicht u n- eingeschränkt beigetreten werden. Zum einen besteht bei der Bewältigung der streitpatentgemäßen Problemstellung kein medizinisch geprägter Information s- bedarf, weil das von der Erfindung gelöste Problem, wie ausgeführt (oben I 2 c), 25 26 27 - 14 - nicht die Verbesserung de s Eingriffs der Entfernung von Insekten aus der Haut betrifft, sondern d ie Ausgestaltung der Vorrichtung derart, dass sie den in Merkmal 1 formulierten Anforderung en entspricht. Zum anderen setzt die e r- streb te verbesserte praktisch e Mitführbarkeit und Benutzbarkeit beim Fac h- mann ebenso Kenntnisse und ein gewisses Maß an Kreativität bei der Gesta l- tung von kleineren, unter das Gesetz über Medizinprodukte fallenden Gege n- ständen des medizinischen Bedarfs voraus, wie auch die Berücksicht igung von Marketingaspekten gefragt ist . 2. Das Patentgericht hat angenommen, dass die fachmännische Weite r- entwicklung einer Vorrichtung mit der vom Streitpatent verfolgten Problemste l- lung vom Gegenstand der D 4 ausgehen wird . Dagegen werden von den Pa r- teien keine Bedenken erhoben und solche sind auch nicht ersichtlich. Die D 4 zeigt in der nachstehend eingefügten Figur 2 eine Vorrichtung, die, wie in der Beschreibung auch erörtert, im Griffbereich eine Öse aufweist, durch die eine Kette gezogen ist, um den Gegenstand mit einem Schlüsselbund oder einem Anhänger (Beschreibung Sp. 4 Z. 40 ff.: " information tag 34 " ) zu verbinden. 28 - 15 - Außerdem wird in der Schrift auf die Möglichkeit hingewiesen, das I n- strument in ein Klappmesser oder Nagelpflegeset o. Ä. zu integrieren. Diesen Vorschlägen liegt ersichtlich das Bemühen zugrunde, für das Instrument daue r- hafte Aufbewahrungsmöglichkeiten anzubieten, damit es im Bedarfsfall stets zur Hand ist . Als nachteilig musste dabei aus fachmännischer Sicht erscheinen, das s die Nutzer es als unbequem empfinden könnten, das Instrument zum En t- fernen von Zecken ständig am Schlüsselbund zu führen und dessen Volumen zu vergrößern, obwohl der potenzielle Bedarf für seinen Einsatz temporär und lokal begrenzt ist , und dass sie auch Gegenstände wie ein Klappmesser schon aus Gewichtsgründen nicht immer mitführen möchten. Das gab Anlass, nach einer alternativen und die Verbraucher als Nutzer ansprechenderen Ausgesta l- tung zu suchen, die das Mitführen eines zum Entfernen von Zecken geeig neten Gegenstands in Jacken - , Hosen - oder Brieftaschen oder ähnlichen Or ten (z. B. Portemonnaies ) ermöglicht. 3. Dabei dokumentieren die im Stand der T echnik vorgeschlagenen L ö- sungen aus fachmännischer Sicht, dass die medizinisch - instrumentellen Anfo r- de rungen an einen für die Entfernung von Zecken aus der Haut geeigneten G e- genstand als recht gering zu veranschlag en waren und nicht mehr verlangten, als einen räumlichen Gegenstand mit einem spitzwinkligen Schlitz zu versehen und in der Höhe so flach zu hal ten, dass die Zecke zwischen Kopf und Körper mit den Flanken des Schlitzes erfasst und mit hebelnden Bewegungen aus der Haut gelöst werden konnte . Soweit die D 4 zum Entfernen der Insekten aus der Haut eine Wölbung der klingenartig geformten Vorrichtung vo rsieht, ist aus fachmännischer Sicht leicht zu erkennen, dass eine entsprechende Hebelwi r- kung auch durch Kippbewegungen einer auf der Haut aufliegenden Karte entfa l- tet werden kann. 4. Das Instrument durch Verkleinerung attraktiver für die Mitnahme zu g estalten, kam aus fachmännischer Sicht wegen der Zweckanforderung, Z e- 29 30 31 - 16 - cken zu entfernen, von vornherein nicht in Betracht, weil das die Handhabba r- keit durch den Anwender, namentlich im Zusammenhang mit der Aufbringung von Hebelwirkung, zu sehr erschweren wü rde . Bot sich somit aus Gründen der Funktionalität nur die Wahl eines größ e- re n Format s an , so kam doch nur eine Größenordnung infrage, die der Zwec k- setzung einer verbesserten und praktischen Mitführbarkeit insbesondere auch in Brieftaschen oder Portemo nnaies nicht entgegenstand . Bei von vornherein auf diese Weise eingeeng ten Auswahlmöglichkeiten d ie äußere Form der Kr e- ditkarte als zweckgerechte s Form at zu bestimmen , lag aus fachmännischer , eine m produktgestalterisch ansprechenden und marketingorientiert e n Design verpflichteter Sicht (oben IV 2 ) nahe. Denn schon geraume Zeit vor dem Prior i- tätstag war erkannt und in vielfältiger Weise nutzbar gemacht worden, dass Ka r ten im Format von Kredit - oder Scheckkarten für verschiedenste Zwecke eingesetzt werden kon nten , auch gänzlich außerhalb der ihnen ursprünglich zugewiesenen Funktionen im Bank - und sonstigen Zahlungsverkehr. Dies b e- traf nicht nur die Verwendung für Ausweisfunktionen oder Zugangsberechtigu n- gen, Zugehörigkeit zu Bonussystemen o. Ä., sondern auch di e Verknüpfung der Karte mit ganz anderen Gebrauchszwecken. So zeigt das deutsche G e- brauchsmuster 94 03 952 (D 8) mit eine r Lesehilfe im Scheckkartenformat ein ebenfalls dem Medizinproduktebereich zuzurechnende s Erzeugnis , wobei als besonderer Vorteil herau sgestellt wird , dass diese s Format eine Unterbringung mit anderen Scheckkarten oder Ausweisen in Brieftaschen oder Geldbörsen ermögliche. Die deutsche Offenlegungsschrift 197 49 755 (D 7) zeigt eine transportable Karteneinheit im Scheckkartenformat mit ein em optischen El e- ment (Sichtfenster) zum Sichtbarmachen von Informationen von Information s- trägern wie Papieren mit besonderem Druck, Gutscheinen, Losblättern oder Katalogen für das menschliche Auge. Darüber hinaus finden sich folgende Vo r- schläge für die Ver wendung dieses Formats : als Eiskratzer zum Entfernen kle i- 32 - 17 - ner Eisflächen von Windschutzscheiben an Kraftfahrzeugen ( US - Patentschrift 5 857 237 , D 1) , als Schlüsselbehältnis ( deutsche s Gebrauchsmuster 92 12 155 , D 2 ) , für eine Messlehre (deutsches Gebrauchsm uster 296 21 185 , D 9), für einen Solarrechner (deutsches Gebrauchsmuster 297 09 411 , D 10), für einen Blinkmechanismus (deutsches Gebrauchsmuster 296 06 387 , D 11 ) , für einen Vielzweckmechanismus ( deutsches Gebrauchsmuster 200 12 055 , D 12 ) , für einen Tür schlossenteiser (deutsches Gebrauchsmuster 200 02 595 , D 14) , für eine Testkarte (deutsche Offenlegungsschrift 195 45 739 , D 13 ). Di e- se Beispiele spiegeln wi der, dass schon vor dem Prioritätstag ein breiter pr o- duktgestalterische r Trend eingesetzt hatte, da s Scheck - bzw. Kreditkartenfo r- mat für d ie Gestaltung verschiedenster kleinerer Gebrauchsartikel einzusetzen , der dem Fachmann nicht ent gehen konnte . Dass der Gegenstand von Patentanspruch 1 dem Fachmann nahegelegt war, ist entgegen der Ansicht der Bekla gten nicht deshalb zweifelhaft , weil die vor stehend aufgezählten Beispiele mit dem Kreditkartenformat grundsätzlich keine dem Gegenstand von Patentanspruch 1 vergleichbare mechanische Wirkweise verknüpften und dass der einzige Gegenstand, bei dem das im A n- satz doch der Fall ist , nämlich bei dem in der D 1 gezeigte n Eiskratzer, hiervon weit ab liegt . Denn i n welchem Umfang und mit welcher Konkretisierung der Fachmann Anregungen im Stand der Technik benötigt, um eine bekannte L ö- sung in bestimmter Weise weiterz uentwickeln oder auf andere Bereiche zu übertragen, ist eine Frage des Einzelfalls, deren Beantwortung eine Gesamtb e- trachtung aller maßgeblichen Sachverhaltselemente erfordert. Dabei sind nicht etwa nur ausdrückliche Hinweise an den Fachmann erheblich . Vie lmehr können auch Eigenarten des in Rede stehenden technischen Fachgebiets, insbesond e- re betreffend die Ausbildung der auf ihm tätigen Fachleuten, die übliche Vorg e- hensweise bei der Entwicklung von Neuerungen, technische Bedürfnisse, die sich aus der Konst ruktion oder der Anwendung des in Rede stehen den Gege n- 33 - 18 - stands ergeben und auch nicht - technische Vorgaben eine Rolle spielen (BGH, B eschluss vom 20. Dezember 2011 X ZB 6/10 , GRUR 2012, 378 Installier - einrichtung II ). Wie ausgeführt , gehörte die Wahrnehmu ng produktgestalter i- scher Ansätze zum Rüstzeug des hier mit der Weiterentwicklung bekannter L ö- sungen betrauten Fachmanns . V or dem Hintergrund der vielfältigen vorbekan n- ten Vorschläge zu r Verwendung des Kreditkartenformats außerhalb von dessen ursprüngliche r Funktion zu erkennen , dass dieses Format auch für den Gege n- stand von Patentanspruch 1 nutzbar gemacht werden konnte, erforderte nur ein Maß an Abstraktion und Fantasie, das bei durchschnittlich bewanderten und begabten Fachvertreter n zu erwarten ist. V . Patentanspruch 2 enthält keine zusätzlichen Merkmale, die ihm g e- genüber Patentanspruch 1 zur Patentfähigkeit verhelfen könnten ; das Patent ist deshalb in diesem Umfang ebenfalls für nichtig zu erklären. V I . Gegen die Patentfähigkeit der Patentansprü che 3 und 4 führt die B e- rufung keinen Angriff. Diese Ansprüche haben, da sie auch nicht wegen unz u- lässiger Erweiterung für nichtig zu erklären waren (oben III 1) Bestand, so dass die Berufung insoweit zurückzuweisen ist. 34 35 - 19 - V II . Die Kostenentscheidung beru ht auf §§ 92 Abs. 1, 97 Abs. 1 ZPO iVm § 121 Abs. 2 Satz 2 PatG. Keukenschrijver Gröning Bacher Hoffmann Schuster Vorinstanz: Bundespatentgericht, Entscheidung vom 29.03.2011 - 1 Ni 12/09 (EU) - 36
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