BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL X ZR 73/09 Verkündet am: 12. Juni 2012 Wermes Justiz amtsinspektor als Urkundsbeamt er der Geschäftsstelle in dem Patentnichtigkeitsverfahren - 2 - Der X . Z ivilsenat des Bundesgerichtshof s hat auf die mün dliche Verhan d- lung vom 12. Juni 2012 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Meier - Beck, den Richter Keukenschrijver, die Richterin Mühlens, den Richter Dr. Grabinski und die Richterin Schuster für Recht erkannt: Die Berufung gegen das am 27. Januar 2 009 verkündete Urteil des 3 . Senats (Nichtigkeitssenats) des Bundespatentgerichts wird auf Kost en der Klägerin zurückgewiesen. Von Rechts wegen Tatbestand: Die Beklagte ist Inhaberin des europäischen Patents 0 430 402 (Streitp a- tent ), das unter In anspruchnahme der Priorität zweie r US - Patentanmeldungen vom 1. Deze mb er 1989 und 20. März 1990 am 8. August 1990 angemeldet wurde. Das Streitpatent umfasst 4 Patentansprüche. Patentanspruch 1 hat in der englischen Verfahrenssprache folgenden Wortlaut: 1 - 3 - " A method of staining targeted chromosomal material based upon nucleic acid sequence to detect in an interphase cell one or more genetic translocation identified with chromosomal abnormalities , the method being performed outside the human body and co m- pri s ing the steps of: (a) hybridizing in situ a heterogeneous mixture of two or more human genome nucleic acid probes, each having a complex i- ty of from 50 KB to 10 MB , which probes contain nucleic acid sequences which are substantially complementary to nucleic a cid sequences that flank and/or extend partially or fully across breakpoint regions known to be associated with g e- netic rearrangements, wherein each probe is labelled with a different colour fluorochrome, with the targeted chromosomal DNA; and (b) observin g the proximity or overlap of the regions stained by each probe thereby allowing detection of a translocation. " Die Patentansprüche 2 bis 4 sind unmittelbar oder mittelbar auf P a- tentanspruch 1 rückbezogen. Die Klägerin hat geltend gemacht, dass der Ge genstand des Streitp a- tents unzulässig erweitert und nicht so deutlich und vollständig offenbart sei, dass ein Fachmann ihn ausführen könne. Zudem sei dieser gegenüber dem Stand der Technik nicht patentfähig. Das Patentgericht hat die Klage abgewiesen. Da gegen wendet sich die Klägerin und beantragt, das Urteil des Patentgerichts abzuändern und das 2 3 4 - 4 - Streitpatent für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig zu erklären. Die Beklagte beantragt, die Ber ufung zurückzuweisen. Zudem verteidig t sie das Streitpatent mit drei Hilfsanträgen . Als gerichtlicher Sachverständiger hat Prof. Dr. med. R . , Uni - versitätsklinikum D . , Institut für Humangenetik und Anthropologie, ein schriftliches Gutachten erstellt, das er in der münd lichen Verhandlung erläutert und ergänzt hat. Die Klägerin hat ein Gutachten von Prof. C . eingereicht und das Gutachten vorgelegt, das Prof. Dr. B . als ge - richtlicher Gutachter in dem parallel vor dem Oberlandesgericht D . ge - führten Patentverletzungs streit erstattet hat . Die Beklagte hat ein Guta chten von Prof. Dr. T . eingereicht. Entscheidungsgründe: Die Berufung ist zulässig, hat aber in der Sache keinen Erfolg. I. Das Streitpatent betrifft ein Verfahren z um Färben von chromosom a- lem Zielm aterial. Nach den Erläuterungen in der Streitpatentschrift werden Chromosomen - anomalien mit genetischen Störungen, degenerativen Erkrankungen und der Einwirkung von Mitteln, von denen bekannt ist, dass sie degenerative E rkra n- kungen herbeiführen, in Verbindung gebrac ht. Chromosomenanomalien kön n- t en neben zusätzlichen oder fehlenden einzelne n Chromosomen oder Teilen 5 6 7 8 9 - 5 - davon u.a. auch Translokationen umfassen, worunter die Übertragung eines Stücks von einem auf ein anderes Chr omosom verstanden we rd e (vgl. Streitp a- tent Rn. 3 = Übersetzung DE 690 32 920 T 4 Rn. 3) . Messungen der Häufigkeit von Chromosomen mit strukturellen Aberrat i- onen würden häufig als quantitative Indikatoren hierdurch verursachter genet i- scher Schädigungen eingesetzt (Rn. 6). Solche Aberrationen könnten durch die Analyse von Karyoty pen - worunter der spezielle Ch r omosomen bestand eines Individuums oder einer verwandten Gruppe von Individuen, definiert durch die Zahl und Morphologie der Chromo somen verstanden werde untersucht we r- den. D ie Ka r yotypen würden üblicherweise in der mitotischen Metaphase, also im Stadium der Zellteilung, durch Anfär ben be stimmt, weil es bis vor kurzem infolge ihres dispersen Zustands und des Fehlens sichtbarer Grenzen zwischen ihne n im Zellk ern nicht möglich gewesen sei, I nterphasech r omosomen sichtbar zu machen (Rn. 7). Dabei seien mehrere, auf chemischer Färbung beruhende zytologische Techniken entwickelt worden , welche als Banden bezeichnete Längs muster auf Metaphasechromosomen er zeugten und üblicherweise die eindeutige Identifizierung des Chromosomentyps erlaubten (Rn. 8 ) . Die konventionelle Bandenanalyse sei jedoch arbeits - und zeitaufwändig und erfordere einen hochgeübten Analytiker, könne nur auf kondensierte Chr o- mosom en an gewendet werden und erlaube nicht d en Nachweis struktureller Aberrationen, welche weniger als 3 bis 5 Megabasen ( MB ) umfass t en (Rn. 9 f.) . Dem Streitpatent liegt danach das Problem zugrunde, ein im Vergleich zum Stand der Technik wenig er aufwändiges Ve rfahren zur verlässlichen D e- tektion von Trans lokationen zur Verfügung zu stellen ( Rn. 10). 10 11 12 - 6 - Zur Lösung dieses Problems lehrt das Streitpatent ein außerhalb des menschlichen Körpers durchgeführtes Verfahren mit folgenden Bestandteilen [in eckigen Klam mern die Gliederung des Patentgerichts]: (1) E in heterogenes Gemisch zweier oder mehrerer Nukleinsä u- resonden des menschlichen Genoms wird bereitgestellt [Teil aus 3]. (2) Die Nukleinsäuresonden (2.1) weisen jeweils eine Komplexität von 50 KB bis 10 MB auf [3.1], (2.2) enthalten Nukleinsäuresequenzen [3.2], die im W e- sentlichen komplementär zu Nukleinsäuresequenzen sind, welche die (bekannten) Bruchstellenregionen e i- ner genetischen Umordnung flankieren oder sich ganz oder teilweise darüber erstrecken [3.2.1] , und (2.3) sind jeweils mit einem Fluorochrom unterschiedlicher Farbe markiert [3.3]. (3) Das Sondengemisch wird in situ mit der chromosomalen Ziel - Desoxyribonukleinsäure hybridisiert [Teil aus 3]. (4) In der Interphasenzelle [1.2] ist die Nachbarschaft o der die Überlappung der von der Sonde eingefärbten Regionen b e- obachtbar [4] und hierdurch der Nachweis einer eine chrom o- somale Anomalie kennzeichnenden ( " identified with chrom o- somal abnormalities " ) Translokation möglich [1.1, 4.1]. Bei dem erfindungsgem äßen Verfahren werden demnach zur Identifizi e- rung der Translokation Nukleinsäuresonden des menschlichen Geno m s mit der chromosomalen Ziel - DNS in situ hybridisiert. Das bedeutet, dass wie in der Streitpatentschrift erläutert wird die doppelsträngigen Nu k leinsäuresonden und 13 14 - 7 - die in ihrer natürlichen biologischen Umgebung, d.h. im Chromosom, verble i- benden Zielnukleinsäuren zunächst durch Erhitzen aufgetrennt werden. Bei der darauf folgenden Abkühlung rekombinieren oder reassoziieren sich dann die Sträng e, die komplementäre Basen aufweisen. Trägt die Sonde eine Ma r- kierung, kann nach der Reassoziation die Länge der Sonde auf dem Zielnukl e- insäurestrang nachgewiesen werden (Rn. 14). Dies macht sich die Erfindung zunutze, um mittels der Fluorchrommarkierung d ie Translokation nachweisbar zu machen. Die Nukleinsäuresonden sind weiterhin dadurch gekennzeichnet, dass sie jeweils ein e Ko m plexi tät von 50 KB bis 10 MB aufweisen. Dabei ist aus Sicht des Fachmann s , bei dem es sich nach den unangegriffenen und durch die Ausführungen des gerichtlichen Sachverständigen bestätigten Feststellungen des Patentgericht s um einen wissenschaftlich arbeitenden Mediziner oder Bi o- chemiker han delt, der über fundierte Kenntnisse und umfangreiche Erfahrungen auf dem Gebiet der Zytoge netik verfü gt , den Begriff der " Komplexität " als S e- quenzkomplexität zu verstehen. Dies ergibt sich aus dem Verweis in der B e- schreibung des Streitpatents (Rn. 105 = Übersetzung Rn. 103 ) auf die Definition von Britten et al. in Me t hods in En zy mology 1974 (29 ), 363 , (Anlage 1, dort S. 368: " For clarity, the phrase ' sequence complexity ' is to be preferred over the often used word ' complexity '" ). Er bezeichnet mithin einen eindeutigen und o b- jektiven Tatbestand, nämlich die Gesamtlänge verschiedener (= nicht wied e r- kehrender bzw. nicht repetitiver ) DNS - Sequenzen, gemessen in Nukleotidpa a- ren (= Basenpaaren) (Anla ge 1, S. 368 ). Entgegen der Ansicht des Patentge richts wird der Fachmann jedoch nicht auf ein be stimmtes Messverfahren zur Bestimmung der Komplexität de r zwei oder mehrere n Nukleinsäuresonden des menschlichen Genoms festg e- 15 16 - 8 - legt , aus denen das heterogene Gemisch erfindungsgemäß be stehen soll . Zwar ist es zutref fend, dass in der Beschreibung des Streitpatents darauf hingewi e- sen wird, das s Komple xität nach de m von Britten in dem vorgenannten Aufsatz aufgestellten Standard für die Nukleinsäure - Komplexität defi niert ist (Rn. 105) . A us fachlicher Sicht folgt daraus je doch nur , dass der erfindungsgemäße Begriff der Komplexität nach den Erläuterungen von Britten al s Sequenzkomplexität im Sinne einer idealen Größe zu verstehen ist (vgl. Anlage 1, S. 368) . Hinge gen enthalten weder Patentanspruch 1 noch die Beschreibung einen Anhalt da für, Komplexi tät im Zusammenhang mit der Erfindung weitergehend als kineti sche Komple xität zu definieren . Kinetische Komplexi tät meint nach den Erläuteru n- gen von Britten die Sequenz - Komplexität , w ie sie sich aus den Ergebnissen der Messung der Reassoziationsrate einer DNS - Präparation berech net , wobei wie vom gerichtlichen Sachverständige n bestätigt eine genaue Messung des Gehaltes von sich wiederholenden Sequenzen in einem definierten Genom mi t- tel s Reassoziationskinetik nicht möglich ist (Anlage 1, S. 368 ff.) . Dass sich die kinetische Komplexität grundsätzlich von Messungen der Sequenz komplexität nach anderen Verfahren unterscheidet, ist jedoch we der der Streitpatentschrift noch dem Aufsatz von Britte n zu entnehmen . Vielmehr war dem Fachmann aufgrund seines allgemeinen Fachwissens als alternati ve Messmethode vor allem auch das Southern - Blot Verfah ren bekannt , wie der gerichtliche Sachv e r- ständige in seinem Gutachten und in der Verhandlung überzeugend erläutert hat. Dem steht auch nicht entgegen, dass das Southern - Blot Verfahren in der Beschreibung des Streitpatents zwar erwähnt wird (vgl. Rn. 16 1 f. , 211 = Über - setzung Rn. 162 f., 213 ) , dass dies aber nicht in Zusammenhang mit der Defin i- tion des Begrif fes der Komplexität steht (vgl. Rn. 105). Denn al lein diese Nichterwäh nung stellt aus fachlicher Sicht noch kei nen Grund dar, nicht auch da s aus dem allgemeinen Fachwissen bekannte Southern - Blot Verfahren als alternativ e Messmethode in Erwägung zu ziehen. Daraus folgt, dass es in das - 9 - Belieben des Anwenders ge stellt ist, nach welchem Messv erfahren er feststellt, ob die in dem heterogenen Gemisc h enthaltenen Nukleinsäuresonden über die erfindungsgemäß erforderliche Komplexität verfügen , vorausgesetzt, dass di e- ses zumindest über eine annähernd gleiche Messgenauigkeit wie die Reass o- ziationskinetik verfügt. Soweit es etwa um die Frage der Verletzung des Strei t- patentes geht, kommen danach gegebenenfalls auch nach dem Prioritätszei t- punkt entwickelte Messverfahren in Betracht. II. 1. Das Patentgericht hat angenommen, die Erfindung sei im Streitp a- tent so deutlich und vollständig offenbart, dass ein F achmann sie nacharbeiten könne. Entgegen der Auffassung der Klägerin habe es im Prioritätszeitpunkt nicht deswegen an einer zuverlässigen Messmethode zur Bestimmung der Komplexität gefehlt, weil die in der Patentschrift in Bezug genommene Methode nach Brit ten zu keinen hinreichend reproduzierbaren Ergebnissen führe. Dem Fachmann hätten zur Bestimmung der Komplexität seinerzeit mehrere Meth o- den zur Verfügung gestanden. Von diesen habe sich aber die Messung der Reassoziationskinetik nach Britten, bei der der Gehalt an repetitiven und nicht - repetitiven Elementen anhand des Verlaufes der Reassoziationskurve ermittelt werde, als übliche Methode etabliert. Hinreichende Anhaltspunkte dafür, dass diese Methode zur Bestimmung der Komplexität von Nukleinsäuresonden ni cht geeignet sei, ergäben sich weder aus dem Vortrag der Klägerin noch aus den von ihr vorgelegten Vergleichsversuchen. Die beiden von der Klägerin durchgeführten Vergleichsversuche seien nicht geeignet, deren Behauptung zu belegen, mit dem Verfahren n ach Britten würden keine reproduzierbaren Ergebnisse erhalten. Die Differenz in den E r- gebnissen der beiden Versuche fänden ihre Erklärung schon darin, dass j eweils unterschiedliche Sondenk onzentrationen zum Einsatz gekommen seien. Auch der Umstand, dass mi t einem der Versuche nur eine Komplexität von 44,8 KB 17 18 - 10 - für die von der Beklagten vertriebene Sonde Y5400 ETV6 habe nachgewiesen werden können, obwohl diese nach den Angaben der Beklagten eine Komplex i- tät von mindestens 50 KB hätte aufweisen müsse n , beweise nicht die Unzuve r- lässigkeit des Verfahrens, weil lediglich ein einziger Versuch und nicht, wie zur Bestätigung von Analysearbeiten erforderlich, eine Versuchsreihe durchgeführt worden sei. 2. D ie Ausführungen des Patent geri chts halten der Berufung im Er geb nis stand . Der Gegenstand von Patentanspruc h 1 ist so deutlich und vollständig o f- fenbart, dass ein Fachmann ihn ausführen konnte (Art. 83, 138 Abs. 1 b EPÜ i . V . m . Ar t. II § 6 Abs. 1 Nr. 2 IntPatÜG ). Nach der Rechtsprechung des Senats ist eine für die Ausführbarkeit hi n- reichende Offenbarung gegeben, wenn der Fachmann ohne erfinderisches Z u- tun und ohne unzumutbare Schwierigkeiten in der Lage ist, die Lehre des P a- tentanspruchs auf Grund der Gesamtoffenbarung der Patentschrift in Verbi n- dung mit dem al lgemeinen Fachwissen am Anmelde - oder Prioritätstag pra k- tisch so zu verwirklichen, dass der angestrebte Erfolg erreicht wird. Dabei g e- nügt es jedenfalls , wenn der Fachmann die insoweit notwendigen Einzelang a- ben nicht bereits dem Patentanspruch, sondern ers t der allgemeinen Be schre i- bung oder den Ausführungsbeispielen entnehmen kann (BGH, Urteil vom 11. Mai 2010 X ZR 51/06, GRUR 2010, 901 Rn. 31 Polymer isierbare Z e- mentmischung, mwN ). Bedarf es zur Feststellung , ob ein im Patentanspruch vorgesehener Parame ter eingehalten ist, einer Messung, kann die Erfindung in aller Regel nur dann als ausführbar angesehen werden, wenn die Patentschrift Angaben zur Messmethode enthält, in der Patentschrift auf eine in einer and e- ren Veröffentlichung hinreichend erläuterte M essmethode verwiesen wird oder 19 20 21 - 11 - aber der Fachmann aufgrund seines allgemeinen Fachwissens oder seiner praktischen Erfahrung weiß, welches Messverfahren er anzuwenden hat (vgl. Rechtsprechung der Beschwerdekammern d es Europäischen Patentamtes, 6. Aufl. 2010, 281 ff., mwN aus der Praxis ). Wie erläutert, kam aus Sicht des Fachmanns neben der Reassoziation s- kine tik nach dem Aufsatz von Britten, auf d en in der Beschreibung des Streitp a- tents in Zusammenhang mit der Definition des Begriffes der Komplexität au s- dr ücklich hingewiesen wird (Rn. 105) , aufgrund des allgemeinen Fachwissens des Fachmanns auch die Southern - Blot - Analyse als mögliche Methode zur Messung der Komplexität von Nuklei nsäuresonden in Betracht . Jedenfalls bei Anwen dung der Southern - Blot - An a l yse wa r es dem Fachmann zum Priorität s- zeitpunkt überdies auch praktisch möglich, Nukleinsäuresonden herzustellen, de ren Komplexität in dem durch Merkmal 2.1 vorgegebenen Bereich lag. Nach den schlüssigen Erläuterungen des gerichtlichen Sachverständigen wird die menschliche DNS nach der Southern - Blot - An a l yse derart vorbereitet, dass diese zunächst mit einem molekularen Werkzeug, einem sog. Restrikt i- onsenzym, in Stücke geschnitten wird. Dabei erfolgen die Schnitte an den Ste l- len der DNS , die eine bestimmte Abfo lge von Basenpaaren aufweisen. Diese Stellen kommen zufällig verteilt i n der DNS vor. E ntsprechend entstehen unte r- schiedlich gro ße DNS - Fragmente . Die DNS - Fragmente werden durch Gelelek t- rophorese aufge trennt, so dass sie nach ihrer Größe geordnet im Gel vor lie gen. Die derart frak tionierte , aufg etrennte und immobilisierte DNS wird mit einer markierten DNS - Sonde, deren Basensequenz etwa aus Bibliotheken bekannt ist (vgl. dazu Rn. 207) und die mithilfe des gleichen Restriktionsenzyms herg e- stellt worden sind, in s itu hybridisiert, so dass die Sonde an den Fragmenten 22 23 - 12 - der aufgetrennten DNS anbinden, die die entsprechende DNS - Sequenz au f- weist ( Gutachten des gerichtlichen Sachverständigen S. 15 Abs. 3) . W enn gleich sich die Komplexität der Sonden mit der Southern - Blot - Analyse n ur näherungsweise bestimmen ließ , weil kleine repetitive Sequenzen dem Nachweis entge hen können und zudem repetitive Sequenzen, die auf die ausgewählte Sonde beschränkt sind, nicht detektiert werden können, weil das jeweilige Fragment als Gan zes eine isolierte Bande erzeugt (vgl. dazu im Ei n- zelnen Gutachten S. 15 f. ), stand dem Fach ma nn damit doch ein praktikables V erfahren zur Mes sung der Sondenk omplexität zur Verfügung , wie sich etwa auch aus der D 1 ergibt (D 1, S. 9664 rechte Sp. Abs. 3) u nd der gerichtliche Sachverständige im Verhandlungstermin zudem ausdrücklich bestätigt hat. Dem stand nicht entgegen, dass die Sonden mittels eines Abkömmlings eines Bakteriophagen namens Charon 21 A vermehrt wurden, das lediglich DNS - Fragmente in eine r Größe von maximal 22 KB aufnehmen kann (vgl. Gu t- achten S. 16 Abs. 4) . Denn es war , wie der gerichtliche Sachverständige auf Nachfrage im Verhandlungstermin erläu tert hat, dem Fachmann möglich, me h- rere Sonden nach der Klonierung wieder zu verbinden und de rart auch Sonden mit einer signifikant höheren Komplexi tät als die in Merkmal 2.1 als unterer Schwellenwert geforderten 50 KB herzustellen. Ob mit der Southern - Blot - Analyse darüber hinaus auch Nukleinsäur e- son den mit Wert en erhalten werden können, die n ahe dem in Merkmal 2.1 vo r- gesehenen ober en Schwellenwert von 10 MB kommen , ist von dem gerichtl i- chen Sachverständi gen zwar nicht bestätigt worden und kann daher auch nicht festgestellt werden . Dem Erfordernis der deutlichen und vollständigen Offenb a- rung st eht dies jedoch nicht entgegen, weil es nach der ständigen Rechtspr e- chung des Senats nicht erforderlich ist, dass alle denkbaren Ausgestal tungen 24 25 26 - 13 - ausgeführt werden können. V ielmehr ist es aus reichend , wenn ein gangbarer Weg zur Ausführung der Erfindung offe nbart worden ist (BGH, aaO Rn. 36 P olymerisierbare Zementmi schung, mwN). Ein dem Sachverhalt der Entsche i- dung " Thermoplastische Zusammensetzung " (BGH, Urteil vom 25. Februar 2010 Xa ZR 100/05 Rn. 23, BGHZ 184, 300 = GRUR 2010, 414) vergleichb a- rer oder ähnlicher Fall ist hier nicht zu beurteilen. III. 1. Das Patentgericht hat das patentgemäße Verfahren zum Färben von chromosomalem Zielmaterial für neu gehalten und angenommen, dass es auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe. Zur Begründung hat es au sgeführt, dass der Aufsatz von Lichter, et al (PNAS 1988, 9664; D 1) Untersuchungen zur In - situ - Hybridisierung von plasmidischer DNS mit menschlicher DNS sowohl in Meta - als auch in Interphase - Zellen zum Nachweis von Aberrationen des Chromosoms 21 betreffe . Ziel der Veröffentlichung sei es, eine schnelle und einfache klinische Diagnose von Trisomie (Down - Syndrom) bereitzustellen und diese insbesondere durch die direkte Analyse von Interphasen - Zellen zu e r- leichtern. Zum Einsatz komme dabei auch eine farbstof fmarkierte Sonde mit einer Komplexität von 94 KB. Während der Nachweis der Translokation einer Chromosom - 21 - Subregion mit einer Sonde aber in der Metaphase als erfol g- reich beschrieben werde, hätten die Interphasen - Zellkerne jedoch nur eine Markierung aufge wiesen, die der eines normalen Karyotyps entspreche und damit das Down - Syndrom als mögliche Diagnose ausschließe. Ferner würden Doppelmarkierungstechniken, jedoch ohne weitere Differenzierung, für die Au f- gabe erwogen, mittels einer direkten Detektion das g esamte Translokations - Chromosom mit dem Chromosom - 21 - Material identifizieren zu können. Es we r- de daher kein Färbeverfahren zum Nachweis genetischer Translokationen unter Anwendung von zwei oder mehreren Sonden in Interphasen - Z ellen offenbart, 27 - 14 - weshalb jeden falls die Merkmale 2.1 und 4 [3.1, 4 u. 4.1] nicht verwirklicht se i- en. Auch die Beiträge von Nederlof et al. (Cancer Genet. Cytogenet 1989, 89; D 6) und Cremer et al. (Hum. Genet. 1988, 235; D 7) könnten die Neuheit nicht in Frage stellen. Beide Veröffe ntlichungen beschäftigten sich mit dem Nachweis von Chromosomenanomalien bei Tumorzellen durch In - situ - Hybridisierung in der Interphase. Während nach der D 6 dabei jedoch repetitive Sonden mit einer Insertions - Sequenz von maximal 1,77 KB verwendet würden, kämen in dem in der D 7 beschriebenen Verfahren Sonden zum Einsatz, die nach dem in der D 1 beschriebenen Verfahren hergestellt worden seien. Ang a- ben zur Komplexität dieser Sonden enthalte jedoch keine der Veröffentlichu n- gen. Das Verfahren nach Patenta nspruch 1 sei auch nicht durch den Stand der Technik nahegelegt gewesen. In der D 1 werde nicht die Verwendung von unterschiedlich farbmarkierten Sonden mit der erfindungsgemäßen Komplexität zur Detektion von Bruchstellenregionen in Interphasen - Z ellen besc hrieben. Die Entgegenhaltung vermittle auch keine Anregungen, die in Patentanspruch 1 angegebenen Maßnahmen im Zusammenhang zu ergreifen. Auf die Doppe l- markierungstechnik werde nur im Zusammenhang mit dem Nachweis von Translokationschromosomen an solchen v erwiesen. Zu Bruchstellenregionen erhalte der Fachmann nur die Information, dass Sonden mit einer Komplexität von 6 KB sehr gut lokalisierbar seien und den Nachweis von Bruchstellenregi o- nen erleichtern sollten. Eine Anregung, zum Nachweis von Translokation en Sonden mit unterschiedlicher Farbmarkierung und der erfindungsgemäßen Komplexität einzusetzen, werde damit nicht gegeben. 28 29 - 15 - Eine entsprechende Lehre werde dem Fachmann auch nicht in einer Z u- sammenschau mit den weiteren Entgegenhaltungen vermittelt. In sbesondere betreffe der Artikel von Hopmann et al. (Histochemistry 1988, 1; D 2) zwar A n- färbeverfahren nach der Doppelmarkierungstechnik zur gleichzeitigen Detektion unterschiedlicher DNS - Sequenzen in der Interphase unter Verwendung der In - situ - Hybridisier ungstechnik. Zudem werde diese Technik auch als geeignet a n- gesehen, relative Positionen von Gensequenzen in normalen und anormalen Karyotypen zu detektieren. Die Veröffentlichung enthalte aber keine Angaben zur Komplexität der verwendeten Sonden und könne daher nicht dazu anregen, von dem Hinweis in der D 1 auf die besondere Eignung kleiner Sonden abz u- weichen. Dies treffe auch auf den Beitrag von Cremer et al. (Hum. Genet. 1986, 346; D 5) zu, der die Doppelmarkierungstechnik unter Verwendung unterschie d- lich farbmarkierter Sonden zum Nachweis von Translokationen des Chrom o- soms 18 in der Interphase zur Diagnose von Trisomie 18 beschreibe. 2. Auch gegenüber diesen Ausführungen des Patentgerichts greifen die von der Berufung erhobenen Bedenken nicht durch. a) Der Gegensta nd von Patentanspruch 1 ist neu ( Art. 54, 138 Abs. 1 a EPÜ i . V . m . Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatÜG) . Die D 1 beinhaltet Untersuchungen zum schnellen Nachweis von An o- m a lien des menschlichen Chromosoms 21 im Hinblick auf Trisomie (Down - S yndrom) durch In - situ - Hybridisierung mit Sonden mit menschlicher DNA , die mit einem Flu oressenzfarbstoff markiert sind. Dabei wur den auch Plasmid - Sonden mit einer Komplexität von 94 KB eingesetzt. Bei einem Patienten mit einer Translokation zwi schen den C h romosomen 4 und 21 zeigte sich bei der Analyse der Metaphasechromosomen, dass der Teil von Chromosom 21, den die Sonde repräsentierte, an Chromosom 4 verlagert war (D 1, S. 9665 rechte 30 31 3 2 33 - 16 - Sp. letzter Abs., Figur 1, Abbildungen L und M). Demgegenüber wurde mit den Interphasen - Z ellen ein Ergebnis erhalten, das das Do w n - Syndrom als mögliche Diagnose ausschloss (D 1, aaO, Figur 1, Abbildung K). Der D 1 ist zudem der Hinweis zu entnehmen, dass der direkte Nachweis eines translozierten Chr o- mosoms in Zellkernen Doppe lmarkierungstechniken zur Identifizierung des Empfängerchromosoms erfordern würde, an welches sich das Chromsom - 21 - Material angeschlossen hat. Was im Einzelnen mit Doppelmarkierungstechn i- ken gemeint ist, wird allerdings nicht erläutert. Ob sich dem Fachman n im Hi n- blick darauf, dass zwischen dem Chromosom 21 und dem Empfängerchrom o- som unterschieden werden muss, gleichwohl ohne weitere Erläuterungen im Sinne eines " Mitlesens " offenbart, dass Sonden verwendet werden müssen, bei denen die beiden Chrom o somen von einander unterschiedlich marki ert werden (so Gutachten R . S. 26), bedarf keiner abschließenden Beurteilung. Denn jedenfalls erschließt sich dem Fachmann aus der D 1 kein Färbeverfahren zum Nachweis von genetischen Translokationen unter Anwendung von z wei oder mehreren Sonden in Interphase n - Z ellen , weil die insoweit mitgeteilten Versuche erfolglos waren. b ) Der Gegenstand von Patentanspruch 1 ergab sich für den Fachmann auch nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik und beruht d a- her auf einer erfinderischen Tätigkeit (Art. 56, 138 Abs. 1 a) EPÜ i.V.m. Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatÜG). Wie dargelegt, wird dem Fachmann in der D 1 nicht die Verwendung von unterschiedlich farbmarkierter Sonden mit der in Patentanspruch 1 vorgeseh e- nen K omplexität zur Detektion von Bruchstell en regionen in Interphasen - Z ellen offenbart. Auch Anregungen , weiter in diese Richtung zu forschen, ergeben sich aus der D 1 nicht. Denn der Versuch, die Translokation einer Chromsom - 21 - 34 35 - 17 - Subregion durc h In - situ - Hybridis ierung mit Nuk leinsäuresonden in Interphasen - Z ellen nachzuweisen, hat sich nach den Angaben der Entgegenhaltung gerade als nicht erfolgreich herausgest ellt , während der Nachweis bei Versuch en in der Metaphase geführt werden konnte. Entsprechende Hinwei se ergaben sich auch nicht aus den Entgegenha l- tungen D 6 und D 7. Beide Entgegenhaltungen betreffen zwar den Nachweis von Chromosomenanomalien bei Tumorzellen durch In - situ - Hybridisierung in der Interphase, jedoch werden in der D 6 repetitive Sonden mit ei ner Insertions - Sequenz von maximal 1,77 KB eingesetzt (D 6, 89 Abs. 3 i . V . m . Tabelle 1 , wä h- rend die D 7 Angaben zur Komplexität der verwendeten Sonden nicht enthält (D 7, 235, Summary; 236 li nke Sp. Abs. 3 f . ) . Dadurch wird der Fachmann nicht dazu motivier t , für die In - situ - Hybridisierung in der Interphase, Nu k lein säure - sonden mit der erfindungsgemäß vorgesehenen Komplexität einzusetzen. Dem steht auch nicht entg egen, dass nach den Ausführungen des g e- richtliche n Sachverständige n viel dafür spricht, dass bei der in der D 7 b e- schriebenen In - situ - Hybridisierung tatsächlich Sonden mit einer Komplexität von et wa 140 MB , 98 MB , 81 MB , 43 MB oder 22 MB verwendet worden sind (Gut - achten R . S. 27) . Abgesehen davon, dass entgegen der Annahme von Prof. Dr. R . die Verwendung von Sonden mit einer Komplexität von über 10 MB nicht mehr vom Gegenstand des Patentanspruchs 1 erfasst w ird , weist dieser zutref fend darauf hin, dass die verschiedenfarbig markierten Sonden e i- ne komplexe und eine repetitive Sonde b etrafen , während erfindungsgemäß der Einsatz von mindestens zwei komplexen Sonden vorgesehen wird. Ein Anlass, für die In - situ - Hybridisierung Nu k leinsäuren der erfindung s- gemäß beanspruchten Komplexität zu verwenden, ergab sich schließlich auch nicht au s der D 5. Diese betrifft die Detektion von Chromosomenanoma lien in 36 37 38 - 18 - menschlichen Interphase n - Z ell kern en durch die Visu alisierung spezifischer Ziel - DNS durch radioaktive und nicht - radioaktive In - situ - Hybridisierungstechn i ken insbesondere bei der Diagnose vo n Trisomie 18. Dabei wird vermutet, dass bei einer Doppelmarkierung von Chrom o somenregionen die Zusammenlagerung der unterschie d lichen Farbsignale im Interphase n - Z ellkern eine spezifische Translokation zwischen diesen Chromosomen anzeigen kann ( K 5, 351 re chte Sp.; Gutachten R . S. 32). Die dabei eingesetzten Sonden haben jedoch nur eine geringe Länge, so dass der Fachmann auch dieser Entgegenhaltung ke i- nen Hinweis auf die erfindungsgemäß vorgesehene Komplexität der Sonden entnehmen konnte. - 19 - III. Die Kostenentscheidung beruht auf § 121 Abs. 2 Satz 2 PatG in Ve r- bindung mit §§ 91, 97 ZPO. Mei er - Beck Keukenschrijver Mühlens Grabinski Schuster Vorinstanz: Bundespatentgericht, Entscheidung vom 27.01.2009 - 3 Ni 78/06 (EU) - 39
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