BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL X ZR 74/03 Verk374ndet am: 4. Juli 2006 Potsch Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Gesch344ftsstelle in der Patentnichtigkeitssache - 2 - Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die m374ndliche Verhand-lung vom 4. Juli 2006 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Melullis, den Richter Scharen, die Richterin M374hlens und die Richter Prof. Dr. Meier-Beck und Dr. Kirchhoff f374r Recht erkannt: Die Berufung gegen das am 13. M344rz 2003 verk374ndete Urteil des 3. Senats (Nichtigkeitssenats) des Bundespatentgerichts wird auf Kosten der Beklagten, die auch die weiteren Kosten der Streithelfe-rin tr344gt, zur374ckgewiesen. Von Rechts wegen Tatbestand: Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des am 3. Juni 1988 unter Inan-spruchnahme einer italienischen Patentanmeldung vom 27. Juli 1987 angemel-deten und unter anderem mit Wirkung f374r das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland erteilten europ344ischen Patents 0 301 203 (Streitpatents). Das Streitpatent umfasst vier Patentanspr374che. Patentanspr374che 1 bis 3 lauten in der Verfahrenssprache Englisch: 1 - 3 - "1. Pocket tester for paper and fabrics consisting of a pen or felt-pen containing an ink consisting of a solution in alcohol or in an water/alcohol mixture of a reacting substance (reagent) for evi-dentiating a substance (searched substance) which is possibly present in the paper or in the fabrics depending on the type of the raw material used or on particular operations of the manu-facturing process, said searched substance being selected from the group consisting of aluminium ions, starch, chemical pulp, mechanical pulp, bleaching agents. 2. Pocket tester as claimed in claim 1, characterised by the fact that said reagent is selected from the group consisting of a mix-ture of iodine and potassium iodide, a 25 % solution of fluoro-glucine in concentrated hydrochloric acid, blue of panduran, Cartarex 2 L. 3. Pocket tester as claimed in claim 1, characterised by the fact that the alcohol used in said solution is selected from the group consisting of aliphatic alcohols having from 2 to 6 carbon atoms; mono- or di-ethyleneglycols, mono- or di-propyleneglycols, hav-ing one or more hydroxyl groups etherified with aliphatic alco-hols having from 1 to 3 carbon atoms; or mixtures thereof, or their mixtures with from 20 % to 80 % of water." In der Fassung der Streitpatentschrift lautet Patentanspruch 1 in deut-scher 334bersetzung: 2 - 4 - "Taschenpr374fger344t f374r Papier und Gewebe mit einem Schreibstift oder Faserschreiber, der eine Tinte enth344lt, die aus einer L366sung in Alkohol oder in einer Mischung Wasser/Alkohol einer Reaktions-substanz (gesuchte Substanz) besteht, die m366glicherweise in dem Papier oder Gewebe enthalten ist, abh344ngig von dem verwendeten Ausgangsstoff oder von besonderen Verfahren bei der Herstellung, wobei die gesuchte Substanz in der Gruppe Aluminiumionen, St344r-ke, chemische Pulpe, mechanische Pulpe und Bleichmittel enthal-ten ist." Die Kl344gerin und ihre Streithelferin greifen Patentanspr374che 1 bis 3 des Streitpatents an und machen geltend, der Gegenstand des Streitpatents sei gegen374ber den Anmeldeunterlagen unzul344ssig erweitert. Der Gegenstand der Patentanspr374che 1 bis 3 sei zudem nicht patentf344hig, er sei nicht neu und beru-he jedenfalls nicht auf erfinderischer T344tigkeit. 3 Die Kl344gerin und die Streithelferin haben beantragt, das Streitpatent im Umfang seiner Patentanspr374che 1 bis 3 mit Wirkung f374r das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland f374r nichtig zu erkl344ren. Die Beklagte hat in erster Linie Klageabweisung beantragt und im 334brigen das Streitpatent in der Fassung von vier Hilfsantr344gen verteidigt. 4 Das Bundespatentgericht hat dem Klageantrag entsprochen. 5 Hiergegen richtet sich die Berufung der Beklagten, mit der diese weiter-hin in erster Linie die vollst344ndige Abweisung der Klage erstrebt. Sie verteidigt das Streitpatent hilfsweise in der Fassung der erteilten Patentanspr374che 2 und 3, weiter hilfsweise in der Fassung des erteilten Patentanspruchs 3 und weiter 6 - 5 - hilfsweise in der Fassung des in der m374ndlichen Verhandlung 374berreichten Hilfsantrags. Danach soll Patentanspruch 1 wie folgt lauten: "1. Pocket tester for paper and fabrics consisting of a pen or felt-pen containing an ink consisting of a solution in alcohol or in an water/alkohol mixture of a reacting substance (reagent) for evi-dentiating a substance (searched substance) which is possibly present in the paper or in the fabrics depending on the type of the raw material used or on particular operations of the manu-facturing process, said searched substance being selected from the group consisting of aluminium ions, starch, chemical pulp, mechanical pulp, bleaching agents, said reagent being selected from the group consisting of a mix-ture of iodine and potassium iodide, a 25% solution of fluoroglu-cine in concentrated hydrochloric acid, blue of panduran, Car-tarex 2L, the alcohol used in said solution being selected from the group consisting of aliphatic alcohols having from 2 to 6 carbon atoms; mono- or di-ethyleneglycols, mono or di-propyleneglycols, hav-ing one or more hydroxyl groups etherified with aliphatic alco-hols having from 1 to 3 carbon atoms; or mixtures thereof, or their mixtures with from 20% to 80% of water." Die Kl344gerin und die Streithelferin treten dem entgegen. 7 - 6 - Als gerichtlicher Sachverst344ndiger hat Prof. Dr.-Ing. L. G. ein schriftliches Gutachten erstattet, das er in der m374ndlichen Verhandlung erl344utert und erg344nzt hat. 8 Entscheidungsgr374nde: Die Berufung ist zul344ssig, jedoch nicht begr374ndet. Der Gegenstand der Patentanspr374che 1 bis 3 des Streitpatents beruht jedenfalls nicht auf erfinderi-scher T344tigkeit. Das Streitpatent ist deshalb zu Recht im Umfang der Patentan-spr374che 1 bis 3 f374r nichtig erkl344rt worden (Art. II 247 6 b Nr. 1 IntPat334G, Art. 138 Abs. 1 Buchst. a, 52, 56 EP334). 9 I. Das Streitpatent betrifft einen "Pocket tester for paper and fabrics". Dieses Pr374fger344t besteht aus einem herk366mmlichen Schreibstift oder Faser-schreiber, der eine Tinte enth344lt, die wenigstens ein L366sungsmittel und wenigs-tens ein Reagenz aufweist. Dieses Reagenz 344ndert seine Farbe, wenn es in Kontakt mit einem bestimmten, im Papier oder im Gewebe gesuchten Bestand-teil kommt (Sp. 1 Z. 5-10). Das Pr374fger344t soll es dem Benutzer - gem344337 Sp. 1 Z. 24 einem K344ufer - erm366glichen, rasch und genau zu ermitteln, ob die Qualit344t des erworbenen Papiers oder Gewebes mit der gew374nschten Qualit344t 374berein-stimmt. Der 374blicherweise in Schreibstiften oder Filzschreibern verwendeten Tinte wird eine L366sung hinzugef374gt, die aus einem geeigneten Reagenz be-steht, um eine Substanz erkennbar zu machen, die m366glicherweise in dem Pa-pier oder Gewebe enthalten ist, oder die Tinte wird durch eine solche L366sung ersetzt (Sp. 1 Z. 44-49). Die Streitpatentschrift bezeichnet die Identifizierung bestimmter Substanzen, die dem Papier bei dessen Herstellung bewusst bei- 10 - 7 - gegeben werden, in sogenannten Sicherheitspapieren als bekannt. Bisher sei es jedoch noch von keiner Seite beschrieben oder angeregt worden, die Pa-pierqualit344t dadurch zu testen, dass der Herstellungsprozess mit einem einfa-chen Taschenpr374fger344t identifiziert werde (Sp. 2 Z. 10-16). Das in Patentanspruch 1 vorgeschlagene Pr374fger344t weist folgende Merkmale auf: 11 Taschenpr374fger344t f374r Papier und Gewebe 1. mit einem Schreibstift oder Faserschreiber. 2. Der Stift a) enth344lt eine Tinte, b) bestehend aus aa) einer L366sung aus Alkohol bb) oder einer Mischung aus Alkohol und Wasser c) und einem Reagenz. 3. Mit dem Reagenz kann a) eine gesuchte Substanz erkennbar gemacht werden, b) soweit sie in dem untersuchten Papier oder Gewebe enthal-ten ist (eine m366glicherweise in dem Papier oder Gewebe enthaltene Substanz). 4. Die gesuchte Substanz ist abh344ngig von dem verwendeten Aus-gangsstoff oder von besonderen Verfahren bei der Herstellung in dem Papier oder Gewebe enthalten. - 8 - 5. Die gesuchte Substanz ist aus einer Gruppe ausgew344hlt, welche besteht aus: a) Aluminiumionen, b) St344rke, c) Holzfaser (mechanische Pulpe), d) Zellstoff (chemische Pulpe) und e) "Bleichmittel". Patentanspruch 2 schl344gt weitere Merkmale vor, die das Reagenz betref-fen. 12 Das Reagenz (Merkmal 2 c) ist ausgew344hlt aus einer Gruppe, die 13 2.1 eine Mischung von Jod und Kaliumjodid, 2.2 eine 25 %ige L366sung von Phloroglucin in konzentrierter Salzs344ure, 2.3 Pandurablau und/oder 2.4 Cartarex 2 L ist. Patentanspruch 3 betrifft den in der L366sung enthaltenen Alkohol. Er gibt an, dass der in der L366sung enthaltene Alkohol (Merkmal 2 b) aus der Gruppe ausgew344hlt ist, die 14 3.1.1 aliphatische Alkohole mit 2 bis 6 Kohlenstoffatomen; - 9 - 3.1.2 Mono- oder Di-Ethylenglykole, Mono- oder Di-Propylen-glykole mit einer oder mehreren, mit aliphatischen Alkoho-len mit 1 bis 3 Kohlenstoffatomen ver344therten Hydro-xylgruppen; oder 3.1.3 deren Mischungen oder 3.1.4 deren Mischungen mit 20 % bis 80 % Wasser enth344lt. Die Streitpatentschrift f374hrt dazu aus, dass der Holzfaserindikator zum Anzeigen des Anteils von Holzstoff (mechanical pulp) verwendet wird. Das Testger344t erzeuge auf dem Papier oder auf Paneelen aus Zellulosefasern (chemical pulp) eine gelbe Farbe, w344hrend eine rote Farbe erzeugt werde, wenn das Papier aus Holzstoff bestehe (Sp. 3 Z. 21-27). Mit dem unter 4 e an-gesprochenen Bleichmittel bezeichnet die Streitpatentschrift optische Aufheller, die dem Papier zugef374gt werden, um einen h366heren Wei337grad zu erreichen. Dies zeigt sich auch daran, dass zu dem Auffinden der "Bleichmittel" Carta-rex 2 L als Reagenz eingesetzt werden soll. Dabei handelt es sich nach dem Chemielexikon von R366mp, 9. Aufl., um einen L366scher f374r optische Aufheller. 15 II. Es kann offen bleiben, ob der Gegenstand des Patentanspruchs 1 374ber die Offenbarung in den Anmeldeunterlagen hinausgeht und neu ist. Er be-ruht jedenfalls nicht auf erfinderischer T344tigkeit. 16 Nach den Erl344uterungen des gerichtlichen Sachverst344ndigen in der m374ndlichen Verhandlung befassten sich im Priorit344tszeitpunkt mit der Entwick-lung von Pr374fger344ten f374r Papier entweder Entwicklungsabteilungen der Herstel-ler von Reagenzien, die eine f374r den Verwender von Testger344ten einfache 17 - 10 - Handhabung der hergestellten Produkte anstrebten oder auf dem Gebiet der Labormitteltechnik t344tige Techniker, die derartige Testger344te zur Anwendung ihnen vorgegebener chemischer Reagenzien zur Verf374gung stellen wollten. Von ihnen wurde, soweit es sich nicht ohnehin um Angeh366rige dieser Berufsgruppe handelte, f374r die Entwicklung jedenfalls chemischer Sachverstand hinzugezo-gen. Ein solcher Fachmann entnahm der franz366sischen Patentanmeldung 25 39 533 ein Verfahren zur Identifikation von Substanzen, die dem Papier im Herstellungsverfahren gezielt beigegeben werden. 18 Auch die Beklagte zieht nicht in Zweifel, dass - wie das Bundespatentge-richt entschieden hat - die Merkmale 1, 2 und 3.1 der Merkmalsgliederung be-reits in der franz366sischen Patentanmeldung 25 39 533 beschrieben sind. Es wird dort ein Schreibstift als Taschenpr374fger344t f374r Papier vorgeschlagen. Dieser weist einen Vorratsbeh344lter auf, der ein z.B. in Alkohol gel366stes Reagenz ent-h344lt, mit dem bei der Papierherstellung eingebrachte Substanzen nachgewiesen werden k366nnen. 19 Der Unterschied zu der franz366sischen Patentanmeldung liegt damit darin, dass beim Streitpatent das Papier oder Gewebe auf Substanzen untersucht wird, die bei der Herstellung des Papiers normalerweise verwendet werden, und nicht nur auf solche Substanzen, die im Herstellungsprozess zu Sicherheits-zwecken beigef374gt werden. Hiervon geht auch die Streitpatentschrift aus, indem dort ausgef374hrt und als entscheidende Neuerung herausgestellt wird, dass bis-her von keiner Seite die M366glichkeit beschrieben oder angeregt worden sei, die Papierqualit344t dadurch zu testen, dass der Herstellungsprozess mit einem ein-fachen Taschenpr374fger344t identifiziert werde. 20 - 11 - Schon aufgrund der Bezeichnung der franz366sischen Patentanmeldung, die ein Verfahren zur Identifizierung eines Sicherheitspapiers sowie ein Instru-ment zur Durchf374hrung dieses Verfahrens betrifft, hatte der Fachmann Veran-lassung, diese Schrift in Betracht zu ziehen, wenn er ein einfaches Pr374fger344t f374r bestimmte im Papier vorhandene Substanzen zur Verf374gung stellen wollte. Das bis dahin bekannte Verfahren, die Reagenzien durch T374pfeltests mittels einer Pipette auf das Papier aufzubringen, machte das Hantieren mit Glasstiften oder Pipetten erforderlich, was aufwendig und umst344ndlich ist. In der franz366sischen Patentanmeldung wird dagegen hervorgehoben, dass bei dem Testger344t eine kontrollierte Abgabe des Reagenz erreicht wird, die es erlaubt, dieses auf einen begrenzten Bereich des zu identifizierenden Papiers zu verteilen (S. 3 Z. 1-8). Dies legte den Einsatz des Testger344ts anstelle des T374pfeltests auch zum Auf-finden der Faktoren, die f374r die Papierqualit344t entscheidend sind, f374r den Fach-mann nahe. 21 Eine erfinderische Leistung ergibt sich auch nicht aus der Erweiterung dieser Lehre auf die mit dem Patent beanspruchten Mittel zur Bestimmung der jeweiligen Substanz. Fachleute der hier zugrunde zu legenden Qualifikationen kannten die Reagenzien zur Ermittlung der in Patentanspruch 1 angegebenen Substanzen. Wie der gerichtliche Sachverst344ndige best344tigt hat und sich aus dem von der Kl344gerin 374berreichten Papiermachertaschenbuch 1982 ergibt, war der Nachweis von St344rke mittels einer Jod-/Kaliumjodidl366sung und der Nach-weis von Holzstoff mit Hilfe einer alkoholischen Phloroglucin-L366sung Stand der Technik auch im Bereich der Papiermacher. Bei Cartarex 2 L handelt es sich, wie die Streitpatentschrift angibt, um ein zum Zeitpunkt der Anmeldung des Streitpatents bereits von S. vertriebenes Produkt. Wie das ein Jahr nach dem Priorit344tszeitpunkt erschienene Chemielexikon von R366mp, 9. Aufl., angibt, 22 - 12 - handelt es sich um einen L366scher f374r optische Aufheller. Eine andere Wirkung wird dort nicht erw344hnt; die Beklagte behauptet auch nichts anderes. Pandu-rablau wurde, wie der gerichtliche Sachverst344ndige dargelegt hat, im Priorit344ts-zeitpunkt bereits seit langem eingesetzt, um Aluminiumionen sichtbar zu ma-chen, wobei der Sachverst344ndige allerdings die Aussagekraft einer Untersu-chung des Papiers auf Aluminiumionen bezweifelt hat. Wollte der Fachmann jedoch diesen Test durchf374hren, weil er ihn f374r seine Zwecke, z.B. f374r eine erste Einsch344tzung, f374r ausreichend hielt, so war es ihm bekannt, dass dazu Pandu-rablau geeignet war. Dabei spricht es nicht gegen das Naheliegen, dass der Sachverst344ndige die Sinnhaftigkeit eines Tests unter Einsatz von Cartarex 2 L und Pandurablau im Hinblick auf weiterf374hrende, eine sachgerechte und zweckbezogene Beurtei-lung bezogene Gewinnung von Erkenntnissen bezweifelt hat. Ein solcher zu erwartender Misserfolg einer Ma337nahme steht dem Heranziehen gerade dieser Ma337nahme zur St374tzung der erfinderischen T344tigkeit entgegen (BGHZ 147, 137, 143 - Trigonelin). Um in dieser Ma337nahme eine erfinderische T344tigkeit zu sehen, m374ssten dann andere Gesichtspunkte hinzutreten, die hier weder er-sichtlich sind noch von der Beklagten behauptet werden. Sie hat insbesondere nicht geltend gemacht, dass die Untersuchung 374ber die auch vom Sachver-st344ndigen zugrunde gelegten hinausgehende weitere Erkenntnisse vermitteln oder diese entgegen der von dem Sachverst344ndigen ge344u337erten Annahme wei-tere Beurteilungsm366glichkeiten er366ffnen. Die Beklagte kann daher keinen Erfolg haben, soweit sie geltend macht, gerade dass der Sachverst344ndige die Ma337-nahmen f374r ungeeignet zum Test von Papier halte, zeige, dass diese nicht na-hegelegen h344tten. 23 - 13 - III. Auch in der Fassung der Hilfsantr344ge ist der Gegenstand des Streit-patents nicht patentf344hig. 24 In Patentanspruch 2 werden die Reagenzien zum Auffinden der gesuch-ten Substanzen bezeichnet. Wie bereits ausgef374hrt waren diese dem Fach-mann als solche und mit ihrer Eignung f374r die 334berpr374fung auf das Vorhanden-sein der im Patent genannten Substanzen bekannt. 25 In Patentanspruch 3 wird der in der L366sung enthaltene Alkohol n344her be-schrieben. Er soll aus der Gruppe ausgew344hlt sein, die aliphatische Alkohole mit 2 bis 6 C-Atomen, Mono- oder Di-Ethylenglykole mit einer oder mehreren mit aliphatischen Alkoholen mit 1 bis 3 C-Atomen ver344therten Hydroxylgruppen oder deren Mischung mit 20 bis 80 % Wasser enth344lt. Der Sachverst344ndige hat hierzu 374berzeugend ausgef374hrt, f374r den Fachmann sei die Auswahl eines L366-sungsmittels, das f374r das jeweilige Reagenz geeignet sei, das Ergebnis eines routinehaften Optimierens. Im Fall von Phloroglucin als Reagenz sei Alkohol ohnehin seit Jahrzehnten Stand der Technik. Au337erdem werde sich der Fach-mann auch an den L366sungsmitteln orientieren, die in der Tinte von Schreib- und Filzstiften enthalten seien. Die Verwendung von Wasser als Komponente eines organischen L366sungsmittels sei au337erdem keine Neuheit, da mit Wasserzugabe zu einem L366sungsmittel die Verdunstung eines Strichs auf der Papierprobe be-einflusst bzw. gebremst werden k366nne. 26 Hilfsantrag 3 fasst die bisherigen Patentanspr374che 1 - 3 zu einem An-spruch zusammen. Dar374ber hinausgehende Merkmale, die eine erfinderische T344tigkeit begr374nden k366nnten, enth344lt er nicht. 27 - 14 - IV. Die Kostenentscheidung beruht auf 247 121 Abs. 2 PatG in Verbindung mit 247 97 ZPO. 28 Melullis Scharen M374hlens Meier-Beck Kirchhoff Vorinstanz: Bundespatentgericht, Entscheidung vom 13.03.2003 - 3 Ni 63/01 (EU) -
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