BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL X ZR 75 /0 8 Verkündet am: 12. Jul i 2011 Wermes Justizamtsinspektor als Urkundsbeamt er der Geschäftsstelle in de r Patentnichtigkeitssache Nachschlagewerk: ja BGHZ: nein BGHR: ja Reifenabdichtmittel EP Ü Art. 123 Abs. 2; PatG § 38 Ist den ursprünglichen Unterlagen der Patentanmeldung zu entnehmen, dass ein Erzeugnis bestimmte Bestandteile "enthalten" soll, ist damit nicht ohne we i- teres auch als zur Erfindung gehörend offenbart, dass ihm keine weiteren B e- standteile hinzugefügt werden dürfen. Für die Offenbarung, dass es zur Erfi n- dung gehört, dass das Erzeugnis ausschließlich aus den genannten Bestandte i- len "besteht", bedarf es vielmehr in der Regel darüber hinausgehender Anhalt s- punkte in den ursprünglichen Unterlagen, wie etwa des Hinweises, dass das au s schließliche Bestehen des Erzeugnisses aus den genannten Bestandteilen besondere Vo r teile hat oder sonst erwünscht ist. BGH, Urteil vom 12. Juli 2011 - X ZR 75/08 - Bundespatentgericht - 2 - Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhan d- lung vom 12. Juli 2011 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Meier - Beck , den Richter Keukenschrijver, die Richterin Mühlens, den Richter Dr. Grabinski und die Richterin Schuster für Recht erkannt: Di e Berufung gegen das am 16. Mai 2008 an Verkündungs Statt zugestellte Ur teil des 3 . Senats (Nichtigkeitssenats) des Bund e sp a- tentge richts wird auf Kosten der Beklagten zurückgewiesen . Von Rechts wegen - 3 - Tatbestand: Die Beklagte ist ei ngetragene Inhab er in des europäischen Patents 0 753 420 (Streitpatents), das am 9. Juli 1996 unter Inanspruchnahme zweier deutscher Priorit ätsanmeldungen vom 11. Juli und 8. Dezember 1995 angeme l- det wu r de. Patentanspruch 1 , auf den d ie Patentansprüche 2 bis 9 unmittelbar o der mittelbar rückbezogen sind, und Patentanspruch 18, auf den die Patentanspr ü- che 19 und 20 unmittelbar rückbezogen sind, haben in der englischen Verfa h- renssprache des Streitpatents folgenden Wor t laut: " 1. A preparation for sealing tyres with a puncture which is intr o- ducible via the valve into the tyre, characterized in that the prep a- ration contains a natural rubber latex and an adhesive resin co m- patible with the rubber latex. 18. An apparatus for t he sealing of punctures and pumping up of tyres, compris ing a pressure - tight container (4) containing a sea l- ing preparation (6) and having an outlet valve for t he sealing pre p- aration and also a gas inlet, and a pressure source with which gas under pressure can be introduced into the pressure - tight co n tainer via the gas inlet, characterized in that the sealing prepar a tion (6) is acc ording to any of claims 1 to 9." Die Klägerin hat gel tend gemacht, der Gegenstand der Patentan sprüche 1 bis 9 sowie 18 bis 20 sei nicht patentfähig. Demgegenüber hat die Beklagte da s Streitpatent in der erteilten Fassung und in der Fassung von sechs Hilfsa n- trägen verteidigt. 1 2 3 - 4 - Das Pa tent gericht hat das Streitpatent im angegriffenen Umfang für nic h- tig erklärt. Gegen diese Entsc heidung wendet sich die Beklagte mit ihrer Ber u fun g, wo bei sie das Streitpatent zuletzt mit einem Haupt - und drei Hilfsanträgen ve r- teidigt. Nach dem Haupt antrag soll Patentan spruch 1 folgende Fassung erha l- ten : " Verwendung eines Mittels zum Abdichten von Reifen bei Pa n nen durch Einführen über das Ventil in de n Reifen, wobei das Mittel e i- nen Kautschuklatex und ein mit dem Kautschuklatex komp a tibles Klebstoffharz enthält und wobei der Kautschuklatex im Wesentl i- chen nur aus Naturkautschuklatex besteht. " Nach Hilfsantrag I soll Patentanspruch 1 lauten : " Verwend ung eines Mittels zum Abdichten von Reifen bei Pa n nen durch Einführen über das Ventil in den Reifen, wobei das Mittel aus ei nem Kautschuklatex, einem pH - Regulator, einem mit dem Kautschuklatex kompatiblen Klebstoffharz, einem Gefrierschut z- mittel und option al einem Dispergiermittel besteht, wobei der Kau t- schuklatex im Wesentlichen nur aus Naturkautschuklatex b e steht. " Nach Hilfsantrag II soll Patentanspruch 1 folgende Fassung erha l ten : " Verwendung eines Mittels zum Abdichten von Reifen bei Pa n nen durch Ei nführen über das Ventil in den Reifen, wobei das Mittel e i- nen Kautschuklatex und ein mit dem Kautschuklatex kompati b les Klebstoffharz enthält, wobei in dem Mittel das Gewichtsverhältnis von Kautschuk zu Klebstoffharz 4:1 bis 1:1 beträgt und wobei der 4 5 6 7 8 - 5 - Kauts chuklatex im Wesentlichen nur aus Naturkautschuklatex b e- steht. " Mit Hilfsantr ag III wird folgende Fassung des Patentanspruchs 1 verte i- digt : " Verwendung eines Mittels zum Abdichten von Reifen bei Pa n nen durch Einführen über das Ventil in den Reifen, wobei das Mittel aus ei nem Naturkautschuklatex, einem pH - Regulator, einem mit dem Kautschuklatex kompatiblen Klebstoffharz und einem Gefri e r- schutzmittel b e steht. " An Patentanspruch 1 in der Fassung des Hauptantrags und der Hilfsa n- träge sollen sich jeweil s di e erteilten Patentansprüche 2 bis 9 und 18 bis 20 mit Ausnahme des Hauptantrags umformuliert zu Verwendungsansprüchen a n- schließen . Die Klägerin tritt dem Rechtsmittel entge gen. Im Auftrag des Se nats hat Prof. Dr. Claus D. E . , Universität S . , Institut für Polymerchemie, ein schriftliches Gutachten erstattet, das er in der mündlichen Verhandlung erläutert und e r gänzt hat. 9 10 11 12 - 6 - Entscheidungsgründe: Die Be rufung ist zulässig, bleibt aber in der Sache ohne Erfolg. I. Das Streitpatent betrifft ein Mittel zum Abdichten von Reifen bei Pa n- nen und eine Vorrichtung zum Abdichten und Aufpumpen von Reifen bei Pa n- nen mit einem druckfesten Behälter. In der Beschreibung wird ausgeführt, dass bereits verschiedene Abdic h- tmittel für Reifenpanne n auf dem Markt seien. Während die meisten Lat i ces kolloidale Dispersionen aus Polymeren in einem wässrigen Medi um en t hielten, gebe es auch andere Abdichtmittel, deren Trägermittel nicht Wasser , sondern Tetrachlorethylen sei . Ei ne aus der US - Patentanmeldun g 4 116 895 (KS 29) bekannte Abdichtzusammensetzung sei dazu bestimmt, bei der He r stellung des Reifens auf dessen inne rer Oberfläche aufgebracht zu werden, damit sich ein teilw eise vernetzter Kautschuk bilde. Dies habe jedoch den Nachteil , dass sich das Ge wicht des Reifens bzw. des Radaufbaus von An fang an vergrößere (Rn. 3) . Ferner sei bekannt, im Falle einer Reifenpanne das Abdichtmittel aus e i- nem druckfesten Behälter mit einem verflüssigten Gas als Druckquelle (Spra y- dose) durch das Reifenventil in da s Innere des Reifens zu sprühen. Dabei we r- de der Reifen mittel s des Treibgases auf einen bestim mten Druck aufgepumpt und dann einige Kilom e ter in Abhängigkeit von der Art des Defektes gefahren, um das Abdichtmittel im Inneren des Reifens zu verteilen und d en Defekt abz u- dichten (Rn. 5). Bei einer anderen Vorrichtung werde der Ventileinsatz entfernt und das Abdichtmittel durch Pressen einer Flasche in den Reifen gespritzt , der Ventileinsatz wieder eingesetzt und der Reifen mit Hilfe von Kohlendioxidpatr o- 13 14 15 16 - 7 - nen w ieder aufgepumpt (Rn . 6) . Nach den Ausführungen in der Streitpaten t- schrift seien die bisher verwendeten Abdichtmittel jedoch nicht zufriedenste l- lend, weil sie leicht mechanisch entfernt werden könnten, einige von ihnen nicht ausreichend wasserfest seien un d keine Abdichtung bewirkten, wenn der Re i- fendefekt an den Rändern des Reifen s (Protektorauslauf) liege (Rn. 7). Der Erfi ndung liegt nach den Angaben der Streitpatentschrift das Pro b- lem ( " die Aufgabe " ) zugrunde, ein Abdichtmittel bereit zu stellen, das eine wir k- same Abdichtung auch bei Nässe sowie bei Defekten im Protektorauslauf erre i- che und das mechanisch schwer zu entfernen sei. Außerdem sollen Vorrichtu n- gen zum Einbringen des Abdichtmittels in den Reifen und Aufpumpen des Re i- fens auf einen Druck vor gestellt werden , bei dem der Reifen verwendet werden kann (Rn. 11). Die Lehre aus Patentanspruch 1 in der im Hauptantrag von der Bekla g- ten verteidigten Fassu ng umfasst folgende Merkmale : 1. Das Mittel wird verwendet zum Abdichten von Reifen bei Pa n- nen d urch Einführen über das Ventil in den Reifen . 2 . Das Mittel enthält einen K autsch u klatex , der im Wesentlichen nur aus Natu r kautschuk besteht. 3 . Das Mit tel enthält einen Klebstoffharz, der mit Kautschuklatex komp a tibel ist. In der Streitpatentschrift w ird dem F achmann, bei dem es sich um einen Chemiker handelt, der über vertiefte Kenntnisse und praktische Erfahrungen auf dem Gebiet der Ka utschuktechnologie (natürliche und synth e tische Werkstoffe und deren Verarbeitung) insbesondere im Hinblick auf die H erstellung von A b- dichtmitteln von Reifen verfügt und sich in diesem Zusa m menhang auch mit 17 18 19 - 8 - Dispersionsklebstoffen und Fragen der Polymerchemie beschäftigt hat, erlä u- tert, dass ein Klebstoff harz " kompatibel " mit dem Kautschuklatex ist, wenn er keine Koagulat i on desselben verursa cht . " Kle b stoffharze " sind Har ze, welche die Haftfähigkeit des Ka u tschukla tex am Reifen verbesser n, wie etwa Harze, denen Elastomere als Klebrigmacher ( " Ta ckifier " ) zugesetzt worden sind (Rn. 14 ) . Merkmal 3 schließt es aus Sicht des Fa c h manns nicht aus, dass das Mittel neben einem Naturkautschuklatex auch synthetischen Kautschuk " en t- hält " . Das exklusive Vorhandensein von Naturkau t schuk in dem Mittel ist in der Streitpatentschrift lediglich als " besonders bevorzugt " beschri e ben (vgl. Rn. 16 ). II. Das Patentgericht hat es dahingestellt sein lassen, ob dem Gegen - s tand von Patentanspruch 1 in der erteilten F assung bereits die Neuheit fehle , weil er durch die französische Patentschrif t 1 016 016 (KS 4) offenbart sei . Denn jedenfalls sei d er Fachmann im Prioritätszeitp unkt in der Lage gewesen , die Lehre des Patentanspruchs 1 aus der US - Patentschrift 4 501 825 (KS 6) in Verbindung mit der US - Patent schrift 4 337 322 (KS 19) in naheliegender Weise aufzufinden. In der KS 6 sei ein Mittel zu m Abdichten von Reifen bei Pannen b e- schrieben, wobei das Mittel über das Ventil in den Reifen einfü hrbar sei. Dieses Mittel enthalte neben anderen Bestandteilen einen Kautschuklatex und ein Klebstoffharz. Zwar sei nicht ausdrücklich angesprochen, dass das Klebstof f- harz mit dem Kautschuklatex kompatibel sei. Dem Fachmann, der auch wisse, dass Phenolharze zu den gebräuchlichsten Additiven in der Kautschuk - Verarbeitung zählten, werde jedoch mangels ge genteiliger Hinweise aus der KS 6 den Schluss ziehen, dass m it dem Einsatz von Phenolharzen als Klebharz die Eigenschaften von Kautschuklatices nicht beeinträchtigt würden und Ph e- nolharze deshalb keinerlei Koagulation der Latices verursachten. Da das in der KS 6 beschriebene Abdichtmittel zum Zeitpunkt der Anwendun g bei einer Re i- 20 21 - 9 - fenpanne fließfähig sei, müsse das in KS 6 verwendete Klebstoffharz zwang s- läufig auch kompatibel mit dem Kautschuklatex sein. Als Material für de n Kautschuklatex schlage die KS 6 vor, Polymere und/oder Copolymere von Isopren, Styrol und Butadien einzusetzen. Zwar gehe aus der Stoffangabe Polyisopren nicht ausdrücklich hervor, dass Naturkau t- schuk - aufgrund der gleichen chemischen Zusammensetzung - ein Mittel der Wahl sei, zumal in den Beispielen der KS 6 ein solcher nicht genannt sei. All e r- dings we r de der Fachmann Naturkautschuk als Polyisopren schon deshalb in seine Überlegu n gen einbeziehen, weil in der Beschreibungseinleitung der KS 6 als Stand der Technik auf die US - Patentschrift 4 337 322 (KS 19) Bezug g e- nommen werde, aus der ein Reife nabdichtmittel hervorgehe, das neben and e- ren Bestandteilen ebenfalls Polyisopren und zwar in Form eines Naturkau t- schuklatex enth alte. Damit verdeutliche die KS 19, dass es sich bei Poly i sopren und Naturkautschuk um für den Fachmann auf dem Gebiet der Reife nabdich t- mittel überschneidende Begriffe und um zwei nicht klar voneinander abgrenzb a- re Stoffe handele. Deshalb werde der Fachmann, wenn er mit der En t wicklung eines Reifenabdichtmittels befasst sei, bei dem Hinweis auf Polyisopren zwangsläufig auch Naturka utschuklatex als parates Mittel in Erwägung zi e hen und zwar unabhängig von der Bezeichnung in der jeweiligen Veröffentl i chung . Auch der Einwand der Beklagten, der Fachmann beziehe die KS 6 nicht in seine Überlegungen mit ein, weil es sich um die Bereit stellung eine s Abdic h t - mittels auf Basis synthetischer Kautschuklatices handele, überzeuge nicht. Im Streitpatent sei auch der Einsatz von Synthesekautschuklatices als geeignet beschrieben, darunter auch Styrolbutadienlatex. Die Verwendung von natürl i- chen Kautschuklatices allein als Kautschuklatex sei lediglich eine beso n ders bevorzugte Ausführungsform. Die von der Beklagten weiter geltend g e machten Vorteile, insbesondere unerwartete Vorteile des erfindungsgemäßen Abdich t - 22 23 - 10 - mittels , qualifizierten dieses eb enfalls nicht als Ergebnis einer erfinder i schen Täti g keit. Wegen fehlender erfinderischer Tätigkeit nicht rechtsbeständig seien ü berdies die Unteransprüche im angegriffenen Umfang sowie di e Fassungen des Patentanspruchs 1, mit denen die Beklagte das Str eitpatent hilfsweise ve r- teidigt habe. II I . Die Überlegungen des Patentgerichts halten den Angriffen der Ber u- fung auch hinsichtlich der mit Haupt - und Hilfsanträgen verteidigte n F assung des Patentan spruchs 1 im Wesentlichen sta n d. 1. Dem Gegenstand v on Patentans pruch 1 in der Fassung des Haup t- an trags fehlt die Patentfähigkeit (Art. 52 EPÜ) . a) Die Lehre aus Patentan spruch 1 ist allerdings neu (Art. 54 EPÜ) . Wie sich aus den oben wiedergegebenen Ausführungen des P a tentgerichts in dem mit der Berufun g angegriffenen Urteil ergibt und zwischen den Parteien auch nicht streitig ist, offenbart die US - Patentsch rift 4 501 825 (KS 6) zwar ein Mittel zum Abdichten von Reifen , das mit Aus nahme der näheren Definition der L a- t ex komponente der Lehre des Patentanspr uchs 1 entspricht . Insbesondere konnte der Fachmann de r Entgegenhaltung die Verwendung des Mittels zum Abdic h ten von Reifen bei Pannen durch Einführen über das Ventil in den Reifen im Pannenfall entne h men (vgl. KS 6, Sp. 2 Z. 53 ff.). Nicht offenbart i st jedoch das Merkmal 2, wonach das Mittel einen K au t- schuklatex enthalten soll , der im Wesentlichen nur aus Naturkautschuklatex besteht . In der Vorveröffentlichung wird zwar ausgeführt, dass als Latex komp o- nente alle geeigneten polymerischen oder copolymeri schen Latices, wie Pol y- mere oder C o polymere von Isopren, Styrol und Butadien in Betracht kommen ( K 6, Sp. 3 Z. 44 ff.). Zudem war dem Fachmann bekannt, dass Naturka u tschuk 24 25 26 27 28 - 11 - ein Polymer von Isopren ist . Unter die abstrakte B e zeichnung " Polymere oder Copolyme re von Isopren , Styrol und Butadien " fallen jedoch mehrere Tausend natürliche oder synthetische Verbindungen (vgl. die gutachterliche Stellun g- nahme von Prof. Dr. Dr. W . vom 21.1.2011, E 24) , und Natu r kau t - schuk wird weder an die ser noch an einer a nderen Stelle der Entgegenhaltung ausdrücklich als mögliche Latexkomponente erwähnt. Es kann daher nicht a n- genommen werden, dass es aus fachlicher Sicht selbstve r ständlich gewesen ist und deshalb keiner besonderen Offenbarung bedur fte, Natur kautschuk als L a- texkomponente auszuwählen (vgl. Senat, Urteil vom 16. Dezember 2008 - X ZR 89/07, Rn. 26, BGHZ 179, 168, 174 - Olanz a pin). b) Der Gegenstand von Patentanspruch 1 in der Fassung des Haupta n- trags er gab sich für den Fa c hmann allerdings in naheliegender W eise aus dem Stand der Technik (Art. 56 EPÜ ). Wie dargele gt wurde dem Fachmann in der KS 6 ein Mittel zum Abdic h- ten von Reifen bei Pannen durch Einführen über das Ventil offe n bart, welches unter anderem ein Klebs toffharz enthält, d as m it der Latex kompo nente komp a- tibel ist. Hinsichtlich der genauen Art des zu verwendenden L a tex erhielt er aus der Entgegenhaltung die Anregung, dafür ein geeignetes Polymer oder ein C o- polymer von Isopren, S tyrol und Butadien zu nehmen (K 6, Sp. 3 Z. 44 ff.). Zwar wird als i nsoweit bevorzugte Latex komponente ein Styrol - Butadien - Copolymer genannt, das unter der Marke Pliolite 5336 von Goo d year erhältlich ist, e inen Butadiengehalt von über 50 % aufweist und auf der Basis von Fettsäureemuls i- on hergestellt ist (K S 6, Sp. 3 Z. 47 ff.) , und dieses Latex (Pliolite Latex) wird auch in Ausführungsbeispiel 1 der Entgegen haltung zur Herstellung des A b- dic h tmittels eingesetzt (K S 6, Sp. 5 Z. 31, 38). Jedoch schloss dies aus Sicht des Fachmanns auf Grundlage der allgemeinen Erläuterungen in der Entg e- genhaltung, dass insoweit " jedes geeignete Polymer oder Copolymer von Iso p- ren, Styrol und Butadien " in Betracht kommt, nicht aus, als Latexkomponente 29 30 - 12 - auch einen and e ren Latex als das ausdrücklich genannte Produkt Pliolite 5336 oder ein sonstiges Copolymer von Styrol und B u tadien zu nehmen. Als ein e solche alternative Latex komponente bot sich dem Fachmann nach den übe r- zeugenden Ausführungen des gerichtlichen Sachverständigen in der mündl i- chen Verhan d lung ein Naturk autschukla tex als (Mono - ) Polymer v on I sopren an . F ür diese Alternative sprach zunächst die Überlegung, dass für die Herste l lung von Reifen üblicherweise Mischungen aus Styrol - Butadien (SBR [Styr e ne - Bu tadiene - Rubber]) und Naturk autschuk verwendet wer den und die Verwe n- dung e i nes Naturkautsch uklatex es daher wie bei der von der KS 6 ausdrücklich gelehrten Benutzung eines Styrol - Butadien - Copolymers erlaubte , für die Late x- komponente eines Mittels zur Abdichtung von Reifen , das sich fest und daue r- haft mit dem Reifen verbinden soll, auf einen Reif engrundstoff z u rückzugreifen . Hinzu kamen die hervorragenden elastomeren Eigensc haften des aus Latex ausgefä llten und aufgearbe i teten Naturkautschuks aufgrund des hohen Anteils von cis - 1,4 - Polyisopren (vgl. Gutachten, S. 10 f.), die aus fachlicher Sicht N a- turkautschuklatex als eine realistische Alternative zu Styrol - Butadien als Late x- komponente erscheinen li e ßen. In dies en Überlegungen konnte sich der Fachmann dadurch bestätigt sehen , dass in der KS 6 bei der Darstellung des Standes der Technik auf die US - Patentschrift 4 337 322 (KS 19) verwiesen und dabei ausgeführt wird, dass diese eine Zusammensetzung für die Radauswuchtung und Abdichtung offe n- bart, die neben anderen Komponenten aus Polyisopren besteht. Der KS 19 konnte der Fachmann dann bei der Be sch reibung d er bevorzugten Ausfü h- rungsform entnehmen, dass als Polyisopren ein ungehärteter Naturlatex eing e- setzt werden kann bzw. das Polyisopren in der Form von natürlichem Late x- kau tschuk ( natürliche m Po l y - cis - 1,4 - polyisopren ) in dem Abdichtmittel en t halten ist (K S 19, Sp. 2 Z. 12, 21 ff.). Dies war geeignet, den Fachma nn darin zu b e- 31 - 13 - stärken , für das Abdichtmit tel als L atex komponente einen Naturkautschuklatex in Erwägung zu ziehen . Das wird auch nicht dadurch in Frage gestellt , dass die K S 19 vor allem di e vorbeugende Behandlung eines Reifens g e gen Perforationen betrifft und die Rep a ratur eines bereits platten Reifens nicht erwähn t (vgl. K 19, Sp. 1 Z. 29 ff.; Sp. 2 Z. 53 ff.). Denn dabei handelt es sich vornehmlich um einen anwendung s- technischen Unterschi ed, der es , wie die Erörterung mit dem gerichtlichen Sachverständigen bestätigt hat, aus fachlicher Sicht jedenfalls nicht au s- schließ t, die Verwendung des in der KS 19 als Polyisoprenkomponente vorg e- schlagenen natürlichen Kautschuklatex al s Late x komponente des in der KS 6 vorgeschlagenen Abdichtmittels in Erwägung zu ziehen. Zwar sind die Ausführungen der Beklagten zutreffend , dass es sich bei den in der KS 6 neben Polymere n oder Copolymere n von Isopren ge nannten beiden anderen L atices (Polymere oder Cop olymere von Styrol und/oder But a- dien ) um synth e t ische Kautschukl atices handelt. D ies rechtfertigt jedoch nicht den Schluss , dass auch mit dem Begriff der Polyisoprene, der nach allgeme i- nem Verständnis sowohl natürliche als auch synthetische Polymere des Is opren umfasst, ledi g lich synthetische Polymere des Isoprens gemeint sind. E in derart eingeschrän k tes fachliches Ver ständnis wird durch die K S 6 nicht veranlasst , wie der gerichtliche Sachverständige überzeugend in seinem Gutachten ausg e- führt und in der Ver handlung bestätigt hat . Der Beklagten kann daher nicht in dem Argument gefolgt werden , dass die B e schrei bung der Entgegenhaltung ganz (ausschließlich) auf die Verwendung von synthetischem Latex ausgeric h- tet sei. Dies verkennt den Begriff des Polyisoprens, der nach allgemeinem Ve r- ständnis neben syntheti schen auch natürliche Pol y mere von Isopren umfasst und der auch im Offenbarung sgehalt der KS 6 nicht eing e schränkt worden ist. 32 33 - 14 - Es mag sein, dass sich Naturkautschuk l atex und synthetischer Latex insbesondere auch von Poly i sopren hinsichtlich ihrer Zusammensetzung und ihrer E ig enschaften (Stereoisomeren r einheit, Molekulargewicht und Molekula r- verteilung, Anwesenheit funktioneller Gruppen und Art der vorhandenen Gru p- pen) unterscheiden , wie von der Beklagten im E inzelnen ausgeführt wo r den ist . Es ist aber nicht ersichtlich und von der Beklagten auch nicht darg e tan worden, inwiefern diese Unterschiede den Fachmann am Prioritätstag des Streitpatents da von hätten abhalten sollen , entsprechend der A nregung in KS 6 nat ürliches Poly isopren als L atex in Betracht zu ziehen und - wie dargelegt - gestützt auf sein Fachwissen und entsprechend der Anr e gung in der KS 19, auf die in der KS 6 hingewiesen wird, bei der Herstellung des Reifendichtm ittels zu verwe n- den . 2 . Der Geg enstand von Patentanspruch 1 in der Fassung des Hilfsa n- trag s I geht über den Inhalt der ursprüngli ch eingereichten Anme l dung hinaus und ist daher nicht z u lässig (Art. 123 Abs. 2 EPÜ) . Zur Feststellung einer unzulässigen Erweiterung ist der Gegenstand de s erteilten Patents mit dem Inhalt der ursprünglichen Unterlagen zu vergle i chen. Der Inhalt der Patentanmeldung ist der Gesamtheit der Unterlagen zu entne h- men. Der Patenta n spruch darf nicht auf einen Gegenstand gerichtet werden, den die ursprüngliche Offen barung aus Sicht des Fachmanns nicht zur Erfi n- d ung gehörend erkennen lässt (Senat, Urteil vom 5. Juli 2005 - X ZR 30/02, GRUR 2005, 1023, 1024 - Einka ufswagen II; Urteil vom 22. Dezember 2009 - X ZR 28/06, Rn. 29, GRUR 2010, 513 - Hubgliedertor II ). D ie s i st jedoch hier der Fall. Patentanspruch 1 in der Fassung des Hilfsantrags I un terscheidet sich von selbigem in der Fassung des Hauptantrags da durch , dass nicht mehr nur vorgesehen ist , dass das Abdichtmittel , dessen Verwendung im Pannenfall u n- 34 35 36 37 - 15 - ter Schut z gestellt werden soll, einen (Natur - )Kautschuklatex und ein mit di e- sem ko m patibles Klebstoffharz " enthält " , sondern dass das Abdichtmittel aus einem (Natur - )Kautschuklatex, einem pH - Regulator, einem mit dem Kautsch u k - latex kompatiblen Klebstoffharz und o ptional einem Dispergiermittel " b e steht " . Dies ist - wie auch die Beklagte in der Verhandlung ausgeführt hat - aus fachl i- cher Sicht dahin zu verstehen , dass das erfindungsgemäße Abdichtmittel au s- schließlich aus den genan nten Bestandteilen bestehen darf , wo bei lediglich das Dispergiermittel nicht zwingend enthalten sein muss . Insb e sondere dürfen dem erfindungsgemäße n Abdichtmittel damit auch keine Fül l stoffe, wie etwa faserige Materialien, zugesetzt worden sein. Gerade auf das Fehlen solcher faserigen Materi alien, auf das im ursprünglich formulierten Hilfsantrag IV ausdrücklich abgestellt worden war, zielt erklärtermaßen die von der Beklagten gewählte A n- spruchsfassung. Die Verwendung eines Abdichtmittels im Pannenfall, das ausschließlich aus einem (Natur - ) Kautschuklatex, einem pH - Regulator, einem mit dem Kau t- schuklatex kompatiblen Klebstoffharz besteht und dem allein ein Dispergiermi t- tel wahlweise zugegeben werden durfte , wird dem Fachmann in der ursprüngl i- chen Anmeldung jedoch nicht als zur Erfindung gehör end offenbart. In den g e- samten Anmeldungsunterlagen findet sich an keiner Stelle ein Hinweis darauf, dass eine der art exklusive Zusammensetzung des Abdichtmittels , die vor a l le m auch keine Füllstoffe aufweis t , besondere technische Vorteile hat oder sonst e rwünscht ist und deshalb vom Fachmann als zur Erfindung gehörend anges e- hen wird . I n der Anmeldung wird zwar, worauf die Beklagte insoweit zutreffend i m Verhandlungstermin hingewiesen hat, ein Ausführungsbeispiel beschrieben , bei dem ein Abdichtmittel d urch Mischen von Naturkautschuklatex ( 300 g Natu r- kautschukl a tex m it einem Kautschukgehalt von 60 Gew. - % ), das einen pH - Regulator ( Ammoniak ) enthält, unter einen Klebstoffharz ( 120 g Terpenpheno l- 38 39 - 16 - harzdispers ion mit einem Harzgehalt von 55 Gew. - % [ Dermulsene ® ]) und nach Zugabe eines G e frie r schutzmittel s ( 67 g Ethylenglycol ) hergestellt wurde (vgl. Rn. 49) . Damit wurde dem Fachmann jedoch lediglich ein Abdichtmittel als e r- findungsgemäß o f fenba rt, das die genann ten Bestandteile enthält , nicht aber ein solches, d a s (au sgenommen die wahlweise Zugabe von Dispergiermittel) exklusiv aus diesen Komponenten be stehen und damit insbesondere auch ke i- ne Füllstoffe , wie etwa faserige Materialen , um fassen darf . Vielmehr w ird an anderer Stelle in der Anmeldung die Zugabe von e inem oder mehreren Füllsto f- fen wie etwa faserigen Materialien als für eine rasche Abdichtung oder für die Abdichtung größerer Löcher vorteilhaft ge lehrt (Rn. 20) , ohne dass eine solche Zugabe im Hinblick auf das Ausführungsbeispiel ausgeschlo s sen wird, so dass aus fachmännischer Sicht insoweit kein Grund zu der Annahme besteht , dass die Aufzäh lung der in dem Ausführungsbeispiel genannten Komponente n zwi n- gend als abschließend zu verst e hen ist . 3 . De r Gegenstand von Patentanspruch 1 in der Fassung des Hil fsa n- trags II , der sich von Patentanspruch 1 in de r Fassung des Hauptantrags durch das zusätzliche Merkmal un terscheidet , dass das Gewichtsverhältnis von Kau t- schuk zu Klebstoffharz 4:1 bis 1:1 betragen soll, ist zulässig, aber nicht paten t- fähig. War es für den Fachmann - entsprechend den obigen Ausführungen zu Pate ntanspruch 1 in der Fassung des Hauptantrags - naheliegend, als Altern a- tive zu Sty rol - Butadien - Latex Naturk autschuklatex in Erwägung zu ziehen, so stellte sich ihm bei der Formulierung einer ko nkreten Rezeptur die Frage nach dem Gewichtsverhältnis von Kaut schuk zu Klebstoffharz. Der KS 6 ent nahm er insoweit gemäß der al l gemeinen Definition der M ischung in der Beschreibung (KS 6, Sp. 3 Z. 9 ff.) und in Patenanspruch 1, dass der Massenanteil von H arz und Latexdi chtmittel jeweils zwischen 20 - 40 % liegen kann. Da die Entgege n- haltung keine n ähere n Ang a ben zu dem Gewichts verhältnis von Kautschuk zu 40 41 - 17 - Kleb stoff ent hält, lag für den Fachmann , wie auch das Patentgericht angeno m- men hat, im Hinblick auf die parallelen Bereichsangaben der Massenanteile von Harz und Latexdichtmittel die Annahme nahe , dass der Feststoffanteil in der wässr i gen Phase bei dem Harz und dem Latexdichtmittel in etwa identisch ist , so dass die in der KS 6 offenbarten Gewichtsverhältni sse von Kau tschuk zu Klebstof f harz in einem Bereich von etwa 1:2 bis etwa 2:1 lie gen . Dabei liegt, wie auch der gerichtliche Sachverständige im Verhandlung s termin bestätigt hat, die genaue Bestimmung des Gewichtsverhältnisses von Kautschuk und Klebstof f- har z für das bei Reifenpannen zu verwendende Dichtmittel im " Erprobungse r- messen " des Fachmanns, wobei es diesem aufgrund seines Fachwissens auch bekannt ist, das ein verhältnismäßig hoher Anteil von Kautschuk die elastom e- ren Eigenschaft en des Dichtmittels ver bes sert, so dass er auch unter diesem Gesichtspunkt motiviert ist, den Gewichts anteil von Kau t schuk nicht geringer, son dern höher als den von Klebstof f harz zu bestimmen. 4 . Dass der Gegenstand von Patentanspruch 1 in der Fassung des Hilfsan trags III üb er den Inhalt der ursprünglichen Anmeldung hinaus geht und daher nicht zulässig ist, folgt ohne weiteres aus den Ausführungen zu P a- tentanspruch 1 in der Fassung des Hilfsantrags I , weil sich Patentanspruch 1 in der Fassung der Hilfsanträge I und III ledigl ich darin unter scheiden , dass die optionale Z u gabe von Dispergiermittel nicht mehr er laubt ist. 5 . Dass die jeweils auf Patentanspruch 1 in der Fassung des Haupta n- trags und der drei Hilfsanträg e rückbezogenen Patentansprüche 2 bis 9 auf e i- ner erfinderis chen Tätigkeit beruhen, ist bereits vom Patentgericht verneint worden. Es ist auch unter Berücksichtigung der Neufassung des Patenta n- spruchs 1 als Verwendungsanspruch weder von der Beklagten dargelegt wo r- den noch sonst ersichtlich , dass die Beurteilung des Patentgerichts fe h lerhaft wäre . Gleiches gilt hinsichtlich des Patentanspruchs 18 und der auf diesen rückbezogenen P a tentansprü che 19 und 20 ; die Patentfähigkeit des Gegen - 42 43 - 18 - stands dieser Vorric h tungsansprüche hat auch die Beklagte nur mit denjenigen Erwägu ngen gerechtfertigt, die sie zum Gegenstand des Patentanspruchs 1 a n geführt hat . IV. Die Kostenentscheidung beruht auf § 121 Abs. 2 PatG und § 97 Abs. 1 ZPO. Meier - Beck Keukenschrijver Mühlens Grabinski Schuster Vorinstan z: Bundespatentgericht, Entscheidung vom 16. Mai 2008 3 Ni 48/07 (EU) 44
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