BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL X ZR 76/13 Verkündet am: 3. Februar 2015 Wermes Justiz amtsinspektor als Urkundsbeamt er der Geschäftsstelle in dem Rechtsstreit Nachschlagewerk: ja BGHZ: nein BGHR: ja Stabilisierung der Wasserqualität PatG § 21 Abs. 1 Nr. 2 a) Ob eine Erfindung so deutlich und vollständig offenbart ist, dass ein Fac h- mann sie ausführen kann, ist ebenso eine Rechtsfrage wie die Frage, ob dem Gegenstand eines Patents Patentfähigkeit zukommt. b) Die Ausführbarkeit der in einem Patentans pruch umschriebenen techn i schen Lehre darf nicht mit der Erreichbarkeit derjenigen Vorteile gleichgesetzt we r- den, die der Erfindung in der Beschreibung zugeschrieben werden. BGH, Urteil vom 3. Februar 2015 - X ZR 76/13 - OLG Brandenburg LG Cottbus - 2 - Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhan d- lung vom 3. Februar 2015 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Meier - Beck, die Richter Dr. Grabinski, Dr. Bacher und Hoffmann sowie die Richterin Dr. Kober - Dehm für Recht erkannt: Auf d ie Revision der Klägerin wird das Urteil des 6. Zivilsenats des Brandenburgischen Oberlandesgerichts vom 23. April 2013 im Kostenpunkt und insoweit aufgehoben, als die Klage in Höhe von 25.143,45 e- wiesen wo rden ist. Im Umfang der Aufhebung wird die Sache zu neuer Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision, an das B e- rufungsgericht zurückverwiesen. Von Rechts wegen Tatbestand: Die Klägerin verlangt von dem Beklagten Schadensersatz wegen Schlechterfüllung eines zwischen den Parteien geschlossenen Patentanwalt s- vertrages. Die Klägerin war Inhaberin des deutschen Patents 100 44 261, das der Beklagte am 7. September 2000 in ihrem Auftrag anmeldete und dessen Erte i- 1 2 - 3 - lung am 9. Januar 2003 veröf fentlicht wurde. Patentanspruch 1, dem fünf weit e- re Sachansprüche nachgeordnet sind, hat folgenden Wortlaut: Vorrichtung zur Stabilisierung der Wasserqualität fremdwasserg e- fluteter Restlochseen von Braunkohlentagebauen, dadurch g e- kennzeichnet, dass im Kipp engelände (2) in Grundwasserfließrichtung (F) vor dem zu schützenden Gewässer (S) in einer quer zur Grundwasserflie ß- richtung verlaufenden Reihe eine Anzahl von Einrichtungen zum Eintrag von alkalischen Flüssigkeiten in den Grundwasserbereich angeordnet sin d, deren Auslassöffnungen (41) im Bereich der Grundwasserschic h- ten angeordnet sind, deren Zulauf über eine Pumpe (3) und Roh r- leitungen (4) mit einem Behälter (1) oder einer Lösestation für Kalkmilch verbunden ist. Das Patent ist ferner mit fünf Verfahren sansprüchen erteilt worden, die wie folgt lauten: 7. Verfahren zur Stabilisierung der Wasserqualität fremdwasse r- gefluteter Restlochseen von Braunkohlentagebauen, dadurch gekennzeichnet, dass schwefel - saure Kippen - Grundwässer im angrenzenden Kippengelände ( 2) saniert werden, indem quer zur Grundwasserfließrichtung (F) in ein flächiges Volumen zur Immobilisierung von im Grundwasser vorhandenen und im Restlochsee schädigend wirkenden Substanzen ein geeign e- tes Neutralisationsmittel in angemessener Menge als wäs srige Lösung oder Suspension eingepresst wird. 8. Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass als Neutralisationsmittel kalziumhydroxid und/oder kalzium - karbonathaltige wässrige Lösungen oder Suspensionen ve r- wendet werden. 9. Verfahren nach An spruch 7 und/oder 8, dadurch geken n- zeichnet, dass die Einpressung der neutralisierenden Su b- stanzen kontinuierlich über einen längeren Zeitraum bis zum Abschluss der Flutung oder bis zur Stabilisierung der Seewa s- serqualität erfolgt. 3 - 4 - 10. Verfahren nach Anspr uch 7 und/oder 8, dadurch geken n- zeichnet, dass die Einpressung der neutralisierenden Su b- stanzen als Depot erfolgt, indem bei der Verdichtung der ru t- schungsgefährdeten Zonen der späteren Uferbereiche mittels Rütteldruckverdichtung über die verwendeten Rütte llanzen Suspensionen von langsam löslichen, zur Neutralisation g e- eigneten Substanzen in die durchströmten Schichten eingel a- gert werden. 11. Verfahren nach einem oder mehreren der voranstehenden Ansprüche 7 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass sowohl bei de r Eigenwasser - als auch bei der Fremdwasserflutung von Tagebaurestlochseen nach Einstellung der für die Sulfatredu k- tion erforderlichen Redoxpotential - Bereiche die Kippen - Grund - wasserleiter über die vorhandenen Injektionseinrichtungen mit sulfatreduzierende n Bakterien geimpft werden. Infolge eines Versehens bezahlte der Beklagte die Jahresgebühr für das Jahr 2002 auch innerhalb der Nachfrist nicht, weshalb das Patent mit Wirkung vom 1. April 2003 erlosch. Einen Antrag des Beklagten auf Wiedereinsetzung in die versäumte Zahlungsfrist wies das Deutsche Patent - und Markenamt b e- standskräftig zurück. Gegen das Patent war am 7. April 2003 unmittelbar beim Bundespatentgericht Einspr uch erhoben worden . Im Hinblick auf das Erlöschen des Patents behandelte d as Bundes patentgericht das Einspruchsverfahren als in der Hauptsache für erledigt. Im Frühjahr 2004 veranlasste die Klägerin , die von dem Beklagten vom Erlöschen des Patents nicht unterrichtet worden war, die praktische Erprobung der Erfindung in einer Versuchsan lage. Die Klägerin hat vom Beklagten die Erstattung für Arbeiten Dritter gezah l- ter 7.980,13 Umsatzsteuer sowie eigener Kosten in Höhe von 15.599,50 die sie nutzlos für die Erprobung aufgewandt habe . Ferner hat sie Schadensersatz für entgangene Lizenzgebühren in Höhe von 25.143,45 die Feststellung begehrt , dass der B eklagte zum Ersatz 4 5 6 - 5 - sämtlicher weiterer Schäden durch das Erlöschen des ihr erteilten Patents ve r- pflichtet ist. Das Landgericht hat die Klage abgewiesen. Die Berufung der Klägerin hat nur insoweit Erfolg gehabt, als das Berufungsgericht den Beklagten zur Za h lung von 7.980,13 verurteilt hat . Mit der vom Senat zugelassenen Revision verfolgt die Klägerin die A n- trä ge auf Verurteilung des Beklagten zur Zahlung weiterer 25.143,45 in erster Linie auf entgangene Lizenzgebühren, hilfsweise in Höhe von 15.599,50 geltend gemachten nutzlosen Aufwendungen stützt , sowie auf Feststellung der Schadensersatzpflicht des Beklagten weiter . Der Beklagte tritt dem Rechtsmittel entgegen. Entscheidungsgründe: I. Das Berufungsgericht hat zur Begründung seiner Entscheidung im Wes entlichen ausgeführt: Die Klage sei nur begründet, soweit die Klägerin vom Beklagten die E r- stattung von 7.980,13 Beklagte sei der Klägerin nach den auf den Fall anwendbaren Vorschriften des Bürgerl ichen Gesetzbuchs in der bis zum 31. Dezember 2001 geltenden Fa s- sung unter dem Gesichtspunkt der positiven Vertragsverletzung des zwischen den Parteien bestehenden Geschäftsbesorgungsvertrages zum Ersatz ve r- pflichtet. Der Beklagte habe es versäumt, die Klä gerin unverzüglich über das Erlöschen des Patents zu unterrichten. Wäre der Beklagte dieser Pflicht rech t- zeitig nachgekommen, hätte die Klägerin nach ihrem vom Beklagten nicht w i- 7 8 9 10 - 6 - derlegten Vorbringen die praktische Erprobung der patentgemäßen Lehre nicht me hr in Auftrag gegeben und die diesbezüglichen Aufwendungen erspart. Da die Klägerin vorsteuerabzugs berechtigt sei, könne sie indessen lediglich Ersatz des Nettobetrages verlangen. Soweit sie die Erstattung von Personalkosten in Höhe von 15.599,50 gemacht habe, sei diese Schadensposition nicht hinreichend substantiiert dargetan worden. Eine Verpflichtung des Beklagten zum Ersatz weiterer Schäden bestehe nicht. Insbesondere seien der Klägerin keine Lizenzgebühren oder sonstige Verwertungserlöse e ntgangen. Denn es stehe aufgrund des schriftlichen Gu t- achtens des gerichtlichen Sachverständigen und dessen Ausführungen in der mündlichen Verhandlung zur Überzeugung des Gerichts fest, dass die durch das Patent geschützte Erfindung weder ausführbar noch n eu sei und das P a- tent im Einspruchsverfahren widerrufen worden wäre, wenn sich das Verfahren nicht infolge seines Erlöschens erledigt hätte. II. Diese Beurteilung hält, soweit sie angefochten wird, der revision s- rechtlichen Nachprüfung nicht stand. 1. Die An nahme des Berufungsgerichts, das vom Beklagten verschu l- dete vorzeitige Erlöschen des Patents habe deshalb nicht zum Verlust von L i- zenzgebühren geführt, weil das Patent andernfalls in dem anhängigen Ei n- spruchsverfahren zu widerrufen gewesen wäre , ist in meh rfacher Hinsicht nicht rechtsfehlerfrei. a) Ohne Erfolg rügt die Revision allerdings, das Berufungsgericht habe den entscheidungserheblichen Umstand übergangen, dass der Einspruch hätte verworfen werden müssen, da er an das Patentgericht gerichtet und nich t beim Deutschen Patent - und Markenamt eingegangen sei. 11 12 13 14 - 7 - aa) Zutreffend ist der Ausgangspunkt der Revision. Für das am 9. J anuar 2003 erteilte Patent und den am 7. April 2003 beim Patentgericht eingegang e- nen Einspruch galt § 147 PatG in der Fassung vom 19. Juli 2002. Nach § 147 Abs. 3 S. 1 Nr. 1 PatG dieser Fassung hatte zwar das Patentgericht über Einsprüche zu entscheiden, wenn die Einspruchsfrist wie hier nach dem 1. Januar 2002 begonnen hat und der Einspruch vor dem 1. Januar 2005 eing e- legt worden ist. E ingelegt werden musste der Einspruch aber nach § 147 Abs. 3 Satz 3 PatG beim Deutschen Patent - und Markenamt. Dies ist ausweislich des Einspruchsschreibens, auf das das Berufungsurteil Bezug nimmt, nicht gesch e- hen. bb) Wegen der Einreichung unmittelbar beim Patentgericht hätte der Einspruch aber schon deshalb nicht als unzulässig verworfen werden dürfen, weil die Einspruchsfrist bei Eingang des Einspruchs noch zwei Tage lief. Der Einspruch hätte in dieser Zeit an das Patent amt weitergeleitet werden können un d müssen. In Fällen offensichtlich fehlender eigener Zuständigkeit stellt es für die Funktionsfähigkeit des Gerichts keine übermäßige Belastung dar, in Fürsorge für die Verfahrensbeteiligten einen fehlgeleiteten Schriftsatz im Rahmen des üblichen Geschä ftsgangs an das zuständige Gericht weiterzuleiten (BVerfG , NJW 2006, 1579). Ist eine Rechtsbehelfsschrift an das mit dem Ausgang s- rechtsstreit befasste Gericht statt an das zuständige Rechtsmittelgericht gese n- det w orden , gebiete t es die nachwirkende prozess uale Fürsorgepflicht generell, fristgebundene Schriftsätze für das Rechtsmittelverfahren im Zuge des ordentl i- chen Geschäftsgangs an das Rechtsmittelgericht weiterzuleiten , da die Ermit t- lung des richtigen Adressaten mit keinen Schwierigkeiten verbunden ist (BVerfG , NJW 1995, 3173 , 3175 ). Im Anschluss an d iese verfassungsgerichtl i- che Rechtsprechung hat der Bundesgerichtshof eine Pflicht zur Weiterleitung 15 16 17 - 8 - insbesondere für den Fall bejaht, dass Ausgangs - und Berufungsgericht über eine gemeinsame Posteingangsste lle verfügen, sodass eine Weiterleitung im normalen Geschäftsgang unproblematisch möglich ist (BGH , Urteil vom 1. D e- zember 1997 - II ZR 85/97, NJW 1998, 908). Danach hätte es die prozessuale Fürsorgepflicht im Streitfall geboten, den Einspruch im normal en Geschäftsgang an das Patent amt weiterzuleiten. F ür das Patentgericht wäre aufgrund der durch die mit der Übergangsregelung des § 147 PatG geschaffenen Rechtslage zweifelsfrei erkennbar gewesen , dass für die Entgegennahme eines Einspruchs nach wie vor da s Amt zuständig war . E iner Ermittlung des für die Entgegennahme der Einspruchsschrift zustä n- digen Adressaten hätte es nicht bedurft . Die Weiterleitung hätte die Ressourcen des Patentgerichts auch deshalb nicht in unzumutbarer Weise belastet, weil die Weite rleitung aufgrund der örtlichen Nähe des Patentgerichts und des Paten t- amtes sowie des zwischen ihnen für den Postverkehr eingerichteten Pendelve r- kehrs ohne weiteres noch innerhalb der verbleibenden Frist möglich gewesen wäre . cc) Es kann deshalb offenbleibe n, ob, wie die Revision meint, die sich auf eine zu dieser Frage ergangene Entscheidung des Bundespatentgerichts (Beschluss vom 15. September 2008 - 17 W (pat) 303/06, juris) beruft, eine Ei n- reichung beim Patentgericht zur Unzulässigkeit eines Einspruchs g eführt hat. b) Mit Erfolg greift die Revision die Annahme des Berufungsgerichts an, das Patent sei zu widerrufen gewesen, weil die Erfindung mangels Neuheit nicht patentfähig und ferner nicht so deutlich und vollständig offenbart gewesen sei, dass ein Fach mann sie habe ausführen können (§ 21 Abs. 1 Nr. 1 und 2 PatG). 18 19 20 - 9 - aa) Das Patent betrifft eine Vorrichtung und ein Verfahren zur Sanierung des Landschaftswasserhaushalts in Gebieten, in denen der Braunkohletagebau zu einer Absenkung des Grundwasserspiegels g eführt hat. Wie die Beschreibung erläutert, liegen die Sohlen der nach Aufgabe des Tagebaus entstehenden Seen, deren Uferböschungen abgeflacht und durch Verdichtung gegen Abrutschen gesichert werden müssen, in der Regel unter dem Grundwasserspiegel der Umgebung. Die durch Eigenwasseraufgang g e- fl u teten Seen seien infolge der in den tertiären Sedimenten weit verbreiteten Eisendisulfide, die bei Sauerstoffzutritt - mikrobiell katalysiert - zu Schwefelsä u- re oxidierten, in der Regel äußerst sauer und mit Schw ermetallen kontaminiert. Die gängige n Methoden zur Alkalisierung solcher Gewässer durch Kalk sei en aus verschiedenen Gründen problematisch. Die aus der Eisendisulfidoxidation und dem Eintrag schwefelsaurer Sickerwässer in die Kippengrundwasserleiter result ierenden Belastungen seien solange von wasserwirtschaftlicher Bede u- tung, wie sie nicht durch immobilisierende Prozesse, vorzugsweise durch E i- sen - und Schwefelreduktion sowie die Bildung von Eisensulfiden, kompensiert werden könnten. Dies sei jedoch zumeist ein sehr langwieriger Prozess, bedingt durch sehr niedrige pH - Werte, hohe Redoxpotentiale und sehr niedrige L e- bendzellzahlen sulfatreduzierender Bakterien. Als Aufgabe der Erfindung nennt die Beschreibung, eine Vorrichtung und ein Verfahren zur Verfügu ng zu stellen, mit denen möglichst mit Beginn der Fl u- tung ein für eine wasserwirtschaftliche Nutzung verwendbares Oberfläche n- wasser bereitgestellt wird. Die " Vorrichtung zur Stabilisierung der Wasserqualität fremdwassergefl u- teter Restlochseen von Braunk ohlentagebauen" , die hierzu in Patentanspruch 1 vorgeschlagen wird, weist folgende Merkmale auf: 21 22 23 24 - 10 - 1. Es ist eine Anzahl von Einrichtungen zum Eintrag von alkal i- schen Flüssigkeiten in den Grundwasserbereich vorgesehen. 2. Die Einrichtungen sind 2.1 im Kippengelände (2 ) in Grundwasserfließrichtung (F) vor dem zu schützenden Gewässer (S) und 2.2 in einer quer zur Grundwasserfließrichtung verlaufenden Reihe angeordnet, 3. Die Einrichtungen 3.1 weisen im Bereich der Grundwasserschichten angeor d- net e Auslassöffnungen (41) auf und 3.2 habe n einen Zulauf , der über eine Pumpe (3) und Roh r- leitungen (4) mit einem Behälter (1) oder einer Lösestat i- on für Kalkmilch verbunden ist. Patentanspruch 5 lehrt, dass bei einer solchen Vorrichtung zusätzlich 4. durch den Eintrag von langsam löslichen Subst anzen zur Neu - tralisierung passive hydrogeochemische Barrieren im durc h- strömten Untergrundquerschnitt angeordnet werden. Nach Patentanspruch 6 können die passiven Barrieren durch aktive aus kontinuierlich arbeitenden Injektionseinrichtungen ergänzt werd en. Die Patentansprüche 7 bis 1 0 geben den Gegenstand der vorangehe n- den Ansprüche im Wesentlichen in Form eines entsprechenden Verfahrens wieder. Patentanspruch 7 stell t demgemäß ein " Verfahren zur Stabilisierung der Wasserqualität fremdwassergefluteter Restlochseen von Braunkohlentageba u- en" unter Schutz, das sich wie folgt gliedern lässt: [a] S chwefel - saure Kippen - Grundwässer werden im angrenze n- den Kippengelände (2) saniert . [b] Hierzu wird quer zur Grundwasserfließrichtung (F) in ein fl ä- chiges Volumen ein Neut ralisationsmittel eingepresst, [ba] das zur Immobilisierung von im Grundwasser vorhand e- nen und im Restlochsee schädigend wirkenden Su b- stanzen geeignet ist, [bb] in angemessener Menge [bc] als wässrige Lösung oder Suspension. 25 26 27 - 11 - Patentanspruch 8 lehrt: [c] A ls Neutralisation smittel werden kalziumhydroxid und/oder kalziumkarbonathaltige wässrige Lösungen oder Suspensi o- nen verwendet. Patentanspruch 9 sieht vor: [d] D ie Einpressung der neutralisierenden Substanzen erfolgt kontinuierlich über einen längeren Zeitraum bis zum A b- sc hluss der Flutung oder bis zur Stabilisierung der Seewa s- serqualität. In Analogie zu den Patentansprüchen 5 und 6 gibt Patentanspruch 10 Folgendes an : [e] D ie neutralisierenden Substanzen werden als Depot eing e- presst , das dadurch angelegt wird, dass bei der Verdichtung der abrutschgefährdeten Zonen der späteren Uferbereiche mittels Rütteldruckverdichtung über die verwendeten Rütte l- lanzen Suspensionen von langsam löslichen, zur Neutralisat i- on geeigneten Substanzen in die durchströmten Schichten eingelagert wer den. Patentanspruch 11 lehrt schließlich, dass in Er gänz ung mindestens der Verfahrensmerkmale a und b, gegebenenfalls aber auch der weiteren Verfa h- rensmerkmale c bis e der Patentansprüche 8 bis 10 - sowohl bei der Eigenwa s- ser - als auch bei der Fremdwass erflutung - das Potential zur Sulfatreduzierung verbessert wird: [f] N ach Einstellung der für die Sulfatreduktion erforderlichen R e- doxpotentialbereiche werden die Kippengrundwasserleiter über die vorhandenen Injektionseinrichtungen mit sulfatred u- zierenden Bakt erien geimpft. bb) Das Berufungsgericht hat die Erfindung als nicht ausführbar offenbart angesehen, weil sie voraus setze, dass eine ausreichende Men ge organischer Kohlenstoff als "chemischer Treibstoff" vorhanden sei, um das Ziel der kurzfri s- 28 29 30 31 32 - 12 - tigen Stabilisi erung der Wasserqualität erreichen zu können. Dies sei aber nach den Ausführungen des Sachverständigen nicht zwingend gewährleistet, so n- dern hänge von der Beschaffenheit des zu sanierenden Grundwassers ab. Z u- dem sei nicht praktisch nachgewiesen und durch d ie Patentschrift nicht belegt, sondern allenfalls theoretisch möglich, dass mit dem patentgeschützten Verfa h- ren tatsächlich eine Verbesserung der Wasserqualität in einem kurzfristigen Zeitraum erreicht werden könne. Auf die Geschwindigkeit der Sulfatreakti on durch den als vorhanden vorausgesetzten organischen Kohlenstoff werde nicht eingegangen. Diese Ausführungen rechtfertigen die Annahme des Berufungsgerichts nicht, die Erfindung sei nicht ausführbar offenbart. (1) Ob eine Erfindung so deutlich und vol lständig offenbart ist, dass ein Fachmann sie ausführen kann, ist ebenso eine Rechtsfrage wie die Frage, ob dem Gegenstand eines Patents Patentfähigkeit zukommt (vgl. zur erfinder i- schen Tätigkeit: BGH, Beschluss vom 20. Dezember 2011 - X ZB 6/12, GRUR 2012 , 378 Rn. 16 - Installiereinrichtung II) . Die Prüfung dieser Rechtsfrage darf daher nicht einem gerichtlichen Sachverständigen überlassen werden ( vgl. im Hinblick auf die Auslegung eines Patentanspruchs: BGH, U rteil vom 11. Oktober 2005 - X ZR 76/04, BGHZ 164, 261 - Seitenspiegel; U rteil vom 22. Dezember 2009 - X ZR 56/08, BGHZ 184, 49 - Kettenradanordnung II) . Die Inanspruchnahme sachverständiger Beratung kann vielmehr nur dazu dienen, das Gericht in die Lage zu versetz en, den für die Bejahung oder Vernein ung der Ausführbarkeit maßgeblichen (technischen) Sachverhalt festzustellen und zu verstehen. Welche Sachverhaltselemente insoweit von Bedeutung sind, hängt davon ab, was Gegenstand der Patentansprüche ist. Denn es ist die in den A n- sprüchen in ihrer allgem einsten Form umschriebene technische Lehre, welche dem Fachmann in der Patentschrift so deutlich und so detailliert offenbart sein 33 34 - 13 - muss, wie er dies benötigt, um mit Hilfe seiner als vorhanden vorausgesetzten Fachkenntnisse diese technische Lehre der Erfin dung zumindest auf einem praktisch gangbaren Weg auszuführen und hierdurch den technischen Erfolg der Erfindung zu erzielen ( BGH, U rteil vom 11. Mai 2010 - X ZR 51/06, GRUR 2010, 901, 903 - polymerisierbare Zementmischung) . Die Ermittlung des Inhalts der P atentansprüche ist ihrerseits Rechtserkenntnis, denn sie setzt voraus, dass die Patentansprüche unter Heranziehung der Beschreibung und der Zeichnungen (§ 14 PatG) ausgelegt werden. (2) Die Beurteilung der Ausführbarkeit durch das Berufungsgericht leide t zu nächst daran, dass das Berufungsurteil sich nicht im Einzelnen mit dem Inhalt der Patentansprüche und der Beschreibung befasst und nicht ermittelt, was hiernach Gegenstand des Patents ist. Das Berufungsgericht unterscheidet auch nicht zwischen der Lehre de r Verfahrens - und der Sachansprüche des Patents. Schon weil dem Berufungsurteil damit nicht zu entnehmen ist, was der Fac h- mann überhaupt ausführen muss, um den Gegenstand eines der Sachanspr ü- che herzustellen oder ein Verfahren anzuwenden , das in Patentansp ruch 7 oder einem der ihm nachgeordneten weiteren Patentansprüche unter Schutz gestellt ist, fehlt den Ausführungen des Berufungsgerichts zu den nicht nachgewies e- nen und ungeprüften Voraussetzungen der "für die Ausführung des Patents e r- forderlichen kompliz ierten chemischen Reaktionen" der unerlässliche Bezug s- punkt. (3) Das Berufungsgericht beachtet auch nicht , dass die Ausführbarkeit der in einem Patentanspruch umschriebenen technischen Lehre nicht mit der Erreichung derjenigen Vorteile gleichgesetzt werden darf, die dieser Lehre in der Beschreibung zugeschrieben werden. Kann ein solcher Vorteil - grundsät z- lich oder unter den in der Praxis zu erwartenden Bedingungen - nicht erreicht werden, bedeutet dies jedenfalls nicht notwendigerweise, dass die technische 35 36 - 14 - Lehre der Erfindung nicht ausführbar offenbart ist. Dies ist sie vielmehr grun d- sätzlich bereits dann, wenn der Fachmann mit Hilfe seines Fachwissens in der Lage ist, den in den Sachansprüchen beschriebenen Gegenstand herzustellen und diejenigen Verfahrenss chritte auszuführen, die in den Verfahrensanspr ü- chen bezeichnet sind ( BGH, B eschluss vom 28. April 1999 - X ZB 12/98, GRUR 1999, 920, 922 - Flächenschleifmaschine) . Ergibt die Auslegung des Patenta n- spruchs, dass eine bestimmte Wirkung nicht nur ein Vorteil ist, der der Befo l- gung der technischen Lehre der Erfindung zugeschrieben wird, sondern no t- wendiger Bestandteil dieser Lehre ist und deshalb erzielt werden muss , soll die Erfindung als ausgeführt gelten, kann es gleichwohl genügen, wenn die Wi r- kung nur in geringem Maße oder nur unter bestimmten Bedingungen eintritt, sofern der erzielbare Erfolg noch praktisch erheblich ist. Nur wenn sich aus der Auslegung des Patentanspruchs auch ein oberhalb dieser Untergrenze prakt i- sche r Relevanz angesiedeltes qualitative s oder quantitatives Minimum ergibt, kann dieses den Maßstab für die Prüfung auf Ausführbarkeit bilden. (a) Das Berufungsgericht hat seine Beurteilung der Ausführbarkeit im Wesentlichen darauf gestützt, dass es ohne Prüfung ihrer patentrechtlichen E r- heblich keit der Einschätzung des gerichtlichen Sachverständigen gefolgt ist. Dieser hat - aus wissenschaftlicher Sicht - an der Beschreibung des Ausfü h- rungsbeispiels 1 Anstoß genommen. Dort wird ausgeführt, die Kalkmilchgabe führe zunächst zur Neutralisierung von Schwefelsäure unter Gipsbildung. Übe r- schüssiger Kalk werde in den grundwasserabstromigen Bereich verlagert und allmäh lich stie ge auch hier der pH - Wert. Nach einer gewissen Zeit würden sich die für die mikrobiell katalysierte Reduktion von drei - zu zweiwer tigem Eisen und in der Folge sukzessiv von Sulfaten zu Schwefelwasserstoff notwendigen Redoxpotentiale einstellen, und es komme zur Sulfidbildung. Diese Redukt i- onsprozesse würden durch Bakterien vermittelt, die nahezu ubiquitär seien und sich vermehrten, s obald sich für ihre Stoffwechselaktivität geeignete Redoxp o- 37 - 15 - tentialbereiche eingestellt hätten. Das wichtigste Reduktionsmittel sei dabei "der in tertiären Aquiferen reichlich vorhandene organische Kohlenstoff". Der Sac h- verständige hat zum einen eine quanti tative Beschreibung der Wirkungen der Erfindung vermisst und beanstandet, dass die sich aus hydrogeochemischen Wirkprinzipien ergebenden Reaktionen und deren Auswirkungen lediglich po s- t u liert oder rein qualitativ hergeleitet würden. Von zentraler Bedeutung sei, ob die Erfindung einen Antrieb bereitstelle, der es ermögliche, dass die zum Ziel des Verfahrens führenden Reduktionsprozesse wie die Reduktion von Sulfat - schwefel zu Sulfid - bzw. Disulfid - Schwefel mit einem bestimmten notwendigen Umsatz ablaufen kön nten. Dies sei nicht der Fall; vielmehr gehe das Patent u n- geprüft davon aus, dass der organische Kohlenstoff als wichtigstes Redukt i- onsmittel in ausreichender Menge verfügbar sei und auch tatsächlich umgesetzt werde. Dass für die Praxis ausreichende Stoffu msätze in angemessener Zeit erreicht würden, sei unbelegt. (b) Eine tragfähige Verbindung zwischen dieser wissenschaftlichen B e- urteilung durch den Sachverständigen und der Frage der Ausführbarkeit der technischen Lehren, die die verschiedenen Ansprüche des Patents unter Schutz stellen, wird vom Berufungsgericht nicht hergestellt. Ein Zusammenhang mit den Sachansprüchen ist in keiner Weise erkennbar , und auch ein Zusa m- menhang mit den Verfahrensmerkmalen a bis e wird vom Berufungsgericht ni cht hergestellt. (c) Was das in Patentanspruch 11 dem geschützten Verfahren hinzug e- fügte Merkmal f anbelangt, betreffen die Ausführungen des gerichtlichen Sac h- verständigen die dort so bezeichnete "Einstellung der für die Sulfatreduktion erforderlichen Redoxpotentialbereiche", nach der die (zusätzliche) Impfung mit sulfatreduzierenden Bakterien erfolgen soll. Das Berufungsgericht hat nicht g e- prüft, was aus der Sicht des von der Patentschrift angesprochenen Fachmanns 38 39 - 16 - (den das Berufungsgericht gleichfalls nicht bestimmt hat) unter dieser "Einste l- lung" zu verstehen ist und welche Bedeutung ihr im Zusammenhang der Lehre des Patentanspruchs 11 zukommt. Ausführungsbeispiel 1 geht, wie bereits e r- wähnt, davon aus , dass die notwendigen Redoxpotentiale sich "nach einer g e- wissen Zeit" würde n eingestellt haben und der als Reaktionsmittel benötigte organische Kohlenstoff "reichlich" vorhanden sei. Es geht insoweit von dem Vorhandensein von Bedingungen aus, unter denen die Impfung sinnvoll ist, um den Reduktionsprozess zu katalysieren. Die vom Berufungsgericht in Bezug genommenen Ausführungen des gerichtlichen Sachverständigen schließen schon nicht aus, dass diese Voraussetzungen jedenfalls in bestimmten, pra k- tisch relevanten Fällen gegeben sein können, wenn es in seinem Gutachten heißt, dass di e Funktionsfähigkeit des Verfahren s im W esentlichen von den geologisch, also von der Natur, bestimmten und technisch durch den Braunko h- leabbau modifizierten Eigenschaften eines zu sanierenden Kippengrundwasse r- leiters abhänge. Darüber hinaus schließt jeden falls d er Wortlaut des Patenta n- spruchs 11 es nicht aus, die notwendigen Vorbedingungen der Impfung - etwa bei einem Mangel an organischem Kohlenstoff - zu modifizieren. cc) Auch die Verneinung der Patentfähigkeit des Gegenstands der Erfi n- dung ist rechtsfehl erhaft. Das Berufungsgericht hat sie mit der pauschalen B e- gründung verneint, nach den in sich stimmigen Ausführungen des Sachve r- ständigen sei d ie Neuheit zu verneinen, weil das in der Patentschrift dargestel l- te Verfahren und die ihm zugrunde liegenden Wirk prinzipien bereits aus Fo r- schung, Lehre und wasserwirtschaftlicher Praxis bekannt seien. Ähnliche Pr o- jekte seien im Zusammenhang mit Untersuchungen von Abraumkippen im rhe i- nischen Braunkohlerevier durchgeführt worden. Die betreffenden Verfahren setzten ebe nso wie das von der Klägerin entwickelte dem Prinzip nach Injekt i- onsbrunnen ein, über die mittels Pumpen und Rohrleitungen wässrige Lösu n- gen mit hydrogeochemisch reaktiven Stoffen in einen Grundwasserleiter eing e- 40 - 17 - leitet würden. Hierbei werde das gleiche Wir kprinzip genutzt, jedoch seien diese Verfahren nicht vom ausreichenden Vorhandensein der nach dem Patent erfo r- derlichen reaktiven Stoffe abhängig. Diese Ausführungen lassen wiederum die erforderliche Differenzierung zwischen den verschiedenen Patentansp rüchen, insbesondere auch zwischen Sach - und Verfahrensansprüchen vermissen. Vor allem aber fehlt es an einer Prüfung, für welche Patentansprüche gesagt werden kann, dass ein Gege n- stand mit allen seinen Merkmalen in einer einzelnen konkreten Entgegenha l- tun g - sei es eine vorveröffentlichte Druckschrift, sei es eine offenkundige Vo r- benutzung - vor dem 7. September 2000, dem Anmeldetag des Patents, der Öffentlichkeit in einer Weise zugänglich gemacht worden ist , die die Gesamtheit der erfinderischen Lehre für einen Fachmann unmittelbar und eindeutig offe n- bart hat . Die Aussage des Sachverständigen, ihm seien "alle Verfahren" b e- kannt gewesen, reicht dafür nicht aus, da dies weder eine Überprüfung noch eine Zuordnung zu einem bestimmten vorbekannten Stand der Tec hnik ermö g- licht. Zudem lassen die Ausführungen des Berufungsgerichts besorgen, dass es nicht ausreichend zwischen der Prüfung auf Neuheit nach § 3 PatG und derj e- nigen auf erfinderische Tätigkeit nach § 4 PatG unterschieden hat. Denn es verneint die Neuheit unter Berufung auf dem Sachverständigen bekannte "äh n- liche" Verfahren und hat dem Sachverständigen in seinem Beweisbeschluss aufgegeben, sich dazu zu äußern, ob die Erfindung "bekannte Verfahren zur Grundwassersanierung lediglich vereinige". III. Das B erufungsurteil ist hiernach aufzuheben, und die Sache ist zur erneuten Prüfung, ob und gegebenenfalls inwieweit das Patent im Einspruch s- verfahren zu widerrufen gewesen wäre, an das Berufungsgericht zurückzuve r- weisen, das den Parteien Gelegenheit zu geben h aben wird , ergänzend zur 41 42 - 18 - Ausführbarkeit und zur Patentfähigkeit der Gegenstände der einzelnen P a- tentansprüche vorzutragen. Dazu weist der Senat auf Folgendes hin : 1 . Soweit es auf die Ausführbarkeit der Erfindung insgesamt oder der technischen Lehre ein zelner Ansprüche des Patents ankommen und sich weder die Ausführbarkeit noch fehlende Ausführbarkeit feststellen lassen sollten, gi n- ge dies zu Lasten des Beklagten. Die Beweislast für die mangelnde Ausfüh r- barkeit trifft im Patentn ichtigkeitsverfahren den K läger ( BGH, Urteil vom 11. Mai 2010 - X ZR 51/06, GRUR 2010, 901, 903 - polymerisierbare Zemen t- mischung) , und auch im Einspruchsverfahren liegt die materielle Beweislast beim Einsprechenden , da das Patent nur dann widerrufen werden darf, wenn feststeht, da ss es zu Unrecht erteilt worden ist . Es ob l iegt daher entgegen der Auffassung des Berufungsgerichts im Haftungsprozess dem Beklagten, die mangelnde Ausführbarkeit der patentierten Lehre darzutun und zu beweisen, da er sich auf diesen ihm günstigen Um stand beruft ( BGH, Urteil vom 22. Juni 1959 III ZR 52/58, BGHZ 30, 226, 232; Urteil vom 14. November 1978 VI ZR 112/77, BGHZ 72, 328, 330; Urteil vom 6. Mai 2004 IX ZR 211/00, NJW - RR 2004, 1649) . 2. Weiter wird das Berufungsgericht dem Beklagten Gelegen heit zu g e- ben haben, denjenigen Sachverhalt vorzutragen, aus dem sich ergeben soll, dass die im Patent unter Schu tz gestellte Lehre nic ht patentfähig ist. Zwar ist es, wie ausgeführt, eine Rechtsfrage, ob der Gegenstand eines Patents paten t- fähig ist. Ihre Beantwortung setzt jedoch Feststellungen dazu voraus, was am Prioritätstag Stand der Technik gewesen ist und auf welche technischen E r- kenntnisse oder Fähigkeiten der Fachmann zurückgreifen konnte, der eine im Stand der Technik bekannte technische Lösung we iterentwickeln wollte. Diese Sachverhaltselemente hat der Beklagte darzulegen, da er, wie bei der Ausfüh r- barkeit der Erfindung, die tatsächlichen Voraussetzungen eines Widerrufs des 43 44 - 19 - Patents wegen fehlender Patentfähigkeit seines Gegenstands darzutun hat. H ier zu wird im Einzelnen aufzuzeigen sein , inwiefern die im Einspruch eher kursorisch behandelten , vornehmlich aus Patentveröffentlichungen bestehe n- den Entgegenhaltungen es gerechtfertigt hätten, das der Klägerin erteilte Patent ganz oder teilweise zu wider rufen (vgl. dazu BGH, Urteil vom 2. Dezember 2014 X ZR 151/12, juris Zwangsmischer) . 3. Bei der Prüfung dieses Vortrags wird sich d as Berufungsgericht z u- nächst den Sinngehalt der in den einzelnen Patentansprüche unter Schutz g e- stellten Lehre zu ersc hließen und sodann zu untersuchen haben, ob sie in ihrer Gesamtheit durch eine der in der Einspruchsschrift angeführten Entgegenha l- tungen neuheitsschädlich getroffen wird . Es wird dabei zu beachten haben, dass die Neuheit nur verneint werden kann, wenn ein er einzigen Entgegenha l- tung sämtliche Merkmale des Patentanspruchs zu entnehmen sind. Maßgeblich ist dabei der Sinngehalt der Veröffentlichung, d.h. diejenige technische Inform a- tion, die der fachkundige Leser der jeweiligen Quelle vor dem Hintergrund se i- ne s Fachwissens entnimmt ( BGH, Urteil vom 16. Dezember 2008 - X ZR 89/07, BGHZ 179, 168 - Olanzapin; Urteil vom 18. März 2014 - X ZR 77/12, GRUR 2014, 758 Rn. 39 - Proteintrennung). 4. Sollte die Lehre des Patents oder einzelner seiner Ansprüche sich nich t unmittelbar und eindeutig aus einer einzelnen zum Stand der Technik zä h- lenden Schrift oder einer offenkundigen Vorbenutzung ergeben, wird das Ber u- fungsgericht zu beurteilen haben, ob die Lehre für den angesprochenen Fac h- mann durch den vom Beklagten vorge tragenen und gegebenenfalls bewies e- nen Stand der Technik nahegelegt war . Insoweit wird es insbesondere darauf an kommen , ob der Fachmann Veranlassung hatte, die im Stand der Technik bekannten Elemente der erfindungsgemäßen Lehre in einer Weise zu verarbe i- te n und gegebenenfalls mit Hilfe seines Fachwissens abzuändern oder weite r- 45 46 - 20 - zuentwickeln, dass sich hieraus der Gegenstand der Erfindung ergab (s. etwa BGH, Urteil vom 20. Dezember 2011 - X ZB 6/10, GRUR 2012, 378 Rn. 16 Installierein richtung II, auch mit weiteren Erläuterungen zur Prüfung der erfi n- derischen Tätigkeit). 5. Sollte sich ergeben, dass das Patent im Einspruchsverfahren nur b e- schränkt aufrechtzuerhalten gewesen wäre, wird das Berufungsgericht zu pr ü- fen haben, welche Verw ertungsmöglichkeiten für das Patent bei dieser Sachl a- ge voraussichtlich bestanden hätten. 6. Sollte sich das Klagebegehren hiernach als mit der Hauptbegrü n- dung nicht gerechtfertigt erweisen, wird das Berufungsgericht zu beachten h a- ben, dass der Klägerin der nunmehr nur noch für diesen Fall begehrte Ersatz eines weiteren Schadens durch nutzlose Aufwendungen für die Erprobung der Erfindung nicht mit der Begründung versagt werden kann, die Klägerin habe einen solchen weitergehenden Schaden nicht substantiie rt dargetan. Denn nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ( s . nur BGH, Urteil vom 29 . Februar 20 12 - VI II ZR 1 55 / 11 , NJW 20 12 , 1 647 Rn. 16 ) genügt eine Partei ihrer Darlegungslast bereits dann, wenn sie Tats a- chen vorträgt, die in Verbin dung mit einem Rechtssatz geeignet sind, das ge l- tend gemachte Recht als in ihrer Person entstanden erscheinen zu lassen. G e- nügt das Parteivorbringen diesen Anforderungen an die Substantiierung, so kann der Vortrag weiterer Einzeltatsachen nicht verlangt we rden. Aus den von der Revisionsbegründung in Bezug genommenen Schriftsätzen und deren A n- lagen ist eine detaillierte Auflistung der Personalkosten ersichtlich, die die Kl ä- gerin als frustrierte Entwicklungskosten geltend macht. Folglich darf der Vortrag 47 48 49 - 21 - nic ht als unsubstantiiert behandelt werden. Soweit eine Aufklärung des Pers o- nalaufwands nicht oder nicht vollständig möglich sein sollte , wäre gegebene n- falls ein Mindestschaden zu schätzen. Meier - Beck Richter Dr. Grabinski ist erkrankt Bacher und kann desha lb nicht unte r- schreiben. Meier - Beck Hoffmann Kober - Dehm Vorinstanzen: LG Cottbus, Entscheidung vom 25.02.2009 - 4 O 328/06 - OLG Brandenburg, Entscheidung vom 23.04.2013 - 6 U 35/09 -
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