BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL X ZR 80/13 Verkündet am: 11. August 2015 Wermes Justiz amtsinspektor als Urkundsbeamt er der Geschäftsstelle in de r Patentnichtigkeitssache - 2 - Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verha n d- lung vom 11. August 2015 durch den Vorsitzend en Richter Prof. Dr. Meier - Beck sowie die Richter Dr. Grabinski, Dr. Bacher, Hoffmann und Dr. Deichfuß für Recht erkannt: Auf die Berufung der Klägerin wird das am 25. April 2013 verkü n- dete Urteil des 10. Sen ats (juristische n Beschwerdesenat s und Nichtigkeitssenats) des Bundespatentgerichts abgeändert. Das deutsche Patent 10 2005 011 790 wird für nichtig erklärt. Die Beklagte trägt die Kosten des Rechtsstreits. Von Rechts wegen Tatbestand: Die Beklagte ist I nhaberin des am 11. März 2005 angemeldeten deu t- schen Patents 10 2005 011 790 (Streitpatents). Das Streitpatent betrifft eine Sanitärwanne. Die Patentansprü ch e 1 und 7 haben folgenden Wortlaut: " 1. Sanitärwanne (1) mit einer in einer Vertiefung (5) des Wa n- n enbodens (6) angeordneten Ablauföffnung (8), einer unte r- se i tig an die Ablauföffnung (8) angeschlossene [n] Ablaufgarn i- tur (2) und einem über der Ablauföffnung (8) angeordneten Deckel (4), der eine an die Vertiefung (5) angepasste Form aufweist, wobei zwisch en Deckel (4) und Wannenboden (6) ein Spalt für den Wasserabfluss verbleibt, dadurch g e- kennzeichnet, dass der Deckel mit einem umfangsseit i- gen Abstandsspalt für den Wasserabfluss so in die Vertiefung (5) eingesetzt ist, dass der Deckel (4) flächenbündig an den 1 - 3 - die Vertiefung (5) umgebenden Bereichen (7) des Wannenb o- dens (6) angrenzt, und dass der Deckel (4) einen formstabilen Träger (18) sowie eine mit dem Träger (18) fest verbundene dünnwandige Kappe (19) aufweist, wobei die Kappe (19) die in der Vertiefun g (5) sichtbare Außenfläche des Deckels (4) bildet. 7. Sanitärwanne nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass an der Ablaufgarnitur (2) eine in die Vertiefung (5) vorstehende kreisförmige Montageplatte (15) befestigt ist und dass der D eckel (4) an der Montageplatte (15) mit einem Klemmsitz drehbeweglich gelagert ist, wobei die Montageplatte (15) unterseitige Fußelemente (24) au f- weist, die auf dem Boden der Vertiefung (5) aufliegen. " Die Patentansprüche 2 bis 6 sind unmittelbar oder mi ttelbar auf Patent - anspruch 1 rückbezogen. Die Klägerin macht geltend, dass der Gegenstand des Streitpatents nicht patentfähig sei, weil dieser weder neu sei noch auf einer erfinderischen Täti g- keit beruhe. Die Beklagte hat das Streitpatent im Hauptantrag in der erteilten Fassung sowie mit zwei Hilfsanträgen beschränkt verteidigt. Das Patentgericht hat die Klage abgewiesen. Dagegen richtet sich die Berufung der Klägerin , mit der sie den Antrag auf Nichtigerklärung des Streitp a- tents weiter verfolgt. Die B eklagte tritt dem Rechtsmittel entgegen, wo bei sie das Streitpatent in der erteilten Fassung und mit drei Hilfsanträgen verteidigt. Entscheidungsgründe: Die Berufung der Klägerin ist zulässig und hat auch in der Sache Erfolg. I. Das Streitpatent betri fft eine Sanitärwanne. In der Beschreibung wird ausgeführt, dass es bekannt gewesen sei, zur Abdeckung der Ablaufgarnitur einen einstückig ausgebildeten Deckel zu verwenden, der eine zum Rand hin 2 3 4 5 6 - 4 - stark abfallende Wölbung aufgewiesen habe. Die Einstückigkei t habe die Mö g- lich keiten beschränkt, den Deckel zu gestalten . Z udem könne der zurückspri n- gen de Rand nur schwer gereinigt werden (Abs. 2) . Nach der Beschreibung sind auch heb - und senkbare , zumeist als runde, verchromte Scheibe n ausgebildete Badewannendec kel bekannt gewesen, die die Ablauföffnung verdeck en und über dem angrenzenden Wannenboden vo r- steh en , so dass ein Spalt für den Wasserabfluss zwischen der Unterseite des Deckels und der Oberseite des Wannenbodens entst eht . Diese Deckel h ö ben sich optisch d eut lich von der Wanne ab . D er Ablaufbereich sei aufgrund des vorstehenden Randes schwer zu reinigen. Der vorstehende Deckel werde von Benutzern, die auf dem Deckel stehen oder sitzen, als störend empfunden (Abs. 3) . Das Streitpatent soll es vor diesem Hi ntergrund ermöglichen, den A b- laufbereich einer Sanitärwanne so auszubilden, dass dieser nicht störend vo r- steht und an der sichtbaren Außenfläche des Deckels beliebig ausgestaltet und gut gere inigt werden kann. Zur Lösung dieses Problems sieht Patentansp ruch 1 folgende Mer kmal s- kombination vor . 1. Sanitärwanne (1) mit 2. einer Ablauföffnung (8) , 2.1 die in einer Vertiefung (5) des Wannenbodens (6) ang e- ordnet ist; 3. einer Ablaufgarnitur (2), 3.1 die unterseitig an die Ablauföffnung (8) angeschlossen ist; 4. einem Deckel (4), der 4.1 über der Abla uföffnung (8) angeordnet ist, 7 8 9 - 5 - 4.2 eine an die Vertiefung (5) angepasste Form aufwei st, 4.3 in die Vertiefung (5) eingesetzt ist, 4.4 einen umfangsseitigen Abstandsspalt zum Wannenb o- den (6) für den Wasserabfluss au fweist , 4.4.1 und zwar so, dass der Deckel (4) flächenbündig an den die Vertiefung (5) umgebenden Bereichen (7) des Wannenbodens (6) angrenz t, 4.5 eine n formstabilen Träger (18) sowie 4.6 eine dünnwandige Kappe (19) aufweist , welche 4.6 .1 mit dem Träger (1 8) fest verbunden ist und die in der Vertiefung (5) sicht bare Außenflä che des D e- ckels (4) bildet. Der Ablaufdeckel der erfindung sgemäßen Sanitärwanne umfasst damit zwei im Gebrauchszustand fest miteinander verbundene Teile , nämlich einen abflussseitig a ngeordne ten, formstabilen Träger und eine die sichtbare Abd e- ckung der Abflussöffnung bildende dünnwandige Kap pe . Durch die Zweiteilung wird die Funktion des Deckels als formstabiler Träger von der Funktion des D e- ckels als sichtbare r Abdeckung der Abflussöf fnung herstellungsbezogen en t- koppelt . Der obere Teil kann als dünnwandige Kappe beliebig nach optischen Krite rien gestalte t werde n, während die Formstabilität des Deckels durch den unteren Teil gewährleistet ist. Insbesondere kann für die dünnwandige Kappe das gleiche Material (beispielsweise emailliertes Stahlbl ech oder Sani tär - Acryl ) gewählt werden , aus dem auch die Sanitärwanne besteht, so dass ein einheitl i- ches Erscheinungsbild entsteht ( vgl. Abs. 7 ; Unteransprüche 3 und 4 ). D ie Formstabilität des Träge r s ist vollflächig gegeben , weil nur dann auch die Mö g- lichkeit besteht, die Kap pe im genannten Sinn optisch beliebig aus zugestalten . Nach den Merkmalen 4.4 un d 4.4.1 soll der Deckel getrennt durch einen Abst andsspalt für den Wasserabfluss flächenbündig an den die Vertiefung (5) 10 11 - 6 - umgebenden Be reich des Wannenbodens (6) angrenzen. Leichte Wölbungen der Kappe bzw. des Deckels zur Mitte hin, welche insbesondere dem vollstä n- digen Wasserabfluss von dem Deckel dienen können (vgl. das in Abs. 22 b e- schriebene erf indungsgemäße Ausführungsbeispiel), werden durch den Begriff einer flächenbündigen Angrenzung von Deckel und Wannenboden aber nicht ausgeschlossen. II. Das Patentgericht hat ausgeführt, dass der Gegenstand des P a- tentanspruchs 1 neu sei und insbesondere nicht durch die PCT - Anmeldung 92/05321 (D 1) vorweggenommen werde. Diese of fenbare eine Ablaufgarnitur, welche die Merkmale 1 bis 4.4.1 aufweise, wobei die den Deckel bildende Scheibe 25 über einen kleineren D urchmesser als das Ablaufloch verfüg e. Nach ei nem Ausführungsbeispiel seien am äußeren Rand der Scheibe Fü ß- chen 26 angeordnet, die sich an der sich verengenden Wandung des Ablaufl o- ches abstütz t en, um einen festen Sitz der Scheibe im Ablaufloch zu gewährlei s- ten. Im Unterschied zur Lehre des Patentanspr uchs 1 sei die Scheibe jedoch nicht zweiteilig ausgebildet. Weder könne den Füßchen die Funktion des erfi n- dungsgemäßen formstabilen Trägers beigemessen werden , noch sei in der Scheibe eine erfindungsgemäß e Kappe zu sehen. Der Gegenstand des Patentanspr uchs 1 beruhe auch auf einer erfinder i- schen Tätigkeit. Der D 1 habe der Fachmann, der die Herstellung des Deckels habe vereinfachen w ollen, ebenso wenig eine Anregung entnehmen können, die Scheibe zweiteilig im erfindu ngsgemäßen Sinne auszugestalten, wie d en weiteren druckschriftlichen Entgegenhaltungen . Auch ein von der Klägerin als offenkundige Vorbenutzung eingeführte r Deckel habe dem Fachmann keinen solchen Hinweis vermittelt. Es stehe zwar aufgrund der glaubhaften Aussage des Zeugen T . fest , dass zum Einsetzen in die Ab f lussöffnung einer Badewanne bestimmte Deckel entsprechend den Merkmalen 4.5 bis 4.6.1 vor dem Anmeld e tag des Streitpatents einem nicht überschaubaren Personenkreis 12 13 - 7 - ohne Geheimhaltungsverpflichtung zugänglich gemacht worden un d damit o f- fenkundig geworden s ei en . Denn der Zeuge habe den Vortrag der Klägerin glaubhaft bestätigt, dass Deckel entsprechend der als Anlag e D 8.1 vorgeleg ten " Adapter - Jet - Haube " (allerdings mit lediglich drei statt sechs Füßchen) seit dem Jahr 2003 von d e m Unternehmen V . herge stellt, in Whirlpool - Wannen der Klägerin eingebaut und danach an Kunden ausgeliefert worden sei en. Für den Fachmann habe aber kein Anlass bestanden, die in D 1 vorge sehene Scheibe gegen die offenkundig vorbenutz te "Adapter - Jet - Ha ube " auszutauschen. D ie se habe zwar eine gewisse Variabi lität bei der Ausgestaltung d er Oberfläche e r- möglicht , weil nach der Aussage des Zeugen unterschiedliche dekorative Au s- gestaltungen erzielt werden konnten, indem die Ab deckung des Deckels aus Chromni c kelstahl nach Kundenwunsch auf galvanischem Weg veredelt und anschließend auf Kunststoffträger aufge klebt worden sei . Jedoch sei nicht da r- gelegt, dass der vorbenutzte Deckel entsprechend dem Material und der Farbe der Wanne verfügbar gewe sen sei. Der Fachm ann habe daher keinen Vorteil darin ge sehen, in eine r Ablaufgarnitur, wie sie die D 1 zei ge, die dort vorges e- hene Scheibe durch die vorbenutzte "Adapter - Jet - Haube " zu ersetzen , selbst wenn davon abgesehen werde, dass es sich bei letzterer um ein speziell f ür Whirlpool - Wannen hergestelltes Produkt gehandelt habe. III. Die Ausführ ungen des Patentgerichts halten der Überprüfung im B e- rufungs verfahren in einem entscheidenden Punkt nicht stand . 1. Zutreffend hat das Patent gericht angenommen, dass der Gegen stand des Patentanspruchs 1 des Streitpatents in der Fassung des Hauptantrags nicht durch die Entge genhaltung D 1 vorweggenommen wird. D 1 offenbart zwar ei ne Sanitärwanne entsprechend den Merkmale n 1 bis 4.4.1. B ei den am äußeren Umfang der einstückig e n Scheibe 25 angeordn e- ten Fußelemente n 26 (vgl. D 1, S. 3, Abs. 2; S. 6 f.; Figuren) handelt es sich aber nicht um einen formstabilen Träger im Sinne der erfindungsgemäßen Le h- 14 15 16 - 8 - re. Während der formstabile Träger als unterer Teil des Deckels dazu dient, eine dünnwandige Kappe als oberen Teil des Deckels zu ermöglichen, ohne dass es erforderlich ist, dass diese ihrerseits formstabil ausgestaltet ist, haben die in der D 1 offenbarten Fußelemente lediglich den Zweck, die Scheibe an der sich verengenden Wandung d es Ablaufloches abzu stützen. Die Fußelemente machen also eine formstabile Ausgestaltung der Scheibe nicht entbehr lich . 2. Dem Patentgericht kann jedoch nicht darin beigetreten werden, dass die Lehre aus Patentanspruch 1 des Streitpatents für den Fachman n , eine m Sani tärtechniker oder einem Ingenieur der Fachrichtung Maschinenbau mit j e- weils einigen Jahren Berufserfahrung in der Konstruktion und Fertigu ng von Sanitärbauteilen , nicht naheliegend war. Der Fachmann, der sich ausgehend von dem in der D 1 o ffenbarten A b- laufbereich einer Sanitärwanne mit einem einstückigen Ablaufdeckel vor das Problem gestellt sah, den Ablaufbereich so auszubilden, dass dieser einerseits einfach und kostengünstig formstabil auszuführen war und andererseits an der sichtbaren A ußenfläche des Deckels aus einem unter gestalterischen Gesicht s- punkten gewählten Material beliebig ausge staltet werden kann, konnte zwar der D 1 selbst keine n Hinweis auf eine zweiteilige Ausgestaltung des Ablaufdeckels mit einem formstabilen Träger und ei ner dünnwandigen Kappe entnehmen. Eine solche Anregung erhielt er aber, wenn er weiterhin den als " Ada p- ter - Jet - Haube " bezeichneten und von dritter Seite an die Klägerin gelieferten D eckel zur Kennt nis nahm, der nach den nicht angegriffenen Feststellung en des Patentgerichts vor dem Anmeldetag des Streitpatents der Öffentlichkeit z u- gänglich gemacht worden war und dem als Anlage D 8.1 eingereichten Muster mit der Einschränkung entsprach, dass er gegenüber dem Muste r lediglich drei statt sechs Fußelemente a ufwies. Da die " Adapter - Jet - Haube " zum Einsetzen in die Abflussöffnung eines Whirlpools und damit einer Sanitärbadewanne b e- stimmt war, hatte der Fachmann auch Veranlassung, diesen Deckel für die L ö- 17 18 19 - 9 - sung seines Problems in Betracht zu ziehen . Dabei war auf A nhieb erkennbar , dass die zweiteilige Ausgestaltung des Deckels mit einem unteren formstabilen Trägerteil aus Kunststoff und einer damit verbundenen Kappe aus Chrom - nickelstahl oder galvanisch veredelten Haube die Möglichkeiten, die sichtbare Außenfläche d es Deckels beliebig zu gestalten, gegenüber einem einteiligen Deckel erweiterte , weil keine Notwendigkeit mehr bestand, die die sichtbare Außenfläche bildende Kappe ihrerseits formstabi l auszugestalten und andere r- seits für den Träger ein kostengünstiges Sp ritzgussteil verwendet werden kön n- te. Demgegenüber g reifen die Überlegungen des Patentgerichts, mit denen dieses eine erfinderische Tätigkeit bejaht hat, zu kurz. Insofern mag es sein, dass die of fenkundig vorbenutzte zweiteilige " Adapter - Jet - Haube " dem Fac h- mann keine Anregung dafür gab, die Herstellung der aus der D 1 bekannten einteiligen Scheibe zu vereinfachen oder kostengünstiger zu gestalten. Um die Lösung eines solchen Problems ging es aus fachmännischer Sicht am Prior i- tätstag aber auch nicht. Vie lmehr war es wünschenswert, die Möglichkeiten der Materialwahl und der optische n Ausgestaltungsmöglichkeiten bei einem einst ü- ckigen Abflussdeckel, wie er etwa aus der D 1 bekan nt war , zu erwei ter n , ohne die Möglichkeit zu verlieren, den Träger kostengünsti g, herzustellen . Dafür en t- hält die V orbenutz ung aufgrund ihr es zweiteiligen Aufbaus , wie ausgeführt, eine Anregung. Dem steht auch nicht entgegen, dass, wie das Patentgericht ausführt, die " Adapter - Jet - Haube " nach Aussage des Zeugen T . nicht dazu be - stimmt war, den Ablaufbereich optisch unauffällig und angepasst an den umg e- benden Wannenbereich erscheinen zu lassen, sondern im Gegenteil eher als markantes " Highlight " gegenüber der in üblichen Sanitärfarben gehaltenen Wanne hervorzuheben. Denn aus technischer Sicht war es ohne Belang, ob sich die Deckeloberfläche dem Wannenboden optisch anpassen oder gerade 20 21 - 10 - von diesem abheben sollte. Entscheidend war vielmehr die Möglichkeit, das Material für Träger und Kappe nach unterschiedlichen Kriterien au szuwählen. IV. Der Gegenstand des Streitpatent s ist auch nicht in den Fassungen der Hilfsanträge, die die Beklagte verteidigungsweise geltend macht, patentf ä- hig. 1. Der Gegenstand des Patentanspruch 1 in der Fassung des ersten Hilfsantrags unterschei det sich von der des Hauptantrags durch die Hinzuf ü- gung des folgenden Merkmals: 4. 7 Der Wannenboden (6) und die Kappe (19) bestehen aus email liertem Stahlblech. Eine solche Ausgestaltung war für den Fachmann naheliegend. Der D 1 entnahm der Fachmann de n Hinweis, die Scheibe aus dem gleichen Material auszubilden wie den sanitären Apparat und dabei auch eine gleiche Farbg e- bung zu wählen (D 1, S. 4 unten). In Kombination mit der offenkundig vorb e- nutz t en " Adapter - Jet - Haube " erstreckte er diese Anregung auf die Kappe eines zweiteilig hergestellten Deckels. Bei emaillierte m Stahlblech als Material für den Wannenboden und die Kappe handelt es sich um ein gängiges Ma terial für S a- nitärwannen. 2. Der Gegenstand von Patentanspruch 1 in der Fassung des zweiten Hi lfsantrag s unterscheidet sich von der Fassung des Hauptantrags durch fo l- gend es zusätzliches Merkmal: 4.8 Die Kappe umfasst den einstückigen Träger umfangseitig. Auch dieser Gegenstand war für den Fachmann naheliegend. D ie Mö g- lichkeit, d en Träger ein stückig zu gestalten wurde ihm durch die offenkundig vorbenutzte " Adapter - Jet - Haube " gezeigt und schon wegen der optische n Fun k- 22 23 24 25 26 27 - 11 - tion der Kappe bot es sich an , diese in einer Weise auszugestalten, dass der Träger umfangseitig umgriffen wird. 3. Der Gegen stand von Patentanspruch 1 in der Fassung des dritten Hilfsantrags kombiniert die Änderungen des Gegenstands des Patentanspruchs 1 in den Fassungen des ersten und zweiten Hilfsantrags, so dass zur Begrü n- dung der fehlenden erfinderischen Tätigkeit auf die v orstehenden Ausführungen verwiesen werden kann. 4 . Die Beklagte macht eine eigenständige erfinderische Tätigkeit im Hi n- blick auf die auf Patentanspruch 1 in den Fassungen des Hauptantrags und der drei Hilfsanträge rückb ezogenen Patentansprüche 2 bis 6 nicht geltend und diese ist auch nicht ersichtlich. 5 . Soweit die Beklagte in der mündlichen Verhandlung weiter hilfsweise eine erfinderische Tätigkeit im Hinblick auf den auf Patentanspruch 1 rückbez o- genen Patentanspruch 7 geltend gemacht hat , handelt es sich zwar um ein im Berufungsverfahren zulässiges Verteidigungsmittel, weil die Beklagte dies b e- reit s im ersten Rechtszug vorgebracht hat ( vgl. BGH, Urteil vom 28. Au gust 2012 X ZR 99/11, BGHZ 194, 192 Rn. 26 Fahrzeugwechselstromgenerator) . In der S ache kann sie damit jedoch nicht durchdringen, weil es für den Fac h- mann ausgehend von der D 1 und der offenkundig vorbenutzten " Adapter - Jet - Haube " und bei Einsatz seines Fachwissens naheliegend war, gegebenenfalls eine in die Vertiefung vorstehende kreisfö rmige Montageplatte an der Ablau f- garnitur zu befestigen, den Deckel an der Montageplatte mit einem Klemmsitz drehbeweglich zu lagern und die Montageplatte mit unterseitigen Fußelementen auszustatten, die auf dem Boden der Vertiefung aufliegen. Wie ausg eführt , offenbarte die D 1 dem Fachmann eine n im Ablaufloch an geordneten Deckel 25, der mit unterseitigen Fußelementen 26 ausgestattet ist und mittels Schnappsitz eingesetzt werden kann (D 1, S. 6, Abs. 2 ; Figuren ) , 28 29 30 31 - 12 - und regte die " Adapter - Jet - Haube " den Fa chmann dazu an, einen solchen formstabilen Deckel fest mit einer dünnwandigen Kappe zu verbinden, um durch die damit einhergehende Entkoppelung der Herstellungsvorgänge größ e- re Freiheit bei Material und Gestaltung zu erhalten. Wollte der Fachmann eine n sol che n Deckel aus Gründen des Designs nicht kreisförmig , sondern etwa quadratisch gestalten, stellte sich ihm das Prob lem, wie der Deckel bei fabri k- seitig nicht vorhersehbarer Positionierung des Ablaufkelches 12 bzw. der A b- laufgarnitur auf einfache Weise lag erichtig mit definiertem Abflussspalt in der Wannenöffnung 20 montiert werden kann. Für den Fachmann war erkennbar, dass er Schwierigkeiten bei der Montage nur durch eine Entkoppelung der Au s- richtung einer rechteckigen Kappe und der entsprechenden Trägerpl atte eine r- seits und des Einsatzteils andererseits vermeiden konnte. Es lag in seinem fachlichen Können , diese Entkoppelung durch eine kreisförmige Montageplatte zu verwirklich en , an der sich d ie unterseitigen Fußelemente befinden , und den Deckel drehbewegl ich an der Montageplatte , etwa durch einen Klemmsitz, zu lagern. - 13 - V. Die Kostenentscheidung beruht auf § 121 Abs. 2 PatG, § 91 Abs. 1 ZPO. Meier - Beck Grabinski Bacher Hoffmann Deichfuß Vorinstanz: Bundespatentgericht, Entscheidung vom 25.04.2013 - 10 N i 17/11 - 32
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