BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL X ZR 8/04 Verk374ndet am: 22. Juli 2008 Potsch Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Gesch344ftsstelle in der Patentnichtigkeitssache - 2 - Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die m374ndliche Ver-handlung vom 27. Mai 2008 durch die Richter Scharen, Keukenschrijver, M374hlens, Prof. Dr. Meier-Beck und Asendorf f374r Recht erkannt: Auf die Berufung der Beklagten, die im 334brigen zur374ckgewiesen wird, wird das am 14. Oktober 2003 verk374ndete Urteil des 3. Se-nats (Nichtigkeitssenats) des Bundespatentgerichts abge344ndert und wie folgt neu gefasst: Das europ344ische Patent 621 777 wird mit Wirkung f374r das Hoheits-gebiet der Bundesrepublik Deutschland unter Klageabweisung im 334brigen im Umfang seiner Patentanspr374che 5 und 9 sowie 11 bis 36 und weiter dadurch teilweise f374r nichtig erkl344rt, dass sein Pa-tentanspruch 1 folgende Fassung erh344lt und die unver344nderten Pa-tentanspr374che 2 bis 4 und 6 bis 8 auf den neu gefassten Patentan-spruch 1 r374ckbezogen werden: "1. Verfahren zur Herstellung von wenigstens einen Wirk-stoff mit in vivo schlechter Resorbierbarkeit enthalten-den Pellets, dadurch gekennzeichnet, dass man a) einen Ger374stbildner aus thermoreversiblen sol-gel-bildenden hydrophilen Makromolek374len ausgew344hlt aus der Gruppe bestehend aus: Gelatine, fraktio-nierte Gelatine, in einem w344ssrigen oder w344ssrig-organischen L366sungsmittel l366st, b) den Wirkstoff in mikroemulgierter, nanoverkapselter oder kolloiddisperser Form homogen dispergiert und c) die erhaltene Mischung aus gel366stem Ger374stbildner und dispergiertem Wirkstoff in ein tiefkaltes inertes verfl374ssigtes Gas eintropft und so im Wege der - 3 - Schockfrostung Pellets formt, in denen der Wirkstoff nicht mehr auskristallisieren kann, und d) die so geformten Pellets durch Verdampfen oder Sublimieren des L366sungsmittels auf 374bliche Weise trocknet." Die Kl344gerin zu 1 tr344gt ein Achtel der Gerichtskosten erster Instanz und drei Sechzehntel der Gerichtskosten zweiter Instanz. Die Kl344-gerin zu 2 tr344gt die H344lfte der Gerichtskosten erster Instanz und ein Viertel der Gerichtskosten zweiter Instanz. Die Beklagte tr344gt drei Achtel der Gerichtskosten erster Instanz und neun Sechzehntel der Gerichtskosten zweiter Instanz. Von den au337ergerichtlichen Kosten der Kl344gerin zu 1 tr344gt die Beklagte drei Viertel. Von den au337erge-richtlichen Kosten der Beklagten tragen die Kl344gerin zu 1 ein Achtel und die Kl344gerin zu 2 die H344lfte. Im 334brigen tr344gt jede Partei ihre au337ergerichtlichen Kosten selbst. Von Rechts wegen und beschlossen: Der Streitwert f374r das Berufungsverfahren wird auf 1.500.000,- EUR festgesetzt. - 4 - Tatbestand: 1 Die Beklagte ist Inhaberin des unter Inanspruchnahme der Priorit344t u.a. zweier Voranmeldungen in Deutschland vom 17. Januar 1992 am 18. Januar 1993 angemeldeten, auch mit Wirkung f374r die Bundesrepublik Deutschland er-teilten europ344ischen Patents 621 777 (Streitpatents), das "wirkstoffenthaltende Festk366rper mit einem Ger374st aus hydrophilen Makromolek374len und Verfahren zu ihrer Herstellung" betrifft und 36 Patentanspr374che umfasst. Die Patentan-spr374che 1 und 11 lauten in der Fassung des erteilten Patents in der Verfah-renssprache Deutsch: "1. Verfahren zur Herstellung von wenigstens einen Wirkstoff mit in vivo schlechter Resorbierbarkeit enthaltenen Pellets, da-durch gekennzeichnet, dass man a) einen Ger374stbildner aus hydrophilen Makromolek374len ausgew344hlt aus der Gruppe bestehend aus: Kollagen, Gelatine, fraktionierte Gelatine, Kollagenhydrolysate, Ge-latinederivate, Pflanzenproteine, Pflanzenproteinhydroly-sate, Elastinhydrolysate, in einem w344ssrigen oder w344ss-rig-organischen L366sungsmittel l366st, b) den Wirkstoff dispergiert und c) die erhaltene Mischung aus gel366stem Ger374stbildner und dispergiertem Wirkstoff in ein tiefkaltes inertes verfl374ssig-tes Gas eintropft und so Pellets formt, und d) die so geformten Pellets durch Verdampfen oder Subli-mieren des L366sungsmittels auf 374bliche Weise trocknet. - 5 - 11. Wirkstoff enthaltendes Pellet, gekennzeichnet durch eine Dis-persion wenigstens eines Wirkstoffs oder Wirkstoffgemisches mit in vivo schlechter Resorbierbarkeit in einer Matrix, die im wesentlichen einen Ger374stbildner aus hydrophilen Makromo-lek374len umfasst, welche ausgew344hlt wurden aus der Gruppe, bestehend aus: Kollagen, Gelatine, fraktionierte Gelatine, Kol-lagenhydrolysate, Gelatinederivate, Pflanzenproteine, Pflan-zenproteinhydrolysate, Elastinhydrolysate, sowie deren Mi-schungen, herstellbar durch ein Verfahren nach einem der Anspr374che 1 - 10." Wegen der auf Patentanspruch 1 r374ckbezogenen Patentanspr374che 2 bis 10, der auf Patentanspruch 11 r374ckbezogenen Patentanspr374che 12 bis 30 und der weiteren Patentanspr374che 31 bis 36 wird auf die Patentschrift des Streitpa-tents verwiesen, wegen der Patentanspr374che 31 bis 36 auch auf das angefoch-tene Urteil. 2 Die Kl344gerinnen haben geltend gemacht, dass das Streitpatent gegen-374ber dem von ihnen eingef374hrten umfangreichen Stand der Technik, insbeson-dere den Entgegenhaltungen 1 bis 48, nicht patentf344hig sei. Weiter gingen die Patentanspr374che 17 und 21 374ber den Inhalt der Anmeldung in der urspr374nglich eingereichten Fassung hinaus. Die Kl344gerinnen haben beantragt, das Streitpa-tent mit Wirkung f374r das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland in vol-lem Umfang f374r nichtig zu erkl344ren. Die Beklagte ist der Klage entgegengetre-ten und hat das Streitpatent im Verfahren vor dem Bundespatentgericht in sei-ner erteilten Fassung verteidigt. Das Bundespatentgericht hat entsprechend dem Klageantrag erkannt und das Streitpatent mit Wirkung f374r das Hoheitsge-biet der Bundesrepublik Deutschland in vollem Umfang f374r nichtig erkl344rt. Hier-gegen richtet sich die Berufung der Beklagten, die das Streitpatent im Beru- 3 - 6 - fungsverfahren mit folgendem Patentanspruch 1 mit vier hilfsweise verteidigten Fassungen (kursiv eingef374gt) und 11 (Einf374gungen gegen374ber den Patentan-spr374chen 1 und 11 des erteilten Patents unterstrichen ; Auslassungen doppelt durchg e strichen ) verteidigt, wobei die Patentanspr374che 5, 9, 12, 18 und 19 ganz entfallen, die Patentanspr374che 2 bis 4, 6 bis 8 und 10 auf den beschr344nkt verteidigten Patentanspruch 1 unmittelbar oder mittelbar r374ckbezogen sein, die Patentanspr374che 13 bis 17 und 20 bis 30 auf den verteidigten Patentanspruch 11 r374ckbezogen sein und die R374ckbeziehungen auf die nicht mehr verteidigten Patentanspr374che in ihnen entfallen sollen, wobei sie in Patentanspruch 25 das Wort "feindispers" durch "kolloiddispers" ersetzt, sowie mit den Patentanspr374-chen 31 bis 36 des erteilten Patents in unver344nderter Form: "1. Verfahren zur Herstellung von wenigstens einen Wirkstoff mit in vivo schlechter Resorbierbarkeit enthaltenen Pellets, da-durch gekennzeichnet, dass man a) einen Ger374stbildner aus thermoreversiblen sol-gel- bildenden hydrophilen Makromolek374len ausgew344hlt aus der Gruppe bestehend aus: Gelatine, fraktionierte Gelati-ne, Kollagenhydrolysate, Gelatinederivate, Pflanze npr o- t e ine, Pflanzenprotei n hydrolysate, Elastinhydrolysate , in einem w344ssrigen oder w344ssrig-organischen L366sungsmit-tel l366st, b) den Wirkstoff ohne Auskristallisation [entf344llt in den hilfs-weise verteidigten Fassungen 3 und 4] in mikroemulgier- ter, nanoverkapselter oder kolloiddisperser Form homo- gen dispergiert und c) die erhaltene Mischung aus gel366stem Ger374stbildner und dispergiertem Wirkstoff in ein tiefkaltes inertes verfl374ssig-tes Gas mit einer Temperatur von ca. -70260C bis -270260C - 7 - [hilfsweise verteidigte Fassungen 2 und 4] eintropft und so im Wege der Schockfrostung [alle hilfsweise verteidig-ten Fassungen] Pellets formt, und d) die so geformten Pellets durch Verdampfen oder Subl i- mieren des L366sungsmittels auf 374bliche Weise trocknet. 11. Wirkstoff enthaltendes Pellet, gekennzeichnet durch eine ho- mogene Dispersion in mikroemulgierter, nanoverkapselter oder feindisperser Form wenigstens eines nicht auskristalli- sierten Wirkstoffs oder Wirkstoffgemisches mit in vivo schlech-ter Resorbierbarkeit in einer Matrix, die im wesentlichen einen Ger374stbildner aus thermoreversiblen, sol-gel-bildenden hydrophilen Makromolek374len umfasst, welche ausgew344hlt wurden aus der Gruppe, bestehend aus: Kollagen, Gelatine, fraktionierte Gelatine , Kollagenhydrolysate, Gelatinederivate, Pflan zenproteine, Pflanzenproteinhydrolysate, Elastinhydrol y- sate, sowie deren Mischungen, herstellbar durch ein Verfah-ren nach einem der Anspr374che 1 - 4, 6 - 8, 10." Die Kl344gerin zu 2 hat ihre Klage nach Eingang der Berufungsbegr374n-dungsschrift zur374ckgenommen. Die Kl344gerin zu 1 tritt dem Rechtsmittel, und zwar auch mit den hilfsweise verteidigten Anspruchss344tzen, entgegen. 4 Im Auftrag des Senats hat Professor Dr. R. S. ein schriftliches Gutachten erstattet, das er in der m374ndlichen Verhand- lung erl344utert und erg344nzt hat. Die Beklagte hat ein schriftliches Gutachten von Dr. F. S. vorgelegt. 5 - 8 - Entscheidungsgr374nde: 6 Das zul344ssige Rechtsmittel der Beklagten hat nur insoweit Erfolg, als es unter Ab344nderung des angefochtenen Urteils zur Abweisung der Klage f374hrt, soweit sich diese gegen Patentanspruch 1 in seiner von der Beklagten in der in dritter Linie hilfsweise verteidigten Fassung und die auf diesen Patentanspruch in der genannten Fassung r374ckbezogenen Patentanspr374che 2, 3, 4, 6, 7, 8 und 10 richtet; im 334brigen bleibt es bei der vom Patentgericht ausgesprochenen Nichtigerkl344rung. I. 1. Das Streitpatent betrifft Pellets, d.h. abgerundete Granulatteilchen, aus hydrophilen Makromolek374len mit Wirkstoffen und gegebenenfalls weiteren pharmazeutisch akzeptablen Ger374st- und Hilfsstoffen, und ein Verfahren zu ihrer Herstellung. Dabei wird der Wirkstoff in einer Matrix gel366st, suspendiert oder emulgiert (dispergiert), wobei nach der im Berufungsverfahren nur noch verteidigten Fassung des Streitpatents die Dispersion eine homogene ist und in kolloiddisperser Form vorliegt, was zur 334berzeugung des Senats auch die An-spruchsalternativen mikroemulgiert und nanoverkapselt umfasst (vgl. f374r Nano-sole die Beschr. S. 8 Z. 42). Die Herstellung solcher Pellets ist f374r die perorale Verabreichung von Arzneiformen von Bedeutung. Pellets verteilen sich dabei gleichm344337ig im Gastrointestinaltrakt, weisen auf Grund ihrer geringen Gr366337e eine kurze Verweildauer im Magen auf, l366sen sich im Gastrointestinaltrakt schnell auf und erm366glichen eine gezielte Dosierung (vgl. Streitpatent, Beschr. S. 1 Z. 10 - 19). 7 2. Durch das Streitpatent sollen derartige Pellets (Patentanspr374che 11 bis 30; in der Beschreibung noch als "Festk366rper" bezeichnet) sowie herstel-lungstechnisch g374nstige Verfahren zu ihrer Herstellung (Patentanspr374che 1 bis 8 - 9 - 10) sowie Mischungen zur Verf374gung gestellt werden, wobei die Bioverf374gbar-keit (wie die m374ndliche Verhandlung ergeben hat, im Sinn einer schnellen Re-sorption), Dosierung und Vertr344glichkeit der mit ihnen zur Verf374gung gestellten Arzneimittel verbessert und deren Lagerf344higkeit erh366ht werden. Dies soll ins-besondere bei Arzneimitteln f374r die orale bzw. perorale Applikation von Di-hydropyridinderivaten wie Nifedipin der Fall sein, wobei eine schnelle Arznei-stofffreisetzung erfolgen soll (vgl. Beschr. S. 4 Z. 3 - 10). 3. a) Hierzu beansprucht Patentanspruch 1 des Streitpatents in seinen im Berufungsverfahren verteidigten Fassungen Schutz f374r ein Verfahren zur Herstellung von wenigstens einen Wirkstoff enthaltenden Pellets, bei dem 9 (1) ein Ger374stbildner aus thermoreversiblen sol-gel-bildenden hydrophilen Makromolek374len in einem w344ssrigen oder w344ss-rig-organischen L366sungsmittel gel366st wird, (1.1) wobei der Ger374stbildner Gelatine oder fraktionierte Gelatine ist, (2) der in vivo schlecht resorbierbare Wirkstoff dispergiert wird (2.1) homogen nur nach der Fassung nach Hauptantrag und nach den hilfsweise in erster und zweiter Linie verteidigten Fassungen: (2.2) ohne Auskristallisation (2.3) in mikroemulgierter, nanoverkapselter oder kolloiddisperser Form, (3) eine Mischung aus dem gel366sten Ger374stbildner und dem dispergierten Wirkstoff erhalten wird, (4) die Mischung in ein tiefkaltes, inertes verfl374ssigtes Gas ein-getropft wird, (5) wodurch sich Pellets formen - 10 - [(5.1) nach den hilfsweise verteidigten Fassungen 1 bis 4: im We-ge des Schockfrostens - weiter nach den hilfsweise vertei-digten Fassungen 2 und 4: bei einer Temperatur von ca. -70260C bis -270260C] und (6) die Pellets durch Verdampfen des L366sungsmittels auf 374bli-che Weise getrocknet werden. b) Entsprechend beansprucht Patentanspruch 11 des Streitpatents in seiner verteidigten Fassung ein Pellet, das 10 (1222) enth344lt (1.1222) eine homogene Dispersion (1.1.1222) in mikroemulgierter, nanoverkapselter oder kolloiddisper-ser Form wenigstens eines nicht auskristallisierenden Wirkstoffs oder Wirkstoffgemisches (1.1.1.1222) mit in vivo schlechter Resorbierbarkeit (1.2222) in einer Matrix, (1.2.1222) die im Wesentlichen einen Ger374stbildner aus thermore-versiblen, sol-gel-bildenden hydrophilen Makromolek374len umfasst (1.2.1.1222) wie Gelatine, fraktionierte Gelatine, sowie deren Mi-schungen (2222) und herstellbar ist durch ein Verfahren nach einem der Anspr374che 1 - 4, 6 - 8, 10 (siehe die Verfahrensmerkmale nach Patentanspruch 1 unter a). 4. a) Dass im Berufungsverfahren nur noch Schutz f374r Ger374stbildner aus thermoreversiblen sol-gel-bildenden hydrophilen Makromolek374len begehrt wird, soll Einfluss auf das Trocknungsverfahren (Merkmal 6) haben, da dadurch eine 11 - 11 - konventionelle Trocknung erfolgen k366nne (Berufungsbegr374ndung S. 5/6). Dem-zufolge wird das Schutzbegehren in Patentanspruch 1 in allen seinen verteidig-ten Fassungen auch nicht mehr auf Lyophilisations- (Gefriertrock-nungs-)verfahren gerichtet; dies kommt im Wegfall der Worte "oder Sublimie-ren" eindeutig zum Ausdruck. Die sol-gel-bildenden Substanzen sind in Solform tropff344hig und bilden nach der Kryopelletierung (Merkmal 4) und dem Auftauen ein Gel aus, das nach der Trocknung stabil sein soll (Beschr. S. 11 Z. 53 - 55; Verfahrensvariante B). Die Stabilit344t ist dabei allerdings lediglich eine Eigen-schaft, die durch das beanspruchte Verfahren erreichbar sein soll, und, wie die Er366rterung mit dem gerichtlichen Sachverst344ndigen in der m374ndlichen Ver-handlung zur 334berzeugung des Senats ergeben hat, nicht notwendige Folge der nach einem beliebigen Verdampfungs- (und nicht Sublimations-)verfahren durchzuf374hrenden Trocknung. b) Der Ger374stbildner Gelatine ist ein aus kollagenhaltigem Material ge-wonnenes Skleroprotein (Beschr. S. 5 Z. 42). Es besteht aus langkettigen hydrophilen Makromolek374len, die sich bei h366herer Temperatur in Wasser nur relativ wenig aneinander anlagern; sie sind deshalb gel366st, was als Sol be-zeichnet wird. Eine Hydrolyse, d.h. die Spaltung durch Reaktion mit Wasser, ist dabei nicht vorgesehen; sie wird durch die Charakterisierung als sol-gel-bildend auch ausgeschlossen. Bei Temperaturerniedrigung werden die Molek374le mit-einander verdrillt und formen dadurch ein mehr oder weniger elastisches Gel, dessen Festigkeit durch ein normiertes Verfahren ("Bloom-Wert") bestimmt wird. Die Thermoreversibilit344t bedeutet, dass durch Ver344nderung der Tempera-tur das Gel vom festen in den fl374ssigen Zustand versetzt werden und dies auch wieder umgekehrt werden kann. Bei Erw344rmen 374ber eine Temperatur von etwa 40260C l366st sich, wie auch der gerichtliche Sachverst344ndige angegeben hat, das Gel wieder in ein Sol auf. 12 - 12 - 13 Fraktionierte Gelatine wird durch spezielle Herstellungstechniken wie Ultrafiltration aus herk366mmlicher Gelatine gewonnen (Beschr. S. 5 Z. 57 - S. 6 Z. 2). Auch diese Techniken f374hren zu einer sol-gel-bildenden Ger374stmatrix (Beschr. S. 6 Z. 38 - 40). 14 c) Der Wirkstoff soll nach den Angaben in der Beschreibung (S. 1 Z. 6 - 7) vorzugsweise ein Dihydropyridinderivat wie Nifedipin (C 17 H 18 N 2 O 6, Handelsname: u.a. A. 256 ), Nitrendipin (C 18 H 20 N 2 O 6, Handelsname: u.a. B. 256 ) oder Nisoldipin, d.h. ein Calciumantagonist (Calciumkanalblocker), sein. Anspruchsgem344337 kommen daneben jedenfalls alle Wirkstoffe in Betracht, die nicht notwendig auskristallisieren und in vivo schlecht resorbierbar sind. d) Pellets als Formk366rper dienen in der pharmazeutischen Industrie haupts344chlich als Zwischenprodukte zur Tablettierung. Sie k366nnen als "multiple-unit"-Arzneiform verwendet, z.B. in Hartgelatinekapseln abgef374llt wer-den (Beschr. S. 1 Z. 8 - 12). 15 e) Die Formulierung soll auf die physikalisch-chemischen Eigenschaften des Wirkstoffs abgestimmt sein, wobei 366lige Substanzen in mikroemulgierter Form (d.h. als stabilisiertes Fl374ssigkeitsgemisch aus zwei normalerweise nicht miteinander mischbaren Fl374ssigkeiten) und feste Wirkstoffe kolloiddispers (d.h. als Teilchen in einer Gr366337e zwischen einem Nanometer (nm; 10 9 m) und ei-nem Mikrometer (265m; 10 -6 m)) verteilt oder nanoverkapselt (d.h. mit einer Schicht aus Hilfsstoffen umh374llt mit einer Gr366337e von 10 nm bis einigen Hundert Nanometern) sein sollen. 16 f) Das Inertgas ist nach allen Ausf374hrungsbeispielen des Streitpatents fl374ssiger Stickstoff; dieser wird in der Beschreibung (S. 5 Z. 24) als inertes Me-dium auch ausdr374cklich genannt. Dies entspricht der leichten Verf374gbarkeit von 17 - 13 - (molekularem) Stickstoff (N 2 ), der zu fast 80% an der atmosph344rischen Luft Anteil hat. Nach der weiten Formulierung in Patentanspruch 1 sind allerdings auch die Gase der Edelgasreihe, z.B. Argon, erfasst. Daneben kommen auch andere, sich gegen374ber der Mischung inert verhaltende Gase wie Halogenkoh-lenwasserstoffe in Betracht. II. 1. Die Patentinhaberin verteidigt das Streitpatent nur in der in dritter (und vierter) Linie hilfsweise verteidigten Fassung seines Patentanspruchs 1 in zul344ssiger Weise. Dass n344mlich der Wirkstoff ohne Auskristallisierung disper-giert werden soll, ist im Streitpatent wie auch in den insoweit 374bereinstimmen-den Anmeldeunterlagen (WO-Dokument PCT/DE93/00038 = WO 93/13757, K3) nicht offenbart und kann damit nicht in diesen Patentanspruch aufgenom-men werden, wie dies nach dem Hauptantrag und den ersten beiden hilfswei-sen Verteidigungslinien aber geschehen soll. Dort ist n344mlich nur ausgef374hrt (Streitpatent, Beschr. S. 9 Z. 39 - 49; S. 10 Z. 31 - 35), dass infolge des Gefrie-rens gel366ster Arzneistoff nicht mehr auskristallisieren kann. Eine Angabe, dass eine Auskristallisierung schon bei der Dispergierung nicht erfolgt, findet sich dagegen nicht. Dieser Mangel haftet dem in dritter Linie verteidigten Patentan-spruch 1 des Streitpatents allerdings nicht an, denn dort ist, wie offenbart, die Unm366glichkeit des Auskristallisierens auf die Phase des Schockgefrierens be-zogen. 18 2. Im 334brigen sind die Einschr344nkungen, die die Beklagte vorgenommen hat, in den urspr374nglichen Unterlagen als zur Erfindung geh366rend offenbart und f374hren nicht zu einer Schutzbereichserweiterung oder zur Erstreckung des Schutzes auf von ihm bisher nicht erfasste Gegenst344nde (ein "Aliud"). Der Ge-genstand des Streitpatents in seiner in dritter Linie hilfsweise verteidigten Fas-sung geht auch nicht im Sinn des Art. II 247 6 Abs. 1 Nr. 2 IntPat334G, Art. 138 Abs. 1 Buchst. b EP334 374ber den Inhalt der Patentanmeldung in ihrer urspr374ng- 19 - 14 - lich eingereichten Fassung hinaus; durch die vorgenommene 304nderung w374rde insoweit kein Nichtigkeitsgrund geschaffen. 20 a) Die Dispersion des Wirkstoffs in Form einer Mikroemulsion und von Nanokapseln wird in den urspr374nglich eingereichten Patentanspr374chen 17 und 18 angesprochen (vgl. auch Beschr. S. 23 erster Abs.; S. 35 Z. 25: Mikro- und Nanoverkapselung). Die Patentanspr374che 34 und 47 nennen ebenfalls diese Formen. Die kolloide Dispersion ist jedenfalls dem Beispiel 8 zu entnehmen, nach dem das mikronisierte Ibuprofen in der Gelatinel366sung homogen disper-giert wird (PCT-Anmeldung S. 51 Z. 8/9). Gleiches gilt f374r Flurbiprofen in Bei-spiel 9 (PCT-Anmeldung S. 52 Z. 14/15); beide Angaben finden sich auch in der Beschreibung des erteilten Streitpatents (S. 18 Z. 26/27; S. 19 Z. 1/2). b) Dass das Streitpatent ein Verfahren zur Herstellung von wenigstens einen Wirkstoff mit in vivo schlechter Resorbierbarkeit enthaltenden Pellets be-trifft, geht aus den urspr374nglichen Unterlagen mit hinreichender Deutlichkeit hervor. Auf S. 12 Z. 6 - 9 der PCT-Anmeldung hei337t es: "Herk366mmliche feste Arzneiformen k366nnen je nach Art der verwendeten Hilfsstoffe und dem ange-wendeten Herstellungsverfahren die Bioverf374gbarkeit von Wirkstoffen erheblich herabsetzen." Weiter ist davon die Rede (S. 12 Z. 20 - 22), dass bei hydropho-ben oder schwerl366slichen Arzneistoffen Resorption bzw. Bioverf374gbarkeit ver-bessert werden, und dass (S. 12 Z. 26 - S. 13 Z. 2), bei Arzneistoffen, die unter herk366mmlichen Bedingungen als schlecht resorbierbar bzw. problematisch bio-verf374gbar g344lten, eine bestimmte Bioverf374gbarkeitssteigerung erzielt werden k366nne und das Vorliegen einer erfindungsgem344337en Zubereitung zu einer stark erh366hten Resorption der Arzneimitteldosis f374hre. Das ist insgesamt nur eine andere Umschreibung f374r den nunmehr im Streitpatent angesprochenen Sach-verhalt, dass der Wirkstoff in vivo schlecht resorbierbar ist. Die "problemati- 21 - 15 - sche[r] Bioverf374gbarkeit" ist noch mehrmals in der Beschreibung (S. 22 Z. 22; S. 23 Z. 35/36; S. 40 Z. 26/27) angesprochen. 22 III. 1. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 des Streitpatents in seiner in dritter Linie hilfsweise verteidigten Fassung ist neu (Art. 54 EP334), was auch von der Kl344gerin nicht ernsthaft in Zweifel gezogen wird. Die W374rdigung des Stands der Technik ergibt nicht, dass der Gegenstand des Patentanspruchs 1 in der genannten Fassung f374r den Fachmann, einen pharmazeutischen Tech-nologen (Galeniker) mit akademischer Ausbildung auf dem Gebiet der Pharma-technik, Pharmazie, Verfahrenstechnik oder Chemie mit ausreichender berufli-cher Erfahrung, nach seinem Fachwissen und Fachk366nnen nahegelegen h344tte (Art. 56 EP334). 2. a) Die Ver366ffentlichung der europ344ischen Patentanmeldung 81 913 (John Wyeth & Brother Ltd., Anlage K5) beschreibt ein Verfahren und eine Vor-richtung zum Gefrieren eines fl374ssigen Mediums, mit dem u.a. kugelf366rmige gefrorene Teilchen erhalten werden sollen. Dabei wird das fl374ssige Medium in Form von Tr366pfchen unterhalb der Oberfl344che einer mit dem fl374ssigen Medium nicht mischbaren oder in Bezug auf dieses inerten K374hlfl374ssigkeit eingebracht, wobei die K374hlfl374ssigkeit dichter ist als das fl374ssige Medium und die aus die-sem resultierenden gefrorenen Teilchen (Beschr. S. 3 Z. 1 - 15; deutsche 334bersetzung der zugeh366rigen europ344ischen Patentschrift in der Ver366ffentli-chung des 326sterreichischen Patentamts E 14 047 S. 2 Z. 23 - 32). Das Verfah-ren wird als besonders geeignet zum Gefrieren w344ssriger L366sungen oder Sus-pensionen bezeichnet, die anschlie337end gefriergetrocknet werden (Beschr. S. 3 Z. 17 - 20; 334bersetzung S. 2 Z. 40 - 42). Die Zusammensetzungen, die gefro-ren werden, k366nnen einen vorherbestimmten Anteil einer Chemikalie wie eine pharmazeutische Substanz enthalten (Beschr. S. 4 Z. 17 - 19; 334bersetzung S. 3 Z. 3 - 5). Einen Hinweis darauf, dass der Wirkstoff in kolloiddisperser Form 23 - 16 - vorliegen soll, ist in der Entgegenhaltung schon nicht vorhanden. Als Tr344germa-terial kommt insbesondere partiell hydrolysierte Gelatine in Betracht, w344hrend die Verwendung von Gelatine allgemein und damit auch in ihrer sol-gel-bildenden Form allenfalls ganz am Rand angesprochen wird (Beschr. S. 5 Z. 16 - S. 6 Z. 8; 334bersetzung S. 3 Z. 22 - 36). L366sungsmittel ist vorzugsweise Was-ser, dem Co-L366sungsmittel beigegeben werden k366nnen (Beschr. S. 6 Z. 23 - 25; 334bersetzung S. 3 Z. 46 - 48). Dies erkl344rt sich damit, wie der gericht-liche Sachverst344ndige 374berzeugend erl344utert hat, dass partiell hydrolysierte Gelatine f374r das sp344tere Gefriertrocknen besonders geeignet ist. Das Gefrieren erfolgt vorzugsweise in einer S344ule von K374hlfl374ssigkeit, in die die Zusammen-setzung nahe der Basis als fl374ssiger Tropfen eingebracht wird, aufschwimmt und dabei gefriert (Beschr. S. 7 Z. 1 - 15; 334bersetzung S. 3 Z. 51 - S. 4 Z. 8). Als geeignete K374hlfl374ssigkeiten werden "trichloroethane" (Trichlorethan; Sum-menformel: C 2 HCl 3 ), "trichloroethylene" (Trichlorethen; Summenformel: C 2 H 3 Cl 3 ), "dichloromethane" (Dichlormethan; Summenformel: CH 2 Cl 2 ), "diethyl ether" (Diethylether; Summenformel: C 4 H 10 O) und "fluorotrichloromethane" (Trichlorfluormethan; Summenformel: CCl 3 F) genannt (Beschr. S. 7 Z. 23 - 25; 334bersetzung S. 4 Z. 13 - 15). Die Ver366ffentlichung der europ344ischen Patentanmeldung offenbart damit zwar den Ger374stbildner Gelatine, leitet aber letztlich nur zu der in der verteidig-ten Fassung des Streitpatents nicht mehr beanspruchten partiell hydrolysierten Gelatine hin. Zur Trocknung bedient sich die Entgegenhaltung der Methode der Gefriertrockung (Lyophilisation), die das Streitpatent in seiner verteidigten Fas-sung ausschlie337t. Damit m374sste der Fachmann, um von dieser Entgegenhal-tung zu dem Verfahren zu kommen, das im Streitpatent noch beansprucht wird, zun344chst Anlass sehen, das Verfahren sowohl hinsichtlich des Ger374stbildners als auch hinsichtlich des Trocknungsverfahrens abzu344ndern. Warum er dazu Veranlassung haben sollte, ist f374r den Senat nicht ersichtlich. Die Verwendung 24 - 17 - teilweise hydrolysierter Gelatine und die Gefriertrocknung sind ersichtlich gut aufeinander abgestimmte Verfahrensschritte, die zu einem g374nstigen Verfah-rensergebnis f374hren. Die Schritte, sowohl von der Gefriertrocknung abzusehen und sol-gel-bildende Gelatine einzusetzen, m366gen deshalb zwar in Kenntnis des Streitpatents als einfach und auch als Vereinfachungen des Verfahrensab-laufs erscheinen, k366nnen aus der Sicht zum Priorit344tszeitpunkt aber nicht ohne Weiteres als naheliegend beurteilt werden. Dass der Fachmann in anderen Be-reichen, etwa bei der Auswahl des Inertgases, Anlass gehabt haben mag, 304n-derungen an dem Verfahren vorzunehmen, f374hrt nicht in naheliegender Weise zu der in Patentanspruch 1 noch verteidigten, eingeschr344nkten Lehre. b) Die weiteren Entgegenhaltungen liegen weiter ab und k366nnen die Schutzf344higkeit des verteidigten Patentanspruchs 1 weder f374r sich noch in ihrer Zusammenschau in Frage stellen. So beschreibt die deutsche Offenlegungs-schrift 37 11 169 (Messer Griesheim GmbH; Anlage K11) zwar das Einbringen von Tropfen einer wirkstoffhaltigen L366sung (Eiwei337l366sung, Vitaminl366sung, Impf-seren, Beschr. Sp. 1 Z. 49/50) in ein tiefkaltes K374hlmittel wie fl374ssigen Stickstoff zur Pelletbildung. Die 374brigen Merkmale des verteidigten Patentanspruchs 1 werden aber nicht gelehrt. Die US-Patentschrift 3 162 019 (Anlage K12), die auf eine Anmeldung im Jahr 1962 zur374ckgeht, beschreibt ein Verfahren, bei dem durch fl374ssigen Stickstoff gefrorene Partikel (Pellets) so schnell hergestellt werden, dass sich keine Wasserkristalle bilden. 334ber die Materialien, aus de-nen die Partikel gebildet sind, werden keine n344heren Angaben gemacht, ge-nannt wird jedoch Kaffeeextrakt (Beschr. Sp. 3 Z. 2). Die Tr366pfchen werden in ein Niedertemperatur-Fl374ssigkeitsbad (22) in einem isolierten Tank, der mit ei-ner sehr kalten Fl374ssigkeit gef374llt ist, eingef374hrt (Beschr. Sp. 3 Z. 29/30, 39 - 42) und dabei gefroren (Beschr. Sp. 3 Z. 60 - 63). Als Niedertemperaturfl374ssig-keit wird wie beim Streitpatent in erster Linie fl374ssiger Stickstoff verwendet (Beschr. Sp. 3 Z. 64 - 67). Dies f374hrt dazu, dass die Materialportion sehr 25 - 18 - schnell gefriert (Beschr. Sp. 3 Z. 73 - Sp. 4 Z. 5; Merkmal 4). Das gefrorene Pellet wird aufgefangen und f374r die anschlie337ende Behandlung bereitgestellt (Beschr. Sp. 4 Z. 33 - 37) und anschlie337end erfolgt eine Gasentfernung. Die 374brigen Merkmale des verteidigten Patentanspruchs 1 des Streitpatents wer-den nicht offenbart. Die Ver366ffentlichung der britischen Patentanmeldung 927 218 (Fisher/Wilson, Anlage K8) beschreibt die Verfestigung eines w344ssri-gen Sols, das aus Gelatine (Patentanspruch 14) in w344ssriger L366sung als Tr344ger f374r einen pharmazeutischen Wirkstoff (Beschr. S. 1 Z. 34 - 40 und S. 2 Z. 14 - 20) bestehen (Beschr. S. 2 Z. 51 - 55) und das mit in Wasser gel366stem pharmazeutischem Material gemischt werden kann (Patentanspruch 13), und in ein mit ihm nicht mischbares fl374ssiges K344ltemittel, z.B. ein kaltes 326l (Mineral366l; Beschr. S. 2 Z. 55), gegeben wird (Beschr. S. 2 Z. 21 - 39), zu pharmazeuti-schen Perlen ("pharmaceutical beads"). Das K344ltemittel wird anschlie337end ab-gewaschen und die Perlen werden getrocknet (Beschr. S. 2 Z. 69 - 74). Die Perlen entsprechen zwar in ihrer Struktur den Pellets des Streitpatents. Das hier beschriebene Verfahren unterscheidet sich von dem nach dem verteidigten Patentanspruch 1 des Streitpatents aber insbesondere dadurch, dass als K344l-temittel kein tiefkaltes Inertgas benutzt wird. Zudem hat der gerichtliche Sach-verst344ndige plausibel ausgef374hrt, dass den Fachmann die Verwendung eines kalten 326ls, das anhaften werde und aufw344ndig entfernt werden m374sse, von ei-nem R374ckgriff auf diese Lehre abhalten werde. 3. Mit dem so verteidigten Patentanspruch 1 haben auch die auf ihn r374ckbezogenen, noch verteidigten Patentanspr374che 2 bis 4 und 6 bis 8 in R374ckbeziehung auf diesen Bestand. 26 IV. 1. Dagegen erweist sich Patentanspruch 11 auch in seiner gegen-374ber dem erteilten Patent eingeschr344nkten Fassung nicht als bestandsf344hig, da er gegen374ber der Lehre, die die Ver366ffentlichung der europ344ischen Patentan- 27 - 19 - meldung 65 193 (BASF AG, Anlage K1) sowie der mit dieser Ver366ffentlichung weitgehend korrespondierende Beitrag von Dieter Horn, Preparation and Char-acterization of Mikrodisperse Bioavailable Carotenoid Hydrosols (Herstellung und Charakterisierung von mikrodispersen bioverf374gbaren Carotinoidhydroso-len) in: "Die Angewandte Makromolekulare Chemie" 166/167 (1989), S. 139 - 153 (Anlage K19) dem Fachmann geben, nicht zu neuen Erzeugnissen f374hrt. Dass das Verfahren nach dem erfolgreich eingeschr344nkt verteidigten Patentan-spruch 1 zu den in Patentanspruch 11 unter Schutz gestellten Pellets f374hren kann, begr374ndet f374r sich die Schutzf344higkeit der Pellets nicht, weil ein schutzf344-higes Herstellungsverfahren, das zu einem bekannten Erzeugnis f374hrt, die Schutzf344higkeit des Erzeugnisses nicht an sich, sondern allenfalls nach 247 9 Satz 2 Nr. 3 PatG im Weg des durch das gesch374tzte Verfahren vermittelten Schutzes f374r das Verfahrenserzeugnis begr374nden, nicht aber zur Rechtsbe-st344ndigkeit des angegriffenen Erzeugnispatents f374hren kann. a) Die Sachmerkmale der Merkmalsgruppe (1222) des verteidigten Patent-anspruchs 11 sind allesamt schon bei den Carotinoidpr344paraten nach der Ver-366ffentlichung der europ344ischen Patentanmeldung 65 193 (Anlage K1) verwirk-licht. Eine kontinuierliche Mischung, die notwendig zu einer homogenen kolloid-dispersen L366sung f374hrt, ist z.B. im Beispiel 3 dieser europ344ischen Patentan-meldung (S. 13 Z. 8) ausdr374cklich beschrieben. Die kolloid-disperse L366sung ist auf S. 4 Z. 15 der Beschreibung und in verschiedenen Ausf374hrungsbeispielen ausdr374cklich angesprochen. Ob es zu einer Auskristallisation kommen kann, h344ngt nach der 374berzeugenden Darstellung des gerichtlichen Sachverst344ndi-gen, die sich der Senat zu eigen macht, einmal von gew344hlten Trocknungsver-fahren und zum anderen von der Verfahrensf374hrung bei diesem Verfahren ab. Damit ist es nach diesem Vorbild m366glich, eine Auskristallisation zu erreichen, auch wenn die Trocknung hier vorzugsweise durch Spr374htrocknung erfolgen soll (Anlage K1, Beschr. S. 7 Z. 29 - 31), so dass nach den Ausf374hrungen des 28 - 20 - gerichtlichen Sachverst344ndigen im Regelfall nicht mit einem Auskristallisieren zu rechnen ist. Dass es sich bei den in Anlage 1 genannten Wirkstoffen Caroti-noide und Retinoide um solche handelt, die im Sinn des Streitpatents eine in vivo schlechte Resorbierbarkeit aufweisen, folgt schon daraus, dass -Carotin und Retinol in der Beschreibung des Streitpatents ausdr374cklich als "im Falle der Erfindung geeignete[r] Arzneistoffe" benannt werden (Beschr. S. 12 Z. 43, S. 13 Z. 39/40). -Carotin wird in Anlage K1 als besonders bevorzugt benannt (Anlage K1, Beschr. S. 5 Z. 16). Die Teilchengr366337e liegt hier bei weniger als 0,5 Mikrometern (500 nm) oder sogar unter 300 nm und damit in dem Bereich, den auch das Streitpatent beansprucht (Anlage K1, Patentanspr374che 1 und 6). Als quellbares Kolloid wird auch hier Gelatine benannt (Anlage K1, Beschr. S. 5 Z. 33), die je nach Wahl gelartig erstarren kann (Anlage K1, Beschr. S. 7 Z. 19 - 21). Auch die Anlage K19 beschreibt die 334berf374hrung des grobkristallinen Ausgangsmaterials von Carotinoiden (u.a. -Carotin) in einen mikrodispersen Zustand, die 334berf374hrung in ein kolloidales Hydrosol, die Herstellung eines vo-r374bergehenden Hochtemperatursolutzustands des Carotinoids in einem mit Wasser mischbaren L366sungsmittel verbunden mit anschlie337ender schneller w344ssriger F344llung in Anwesenheit eines stabilisierenden Polymerkolloids, und nimmt damit die Sachmerkmale des verteidigten Patentanspruchs 11 ebenfalls vorweg. 29 b) Wie der gerichtliche Sachverst344ndige zur 334berzeugung des Senats ausgef374hrt hat, f374hren die Verfahrensschritte nach den Verfahrensanspr374chen nicht dazu, dass die durch sie erhaltenen Pellets besondere, sie in unter-scheidbarer Weise von den Pr344paraten nach Anlage K1 abgrenzende Merkma-le aufweisen. Insbesondere folgt der Senat der Bekundung des gerichtlichen Sachverst344ndigen, dass der Endzustand des Pellets sowohl von der Ausgestal- 30 - 21 - tung der Matrix wie von der Trocknung abh344ngt. Da hier 374ber den Ausschluss der Gefriertrocknung hinaus aber keine verbindlichen Vorgaben gemacht wer-den, kann das gesch374tzte Verfahren auch nicht zu besonderen Sacheigen-schaften f374hren. Auch die Beklagte hat nicht dargetan, welche konkreten, 374ber das Merkmal 1222 hinausgehenden Sacheigenschaften den beanspruchten Pellets durch das Verfahren nach Patentanspruch 1 aufgepr344gt werden sollen. 2. Hinsichtlich der unmittelbar oder mittelbar auf Patentanspruch 11 r374ckbezogenen Unteranspr374che, Verwendungsanspr374che und Mittelanspr374che 12 bis 36 sind Gesichtspunkte, die dazu f374hren k366nnten, dass diese anders als Patentanspruch 11 allein oder in Verbindung mit Patentanspruch 11 einen er-finderischen Gehalt aufweisen k366nnten, nicht ersichtlich geworden; die Beklag-te hat diesbez374glich auch nichts geltend gemacht. Damit ist der Senat davon 374berzeugt, dass sie das Schicksal des verteidigten Patentanspruchs 11 zu tei-len haben. 31 - 22 - 32 V. Die Kostenentscheidung beruht auf 247 121 Abs. 2 Satz 2 PatG i.V.m. 247247 91, 92, 97, 100 Abs. 1, 269 Abs. 4 Satz 2 ZPO (vgl. BGH, Urt. v. 14.7.1981 - VI ZR 35/79, MDR 1981, 928). Der Senat hat dabei zugrunde gelegt, dass der Anteil, zu dem das Streitpatent im Nichtigkeitsverfahren Bestand hat, mit etwa einem Viertel angenommen werden kann. Scharen Keukenschrijver M374hlens Meier-Beck Asendorf Vorinstanz: Bundespatentgericht, Entscheidung vom 14.10.2003 - 3 Ni 11/02 (EU) -
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