ECLI:DE:BGH:2016:230816BXZR81.14.0 BUNDESGERICHTSHOF BESCHLUSS X ZR 81/14 vom 23. August 2016 in de r Patentnichtigkeitssache Nachschlagewerk: ja BGHZ: nein BGHR: ja Photokatalytische Titandioxidschicht PatG § 83 Verteidigt der Beklagte in der mündlichen Verhandlung vor dem Patentgeric ht das Streitpatent in einer geänderten Fassung, die Merkmalen eines zuvor g e- stellten Hilfsantrags weitere, einem geltenden Unteranspruch entnommene Merkmale hinzufügt, darf ein in der mündlichen Verhandlung vom Kläger vorg e- brachtes neues Angriffsmittel ge gen die Patentfähigkeit dieser technischen Le h- re jedenfalls dann nicht als verspätet zurückgewiesen werden, wenn der qualif i- zierte Hinweis des Patentgerichts dem Beklagten Veranlassung gab, die in der mündlichen Verhandlung verteidigte Fassung des Patents bereits innerhalb der vom Patentgericht gesetzten Frist zu formulieren. BGH, Beschluss vom 23. August 2016 - X ZR 81/14 - Bundespatentgericht - 2 - Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 23. August 2016 durch den Vorsit zenden Richter Prof. Dr. Meier - Beck, die Richter Gröning, Dr. Grabinski, Hoffmann und die Richterin Dr. Kober - Dehm beschlossen : Das Urteil des Bundespatentgerichts vom 25. März 2014 ist wi r- kungslos. Die Kosten des Rechtsstreits einschließlich der Kosten de r Strei t- hilfe hat die Beklagte zu tragen. Gründe: I. Die Beklagte ist Inhaberin des am 21. März 1996 unter Inanspruc h- nahme japanischer Prioritäten vom 20. März, 6. April, 14. Juni, 8. Juli, 9. N o- vember und 22. Dezember 1995 angemeldete n, mit Wirkung fü r die Bundesr e- publik Deutschland erteilte n d eu t sche n Patent s 1 96 8 1 289 (Streitpatent s ). A n- spruch 1 des Streitpatents, auf den die Pa tentansprüche 2 bis 11 unmittelbar oder mittelbar rückbezogen sind, hat im Einspruchsverfahren folgende Fassung erhalten : " Verwendung eines Verbundwerkstoffs, umfassend einen Träger und eine darauf aufgebrachte photokatalytische Schicht, wobei die photokatalytische Schicht ein photokatalytisches Material, gewählt aus der Gruppe, bestehend aus TiO 2 in der Anatas - Form und SnO 2 , und außerdem SiO 2 oder Silikon enthält und die photokat a- lytische Schicht eine Oberfläche hat, die durch Belichtung mit Sonnenlicht hydrophil gemacht wurde, wobei die hydrophile Obe r- fläche eine Wasserbenetzbarkeit von weniger als 20°, ausgedrückt durch den Kontaktwinkel mit Wasser, aufweist, als Material, von 1 - 3 - dem Ablagerungen und/oder Verunreinigungen, die auf der Obe r- fläche haften, durch gelegentlichen Kontakt mit Regen abgew a- schen werden. " Die Klägerin und die auf ihrer Seite dem Rechtsstreit beigetreten e Strei t- helferin haben geltend gemacht, der Gegenstand des Streitpatents gehe über den Inhalt der ursprünglichen Anmeldung hinaus und sei nicht patentfähig. Die Beklagte hat das Streitpatent beschränkt mit einem Hauptantrag und sieben Hilfsanträgen verteid igt. Das Patentgericht hat das Streitpatent insoweit für nic h tig erklärt , als es über die Fassung des siebten Hilfsantrags der Beklagten hinausgeht. Dagegen hat die Beklagte Berufung eingelegt, mit der sie das Streitp a- tent zunächst weiterhin mit ihre m b ereits vor dem Patentgericht geltend g e- machten Haupt - und den ersten sechs Hilfsanträgen verteidigt hat . Dem sind die Klägerin und ihre Streithelfe rin entgegen getreten und haben m it der A n- schlussberu fung den Antrag weiter verfolgt , das Streitpatent insgesam t für nic h- tig zu erklären. Nachdem das Streitpatent durch Zeitablauf erloschen ist, haben die Parteien den Rechtsstreit mit widerstreitenden Kostenanträgen überei n- stimmend für erledigt erklärt. II. Nachdem die Parteien den Rechtsstreit übereinstimmend in der Hauptsache für erledigt erklärt haben, ist gemäß § 121 Abs. 2 PatG in Verbi n- dung m it § 91a ZPO nur noch nach billigem Ermessen unter Berücksichtigung des bisherigen Parteivorbringens über die Kosten des Rechtsstreits zu en t- scheiden (B GH, Beschluss vom 28. Mai 2009 Xa ZR 10/05, juris Rn. 9). Die Kosten sind einer Seite aufzuerlegen, soweit sie absehbar unterlegen wäre. Danach entspricht es der Billigkeit, die Kosten des Rechtsstreits der Beklagten aufzuerlegen, weil ihre Berufung voraussichtlich erfol glos geblieben wäre, wä h- rend die Anschlussberufung der Klägerin und ihrer Streithelferin voraussichtlich 2 3 4 - 4 - Erfolg gehabt und zur Nichtigerklärung des Streitpatents insgesamt geführt hä t- te. 1. Das Streitpatent betrifft die Verwendung eines Verbundwerkstoff s, dessen Oberfläche zur Ermöglichung oder Erleichterung der Selbstreinigung in ei nen hoch - hydrophilen Zustand gebracht wird. In der Beschreibung des Strei t- patents wird ausgeführt, dass außenliegende Ober flächen von Gebäude n durc h anorganische Substanzen w ie Ruß - oder Staubpartikel zunehmend ve r- schmut z t en (Abs. 2 bis 4). Bisher sei angenommen worden, dass wasserabwe i- sende Schutz - oder Farbanstriche, wie etwa Polytetrafluorethylen (PTFE) , zweckmäßig seien, um derartigen Verschmutzungen vorzubeugen. Nach neu e- ren Erkenntnissen könne den Schmutzteilchen, die große Mengen an oleoph i- len Komponenten enthiel ten , jedoch dadurch wirkungsvoller begegnet werden , dass die Ober f lächen so hydrophil wie möglich gemacht würden (Abs. 5) . Es sei etwa vorgeschlagen worden, die Gebäude mit einem hydrophilen Pfropf - Copolymer zu beschichten, wobei der Überzugsfilm eine Hydrophilie von 30 bis 40° aufgewiesen habe . Anorgani sche Stäube hätten einen Kontaktwinkel mit Wasser von 20 bis 50° , so dass eine Affinität f ür das Pfropf - Copolyme r bestehe. Daher werde ange nommen, dass anorgani sche Stäube an der Oberfläche des Pfropf - Cop olymer - Überzugs haften und eine Verkrustung (Fouling) nicht ve r- hin dert werde . Gleiches gelte in noch größerem Maß e für hydrophile Anstric h- farben, deren Kontaktwinke l mit Wasser 50 bis 70° betrage (Abs. 6 ff.). Das der Erfindung zugrunde liegende Problem besteht vor diesem Hi n- tergrund darin, ein en Verbundwerkstoff bereitzustellen, der die Selbstreinigung der äußeren Oberfläch e n von Gebäu den, Fensterscheiben oder de rgleichen ermöglicht oder erleichtert und damit deren Verschmutzung entgegenwirkt . Die s soll nach der Lehre aus Patentanspruch 1 in der von der Beklagten zuletzt im Hauptantrag verteidigten Fassung wie folgt erreicht werden: 5 6 - 5 - 1 Verwendung eines Verbundwerks toffs als Material, von dem Ablagerungen oder Verunreinigungen, die auf der Oberfläche haften, durch gelegentlichen Kontakt mit Regen abgewaschen werden; 2 das Material umfasst einen Träger und 3 eine auf dem Träger aufgebrachte photokatalytische Schicht , die enthält 3.1 ein photokatalytisches Material, aus gewählt aus der Gruppe bestehend aus Titandioxid ( TiO 2 ) in der An a- tas - Form und Siliziumdioxid ( Si O 2 ) , und 3.2 außerdem Siliziumdioxid oder Silikon; 4 die photokatalytische Schicht hat eine Oberfläche, die 4.1 durch Belichtung mit Sonnenlicht hydrophil gemacht wurde und 4. 2 eine Wasserbenetzbarkeit von weniger als 10° , au s- gedrückt durch den Kontaktwinkel mit Wasser, au f- weist. Nach Hilfsantrag I ist vorgesehen gewesen, Merkmal 3.2 wie folgt anz u- fügen : " wo bei bei Verwendung von Silikon die an die Silizium atome der Sil i- konmoleküle gebundenen organischen Gruppen unter der photokatalytischen Wirkung des photokatalytischen Materials zumindest teilweise durch Hydroxy - gruppen ersetzt werden " ; i n der Fassung der Hilfsanträge II bis VII sollte in Merkmal 3.2 jeweils die Alternative Silikon ganz entfallen. Die Hilfsantr äge III bis VII haben ferner ein Merkmal 3.3 III vor gesehen , wonach das Verhältnis von SiO 2 zur Summe von TiO 2 und SiO 2 10 bis 50 Molprozent beträgt. Nach Hilfsa n- trag IV sollten die Merkmale 3.1 und 3.2 da hin formuli e rt werde n, dass die ph o- tokatalytische Schicht TiO 2 in der Anatas - Form und SiO 2 enthält ; nach den 7 - 6 - Hilfsanträgen V bis VII soll t en sie hieraus bestehen . Hilfsantrag VI hat den Ve r- bundwerkstof f (Merkmal 1) näher als einen Spiegel, ein Fensterglas, eine Fliese oder ein äußeres Paneel eines Gebäudes bestimmt . In der Fassung, die das Patentgericht entsprechend dem erstinstanzl i- chen Hilfsantrag VII dem Patent gegeben hat, ist der Träger (Merkmal 2) wie folgt fortgebildet worden : 2.1 VII der Träger ist aus Glas hergestellt, das alkalische Net z- werk - Modifizierungsmittel - Ionen enthält und 2.2 VII zwischen dem Träger und der Schicht ist ein dünner Film angeordnet, der verhindert, dass die Ionen von dem T räger in die photokatalytische Schicht diffundieren . Als maßgebliche n Fachmann hat das Patentgericht rechtsfehlerfrei und von den Parteien nicht beanstandet ein en Chemiker mit Hochschulabschluss an ge sehen, der aufgrund seines Studiums über gute Kennt nisse auf dem G e- biet der organischen und anorganischen Chemie sowie der Polychemie verfügt und langjährig auf dem Gebiet der Beschichtung von äußeren Oberflächen, in s- besondere zum verbesserten Freihalten von Schmutz durch Adsorption von Schmutzteilchen , tä tig ist. De r Merkmal sgruppe 4 entnimmt ein solcher Fachmann , dass sich die Oberfläche der photokatalytischen Schicht nicht dauerhaft in einem hochhydr o- philen Zustand befinden muss, wie er in Merkmal 4. 2 durch den Kontaktwinkel der Oberfläche mit Wasser von weniger als 10° definiert ist, sondern dass es erfindungsgemäß ausreichend ist, wenn die Oberfläche der photokatalytischen Schicht durch Belichtung mit Sonnenlicht in diesen Zustand versetzt werden kann. Entsprechend wird dem Fachmann in der Beschreib ung erläutert, dass die Oberfläche der photokatalytischen Schicht durch die Bestrahlung mit Licht in 8 9 10 - 7 - einer ausreichenden In tensität und mit eine r Wellenlän ge, deren Energie höher ist als die Bandlückenenergie des photokatalytischen Haltleiters, hoch - hydrop hil ( " super - hydrophil " ) ge macht werde , mithin die Wasserbenetzbarkeit der Obe r- fläche weniger als etwa 10° be trage (Abs. 18). Sei die Oberfläche in einen so l- chen Zustand der " Super - Hydrophilie " gebracht worden, halte dieser für eine bestimmte Zeitspanne auc h dann an, wenn das S ubstrat im Dunkeln aufb e- wahrt we rd e . Mit der Zeit gehe die " Super - H ydrophilie " der Oberfläche aufgrund von Verunreinigungen, die an den Oberflächen - Hydroxylgruppen adsorbiert werden, allmählich verloren. Sie könne jedoch wieder hergest ellt werden, wenn die Oberfläche erneut einer Photoerregung durch Lichtbestrahlung unterworfen werde (Abs. 24). 2. Die Angriffe der Berufung der Beklagten gegen Patentfähigkeit des Gegenstandes des Patentanspruchs 1 in den Fassungen des Hauptantrags und der Hilfsanträge I bis VI wären voraussichtlich ohne Erfolg geblieben, weil die Wertung zu treffen gewesen wäre, dass dieser in der Fassung des Haupta n- trags und der Hilfsan träge I bis IV nicht neu ist und in der Fassung der Hilfsa n- trä ge V und VI dem Fachm ann durch den Stand der Technik nahege legt war. a) Der D2 (WO 95/11751) konnte der Fachmann einleitend als " Bac k- ground of the Invention " entnehmen, dass die heterogene Photokatalyse ein vielversprechendes chemisches Verfahren zur Oxidation und damit zur Entfe r- nung unerwünschter organischer Verbindungen von Fluiden, einschließlich Wasser und Luft sei . UV - bestrahlte Katalysator en wie Titandioxid , ein Halbleiter mit einer Bandlücke von 3,0 eV (Rutil) und 3,2 eV (Anatas) , absorbier t e n UV - Licht, welches Elekt ronen und Löcher generiere, die an die Oberfläche des K a- talysators migrierten. Während die Elektronen an der Oberfläche Sauerstoff adsorbierten, oxidierten die Löcher Verbindungen oder adsorbierte Wasser - Moleküle (D2, S. 1, Z. 24 ff. ). D ie D2 macht es sich zur Aufgabe, eine photok a- talytische Zusammensetzung bereitzustellen, die einen Photokatalysator und 11 12 - 8 - ein Bindemittel zum Anhaften der Photokatalysatorpartikel an einer Vielzahl von Oberflächen ermöglicht (D2, S. 4, Z. 30 ff.) . Die D2 war damit , wie das Pat en t- gericht zutreffend ausgeführt hat, für einen Fachmann, der entsprechend der Aufgabe des Streitpatents einen Verbundwerkstoff zur Vermeidung von Ve r- schmutzungen von äußeren Oberflächen durch Selbstreinigung entwickeln wol l- te, von großem Interesse . b) Als Beispiel 14 wird die Herstellung von vier Titandioxid enthaltenden photoaktiven Oberflächen beschrieben. Zur Herstellung der zweiten photoakt i- ven Oberfläche heißt es im Einzelnen , dass Kalk - Natron - Glas mit einer Lösung beschichtet worden sei , die 99 Gew ichtsprozent Wasser, 0,5 Gewichtsprozent kolloidales Siliziumdioxid (Alfa Johnson Matthey) und 0,5 Gewichtsprozent T i- tandi o xid (Degussa P - 25) enthalten habe , wobei das Wasser unter Umg e- bungsbedingungen verdampft sei (D2, S. 39, Z. 24 ff.; S. 40, Z. 1 3 ff.) . Bei dem Titandioxid " Degussa P - 25 " handelt es sich nach den von der Berufung nicht angegriffenen Feststellungen des Patentgerichts um ein kommerzielles Titan - dioxidprodukt, das nach den Angaben der D6 neben Titandioxid in amorpher Form überwiegend aus Titandioxid in kristalliner Form mit einem 80 - % - Anteil Anatas und einem 20 - % - Anteil Rutil besteht. Damit wurde dem Fachmann ein Verbundwerkstoff als Material offenbart, der einen Träger und eine darauf au f- gebrachte photokatalytische Schicht im Sinne de r Merkmale 2 bis 3.2 umfasst . c) Offenbart ist auch die Verwendung eines derart hergestellten Ve r- bundwerk stoff s als Material, von dem auf der Oberfläche haftende Ablageru n- gen oder Verunreinigun gen durch gelegentlichen Ko n takt mit Regen und damit mit W asser abgewaschen werden (Merkmal 1) . Zwar sollen nach der B e- schreibung der D2 mit Proben der vier beschichteten Gläser des Beispiels 14 Kratzhärtetest s mit leicht unterschiedlichen Ergebnissen durch geführt wor den sei n (D 2 , S. 41, Z. 7 ff.) und ist der d as Beispiel betreffende Abschnitt entspr e- chend mit dem Titel " Example 14 Measuring Abrasion Resistance by the 1 3 14 - 9 - Scratch Hardness Test " überschrieben ( D2, S. 39, Z. 24 ff.). Das gab d em Fachmann jedoc h noch keine n Grund , die vier Ausführungsfo rmen des Be i- spie ls 14 als ausschließlich unter dem Gesichtspunkt der Abriebfestigkeit bzw. Kratzfestigkeit vorteilhaft anzusehen. Vielmehr steht das Beispiel 14 im G e- samtzusammenhang der D2, d er es wie ausgeführt darum geht , eine phot o- katalytische Zusammensetzung für selbstreinigende Oberflächen bereitzuste l- len. Die Rüge der Berufung , das Patentgericht habe die Ausführungsform des Beispiels 9, für das die besondere Selbstreinigungsfähigkeit einer der Witt e- rung, insbesondere Sonnenlicht und Regen, ausgesetzten Zusammens etzung ausdrücklich erwähnt ist (D2, S. 36, Z. 17 ff.), mit der zweiten Ausführungsform des Beispiels 14 in unzulässiger Weise miteinander kombi niert, wäre daher vor - aussichtlich nicht erfolgreich gewesen . Da es sich bei dem Verbundwerkstoff der zweiten Au sführungsform des Beispiels 14 um Glas handelt, ist auch die Variante des Merkmal s 1 VI offenbart (vgl. etwa auch D2, S. 3, Z. 19; S. 5, Z. 11 f.). d) Anhaltspunkte, die Zweifel an der Richtigkeit der Feststellung des P a- tentgerichts, dass sich die " Super - H ydrophilie " nach der Merkmal sgruppe 4 bei der Verwendung des Verbund werk stoffs im Außenbereich bei Sonnenbestra h- lung zwangsläufig einstell t , hätten begründen können, sind von der Berufung nicht aufgezeigt worden und wären für den Senat voraussichtlich au ch nicht erkennbar gewesen (§ 117 PatG i . V . m . § 529 Abs. 1 Nr. 1 ZPO). (1) Dabei hätte dahinstehen können , ob Verbundwerkstoffe, bei denen die photokatalytische Schicht wie in den Beispiel en 1 und 9 der D2 in Gestalt von Polymethylsilsesquioxan Sili kon als Bindemittel enthält , anders als der erfindungsgemäße Verbundwerk stoff mit Siliziumdioxid als Bindemittel nicht über die Eigenschaft verfügen, durch Belichtung mit Sonnenlicht (im Sinne der Merkmalsgruppe 4) hydrophil gemacht werden zu können, wie d ie Beklagte u n- ter Verweis auf Experimente vorträgt, bei denen die Beispiele 1 und 9 der D2 15 16 - 10 - nachgearbeitet worden sein sollen (E8) . Denn werden als Bestandteile einer Stoffzusammensetzung mehrere Stoffe alternativ beansprucht wie in Mer k- mal 3.2 des Streit patents als Bindemittel der photokatalytischen Schicht Siliz i- um di oxid oder Silikon fehlt es dem Gegenstand des Patents bereits dann an der erforderlichen Neuheit in der gesamten Bandbreite, wenn einer dieser Sto f- fe als Bestandteil einer solchen Zusammens etzung bekannt war (BGH, Urteil vom 5. Mai 2015 X ZR 60/13, GRUR 2015, 1091 Rn. 31 Verdickerpolymer I). Entsprechend reicht es für die Offenbarung der Merkmal sgruppe 4, dass in der zweiten Ausführungsform des Beispiels 14 der D2 Silizium di oxid (SiO 2 ) a ls in der photokatalytischen Schicht enthaltenes Bindemittel offenbart i st (D2, S. 40, Z. 16; vgl. auch allgemein S. 10, Z. 17) und das Patentgericht festgestellt hat, dass die erfindungsgemäße Hyd rophilie zwangsläufig erreicht wird , wenn die Oberfläche ei ner solchen photokatalytischen Schicht hinreichend lange der B e- strahlung mit Sonnenlicht ausgesetzt ist . Nach der Fassung der Hilfsanträge II bis VII soll te in Merkmal 3.2 die Alternative Silikon ohnehin entfallen. (2) Dass in der D2 nicht gelehrt wird, die photokatalytische Schicht werde bei hinreichend langer Belichtung mit Sonnenlicht hydrophil gemacht, ändert an der Offenbarung des Merkmals nichts. Insoweit ist es auch unerheblich, dass in der D2 eine verstärkte Photoaktivität der photokatalytischen Schicht mit den hydrophoben Eigenschaften eines Bindemittels in Zusammenhang gebracht wird , wobei dieses dazu dienen soll, den Kontaktwinkel mit Wasser bis zu 180° zu erhöhen (D2, S. 17 , Z. 18 ff.; S. 18, Z. 3 ff.) . De n Erfindern des Streitpatent s mag das Verdienst zukommen, entdeckt zu haben, dass die Selbstreinigung s- wirkung einer T iO 2 und SiO 2 enthaltenden und auf einer Außenoberfläche a n- gebrachten photokatalytischen Schicht auf deren Eigenschaft zurückzuführen ist, durch Belichtung mit Sonnenlicht hoch - h ydrophil gemacht zu werden, selbst wenn das Bindemittel an sich hydrophob ist, so wie dies in dem Referenzbe i- spiel 11 des Streitpatents veranschaulicht ist, wenn der Kontaktwinkel einer photokatalytischen Schicht ohne Belichtung bei 70° und nach 5 Tagen Be lic h- 17 - 11 - tung bei weniger als 3° liegt (Abs. 135 ff., 140 ff.) . Die Entdeckung dieses Wir k- zusammenhangs begründet jedoch keine auf einer erfinderischen Tätigkeit b e- ruhende Lehre zum technischen Handeln , da die erfindungsgemäße Verwe n- dung des Verbundwerkstoffs a ufgrund der D2 zumindest nahegelegen hat und die TiO 2 und SiO 2 enthaltende photokatalytische Schich t nach den Feststellu n- gen des Patentgerichts bei hinreichend langer Sonnenbestrahlung zwangsläufig den in Merkmal 4. 2 definierten hoch - hydrophilen Zustand er reich t (vgl. dazu BGH, Urteil vom 9. Juni 2011 X ZR 68/08, GRUR 2011, 9 9 9 Rn. 44 Mema n- tin ; Urteil vom 24. Juli 2012 X ZR 126/09, GRUR 2012, 1130 Rn. 29 L e- flunomid). (3) Soweit die Berufung geltend ge macht hat , erfindungsgemäß würden Siliziumdiox id und Silikon so gewählt, dass durch die Verwendung mit dem Ph o tokatalysator die in Merkmal 4.2 bezeichnete Wasserbenetzbarkeit erreicht werde, während die D2 ausdrücklich eine Erhöhung des Kontaktwinkels anstr e- be, hätte sie auch damit keinen Erfolg haben können . Weder die Streitpaten t- schrift noch das Vorbringen der Beklagte bieten eine konkrete Grundlage für die Annahme, die Erfindung und die D2 unterschieden sich in den Anforderungen an ein geeignetes Siliziumdioxid. e) Wie vom Patentgericht ausgefüh rt, ist bei der zweiten Ausführung s- form des Beispiels 14 der D2 das Verhältnis der Gewichtsanteile von SiO 2 und TiO 2 gleich (jeweils 0,5 Gewichtsprozent ), was einem Mengenanteil des SiO 2 an der Summe von SiO 2 und TiO 2 von etwa 57 Mol prozent entspricht. In der D2 ist jedoch allgemein zur Herstellung der Photokatalysator - Bindemittel - Zusammen - setzung ausgeführt, dass diese zwischen etwa 10 und 90 Gewichtsprozent Ph o tokatalysatorpartikel und zwischen 10 und 90 Gewichtsprozent Bindemittel enthalten kann. Damit i st auch ein sich mit Merkmal 3.3 III überschneidendes Verhältnis von SiO 2 zur Summe von TiO 2 und SiO 2 von 1 2,8 bis 92 Molprozent offenbart. 18 19 - 12 - f) Rechtsfehlerfrei hat das Patentgericht schließlich angenommen, dass der Fachmann zu den mit den Hilfsanträgen I V bis VI beanspruchten Varianten des Merkmals 3.1 durch die D2 angeregt wurde . Bei der zweiten Ausführung s- form des Beispiels 12 wird , wie ausgeführt, ein kommerzielles Titandioxid - Produkt (Degussa P - 25) für die Herstellung der photokatalytischen Schicht ve r- wendet, das neben Titandioxid in amorpher Form überwiegend aus Titan di oxid in kristalliner Form mit 80 % Anatas und 20 % Rutil besteht. Der Fachmann wird dieses Anteilsverhältnis j edoch schon deshalb nicht als zwingende Vorgabe für die Herstellung der pho tokatalytischen Schicht ansehen , weil ihn die D2 allg e- mein dahin belehrt , dass Titandioxid sowohl in seinem Anatas - und in seinem Rutil - Zustand photoaktiv und damit gleichermaßen als erfindungsgemäßer Ph o- tokatalysator geeignet ist (D2, S. 16, Z. 22 f.; vgl . auch D2, S. 2, Z. 3 ff.). Damit kommen ohne weiteres beide kristalline Formen des Ti tan di oxids für die He r- stel lung der photokatalytischen Schicht in Betracht , wobei deren Anteilsverhäl t- nis in das Belie ben des Anwenders gestellt ist . Dass die photokatalyt ische Schicht TiO 2 in der Anatas - Form enthält oder der Photokatalysator hieraus b e- steht , ist damit ebenfalls zumindest nahegelegt. 2. D ie Anschlussberufung der Klägerin und ihrer Streithelferin hätte hi n- ge gen voraussichtlich Erfolg gehabt, da die Wertu ng zu treffen gewesen wäre, dass der Gegenstand des Hilfsan trags VII dem Fachmann durch den Stand der Technik nahege legt worden war . D ie Rüge der Anschlussberufung, das Patentgericht habe die Entgege n- hal tung D8/D8a verfahrensfehlerhaft nicht sachlich ge prüft, hät te voraussichtlich durchgegriffen . Die Voraussetzungen des § 83 Abs. 4 PatG für eine Zurückwe i- sung als verspätetes Angriffs mittel hätten nicht vor gelegen ; das neue Vorbri n- gen wäre mithin nach § 177 PatG in Verbindung mit § 529 Abs. 1 Nr. 2 ZPO zu berücksichtigen gewesen . 20 21 22 - 13 - a) Hilfsantrag VII mit derjenigen Fassung der Patentansprüche des Streitpatents, die das Patentgericht für rechtsbeständig erachtet hat, ist wie Hilfsantrag VI von der Beklagten erstmals in der mündlichen Verhandlung vor d em Patentgericht gestellt worden. Zwar kann die unterbliebene Zurückweisung dieses Hilfsantrags, die die Anschlussberufung als rechtsfehlerhaft rügt, im B e- rufungsverfah ren nicht nachge holt werden (BGH, Urteil vom 9. Juni 2015 X ZR 51/13, GRUR 2015, 976 R n. 62 Einspritzventil). D ie Verteidigung des Streitpatents mit dem Hilfsantrag VII war aber ihrerseits verspä tet, so dass der Klägerin , die auf den Hilfsantrag VII unmittelbar unter Berufung auf die D8 re a- giert hat, das verspätete Vorbringen eines Angrif fsmittels gegen den Gege n- stand dieses Hilfsantrags nicht zur Last gelegt werden durfte . b) D er Hilfsantrag VII ist nicht deshalb rechtzeitig gestellt, weil die zu den Merkmalen des Hilfsantrags V hinzu tretenden Merkmale 2.1 VII und 2.2 VII dem geltenden Patentanspruch 8 entnommen sind. (1) Auch die Verteidigung des Streitpatent s nur mit einem geltenden U n- teranspruch unter Wegfall eines diesem übergeordneten Anspruch s ist eine Verteidigung des Patents in einer geänderten Fassung. Hat der Beklagte zuvor nicht jedenfalls hilfsweise geltend gemacht, dass die im Unteranspruch hinz u- tretenden Merkmale von Bedeutung für die Beurteilung der erfinderischen T ä- tigkeit hinsichtlich der technischen Lehre dieses Unteranspruchs seien (d.h. der Gegenstand des Unteranspr uchs mit der üblichen, etwas verkürzenden Form u- lierung " eigenständigen erfinderischen Gehalt " aufweise), handelt es sich bei der selbständigen Verteidigung des Gegenstands des Unteranspruchs um ein neues Verteidigungsmittel (BGH, Urteil vom 15. Dezember 20 15 X ZR 111/13, GRUR 2016, 365 Telekommunikationsverbindung). (2) Unerheblich ist , dass die Klägerin sich in der Nichtigkeitsklage au s- drücklich mit der Patentfähigkeit des Gegenstands des Patentanspruchs 8 b e- fasst und sich insoweit ausschließlich a uf die Entgegenhaltung D1 berufen hat, 23 24 25 26 - 14 - von der das Patentgericht in seinem qualifizierten Hinweis ausgeführt hat, dass sie aufgrund der vorläufigen Einschätzung der Prioritäten nicht als Stand der Technik zu berücksichtigen sei, und dass da s Patentgericht dort ferner bemerkt hat , dass auch die Gegenstände der Unteransprüche gegenüber der D2 " bis auf den dünnen Film " , womit erkennbar Patentanspruch 8 gemeint war, als nicht neu ersch ienen . Denn die Beklagte hat diese ausdrückliche Differenzierung bei der vorl äufigen Neuheitsbeurteilung des Patentgerichts nicht aufgegriffen und bis zur mündlichen Verhandlung nichts dafür geltend gemacht, dass der G e- genstand des Patentanspruchs 8 auch dann nicht nahegelegt sei, wenn der Gegenstand des Patentanspruchs 1 in den ve rschiedenen verteidigten Fassu n- gen eine erfinderische Tätigkeit nicht erfordere. c) Voraussichtlic h wäre der Senat zu der Wertung gekommen, dass der Gegenstand des Hilfsan trags VII dem Fachmann durch die Entgegenhaltungen D2 und D8 (WO 95/15815 = D8a [e uropäische Patentanmeldung 684 075]) n a- hege legt war. Der Fachmann, der sich ausgehend von der D2 um eine Verbesserung der photokat a lytische n Wirkung der aus Titan dioxid und Siliziumdioxid best e- hen den Schicht bemühte , um deren Selbstreinigung skraft zu er höhen, konn te der D8/D8a entnehmen , dass diese m Ziel eine Zwischen - oder Bindeschicht zwischen dem Träger und der photokatalytischen Schicht förderlich sein konnte . Wie die D2 betrifft auch die D8/D8a eine photokatalytische Schicht aus Titan - di oxid auf Obe rflächen von Wänden, Fliesen, Glas u.a. , um diese schmutza b- weisend (stain - resistant) zu machen (D8a, S. 3, Z. 3 ff. , 9 ff.). Aus den Beispi e- l en 35 und 37 der D8/D8a geht hervor , dass eine Natronglasplatte mit einer Schicht aus Ti tan di oxid eine verbesserte photokatalytische Wirkung hat, wenn sie vor der Beschichtung mit Titan di oxid mit einer Zwischen - oder Bindeschicht aus reinem Siliziumdioxid versehen w urde . Entsprechend bot es sich für den Fachmann an , auch bei dem durch die D2 nahegelegten Verbund stoff , wenn 27 28 - 15 - der Träger aus Glas ist, eine solche dünne Zwischenschicht vorzusehen. Zwar wird die Verbesserung der katalytischen Wirkung in der D8/D8 a darauf zurüc k- geführt, dass die Zwischenschicht die Titan di oxidpartikel daran hindert, in dem durch Sintertemperat uren von 400 bis 500° erweichten Natro n glas eingeb ettet zu werden (D8a, S. 50, Z. 1 ff.). Darauf kommt es aber nicht an, weil die in Merkmal 2. 2 VII genannten Wirkungen notwendigerweise eintreten, wenn eine Zwischenschicht, wie in D8/D8a offenbart, zwi schen dem Glas und der photok a- tal ytischen Schicht angeordnet wird. Es genügt daher die sich aus der D8/D8a - 16 - ergebende Anregung für den Fachmann, bei Glas als Träger eine Zwische n- schicht (etwa aus reinem Siliziumdioxid) zwischen diesem und der photokatal y- tisc hen Schicht aus Titan di oxid und Siliziumdioxid anzuordnen , um ein " Au s- wandern " von Titan di oxidpartikeln zu verhindern und so die photokatalytische Wirkung zu verbessern. Meier - Beck Gröning Grabinski Hoffmann Kober - Dehm Vorinstanz: Bundespatentgericht, Ent scheidung vom 25.03.2014 - 3 Ni 31/12 -
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