BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL X ZR 83/13 Verkündet am: 11. August 2015 Hartmann Justiz angestellte als Urkundsbeamt in der Geschäftsstelle in dem Rechtsstreit - 2 - Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhan d- lung vom 11. August 2015 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Meier Beck, die Richter Dr. Grabinski, Dr. Bacher, Hoffmann und Dr. Deichfuß für Recht erkannt: Die Berufung gegen das am 7. März 2013 verkündete Urteil des 10. Senats (juristischen Beschwerdesenats und Nichtigkeitsse - nats) des Bundespa tentgerichts wird auf Kosten des Klägers und seiner Streithelferinnen zurückgewiesen. Von Rechts wegen Tatbestand: Die Beklagte n sind Inhaber des mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents 1 186 719 (Streitpatents), das am 7. September 2001 unter Inanspruchnahme der Priorität zweier deutscher G e- brauchsmusteranmeldungen vom 8. September 2000 und 13. August 2001 a n- gemeldet worden ist und einen Steinkorb betrifft. Der deutsche Teil des Strei t- patents wurde in einem vorangegangen Nichtigkeitsverfahren durch rechtskrä f- tiges Urteil des Bundespatentgerichts vom 10. Februar 2011 (10 Ni 8/10) tei l- weise für nichtig erklärt. Das Streitpatent umfasst seitdem 14 Patentansprü che, wobei Patentanspruc h 1 wie folgt lautet : " Steinkorb, bestehend aus einem den Boden bildenden Flächenelement (3a), vier die Seitenwände bildenden Flächenelementen (3b, 3c) und e i- nem die Oberseite bildenden Flächenelement, die miteinander verbu n- den sind, welcher im befüllten Z ustand beim Anheben, Transportieren 1 - 3 - auf die Baustelle und dem Versetzen auf der Baustelle formstabil ist, dadurch gekennzeichnet, dass ein mit dem Boden des Steinkorbes (1) fest verbundener Hebebügel (5) zum Anheben des Steinkorbes vorg e- sehen ist. " Die w eiteren Ansprüche sind auf diesen Anspruch unmittelbar oder mi t- telbar zurückbezogen . Der Kläger hat das Streitpatent im Umfang der Ansprüche 1, 2 und 5 bis 9 angegriffen und geltend gemacht, der Gegenstand des Streitpatents sei im angegriffenen Umfang ni cht patentfähig. Die Beklagten haben das Streitpatent in der Fassung, die es im vorangegangenen Nichtigkeitsverfahren erhalten hat , und hilfsweise in einer geänderten Fassung verteidigt. Das Patentgericht hat die Klage abgewiesen. Dagegen wendet sich di e Berufung des Klägers, der seinen in erster Instanz gestellten Antrag weiterve r- folgt . Die beiden Streithelferinnen sind im Berufungsrechtszug auf Seiten des Klägers beigetreten. Die Beklagten treten dem Rechtsmittel entgegen. Entscheidungsgründe: I. 1. Das Streitpatent betrifft einen Steinkorb. Solche Steinkörbe, die auch als Gabionen bezeichnet werden , sind in der Regel aus Gittern aus einem stabilen Material , wie Metall oder Kunststoff, zusammengesetzt, werden mit Steinen be füllt und dienen der G estalt ung von Gartenanlagen, der Errichtung einer Abgrenzung, der Befestigung von Böschungen oder dergleichen mehr. In der Beschreibung des Streitpatents wird ausgeführt, derartige Steinkörbe wü r- den üblicherweise gefaltet oder flach an die Baustelle geliefert, d ort zusa m- mengebaut, an ihren endgültigen Platz versetzt und anschließend mit Steinen befüllt. Diese Vorgehensweise könne je nach Platz - und Witterungsverhältni s- sen beschwerlich sein. Im Stand der Technik sei es aus den Patent Abstracts of 2 3 4 5 - 4 - Japan, Vol. 2000, No. 20 und der japanischen Offenlegungss chrift 2001 073339 bereits bekannt gewesen, Stei nkörbe zunächst zu befüllen, im befüllten Zustand zu transportieren und mittels eines Hebezeuges zu versetzen. Dabei müsse der Steinkorb mit mehreren Seile n oder Kette n am Hebezeug befestigt und a n- schließend wieder gelöst werden, was zeit - und personalaufwendig sei. Ferner verweist die Beschreibung auf die deutsche Patentanmeldung 43 21 350 (D4) , in der ein Drahtkorb für Drän - oder Filtermaterial beschrieben sei , der an in den Eckbereichen des Deckels befindlichen Maschen mittels Haken eines Heb e- zeugs aufgenommen werden könne. Vor diesem Hintergrund betrifft das Streitpatent das technische Problem, einen Steinkorb zur Verfügung zu stellen, der auch in befülltem Zustand einfach und schnell transportiert und bewegt werden kann. 2. Zur Lösung dieses Problems schlägt das Streitpatent in Patenta n- spruch 1 einen Steinkorb vor, dessen Merkmale sich wie folgt gliedern lassen: a) D er Steinkorb besteht aus Flächenelementen, wobe i a1) e in Flächenelement den Boden bildet, a2) e in Flächenelement die Oberseite bildet und a3) v ier Flächen elemente die Seitenwände bilden und wobei a4) d iese Flächenelemente miteinander verbunden sind. b) D er Steinkorb ist im befüllten Zustand beim Anhebe n, Tran s- portieren auf die Baustelle und beim Versetzen auf der Ba u- stelle formstabil. c) E s ist ein Hebebügel zum Anheben vorgesehen. d) D er Hebebügel ist fest mit dem Boden des Steinkorbs verbu n- den. 3. Einige Merkmale bedürfen der Erläuterung: 6 7 8 - 5 - a) Die k onkrete Ausgestaltung der Flächenelemente nac h Merkmal s- gruppe a und die Wahl des Materials, aus dem sie gebildet sind, überlässt P a- tentanspruch 1 dem Fachmann. A us der Wirkungsangabe nach Merkmal b ergibt sich , dass die Flächene lemente so gestaltet und mit einander verbunden sein müssen, dass der Steinkorb auch dann formstabil bleibt, wenn er nach dem Befüllen transportiert, angehoben oder versetzt wird. Daraus ergeben sich für den Fachmann, als den das Patentgericht zutreffend und unangegriffen e i- nen Bauing enieur (FH) mit Erfahrung in Konstruktion und Einsatz von Gabionen angesehen hat, Anforderungen an die Gestaltung und d as Material der Fl ä- chenelemente sowie ihre Verbindung. b) Unter einem Hebebügel (Merkmal c) ist aus fachlicher Sicht ein Vorrichtung se lement zu verstehen, das eine Biegung oder Krümmung aufweist und zum einen an dem anzuhebenden Gegenstand ansetzt und zum anderen einen Ansatz für ein Hebezeug etwa einen Bagger, einen Kran oder einen Gabel stapler (Absatz 16) bietet. Entgegen der Auffa ssung der Berufung ist dagegen nicht zwingend erforderlich, dass das Element U - oder V - förmig g e- staltet ist, also zwei Schenkel und einen zwischen ihnen angeordneten Sche i- telpunkt aufweist . Eine derartige Ausbildung eines Heb ebügels ist zwar in den Figuren 1a, 1b und 3 der Patentschrift gezeigt. Dabei handelt es sich indessen nur um ein Beispiel für eine mögliche Ge staltung eines Hebebügels. Ein U - förmig ausgebildeter Hebebügel wi rd ferner in Absatz 15 der Beschreibung als eine mögliche Ausbildung der Erfi ndung erläutert. Nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs darf jedoch die Heranziehung von Beschreibung und Zeichnungen nicht zu einer sachlichen Einengung des durch den Wortlaut des Patentanspruchs festgelegten Gegenst ands führen (BGH, Urt eil vom 7. September 2004 X ZR 255/01, BGHZ 160, 204 bodenseitige Vereinzelungseinrichtung). Aus dem Zusammenhang mit Merkmal b ergibt sich, dass der Hebebügel dazu dient, den Steinkorb in befülltem Zustand anzuheben. Aus d ies er Vorgabe 9 10 11 - 6 - wiederum fol gt , dass d er Hebebügel so stabil sein muss, dass ein Anheben und Versetzen des befüllten Korbs ermöglicht wird. c) D er Hebebügel ist nach Merkmal d mit dem Boden des Steinkorbs fest verbunden. D er Bügel setzt mithin am Boden des Steinkorbs an, wobei er sich nach dessen Befüllung durch die Steine hindurch nach oben erstre ckt und aus die sen herausragt, so dass ein Hebezeug ansetzen kann. Die feste Verbi n- dung des Hebebügel s mit dem Boden des Korbes stellt sicher, dass die beim Anheben der Gabione auftretend en Kräfte im Wesentlichen in den Boden ei n- g e tragen werden . Damit grenzt sich das Streitpatent vom Stand der Technik ab, bei dem die beim Anheben des Steinkorbs auftretenden Kräfte an den Sei te n- wän den des Korbs angreif en, was die Gefahr einer Verformung des Steinkorbs begrün det. Eine solche Verformung ist insbesondere dann, wenn mehrere Steinkörbe nebeneinander angeordnet oder gestapelt werden sollen, ästhetisch und funktional nachteilig. II. Das Patentgericht hat seine Entscheidung im Wesentlichen wie f olgt begründet: Der Nichtigkeitsgrund mangelnder Patentfähigkeit liege nicht vor. Der Gegenstand von Patentanspruch 1 sei neu, insbesondere sei im Stand der Technik kein Steinkorb bekannt, der einen fest mit dem Boden verbundenen Hebebügel aufweise. D ie in der europäischen Patenta nmeldung 106 745 (D2) gezeigten Gabionenbügel seien nicht fest mit dem Korbboden verbunden, die n- ten nicht dem Anheben der Körbe und seien dazu auch nicht geeignet, sondern bewirkten nur die Herstellung eines Verbunds aneinanderg ereihter Körbe. D as deutsche Gebrauchsmuster 200 15 651 (D1) sei nicht als vorverö f- fentlichter Stand der Technik zu berücksichtigen, weil das Streitpatent wirksam d e ssen Priorität in Anspruch nehme. Zwar sei dort ein fest mit dem Boden ve r- bundener Hebeb ügel nicht explizit angegeben. Nach der auf die Fi gur 1 bez o- genen Beschreibung könne der dort offenbarte Steinkorb jedoch Mittel zum 12 13 14 15 - 7 - Transport des Steinkorbes aufweisen, die als Öse, Haken etc. ausgebildet und mit dem Steinko rb fest verbunden seien . Damit stelle Merkmal d lediglich eine Konkretisierung der in D1 allgemein offenbarten Lehre eines Mittels zum Tran s- portieren des Korbes dar, das speziell als Hebebügel ausgestaltet und in der Weise mit dem Steinkorb fest verbunden sei, dass es mit dessen Boden v e r- bunden sei. Der Gegenstand von Patentanspruch 1 sei auch nicht nahegelegt. Aus dem Stand der Technik ergebe sich für den Fachmann keine Anregung, einen Steinkorb mit einem mit dessen Boden fest verbundenen Hebebügel zu vers e- hen. Eine solche Anregung ergebe sich weder aus D4 , die als nächstkomme n- der Stand der Tec hnik anzusehen sei, noch aus D2 oder der US - Patentschrift 4 477 206 (D3). III. Diese Beurteilung hält der Überprüfung im Berufungsverfahren im Ergebnis stand. 1. Die Auffassung des Paten tgerichts, D1 sei nicht als Stand der Technik anzusehen, trifft zu. a) Bei der Anmeldung eines europäischen Patents kann das Priorität s- recht einer vorangegangenen Geb rauchsmusteranmeldung nach Art. 87 Abs. 1 EPÜ in Anspruch genommen werden, wenn beide d ieselbe Erfindung betreffen. Diese Voraussetzung ist nach der Rechtsprechung des Senats erfüllt, wenn die mit der Nachanmeldung beanspruchte Merkmalskombination in der Voranmeldung in ihrer Gesamtheit als zu der angemeldeten Erfindung geh ö- rend offenbart ist. Der Gegenstand der beanspruchten Erfindung muss im Pri o- ritätsdokument identisch offenbart sein; es muss sich um dieselbe Erfindung handeln. Dabei ist die Offenbarung des Gegenstands der ersten Anmeldung nicht auf die dort formulierten Ansprüche besch ränkt, vielmehr ist dieser aus der Gesamtheit der Anmeldeunterlagen zu ermitteln. Für die Beurteilung der ident i- 16 17 18 19 20 - 8 - schen Offenbarung gelten die Prinzipien der Neuheitsprüfung. Nach der ständ i- gen Rechtsprechung des Senats ist danach erforderlich, dass der Fach mann die im Anspruch bezeichnete technische Lehre den Ursprungsunterlagen " u n- mittelbar und eindeutig " als mögliche Ausführungsfo rm der Erfindung entne h- men kann (BGH, Urteil vom 11. Februar 2014 X ZR 107/12, BGHZ 200, 63 Rn. 19 ff. Kommunikationskanal ). b) Nach dieser Maßgabe nimmt das Streitpatent das Prioritätsrecht der D1 zu Recht in Anspruch. In D1 ist ein Steinkorb beschrieben, der aus Flächenelementen besteht, die den Boden und die vier Seitenwände des Korbes bilden. Ein solcher Stei n- korb k ann auch so ausgebildet sein, dass er auch nach oben hin ein solches Flächenelement aufweist und damit allseitig geschlossen ist (Schutza n- spruch 6) . Der Steinkorb ist so ausgebildet, dass er auch beim Anheben im b e- füllten Zustand formstabil ist . D1 offe nbart auch einen Hebebügel im oben erläuterten Sinne, der fest mit dem Boden des Steinkorbs verbunden ist. Auch wenn dieser Begriff weder in den Ansp rüchen noch in der Beschreibung verwendet wird, zeigt doch d ie nachstehend wiedergegebene einzige Figur der D1 ein stabförmiges Element , das aus der Steinfüllung herausragt und an seinem oberen Ende ei n gerund e- tes Gebilde aufweist . In der Beschreibung ist hierzu erläutert, dass der Stei n- korb Mittel zum Transportieren aufweise, die als Öse, Haken oder dergleiche n ausgebildet sein können. Der Fachmann entnimmt dem, dass der in der Figur gezeigte Stab so ausgebildet sein kann, dass er an seinem oberen Ende eine Biegung oder Krümmung aufweist, an welcher das in der D1 angesprochene Hebegerät (S. 6 letzter Absatz) an set zen kann, um den befüllten Steinkorb a n- zuheben. 21 22 23 - 9 - Der Fachmann entnimmt der D1 weiter, dass der dort offenbarte Heb e- bügel fest mit dem Boden des Steinkorbs verbunden ist. In der Beschreibung ist zwar nur von einer festen Verbindun g mit dem Steinkorb die Rede , doch ergibt sich, wie auch die Berufung nicht in Zweifel zieht, für den Fachmann aus der Figur ohne Weiteres, dass der dort gezeigte Hebebügel mit seinem unteren E n- de nirgends anders als am Boden des Steinkorbs ansetzen kann. 2. Auch die Auffa ssung des Patentgerichts, de r Gegenstand von P a- tentanspruch 1 sei dem Fachmann nicht durch den Stand der Techni k naheg e- legt, be anstandet die Berufung erfolglos. a) Ausgangspunkt für den Fachmann ist d ie deutsche Offenlegung s- schrift 43 21 350 (D4) . Sie o ffenbart einen Drahtkorb für Stützmauern oder Uferverbauungen, der nicht nur einen Boden und vier Seitenwände, sondern auch einen Deckel und damit ein Flächenelement aufweist, das die O berseite bildet (Merkmalsgruppe a). In der Beschreibung der D4 wird erl äutert, dass der Steinkorb auch in befülltem Zustand mittels eines Hebezeuges angehoben we r- 24 25 26 - 10 - den kann, wobei durch besondere Vorrichtungselemente, insbesondere Deckel - und Bodenstabilisierungen gewährleistet wird, dass sich der Boden nicht durc h- biegt. Damit ist auch Merkmal b vorweggenommen. Dagegen sind Merkmale c und d nicht offenbart. O b der erstmals im B e- rufungsrechtszug gehaltene Vortrag des Klägers, bei den als Deckel - bzw. B o- denstabilisierung bezeichneten Elementen der in D4 gezeigten Vorrichtung ha ndele es sich um Hebebügel im Sinne des Streitpatents, zuzulassen ist, kann dahingestellt bleiben, weil er in der Sache nicht zutrifft. D4 gibt keinerlei Hinweis dahin, dass die entsprechenden Vor richtungselemente, die in Figur 1 mit den Bezugszeichen 37 u nd 38 versehen sind, geeignet sind, als Ansatz für ein H e- bezeug zu dienen. Ihr Zweck bes teht nach der Beschreibung (Sp. 3, Z. 60 bis Sp. 4, Z. 42; Sp. 5, Z. 7 bis 9) allein in der Stabilisierung des Drahtkorbs. Sie sollen verhindern, dass sich bei gefüllte m Drahtkorb der Boden durchbiegt, wenn der K orb angehoben wird. Die Haken eines Hebezeuges sollen nach D4 dagegen in die mit dem Bezugszeichen 47 versehenen, in den Eckbereichen der Oberseite des Drahtko rb s angeordneten E inhängeöffnungen angreifen (Sp. 4, Z. 66 bis Sp. 7, Z. 7). Der Offenbarungsgeha lt der japanischen Offenlegungsschrift 2001 073339 reicht nicht weiter, zudem ist dieses Dokument erst am 21. März 2001 und damit nach dem maßgeblichen Prioritätsdatum veröffentlicht worden. b) Der Fachman n erhiel t aus dem Stand der Technik keine Anregung, einen Steinkorb der in D4 gezeigten Art dahin weiter zu entwickeln, dass er e i- nen mit dem Boden fest verbundenen Hebebügel aufweist. Eine entsprechende Anregung ergibt sich entgegen der Auffassung de r Berufung nicht aus der e uropäischen Patentanmeldung 106 745 (D2). D2 betrifft ein en Schutzbelag für einen Gewässerboden und ein Verfa h- ren zu dessen Verlegung. D2 beschreibt, dass ein solcher Belag aus mehreren 27 28 29 30 31 - 11 - nebeneinander angeordneten Gabionen geb ildet wird und dass die Verlegung eines solchen Belags unter Wasser mit Schwierigkeiten verbunden sein kann. Zur Bewältigung dieser Probleme wird vorgeschlagen, mehrere Gabionen z u- nächst an Land zusammenzusetzen und zu befüllen und anschließend das so gebi ldete Element insgesamt auf die Wasserfläche zu v erbringen , um es auf den Gewässerb oden abzulassen. Die Anordnung der Gabionen wird dazu mit Verankerungselementen ( ) versehen. Das vorgefertigte El e- ment wird anschließend an eine als Hebevor richtung dienende Traverse ( p a- lonnier ) angehängt, die eine Vielzahl von Einhängeelementen ( organes ) aufweist, die der Zahl der Verankerungselemente entsprechen und in diese eingreifen. Das vorgefertigte Element wird sodann mit der Traverse auf einen Lastkahn verladen und auf die Wasserfläche transportiert. Dort wird die Winde des Verlegegeräts ( ) an die Traverse gehängt, das vorgefertigte Element an gehoben und dann abgesenkt (S. 1, Z. 26 bis S. 2, Z. 15). Die n achstehend wiedergegebene Figur 1 der D2 zeigt ein Ausführung s- beispiel. 32 - 12 - In dem hinteren Korb ist ein Bügel zu sehen, der aus der bereits vorha n- denen Steinfüllung herausragt, durch die Steine hindurch nach unten bis etwa zum Boden reicht und dort um 90 Grad abgewinkelt ist. In der Beschreibung wird dies dahin erläutert, dass jede Gabione mit einer oder mehreren Spangen (Bügeln) versehen ist, deren Anzahl und Verteilung von ihrer mechanischen Festigkeit und dem nach der Befüllung mit Steinen erreichten G esamtgewicht abhängig ist (S. 5, Z. 13 bis 17). Die Einhängeelemente der Hebetraverse or d- nen sich über den Bügeln an und greifen in diese ein (S. 6, Z. 27 bis 29). En t- gegen der Auffassung des Patentgerichts dienen die Spangen mithin nicht a l- lein als Verank erungsorgane ( ), sondern zugleich als Ei n- hängeorgan ( ), also als Ansatz für ein Hebezeug. Sie ste l- len damit Hebebügel im Sinne des Streitpatents dar. Aus D2 ergibt sich jedoch keine Anregung, den Hebebügel fest mit de m Boden des Steinkorbs zu verbinden, also einen Ansatz zu wählen, bei dem die zum Anheben erforderlichen Kräfte am Boden angreifen. Die vertikal verlaufenden Bereiche der Bügel werden nach der Beschre i- bung der D2 auf dem Boden der Gabione fi xiert (S. 3, Z. 13 bis 15). Dabei ha n- delt es sich jedoch nur um eine vorläufige Fixierung, die lediglich dazu dient, die Position des Bügels für die Zeit zu sichern, bis der Korb befüllt ist. Die endgült i- ge Fixierung der Bügel erfolgt dagegen nach D2 durch das Gewicht der Steine und ihre gegenseitige Block i erung (S. 5, Z. 25 bis 27: Par leur poids et en se bloquant entre elles, les pierres assurent la fixation dé finitive des épingles 14 dans les gabions). Die Bügel werden auch nicht durch das den Boden bilden de Flächenelement geführt, sondern v erlaufen nach der Biegung um 90 Grad oberhalb des Bodens und durch die Seitenwand des Korbes. Der Fachmann erkennt, dass die beim Anheben auftretenden Kräfte bei einer so l- chen Anordnung über die parallel zum Boden verlau fenden Teile des Bügels nicht am Boden des Korbes, sondern an der Steinfüllung und an den Seite n- wänden angreifen. 33 34 35 - 13 - Eine Anregung zur festen Verbindung von Hebebügeln mit dem Boden des Steinkorbes ergibt sich auch nicht aus dem US - Patent 4 447 206 (D3), d e- ren Figur 7 nachstehend wiedergegeben ist: Die dort gezeigten Kabel (18) sind im unteren Bereich des mit Steinen gefüllten flexiblen, matratzenartigen Elements an Rohren (17) befestigt. D3 lässt sich kein Hinweis darauf entnehmen, dass die Kabel unmi ttelbar oder über die Rohre am Boden des Elements angreifen , geschweige denn mit diesem fest verbunden sind . Aus der Beschreibung ergibt sich insoweit lediglich, dass die Rohre auf de m Boden der Gabione liegen (Sp. 5, Z. 8 ff.: Four steel tubes 17 rest on the bottom of the gabion mit einer Bindemas se versetzte Steinfüllung untergreifen. 36 37 - 14 - IV. Die Kostenentscheidung beruht auf § 121 Abs. 2 PatG in Verbi n- dung mit §§ 97 Abs. 1, 101 Abs. 2, 100 Abs. 1 ZPO. Die Streithelferinnen des Klägers gelten al s dessen Streitgenossen (BGH, Urteil vom 16. Oktober 2007 X ZR 226/02, GRUR 2008, 60 Sammelhefter II). Meier - Beck Grabinski Bacher Hoffmann Deichfuß Vorinstanz: Bundespatentgericht, Entscheidung vom 07.03.2013 - 10 Ni 13/11 (EP) - 38
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