ECLI:DE:BGH:2016:201216UXZR84.14.0 BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL X ZR 84/14 Verkündet am: 20. Dezember 2016 Hartmann Justiz angestellte als Urkundsbeamt in der Geschäftsstelle in der Patentnichtigkeitssache - 2 - Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Ve rhandlung vom 20. Dezember 2016 durch den Vorsitzenden Richter Pr of. Dr. Meier - Beck, die Richter Dr. Grabinski und Dr. Bacher sowie die Richterinnen Schuster und Dr. Kober - Dehm für Recht erkannt: Auf die Berufung des Beklagten wird das Urteil des 4. Senats (Nichtigkeitssenats) des Bundespatentgerichts vom 8. April 2014 aufgehoben. Die Sache wird zu neuer Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Berufung, an das Patentgericht zurückverwi e- sen. Von Rechts wegen Tatbestand: Der Beklagte ist Inha ber des am 2. April 1998 unter Inanspruchnahme einer Priorität vom 3. April 1997 angemeldeten und mit Wirkung für die Bunde s- republik Deutschland erteilten europäischen Patents 971 754 (Streitpatents), das eine Fett ab saugvorrichtung betrifft. Patentanspruch 1, auf den sich acht weitere Patentansprüche zurückbeziehen, lautet in der erteilten Fassung in der Verfahrenssprache: Appareil de l ipo - aspiration comprenant une canule d'aspiration (3) agenc é e pour aspirer de l a graisse sous - cutan é e par un orifice (14) d 'entré e, l a canule ayant un axe longitudinal (16) et é tant mont é e sur un organe d'entra î nement m é canique (10, 11) l og é dans un bo î tier (2) , l edit organe d'entra î nement ayant 1 - 3 - une entr é e pourvue pour y connecter une source d' énergie et agenc é e pour produire un mouvement et l e transmettre à ladite canule et l e mou vement de l a canule comprenant un composant de translation suivant l'axe de l a canule, c a- ract é ris é en ce que le mouvement de l a canule est un mouvement de nutation comprenant un composant de vibration perpendiculaire à l'axe de la canule et l e composant de translation suivant l'axe de l a canule, l e composant de translation ayant une amplitude entre 2 mm et 1 cm, et un espace (18) é tant pr é vu entre la canule (3) et l e bo î tier (2), l edit espace é tant suf fisamment dimensionn é de f a- ç on à permettre au composant de v ibration de provoquer l a dislocation de l a graisse. Die Klägerinnen haben geltend gemacht, der Gegenstand des Streitp a- tent s sei gegenüber den ursprünglich eingereichten Unterlagen unzulässig e r- w ei tert, er sei ferner weder ausführbar offenbart noch patentfähig. Das Patentgericht hat das Streitpatent für nichtig erklärt (BPatG, GRUR - RR 2014, 484) . Hiergegen richtet sich die Berufung des Beklagten, mit der er das Streitpatent in der erteilten Fass ung und hilfsweise in der Fassung von fünf bereits in erste r Instanz gestellten Hilfsanträgen verteidigt. Die Klägerinnen tr e- ten dem Rechtsmittel entgegen. Entscheidungsgründe: Die zulässige Berufung hat Erfolg und führt zur Aufhebung des Urteils und Zur ückverweisung der Sache zu neuer Verhandlung und En tscheidung an das Patentgericht. I. Das Streitpatent betrifft eine Fettabsaugvorrichtung. 1. Nach der Patentbeschreibung ist die Technik der Fettabsaugung als solche bekannt. Eine Absaugkanüle werde , s o wird erläutert, unter die Haut des Patienten eingeführt und bis zu der Zone hineingestoßen, wo das Fett mittels in 2 3 4 5 6 - 4 - der Kanüle erzeugten Unterdrucks abgesaugt werden soll e . Die Fettabsaugung erfordere hierbei eine wiederholte Vor - und Zurückbewegung der K anüle. Zur Unterstützung des Anwenders seien Vorrichtungen entworfen worden, die mit einem mechanisch en Antriebselement versehen seien , um eine Bewegung zu erzeugen und an die Kanüle zu übertragen. In Vorrichtungen, die in de n US - amerikanischen Pat ent schri ften 5 348 535 oder 5 352 194 (D2) beschrieben seien , werde eine Translationsbewegung genutzt . Zur Führung der Bewegung gleite bei der Vorrichtung nach jener Schrift die Absaugkanüle als innere Kanüle in einer als Führungskanüle dienenden äußeren Kanüle. D ies sei mit der Gefahr eines Abschneidens von Gefäßen und Nerven durch die Bewegung der inneren gegenüber der äußeren Kanüle ( " Guillotine ne ffekt " ) verbunden . Bei der Vorric h- tung nach der D2 wiederum werde eine Translationsbewegung der Kanüle mit einer Ampl itude von mindestens 1 cm hervorgerufen . De r dadurch bewirkte A b- schabeffekt sei gefährlich, weil der Chirurg Gefahr laufe, die Grenzen des a b- zusaugenden Gebiets zu überschreiten und somit den Patienten zu verletzen. Die in der französischen Patentanmeldung 2 691 624 gezeigte Fettabsaugvo r- richtung, bei welcher das Antriebselement dazu eingerichtet sei, eine Vibrat i- onsbewegung mit Ultraschallfrequenz zu erzeugen, habe sich demgegenüber als wenig wirkungsvoll erwiesen und könne zudem schwere Verbrennungen und Hautnekrosen verursachen . 2. Vor diesem Hintergrund betrifft das Streitpatent das technische Pro b- lem , eine Fettabsaugvorrichtung mit mechanischer Unterstützung bereitzuste l- len, die eine möglichst gewebeschonende wirkungsvolle Entfernung subkut a- nen Körper fetts ermöglich t . 3. Zur Lösung schlägt das Streitpatent in Patentanspruch 1 eine Vo r- richtung vor, deren Merkmale sich wie folgt gliedern lassen (abweichende Gli e- derung des Patentgerichts in eckigen Klammern): 7 8 - 5 - 1. Die Fettabsaugvorrichtung umfasst [1] : 1. 1 eine Saugkanüle mit einer Längsachse [1.2] zum Absa u- gen von subkutanem Fett durch eine Eingangsöffnung [1.1] und 1.2 ein mechanisches Antriebselement, 1.2.1 das sich in einem Gehäuse (2) befindet [1.3], 1.2. 2 das eine Öffnung zum Anschluss einer Energi e- quelle aufweist [1.4] , 1.2.3 auf dem die Kanüle angebracht ist ( étant montée sur ) [1.3] und 1.2. 4 das geeignet ist, eine Bewegung hervorzurufen und diese auf die Kanüle zu übertragen [1.4] . 2. Die Bewegung der Kanüle ist eine Nutationsbewegung ( mo u- vement d e nutatio n ) [1.6] , umfassend ( c omprenant ) 2.1 einen Vibrationsanteil ( composant de vibration ) sen k- recht zur Achse der Kanüle [1.7] und 2.2 einen Translationsanteil ( composant de translation ) en t- lang der Achse der Kanüle [1.5; 1.8] 2.2.1 wobei der Translat ionsanteil eine Amplitude zw i- schen 2 mm und 1 cm aufweist [1.8.1] . 3. Es ist ein Zwischenraum (18) zwischen der Kanüle und dem Gehäuse vorgesehen [1.9] , der 3.1 groß genug ist , dass d e r Vibration santeil die A blösung des Fetts auslösen kann [1.9.1] . 4. M it diesen Merkmalen stellt sich für den Fachmann, den das Paten t- gericht rechtsfehlerfrei als Ingenieur mit langjähriger Erfahrung in der Entwic k- lung von Fettabsaugvorrichtungen angesehen hat, der patentgemäße Gege n- stand wie folgt dar: a) D i e patentgemäß e Vorrichtung ermöglicht die Absaugung von subk u- tanem Fett. Eine Saugkanüle (Merkmal 1.1 [1.1]) ist geeignet , in das in der U n- terhautschicht angeordnete Fettgewebe vorzudringen , dort bewegt zu werden und bei anliegendem Unterdruck einen Durchsatz des über die Eingangsöf f- 9 10 - 6 - nung(en) eintretenden Fettes zu ermöglichen. Eine solche - an sich bekannte - Kanüle hat vorzugsweise eine Länge von 5 bis 35 cm (Sp. 6, Z. 11 - 12) und e i- nen Durchmesser von 1,5 bis 6 mm (Sp. 4, Z. 43 - 46). b) Um eine wirksame und zugleich schonende Fettabsaugung mittels der Kanüle sicherzus tellen, ist die erfindungsgemäße Fettabsaugv or richtung dazu ausg estaltet , mittels des mechanischen Antriebselements an der Saugk a- nüle eine Nutationsbewegung (Merkmal 2 [1.6] : " un mouvement de nutation " ) z u erzeugen. aa) Wie das Patentgericht zutreffend erkannt hat, erfordert die " Nutat i- onsbewegung " nicht notwendig eine Kreiselbewegung , sondern meint jede B e- wegung der Kanüle, die einen Vibrationsanteil senkrecht zur Achse und einen Translationsanteil ent lang der Achse der Kanüle im Sinne der Merkmale 2.1 [1.7] und 2.2 [1.5; 1.8] umfasst (Sp. 2, Z. 35 - 39 ; Sp. 5, Z. 56 - Sp. 6 Z. 2 ). bb) Der Vibrationsanteil der Bewegung (Merkmal 2.1 [1.7]) erlau bt nach der Beschreibung des Streitpatents (Sp. 2, Z. 45 - 5 8; Sp. 3, Z. 5 - 6; Sp. 6, Z. 34 39; Sp. 6, Z. 49 - 52) am freien Ende der Kanüle i n der Behandlungs zone ein leichteres Eintreten des Fetts in die Kanüle und damit eine effektive Absa u- gung, weil die auf das subkutane Fett übertragene Vibration zu dessen Abl ö- su ng führen und zur Herstellung einer echten Emulsion des Fettgewebes be i- tragen soll . (1) Zu der für eine hinlängliche Vibration im Fettgewebe notwendige n Schwingungsenergie sowie de r am Kanülenende wirkenden Kraft des Vibrat i- onsanteils verhält sich das S treitpatent nicht ausdrücklich . Entsprechend legt sich Patentanspruch 1 hinsichtlich des Vibrationsanteils auch nicht auf einen bestimmten Bereich der Amplitude fest . Allerdings entnimmt d er Fach mann dem Anspruch 1 aus der Zusammenschau der Merkmale 2.1 [1 .7] und 3.1 [1.9.1] , bestätigt durch die Beschreibung (vgl. Sp. 2, Z. 42 - 43; Sp. 3, Z. 5 - 6 ; Sp. 6, Z. 34 - 39 und Sp. 6, Z. 49 - 52 ), dass der von der patentgemäßen Absau g- 11 12 13 14 - 7 - v orrichtung zu realisierende Vibrationsanteil der Nutationsbewegung nur ein solcher ist , der die Ablösung des Fetts bewirken kann. Eine hierzu untaugliche, lediglich minimale Vibrationsbewegung senkrecht zur Achse der Kanüle, die hierauf weisen die Klägerinnen zutreffend hin - bei einer sich translatorisch bewegenden Kanüle ohnehin nicht vol lständig vermeidbar ist, wird - entgegen der Auffassung des Patentgerichts, das in seinem Hinweis nach § 83 PatG g e- meint hat, jede " minimale Querbewegung " genüge - vom Patentanspruch s o- nach nicht als Vibrationsanteil gemäß Merkmal 2.1 [1.7] erfasst. (2) Die konkrete Bemessung des für eine Fettablösung hinreichenden Vibrationsanteils bei der Konstruktion einer patentgemäßen Fettabsaugvorric h- tung stellt das Streitpatent ins fachmännische Können. I n der Beschreibung e i- ner bevorzugten Ausführungsform wird in soweit die Amplitude des Vibration s- anteils am Ende der Kanüle in einer Größenordnung von 1 cm oder darunter, beispielsweise von 3 bis 5 mm vorgeschlagen (Sp . 6, Z. 15; Sp. 6, Z. 23 - 25). cc) D er Trans lationsanteil der Bewegung (Merkmal 2.2 [1.5; 1.8]) er füllt nach der Patentbeschreibung zwei Funktionen. Einerseits bedingt und verstärkt er den Vibrationsanteil bei der Fettabsaugung selbst ( vgl. Sp. 2, Z. 50 - 52; Sp. 5, Z. 55 - 56; Sp. 6, Z. 30 - 33 ; Sp. 9, Z. 2 - 8 ) ; die Frequenz des Translationsanteils wirkt so als Erregerfrequenz des Vibrationsanteils. Andererseits unterstützt d er Translationsanteil die vom Chirurgen bei der Fettabsaugung angewendete B e- wegung und erlaubt so ein leichtes und sanftes Eindringen und Vorschieben der Kanüle unter der Haut des Patient en (Sp. 2, Z. 52 - 55; Sp. 6, Z. 39 - 42). dd) Damit das subkutane Fett leicht bis zur Grenze seiner Ausdehnung abgesaugt werden kann und gleichzeitig die Gefahr minimiert ist , die Behan d- lungszone zu überschreiten, wodurch Verletzungen der Gefäße und Nerven des Patienten maximal begrenzt werden können (Sp. 2, Z. 55 - Sp. 3, Z. 1; Sp. 6, Z. 2 - 4) , g ibt der Patentanspruch 1 eine Amplitude des Translationsanteils zw i- schen 2 mm und 1 cm vor (Merkmal 2.2.1 [1.8.1]). 15 16 17 - 8 - c) Neben den beiden miteinander verbundenen u nd zusammenwirke n- den Funktionsbestandteilen Saugkanüle (Merkmal 1.1 [1.1]) und mechanisches Antriebselement (Merkmal 1.2 [1.4]) gibt der Streitpatentanspruch 1 als weiteres notwendiges Bauteil der erfindungsgemäßen Vorrichtung ein Gehäuse vor , das gleichze itig den Griff der Fettabsaugvorrichtung bilden kann . I n seine m Inneren ist das Antriebselement angeordnet , auf dem wiederum die Kanüle angebracht ist (Merkmale 1.2.1 und 1.2.3 [1.3] ; Sp. 2, Z. 33 - 34; Sp. 3, Z. 31 - 33; Sp. 4, Z. 39 - 42). d) Zur räumlich - r elativen Anordnung der Saugkanüle gegenüber dem Gehäuse trifft Patentanspruch 1 ausdrücklich nur in Merkmal 3 [1.9] insofern eine Aussage, als ein Zwischenraum zwischen Ka nüle und Gehäuse vorzus e- hen ist. Das Streitpatent verdeutlicht diesen Zwischenraum be i einem Ausfü h- rungsbeispiel in Fig ur 4 als eine w eite Durchgangs öffnung mit dem Bezugsze i- chen 18: Nach Merkmal 3.1 [1.9.1] ist der Zwischenraum jedenfalls so vorz us e- hen, dass der Vibrationsanteil der Nutationsbewegung am freien Ende der K a- nüle eine Ab lösung des Fetts ermöglicht. De r hier hervorgehobene Bezi e- hungszusammenhang zwischen der Anordnung der Saugkanüle gegenüber dem Gehäuse und der durch den Vibrationsanteil herbeizuführenden Wirkung bei der Fettabsaugung gibt dem Fachmann an, bei der Konstru ktion ei ner p a- tentgemäßen Fettabsaug vorrichtung eine wirkungsbeeinträchtigende Behind e- rung der Nutationsbewegung der Kanüle infolge einer Dämpfung des Vibrat i- onsanteils durch das Gehäuse zu vermeiden. Insofern " erlaubt " der Zwische n- raum zwischen Saugkanüle und Gehäuse den Vibrationsanteil nach Merkmal 18 19 20 - 9 - 2.1 [1.7] und damit die Nutationsbewegung als solche und deren fettablösende Wirkung (Sp. 2, Z. 39 - 43; Sp. 6, Z. 26 - 29; Sp. 9, Z. 8 - 10). Wie ein für die Fettablösung hinreichender Vibrationsan teil (Merkmal 2.1 [1.7]) überhaupt erzielt werden kann, bestimmt sich demgegenüber nach der spezifische n Ausgestaltung der Funktionsbestandteile Saugkanü le und An - triebs element (Merkmale 1.1 [1.1; 1.2], 1.3 [1.3] und 1.2 [1.4]) . Der Fach mann wird hierbei berücksichtig en, dass d ie Amplitu de des Vibrationsanteils funktional abhängig ist von der Frequenz de s vibrationserrege nden Trans lations anteils (vgl. Sp. 2, Z. 50 - 52) und sich proportional zur Länge der ver wendeten Kanüle verhält (Sp. 6, Z. 8 - 11). Entsprechend benen nt das Streit patent für eine Vibrat i- onsamplitude von ca. 1 cm eine Frequenz der Trans lations bewegung von 15 Hz und eine Länge der Kanü le von 25 cm (Sp. 6 , Z. 13 - 16). II. Das Patentgericht hat seine Entscheidung im Wesentlichen wie folgt begründet: Der Gegenstand des Streitpatents sei gegenüber dem Inhalt der Anme l- dung unzulässig erweitert. Nach Merkmal 3.1 [1.9.1] des erteilten Anspruchs 1 werde der Zwischenraum in eine n Wirkzusammenhang mit dem Vibrationsanteil und der Ablösung des Fettes als Leis tungserfolg gesetzt. Für einen solchen Wirkzusammenhang fehle in den Anmeldeunterlagen jeglicher Hinweis. Die B e- schreibung der Anmeldung gehe ausschließlich ausführlich auf die Bedeutung des Translationsanteils und der zu wählenden Amplitude des Vibrations anteils am Ende der Kanüle für eine wirksame und schonende Fettabsaugung ein. Nach der ursprünglichen Offenbarung könne der Zwischenraum für den Vibrat i- onsanteil völlig unberücksichtigt bleiben. Der für die Nutationsbewegung ma ß- gebliche Vibrationsanteil am Ende der Kanüle erg e be sich ohne Rücksicht auf den Zwischenraum ausschließlich oder im Wesentlichen aus den weiteren B e- dingungen, wie Art und Länge der Kanüle. 21 22 23 - 10 - Die unzulässige Erweiterung führe zwingend zur Nichtigerklärung nach Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 3 IntPatÜbkG. Insoweit könne dahinstehen, ob das Mer k- mal 3.1 [1.9.1] die ursprünglich offenbarte technische Lehre nur konkretisiere und damit einschränke, wofür vieles spreche, oder ob es einen anderen techn i- schen Aspekt anspreche , welcher die ursprünglich e Lehre zu einer anderen technischen Lehre mache. Denn anders als beim nationalen Patent bestehe angesichts der Regelung des Art. 123 Abs. 2 und Abs. 3 EPÜ keine Möglichkeit zur einschränkenden Auslegung des Nichtigkeitsgrundes nach Art. 138 Abs. 1 Buchst . c EPÜ i.V.m. Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 3 IntPatÜbkG unter Ausklammerung der " uneigentlichen Erweiterung " . III. Diese Beurteilung hält der Überprüfung im Berufungsverfahren nicht stand. Auf die - nach Erlass des angefochtenen Urteils vom Senat bejahte (BGH , Urteil vom 17. Februar 2015 - X ZR 161/12, BGHZ 204, 199 - Wundb e- handlungsvorrichtung) - Möglichkeit, bei einer unzulässigen Erweiterung der vom Patentgericht angenommenen Art unter bestimmten Voraussetzungen von einer Nichtigerklärung abzusehen, kommt e s nicht an, denn e ntgegen der Au f- fassung des Patentgerichts ist der Gegenstand des Streitpatents den ursprün g- lich eingereichten Unterlagen unmittelbar und eindeutig zu entnehmen. 1. Anders als die Klägerinnen meinen, lehren die ursprünglich eing e- reichte n Unterlagen, dass der Vibrationsanteil nach der Erfindung nur ein so l- cher ist, der die Ablösung des Fetts in der subkutanen Gewebeschicht bewirken kann (Merkmal 2.1 [1.7] i.V.m. Merkmal 3.1 [1.9.1] ). Die Anmeldung weist - in Übereinstimmung mit der Bes chreibung des Streitpatents - gerade als Kennzeichen der Erfindung die Nutationsbewegung der Kanüle aus , deren " Nutationskraft " ( force de nutation ) zur Ablösung des Fetts und Herstellung einer echten Emulsion beiträgt (Merkmal 2; S. 3, Z. 7 - 11 und Z. 24 - 27 der Veröffentlichung der Anmeldung [WO 98/44966] ). In der u r- sprünglichen Beschrei bung wird dem Fachmann dabei verdeutlicht, dass der Vibrationsanteil der Nutationsbewegung die zur Ablösung und zum Emulgieren 24 25 26 27 - 11 - erforderliche Vibration in das Fett hinein trägt (S. 3, Z. 13 - 17). Zum Ausfü h- rungsbeispiel, in welchem die Bewegung der Kanüle einen Vibrationsanteil mit einer Amplitude in der Größenordnung von 1 cm oder von 3 bis 5 mm aufweist (S. 8, Z. 20 - 23 und Z. 29 - 30), erläutert die Ursprungsanmeldung, dass die b ei einem solchen Vibrationsanteil direkt auf das Fett übertragene Vibration jenes " auflöst, ablöst oder zerplatzt und sozusagen schaumig schlägt " ( la fait di s- socier, disloquer ou éclater et la bat pour ainsi dire en mousse ) , wodurch das Fett leicht in die Kanülenöffnungen eintreten kann (S. 9, Z. 6 - 11). In der Z u- sammenschau hat der Fachmann keinerlei Anhaltspunkt, dass die namentlich im Ausführungsbeispiel der Anmeldung offenbarte Erfindung als Vibrationsanteil der Nutationsbewegung auch eine für die Fettab lösung unzureichende Que r- bewegung der Kanüle zur Achse anspricht. 2. Entgegen der patentgerichtlichen Würdigung zeigt das Ausführung s- beispiel der Ursprungsanmeldung auch den Beziehungszusammenhang zw i- schen der Anordnung der Saugkanüle gegenüber dem Gehä use und der durch den Vibrationsanteil herbeizuführenden Wirkung bei der Fettabsaugung gemäß Merkmal 3.1 [1.9.1] des Streitpatents. Auch insoweit ü bereinstimmend mit der Streitpatentschrift (Sp. 6, Z. 26 29) wird beschrieben (S. 9, Z. 1 - 3) , dass der in Figur 4 als weites Durc h- gangsloch mit dem Bezugszeichen 18 dargestellte freie Raum zwischen der Kanüle und dem als Griff ausgestalteten Gehäuse vorgesehen ist, " um die N u- tationsbewegung zu zulassen " ( pour permettre le mouvement de nutation ) . Aus dem Gesamtz usammenhang des Ausfüh rungsbeispiels wird dem Fachmann unmittelbar deutlich , dass der geze igte Zwischenraum dazu beiträgt, dass sich die durch das Antriebselement hervorgerufene Bewegung der Kanüle (Merkmal 1.2.2 [1.4]) ohne Behinderung durch das Gehäuse a usbreite t , so dass am freien Ende der Kanüle neben dem Translationsanteil auch der für die A blösung des Fetts wesentliche Vibrationsanteil der Nutationsbewegung (Merkmal 2.1 [1.7]) auftritt . Damit wird offenbart, dass die Bedeutung des Zwischenraums für di e 28 29 - 12 - Gewährleistung de r Funktion des erfindungsgemäßen Vibrationsanteils darin liegt, e ine vom Gehäuse herrührenden Schwingungsdämpfung zu vermeiden. Hierin erschöpft sich aber , wie ausgeführt, der technische Sinngehalt des Merkmals 3.1 [1.9.1]. IV. D as an gefochtene Urteil stellt sich auch nicht aus anderen Gründen als richtig dar (§ 119 Abs. 1 PatG) . Die Lehre von Patentanspruch 1 ist so deu t- lich und vollständig offenbart, dass ein Fachmann sie ausführen kann (Art. II § 6 Nr. 2 IntPatÜbkG, Art. 138 Abs. 1 Buchst. b EPÜ) . 1. Die Klägerinnen machen geltend, es sei nicht offenbart, wie eine zur Kanülenachse senkrechte Vibration erzeugt werde , wie stark die Vibration der Kanüle sein müsse , damit es zu einer Ablösung des Fetts komm e , und wie festgestellt wer den könne , wie der Zwischenraum gestaltet sein müsse , damit die Vibration die Ablösung des Fetts auslösen könne . 2. Dies e Angriffe sind unbegründet. a) Das Klagevorbringen rechtfertigt - wie auch das Patentgericht in seinem Hinweis angenommen hat - nicht die Annahme , es werde vom Streitp a- tent nicht hinreichend offenbart, wie eine zur Kanülenachse senkrechte Vibrat i- on erzeugt werde n kann . I m ersten Ausführungsbeispiel gibt das Streitpatent für eine Vibrationsamplitude von ca. 1 cm vor, den Translatio nsanteil der Kanüle n- bewegung mit einer Frequenz von 15 Hz bereitzustellen (Merkmal 2.2 [1.5; 1.8] i.V.m. Merkmal 1.2. 4 [1.4]) und eine Kanüle mit einer Länge von 25 cm zu ve r- wenden (Merkmal 1.1 [1.1; 1.2]). Zur Erzeugung des Translationsanteils mit einer F requenz von 15 Hz kann nach der Beschreibung di eses Beispiels (Sp. 5, Z. 14 - 56 ) das Antriebs element als Zylinder mit einem Druckluftkolben ausg e- führt werden, wodurch an der mit diesem verbundenen Kanüle eine entspr e- chende Translationsbewegung erzielt wird , die ihrerseits am Ende der Kanüle eine Vibrationsw elle hervorruft (Sp. 5, Z. 55 f. ). Die verwendete Frequenz wird in Abhängigkeit des für den Kolben verwendeten Materials gewählt. Dabei b e- 30 31 32 33 - 13 - einflussen die Resonanz eigenschaften des gewählten Materials die Vi bration s- welle (Sp. 5, Z. 48 - 50 ). Dass der Fachmann m it diesen technischen Informati o- nen nicht in der Lage wäre , einen hinreichenden Vibrationsanteil nach Merkmal 2.1 [1.7] i.V.m. Merkmal 3.1 [1.9.1] zu erzeugen , zeigen die Klägerinnen nicht kon kret auf . Vielmehr gehen sie selbst davon aus, dass eine gewisse, durch die translatorische Bewegung ausgelöste Querkomponente ohnedies unvermeidlich ist. Dann war es dem Fachmann aber auch möglich , durch eine Reduzierung der Führung der Kanüle senkrecht zu ihrer L ängsachse eine stärkere Que r- komponente zu erlauben. b) Entsprechendes gilt für die Kritik, das Streitpatent erkläre nicht, wie stark die Vibration der Kanüle sein müsse, damit es zu einer Ablösung des Fetts komme . Zum Vibrationsanteil nach Merkmal 2.1 [ 1.7] offenbart das Strei t- patent im Ausführungsbeispiel ausdrücklich eine Ampl itude am freien Ende der Kanüle, die in der Größenordnung von 1 cm liegt und vorzugsweise zwischen 3 und 5 mm beträgt . Mit diesen Angaben kann der Fachmann eine geeignete Stärke der Vibration durch übliche Orientierungsversuche ermitteln . c) Soweit die Klägerinnen schließlich eine ausführbare Offenbarung des Zwischenraums nach Merkmal 3 [1.9] i.V.m. Merkmal 3.1 [1.9.1] in Abrede stellen, kann auch dem nicht beigetreten werden. Ausgehend von der im Strei t- patent vorgeschlagenen und zu erzielenden Vibrationsamplitude sind - je nach der spezifischen Anbindung der Kanüle an das konkret im Gehäu se angeordn e- te Antriebselement - lediglich einfache trigonometrische Überlegungen erforde r- l ich, um mit der Kanülenlänge und Kolbengeometrie den Zwischenraum so zu berechnen, dass vom Gehäuse keine wirkungsbeeinträchtigende Schwi n- gungsdämpfung ausgeht, sondern dem Vibrationsanteil die Ablösung des Fetts erlaubt wird. V. Die Sache ist nicht zur Endentscheidung reif (§ 119 Abs. 5 Satz 2 PatG) . Ohne weitere Sachaufklärung kann nicht festgestellt werden, ob der G e- genstand des Streitpatents patentfähig ist . 34 35 36 - 14 - 1. Die in das Verfahren eingeführten druckschriftlichen Entgegenha l- tungen enthalten nach vorläufiger Einschätzung des Senats unter Berücksicht i- gung der Ausführungen des Patentgerichts in seinem gerichtlichen Hinweis nach § 83 PatG weder eine Anweisung noch eine Anregung zur Gestaltung e i- ner Vorrich tung nach dem Streitpatent . Weder ist d en Entg egenhaltungen das Erfordernis eine r ausreichende n Nutationsbewegung zur Ablösung des Fetta n- teils zu entnehmen, noch ist feststellbar, dass eines der bekannten Geräte eine derartige Wirkung erzielt hat. Ebenso wenig ist aufgezeigt, aus welchen El e- menten der Fachmann diesen Effekt hätte ableiten können. Bei der Bewertung des druckschriftlichen Standes der Technik (BGH, Urteil vom 7. Juli 2015 X ZR 64/13, GRUR 2015, 1095 Rn. 39 Bitratenreduktion) wird das Patentg e- richt deshalb nachfolgende Überlegungen zu b erücksichtigen haben: Der US - Patentschrift 4 735 604 (D1) mag der Fachmann entnehmen, dass eine minimale seitliche Bewegung des rohrförmigen Elements nicht au s- geschlossen werden kann. Gleichzeitig gibt die D1 aber vor, jegliche seitliche Vibration des a xial vor - und zurückschwingenden Elements zu vermeiden (vgl. Sp. 4, Z. 23 - 25). Eine für die Fettablösung hinreichende Querbewegung des schneidenden Endes, die dem streitpatentgemäßen Vibrationsanteil entspr ä- che, wird nicht beschrieben. Bei der Liposukt ionsvorrichtung nach der D2 überschreitet schon d ie Translationsbewegung der Kanüle die Amplitudenobergrenze von 1 cm (Mer k- mal 2.2.1 [1.8.1]); in der Schrift wird darüber hinaus die Bewegung der Kanüle als genau gesteuerte, axiale Vor - und Zurückbewegung u nd nicht als senkrec h- te Bewegung der Kanüle zu ihrer Achse beschrieben. Ein gegenüber der D2 weitergehender Offenbarungsgehalt ergibt sich weder aus der französischen Patentanmeldung 2 744 369 (D5) noch aus der US - Patentschrift 5 112 302 (D6 ) und auch nicht aus der - nur für die Neuheit s- prüfung in Betracht zu ziehende n - internationale n Patentanmeldung 98/40021 (D7 ). D ie US - Patentschrift 4 634 420 (D4 ) und die veröffentlichte europäische 37 38 39 40 - 15 - Patentanmeldung 391 511 (D3 ) liefern ebenfalls k eine Anregung zu e iner Au s- gestaltung der Vorrichtung, bei welcher die Kanülenbewegung neben dem Translationsan teil am freien Ende einen Vibrationsanteil umfasst, der eine A b- lösung des Fetts bewirken kann . 2. Das Patentgericht wird sich daher mit der Frage der als neuheit s- schädlich geltend gemachten offenkundigen Vorbenutzung des Liposuktionsg e- räts " VACUSON 60 LP " zu befassen haben . Die erstmalige Prüfung dieser Fr a- ge unter Aufklärung des Parteivortrags zur tatsächlichen Ausgestaltung und Wirkung sweise der Vorrichtung und der hierbei verwirklichten Merkmale des Streitpatents - namentlich Merkmal 2.1 [1.7] i.V.m. 3.1 [1.9.1] und Merkmal 3 i.V.m. 1.2.3 und 1.2.1 [1.3] , die eine Beweisaufnahme durch Ein vernahme der benannten Zeugen und gegebenenfalls - sachverständige Unter stützung erfo r- dernde - Feststellungen zur Wirkungsweise der nach den Behauptungen der 41 - 16 - Klägerinnen mit der vorbenutzten übereinstimmenden, im Verletzungsprozess angegriffenen Vorrichtung in vivo notwendig machen wird, im Berufungsverfa h- ren erschein t nic ht sachdienlich (§ 119 Abs. 5 Satz 1 PatG). Meier - Beck Grabinski Bacher Schuster Kober - Dehm Vorinstanz: Bundespatentgericht, Entscheidung vom 08.04.2014 - 4 Ni 34/12 (EP) -
Full & Egal Universal Law Academy