ECLI:DE:BGH:2017:050917UXZR85.15.0 BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL X ZR 85/15 Verkündet am: 5 . September 2017 Anderer Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle in der Patentnichtigkeitssache - 2 - Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündlic he Verhandlung vom 25. Juli 2017 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Meier - Beck, d ie Richter Gröning, Dr. Grabinski und Dr. Deichfuß und die Richterin Dr. Marx für Recht erkannt : Auf die Berufung des Beklagten wird das Urteil des 5. Senats (Nichti g- ke itssenats) des Bundespatentgerichts vom 25. Februar 2015 abgeä n- dert. Das europäische Patent 1 455 175 wird mit Wirkung für das Hoheitsg e- biet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig erklärt, soweit A n- spruch 1 über eine Fassung hinau sgeht, in der es einga ngs heißt: " Apparatus for moisture and ash analysis " , und die weiteren Ansprüche auf den so gefassten Anspruch rückbezogen sind. Im Übrigen wird die Klage abgewiesen. Die Kosten des Rechtsstreits trägt die Klägerin. Von Rechts wegen - 3 - Tatbestand: Der Be klagte ist Inhaber des am 6. März 2003 angemeldeten und mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents 1 455 175 (Streitpatents), das eine Analysevorrichtung für Feuchtigkeit oder Asche in ge misc h- ten Proben betrifft . Patentan spruch 1, auf den fünf weitere Patentansprüche rückb e- zogen sind, lautet in der Verfahrenssprache: " Apparatus for moisture or ash analysis of the kind comprising a furnace (10), a balance (21) having weighing platform (112) positioned in said furnace (10), support means (201) for supporting a plurality of crucibles (9) in a generally horizontal circular configuration, each of the crucibles (9) holding a sample of material to be analysed, means (3) for automatically placing and removing crucibles (9) into sai d support means (201), rotation means (16) for rotating said support means (201) sequentially and vertically aligning a crucible (9) with the means (3) for automatically p lacing and removing the crucibles (9) on the support means (201), elevation means for vertically shifting said support means (201) to deposit and remove the aligned crucibles (9) on and off of said weighing platform (112) and control means (300) for controlling said rotation means (16) and said elevation means to allow insertion of the cru cibles (9) by the means (3) for automatically placing and removing the crucibles (9) chara c- terized in that the furnace (10) has a hole (41) on its top surface (42) adapted to allow the placing and removing of the crucibles through said hole, the fu r- nace (1 0) thereby remaining substantially closed during the placing and r e- moving of the crucibles (9) by the placing and removing means (3). " Die Klägerin hat das Streitpatent insgesamt angegriffen und geltend gemacht, der Gegenstand von Patentanspruch 1 sei un zulässig erweitert und nicht patentfähig. Der Beklagte hat das Streitpatent wie erteilt und hilfsweise mit 47 geänderten A n- spruchssätzen verteidigt. Das Patentgericht hat das Streitpatent für nichtig erklärt. Hier gegen richtet sich die Berufung des Bek lagten, der das Streitpatent zuletzt in einer Fassung von Anspruch 1 verteidigt, in der es eingangs statt " Apparatus for moisture or ash analysis " heißt : " Apparatus for moisture and ash analysis " . 1 2 3 4 - 4 - Entscheidungsgründe: I. Das Streitpatent betrifft eine Vo rrichtung zur Feuchtigkeits - oder Asche - analyse. 1. Nach den Ausführungen in der Streitpatentschrift dienen solche Vorrichtu n- gen der Analyse von Proben. Dazu werden Tiegel, die der Aufnahme dieser Proben dienen, sowohl in leer em Zustand als auch nach de m Befüllen mit der Probe z u- nächst außerhalb des Ofens gewogen und sodann auf einer Platte oder Drehscheibe in einer Of enkammer angeordnet, die eine Wie geplattform enthält. Anschließend werden die Proben im Ofen erhitzt und zu bestimmten Zeitpunkten gewogen . Soll der Probe nur die Feuchtigkeit entzogen werden, erfolgt die Erwärmung unter Stickstof f- atmosphäre. Von einer Ascheanalyse spricht man, wenn die Probe unter Anwese n- heit von Sauerstoff verbrannt wird. Der Feuchtigkeits - oder Aschegehalt wird durch Wieg en am Anfang und am Ende des Vorgangs ermittelt. In der Streitpatentschrift werden unterschiedliche im Stand der Technik b e- kannte Vorrichtungen beschriebe n, die jeweils so gestaltet seien , dass die Tür der Ofenkammer geöffnet werden müsse , um die Tiegel auf der Platte oder der Dre h- scheibe abzusetzen oder sie zu entnehmen. Bei der aus dem US - P atent 4 522 788 (= D8) bekannten Vorrichtung sei es erforderlich, den Ofen vor dem Öffnen auf 600°C herunterzu kühlen. Das Streitpatent nennt ferner die US - Patentschri ft 5 064 009 , nach welcher die Erwärmung der Probe durch eine Mikrowellenh eizung erfolge, das US - Patent 5 382 884 und das US - Patent 4 952 108 . Diese Vorrichtu n- gen wiesen jeweils den Nachteil auf, dass das Beschicken des Ofens ein Öffnen der Ofentür erforde re, wodurch Wärme verloren gehe. 2. Vor diesem Hintergrund besteht das technische Problem darin, eine Vo r- richtung zur Feuchtigkeits - oder Ascheanalyse bereitzustellen, die einfach und sicher zu bedienen und vielseitig einsetzbar ist und die eingesetzte E nergie effizient nutzt. 5 6 7 8 - 5 - Zur Lösung dieses Problems schlägt das Streitpatent in A nspruch 1 in der vom Beklagten mit dem Hauptantrag verteidigten Fassung eine Vorrichtung vor, deren Merkmale sich wie folgt gliedern lassen (abweichende Gliederung des Paten tgerichts in eckigen Klammern): Vor richtung zur Feuchtigkeits - und Ascheanalyse [M0], umfassend 1. einen Ofen (10) ( furnace ) ; [M1] 2. eine Waage (21) samt Wie geplattform (112), die im Ofen (10) ang e- ordnet ist; [M2] 3. Halte mittel (201) zum Halten einer Meh rzahl von Tiegeln (9) in einer allgemein horizontalen kreisförmigen Anordnung; [M3] 4. Tiegel, die jeweils eine zu analysierende Materialprobe enthalten; [M4] 5. Mittel (3) zum automatischen Einsetzen in das und Entnehmen der Tiegel (9) aus dem Halte mittel (201); [M5] 6. Drehmittel (16), die a. dem sequentiellen Drehen des Halte mittel s (201) [M 6] und b. der vertikalen Ausrichtung der Tiegel (9) auf die Mittel (3) zum automatischen Einsetzen in das und Entnehmen der Tiegel aus dem Halte mittel (201) dienen ; [M7] 7. Hebemittel zum v ertikalen Verfahren des Halte mittel s (201), um die ausg erichteten Tiegel (9) auf der Wie geplattform (112) abzustellen und sie von dieser zu entfernen; [M8] 8. Steuermittel (300) zum Steuern der Dreh mittel (16) und der Heb e- mittel , u m das Einsetzen von Tiegeln (9) durch die Mittel (3) zu e r- möglichen, [M9] wobei 9 - 6 - 9. an der Oberseite des Ofens (41) ein Loch ausgebildet ist, durch welches die Tiegel eingesetzt und entnommen werden können, wodurch der Ofen bei diesem Einsetzen und Entnehm en der Tiegel durch die Mittel (3) im Wesentlichen geschlossen bleibt. [M10 und M11]. 3. Mit Blick auf einige dieser Merkmale bedarf der Patentanspruch der Erläut e- rung: a) Die Vorrichtung umfasst nach Merkmal 1 einen Ofen. Nachdem die Vorric h- tung sow ohl zur Feuchtigkeits - als auch zur Ascheanalyse geeignet sein muss, ist darunter ein Hochtemperaturofen zu verstehen, denn u m eine Probe bis auf die Asche zu reduzieren , sind regelmäßig hohe Temperaturen von 600°C und mehr e r- forderlich (vgl. Abs. 15) . b) Nach Merkmal 2 umfasst die Vorrichtung eine Waage samt Wie geplattform, die im Ofen angeordnet ist. Der vom Patentgericht zutreffend bestimmte Fachmann versteht diesen sprachlich nicht eindeutigen Rückbezug dahin, dass nur die W i e- geplattform im Ofen angeordnet ist, die Waage dagegen außerhalb desselben. Dies ergibt sich für ihn daraus, dass die Waage gegen Temperaturschwankungen em p- findlich ist. c) Die Vorrichtung umfasst Haltemittel , die geeignet sind , mehrere Tiegel in einer allgemein horizontale n kreisförmigen Anordnung zu halten. Diese Halte mittel befin den sich, wie sich aus dem Zusammenhang mit den weiteren Merkmalen ergibt, im Innern des Ofens. d ) Entscheidende Bedeutung kommt Merkmal 9 zu , wonach der Ofen an se i- ner Oberseite ein Loch hat, durch welches die Tiegel eingesetzt u nd entnommen werden können. Dadurch wird erreicht, dass zum Beschicken des Ofens mit Tiegeln die Ofentür nicht geöffnet werden muss, so dass der Ofen auch während des B e- schickungsvorgangs bis auf das Loch geschlosse n bleibt. Die Beschickung erfolgt 10 11 12 13 14 - 7 - gemäß Merkmal 5 durch Mittel zum automatischen Einsetzen in die und Entnehmen der Tiegel aus den Haltemitteln . Die Streitpatentschrift trifft keine Festlegung dahin, ob der Ofen weiterhin eine Ofentür aufweist o der auf die se verzichtet wird , und u m- fasst damit beide Möglichkeiten. Ausschlaggebend ist jedoch, dass die Beschickung des Ofens erfolgen kann, ohne dass eine Ofentür geöff net und geschloss en werden muss. Dabei legt das Streitpatent zugrunde, dass das Öffnen der Ofen tür mit einer großflächigen Öffnung der Ofenkammer und damit mit einem erheblichen Energi e- ve r lust e inherg e h t, während der erfindungsgemäße Ofen zwar an seiner Oberseite eine Öffnung aufweist, die Ofentür aber geschlossen bleiben kann, auch wenn der Ofen be schickt wird . Weil er an seiner Oberseite ein Loch aufweist, ist der Ofen mi t- hin nicht komplett, sondern nur " im Wesentlichen " verschlossen. Damit wird in Kauf genommen, dass in gewissem Umfang ein Energieverlust eintritt. Dieser Zustand kann aber auch wäh rend des Beschickens beibehalten werden. Diese Lösung hat zufolge der Streitpatentschrift verschiedene Vorteile: Ein automatisches Beschicken des Ofens durch das Loch ist sicherer und ermöglicht es, gleichzeitig Proben mit u n- terschiedlicher Verweildauer im Ofen zu analysieren. Damit ist das Verfahren effiz i- e n ter und flexibler . Z war ist der Ofenraum durch das Loch nicht gänzlich gegenüber der Umgebung abgeschlossen, so dass in einem gewissen Umfang Wärme entwe i- chen kann, weshalb Merkmal 9 davon spricht , dass der Ofen " im Wesentlichen " g e- schlossen ist. Auf der anderen Seite kann aber auf das Öffnen der Ofentür verzichtet werden . Dies ist besonders dann vorteilhaft, wenn der Ofen auf sehr hohen Temp e- r a turen betrieben wird, weil ein Öffnen der Ofentür, wie es im Stand der Technik e r- forderlich war, nicht erfolgen kann, solange d ie Temperatur 600°C übersteigt (s. Abs. 15 unter Bezugnahme auf Abs. 3), d er Ofen also , bevor er erneut beschickt werden kann, zunächst heruntergekühlt und anschließend wieder erhitzt werde n muss , was zeitaufwändig und energetisch ineffizient ist. Diese zeit - und energieau f- wändige Vorgehensweise wird nach der Lehre des Streitpatents vermieden, indem die Beschickung durch das Loch erfolgt (s. Abs. 26). Nach Merkmal 9 befindet sich das Loc h an der Oberseite des Ofens. Au s- drückliche Angaben zu seiner Größe enthält Patentanspruch 1 nicht. Der Fachmann 15 - 8 - entnimmt Merkmal 9 jedoch, dass das Loch einerseits so zu gestalten ist , dass die automatische Beschickung des Of ens mit den Tiegeln möglich is t ( " adapted to allow the placing and removing of the crucibles " ) , andererseits nicht größer ist als hierfür nötig , damit der mit ihm verbundene Energieverlust begrenzt wird . In diese Richtung weist auch die Beschreibung, nach welcher die Tiegel in eine kle ine Öffnung an der Oberseite der Ofenkammer eingeführt werden (s. Abs. 12: " The robotic arm retrieves each crucible from the co nveyo r, inserts it into a small opening in the upper surface of the fur nace chamber " ). Das Streitpatent schließt zwar nicht aus, dass das Loch außerhalb des Beschickungsvorgangs, etwa durch einen Schieber, verschlossen wird, legt jedoch zugrunde, dass das Loch so dimensioniert ist, dass die Vorrichtung auch dann bestimmungsgemäß betrieben werden kann, wenn das Loch offen bleibt. Mit der Frage, ob sich das Maß des Abschlusses des Ofenraums gegenüber der Um gebung durch den Beschickungsvorgang ändert, befasst sich das Streitpatent nicht. Mit der Wendung, dass der Ofen während des Beschickungsvorgangs im W e- sentlichen geschlossen bleib t ( " the furnace thereby remaining substantially closed during the placing and removing of the crucibles " ) , bringt der Anspruch vielmehr zum Ausdruck, dass sich grundsätzlich an dem Zustand der Ofenkammer auch während des Beschickungsvorgangs nichts ändert. e ) Die Dreh mittel nach Merkmal 6 ermöglichen es , die Haltemittel , in welche die Tiegel mit der Mate rialprobe eingesetzt werden, zu drehen und in bestimmten Stellungen an zu halten. Sie werden nach Merkmal 6b und 8 so gesteuert, dass die Tiegel bzw. die d er Aufnahme von Tiegeln dienenden Öffnungen der Halte mittel beim Stillstand der Drehscheibe vertikal so ausgerichtet sind, dass die Beschickung mittels der Vorrichtung gemäß Merkmal 5 möglich ist, sich also gerade unterhalb des Lochs befinden, durch das di e Beschickung erfolgt. Der Begriff " vertically " ist in Patenta n- spruch 1 in diesem Zusammenhang auf die Ausrichtung des Tiegels ( " vertically alig n- ing a crucible " ) bezogen, nicht - wie es die Merkmalsgliederung im angefochte nen Urteil nahelegt - auf die Dreh ung der Halte mittel . Dieses Verständnis wird durch Abs. 13 und 19 der Beschreibung bestätigt. 16 17 - 9 - II. Das Patentgericht hat seine Entscheidung im Wesentlichen wie folgt b e- gründet: Der Gegenstand von Patentanspruch 1, der keiner weiterführenden Auslegung bedürfe, weil der Fachmann, ein Diplomingenieur (FH) der Verfahrenstechnik oder der physikalischen Messtechnik, die verwendeten Begriffe ohne weiterführende Au s- legungen erfassen und anwenden könne, gehe über den Inhalt der ursprünglich ei n- gereichten Anmeld ungsunterlagen hinaus . Wie die Beklagte selbst ausführe, sei für den Gegenstand von Anspruch 1 entscheidend, dass an der Oberseite des Ofens ein Loch vorgesehen sei, durch das die Beschickung mit Tiegeln erfolge. Es gehe mithin um einen Ofen, der nicht ko m- plett gegenüber dem umgebenden Raum abgeschlossen sei, sondern nur im W e- sentlichen geschlossen und damit offen sei. Dies gelte auch für die Zeit, in der der Ofen durch das Loch beschickt werde. Eine solche Gestaltung sei in den ursprünglichen Anmel deunterlagen nicht o f- fenbart. Diesen entnehme der Fachmann vielmehr eindeutig und unmissverständlich, dass der Ofen während aller Analyseschritte geschlossen bleibe. Etwas anderes e r- gebe sich auch nicht aus den Zeichnungen der Anmeldung. Aus diesen ergebe sich zwar , dass der Ofen an der Oberseite ein Loch aufweis e, doch zeige die dortige F i- gur 3 eine Übereinstimmung der Größenverhältnisse des Lochdurchmessers und des Durchmessers des einzuführenden Roboterarms, weshalb aus fachlicher Sicht davon auszugehen sei, dass der Roboterarm den Ofen verschließe. Mit den Begriffen " ve r- schlossen " und " im Wesentlichen verschlossen " seien zwei vollkommen unterschie d- liche Zustände eines Hohlkörpers beschrieben. Da die ursprünglichen Anmeldeunte r- lagen einen verschlossenen O fen offenbarten, beruhe der Gegenstand von P a- tentanspruch 1, der einen im Wesentlichen verschlossenen Ofen beschreibe, auf e i- ner unzulässigen Erweiterung. Dabei handele es sich um ein Aliud. Für die Hilfsanträge 1.0 bis 7.0, die jeweils Merkmale 10 und 11 (hier Mer k- mal 9) enthielten, gelte das Gleiche. Die verbleibenden Hilfsanträge seien ebenfalls 18 19 20 21 22 - 10 - unzulässig, denn i ndem sie den Begriff " substantially closed " wieder auf den u r- sprünglich offenbarten Begriff " closed " zurückführten, erweiterten sie den Schu tzb e- reich. III. Soweit der Beklagte das Streitpatent nicht mehr verteidigt, verbleibt es o h- ne weitere Sachprüfung bei der Nichtigerklärung. Im Übrigen hält die Beurteilung des Patentgerichts der Überprüfung im Berufungsverfahren nicht stand. Der Gegenst and von Patentanspruch 1 beruht nicht auf einer unzulässigen Erweiterung. Er ist zudem patentfähig. 1. Zu Unrecht hat das Patentgericht angenommen, dass der Gegenstand der erteilten Fassung von Patentanspruch 1 über den Inhalt der ursprünglichen Anme l- d eunterlagen hinausgeht , denen die veröffentlich t e Patentanmeldung (NK3) en t- spricht. a) Nach Art. II § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 IntPatÜbkG ist ein europäisches Patent mit Wirkung für das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig zu erklären, wenn se in Gegenstand über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eing e- reichten Fassung hinausgeht. Der danach maßgebliche Inhalt der Anmeldung ist a n- hand der Gesamtheit der ursprünglich eingereichten Unterlagen zu ermitteln. Er ist nicht auf den Gegenstand der in der Anmeldung formulierten Ansprüche beschränkt. Entscheidend ist vielmehr, was der mit durchschnittlichen Kenntnissen und Fähigke i- ten ausgestattete Fachmann den ursprünglichen Unterlagen als zur Erfindung geh ö- rend entnehmen kann. b ) Die Auffassu ng des Patentgerichts, die ursprünglichen Anmeldeunterlagen offenbarten eine Vorrichtung, die während aller Analyseschritte vollständig geschlo s- sen bzw. verschlossen bleibe, trifft nicht zu. Zwar ist in Abs. 5 der NK3 nicht anders als in Abs. 12 der Stre itpatentschrift davon die Rede, dass bei der Erfindung eine Ofenkammer verwendet werde, die während aller Analysestadien geschlossen sei ( " The present invention uses a furnace chamber which is closed through all stages of the analysis " ). Wie sich aus dem Zusammenhang der Anmeldeunterlagen ergibt , zielt 23 24 25 26 - 11 - dies aber nur darauf, dass ein Öffnen ein er Ofentür, wie es im Stand der Technik zur Beschickung des Ofens geboten ist, nach der vorgestellten technischen Lehre nicht mehr erforderlich ist. Entsprechend ist in der ursprünglichen Anmeldung in der Folge im Einzelnen erläutert, dass sich an der Oberseite der Ofenkammer ein kleines Loch befindet, durch das die Ofenkammer mi t Tiegeln beschickt werden kann (s. auch A n- sprüche 3 und 4). Die Absätze 5 bis 7 und 10 bi s 12 der NK3, in denen dies b e- schrieben ist, stimmen mit den Absätzen 12 bis 14 und 17 bis 19 der Streitpaten t- schrift überein. Anhaltspunkte dafür, dass dieses Loch außer halb des Beschickung s- vorgangs ver schlossen sein sollte, finden sich in NK3 nicht. Auch der in Abs atz 9 der Anmeldung angestellte Vergleich der dort vorgestellten Lehre mit dem Stand der Te chnik weist darauf hin, dass die Anmeldung unter einer geschlossenen Ofenka m- mer, anders als das Patentgericht meint, keine vollständig gegenüber der Umgeb ung abgeschlossene Kammer versteht, sondern eine Kammer, bei der die Ofentür g e- schlossen bleib en kann , während die Beschickung des Ofens mit Tiegeln durch ein Loch erfolgt. Etwas anderes ergibt sich auch nicht aus den nachstehend eingeblendeten Figuren 1 und 2 der NK3 , die mit den entsprechenden Figuren des Streitpatents übereinstimmen. Figur 1 zeigt eine Vorrichtung mit einem Loch (41) an der Oberseite des Ofens, Figur 2 ein Loch (26) in der Isolation. Selbst wenn Loch (41) und Rob o- terarm (3) so dimens ioniert sein sollten, dass das Loch während des Beschickens der Ofenkammer mit Tiegeln vollständig verschlossen ist, ist auch d ies en Figuren nicht zu entnehmen, dass die L öcher (26) und (41) ansonsten ver schlossen sein so l- len und sich die Ofenkammer damit in einem vollständig verschlossenen Zustand befindet. 27 - 12 - Der Hinweis des Patentgerichts auf Figur 3 der NK3 geht schon deshalb fehl, weil dort weder das Loch (41) noch das Loch (26) zu sehen sind . Abweichendes ergibt sich auch nicht daraus, dass der Anmelder zu einem späteren Zeitpunkt des Erteilung sverfahrens eine geänderte Anspruchsfassung eingereicht hat, nach welcher der Ofen während des Platzierens und Entfernens der 28 29 - 13 - Tiegel geschlossen bleibt. Maßgeblich für die Frage, ob eine unzulässige Erweit e- rung vorliegt, ist der Inhalt der ursprünglich eingereichten Anmeldeunterlagen. Eine Anspruchsfassung, die erst während des Prüfungsverfahrens eingereicht worden ist, is t insoweit ohne Be deutung (BGH, Beschluss vom 17. September 1974 X ZB 17/73, GRUR 19 7 5 , 310, 311 - Regelventil). c) Ohne Erfolg macht die Klägerin geltend, aus den ursprünglichen Anmeld e- unterlagen gehe die Kombination eines Ofens mit einem Loch an der Oberseite und einer Vorrichtung zum automatischen Einsetzen der Tiegel in das und Ent nehmen aus dem Halte mittel nicht her vor, vielmehr sei nur dort gezeigt, dass die Beschickung des Ofens durch das Loch mittels eines Roboterarms erfolge. Allerdings trifft es zu, dass in NK3 lediglich im dortigen Anspruch 1 Mittel zum automatischen Eins etzen und Entnehmen von Tiegeln in die Haltevorrichtung ang e- sprochen sind, während ansonsten sowohl im allgemeinen Teil der Beschreibung als auch in der Erläuterung der Ausführungsbeispiele und in Anspruch 3 stets von einer Beschickung der Ofenkammer durch ein Loch mittels eines Roboterarms die Rede ist. Die Fassung von Anspruch 1 in der erteilten Fassung ist gleichwohl nicht zu b e- anstanden. Eine verallgemeinernde Fassung des Anspruchs ist unter dem Gesichtspunkt der unzulässigen Erweiterung unbedenklic h, wenn sich ein in der Anmeldung b e- schriebenes Ausführungsbeispiel für den Fachmann als Ausgestaltung der im A n- spruch umschriebenen allgemeineren technischen Lehre darstellt und diese Lehre in der beanspruchten Allgemeinheit für ihn bereits der Anmeldung als zur Erfindung gehörend zu entnehmen ist (BGH, Urteil vom 11. Februar 2014 X ZR 107/12, BGHZ 200, 63 Rn. 23 Kommunikationskanal). So verhält es sich hier. Den Anmeldeunterlagen lassen sich keine Anhalt s- punkte dafür entnehmen, dass es für die Lösu ng des Problems, mit dem sich die Anmeldung befasst, darauf ankommt, dass die Beschickung des Ofens gerade durch einen Roboterarm erfolgt. Für den Fachmann ist vielmehr ohne w eiteres ersichtlich, 30 31 32 33 - 14 - dass es entscheidend ist , dass die Beschickung automatisch nicht händisch erfolgt und diese allgemeine Lehre lediglich beispielhaft anhand eines mit einem Arm au s- gest atteten Roboter s erläutert wird . d) Soweit die Klägerin meint, den ursprünglichen Anmeldeunterlagen sei nicht zu entnehmen, dass der Ofen an se iner Oberseite ein Loch habe, das so gestaltet sei, dass der Ofen während des Beschickungsvorgangs im Wesentlichen verschlo s- sen sei, beruht dies auf einem unzutreffenden Verständnis von Patentanspruch 1. Nach dessen technischer Lehre kommt es nicht darauf an, dass der Ofenraum ger a- de durch den Beschickungsvorgang gegenüber der Umgebung verschlossen wird. Entscheidend ist vielmehr, dass es das Vorsehen eines Lochs, durch welches die im Ofeninnern angeordneten Halte mittel mit Tiegeln beschickt werden können , ermö g- licht, die Ofentür geschlossen zu halten, so dass der Ofen auch während des B e- schickens im Wesentlichen geschlossen bleibt. e) Schließlich liegt eine unzulässige Erweiterung auch nicht darin, dass A n- spruch 6 in der erteilten Fassung auch auf Anspru ch 5 rückbezogen ist. Durch diesen Rückbezug wird eine Vorrichtung unter Schutz gestellt, bei der der Roboterarm dazu dient, die Schmelztiegel jeweils von der externen Wa a ge auf ein Förderband abzustellen und sie sodann vom Förderband aufzunehmen. Eine so l- che Gestaltung ist in Absatz 10 der ursprünglichen Anmeldeunterlagen offenbart, wonach jeder Tiegel nach dem Wiegen auf der externen Wa a ge auf dem Förderband angeordnet wird, von wo aus er in die Ofenkammer verbracht wird ( " Each crucible 9 with a sampl e is positioned on the conveyor 12 after being weighed on the external balance 25 for loading into the furnace chamber 10 . " ). 2. Die angefochtene Entscheidung erweist sich auch nicht aus anderen Grü n- den als richtig . Der Gegenstand von Patentanspruch 1 ist entgegen der vom Paten t- gericht in seinem Hinweis nach § 83 PatG vertretenen Auffassung durch den Stand der Technik nicht nahegelegt. 34 35 36 37 38 - 15 - a) Eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs in der Sache selbst ist im Strei t- fall sachdienlich (§ 119 Abs. 5 PatG ). Nach dem Grundgedanken des reformierten Patentnichtigkeitsverfah rens soll die Patentfähigkeit zunächst durch das mit technisch sachkundigen Richtern besetzte Patentgericht bewertet werden . E ine Entscheidung durch den Bundesgerichtshof hierüber ist danac h regelmäßig nicht sachgerecht, wenn es an einer Erstbewertung des Standes der Technik durch das Patentgericht unter dem Gesichtspunkt der P a- tentfähig keit fehlt (BGH, Urteil vom 7. Juli 2015 - X ZR 64/13, GRUR 2015, 1095 Rn. 39 - Bitratenreduktion) . Der Streitfall weist jedoch die Besonderheit auf, dass sich das Patentgericht in seinem Hinweis nach § 83 PatG unter Berücksichtigung des beiderseitigen Vorbri n- gens eingehend mit der Patentfähigkeit des Gegenstands des Streitpatents befasst hat. Beide Parteie n haben auch im Berufungsrechtszug eingehend zu der dort ni e- dergelegten Auffassung des Patentgerichts Stellung genommen. Unter diesen U m- ständen ist eine Entscheidung des Senats in der Sache selbst sachdienlich. b ) Ausgangspunkt der Überlegungen des Fach manns ist ein Stand der Tec h- nik, wie er in dem in Abs. 3 der Streitpatentschrift erwähnten US - Patent 4 522 788 (D8), ferner in der japanischen Patentschrift Sho 55 - 141654 (D1) und der deutschen Offenlegungsschrift 40 23 483 (D3) dargestellt ist. aa) D8, deren Figur 1 nachstehend eingeblendet ist, 39 40 41 42 - 16 - beschreibt eine Vorrichtung zur Bestimmung der Feuchtigkeit und des Aschegehalt s von fossilen Brennstoffen. Sie umfasst einen Ofen (12) sowie eine Waage (14), d e- ren Wiege plattform (16) innerhalb der Ofenkammer (34) angeordnet ist. Die Ofe n- kammer enthält ferner eine Aufnahmeplatte (18), die sequentiell gedreht werden kann und in der mehrere Tiegel (24) horizontal und krei sförmig angeordnet werden können . Eine Hebevorrichtung ermöglicht es, die Aufnahmeplatte so abzuse nken, dass ein Tiegel auf der Wie geplattform abgesetzt und gewogen werden kann. Die Vorrichtung wird durch einen elektrischen Steuerkreis gesteuert. Damit sind die Merkmale 1 bis 4, 6a und 7 vorweggenommen, ferner Mer k- mal 8, soweit dieses beschre ibt, dass die Steuermittel dazu dienen , die Vorrichtung zum Drehen der Aufnahmeplatte zu steuern. 43 44 - 17 - Zur Beschickung des Ofens mit Tiegeln ist D8 lediglich zu entnehmen, dass hierzu der Deckel (28), wie durch die strichpunktierten Linien 28 ' und 28 '' anged eutet, geöffnet werden muss . Während das Öffnen und Schließen des Deckels durch den Computer gesteuert werden kann, ist nicht offenbart, dass auch das Einsetzen und Entnehmen der Tiegel automatisch erfolgt, vielmehr wird dies nach D8 von ein er Be - dienperso n ( operator ) durchgeführt (Sp. 3, Z. 13 ff., Sp. 5, Z. 44 bis Sp. 6, Z. 13). Damit fehlt es an einer Vorwegnahme der Merkmale 5, 6b und 8, soweit dieses sich auf die Steuerung der Hebe mittel bezieht, die das Einsetzen von Tiegeln durch die Mittel gemäß Mer kmal 5 bezieht. D8 zeigt ferner kein Loch an der Oberseite des Ofens gemäß Merkmal 9, vielmehr ist es hier zum Beschicken der Ofenkammer erforderlich, die Abdeckung an der Oberseite insgesamt anzuheben. Der Ofen bleibt damit beim Einsetzen und En t- nehmen der Tiegel nicht im Wesentlichen verschlossen, sondern muss großflächig geöffnet werden. bb) D1 und D3 zeigen Vorrichtungen, die derjenigen nach D8 ähnlich sind. In beiden Dokumenten wird erläutert, dass die Vorrichtung dazu dient, den Feuchti g- keitsgeh alt von Proben zu bestimmen. Hierzu werden die Proben auf eine Temper a- tur erhitzt, bei der das Wasser entweicht. Entsprechend ist in D1 von einem Ofen, in D3 von einem Heizraum die Rede. c ) Der Stand der Technik vermittelte dem Fachmann jedoch keine Anr egung, um von einer solchen, in D8, D1 und D3 gezeigten Vorrichtung zum Gegenstand von Patentanspruch 1 zu gelangen. aa) Eine solche Anregung ergibt sich nicht aus der europäischen Patentschrift 525 180, die in deutscher Übersetzung als D9 vorliegt. (1) D9 beschreibt eine Vorrichtung zur automatisier t en Analyse von Proben, die in Kartuschen enthalten sind. Zwar ist in der Beschreibung im Wesentlichen von einem Inkubator die Rede, in dem, wie der Beklagte geltend macht, typischerweise nur relativ niedr ige Temperaturen herrschen, doch ist D9 n icht auf Inkubatoren b e- 45 46 47 48 49 - 18 - schränkt und umfasst daher auch Vorrichtungen, in denen bei höheren Temperat u- ren gearbeitet wird. Daher wird der Fachmann, der mit der Aufgabenstellung des Streitpatents befasst ist, auch die D9 in den Blick nehmen, zumal diese ausdrücklich anspricht, dass eine Gestaltung anzustreben ist, die den Verlust von Heizenergie minimiert (S. 4, 13). (2) Die in D9 erläuterte Vorrichtung weist einen Injektor auf, mit dem die Ka r- tuschen, die die Proben enthalten und damit den Tiegeln des Streitpatents entspr e- chen, automatisch in eine im Innern der beheizten Kammer angeordnete Haltevo r- richtung eingesetzt und aus dieser entnommen werden können. Wie D9 unter B e- zugnahme auf die nachstehend eingeblendeten Fi guren 8 und 9 erläutert, enthält die Seitenwand (282) gegenüber dem Injektor (58) eine Einführöffnung (302), durch die ein Ladearm eine Kartusche (22) in eine Nische des Karussells (24) einsetzen oder herausziehen kann. Der Injektor ist mit einer Klappe (3 20) versehen, die die Einfüh r- öffnung (302) verschlossen hält und sie nur freigibt, wenn eine Kartusche eingesetzt oder entnommen wird (S. 25 f.). 50 - 19 - D9 zeigt ferner siehe Figur 8 einen Schlitz (102) an der Oberseite des Ofens. Dieser dient nicht de m Einsetzen und Entnehmen der Tiegel, sondern dazu, das Einführen einer Pipette zu ermöglichen, mit der eine Probeflüssigkeit in die Ka r- tusche gegeben werden kann (S. 12/13). Das Dokument beschreibt damit eine Vorrichtung zum automatischen Einse t- zen vo n Behältern, die zu analysierende Proben enthalten, in Haltemittel und deren Entnahme . Da die Vorrichtung aut omatisch betrieben wird, umfasst sie auch entspr e- chende Steuer mittel (Merkmal 5 und Merkmal 8 teilweise). (3) Für den Fachmann ergab sich aus D 9 k eine Anregung zu einer Vorric h- tung, bei der an der Oberseite des Ofens eine Öffnung vorgesehen ist, die dauerhaft offen bleiben kann. Im allgemeinen Teil der Beschreibung wird darauf hingewiesen, dass die Ei n- haltung einer gleichmäßigen Temperatur in der Kammer gefährdet sei , wenn diese nicht vollständig geschlossen sei . Die dort vorgestellte Kammer weist, wie ausg e- führt, an der Oberseite einen Schlitz zur Einführung von Pipetten und seitlich eine 51 52 53 54 - 20 - Öffnung zum Be - und Entladen der Kammer mit Analysekar tuschen auf. D9 erläutert hierzu, der längliche Schlitz in der oberen Wand weise nur eine minimale Weite auf, weil er nur den Schaft und die Spitze der Pipette n aufnehmen müsse, die eingesetzt werden, um die Probenflüssigkeit in die Tiegel zu geben oder au s diesen aufzune h- men. Dagegen sei die Öffnung in der seitlichen Wand zum Einsetzen und Herau s- nehmen der Analysekartuschen erheblich größer dimensioniert. D9 sieht dazu eine Tür vor, die ein Verschließen dieser Öffnung ermöglicht und bezeichnet dies als wic h tiges erfindungsgemäßes Merkmal (S. 5 oben, S. 6 unten). Der Fachmann erhielt danach aus der D9 keine Anregung zur Ausgestaltung einer Vorrichtung, bei der die Öffnung, die dem Beschicken des Ofens mit den Behä l- tern zur Aufnahme der zu analysierenden P roben dient, auch während des Analys e- betriebs offen bleiben kann, sondern vermittelt ihm eher umgekehrt , es sei zur Ve r- meidung von Wärmeverlusten geboten, diese Öffnung außerhalb des Beschickung s- vorgangs zu verschließen. bb) Auch die schweizerische Pate ntschrift 684 214 (D10) gab dem Fachmann keine Anregung, den Ofen an seiner Oberseite mit einem Loch zu versehen, durch welches die automatische Beschickung der Ofenkammer erfolgen kann. Die dort vorgestellte Vorrichtung zum Beschicken eines thermoanal ytischen Messgeräts, mit dem auch Trockensubstanz - oder Feuchtegehaltsbestimmungen durchgeführt werden können (Sp. 1, Z. 17 - 19), umfasst, wie die nachstehenden Fig u- ren 1 und 2 verdeutlichen, 55 56 57 - 21 - eine Probenwechselvorrichtung (1), mit der jeweils ein Tiegel (7) von einem auße r- halb eines DSC - Ofens (23) (DSC = Differential Scanning Calorimetry [dynamische Differenzkalorimetrie]) angeordneten Probenteller (3) aufgenommen, angehoben und von oben auf die Messstelle des Ofens gesetzt werden kann . Ein weiterer Behä lter (75) dient als Referenzbehälter und muss nur selten gewechselt werden (Sp. 2, Z. 44 - 55). Als Ofen ist dabei nur das mit dem Bezugszeichen (23) versehene El e- ment anzusehen, nicht jedoch das Gehäuse (21), in dem s ich d ies er Ofen befindet (Sp. 2, Z. 38 4 1). Wie die Beschreibung bemerkt, ist der Ofen in Figur 2 nur schem a- tisch dargestellt. Zu erkennen ist die Heizplatte (25), auf der eine Trägerplatte (27) mit zwei Temperaturmessstellen 29 und 31 angeordnet ist. Weitere Elemente des Ofens, etwa die Heizwic klung und der Deckel , sind, weil für das Verständnis der in D10 beschriebenen Erfindung ohne Bedeutung, nicht dargestellt und beschrieben (Sp. 2, Z. 41 f . und Z. 60 - 65). 58 - 22 - D10 beschäftigt sich mithin nicht näher da mit, wie eine Beschickung des Ofens erfo lgt, der Mittel aufweist, die eine Mehrzahl von Tiegeln aufnehmen können. Der Fachmann wird ihr zwar entnehmen, dass die jeweils zu analysierende Probe in eine n Tiegel von oben eingesetzt wird. Der in Figur 2 dargestellte Ofen selbst ist j e- doch nach oben v ollständig offen und gibt keine Anregung dahin, an der Oberseite nur eine kleine Öffnung vorzusehen, durch die die Tiegel eingesetzt und entnommen werden. Mit der Frage, wie die eingesetzte Energie effizient verwendet wird, befasst sich die Schrift nicht. cc) Die internationale Anmeldung WO 9603658 (D11) betrifft einen Träger für ein Inkubationsgefäß. In einem Inkubator, mit dem kontrollierte Bedingungen für bi o- logische Prozesse , etwa für Mikroorganismen , hergestellt werden, herrschen lediglich relativ niedrige Temperaturen bis etwa 40°C (vgl. oben III 2 c aa (1)) . Der Fachmann, der sich vor die Aufgabe gestellt sieht, ein Gerät weiterzuentwickeln, das auch zur Ascheanalyse geeignet ist und damit einen Ofen umfasst, mit dem deutlich höhere Temperaturen e rreicht werden müssen, wird schon deshalb nicht die D11 heranzi e- hen. Zudem zeigt D11, deren Figur 1 nachstehend wiedergegeben ist, zwar eine Vorrichtung, die mit einem Deckel (7) versehen sein kann, der eine Öffnung (8) au f- weist, durch die eine Rosetten halterung (3) in den Heizblock (6) eingesetzt werden kann. Dieses Dokument befasst sich aber nicht damit, wie solche Halterungen eing e- setzt werden , und gibt insbesondere keine Anregung, eine Vorrichtung vorzusehen, mit der dies automatisch erfolgt. 59 60 - 23 - d d) Aus den darüber hinaus vorgelegten Entgegenhaltung en ergeben sich keine weitergehenden Anregung en. 61 - 24 - IV. Die Kostenentscheidung beruht auf § 121 Abs. 2 Satz 2 PatG und § 92 Abs. 2 ZPO. Meier - Beck Gröning Grabinski Deichfuß Marx Vorinstanz: Bundespaten tgericht, Entscheidung vom 25.02.2015 - 5 Ni 96/12 (EP) - 62
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