ECLI:DE:BGH:2018:050618UXZR86.16.0 BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES Urteil X ZR 86 /16 Verkündet am: 5. Juni 2018 Anderer Justiz angestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle in der Patentnichtigkeitssache - 2 - Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 5. Juni 2018 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Meier - Beck, die Richter Gröning, Dr. Grabinski und Dr. Bacher sowie die Richterin Dr. Kober Dehm für Recht erkannt: Auf die Berufung der Beklagten wird das Urteil des 3. Senats (Nichtigkeitssenats) des Bundespatentgerichts vom 7. Juni 2016 abgeändert. Die Klage wird abgewiesen. Die Klägerin trägt die Kosten des Rechtsstreits. Von Rechts wegen Tatbestand: Die Beklagte ist ei ngetragene Inhaberin des am 20. Juli 2000 unter Ina n- spruchnahme der Priorit ät US - amerikanischer Patentanmeldungen vom 23. Juli 1999 und vom 19. Juli 2000 angemeldeten und mit Wirkung für die Bundesr e- publik Deutschland erteilten europäischen Patents 1 198 293 (Streitpatent s ) , das in der erteilten Fassung 22 Patentansprüche umfasst e. Auf eine Nichti g- keitsklage der Alleingesellschafterin der Klägerin (R . GmbH) und deren auch die Geschäfte der Klägerin führenden - Geschäftsführer gegen die ertei l- ten Patentansprüche 1 bis 3, 7, 8, 11, 12 bis 15 und 19 bis 22 erklärte das Bu n- desp atentgericht das Streitpatent im Umfang der Ansprüche 13 und 14 und u n- 1 - 3 - ter Abweisung der Klage im Übrigen rechtskräftig für nichtig (BPatG, Urteil vom 24. April 2012 - 3 Ni 45/10). Patentanspruch 1 laute t in der Verfahrenssprache: " A thin - well microplate comprising: a skirt and frame portion (11), constructed of a first material, having a top planar surface (15) and a bottom (16), having a plurality of holes (13) arranged in a first array pattern extending through the top planar su r- face, and skirt walls (1 7a - d) of equal depth extending from the top planar surface to the bottom; a well and deck portion (12), constructed of a second material, joined with the top planar surface (15) of the skirt and frame portion to form a unitary plate; a plurality of sample wells (14) integral with the well and deck po r- tion (12) arranged in the first array pattern such that the plurality of sa m- ple wells extend downwardly through the plurality of holes (13) in the top planar surface of the skirt and frame portion." D ie Kläge rin hat das Streitpatent mit ihrer Nichtigkeitsklage im Umfang der Klageabweisung im Vorprozess angegriffen . Sie hat geltend gemacht , i n- soweit sei sein Gegenstand nicht patentfähig. Die Beklagte hat Klageabweisung beantragt und das Streitpatent hilfsweise in beschränkten Fassungen verteidigt. Das Patentgericht hat das Streitpatent antragsgemäß für nichtig erklärt. Mit ihrer dagegen gerichteten Berufung, deren Zurückweisung die Klägerin b e- antragt, verfolgt die Beklagte ihren Klageabweisungsantrag weiter . 2 3 4 - 4 - Entscheidungsgründe: I. Das Streitpatent betrifft als "thin - well microplates" bezeichnete Mikrotiterplatten . 1. In sein er Beschreibung wird erläutert, verschiedene biologische Forschungs - und klinische Diagnoseverfahren und - techniken setzten Anor d- nu ngen mit einer unterschiedlich hohe n An zahl von kleine n Näpfe n , Mulden bzw. Kavitäten (im Folgenden einheitlich : Näpfe ) zur Aufnahme zu unters u- chender oder aufzubewahrender kleiner, oft wässriger Probevolumina ein ("mu l- ti - well plates") . Eine solche Untersu chungsmethode betreffe Polymerase - Ketten - reaktionen ( " polymerase chain reactions [P C R] " , Beschreibung Abs. 4) in Verfa h- ren, in denen die Proben zyklisch erhitzt und abgekühlt werden ( "thermal cycles", "thermal cycling" , Beschreibung Abs. 4, 7, 18 , im Folge nden: thermozyklische Erhitzungsverfahren ). Verschiedene Untersuchungs method en stellten , wie in der Beschreibung weiter ausgeführt ist, unterschiedliche Anforderungen an die Materialeige n- schaften und die Oberflächenbeschaffenheit der Näpfe und an die Aus gesta l- tung und Struktur dieser Mikroti terplatten i nsgesamt , wobei die Abstimmung auf die Anforderungen in hoch automatisierten Untersuchungsverfahren wohl zu den drängendsten Problemen gehöre (Abs . 5) . Eine Untergruppe von Mikrot iterplatten bild en in de r Diktion des Streitp a- tent s als "thin - well microplates" bezeichnete Platten zum Einsatz in thermozykl i- sche n Erhitzungsverfahren . Solche Mikro t iterplatten seien in Punkto Struktur und Materialbeschaffenheit besonders a uf die Anforderungen in diesen V erfa h- re n zugeschnitten , insbesondere hinsichtlich der guten Wärmeleitung zu den in die Näpfe gegebenen Proben. Die s e hätten dünne Wände und seien darüber 5 6 7 8 - 5 - hinaus konisch geformt, um sie in ko mplementär geformte Heiz - oder Kühl - blöcke ein setzen zu können. Viele Laboratorien seien dazu über gegangen , namentlich die thermozy k- lischen Erhitzungsverfahren durch Einsatz r oboter isierter T echnik weiter zu ratio nalisieren . D ie d a bei an die allgemeine physikalische und materielle B e- schaffenheit der Mikrotiterplatten gestel lten Anforderungen seien tendenziell gegenläufig. F ür die Handhabung durch Roboter in solchen hoch a utomatisie r- ten Prozessen müss ten F orm stabilität und V erwindungsfrei heit sowie Bestä n- digkeit in den geometrischen Aus dehnungen auch bei Temperaturen von bis zu 100°C gewährleistet sein ; für ein en akkuraten und zuverlässigen Einsatz bei flüssigen P roben müsse die Anordnung der Näpfe ebenmäßig sein ; für eine optimale Wärmeleitung seien dünnwandige Näpfe gefragt . Die gegenläufigen Eigenschaften würden von den ver fügbaren Mikrotiterplatten aber nicht gleic h- ermaßen erfüllt; die verwendete n Polymere seien stofflich wohl zur Herstellung aus reichend steifer und stabiler , aber nicht unbedingt auch biologisch k ompati b- ler Platten mit hinreichend d ünnwandig en Näpfen geeign et . Die erhältlichen "thin - well microplates" genügten den entsprechenden Beschaffenheitsanford e- rungen jedenfalls nicht (Abs. 9) . 2. D as Patentgericht hat daraus die Problemstellung abgeleitet, eine mit dünnwandigen Näpfen ausge sta t tete einheitliche Mik ro titerplatte bereitz u- stellen, die auch bei thermozyklischen Abläufen für eine Handhabung durch hochpräzise Roboter in hoch automatisierten Verfahren geeignet sei . Daran beanstandet die Berufung zu Recht, dass dies Lösungseleme nte ("einheitliche" Mikrotite r platte) einbezieh t . Die Bestimmung des technischen Problems dient nach ständiger Rech t- sprechung dazu, den Ausgangspunkt der fachmännischen Bemühungen um eine Bereicherung des Stands der Technik ohne Kenntnis der Erfindung zu l o- 9 10 11 - 6 - kalisieren ; das schließt u nter anderem aus, bei der Bestimmung des techn i- schen Problems Elemente zu berücksichtigen , die zur patentgemäßen Lösung gehören (BGH, Urteil vom 11. November 2014 X ZR 128/09, GRUR 2015, 356 Rn. 9 Repaglinid ; Urteil vom 13. Januar 2015 - X ZR 41/13, GRUR 2015, 352 Rn. 16 - Quetiapin) . Um Lösungsansätze bereinigt betrifft das Streitpatent das Problem, Mi - k rot iterplatten bereitzustellen, die materialmäßig den Anforderungen in hoch automatisiert unter Einsatz von Roboter n geführten thermozyklischen Er hi t- zungsverfahren mit den dafür typischen Temperaturbedingungen standhalten und die für die dort auftretenden Reaktion en , wie etwa in PCR - Untersuchungen ( oben Rn. 6 ) , förderlich sind (Beschreibung Abs. 18) . Patentanspruch 1 schlägt dafür in merkmalsmäßig er Gliederung vor (in eckigen Klammern die Glied e- rungs ziffern des Patentgerichts) : E ine Mikrotiterplatte mit dünnwandigen Näpfen (" thin - well micropl a- te "), die umfasst: 1. Ein Rahmen - (Rand - ) und Gestell teil ( frame and skirt portion 11) [2 ] 1.1 das aus eine m ersten Material konstruiert ist, [2.1] 1. 2 mit einer ebenen Oberseite ( top planar surface 15), [2 .2 ] 1. 3 in die eine Vielzahl von Löchern (13) eingebracht ist , [2 .4, 2.4.2 ] 1. 3 .1 die in einem ersten Muster angeordnet sind , [2 .4.1 ] 1. 4 mit eine m Sockelber eich (16) ; [2 .3 ] 1. 5 und mit Seitenw änden, [2 .5 ] 1. 5 .1 von gleichmäßiger Tiefe , [2 .5.1 ] 1. 5 .2 die sich von der ebenen Oberseite (15) zu r U n- terkante (16) erstrecken ; [2 . 5.2 ] 12 - 7 - 2. ein Napf - und Auf satz teil (well and deck portion 12 ) , [4] 2.1 das aus einem zwe iten Material konstruiert [ 4.3 ] 2. 2 und mit der ebenen Oberseite (15) des Rahmen - und Gestell teils verbunden ist, um eine einheitliche Platte zu bilden; [ 4.1, 4.2 ] 3. eine Mehr zahl von Proben - Näpfen (14) , [ 3 ] 3.1 die in das Napf - und Aufsatzteil (12) integ riert [ 5 ] 3.2 und in dem ersten Muster angeordnet sind , [ 3.1 ] 3.3 so dass sie sich nach unten durch die Löcher in der ebenen Obe r seite ( 15 ) des Rahmen - und Gestell teils ( 11 ) erstrecken. [ 3.2 ]. 3. Diese Lehre bedarf in zwei Pu n kten näherer Erläuterung . a) In dem Terminus " thin - well microplate " bezieht sich d as Attribut " t hin" nur auf die Wände der Näpfe , auch wenn das i n d ieser vom Streitpatent gewählten Bezeichnung sprachlich nur verkürzt zum Ausdruck kommt. Denn es sind nur und gerade die Napfwände, die "dünnwandig" ("thin - walled") ausgebildet sein sollen , um dem Einsatzzweck zu entsprechen, während für die anderen Bestandteile der Mikrotiterplatten , für die die Faktoren der Stabilität, Verwi n- dungsfreiheit und Formbeständigkeit im Vordergrund stehen , eher die Ausfo r- mung mit größere n Wandstärke n angezeigt ist (Be schreibung Abs. 9) . In Bezug auf die Wandstärke der Näpfe spricht die Beschreibung von einem Bereich von etwa 0, 38 mm oder weniger. Im ersten Ausführungsbeispiel des Streitpatents ist insoweit v on 0,15 bis 0,25 mm die Rede (Beschrei bung Rn. 47). Entgegen der Berufung ergeben sich hieraus und aus dem Wortsinn von "thin" allerdings keine exakten Ober - und Untergrenzen für die Wandstärke der Näpfe. Ebenso wenig lassen sich a us der Verwendungseignung für thermozyklische Erhitzungsve r- fahren konkrete Anforderungen an weitere körperli che Eigenschaften der strei t- patentgemäßen Mikrotiterplatte exakt ableiten. 13 1 4 - 8 - b) Nach den Merkmalen 2 und 2.2 wird das Napf - und Aufsatzteil mit der ebenen Oberseite (15) d es Rahmen - und Gestellteils verbunden, um eine " einheitliche " Platte zu bilden. Diese Einheitlichkeit ist aus fachmännischer Sicht das zentrale technische Lösungsm ittel des Streitpatents um zu gewährleisten, dass "thin - well microplates" in den Untersuchung sverfahren, für die sie vorg e- sehen sind, also insbesondere in thermozyklischen Erhitzungsverfahren, auch dann erfolgreich eingesetzt werden können, wenn diese hoch automatisiert u n- ter Einsatz von Robotern durchgeführt werden. Napf - und Aufsatzteil sowie Ra hmen - und Gestellteil sollen eine stabil v erbundene Einheit bilden , die, wie der Bundesgerichtshof in einem das Streitpatent betreffenden Verletzungspr o- zess erwogen hat, zwar nicht un lösbar sein, aber jede praktisch bedeutsame relative Bewegung der beiden Komponenten auch in Verfahren mit Roboterei n- satz ausschließ en muss (BGH, Urteil vom 29. Juli 2014 X ZR 5/13 , juris Rn. 1 7 f f .). Diese Einheit muss, wie das Patentgericht im Zusammenhang mit der Prüfung der Patentfähigkeit zutreffend ausgeführt hat, als V erbund in einen üblichen Thermocycler eingebracht werden können. F ür die Herstellung en t- sprechender patentgemäße r Mikrotiterplatte n schlägt das Streitpatent mehrere Verfahrensvarianten vor (Beschreibung Abs. 28 ff.). II . Das Patentgericht hat die Klage für zulässig erachtet. Die Recht s- kraft des Urteils im vorangegangenen Nichtigkeitsverfahren stehe ihr er Erh e- bung ebenso wenig entgegen wie die für die Klage eines Strohmanns entw i- cke l ten Grundsätze. In der Sache hat das Patentgericht offengelassen, ob d er Gegenstand von Patentanspruch 1 durch die auf S. 32 und 33 des Katalog s der Nalge Nunc International, Naperville "NUNC TM Products", 1996 (D1) vorgestellten Systeme oder die US - amerikanische Patentschrift 5 514 343 (D2) vorweggenommen ist und angenommen, dieser Gegenstand sei dem Fachmann , einem mit der En t- wicklung von Mikrotiterplatten betrauten Diplomingenieur der Fachrichtung Ve r- 15 16 17 - 9 - fahrenstechnik, der bei Bedarf auf das Fachwissen eines Chemikers (Fachric h- tung makromolekulare Chemie) und eines (Molekular - ) Biologen zurückgreife, durch D 2 und D 1 jedenfalls nahegelegt. Wegen der Einzelheiten wird auf die Ausführungen zu I 2. 7 der Entscheidungsgründe des angefochtenen Urteils (UA S. 14 ff.) Bezug genommen. III. Die se Beurteilung hält der Nachprüfung im Beru fungsverfahren zwar stand, soweit es die Zulässigkeit der Klage betrifft , nicht aber hinsichtlich der Bewertung der Patentfähigkeit . 1. D as Patentgericht hat bei Bejahung der Zulässigkeit der Klage die Grundsätze der Rechtsprechung des Bundesgerichtshof s dazu beachtet, ob eine Nichtigkeitsklage von eine m "Strohmann" für einen Dritten erhoben worden ist, der selbst durch die Rechtskraftwirkung eines vorangegangenen Nichti g- keitsurteils an der erneuten Klageerhebung gehindert ist. a) Die Ausgestaltung d er Patentnichtigkeitsklage als Popularklage setzt der Möglichkeit, eine r Person den Zu gang zum Nichtigkeitsverfahren als Kläger aus in ihrer Person begründeten Umständen zu versagen, von vornh e- rein enge Grenzen (BGH, Urteil vom 29. Juni 2010 - X ZR 49/09, GRUR 2010, 992 Rn. 8 Zieh ma schinenzugeinheit II). Nur der Kläger, der zwar im eigenen Namen, aber ohne jedes eigene Interesse und Risiko im Auftrag und Interesse eines Dritten klagt, muss bei einer Klageerhebung alle Einwendungen, die g e- gen seinen Hinter mann greifen, gegen sich gelten lassen ( BGH, Urteil vom 3 0. April 2009 - Xa ZR 64/08 , juris Rn. 10 mwN ). S obald ein bestehendes Schutzrecht eine r derzeitige n oder auch nur z uk ünftig mögliche n gewerbliche n Betätigung i m Wege stehen könnte , kann nicht nur ei n Interesse des betroff e- nen Gewerbetreibenden daran, dieses Schutzrecht mit einer Nichtigkeitsklage anzugreifen, anzuerkennen sein , sondern auch ein berechtigtes Interesse an der Möglichkeit einer zweiten Nichtigkeitsklage unabhängig von dem Verhältnis 18 19 20 - 10 - des Klägers zu ein em früheren Nichtigkeitskläger (BGH, Urteil vom 13. Januar 1998 - X ZR 82/94, GRUR 1998, 904 - Bürstenstromabnehmer). b) Ob das klagende Unternehmen in diesem Sinne in der Zukunft e i- ne gewerbliche Tätigkeit aufnehmen möchte, für welche de r Bestand des Schutzrechts hinderlich sein könnte, erfordert eine Prognoseentscheidung. Di e- se hat das Patentgericht in Bezug auf die Klägerin im Streitfall rechtsfehlerfrei getroffen. Es hat dabei entgegen der Ansicht der Berufung insbesondere nicht die Da rlegungs - und Beweislast verkannt. Die erforderliche Gewissheit, die das Gericht in solchen Fällen gewinnen muss (§ 286 ZPO) , bezieht sich lediglich auf die Möglichkeit einer entsprechenden gewerblichen Betätigung . Das Gericht muss also ( lediglich ) davon ü berzeug t sein , dass das klagende Unternehmen möglicherweise eine entsprechende geschäftliche Tätigkeit in der Zukunft au f- nehmen wird. c) Im Streitfall hat das Patentgericht dies in Bezug auf das Unte r- nehmen der Klägerin ohne Rechtsfehler bejaht. Deshal b kann dahinstehen, was zu gelten hätte, wenn mit hinreichender Sicherheit angenommen werden kön n- te, dass allein die erste Nichtigkeitsklägerin (R . GmbH) für den Eintritt in die - ses Tätigkeitsfeld infrage komm e , keineswegs aber die jetzige Klägerin. D ie von der Beklagten dafür angeführten Gesichtspunkte hat das Patentgericht zu Recht nicht als ausreichend bewertet . D ass die frühere Nichtigkeitsklägerin A l- leingesellschafterin der Klägerin ist und die Geschäftsführer beider Unterne h- men personenidentisch sind, mag Anlass genug sein , um (überhaupt) in die Prüfung einzutreten, ob ein Strohmannverhältnis besteht , rechtfertigt aber nicht ohne w eiteres die Schlussfolgerung, dass kein eigenes Interesse des vermein t- lichen Strohmanns an der Nichtigerklärung des Sc hutzrechts bestehen kann. Auch der Umstand, d ass d ie Klägerin für ihre gegenwärtige geschäftliche Täti g- keit lediglich anführt, bestimm te Kartuschen und Kolben sowie Aufnahmevo r- richtungen und Verschlüsse betreffen d e Schutzrechte angemeldet zu haben 21 22 - 11 - und zu h alten , reicht nicht aus, um die zukünftige Aufnahme einer vom Gege n- stand des Streitpatents berühr t en Geschäftstätigkeit mit hinreichender Siche r- heit auszuschließen . 2. Mit Erfolg wendet die Berufung sich gegen die Bewertung des P a- tentgerichts, der Gegen stand von Patentanspruch 1 beruhe nicht auf erfinder i- scher Tätigkeit (Art. 56 Satz 1 EPÜ) . Entgegen seiner Auffassung gaben D2 oder D1 aus fachmännischer Sicht keine hinreichend konkreten Anregungen , um die Probleml ösung auf dem Wege des Streitpatents zu s uchen. a) Schon die Annahme, D2 suche "in gleicher Weise" wie das Strei t- patent nach Lösungen, um den losen Sitz der Näpfe in einer Rahmenplatte mit Öffnungen für die Näpfe zu vermeiden, findet im Offenbarungsgehalt dieses Dokuments nicht den erforderlic hen Rückhalt . D2 betrifft ein Mikrotitrationssystem für diagnostische Untersuchungen von Körperflüssigkeiten mit einem im Wesentlichen rechteckigen, rahmenart i- gen Träger ( "substantially rectangular frame - like holder or tray" 10 ) aus eine m g e- eigneten Kun ststoffmaterial , wofür Acrylbutadienstyrol vorgeschlagen wird . Das System umfasst eine Vielzahl von Behältern oder Küvetten ( " wells or cuvettes " 16 ), die vorzugsweise in geraden Reihen ( " straight rows " 17 ) angeordnet und durch zerbrech bar e stabförmige Verb indungsteile bzw. Stiele miteinander ve r- bunden sind ( "breakable connecting parts or stems " 18 ). D2 will dabei das technische Problem lösen , wie verhindert werden kann , dass die N äpfe aus dem Träger fallen, wenn beide zusammen, etwa während eines Waschv organgs , bewegt oder umgestülpt werden. Dass der Fachmann die dafür zu erwartenden Beanspruchungen als mit denjenigen vergleichbar angesehen hätte, denen Näpfe und Rahmen in robotergesteuerten Unters u- chungsverfahren ausgesetzt sind und deshalb in D2 einen geeigneten Au s- gangspunkt für die Verbesserungen geseh en hätte, um die es dem Streitpatent 23 24 25 26 - 12 - geht, ist nicht ohne weiteres plausibel . Das gilt gleichermaßen für die Arreti e- rung der Näpfe wie für die Verwendung der Mikrotitrationssysteme von D2 im Ganzen insbe sondere in thermozyklischen Erhitzungsverfahren . b) Ein e dem ein Napf - und Aufsatzteil des Streitpatents (Merkmal 2) funktional entsprechende Anordnung entsteht bei D2 von vornherein nur dann , wenn mehrere Näpfe oder Streifen von Näpfen über die erwähn ten Verstrebu n- gen oder Stiele miteinander verbunden sind (D2 Sp. 4 Z. 37 ff.) . Für die Herste l- lung der vom Streitpatent geforderte n Einheit zwischen Napf - und Aufsatzteil einerseits und Rahmen - und Gestellteil andererseits (Merkmal e 2, 2.2) kommt in D2 nur das Einklipsen der einzelnen durch die erwähnten Verstrebungen zu einer Gesamtheit verbundenen Näpfe in die nach D2 vorgesehenen federnden Arretierungsvorrichtungen ( "resilient aperture defining means", D2 Sp. 2 Z. 1 ff. ) in Betracht. Z ur Vermeidung von M aterialermüdungen wird für d ies e Arretierung s- vorrichtungen in einer bevorzugte n Ausführungsform vorgeschlagen, die Au s- nehmung für das Einrasten dieser Mittel so zu dimensionieren, dass Letztere dabei im Wesentlichen nicht unter Spannung stehen. Die dements prechende Verbindung ist aus fachmännischer Sicht nicht von der Qualität und Stabilität, die jede praktisch bedeutsame relative Bewegung zwischen der dem Napf - und Gestellteil entsprechenden Einheit und dem Rahmen auch in Verfahren mit R o- botereinsatz als a us geschlossen ersch einen lassen , wie es die Merkmale 2 und 2.2 aber voraussetzen (oben Rn. 15 ) . Hinzu kommt, dass das in D2 als für den Rahmen geeignetes Material genannte Acrylbutadienstyrol nach de n nicht angezweifelten Ausführungen in der Streitpate nts chrift für die Durchführung einer PCR - Untersuchung ungeei g- net ist (Beschreibung Abs. 12) . D iesem Befund entspricht im Übrigen, dass nach D1 S eite 48 "Polystyrene" über längere Zeit ( "continuous exposure" ) Temp e- raturen von bis zu 70°C soll standhalten kö nnen und dieser Wert auf maximal 27 28 - 13 - 90°C steig en kann , wenn das Material dieser Temperatur nur zeitweilig ( "temp o- rary" ) ausgesetzt wird . Richtig ist zwar, worauf die Klägerin hinweist, dass D1 S eite 32 Temp e- r a turbeständigkeit für die NucleoLink TM Strips od er die TopYield TM Strips von bis zu 120°C versichert. Das gilt aber nur für die zu Streifen verbundenen Näpfe , die aus einem hitzebeständigen Polymer ( "heat stable polymer") bzw. Polycarb o- nat bestehen . Die Rahmen sind den Produktbeschreibungen auf Seite 32 zufo l- ge wie bei D2 aus Acrylbutadienstyrol ("Acrylonitrile - Butadiene - Styrene") und demgemäß nicht in dem erforderlichen Maße hitzebeständig, um als Rahmen - und Gestellteil einheitlich mit dem Napf - und Aufsatzteil in einen Thermocycler eingebracht werden z u können. Dementsprechend zeigt die nachfolgend eing e- fügte Abbildung auf S eite 14 der Produktbeschreibung für NucleoLink TM Strips (Anlage B2 zu WRST05) , wie einer dieser Streifen nach Herausnahme aus dem Rahmen isoliert in einen Thermocycler eingeführt wi rd. D1/D2 sehen nach allem zwar eine gewisse Fixierung der Näpfe im Ha l- terrahmen vor ; diese führt aus fachmännischer Sicht vor dem Hintergrund, dass die Näpfe händisch aus dem Rahmen herausnehm - und in d as Aufheiz g erät ein setzbar sein sollen , aber nicht zu einer streitpatentgemäßen Ausgestaltung 29 30 - 14 - hin . Das gilt umso mehr, als das gesamte Konzept des Streitpatents sich dadurch, dass Halterahmen und Streifen im Verbund in Thermocycler einbrin g- bar ausgestaltet sein sollen, als Abkehr von D1/D2 darstellt . Deme ntsprechend war es, um zum Gegenstand von Patentanspruch 1 zu gelangen, ohne rüc k- schauende Betrachtung auch nicht damit getan, ausgehend v on D1/D2 lediglich hinrei chend hitzebeständige Material i e n für den Trägerrahmen aufzufinden, wie es im angefochtenen U rteil aber anklingt. IV. Das Urteil des Patentgerichts erweist sich auch nicht aus anderen Gr ünden im Ergebnis als zutreffend. Der Gegenstand von Patentanspruch 1 ist neu. Aus dem oben Dargelegten folgt, dass D 1 oder D 2 keine "thin - well micropl a- te" mit al l en Merkmalen des Streitpatents offenbaren. V. Mit Patentanspruch 1 haben auch die angegriffenen Unteranspr ü- che 2, 3, 7, 8, 11, 12, 15 und 19 bis 22 Bestand. 31 32 - 15 - VI. Die Kostenentscheidung beruht auf § 121 Abs. 2 Satz 2 PatG in Verbindung mit § 91 Abs. 1 ZPO. Meier - Beck Gröning Grabinski Bacher Kober - Dehm Vorinstanz: Bundespatentgericht, Entscheidung vom 07.06.2016 - 3 Ni 16/15 (EP) - 33
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