BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL X ZR 87/11 Verkündet am: 21. August 2012 Wermes Justiz amtsinspektor als Urkundsbeamt er der Geschäftsstelle in der Patentnichtigkeitssache - 2 - Der X . Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die münd liche Ve r- handlung vom 21. August 2012 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Meier - Beck, die Richter Gröning, Dr. Grabinski , Hoffmann und die Richterin Schuster für Recht erkannt: Die Berufung gegen das am 5. April 2011 verkündete Urteil des 3. Senat s (Nichtigkeitssenats) des Bundespatentgerichts wird auf Kosten der Beklagten zurückgewiesen. Von Rechts wegen Tatbestand: Die Beklagte ist Inhaberin des am 30. September 1999 unter Ina n- spruchnahme einer deutschen Priorität vom 8. Oktober 1998 angem eldeten europäischen Patents 992 194 (Streitpatents), das eine Nahrungsmittel - Barrierehülle für Lebensmittel betrifft. Das Streitpatent umfasst neun Patenta n- sprüche. Patentanspruch 1 lautet wie folgt: " Nahrungsmittel - Barrierehülle für Lebensmittel, die in der Hülle gebrüht, gekocht oder auf andere Weise erhitzt werden, insbeso n- dere für Koch oder Brühwürste, Schinken, Pökelwaren oder Schmelzkäse, dadurch gekennzeichnet , dass die Hülle aus z u- min dest einer w asserdampf und/oder gasundurchlässigen Folie (1) be steht und eine mit ihr verbundene saugfähige Innenlage (2) 1 - 3 - aus Einzelfasern oder einem Gewebe, Gewirk, Gestricke, vo r- zugsweise aus einem Vlies trägt und da ss diese Innenlage (2) mit Farb und/oder Aromastoffen getränkt ist." Die Kl ägerin hat geltend gem acht, die Lehre des Streitpatents sei weder ausführbar noch patentfähig. Die Beklagte hat das Streitpatent in der erteilten Fassung, zu der sie fünf Hilfsanträge formuliert hat, verteidigt. Das Patentgericht hat das Streitpatent für nichtig erklärt. Dagegen richtet sich die Berufung der Beklagten , mit der sie ihre erstinstanzlichen Anträge we i- terverfolgt. D ie Klägerin tritt dem Rechtsmittel entgegen. Entscheidungsgründe: I. Die zulässige Berufung bleibt ohne Erfolg . 1. Das Streitpatent betrif ft eine Barrierehülle für Lebensmittel, die in der Hülle gebrüht, gekocht oder anderweitig erhitzt werden. Nach der Patentb e- schreibung werden Brühwurst und Kochpökelwaren in großem Um fang im C e l- lulosefaserdarm hergestellt. Dieser habe eine hohe Wasserdampf und Ga s- durchlässigkeit, um die Produkte während des Produktionsprozesses zu rä u- chern. Um die Räucherzeit zu verkürzen, werde der Cellulosefaserdarm mit Flüssigrauch imprägniert. Die Wasserdampf und Gasdurchlässigkeit der Hülle sei jedoch immer mit Gewic hts, Geschmacks und Aromaverlust beim Herste l- lungsprozess, beim Kühlen und bei der Lagerung der Ware verbunden. Somit 2 3 4 5 6 - 4 - hätten im Cellulosefaserdarm hergestellte Produkte eine geringe, begrenzte Haltbarkeit und müssten schnellstens nach der Herstellung mit tels einer Barri e- reverpackung zweitverpackt werden, um diesen Nachteil auszugleichen. Eine Qualitätseinbuße und Haltbarkeitsverkürzung könne durch die zusätzliche Ve r- packung nicht ausgeschlossen werden; außerdem verursache sie zusätzliche Kosten. Um diesen Nachteil der Wasserdampf und Gasdurchlässigkeit zu ve r- meiden, seien speziell für die Großindustrie Kunststoffhüllen aus wasserdampf und gasundurchlässigen Materialien entwickelt worden. Beim Einsatz dieser Kunststoffhüllen entstehe zwar weder bei der Pr oduktion noch bei der Lagerung und dem Versand Gewichts, Aroma und Geschmacksverlust, jedoch verfüge das Fertigprodukt nicht über den typischen Rauchgeschmack, der bei vielen Produkten vom Verbraucher erwünscht sei und erwartet werde. Um dem in der Kunst stoffhülle gefertigten Produkt den gewünschten Rauchgeschmack und die typische Farbe zu verleihen, müsse die Kunststoffhülle nach dem Herstellung s- prozess entfernt werden und das Produkt auf herkömmliche Weise geräuchert oder mit Flüssigrauch behandelt werd en. Dieser nachgeschaltete Prozess bei n- halte erneut die Möglichkeit des Gewichts, Aroma und Geschmacksverlustes und außerdem die Gefahr der Rekontamination und Reinfektion. Außerdem sei nach der Behandlung wieder eine Zweitverpackung zwingend notwendig. 2. D as zu lösende technische Problem besteht deshalb darin , eine Barr i- erehülle herzustellen, die e inerseits eine hohe Dichtheit, andererseits aber auch eine gute Aufnahmefähigkeit und Speicherkapazität für die gewünschten Ar o- ma und/oder Farbstoffe aufw eis t und eine ausreichende Übertragung dieser Stoffe auf das Nahrungsmittel ermöglich t ( B eschreibung Abs. 12). Diese s Pro b- lem soll durch eine Barrierehülle für Nahrungsmittel mit folgenden Merkmalen gelöst werden: 7 - 5 - 1. Die Barrierehülle 1.1 besteht aus zumi ndest einer wasserdampf und/oder gasundurchlässigen Folie, 1.2 trägt eine mit dieser verbundene saugfähige Inne n- lage , die 1.2.1 aus Einzelfasern oder einem Gewebe, Gewirk, Gestricke, vorzugsweise aus einem Vlies, b e- steht und 1.2. 2 mit Farb und/oder Aroma stoffen getränkt ist . 2. Die Barrierehülle ist für Lebensmittel , insbesondere Koch oder Brühwürste, Schinken, Pökelwaren oder Schmelzkäse bestimmt, die in der Hülle gebrüht, gekocht oder auf andere Weise erhitzt werden. II . Das Patentgericht hat ange nommen, das Streitpatent vermittle eine ausführbare Lehre zum technischen Handeln. O b die Gegenstände der P a- tentansprüche neu seien, könne dahinstehen, da sie zumindest nicht auf erfi n- derischer Tätigkeit beruhten. Die US - Patentschrift 4 377 187 (Chiu, Anl a- ge G v R 7) offenbare fas erverstärkte, mit Flüssigrauch getränkte Cellulos e- darmhüllen, die mit Nahrungsmitteln gefüllt und dann bei erhöhter Temperatur behandelt würden. Dabei werde das Raucharoma auf die Nahrungsmittelfüllung übertragen und erzeuge eine vom Rauch herrührende Färbung des Nahrung s- mittels nach Abziehen der Nahrungsmittelhülle. Die mit Rauch behandelten Hü l- len könnten mit einer Außenbeschichtung aus einem feuchtigkeitsdichten Film, speziell einer Barrierebeschichtung aus einem Polyvinylidenchlor idc opolymer, versehen werden. Aus G v R 7 seien somit Nahrungsmittel - Barrierehüllen b e- 8 - 6 - kannt, die bis auf das Merkmal "Folie" alle Merkmale des Patentanspruchs 1 aufwiesen. Um Barrierehüllen mit hoher Dichtheit bereitzustellen, werde der Fachmann auch die Ver öffentlichung der japanischen Offenlegungsschrift S ho 63 - 219757 ( H ei 2 - 69131, Anlage G v R 10a / b) heranziehen. Aus dieser En t- gegenhaltung seien Hüllen aus Folien mit einer mit Farbstoff beaufschlagten, mit der Folie verbundenen Innenlage aus einem Cellophanf ilm oder einem M a- terial gleicher Eigenschaften bekannt, bei denen ein Farbstoff auf diese Inne n- lage aufgebrach t werde. Bei diesen Hüllen hand le es sich um Schrumpffolien, die entsprechend den Merkmalen des Patentanspruchs 7 des Streitpatents aus Polyamid u nd einer Polyethylenaußenlage aufgebaut seien. Aus der Entgege n- haltung G v R 10a/b ergebe sich zwar nicht ausdrücklich , dass diese Folien wa s- serdampf und gasundurchlässig s eien . Dem Fachmann sei aber bekannt, dass solche Folien diese Anforderungen erfüllten . Eine Kombination der beiden En t- gegenhaltun gen Gv R 7 und G v R 10a/b liege auch nicht fern . Beim Gegenstand der GvR 7 handle es sich zwar um eine schlauchförmige Hülle , wogegen die Entgegenhaltung Gv R 10a/b ein aus mehreren flachen Folien gebildetes Lam i- nat beschreibe, das erst nach der Laminatbildung zum Schlauch geformt werde. Dem Fachmann sei aber geläufig, aus einer Schlauchfolie durch Aufschneiden eine Flachfolie zu bilden und aus dieser durch Zusammenfügen wieder eine schlauchförmige Folie zu formen. A uch die Gegenstände der Hilfsanträge b e- ruh t en nicht auf erfinderischer Tätigkeit. III. Diese Beurteilung hält der Überprüfung im Berufungsverfahren stand. Der Gegenstand des Streitpatents beruht - auch in den hilfsweise verteidigten Fassungen - nicht a uf erfinderischer Tätigkeit , da er dem Fachmann durch den Stand der Technik nahegelegt war (Art. 56 EPÜ). 9 - 7 - 1. Als Fachmann hat das Patentgericht rechtsfehlerfrei einen Ingenieur der Lebensmitteltechnik oder einen Lebensmittelchemiker mit langjähriger E r- fahrung in der Fleischverarbeitung, der mit Hüllmaterialien für Lebensmittel ve r- traut ist , angesehen. Dieser hat die sich für den praxisnäheren Fleischereitec h- niker ergebenden Anforderungen an eine Nahrungsmittelhülle umzusetzen und muss deshalb sowohl mit dem Herstellungsprozess der Nahrungsmittel als auch mit der Beschaffenheit der Nahrungsmittelhülle vertraut sein. Er muss in s- besondere das physikalische und chemische Verhalten der von ihm auszuwä h- lenden Rohstoffe für die Herstellung der Nahrungsmittelhül le kennen und in der Lage sein, verschiedene Hüllen in Laborversuchen auf ihre Eignung hin zu te s- ten. D iese s Ergebnis wird bestätigt durch die Ausführungen der Parteigutachter Prof. W . (Gutachten S. 45/46) und Prof. S . , der den Fachmann in dem Bereich der " Lebensmittelverarbeitung, Verpackungs(Darm) - und Füllmasch i- nenherstellung " angesiedelt sieht (Gutachten S. 2). Diese Beschreibung eines zwar allgemein gehaltenen, gleichwohl aber anspruchsvollen technischen T ä- tigkeitsfelds spricht dafür, den F achmann auf Fachh ochschul - oder Univers i- tätsniveau anzusiedeln. 2. D as US - Patent 4 377 187 (GvR 7) betrifft eine mit Flüssigrauch g e- tränkte Nahrungsmittelhülle aus faserverstärkter Cellulose. In die Hüllenwand sind mit dem Flüssigrauch weitere Farb - , Geruchs - und Geschmacksbestandte i- le imprägniert (Sp. 4 Z. 23 - 27). Die Cellulosedarmhüllen werden mit dem Na h- rungsmittel, z.B. Schinken oder Fleischwurstbrät, gefüllt und anschließend bei erhöhter Temperatur behandelt. Dabei sollen die in die Nahrungsmittel hülle eingebrachten Arom astoffe und gegebenenfalls eine Färbung auf das Na h- rungsmittel übertragen werden (Sp. 1 Z. 57 - 63). Dies entspricht, wie das P a- tentgericht zutreffend und von der Berufung nicht beanstandet ausgeführt hat, der Merkmal sgruppe 1.2 . Die Nahrungsmittelhülle kann eine äußere Sperrb e- 10 11 - 8 - schichtung enthalten ( " including an e xternal barrier coating", GvR 7, Patenta n- spruch 10). Die Sperrbeschichtung ist in der Beschreibung der GvR 7 dahing e- hend erläutert, dass die rauchbehandelte Hülle eine äußere Beschichtung aus eine m feuchtigkeitsbeständigen F ilm aufweist, wie eine Sperrbeschichtung aus einem Polyvinylidenchloridcopolymer [ PVDC ] ( " which has an external coating of a moisture proof film such as a barrier coating of a copolymer of polyvinylidene chl oride " , GvR 7, Sp. 22 Z. 59 - 63). 3. Danach sind in der Entgegenhaltung GvR 7 die Merkmale des P a- tentanspruchs 1 des Streitpatents mit Ausnahme des Merkmals 1.2 (wasse r- dampf - und/oder gasundurchlässige Folie) offenbart. Zu Recht hat das Paten t- gericht an genommen, dass es für den Fachmann nahegelegen hat, eine Cell u- losehülle, wie sie die GvR 7 beschreibt, mit einer solchen (annähernd) wasse r- dampf - oder gasundurchlässigen Folie als äußere Hülle zu versehen. a) De m Fachmann war zum Prioritätszeitpunkt a us dem Fachbuch von Effenberger (Wursthüllen - Kunstdarm - Herstellung, Eigenschaften, Anwe n- dung, Holzmann Buchverlag , 2. Aufl. 1991, GvR 21) bekannt, dass Kunststoff - Wursthüllen mehr oder weniger gasundurchlässig sind und die Wasse r- dampfdurchlässigkeit de r synthetischen Kunstdärme und der Kunstdärme, die aus regenerierten Naturpr odukten und Kunststoffen (z. B. mit PVDC lackierte Faserdärme) gefertigt wer den, gering ist (GvR 21, S. 35 li. Sp.). Effenberger legt auch dar, dass die Messung der Gas - und der Was serdampfdurchlässigkeit in einer DIN - Norm (DIN 53380) festge legt ist (GvR 7 S. 34 re. Sp. u nten , S. 35 li. Sp. ). Die Durchlässigkeit wird danach in einem bestimmten Zeitraum unter Einhaltung einer bestimmten Temperatur und eines bestimmten Druckgefälles be stimmt (s. hierzu a uch die Ausführungen von Prof. W . , Gutachten Anlage GvR 50 S . 14 - 1 6 ). Daraus wird deutlich, dass der Grad der Gas - und der Wa s- 12 13 - 9 - serdampfdurchlässigkeit nicht nur von der stofflichen Beschaffenheit und der Dicke der Hülle, sondern auch von weiteren Parametern wie der Art des durch die Hülle geführten Gases, der bestehenden Temperatur und des Druckgefälles abhängt. D ies war dem Fachmann mithin bekannt und er konnte deshalb a b- hängig von diesen Parametern die optimale Durchlässigkeit besti mmen. Er ha t- te zudem die Möglichkeit, eine Folie aus mehreren Schichten zu verwenden, wie es bereits im Stand der Technik üblich war (vgl. Gutachten Prof. S . , B13, S. 4 Mitte). Der Begriff " wasserdampf - und/oder gasundurchlässig " b e- zeichnet daher eine Eigenschaft der aus einer Folie bestehenden Nahrungsmi t- telhülle, die dem Fachmann bekannt war und die er mit abgestimmten Param e- tern mehr oder weniger erreichen konnte ; eine vollständige Wasserdampf - und Gasundurchlässigkeit ist , wie im Gutachten von Prof. W . (S. 24) erläutert wird, physikalisch mit Kunststoffen nicht realisierbar . D em ent spricht, dass auch Patentansprüche und Beschreibung des Streitpatents g enaue Angaben in Ma ß- zahl und Maßei nheit (Gutachten Prof. W . S. 18) dazu, ob und au f welche Weise eine vollständige Gas - und Wasserdampfundurchlässigkeit erreicht we r- den k ann , nicht enthalten . Die in Patentanspruch 7 des Streitpatents angeg e- bene Konkretisierung in Bezug auf das Material, aus dem die Außenfolie best e- hen kann (Polyethylen und/oder Polyamid) steht dem nicht entgegen. Polyeth y- len und Polyamid waren als Material für Kunstdärme bekannt und ihre Eige n- schaften sind in dem Beitrag bei Effenberger (GvR 21, S. 35 Tabelle li. Sp.) a b- gehandelt. Abweichende Eigenschaften dieser Stoffe ergeben sich aus dem Streitpatent nicht. b) Aus der Fachliteratur (GvR 21, S. 34) war dem Fachmann weiterhin bekannt, dass bei Koch - und Brühwurstbräten durch den Ein s atz (weitgehend) wasserdampfundurchlässiger Kunstdärme Gewichtsverlusten vorgebeugt we r- den muss. Darauf weisen auch die Priv atgutachter übereinstimmend hin ( W . 14 - 10 - S. 8, S . S. 3), die ferner erläutern, dass eine Sauerstoffbarriere une r- wünschten Farb - , Geruchs - und Geschmacksabweichungen entgegenwirken soll (W . S. 8, S . S. 5) . c) Der Fachmann hatte mithin Anlass zur Prüfung, wie die Nahrun gsmi t- telhülle nach de r GvR 7, die das Problem des zuverlässigen und ausreichenden Aromaübertrags löste, gleichzeitig möglichst wasserdampf - und gasundurchlä s- sig ausgestaltet werden konnte. Schon die GvR 7 zeigte auf, dass m it eine m Belag oder eine r Folie als Sperrbeschichtung die Dichtheit der Nahrungsmitte l- hülle zu verbessern war . Aus der japanischen Patentanmeldung Hei 2 - 69131 ( GvR 10a/b ) erhielt der F achmann den zusätzlichen Hinweis, eine Innen schicht - hier Cellophan - auf die das Färbemittel aufgebracht ist, mit einer Auße n- schicht, bestehend aus einer Kunststoffschrumpffolie, z.B. aus Vinyli denchlorid - Nylonfolie (GvR 10a/b Sp. 2 vorletzter Absatz) zu verbin den und somit eine h o- he Dichtheit der Außenh ülle zu erreichen. Ausgehend von der Innenschicht der Nahrungsmittelhülle der GvR 7 - faserverstärkte Cellulosehülle anstelle des Ce l- lophans - konnte der Fachmann ohne erfinderisches Zutun eine Nahrungsmi t- telhülle, wie sie das Streitpatent vorschlägt, hers tellen. d) Entgegen der Auffassung der Be rufung hat das Patentgericht zu Recht angenommen, dass der Fachmann, wenn er die Dichtheit einer Nahrungsmi t- telhülle nach der GvR 7 verbessern wollte, Anlass hatte, die Gestaltung der Hü l- le mit einer Außenfolie nach der Entgegenhaltung GvR 10a/b in Betracht zu ziehen . Die Beklagte meint, der Fachmann hätte die beide n Entgegenhaltungen nicht kombiniert, da in der GvR 7 eine schlauchförmige Hülle und in der GvR 10a/b ein aus mehreren flachen Folien gebildetes Lamin at beschrieben sei. Dies e Auffassung trifft nicht zu. Dem Fachmann war en , wie das Patentg e- richt zutreffend ausgeführt hat, schlauchförmige Nahrungsmittelhüllen und auch 15 16 - 11 - flache Folien bekannt . Wenn ein Nahrungsmittel umhüll t werden soll, ist es e r- forderlich , die Umhüllung der Form des Nahrungsmittels anzupassen. Deshalb gab und gibt es in der Praxis so wohl schlauchförmige Hüllen, z. B. für Fleisc h- wurst brät als auch flache Folien, z.B. für die Umhüllung von Schinken. Dem Fachmann waren beide Umhüllungsarten be kannt, und ebenso bekannt war , dass ein Schlauch durch Aufschneiden zur Folie und eine Folie bspw. durch Verschweißen zu einem Schlauch umgestaltet werden kann. Er konnte und musste sich deshalb , was das Material und die Gestaltung des Aufbaus der Umhüllun g betrifft , bei Bedarf die positiven Eigenschaften beide r Umhüllungsa r- ten zunutze machen. Dies gilt zumal dann, wenn der Fachmann, wie die B e- klagte geltend gemacht hat (s. auch Gutachten S . S. 3 unten), Bedenken hegen musste, ob eine mit einer bloß en Beschichtung versehene Cellulosehülle zur Befüllung gerafft werden konnte, ohne dass die Beschichtung brach, und somit veranlasst war, nach einer anderen Form der Sperrschicht Ausschau zu halten. 4. Auch die Gegenstände der Patentansprüche 1 nach d en Hilfsanträgen beruhen nicht auf erfinderischer Tätigkeit. a) In Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag I ist das Wort " oder " gestrichen, so dass eine wasserdampf - und gasundurchlässige Folie beansprucht wird. E i- ne Nahrungsmittelhülle mit einer derart ge stalteten Folie ist ebenfalls , wie oben unter 3 a ausgeführt, durch die Entgegenhaltungen GvR 7 und GvR 10a/b n a- hegelegt. b) Nach den mit den Hilfsantr ägen II und III begehrten Einschränkungen soll die Hülle an ihrer Außenseite aus zumindest einer dich ten Kunststofffolie und einer Polyamidfolie bestehen, die flächig miteinander verbunden sind. In 17 18 19 - 12 - Patentanspruch 7 , der mit Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag III übereinstimmt, ist der Begriff Kunststofffolie durch Polyethylenfolie ersetzt. Auch diese Ausg e- staltung der Nahrungsmittelhülle beruht nicht auf erfinderischer Tätigkeit. In der japanischen Entgegenhaltung GvR 10a/b ist eine Beschichtung aus Polyethy l- enfolie vorgesehen ( " A polyethylene film 4 is pasted to the external side of the outer layer shrunke n nylon film through an anchor coating agent ", GvR 10a/b S. 3, li. Sp. 2. Abs.). Auch die Verwendung von Polyamid für Nahrungsmittelhü l- len war, wie sich aus der Abhandlung in Effenberger (Gv R 21, S. 35) ergibt, im Stand der Technik bekannt. c) In Paten tanspruch 1 nach Hilfsantrag IV ist hinzugefügt, dass die I n- nenlage mit Farb - und/oder Aromastoffen getränkt ist (Merkmal 1.2. 2 ) zur Übe r- tragung der Farb - und/oder Aromastoffe auf das eingefüllte Nahrungsmittel. Dieses zusätzliche Merkmal ist durch die Ent gegenhaltung GvR 7 nahegelegt, in der von einer Flüssigrauchimprägnierung der Nahrungsmittelhülle die Rede ist, die dem Nahrungsmi t tel eine dunkle Rauchfarbe verleihen soll (GvR 7 Sp. 4 Z. 22 - 40 : " an optimum liquid smoke loading co ns i- dered necessary for imparting dask smoke colour in the encased processed food " ). d) Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag V enthält gegenüber Patenta n- spruch 1 des ersten Hilfsantrags das weitere Merkmal, dass die Hülle aus zwei Polyethylenfolien und ein er dazwischen angeordneten Polyamidfolie besteht, wobei die der Hüllenseite zugeordnete Polyethylenfolie nass aufextrudiert ist und als Kleber für die anschließend aufgebrachte saugfähige Innenlage fu n- giert. Das Patentgericht hat hierzu zutreffend die Verw endung von Polyethyle n- folie als Klebeschicht bei der Laminatbildung als im Stand der Technik bekannt und handwerkliche Maßnahme des F achmanns bezeichnet. Auf die Ausführu n- 20 21 - 13 - gen im patentgerichtlichen Urte il , denen die Beklagte in der Berufung nicht g e- sondert entgegengetreten ist, und die dort zitier ten N achweise wird Bezug g e- nommen. 5. Ein eigenständig erfinderischer Gehalt der weiteren Unteransprüche nach der erteilten Fassung des Streitpatents und den hilfsweise beantra gten F assungen ist weder g elte n d gemacht noch sonst ersichtlich (BGH, Urteil vom 29. September 2011 - X ZR 109/08, GRUR 2012, 149 - Sensoranordnung). III. Die Kostenentscheidung beruht auf § 121 Abs. 2 PatG und § 97 Abs. 1 ZPO. Meier - Beck Gröning Grabinski Hoffmann Schuste r Vorinstanzen: Bundespatentgericht, Entscheidung vom 05.04.2011 - 3 Ni 15/10 (EU) - 22 23
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