BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL X ZR 88/09 Verkündet am: 24. Januar 2012 Wermes Justizamtsinspektor als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle in dem Patentnichtigkeitsverfahren Berichtigter Leitsatz Nachschlagewerk: ja BGHZ: nein BGHR: ja Elektronenstrahltherapiesystem EPÜ Art. 56; PatG § 4 Dass die mobile Ausgestaltung eines klinischen Geräts zur wechselnden Verwe n- dung in mehreren Operationssälen dem Fachmann grundsätzlich wünschenswert erscheint, rechtfertigt für sich genommen nicht, eine solche Ausgestaltung als nah e- gelegt anzusehen, wenn die im Stand der Technik verwendeten Geräte aufgrund i h- res Umfangs und Gewichts weit davon entfernt sind, eine mobile Ausgestaltung zu erlauben, und der Stand der Technik keine Hinweise bietet, dass bestimmte techn i- sche Veränderungen eine solche Ausgestaltung erreichbar machen könnten. BGH, Urteil vom 24. Januar 2012 - X ZR 88/09 - Bundespatentgericht - 2 - Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhan d- lung vom 24. Januar 2012 du rch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Meier - Beck, die Richter Gröning, Dr. Bacher, Hoffmann und die Richterin Schuster für Recht erkannt: Auf die Berufung der Beklagten wird das am 5. März 2009 verkündete Urteil des 2. Senats (Nichtigkeitssenats) des Bu ndespatentgerichts abgeändert. Das europäische Patent 0 700 578 wird mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland dadurch teilweise für nichtig erklärt, dass in Patentanspruch 1 nach den Worten " A mobile electron beam therapy system " die Worte " which is su i table for intraoperative electron beam therapy (IOEBT) " ein gefügt werden und sich die weiteren Ansprüche auf den geänderten Anspruch 1 rückbeziehen. Im Übrigen wird die Klage abgewiesen. Die Kosten des Rechtsstreits werden der Klägerin auferlegt. Von Rechts wegen - 3 - Tatbestand: Die Beklagte ist Inhaberin des mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents 0 700 578 (Streitpatents), das am 22. Februar 1994 unter Inanspruchnahme einer US - amerikanischen Priorität internatio nal angemeldet worden ist. Das Streitpatent umfasst 15 Ansprüche, von denen Patentanspruch 1 folgenden Wortlaut hat: " A mobile electron beam therapy system including: a housing (18); an electron generating means (12) disposed within said housing for gene rating an electron beam; a linear accelerator (14, 16) positioned in the housing relative to the electron generating means (12) so that the generated electron beam exits said linear a c- celerator collinearly in the direction electrons travel within said acce l- erator; and applicator means (19) disposed at the electron beam exit region of the housing (18) for defining the treatment field size; characterised in that the electron beam generated by the electron generating means (12) follows a straight - line path to said applicator means (19); and in that means (50) is provided for positioning the housing (18) so that the applicator means (19) directs the electron beam to a predetermined location in patient treatment." Die deutsche Übersetzung des Patentanspruchs 1 in der Patentschrift lautet: " Therapiesystem mit beweglichem Elektronenstrahl, aufweisend: Ein Gehäuse (18); eine Elektronenerzeugungseinrichtung (12), die in dem Gehäuse zum Erzeugen eines Elektronenstrahls angeordnet ist; einen Linearbeschleuniger (14 , 16), der in dem Gehäuse relativ zu der Elektronenerzeugungseinrichtung (12) derart angeordnet ist, dass der erzeugte Elektronenstrahl den Linearbeschleuniger kolinear in Richtung der Elektronenbahn in dem Beschleuniger verlässt; und eine Applikatoreinric htung (19), die in dem Elektronenstrahlaustrittb e- 1 2 - 4 - reich des Gehäuses (18) zum Festlegen der Behandlungsfeldgröße angeordnet ist; d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, dass der durch die Elektr o- nenerzeugungseinrichtung (12) erzeugte Elektronenstrahl e inem gradlinigen Pfad zu der Applikatoreinrichtung (19) folgt; und dass e i- ne Einrichtung (50) zum Positionieren des Gehäuses (18) derart vo r- gesehen ist, dass die Applikatoreinrichtung (19) den Elektronenstrahl zu einer vorbestim m ten Stelle bei der Patiente nbehandlung richtet. " Mit ihrer Nichtigkeitsklage macht die Klägerin geltend, der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gehe über den Inhalt der ursprünglich eingereichten Anmeldung hinaus. Weiterhin sei die Lehre des Streitpatents nicht patentfähig, weil si e nicht auf erfinderi scher Tätigkeit beruhe. Das Patentgericht hat das Streitpatent mit Wirkung für die Bundesrepu - blik Deutschland für nichtig erklärt. Hiergegen richtet sich die Berufung der Beklagten, die das Streitpatent in der erteilten Fassung m it der Maßgabe verteidigt, dass Patentanspruch 1 um das Merkmal ergänz t werden soll , dass das Elektronenstrahltherapiesy s tem für die intra operative Elektronenstrahltherapie ausgelegt ist. Hilfsweise ve r teidigt sie das Streitpatent in beschränkten Fassunge n mit sechs Hilfsa n trägen . Die Klägerin verteidigt das angefochtene Urteil und beantragt , die Ber u- fung - auch hinsichtlich der Hilfsanträge - zurückzuweisen. Als gerichtlicher Sachverständiger hat Professor N . , Technische Universität M . , ein schriftliches Gutachten erstattet, das er in der mündlichen Verhandlung erläutert und ergänzt hat. 3 4 5 6 7 - 5 - Entscheidungsgründe: Die zulässige Berufung führt zur Abänderung des angefochtenen Urteils und zur Abweisung der Klage, soweit sie sich gege n das Streitpatent in seiner zuletzt verteidigten Fassung richtet. I. Das Streitpatent betrifft ein mobiles Gerät zur Erzeugung eines Elektronenstrahls. 1. Die Beschreibung des Streitpatents bezieht sich hierbei auf Ger ä- te, die während einer Operation in einer Klinik am Patienten für therapeutische Zwecke eingesetzt werden können. Strahlung wird genutzt, um bei Krebse r- krankungen während einer Operation nach der Entfernung des Großteils eines Tumors den minimalen Rest der Erkrankung einer krebszerstören den Stra h- lungsdosis auszusetzen. In früheren Behandlungsverfahren wurden hierfür Röntgenstrahlen verwendet. Neuere Therapiemethoden nutzen hochenerget i- sche Elektronenstrahlen, von denen eine homogene Strahlungsdosis ausgeht, deren Strahlungsintensität rasc h abfällt, je tiefer der Strahl in das Gewebe ei n- dringt. Dies minimiert die Strahlung auf krebsfreies Gewebe (Streitpatent Sp. 1 Abs. 2 und 3). Der Streitpatentschrift zur Folge wiegt eine Anlage, die zum Anmeldetag einer an einem solchen System intere ssie r- ten Klinik angeboten wurde, 5 bis 10 Tonnen und ist mit einem Linear be - schleuniger ausgestat tet, der mit 5 bis 20 MeV betrieben wird sowie entsprechend der nebenstehenden Figur 1 aus der in der 8 9 10 11 - 6 - Streitpatentschrift zitierten US - amerika ni schen Paten tschrift 4 987 309 (NK 5) in einer kranartigen Halterung ( " gantry " ) montiert ist. Um die Strahlen senkrecht von oben auf den Patienten auftreffen zu lassen, muss d a bei der Elektrone n- strahl mittels eines Umlenkmagneten (11) umgelenkt werden (Streitpatent Sp . 1 Abs. 4 und 5). Wegen des hohen Gewichts eines solchen Syste ms und dessen noch verbleibender Streustrahlung bedarf dieses eines speziellen Operation s- raums mit einer starken Strahlungsabschirmung in den Wänden und der Decke sowie einem stark belastbaren Boden. Das System kann damit nur in dem j e- weiligen Operationsraum eingesetzt werden, in dem es installiert ist. Das Patentgericht hat in Anlehnung an Absatz 8 der Beschreibung als Aufgabe formuliert, ein für die intraoperative Elektronenstrahltherapie verwen d- bares System bereitzustellen, das in einem oder mehreren existierenden ch i- rurgischen Räumen eingesetzt werden kann, ohne dass zusätzlich eine au f- wendige Strahlungsabschirmung und eine bauliche Abstützung der Operation s- räume erforderlich ist. Dies ni mmt die erfindungsgemäße Lösung teilweise vo r- weg , weil es das Lösungsmittel eines mobilen Systems zumindest andeutet, und bedarf daher der Korrektur. Das objektiv der Erfindung zugrunde liegende Problem kann dahin beschrieben werden, den Aufwand für die Ab schirmung und die baustatische Verstärkung durch ein leichteres und kleiner e s System zu verringern, das in der Elektronenstrahltherapie intraoperativ eingesetzt werden kann. 2. Das erfindungsgemäße Elektronenstrahltherapiesystem nach der z u- letzt verteid igten Fassung des Patentanspruchs 1 lässt sich wie folgt in Mer k- m a le gliedern (in eckigen Klammern die Gliederung des Patentgerichts): 12 13 - 7 - 1. Das Elektronenstrahltherapiesystem [M1], 1.1 ist mobil [M1.1] und 1.1.1 für die intraoperative Elektronenstrahltherapie a usg e legt, 1.2 weist ein Gehäuse (18) auf [M2], 1.3 ist mit einer Einrichtung (50) zum Positionieren des Gehäuses (18) versehen [aus M7] . 2. In dem Gehäuse (18) sind angeordnet [M3.1; M4.1] 2.1 eine Elektronenerzeugungseinrichtung (12) zum Erzeugen e i- nes Elekt ronenstrahls [M3], 2.2 ein Linearbeschleuniger (14, 16) [M4], 2.3 eine Applikatoreinrichtung (19) [M5] . 3. Der Linearbeschleuniger ist relativ zu der Elektronenerzeugungsei n- richtung (12) derart angeordnet, dass der erzeugte Elektronenstrahl den Beschleuniger kolinear in Richtung der Elektronenbahn im B e- schleuniger verlässt [M4.2]. 4. Der durch die Elektronenerzeugungseinrichtung (12) erzeugte Elek - tronenstrahl folgt einem gradlinigen Pfad zu der Applikatoreinrich - tung (19) [M6], die 4.1 im Elektronenstrahlaustrit tsbereich des Gehäuses (18) zum Festlegen der Behan d lungsfeldgröße angeordnet ist [M5.1] und 4.2 mittels der Einrichtung (50) zum Positionieren des Gehäuses (18) den Elektronenstrahl bei der Patientenbehandlung auf eine vorbestimmte Stelle richtet [M7]. 3. Einige Merkmale bedürfen näherer Erörterung. a) Die Mobilität des Elektronenstrahlsystems gemäß Merkmal 1.1 bezieht sich auf das gesamte System. Soweit der nicht maßgebliche Wor t- laut der deutschen Fassung von Patentanspruch 1 mit " Therapiesystem mit b e- 14 15 - 8 - weglichem Elektronenstrahl " beginnt, handelt es sich um eine fehlerhafte Übe r- se t zung. b) Merkmal 1.1.1 setzt voraus, dass das Elektronenstrahltherapiesy s- tem für die intraoperative Elektronenstrahltherapie geeignet sein muss. Der Hinweis auf d ie intraoperative Elektronenstrahltherapie hebt z u- nächst den Zweck des e rfindungsgemäßen Gegenstands hervor . Zweckang a- ben in einem Sachanspruch beschränken als solche dessen Gegenstand zwar regelmäßig nicht (BGH , Urt eil v om 12. Juli 1990 - X ZR 121/88, BGH Z 112, 140, 155 f. Befestigungsvorrichtung II). Die Zweckangabe ist damit aber nicht bedeutungslos. Mittelbar hat sie regelmäßig die Wirkung, den durch das Patent geschützten Gegenstand dahin zu definieren, dass er nicht nur die räumlich - körperlichen Mer kmale erfüllen, sondern auch so ausgebildet sein muss, um für den im Patentanspruch angegebenen Zweck verwendbar zu sein (BGH , Urt eil v om 7. November 1978 - X ZR 58/77, GRUR 1979, 149, 151 - Schießbolzen; Urt eil v om 2. Dezember 1980 - X ZR 16/79, GRUR 1981 , 259, 260 - Heuwer - bungsmaschine II; Urt eil v om 7. Juni 2006 - X ZR 105/04, GRUR 2006, 923 Rn .15 - Luftabscheider für Milchsammelanlage; Urt eil v om 28. Mai 2009 - Xa ZR 140/05, GRUR 2009, 837 Rn . 15 - Bauschalungsstütze) , wie es Mer k- mal 1.1.1 auch mit de n Worten " " zum Ausdruck bringt . Daraus folgt, dass das System die erforderliche Elektronenstrahlenergie aufbringen muss, um den Zwecken dieser Therapie genügen zu können. Z u- dem muss es die spezifischen Vorrichtungen aufweisen, die bei ei ner intraop e- rativen Bestrahlung mit Elektronen für die Abschirmung des Strahls und in B e- zug auf die hygienischen Anforderungen bei einer Behandlung in einer off e nen Operationswunde zu beachten sind. 16 17 18 - 9 - c) Merkmal 3 enthält die Anweisung, wie der Linearbesc hleuniger mit den Elementen 14 ( prebuncher - Vor bündelungseinrichtung) und 16 ( standing wave cavaties - Stehwellenhohlräume) relativ zur Elektronenerzeugungseinric h- tung 12 zu positionieren ist, so dass der Elektronenstrahl den Linearbeschle u- niger an seinem Ende kolinear, also entsprechend der Richtung des Strahls innerhalb des Beschleunigers verlässt. Eine Fokussierung des Elektronenstrahls auf das Zentrum des Linearb e- schleunigers, was nach der Beschreibung mit der Solenoid - oder Fokussie r- wic k lung 20 be wirkt werden kann (Streitpatent, Sp. 3 Abs. 14), ist damit nicht gemeint. Die Beschreibung des Streitpatents gibt zu einer solchen, weiterg e- henden Auslegung keinen Anlass. d) Als Applikatoreinrichtung im Sinne der Merkmale 2.3 und 4 ist ein Bauteil zu v erstehen, das tubusförmig im Elektronenstrahlaustrittsbereich die Behandlungsfeldgröße für den intraoperativen Einsatz an einer offenen Oper a- tionswunde begrenzt und bestimmt, indem es mit seinem Ende in die offene Operationswunde hineingehalten werden kann . Aufgrund der Definition des Gegenstands des Streitpatents als gemäß Merkmal 1.1.1 für eine intraoperative Stra h lentherapie geeignete Vorrichtung kommen für die Merkmale 2.3 und 4 nur solche Applikatoreinrichtungen in B e- tracht, die in einer offenen Op erationswunde verwendet werden können . D a bei liegt der Begrenzung des Bestrahlungsfeldes gemäß Merkmal 4.1 das Pri n zip zugrunde, umliegende gesunde Körperteile vor einer Bestrahlung abz u schirmen und dabei wegen des Kontaktes mit dem inneren Körpergewebe au ch hygien i- sch en Anforderungen zu genügen . Wegen diese n Anforderungen wurden zu m Zeitpunkt der Anmeldung des Streitpatents abnehmbare, tubusförmige Begre n- zung en aus Metall oder Kunststoff verwendet . Dies war dem Fachmann , den 19 20 21 22 - 10 - das Patentgericht zutreffend al s einen mit der Entwicklung von Strahlensyst e- men für die Medizintechnik vertrauten Diplom - Physiker definiert hat , we l cher bei klinisch - medizinischen Fragestellungen einen Strahlenmediziner hi n zuzieht, aus dem Stand der Technik allgemein bekannt. Der Begrif f Applikat o reinrichtung hatte deshalb zu diesem Zeitpunkt für ihn die konkrete Bedeutung eines so l- chen, tubusförmig bis zur Operationswunde reichenden Bauteils, wie es auch in Figur 1 des Streitpatents mit dem Bezugsze i chen 19 schematisch dargestellt wird. II. Das Patentgericht hat angenommen , die Lehre des Streitpatents sei nicht patentfähig, weil sie nicht auf erfinderischer Tätigkeit beruhe. Dem Fachmann sei aus den Aufsätzen von E.L. Ginzton u.a. " History of Microwave Electron Linear Accelerators for Radiotherapy " in Int. J. Radiation Oncology Biol. Phys., Vol. 11 (1985), S. 205 - 216 (NK8) und " The Stanford M e- dical Linear Accelerator " in Stanford Medical Bulletin, Vol. 15 (1957), S. 123 - 140 (NK9) der Stanford - Beschleuniger bekannt, welcher sämtlich e Merkm a le des Patentanspruchs 1 aufweise mit Ausnahme der Mobilität des Systems (Merkmal 1.1). Der Stanford - Beschleuniger sei nicht nur als Röntgenstrahlbehandlung s- system, sondern auch als reines Elektronenstrahlsystem verwendet worden. Es komme dabei nicht darauf an, ob im Stand der Technik wie beim Stanford - Beschleuniger ein geringerer Spannungsbereich vorzufinden sei als nach der Lehre des Streitpatents, denn Patentanspruch 1 stelle für den Gegenstand des Streitpatents nicht auf bestimmte Spannungsbe reiche ab. Im Stanford - Beschleuniger wirke die " beam defining unit " wie eine Appl i- kationseinrichtung, indem diese in dem Elektronenstrahlaustrittsbereich zum Festlegen der Behandlungsfeldgröße angeordnet sei. Diese Einrichtung sei 23 24 25 26 - 11 - deshalb im Sinne der v om Patentanspruch beanspruchten Applikationseinric h- tung (Merkmal 2.3) auszulegen. Der technische Überschuss der Lehre des Patentanspruchs 1 liege somit allein im Merkmal der technischen Ausgestaltung des Elektronenstrahltherapi e- geräts. Es könne dahinste hen, ob der Stanford - Beschleuniger nicht bereits durch seine Aufhängung ( moving mount ) mobil (beweglich) ausgestaltet sei. Denn dieses Merkmal sei jedenfalls nahegelegt. Der Gegenstand des Streitp a- tents bestehe vorzugsweise aus zumindest teilweise kommerzi ell erhältlichen Einzelkomponenten, welche quasi als Katalogware baukastengleich zur fertigen Vorrichtung zusammengestellt würden. Dabei gehöre es zur stetigen techn i- schen Weiterentwicklung, solche Komponenten kleiner und leichter auszug e- stalten. In dem Ha ndbuch von S.C. Klevenhagen " Physics of Electron Beam Therapy " (NK 16) sei dazu auf S eite 11 die Anregung enthalten, moderne Ei n- richtungen mit stehender Welle zu nutzen, die zu einem kürzeren Aufbau füh r- ten, und damit das Elektronenstrahltherapiegerät mit einem gradlinigen Elektr o- nenstrahlverlauf (ohne einen Ablenkmagneten) kleiner und leichter auszugesta l- ten. Infolge eines solchen Aufbaus entspreche es dem fachmännischen Ha n- deln, das Gerät wie bei anderen vergleichbaren medizinischen Großgeräten (z.B. eine m mobilen Computertomografiegerät oder Röntgen - oder Gammab e- strahlungsgerät) mobil zu gestalten. III. Dies hält der Nachprüfung im Berufungsverfahren , soweit die B e- klagte das Streitpatent noch ve r teidigt, nicht stand. 1. Patentanspruch 1 geht nicht über den Offenbarungsgehalt der u r- sprünglichen Anmeldung hinaus (Art. 138 Abs. 1 lit. c EPÜ, Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 3 Int Pat Ü G). Auch ist er in der nunmehr von der Beklagten beschränkt ve r- teidigten Fassung hinreichend deutlich g e fasst (Art. 84 S atz 2 EPÜ). 27 28 29 - 12 - a) Eine unzulässige Erweiterung ergibt sich nicht aus den Merkm a- len 3 und 4. aa) Den Inhalt der für die Frage einer unzulässigen Erweiterung ma ß- geblichen ursprünglichen Anmeldung bildet alles, was ihr der mit durchschnittl i- chen Kenntnissen und Fähig keiten ausgestattete Fachmann des betreffenden Gebiets der Technik als zur angemeldeten Erfindung gehörend entnehmen kann. Eine Lehre zum technischen Handeln geht somit über den Inhalt der u r- sprünglichen Anmeldung hinaus, wenn die Gesamtheit der Anmeldungs unterl a- gen nicht erkennen lässt, dass sie als Gegenstand von dem mit der Anmeldung verfolgten Schutzbegehren umfasst sein soll (BGH , Urt eil v om 21. September 1993 - X ZR 50/91, Mitt. 1996, 204 unter 3 a - Spie l fahrbahn ; Beschl uss v om 5. Oktober 2000 - X ZR 184/98, GRUR 2001, 140 unter II B 2 a - Zeittele - gramm). Hierfür sind nur die Anmeldungsunterlagen zu berücksichtigen, die zuerst eingereicht wurden. Im Streitfall ist die spätere Hinzufügung vom 8. August 1994 gemäß Art. 19 des Vertrages über die interna tionale Zusa m- menarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (PCT) zur ursprünglichen Anme l- dung vom 22. Februar 1994 (NK 6), mit der die Patentansprüche durch eine neue Fassung ersetzt wurden, für diesen Vergleich nicht zu b e rücksichtigen, weil es sich hierbei b ereits um eine Änderung der ursprünglich en Fassung ha n- delt, die deren ursprüngliche Priorität in Anspruch nimmt. bb ) Merkmal 3, das einen kolinearen Austritt des Elektronenstrahls nach Verlassen des Linearbeschleunigers vorsieht, ergibt sich aus der na chfo l- genden (Figur 1 des Streitpatents entsprechenden) Figur 1 der Patentanme l- dung , 30 31 32 - 13 - die einen g radlinigen Austritt des Elektronenstrahls am Ende des Linearb e- schleunigers 16 zeigt, wobei die Elektronenkanone 12 und die Vorb ündelung s- einrichtung 14 ebenfall s geradlinig zu dieser Richtung angeordnet sind . Die Zeichnungen einer Anmeldung dienen wie der Text der Beschreibung der Erlä u- terung einer erfindungsgemäßen Ausführungsform und sind daher ein grun d- sätzlich ausreichendes Offenbarungsmittel (BGH , Urteil vom 18. Februar 2010 - Xa ZR 52/08, GRUR 2010, 599 Rn. 22 Formteil ). Zudem liest der Fachmann eine solche Austrittsrichtung aus dem Linearbeschleuniger bei der Beschre i- bung des Strei t patents in der Patentanmeldung ohne weiteres mit, wie es die Klägerin erst i n stanzlich zu Recht vorgetragen hat, denn der Elektronenstrahl kann den Beschleuniger kaum unter einem nennenswerten Winkel zur B e- schleunigungsric h tung verlassen. Eine weitergehende Bedeutung kommt dem Merkmal 3 nicht zu. Ebenso zeigt Figu r 1 der Pate ntanmeldung einen g radlinigen Verlauf des Elektronenstrahls bis hin zur Applikatoreinrichtung 19 entsprechend dem Merkmal 4 . Insbesondere fehlt es insoweit an einem Umlenkmagneten, der dem Elektronenstrahl eine andere Richtung geben könnte. Diese damit ebe nfalls aus der Zeichnung erkennbare erfindungsgemäße Ausgestaltung wird mit Mer k- 33 - 14 - mal 4 zulässigerweise im Wortlaut des Patentanspruchs 1 zum Ausdruck g e- bracht . E ntgegen der Auffassung der Klägerin unterliegt es keinen Bedenken, dass der Gegenstand des Paten tanspruchs 1 in Merkmal 4 nicht gleichzeitig auf die konkrete Ausgestaltung des Elektronenst rahltherapiesystems mit einem X Band - Mikrowellengenerator beschränkt worden ist , wie es dem Ausführung s- beispiel der Patentanmeldung entspricht, auf die sich die Fig ur 1 bezieht. Wird eine in einem Ausführungsbeispiel gezeigte vorteilhafte Ausgesta l- tung zu einer Beschränkung des Gegenstands des Patentanspruchs herang e- zogen, ist der Anmelder nach der ständigen Rechtsprechung des Senats nicht gezwungen, sämtliche Me rkmale dieses Ausführungsbeispiels in den Patenta n- spruch zu übernehmen. Er kann sich vielmehr, wenn mehrere Merkmale des Ausführungsbeispiels gemeinsam, aber auch je für sich dem erfindungsgem ä- ßen Erfolg förderlich sind, darauf beschränken, einzelne dieser Merkmale in den Patentanspruch aufzunehmen. Es darf sich hieraus lediglich kein Gege n- stand ergeben, den der Fachmann den Ursprungsunterlagen nicht als mögliche Ausführungsform der Erfindung entnehmen kann (BGH, Beschluss vom 11. September 2001 - X ZB 18/0 0, GRUR 2002, 49 unter II 3 b cc Drehmo - mentübertragungseinrichtung ). Nach diesen Grundsätzen musste im Streitfall die Schutzbeanspruchung nicht auf einen bestimmten Linearbeschleuniger beschränkt werden. Auch wenn die Patentanmeldung an verschiedene n Stellen zum Ausdruck bringt, dass ein X - Band - Generator zu bevorzugen sei, lässt die Anmeldung keinen Zweifel daran , dass die Erfindung sich auch auf Ausges taltungen mit einem S Band - Generator bezieht (NK 6, S. 4 Z. 16 - 19). Der Hinweis in der Patenta n- meld ung, die Verwendung eines S - Band - Generators führe zu einer Gewicht s- zunahme, mit der der Nutzer zu r echt kommen muss (NK 6, S. 4 Z. 19 - 20: " users will be forced to contend with " ), eine solche Anordnung werde aber 34 35 - 15 - gleichwohl ihre Funktion erfüllen (NK 6, S. 4 Z. 20 - 21: " Yet such a unit will be fun c tional within the hospital environment. " ), zeigt deutlich, dass die Verwe n- dung eines S - Band - Generators aus der Sicht des Anmelders zwar mit Nachte i- len verbunden ist , diese Verwendung aber gleichwohl von der offenba rten E r- findung erfasst sein soll. Unabhängig davon, ob aus fachmännischer Sicht das mit einem X - Band - Generator gezeigte konkrete Beispiel dahin verstanden we r- den kann, dass hierfür ebenso ein S - Band - Generator Verwendung finden kann , ist aus der zeichnerisc hen Darstellung jedenfalls der mit dem Ve r zicht auf ei nen Umlenkmagneten verbundene g radlinige Pfad zur Applikat o reinrichtung als für sich vorteilhaftes Merkmal der Erfindung erkennbar . b) Der mit Merkmal 1.1.1 (Ausgestaltung für den intraoperativen Ei n- satz) einhergehende n Beschränkung von Patentanspruch 1 fehlt nicht die g e- mäß Art. 84 S atz 2 EPÜ erforderliche (BGH, Urteil vom 18. März 2010 X a ZR 54/06 , GRUR 2010, 709 = BlPMZ 2010, 360 Proxyserversystem) Deutlichkeit. Mit der oben zur Auslegung diese s Merkmals gefundenen Bede u- tung wird dem Fachmann dessen Sinngehalt hinreichend klar. Der intraoperat i- ve Einsatz der Elektronenstrahltherapie setzt für den Fachmann klar erkennb a- re Bedingungen v o raus, die ein solches System aufweisen muss, um hierfür in Fr age zu kommen. Eine weitere Konkretisierung dieser Bedingungen ist daher nicht e r forderlich. 2. Der Gegenstand des verteidigten Patentanspruch s 1 ist patentf ä- hig. Neben der nicht in Zweifel gezogenen Neuheit beruht er auch auf erfinder i- sche r Tätigkeit, denn die Lehre des Streitpatents war durch den Stand der Technik nicht nahegelegt ( Art. 56 EPÜ). a) Aus den Entgegenhaltungen NK8 und NK9, welche den Stanford - Beschleuniger beschreiben, war dem Fachmann ein Elektronenstrahltherapi e- 36 37 38 - 16 - system mit den Merkmal e n 1.2 bis 2.2 sowie 3 und 4 des Patentanspruch s 1 bekannt. Nicht verwirklicht waren bei diesem System die Merkmale 1.1 (Mobil i- tät), 1.1.1 (Auslegung für intraoperativen Einsatz) und 2.3 (Applikatoreinric h- tung). Der Stanford - Beschleuniger war nicht mit ein er Applikatoreinrichtung im Sinne eines Applikatortubus gemäß Merkmal 2.3 ausgestattet. Die " beam def i- ning units " w a ren vielmehr Blenden, die weder bestimmt noch geeignet waren, bis in eine offene Operationswunde hineinzuragen. b) Die erste Auflage des Handbuchs " Linear Accel erators for Ra di a - tion Therapie " von Greene aus dem Jahre 1986 (Anl. NK42 = E2) beschreibt verschiedene Elemente eines Elektronenstrahltherapiesystems und dessen Ausgestaltung, die zusammen genommen sämtliche Merkmale des Streitp a- ten ts mit Ausnahme des Merkmals 1.1 (Mobilität) erkennen lassen. Gleichwohl offenbaren sie dem Fachmann kein solches System als eine konkrete Kombin a- tion. Zwar wird ein Elektronenstrahlsystem mit eine m g radlinigen Elektro ne n- strahlpfad ohne Umlenkmagneten darg estellt ( NK4 2, S. 5 Abs. 2). Für diese Variante stellt d as Handbuch indessen deutlich heraus, dass sie nur für das untere Ende des Energiebereichs brauchbar sei ( " arrang e ment shown in figure 1.3(a) is only usable for linear acceleration at the lower end of the energy ra n- ge " ), und genauer wird bei der Beschreibung des Behandlungs kopfs auf Se i- te 53 ausgeführt, dass die Konfiguration nach Figur 1.3 a nur für Röntgenstra h- lengeneratoren (mit festem target ) und mit einer Leistung bis zu 6 MeV verwe n- det worden sei , was für einen intraoperativen Einsatz nicht genügt, so dass e i- ner solchen Ausgestaltung auch das Merkmal 1.1.1 fehlt. Wählt der Fachmann hingegen anhand der NK4 2 eine Ausgestaltung mit höheren Elektronenene r- gien, die für einen intraoperativen Einsatz gee ignet sind , bedarf es eines läng e- ren Linearbeschleunigers, der aufgrund der Raumhöhen für Operationssäle nicht mehr vertikal angeordnet werden kann. Die damit erforderliche horizontale Anordnung des Linearbeschleunigers bedingt einen Umlenkmagn e ten, der de n 39 - 17 - Elektronenstrahl vertikal auf den Patienten ausrichtet. D iese r , ebenfalls in der Entgegenhaltung dargestellte n Variante fehlt d as Merkmal 4 (geradliniger Elek - t ronenstrahlpfad). c) D iese drei Anordnungen eines Elektronenstrahltherapiesystems vermittel ten dem Fachmann keine Anregung, die ihn zur Lehre des Streitp a- tents gelangen lassen konnte . Abgesehen d a von, dass nicht ersichtlich ist und weder im angefochtenen Urteil noch von der Klägerin aufgezeigt wird, was den Fachmann hätte veranlassen können, ans telle der im Prioritätszeitpunkt entw i- ckelten und im klinischen Bereich verwendeten Elektronenbeschleunigersyst e- me den nahezu vierzig Jahre alten Stanford - Beschleuniger zum Ausgangspunkt seiner Bemühungen zu nehmen (s. zu r Notwendigkeit dieser Prüfung BGH, U r- teil vom 16. Dezember 2008 X ZR 89/07, BGHZ 179, 168 Rn . 51 Olanzapin ; Urteil vom 18. Juni 2009 Xa ZR 138/05, GRUR 2009, 1039 Fischbissanzei - ger), gaben d ie Beschreibungen der NK8 und NK9 zum Sta n ford - Beschleuniger und die Ausgesta ltung eines Sy stems mit einem g radlinigen Elektronenstrah l- pfad nach der NK4 2 keinen Hinweis, dass und wie das System so gestaltet werden konnte, dass die Elektronenenergie für eine intra o perative Elektronen - bestrahlung genügt hätte. Umgekehrt zeigte die Beschre i bung der NK4 2 für ein intraoperativ verwendbares System mit Umlenkmagn e ten nicht , wie auf eine solche Umlenkung hätte verzichtet werden können. Ein solcher Hinweis ergab sich auch nicht aus der Zusammenschau mit anderen Druckschriften aus dem Stand der Technik wie dem Aufsatz von McCullough/Biggs in Radiation Oncology Physics 1986, Intraoperative Elec t ron Beam Radiation Therapy (S. 333, Anl. P5). Darin wurde zwar ein Elektrone n- strahltherapiesystem für den intraoperativen Einsatz gefordert, das ausschlie ß- lich fü r diese Therapie verwendet werden sowie kleiner und leichter sein sollte als bisherige Systeme, so dass es in übliche Operationssäle nachträglich insta l- 40 41 - 18 - liert werden könnte (P5, S. 335 Abs. 4). Die Hinweise zur Realisierung dieser Anforderungen erschöpften sich aber , wie die Anhörung des Sachve r ständigen bestätigt hat, darin, statt einem Klystron ein Magnetron als Mikrowellengener a- tor zu verwenden und auf eine isozentrische Aufhängung des Linearbeschle u- nigers zu verzichten. Beides verringert das Gesamtgewich t des Sy s tems und führt zu einer kompakteren Bauweise. Indessen lehrt die P5 weder , auf einen Umlenkmagneten zu verzichten und den Elektronenpfad geradlinig zu gestalten noch sich wie hierfür nötig mit einer Elektronenenergie von höch s tens 12 bis 13 Me V zu begnügen. Damit war eine Bauweise, die ein mobiles, in mehreren Operationssälen verwendb a res Gerät erlaubt hätte, nicht realisierbar . Dem Fachmann war zwar bekannt, dass bisherige Elektronenstrahlth e- rapiesysteme auf unterschiedliche Energiestufen von 6 MeV bis 18 MeV eing e- stellt werden können, wie es beispielsweise in den Performance Specifications für das Mevatron - ME (Anl. P2) dargestellt war. Daraus ergab sich aber keine Anregung, eine Vorrichtung auf eine Höchstenergie von etwa 12 MeV auszul e- gen . Auch den weiteren von den Parteien vorgelegten Druckschriften war ein Hinweis in diese Richtung nicht zu entnehmen. Ein solcher Hinweis war auch nicht aus den Anforderungen zu erwarten, die von der Strahlenmedizin für das aus Anwendersicht erforderliche Leistungsvermögen eines Geräts für die intr a- operative Strahlentherapie formuliert wu r den. Wie sich aus der P5, Seite 334 Abs. 2 und der Schrift von Tepper und Million, Radiation Therapy and Surgery, Cancer Treatment Symposia, 1984, Seite 111, 115 ergibt un d die Anhörung des gerichtlichen Sachverständige n bestätigt hat, wurde im Priorität s zeitpunkt ein System mit einer Leistung von mindestens 18 MeV erwartet , weil dies eine A n- wendungstiefe von bis zu 6 cm versprach und damit die Bandbreite der Anwe n- dungsfäll e für eine intraoperative Elektronenstrahltherapie vollständig abdec k te. Z war mag schon damals bekannt gewesen sein , dass , wie sich aus nach dem Prioritätstag erschienenen Veröffentlichungen ergibt ( s. etwa Biggs, Enzyclop e- 42 - 19 - dia of Medical Devices and Instru mentation, Second Edition, 2006, S. 21, Anl. P17[18]) , in etwa 80 bis 90 % aller Fälle tatsächlich nur eine Elektrone n- energie von bis zu 12 MeV für die Bestrahlung verwendet und benötigt wird . Solange aber kein Grund dafür erkennbar war, sich mit einer Vor richtung zu begnügen, die nur einen, wenn auch wesentlichen Teil der üblichen (und mö g- licherweise künftig zu erwartenden) Einsatzmöglichkeiten eines Elektrone n- strahltherapi e systems abdeckte, gab es weder für den Anwender einen Anlass , sich hiermit zu begnü gen, noch bestand für den Konstrukteur Veranl ass ung auszuloten, ob anderweitige Vorteile, die mit einer Vorrichtung v erringer ter Lei s- tungsfähigkeit verbunden waren, aus strahlenmedizinischer Sicht mögliche r- weise geeignet waren, den Nachteil eines in der Sp itze beschränkten Lei s- tungsspektrums auszugleichen oder jedenfalls hinnehmbar erscheinen zu la s- sen . d ) Die tatsächliche Entwicklung bestätigt, dass bis zum Prioritätstag auch bei a usschließlich für die intraoperative Elektronenstrahltherapie konz i- pie r te n Systemen an der Verwendung von Umlenkmagneten und aufwendigen und massiven Abschirmungsmaßnahmen sowohl am System selbst als auch bei den zur Aufnahme des Systems vorgesehenen Räumlichkeiten festgehalten worden ist. Belegt wird dies sowohl d urch das S . - Gerät Mevatron - ME ( s. Anl. P4) als auch beispielsweise durch die Beiträge zum 4. Internationalen IORT - Symposium 1992 in München (P10) , auf dem verschiedene neuere Ko n- zepte für speziell für die intraoperative Elektr o nenstrahltherapie ausgerüstete O perationssäle vorgestellt wurden . e ) Angesichts dieses Befundes war der Gegenstand der Erfindung auch nicht dadurch nahegelegt, dass dem Fachmann, wie der Sachverständige a n- nimmt, bekannt gewesen sein mag , dass er mit einem X - Band - Beschleuniger die Besc hleunigungsstrecke zumindest theoretisch deutlich verkürzen k onnte. 43 44 - 20 - Bei Green (NK42 S. 26 unten) wird die Verwendung von X - Band - Beschleu - nigern noch als unpraktikabel bezeichnet ( " In theory the use of the higher fr e- quency has the advantage of bringing down the dimensions of the a c celerating waveguide and thus permitting the design of a more compact system. It also has the disadvantage of bringing down the dimensional tolerances by the same factor. This, plus difficulties in finding reliable microwave genera tors to work at the required power level, has made it impracticable to operate X Band acceler a- tors up to the present time. " ) . Dies bestätigt das von der Klägerin in der mündl i- chen Verhandlung nicht (konkret) bestrittene Vorbringen der Beklagten, das s 6 MeV - S - Band - Beschleuniger trotz der niedrigeren Shunt - Impedanz w e gen der unterschiedlichen Leistung der verfügbaren Magnetron e in der Praxis sogar deutlich kürzer als vergleichbare X - Band - Beschleuniger gewesen seien. Auch wenn am Prioritätstag verbesserte Magnetrone verfügbar gewesen sein mögen worauf zumindest die Beschreib ung des Streitpatents hindeutet und der Fachmann grundsätzlich Anlass hatte, bei der Entwicklung eines intr a- operativen Bestrahlungssystems einer solchen Entwicklung Beachtung zu sche nken, genügt dies nicht, um die erfindungsgemäße Lösung als nahegelegt ansehen zu können. Der Sachverständige hat unwidersprochen und einleuc h- te nd erl äutert, dass die Auslegung einer geeigneten Kombination von Linearb e- schleuniger und Magnetron eine komplex e Aufgabe darstellt und nicht schlicht aus der höheren Frequenz eines X - Band - Beschleunigers auf seine bessere Eignung für den Linearbeschleuniger eines intraoperativen Bestrahlungssy s- tems geschlossen werden kann. Es kommt hinzu, dass ein mobiles System ers t dann in den Bereich des Realisierbaren geriet, wenn nicht nur der Linearb e- schleuniger geeignet ausgewählt wurde und für diesen ein geeignetes Magne t- ron zur Verfügung stand , sondern außerdem die maximale Elektrone n energie auf deutlich weniger als 18 bis 2 0 MeV reduziert w urde und insofern , wie es der Sachverständige ausgedrückt hat, ein Kompromiss zwischen den Wünschen 45 - 21 - der Anwender nach einem " Allround - System " und den technischen Möglichke i- ten eine r mobilen Lösung eingegangen w urde. Obwohl andere Schwierig keiten hinzugekommen sein könnten (s. die Stellungnahme des Pa r teigutachters Prof. M . , Anl. BP13 S. 2: " I was more concerned whether a straight through design could deliver multiple energies with sufficient stability. Up until then, all multi - energy u nits, in my experience, used a bend magnet to help select the correct energy and to provide stable operation " ), mag ein solcher Kompromiss nicht fernliegend ersche i nen , wenn der Gedanke gefasst ist, dass es möglich sein könnte, die voluminösen und tonnensc hweren Linearbeschle u nigersystem e , die man bislang verwendet hatte, " auf Räder zu setzen " . In diese Richtung wies indessen nichts, und da ohnehin ein erhebliche r Aufwand zur Abschirmung e r- forderlich war und auch keine anderen Vorrichtungen verfügbar waren, mit d e- nen man den Energie - Spitzenbereich , wenn nötig, erreichen kon n te, gab es auch keinen Grund zu erwägen, diesen zugunsten einer mobilen Ausgestaltung des Gesamtsystems entfallen zu lassen. Soweit der gerichtliche Sachverständ i- ge dies in seinem schrift lichen Gutachten anders gesehen hat, i st diese Beurte i- lung vor dem Hintergrund der auch dem Urteil des Patentgerichts zugrunde li e- genden unzutreffende n Prämisse zu sehen , das der Fachmann vor der Aufg a be stand, einen mobilen Linearbeschleuniger für die int raoperative Elektronenb e- strahlung zur Verfügung zu stellen. Entgegen der Auffassung der Klägerin ist es vor diesem Hintergrund auch nicht zu beanstanden, dass P a tentanspruch 1 a uch in der verteidigten Fassung den geschützten Gegen s tand weder auf ei n System mit X - Band - Be - schleuniger beschränkt noch sonst, außer dem geradl i nigen Elektronenpfad und dem damit verbundenen Verzicht auf einen Umlen k magneten, konkrete Mittel angibt, mit denen ein mobiles System für die intraoperative Elektrone n- strahltherapi e erreicht werden kann. Die Ausführbarkeit der Erfindung steht nicht in Streit, und die Beschreibung gibt hierfür was aus reicht nähere Hi n- 46 - 22 - weise. Im Übrigen gilt: Was die Klägerin als " aufgabenhafte Formulierung " des Patentanspruchs rügt , nämlich das in der verteidigten Fassung durch die Ei g- nung zur intr aoperativen Behandlung ergänzte Merkmal der Mobilität, b e zeich - net nach dem Vorstehenden den Kern der erfindungsg e mäßen Lösung, der es gelungen ist, einen Weg zur Bereitstellung eines mobilen Systems au f zuzeigen. Angesichts dessen liegt kein Fall vor, in dem es geboten w ä re, den geschützten Gegenstand auf die konkret offenbarte Ausführungsform eines so l chen mobilen Systems zu beschränken (s. dazu BGH, Urteil vom 25. Februar 2010 Xa ZR 100/05, BGHZ 18 4, 300 Thermoplastische Zusamme n setzung). 3. Die Patentfähigkeit des Gegenstands des Patentanspruchs 1 b e- gründet ebenso die Rechtsbeständigkeit der von diesem abgeleiteten Untera n- sprüche 2 bis 12, soweit sie sich auf die von der Beklagten beschränkt verte i- digten Fassung des Patentanspruchs 1 rückbeziehen. Ebenso begründet sie die Rechtsbeständig keit der Nebenansprüche 14 und 15 , zu denen ein den A n- sprüchen 1 bis 13 entsprechendes Elektronenstrahltherapi e system gehört. 47 - 23 - IV. Die Kosten des Rechtsstre it s sind der Klägerin gemäß § 121 Abs. 2 PatG, § 91 Abs. 1 ZPO , § 92 Abs. 2 Nr. 1 ZPO aufzuerlegen. Meier - Beck Richter am Bundesgerichtshof Bacher Gröning kann wegen Urlaubs nicht unterschreiben. Meier - Beck Hoffmann Schuster Vorinstanz: Bundespatentger icht, Entscheidung vom 05.03.2009 - 2 Ni 34/07 (EU) - 48
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