ECLI:DE:BGH:2015:101115UXZR88.13.0 BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL X ZR 88/13 Verkündet am: 10. November 2015 Anderer Justiz angestellte als Urkundsbeamt in der Geschäftsstelle in der Patentnichtigkeitssache - 2 - Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verh an d- lung vom 10. November 2015 durch die Richter Gröning, Dr. Grabinski und Hoffmann sowie die Richterinnen Schuster und Dr. Kober - Dehm für Recht erkannt: Auf die Berufung der Beklagten wird das am 4. Juni 2013 verkü n- dete Urteil des 4. Senats (Nichtigkeitss enats) des Bundespaten t- gerichts aufgehoben. Die Sache wird zu neuer Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Berufung, an das Bundespatentgericht z u- rückverwiesen. Von Rechts wegen - 3 - Tatbestand: Die Beklagte ist Inhaberin des am 2. Januar 1 990 unter Inanspruchna h- me einer Priorität vom 20. Dezember 1989 angemeldeten deutschen Patents 40 00 011 (Streitpatents). Es umfasst 55 Patentansprüche, von denen nach rechtskräftigem Abschluss eines vorangegangenen Nichtigkeitsverfahrens P a- tentanspruch 1 wie folgt lautet: "1. Vorrichtung zum Erregen von Schwingungen eines Vorric h- tungsgestells (100, 222, 300) in einer vorgegebenen Richtung (126), umfassend: a) in dem Gestell gelagerte, durch wenigstens einen A n- triebsmotor zum Umlauf antreibbare, synchron ge genlä u- fige erste Unwuchtkörper (104, 105), b) in dem Gestell gelagerte, durch wenigstens einen A n- triebsmotor zum Umlauf antreibbare, synchron gegenlä u- fige zweite Unwuchtkörper (107, 108), wobei die ersten und zweiten Unwuchtkörper im Betrieb synchron umla u- fen, jedoch in ihrer relativen Winkellage während des U m- laufs gegeneinander verstellbar sind, wobei c) ein Überlagerungsgetriebe und ein einen Stator und einen Rotor aufweisender Verstellmotor (244), dessen Rotor mit mindestens einem der Unwuchtkörper in V erbindung steht und nach Abschluss einer Verstellung mit den Unwuch t- körpern synchron umläuft und dem Verstellmotor bei ei n- gehaltener Winkellage zum Aufrechterhalten hiervon durch Reaktionsdrehmomente bewirkte Leistung zugeführt oder von ihm abgeführt wird, vorgesehen sind, oder d) mindestens zwei je einen Stator und einen Rotor aufwe i- sende Verstellmotoren vorgesehen sind, deren Rotoren jeweils mit mindestens einem der ersten und zweiten U n- wuchtkörper in Verbindung stehen und nach Abschluss einer Verstellung mit den Unwuchtkörpern synchron u m- laufen und einem von diesen Verstellmotoren bei eing e- 1 - 4 - haltener Winkellage zum Aufrechterhalten hiervon durch Reaktionsdrehmomente bewirkte Leistung zugeführt und einem anderen abgeführt wird, wobei die Verstellmotoren glei chzeitig Antriebsmotoren sein können." Die Klägerin hat Teilnichtigkeitsklage erhoben, die sich gegen Patenta n- spruch 1, Alternative d, und 53 und die übrigen Ansprüche richtet, mit Ausna h- me der Patentansprüche 43, 46 und aller übrigen Ansprüche, die sich nicht u n- mittelbar oder mittelbar auf die Patentansprüche 1 , Alt ernative d, 43 oder 46 rückbeziehen. Sie hat geltend gemacht, im Umfang der angegriffenen Anspr ü- che o f fenbare das Patent die Erfindung nicht so deutlich und vollständig, dass ein Fachmann sie ausführen könne. Weiterhin sei dieser Gegenstand nicht p a- ten t fähig. Das Patentgericht hat das Streitpatent im angegriffenen Umfang für nic h- tig erklärt. Hiergegen richtet sich die Berufung der Beklagten, mit der sie ihren Kl a- geabweisungsantrag weiterver folgt und das Streitpatent hilfsweise mit zwei Hilfsanträgen beschränkt verteidigt. Die Klägerin tritt dem Rechtsmittel entg e- gen. Entscheidungsgründe: I. Das Streitpatent betrifft Sc hwingungserreger, insbesondere zum Ei n- rammen von Spundbohlen. 1. Nach der Beschreibung des Streitpatents sind Schwingungserreger im Stand der Technik bekannt, die in einem Gestell gelagerte, insbesondere 2 3 4 5 6 - 5 - zwei Unwuchten (Unwuchtkörperpaare) aufweisen und durch den Einsatz von Zahnrädern derart synchron laufen, dass sich die F liehkräfte der (beiden) U n- wuchten in einer ersten Richtung aufheben und in einer zweiten, zur ersten Richtung senkrecht stehenden Richtung eine Schwingung bewirken, so dass sie als "Richtschwinger" in einer Achse schwingen. Es ist wünschenswert, die von de n Antriebsmotoren maximal abgebbare Leistung mit unterschiedlich h o- hen, bis hin zu sehr hohen Schwingungsfrequenzen in den Boden abgeben zu können. Um dieses Ziel zu erreichen, ist ein Prinzip bekannt, wonach man das Fliehmoment eines Unwuchtkörperpaares m it einem zweiten Unwuchtkörpe r- paar kombiniert und den Verdrehwinkel, zu dem die jeweiligen Fliehmomente der beiden Unwuchtkörperpaare zueinanderstehen, verändern kann. Dadurch können die Fliehmomente der beiden Unwuchtkörperpaare so zueinander - stehen, dass sie sich in einem Extrem addieren und im anderen Extrem gege n- seitig aufheben. Dabei besteht ein Bedarf, den Winkel zwischen den Fliehm o- menten während des Betriebs verändern zu können, was im Stand der Technik bereits realisiert wurde. Das Streitpatent zeigt auf, dass dann, wenn die Fliehkräfte der beiden Unwuchtkörperpaare sich nicht vollständig gegenseitig aufheben und die eine Schwingung in der Schwingungsachse entsteht, dynamische Reaktionsdre h- momente auftreten, indem die Drehachsen der Unwuchten von dieser Schwi n- gung selbst in Richtung der Schwingungsausschläge beschleunigt werden (Streitpatent, Sp. 2 Z. 66 bis Sp. 3 Z. 5). Die Reaktionsdrehmomente sind wi n- kelabhängig, je nach dem in welchem Winkel die Unwucht zur Schwingung s- achse des Schwingungserre gers steht; sie können auf die Unwucht beschleun i- gend oder abbremsend wirken. Werden die Unwuchtkörperpaare von Hydra u- likmotoren angetrieben, führt dies dazu, dass die beiden Paare zu einem relat i- ven Stellwinkel von 180° zueinander tendieren, bei dem die F liehkräfte der be i- den Unwuchtkörperpaare sich gegeneinander aufheben (Streitpatent, Sp. 3 7 - 6 - Z. 44 bis 49). Um eine Schwingung des Schwingungserregers in Richtung der Schwingungsachse zu erzielen, könnte einer der beiden Hydraulikmotoren mi t- tels eines Druckbe grenzers abgebremst und aufgrund der sich einstellenden Drehmomentdifferenz eine Winkelverstellung zwischen den beiden Unwuch t- körperpaaren erzielt werden, so dass an den Unwuchtkörpern Reaktionsdre h- momente auftreten, die mit der Motor - Drehmomentdifferenz i m Gleichgewicht stehen (Streitpatent, Sp. 3 Z. 49 bis 65). Da die Reaktionsdrehmomente bei Schwingungserregern, die beispielsweise für das Einrammen von Spundbohlen zum Einsatz kommen, eine erhebliche Größe erreichen können, wäre mit dem am Druckbegrenzer aufzubauenden Differenzdruck eine Energiemenge zu ve r- nichten, die ein Mehrfaches der eigentlich in den Boden zu leitenden Arbeit s- energie ausmacht. Das Reaktionsdrehmoment führt zusammen mit der Winkelgeschwindi g- keit zu einer Leistung, die wegen der winke labhängigen Schwankungen zwar stark variiert und sowohl als Beschleunigungs - als auch als Bremsleistung wir k- sam werden kann. Es führt über die Zeit der Umdrehungen zu einer Energie, die auch als Antriebsenergie genutzt werden kann und vom Streitpatent als "Blindleistung" bezeichnet wird. Das US - amerikanische Patent 3 564 932 (Anl. GSKH - 8) zeigt einen Schwingungserreger mit gegeneinander verstellb a- ren Unwuchtkö rperpaaren, bei dem ein Motor die Verstellung vornimmt, indem er mittels eines Überlagerungsgetrieb es mit den Unwuchtwellen gekoppelt wird. Nach erfolgter Verstellung wird der Motor blockiert, so dass die dann mittels Zahnräder des Überlagerungsgetriebes miteinander gekoppelten Unwuchtkö r- perpaare synchron laufen. Die dynamischen Reaktionsdrehmomente wer den dabei mit ihren Belastungsspitzen zwischen den Unwuchtkörperpaaren über die Zahnräder ausgetauscht, was zu Verschleiß und Lärmemissionen führt. 8 - 7 - Dem Streitpatent liegt danach die Aufgabe zugrunde, einen Schwi n- gungserreger mit verstellbaren Unwuchtkörp erpaaren herzustellen, dessen Komponenten weniger belastet werden. 2. Zur Lösung dieser Aufgabe schlägt Patentanspruch 1 in der angegri f- fenen Alternative d eine Vorrichtung mit folgenden Merkmalen vor: 1. Die Vorrichtung ist zum Erregen von Schwingungen eines Vo r- richtungsgestells (100, 222, 300) in einer vorgegebenen Ric h- tung (126) geeignet und umfasst 2. in dem Gestell gelagerte, durch wenigstens einen Antriebsm o- tor zum Umlauf antreibbare, synchron gegenläufige erste U n- wuchtkörper (104, 105) sowie 3. i n dem Gestell gelagerte, durch wenigstens einen Antriebsm o- tor zum Umlauf antreibbare, synchron gegenläufige zweite Unwuchtkörper (107, 108). 4. Die ersten und zweiten Unwuchtkörper laufen im Betrieb sy n- chron, können jedoch in ihrer relativen Winkellage wäh rend des Umlaufs gegeneinander verstellt werden. 5. Hierfür sind mindestens zwei je einen Stator und einen Rotor aufweisende Verstellmotoren vorgesehen, deren Rotoren j e- weils mit mindestens einem der ersten und zweiten Unwuch t- körper in Verbindung stehen un d nach Abschluss einer Ve r- stellung mit den Unwuchtkörpern synchron umlaufen. 6. Einem von diesen Verstellmotoren wird bei eingehaltener Winkellage zum Aufrechterhalten hiervon durch Reaktion s- drehmomente bewirkte Leistung zugeführt und einem anderen abgefü hrt. 9 10 - 8 - 7. Die Verstellmotoren können gleichzeitig Antriebsmotoren sein. 3. Einige Merkmale bedürfen weiterer Erläuterung. a) Die nach den Merkmalen 2 und 3 vorgesehenen Unwuchtkörper sind sowohl für die ersten Unwuchtkörper als auch für die zweiten Un wuchtkörper jeweils in gerader Zahl erforderlich, denn nur dann können sie synchron gege n- läufig angetrieben werden. Durch den synchronen Gegenlauf von zwei U n- wuchtkörpern als einem Unwuchtkörperpaar und einem zwischen den beiden Unwuchtkörpern bestehenden Relativwinkel von 180° wird ein Ausgleich zw i- schen den beiden Kreisschwingungen der Unwuchtkörpern erreicht, der zu e i- ner Schwungkraft des jeweiligen Unwuchtkörperpaars in nur einer Achse führt. b) Indem das erste Unwuchtkörperpaar mit dem zweiten grun dsätzlich synchron läuft, der Relativwinkel der beiden Paare zueinander aber verstellt werden kann, kann ein Winkel eingestellt werden, bei dem die Fliehkräfte des einen Unwuchtkörperpaars die des anderen stets komplett kompensieren und umgekehrt. Weiterhi n kann ein Winkel eingestellt werden, bei dem alle vier U n- wuchten in Bezug auf die beiden Richtungen der für beide Paare gleichen Schwingungsachse stets in die gleiche Richtung gedreht sind und sich damit die Fliehkräfte der beiden Unwuchtkörperpaare addie ren. Bei der Einstellung von Winkeln zwischen diesen beiden Extremlagen wird die Amplitude der G e- samtschwingung in der Schwingachse schrittweise erhöht beziehungsweise gesenkt. Damit wird eine Veränderung der Amplitude der Gesamtschwingung bei laufenden Antriebsmotoren, gleicher Drehzahl und folglich gleicher Schwi n- gungsfrequenz erreicht. Würde beim Anlaufen der Antriebsmotoren das G e- samtsystem sogleich in Schwingungen versetzt, dann würde die Frequenz der 11 12 13 14 - 9 - Schwingungen entsprechend der Beschleunigung der Drehzahl von Null bis zur Höchstdrehzahl steigen. Dies könnte zu störenden Schwingungsfrequenzen im Eigenfrequenz beziehungsweise Resonanzbereich führen. Zur Vermeidung solcher Frequenzen, sieht der Gegenstand des Streitpatents ein zweites U n- wuchtkörperp aar vor, mit dem die Amplitude der Schwingungen im Gesamtsy s- tem bei laufender Drehzahl verändert werden und insbesondere für den Zei t- raum des Anlaufens der Antriebsmotoren gleich Null sein kann. c) Die in den Merkmalen 5 bis 7 vorgesehenen Motoren könne n be i- spielsweise sowohl hydraulische als auch elektrische Motoren sein, wie es das Patentgericht zutreffend ausgeführt hat. Der Umstand, dass die Ausführung s- beispiele im Wesentlichen nur hydraulische Motoren vorsehen sowie das Schwingungssystem für jedwede Mittel zur Regelung der Schwingungsfreque n- zen und - amplituden ein denkbar ungünstiges Umfeld bietet, insbesondere im Hinblick auf elektrotechnische Komponenten (Streitpatent, Sp. 6 Z. 47 bis 53), beschränkt den Gegenstand des Streitpatents nicht auf Vorri chtungen, die au s- schließlich mit hydraulischen Motoren arbeiten. II. Das Patentgericht hat seine Entscheidung im Wesentlichen wie folgt begründet: Die nach dem vorangegangenen Nichtigkeitsverfahren beanspruchte E r- findung sei nicht so deutlich und vol lständig offenbart, dass ein Fachmann sie ausführen könne, bei dem es sich um einen Diplomingenieur oder Physiker handele mit Hochschulabschluss und mehrjähriger Erfahrung in der Konstrukt i- on, Entwicklung und praktischen Anwendung von Unwucht - Schwingungssy s - temen und der gegebenenfalls im Team mit einem Hydraulikspezialisten oder Elektroingenieur zusammenarbeite. 15 16 17 18 - 10 - Der Gegenstand einer Erfindung sei nicht ausführbar offenbart, wenn sich für ihn kein Ausführungsbeispiel in der Patentschrift finden lasse und der nacharbeitende Fachmann ihn mangels genügender Informationen auch nicht mittels geläufiger Maßnahmen unter zumutbarem Aufwand, insbesondere ohne erfinderisches Zutun praktisch realisieren könne. Der Gegenstand des Streitpatents beziehe sich hinsic htlich des Mer k- mals 6 allgemein auf eine unmittelbare Leistungsübertragung durch Verstellm o- toren. Er beschränke sich nicht auf eine hydraulische Lösung, wie sie im Strei t- patent mit hydraulischen Motoren beschrieben ist, sondern insbesondere auch auf elektr ische Lösungen mit Elektromotoren, für die das Streitpatent kein kon k- ret dargestelltes Ausführungsbeispiel enthalte. Der Fachmann könne auch nicht unter zumutbarem Aufwand die beanspruchte Lehre auf andere Weise realisi e- ren, insbesondere werde ihm kein Weg - auch nicht ansatzweise - aufgezeigt, die Leistungsübertragung an den Verstellmotoren mittels Elektromotoren zu realisieren. Eine solche elektrische Lösung sei auch für einen Elektroingenieur keine Selbstverständlichkeit. Der Gegenstand des Streitpatents sei damit a n- hand der ausführbar an die Hand gegebenen hydraulischen Lösung so weit und unzulässig verallgemeinert, dass der Patentschutz über den tatsächlich gelei s- teten Beitrag der Erfindung zum Stand der Technik hinausgehe. Zwar sei es für eine ausf ührbare Lehre nicht erforderlich, dass alle den k- baren, unter den Wortlaut eines Patentanspruchs fallenden Ausgestaltungen ausführbar im Streitpatent dargestellt werden. Vielmehr sei es ausreichend, wenn zumindest ein Lösungsweg zur Nacharbeit der beanspruc hten Erfindung offenbart werde. Der Patentschutz müsse aber insoweit auf einen konkret o f- fenbarten Weg beschränkt bleiben, wenn eine generalisierende Formulierung bei wertender Betrachtung nicht mehr Teil einer der Allgemeinheit zugänglich gemachten Lösung ist, sondern sich als Verallgemeinerung eines vom Erfinder 19 20 - 11 - nur konkret aufgezeigten Beitrags zur Technik darstellt, der durch die allgemein beanspruchte Lehre nicht mehr repräsentiert werde. Diesen Anforderungen werde die Gesamtoffenbarung der Streitpa ten t- schrift nicht gerecht. Die Beschreibungen zu einer hydraulischen Lösung kön n- ten kein Vorbild für eine Ausführung auf elektrotechnischer Basis bieten. Der Fachmann könne auch im Team mit einem Elektroingenieur aus den im Strei t- patent gezeigten hydraulis chen Schaltbildern als Lösungsprinzip keine Hinwe i- se oder auch nur eine punktuelle Offenbarung oder Ausgestaltung für eine elektrische Lösung entnehmen. Eine solche Ausgestaltung bedürfte einer e i- genständigen technischen Entwicklung aus dem Stand der Techn ik, so dass diese nicht durch die im Streitpatent gezeigte hydraulische Lösung repräsentiert werde. III. Dies hält der Nachprüfung im Berufungsverfahren nicht stand. Die Lehre von Patentanspruch 1 , Alternative d ist so deutlich und vollständig offe n- bar t, dass ein Fachmann sie ausführen kann. Es kann offen bleiben, ob der Fachmann aufgrund seines Fachwissens zusammen mit der im Streitpatent für eine hydraulische Lösung gegebenen B e- schreibung in der Lage wäre, eine elektrotechnische Lösung des Merkmals 6 zu realisieren. Eine die Ausführbarkeit für den Fachmann aufzeigende Offenb a- rung ist auch im Hinblick auf die gesamte beanspruchte Breite von Patenta n- spruch 1 , Alternative d zu bejahen, weil die Beschreibung des Streitpatents mit der hydraulischen Lösun g ein Ausführungsbeispiels für den Gegenstand dieser Altern a tive des Patentanspruch s 1 offenbart. 1. Für die deutliche und vollständige Offenbarung einer Erfindung ist es nicht erforderlich, dass alle denkbaren, unter den Wortlaut des Patentanspruchs f allenden Ausgestaltungen mit Hilfe der im Patent offenbarten Informationen 21 22 23 24 - 12 - ausgeführt werden können. Nach der ständigen Rechtsprechung des Bunde s- gerichtshofs genügt es regelmäßig den Anforderungen von § 21 Abs. 1 Nr. 2 PatG, wenn zumindest ein nacharbeitba rer Weg zur Ausführung der Erfindung für einen Gegenstand oder ein Verfahren mit einer generisch definierten techn i- schen Eigenschaft oder Anweisung offenbart ist, die erstmals der Allgemeinheit zur Verfügung gestellt wird (vgl. BGH, Urteile vom 3. Mai 2001 - X ZR 168/97, BGHZ 147, 306 unter IV - Taxol; vom 11. Mai 2010 - X ZR 51/06, GRUR 2010, 901 Rn. 36 - Poly merisier bare Zementmischung). Etwas anders gilt nur dann, wenn aus fachmännischer Sicht keine technische Lehre in verallgemeinerter Form offenbart ist, die anhand eines Ausführungsbeispiels veranschaulicht ist. Der durch das Patent geschützte Bereich mag dann zwar im Patentanspruch generalisierend umschrieben sein, wäre damit aber über die erfindungsgem ä- ße, dem Fachmann in der Beschreibung lediglich ganz konkret an die Hand gegebene Lösung hinaus verallgemeinert. Der Patentschutz ist dann auf diesen konkret offenbarten Weg beschränkt. Im Regelfall, in dem der Gegenstand in verallgemeinerter Form bea n- sprucht werden kann, weil das oder die Ausführun gsbeispiele aus fachlicher Sicht als Ausführungsformen der Erfindung erkannt werden, darf der durch den Patentanspruch vermittelte Schutz lediglich nicht über das hinausgehen, was dem Fachmann als allgemeinste Form derjenigen technischen Lehre erscheint, d ie zur Lösung des der Erfindung zugrunde liegenden Problems vorgeschlagen wird (vgl. BGH, Beschluss vom 11. September 2013 X ZB 8/12, BGHZ 198, 205 Rn. 21 Dipeptidyl - Peptidase - Inhibitoren) . Die Verallgemeinerung muss vom Fachmann als solche als prägend er Bestandteil der Lösung des der Erfi n- dung zugrunde liegenden Problems ve r standen werden können (vgl. Meier - Beck in Festschrift Ullmann, Der zu breite Patentanspruch, 2006, S. 495, 500 f.; Busse/Keukenschrijver, PatG, 7. Aufl., § 34 Rn. 84). Der Patentsch utz muss demgegenüber dann auf den konkret offenbarten Weg beschränkt werden, 25 - 13 - wenn eine generalisierende Formulierung im Patentanspruch den durch das Patent geschützten Bereich über die erfindungsgemäße, dem Fachmann in der B e schreibung an die Hand gegeben e Lösung hinaus verallgemeinern würde. In einem solchen Fall beansprucht der Satz Geltung, dass der mögliche Paten t- schutz durch den Beitrag zum Stand der Technik begrenzt wird (vgl. BGH, U r- te i le vom 25. Februar 2010 - Xa ZR 100/05, BGHZ 184, 300 Rn. 23 mwN - Thermo plastische Zusammensetzung; vom 27. November 2012 - X ZR 58/07, BGHZ 195, 364 Rn. 28 - Neurale Vorläuferzellen II). 2. Nach den vorstehend dargelegten Grundsätzen ist die Lehre von P a- tentanspruch 1 , Alternative d in allgemeiner Form in vollem Umfang anhand des beschriebenen Ausführungsbeispiels mit hydraulischen Motoren ausführbar offe n bart. Der Gegenstand von Patentanspruch 1 , Alternative d betrifft Schwi n- gungserreger, die gemäß Merkmal 6 eine von Reaktionsdrehmomenten bewir k- te Lei s tungsübe rtragung mittels Verstellmotoren vorsehen, wobei diese Motoren gleichzeitig Antriebsmotoren sein können. Mit der Erfindung einer solchen Lei s- tungsübertragung leistet das Streitpatent einen Beitrag zum Stand der Technik und es löst das zugrunde liegende Pro blem, eine Leistungsübertragung mit w e- niger Verschleiß und Lärm zu erreichen, sowohl mit Hilfe von hydraulischen als auch mit Hilfe von elektrischen Motoren. Die Lösung mit Hydraulikmotoren ist, worüber zwischen den Parteien Einvernehmen herrscht, ausführb ar offenbart. Der Patentschutz ist aber nicht mit der Begründung auf diesen konkret offenba r- ten Weg beschränkt, dass der durch das Patent geschützte Bereich aus fac h- männischer Sicht ansonsten über die erfindungsgemäße, in der Beschreibung an die Hand gegeb ene Lösung hinaus verallgemeinert würde. Vielmehr wird aus fachlicher Sicht erkannt, dass ein allgemeineres motorisches Wirkungspri n- zip anhand des Hydraulikantriebs vorgestellt wird, auch wenn Hydraulikmotoren 26 27 - 14 - am Anmeldetag für den Einsatzzweck durchaus be sonders prädestiniert gew e- sen sein mögen. Das gilt schon deshalb, weil in der Streitpatentschrift auch Elektroantriebe angesprochen sind. Schon die auf Spalte 5 Zeile 21 ff. der B e- schreibung erläuterte Energieumwandlung von hydraulischer oder elektrischer Energie in Stellenergie ist entgegen den von der Klägerin in der mündlichen Verhandlung erhobenen Bedenken ein diesbezüglich fachlich unmissverständl i- cher Hinweis. Soweit an anderer Stelle (Beschreibung Sp . 6 Z. 41 ff.) gegen elektrotechnische Komponenten sprechende Bedenken artikuliert werden , u n- terstreicht dies die Möglichkeit von deren Einsatz, auch wenn Hydraulikmotoren wie sich aus dem Urteil des OLG Düsseldorf im Verletzungsprozess und der dortigen Sachverständigenbefragung ergibt seinerzeit schon aus wirtschaftl i- chen Gründen besonders interessant gewesen sein dürften. Ein "Weglehren" vom Gegen stand de s Streitpatents, den die Klägerin darin gesehen wissen möchte, liegt in diesem Hinweis nicht. Ein von einem bestimmten Vorschlag wegführender technis cher Lösungsansatz im Stand der Technik mag von ind i- zieller B e deutung für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit sein, hat aber mit der Frage der ausführbaren Offenbarung nichts zu tun. Aus dem genannten im Ve r letzungsprozess ergangenen Urteil und de n darin in Bezug genommenen Au s führungen des dortigen Sachverständigen ergibt sich im Übrigen, dass die Umsetzung der Erfindung unter Einsatz von Elektromotoren zwar anderen V o- rau s setzungen unterliegt, als die im Streitpatent primär aufgezeigte Lösung mit Hy d raulikmotoren. Auch das steht vor dem Hintergrund der vom Patentgericht festgestellten Zusammensetzung des Personenkreises, der sich am Anmeld e- tag des Streitpatents mit der Weiterentwicklung des Stands der Technik befas s- te (oben II), entgegen den von de r Klägerin diesbezüglich erhobenen Bede n- ken, der Ausfüh r barkeit nicht entgegen. Soweit die Klägerin in die mündliche Erörterung der Ausführbarkeit den Begriff des pneumatischen Motors geworfen hat, kann dahinstehen, ob der 28 - 15 - Fachmann dessen Einsatz ernst haft in Erwägung gezogen hätte. Für die Reichweite der ausführbaren Offenbarung der Erfindung ergibt sich daraus nach dem vorstehend Ausgeführten aber ohnehin nichts Abweichendes. IV. Da das Patentgericht - von seinem Standpunkt aus folgerichtig - sich mit der Patentfähigkeit des Gegenstands des Streitpatents nicht abschließend befasst hat, ist die Sache unter Aufhebung des angefochtenen Urteils an das Patentgericht zurückzuverweisen, auch zur Entscheidung über die Kosten des Berufungsverfahrens (§ 119 A bs. 2 und 3 PatG). Ein Grundgedanke des refo r- mierten Patentnichtigkeitsverfahrens ist es, dass die Patentfähigkeit zunächst durch das mit technisch sachkundigen Richtern besetzte Patentgericht bewertet wird. Eine Endentscheidung durch den Bundesgerichtshof (§ 119 Abs. 5 PatG) 29 - 16 - ist daher regelmäßig nicht sachgerecht, wenn die Erstbewertung des Standes der Technik durch das Patentgericht unter dem Gesichtspunkt der Patentfähi g- keit unterblieben ist (BGH, Urteil vom 7. Juli 2015 X ZR 64/13, GRUR 2015, 1095 R n. 39 - Bitratenreduktion). Gröning Grabinski Hoffmann Schuster Kober - Dehm Vorinstanz: Bundespatentgericht, Entscheidung vom 04.06.2013 - 4 Ni 16/11 -
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