X ZR 89/15 - X. Zivilsenat

ECLI:DE:BGH:2018:160118UXZR89.15.0 BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL X ZR 89 /15 Verkündet am: 16. Januar 2018 Anderer Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle in der Patentnichtigkeitssache B erichtigt durch Beschluss vom 13 . Februar 2018 Anderer Justizangestellte als Urkundsbeamtin de r Geschäftsstelle - 2 - Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündlic he Verhandlung vom 16 . Januar 2018 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Meier - Beck, d ie Richter Dr. Grabinski , Hoffmann und Dr. Deichfuß sowie die Richterin Dr. Marx für Recht erkannt : Auf die Berufung der Beklagten wird das Urteil des 6. Senats (Nicht i g- keitssenats) des Bundespatentgerichts vom 19. Mai 2015 abgeändert. Das europäische Patent 812 120 wird mit Wirkung für das Hoheitsg e- biet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig erklärt, soweit es über folgende Fassung der Patentansprüche hinausgeht: 1 . A method for using services offered by a telecommunication network comprising at least one switching apparatus (1) and user cellular mobile phones (3) communicating with it, wherein said switching apparatus (1) comprises a pr o- gramming interface (9) for p rogramming of new services and is suitable for being arranged to offer said services via said telecommunication network and said user cellular mobile phones (3) include output means (7) for displaying information about said services to the user and input m eans (8, 8a) for making selections concerning said services, in which method a certain service is created and said switching apparatus (1) is made to operate according to said service, wherein - a set of computer program instructions is drawn up which, when loaded in a cellular mobile phone (3), co n- trols a programmable user interface ­ which is included in said cellular mobile phone as an extension interface of embedded software controlling the operation of the cell u- lar mobile phone ­ in a manner such that sa id service can be used via the cellular mobile phone displaying on the output means (7) of the cellular mobile phone information about the service in question in a manner determined by said set of computer program instructions and using the input means (8, 8a) in a manner determined by said set of computer program instructions to make selections concerning the service in question, and - said set of computer program instructions is conveyed to the user and loaded in the cellular mobile phone for pr o- - 3 - ducing new m- mable user interface of the embedded software contro l- ling the operation of the cellular mobile phone. 2. The method of claim 1, characterized in that said set of computer program instructions is delivered to the use r by storing it in a separate storage means (6) and delivering said storage means to the user to be loaded in a cellular mobile phone (3). 3. The method of claim 2, characterized in that said storage means (6) is an intelligent card. 4. The method of claim 1, characterized in that said set of computer program instructions is delivered to the user by means of data transmission via said telecommunication network. 5. The method of any one of the preceding claims, charac - terized in that said cellular mobile pho ne includes pushbu t- tons (8, 8a) and said set of computer program instructions includes at least computer program instructions - on the indication of the pushbuttons (8a) that have a special meaning in relation to the service in question, and - on how the cellu lar mobile phone is to respond when said indicated pushbuttons are pressed. 6. The method of any one of the preceding claims, charac - terized in that said set of computer program instructions is delivered to the user to be automatically loaded in the cell u- l ar mobile phone. 7. A telecommunication system for offering intelligent network services to users which comprises at least one switching apparatus (1) and user cellular mobile phones (3) co m- municating with it, said switching apparatus (1) comprising a prog ramming interface (4) for the programming of new services and said cellular mobile phones (3) comprising output means (7) for displaying information about said se r- vices to the user and input means (8, 8a) for making sele c- tions concerning said services, whe rein - said cellular mobile phones (3) comprise a programmable user interface as an extension interface of embedded sof t- - 4 - ware controlling the operation of the cellular mobile phones, and - the telecommunication system comprises means (2; 6) for delivering to th e users sets of computer program instru c- tions concerning new services to be loaded in a cellular mobile phone (3) for producing new menus and options in software controlling the operation of the cellu lar mobile phone, said sets of computer program instructions being arranged to control the programmable user interface that is in includes in said cellular mobile phones as an extension interface of embedded software controlling the operation of the cellul ar mobile phones, wherein controlling said pr o- grammable user interface comprises displaying on the ou t- put means (7) of the cellular mobile phone information about the service in question in a manner determined by said set of computer program instructions a nd using the i n- put means (8, 8a) in a manner determined by said set of computer program instructions to make selections concer n- ing the service in question. 8. A cellular mobile phone (3) for a telecommunication system according to claim 7, wherein said cel lular mobile phone (3) comprises output means (7) for displaying to a user info r- mation about services offered by said switching apparatus of said telecommunication system and input means (8, 8a) for making selections concerning said services, wherein the c ellular mobile phone comprises a programmable user i n- te r face as an extension interface of embedded software controlling the operation of the cellular mobile phone, means (9, 10, 11, 12) for loading sets of computer program instructions concerning new servi ces and programming it i n- to the cellular mobile phone for producing new menus and embedded software controlling the operation of the cellular mobile phone, said sets of computer program instructions being arranged to control said programmable user interface, means (7, 9, 10) for displaying information about said new services to the user in a manner determined by said sets of computer program instructions, and means (8, 9, 10) for making user selectio ns concerning said new services in a manner determined by said sets of computer program i n- structions. - 5 - 9. The cellular mobile phone (3) of claim 8, characterized in that it comprises means (11) for loading said sets of co m- puter program instructions from a p ortable storage means (6). Im Übrigen wird die Klage abgewiesen. Die Berufung der Klägerin wird zurückgewiesen. Von den Kosten des Rechtsstreits tragen die Klägerin 2/3 und die B e- klagte 1/3. Von Rechts wegen - 6 - Tatbestand: Die Beklagte ist Inhaber in des am 5 . Juni 1997 unter Inanspruchnahme einer finnischen Priorität angemeldeten und mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutsc h- land erteilten europäischen Patents 812 120 (Streitpatents), das ein Verfahren zur Benutzung von Diensten, die von einem Telekommunika tions netz werk angeboten werden , ein entsprechendes Telekommunikationssystem und ein Endgerät hierfür betrifft . Die nebengeordneten Patentansprüche 1, 7 und 8, auf die die weiteren P a- tenanspr üche zurückb ezogen sind, lauten in der Verfahrenssprache: 1. A met hod for using services offered by a telecommunication network comprising at least one switching apparatus (1) and user terminals (3) communicating with it, wherein said switching apparatus (1) is suitable for being arranged to offer services via said telec ommunication network and said user terminals (3) include output means (7) for displaying information about said services to the user and input means (8, 8a) for making sele c- tions concerning said services, in which method a certain service is crea t- ed and sa id switching apparatus (1) is made to operate according to said service characterized in that a set of instructions is drawn up which, when loaded in a terminal (3), co n- trols a programmable user interface ­ which is included in said terminal as an extensio n interface of embedded software controlling the operation of the terminal ­ in a manner such that said service can be used via the te r- minal displaying on the output means (7) of the terminal information about the service in question in a manner determined by said set of instructions and using the input means (8, 8a) in a manner determined by said set of instructions to make selections concerning the service in question, and said set of instructions is conveyed to the user and loaded in the terminal. 7. A t elecommunication system for offering intelligent network services to users which comprises at least one switching apparatus (1) and user te r- minals (3) communicating with it, said switching apparatus comprising a programming interface (4) for the programmin g of new services and said terminals (3) comprising output means (7) for displaying information about said services to the users and input means (8, 8a) for making selections concerning said services, characterized in that 1 - 7 - said terminals (3) comprise a pro grammable user interface as an exte n- sion interface of embedded software controlling the operation of the te r- minals, and the telecommunication system comprises means (2, 6) for delivering to the users sets of instructions concerning new services to be loade d in a terminal (3), said sets of instructions being arranged to control a pr o- grammable user interface that is included in said terminals as an exte n- sion interface of embedded software controlling the operation of the te r- minals, wherein controlling said pr ogrammable user interface comprises displaying on the output means (7) of the terminal information about the service in question in a manner determined by said set of instructions and using input means (8, 8a) in a manner determined by said set of instru c- t ions to make selections concerning the service in question. 8. A terminal (3) for a telecommunication system which comprises output means (7) for displaying to a user information about services offered by said telecommunication system and input means (8, 8 a) for making sele c- tions concerning said services, characterized in that the terminal comprises a programmable user interface as an extension i n- terface of embedded software controlling the operation of the terminal, means (9, 10, 11, 12) for loading sets o f instructions concerning new se r- vices, said sets of instructions being arranged to control said programm a- ble user interface, means (7, 9, 10) for displaying information about said new services to the user in a manner determined by said sets of instru c- tion s, and means (8, 9, 10) for making user selections concerning said news services in a manner determine d by said sets of instructions. Die Klägerin hat das Streitpatent insgesamt wegen unzulässiger Erweiterung und fehlender Patentfähig keit angegriffen . Di e Beklagte hat das Streitpatent wie e r- teilt und hilfsweise mit vier geänderten Anspruchssätzen verteidigt. Das Patentgericht hat das S treitpatent für nichtig erklärt, soweit sein Gege n- stand über die Fassung nach dem in erster I nstanz gestellten Hilfsantr ag 2 hinau s- geht, und die Klage im Übrigen abgewiesen. Mit ihrer Berufung verfolgt die Klägerin ihr erstinstanzliches Begehren weiter. Die Beklagte hat ebenfalls Berufung eingelegt und in der mündlichen Verhandlung erklärt, das Patent nur noch in der Fass ung eines neuen Hilfsantrags zu verteidigen, 2 3 4 - 8 - wie sie aus dem Tenor ersichtlich ist, zudem verteidigt sie das Patent hilfsweise mit mehreren beschränkten Anträgen. Entscheidungsgründe: D ie Berufung der Beklagten hat Erfolg. D agegen bleibt d ie Berufung de r Kl ä- gerin erfolglos. I. Der Ablauf der Schutzfrist für das Streitpatent lässt, wovon die Parteien zu Recht übereinstimmend ausgehen, die Zulässigkeit der Nichtigkeitsklage unb e- rührt. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs besteht ein Rechtssch ut z- bedürfnis für eine Nichtigkeitsklage auch nach Ablauf der Schutzfrist , wenn der Kl ä- ger ein Interesse daran hat, seine Abnehmer vor Angriffen des Beklagten wegen P a- tentverletzung zu schützen und damit einer Gefährdung oder Beeinträchtigung se i- nes Absatze s entgegenzuwirken (BGH, Urteil vom 1. April 1965 ­ Ia ZR 218/63, GRUR 1966, 141 ­ Stahlvered e lung; Hall/Nobbe in Benkard, PatG, 11. Aufl. , § 81 Rn. 15). Die Beklagte hat nach der gütliche n Beilegung von Verletzungsklagen mit zwei Abnehmern der Klägerin auf deren Anfrage erklärt, sie sei nicht bereit, auf mögliche Ansprüche aus dem Streitpatent gegen andere Abnehmer der Klägerin zu verzichten. Damit besteht ein Interesse der Klägerin, ihre Kunden vor den nach ihrer Auffassung unberechtigten Ansprüchen de r Beklagten für die Vergangenheit zu schützen und mögliche Regressansprüche auszuschließen . II. 1. Das Streitpatent befasst sich mit der Verwendung von Diensten, die von einem Telekommunikationsnetz angeboten werden. Nach den Ausführungen in der Streitpa tentschrift sind intelligente Telekommunikationsnetze nicht mehr auf die bi s- lang im öffentlichen Fernsprechwählnetz üblichen Dienste beschränkt, sondern durch ständig en Wandel gekennzeichnet. Es sei damit zu rechnen, dass das Angebot so l- 5 6 7 8 9 - 9 - cher Dienste, die z um Teil kostenlos, zum Teil zahlungspflichtig seien, weiter ausg e- weitet und ein wichtiger Faktor im Wettbewerb der Netzwerkbetreiber sein werde. Daher bestehe ein Bedürfnis nach Verfahren, mit denen dem privaten Anwender die Nutzung dieser Dienste auf einf ache Weise ermöglicht werde. Herkömmliche Nutzer e ndgeräte, etwa Telefone, wiesen meist nur einen Wählblock auf, so dass Befehle sich aus Zahlen und einigen wenigen Sonderzeichen zusammensetzen müssten. Bei steigender Anzahl von Diensten führe dies dazu , dass die Steuerungsbefehle unpraktikabel, insbesondere zu lang würden. Zwar wi e- sen manche Geräte zusätzliche Funktionstasten auf, die mit bestimmten Standar d- funktionen belegt seien, doch sei dies angesichts der rasch wachsenden und sich ändernden Dienste unzureichend. Lösungen, die auf der technischen Gestaltung des Telefons beruht en, drohten schnell zu veralten. Es könne nicht erwartet werden, dass die Nutzer bereit sei en , öfter ein neues Telefon zu erwerben. Die europäische Patentschrift 772 367 (=D3 ) beschreibe, dass das Netzwerk als Fernsteuerung eingesetzt werden könne, um ansonsten unzugängliche Bereiche des Speichers des mobilen Endgeräts zu öffnen. Dort sei auch beschrieben, wie neue Programmbefehle, die die Nutzung neuer Dienste des Netzwerks e rmöglichten, aus dem Netzwerk zu dem mobilen Endgerät übertragen werden können. 2. Vor diesem Hintergrund besteht das technische Problem darin, die Möglichkeiten, die ein Telekommunikationsnetz durch von diesem angebotene Dien s te eröffnet, dem Nutzer e ines Endgeräts einfach und effizient zugänglich zu machen. 3. Die Lösung dieses Problems sieht das Streitpatent darin, das Konzept des intelligenten Netzwerks auf das Endgerät und dessen Nutzer auszudehnen. D a- zu schlägt es in Anspruch 1 in der zuletzt v erteidigten Fassung ein Verfahren vor, dessen Merkmale sich wie folgt gliedern lassen : 1. Verfahren zum Verwenden von Diensten, die von einem Telekommunikat i- onsn etz angeboten werden. 10 11 12 13 - 10 - 2. D as Telekommunikationsnetz umfasst 2.1 wenigste ns eine Vermittlungsein richtung ( switching apparatus ) und 2.2 mit dieser kommunizierende Mobiltelefone ( user cellular mobile ph o- nes ) . 3. D ie Vermittlungseinr ichtung 3.1 umfasst eine Programmierungsschnittstelle für die Programmierung neuer Dienste ( comprising a programming inter face for programming of new services ) 3.2 ist geeignet, für das Anbieten dieser Dienste über das Telekommunik a- tionsnetz konfiguriert zu werden ( for being arranged to offer said se r- vices via said telecommunication network ). 4. D ie Mobiltelefone umfassen 4.1 Ausgabemittel, die dem Anwender Informationen über die Dienste a n- zeigen, 4.2 Eingabemittel, um eine die Dienste betreffende Auswahl vorzunehmen; und 4.3 eine programmierbare Anwenderschnittstelle ( a programmable user i n- terface ) als Erweiterungsschnittste lle von eingebetteter , die Arbeitswe i- se des Mobiltelefons steuer nder Software ( as an extension of embe d- ded software , controlling the operation of the cellular mobile phone ). 5. Es wird ein bestimmter Dienst geschaffen. 6. D ie Vermittlungsein richtung wird dazu veranlasst, gemäß diesem Dienst zu arbeiten ( ). 7. E s wird ein Satz von Befehlen bereitgestellt ( a set of computer program i n- structions is drawn up ), 7.1 der dem Anwender übermittelt und in das Mobiltelefon geladen und 7. 2 durch den die programmierbare Anwenderschnittstelle des Mobiltel e- fons so gesteuert wird, dass der Dienst in einer durch den Befehlssatz bestimmten Weise über das Mobiltelefon dazu verwendet werden kann, 7.2 .1 auf den Ausgabemitteln des Mobiltelefons Inf ormationen über den Dienst anzuzeigen und 7.2 .2 die Eingabemittel zu einer dienstbezogenen Auswahl zu nutzen. - 11 - 4. Der Anspruch bedarf der Erläuterung . a) Das Verfahren befasst sich mit der Verwendung von Diensten, die von einem Telekommunikationsnetz angeboten werden. D e r Streitpatentschrift zufolge spricht man von einem intelligenten Telekommunikationsnetzwerk, wenn dieses nicht darauf beschränkt ist, eine Verbindung zwischen zwei Teilnehmern herzustellen, sondern weitere Funktionen bereitstellt , etwa eine Anrufweiterleitung oder abwe i- chende Rechnungsstellung. Nach Merkmal 2.1 umfasst das Telekommunikationsnetz eine Vermittlungseinrichtung, also eine Komponente des Telekommunikationsnet z- werks, die an der Herstellung von Verbindungen zwischen den Nutzer n beteiligt ist. Wie sich insbesondere aus Merkmal 2.2 ergibt, wonach die Mobiltelefone mit der Vermittlungseinrichtung kommunizieren, handelt es sich um eine Komponente, die in der Lage ist, solche Vermittlungsleistungen in einem Mobilfunknetz zu erbringe n. E i- ne solche Vermittlungseinrichtung wird in der Beschreibung des Streitpatents als mobile switching centre bezeichnet. b) Die Vermittlungsein richtung umfasst nach Merkmalsgruppe 3 eine Schnittstelle für die Programmierung neuer Dienste und kann so k onfiguriert werden, dass sie Dienste über das Telekommunikationsnetz anbietet. Dies ermöglicht, dass der Betreiber des Netzwerks oder von ihm hierzu autorisierte Dritte die Funktionen und Dienste des Netzwerks ändern können (Abs. 2, 3). Ferner besagt Merkm al 6 , dass die Vermittlungsein richtung veranlasst wird, gemäß dem Dienst zu arbeiten, wenn er von dem Nutzer verwendet wird. c ) Entscheidende Bedeutung kommt Merkmal 4.3 in seinem Zusamme n- hang mit Merkmal 7 zu. Nach Merkmal 4.3 enthalten die Mobilte lefone eine programmierbare Anwe n- derschnittstelle als Erweiterungsschnittstelle der eingebetteten Software. Nach der Lehre des Streitpatents sollen dem Nutzer die Möglichkeiten, die sich aus der Bereitstellung neuer Dienste ergeben, einfach und effizien t zugänglich sein . Beschränkungen können sich dabei durch die technische Ausstattung und 14 15 16 17 18 19 - 12 - Funktion herkömmlicher Telefongeräte ergeben. Ziel des Streitpatents ist es, hier Abhilfe zu schaffen. Die Arbeitsweise des Mobiltelefons, etwa die Belegung der Tas ten und die Darstellung auf dem Display, wird von Software ges teuert. Diese wird in Merkmal 4.3 als eingebettete Software bezeichnet, die die Arbeits weise de s Mobiltelefons steuert. Bei der eingebetteten Software handelt es sich mithin um das Betriebssyste m des Mobiltelefons . Das Streitpatent schlägt vor, dieses Betriebssystem mit einer pr o- grammierbaren Anwenderschnitt stelle zu versehen . Dies schafft die Möglichkeit, mi t- tels eines Satzes von Programmbefehlen (Merkmalsgruppe 7), der in das Mobiltel e- fon gelad en wird, Zugriff auf die eingebettete Software zu erhalten und damit die A r- beitsweise des Mobiltelefons in einer Weise zu beeinflussen, die die Nutzung neuer Dienste ermögli cht oder er leichtert . Dadurch können den Funktionen des Mobiltel e- fons Leistungsmerk male hin zugefügt werden , die dem Nutzer sowohl die angebot e- nen Dienste als auch die für deren Nutzung erforderlichen Aktionen anzeigen, und dafür sorgen, dass die Befehle entsprechend der Auswahl des Nutzers zu der Ve r- mittlungsein richtung des Netzwerks ges endet werden (Abs. 14). Diese wiederum wird nach Merkmal 6 dazu veranlasst, gemäß diesem Dienst zu arbeiten. N ach Merkmalen 7 und 7.1 wird dazu ein Satz von Befehlen ( a set of comp u- ter program instructions ) bereitgestellt , dem Anwender übermittelt und i n das Mobilt e- lefon geladen. Wie sich aus dem Zusammenhang mi t Merkmal 7.2 ergibt, dient d er Satz von Befehlen dazu, die Nutzung des vom Telekommunikationsnetz angebot e- nen Dienstes zu ermöglichen, in dem Informationen über den Dienst angezeigt we r- den können und mithilfe der Eingabemittel eine Auswahl bezüglich des Dienstes g e- troffen werden kann. Bei d em Satz von Befehlen handelt es sich mithin um Software, die im Mobiltelefon eingesetzt werden soll, um dem Anwender die Nutzung eines b e- stimmten Diens tes zu erm öglichen. Nach Merkmal 7.2 steuert der Befehlssatz , wenn er in ein Mobiltelefon gel a- den ist, die programmierbare Anwenderschnittstelle so, dass der Nutzer über die Ausgabemittel Informationen über diesen Dienst erhalten und mit den Eingabemitteln 20 21 22 - 13 - eine A uswahl unter den von diesem angebotenen Optionen treffen kann. Der B e- fehlssatz steuert mithin die Verwendung der Eingabe - und Ausgabemittel nicht e i- genständig, also parallel zur ohnehin im Mobiltelefon vorhandenen eingebetteten Software , sondern ermöglicht einen Zugriff auf d essen Betriebssystem . I I I. Das Patentgericht hat seine Entscheidung im Wesentlichen wie folgt begründet: Das Streitpatent sei in der erteilten Fassung nicht rechtsbeständig . Zwar gehe der Gegenstand des Streitpatents nicht über de n Inhalt der Anmeldung in der u r- sprünglich eingereichten Fassung hinaus, doch beruhe er gegenüber dem Stand der Technik nach D4 und D7a nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit. Die Schrift " Informationsdienste in mobiler Umgebung " (Stefan Gessler, HMD Heft 184 [1995], S. 126 ff. = D4) offenbare den Zugriff mobiler Kleinstrechner (PDA = personal digital assistant) auf das Internet. Dabei diene ein sogenannter Partne r- rechner des PDA als Gateway zum Internet, was es dem Anwender ermögliche, Dienste und In formationen aufzurufen und auf dem PDA anzuzeigen. Dem Fac h- mann sei bekannt, dass die Datenübertragung im Internet über Vermittlungsvorric h- tungen ( switches ) oder Vorrichtungen zur Paketweiterleitung ( router ) erfolge. Dabei handele es sich aus Sicht des Fac hmanns um Vermittlungsvorrichtungen im Sinne des Anspruchs. Zudem sei auch der Partnerrechner, der zusammen mit dem PDA als Client anzusehen sei, als Vermittlungsvorrichtung im Sinne des Streitpatents a n- zusehen. Der PDA, der als Anwenderendgerät anzusehen sei, weise ein Betriebssy s- tem und damit eingebettete Software im Sinne des Streitpatents auf. D4 lasse alle r- dings nicht erkennen, ob der Browser, mit dem die im Internet angebotenen HTML - Seiten auf dem PDA dargestellt werden können, als Teil des Betriebssy stems impl e- mentiert sei, sondern überlasse es dem Fachmann , auf welcher Ebene der Sof t- warearchitektur des PDA der Browser ausgeführt werde. Damit sei der Gegenstand von Patentanspruch 1 in der erteilten Fassung g e- genüber der D4 zwar neu. Er beruhe jedoc h nicht auf erfinderischer Tätigkeit, denn 23 24 25 26 - 14 - es sei dem Fachmann geläufig, dass er ein bestimmtes Programm entweder als Teil des Betriebssystems oder als separates Anwendungsprogramm bereitstellen könne. Entsprechendes gelte für das Buch " Using Netscape 2 " von Mark R. Brown (= D7a). Dort sei beschrieben, wie die Funktionalität des Browsers Netscape 2 durch Plug - I ns erweitert werden könne, wodurch die Nutzung bestimmter Informations - und Unterhaltungsangebote, die aufgrund der Breite des Begriffes des Diens tes in A n- spruch 1 als solche anzusehen seien, ermöglicht werde. Solche Plug - I ns steuerten die Anwenderschnittstelle des Endgeräts, denn sie würden als sichtbare, rechteckige Fenster dargestellt und könnten etwa auf Mausklicks oder Position und Bewegung der Maus ebenso wie auf Tastatureingaben reagieren. Die Software Netscape 2 ste l- le keine eingebettete Software dar, sondern ein Anwendungsprogramm, das der A n- wender auf dem Computer installiere, weshalb der Gegenstand von Patenanspruch 1 in der erteilten Fass ung neu sei. Er sei jedoch durch D7a nahegelegt gewesen, weil es bereits zum Prioritätszeitpunkt das Bestreben der Fachwelt gewesen sei, einen WWW - Browser auf einem PDA zu implementieren . Die Fassungen der Anspr üche 1, 7 und 8 nach Hilfsanträgen 0 und 1 seien zwar zulässig, doch sei ihr Gegenstand ebenfalls durch D4 und D7a nahegelegt. Dagegen sei der Gegenstand der Ansprüche 1, 2 und 3 in der ebenfalls zulä s- sigen Fassung nach Hilfsantrag 2 nicht nahegelegt. Der Einsatz einer Mobilvermit t- lungsstelle s ei weder durch D4 noch durch D7 a nahegelegt. Die dort behandelten Internetdienste würden von WWW - Servern, also von Rechnern im Internet , erbracht. Der Fachmann habe keine Veranlassung gehabt, diese Server als Mobilvermittlung s- stellen auszugestalten. Ein St and der Technik, der die Anweisung von Anspruch 1 nach Hilfsantrag 2 vorwegnehme, wonach die von einer Mobilvermittlungsstelle b e- reitgestellten Dienste durch Laden eines Satzes von Computerprogrammbefehlen über das Telekommunikationsnetz und das Programmie ren der Anwenderschnittste l- le als Erweiterungsschnittstelle der eingebetteten Software eines Mobiltelefons ang e- zeigt und ausgewählt werden könn t e n , sei von der Klägerin nicht nachgewiesen. 27 28 29 - 15 - IV. Diese Beurteilung hält , soweit sie noch zur Überprüfung steh t, den A n- griffen der Berufung der Beklagten nicht stand. Der Gegenstand von Patentanspr ü- chen 1, 7 und 8 in der zuletzt verteidigten Fassung ist durch den Stand der Technik weder vorweggenommen noch nahegelegt. 1. Der Gegenstand von Patentanspruch 1 geh t nicht über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinaus. a) Nach Merkmal 7.2 steuert der S atz von Befehlen, wenn er in das Mobi l- telefon geladen ist, die programmierbare Anwenderschnittstelle. Nach Auffassung der Kläger in liegt in der Fassung des Anspruchs eine unz u- lässige Erweiterung. Wie Anspruch 1 der Anmeldung zeige, sei dort lediglich gesagt, dass der Satz von Befehlen das Endgerät steuere. Für die Frage, ob der Gegenstand des Patents über den Inhalt der ursprün gl i- chen Anmeldung hinausgeht, kommt es jedoch nicht lediglich auf die dort formulie r- ten Ansprüche an, sondern auf den gesamten Inhalt der Anmeldung . In der Anme l- dung, die insoweit wörtlich mit den Absätzen 14 bis 16 der Streit patentschrift übe r- einstimmt (S . 3 Z. 34 bis S. 4 Z. 31) , wird erläutert, dass eingebettete Software, die die Funktionen des Anwenderendgeräts steuert, eine Anwenderschnittstelle umfasst, durch die der Anwender oder der Service Provider diese Funktionen ergänzen kann. Dies geschieht dur ch die Übermittlung eines Erweiterungsprogramms, das sowohl für neue Menüs und Optionen sorgt als auch den Verkehr von Steuerungsbefehlen zw i- schen dem Telefon und der Vermittlungsein richtung regelt. Die Übermittlung der e r- forderlichen Informationen soll in der Form eines Programms erfolgen, das in das Speichermedium geladen werden kann, auf das der Prozessor zugreift, der die Fun k- tionen des Telefons steuert. Dieser Darstellung entnimmt der Fachmann, bei dem es sich nach den nicht angegriffenen Feststell ungen des Patentgerichts um einen Diplom - Ingenieur (FH) der Fachrichtung Nachrichtentechnik mit m ehrjähriger Entwicklungserfahrung bei der Bereitstellung von Diensten in Telekommunikationsnetzen handelt, unmittelbar und 30 31 32 33 34 35 - 16 - eindeutig, dass der Satz von Befehle n, also die Software, die in das Telefon geladen wird, über die programmierbare Anwenderschnittstelle auf die eingebettete Software zugreifen kann , die wiederum die Funktionen des Telefons steuert, insbesondere die Funktion der Ein - und Ausgabemittel. Er e rkennt, dass es durch diese Vorgehen s- weise nicht erforderlich ist, den Satz von Befehlen so auszugestalten, dass er in der Lage ist, anstelle der ohnehin bereits im Telefon vorhandenen Software dessen Funktionen zu steuern, sondern dass er auf diese Softwa re zugreifen kann, um diese Funktionen, etwa die Tastenbelegung, so zu verändern, dass dem Anwender die Nutzung des entsprechenden Dienstes ermöglicht wird. Diese Vorgehensweise b e- zeichnet Merkmal 7.2 als Steuerung der programmierbaren Anwenderschnittstell e durch den Befehlssatz. Für die nebengeordneten Ansprüche 7 und 8 gilt Entsprechendes. b) Nach Merkmal 4.3 enthält das Mobiltelefon eine programmierbare A n- wenderschnittstelle als Erweiterungsschnittstelle von eingebetteter Software. Dieses Merkma l findet sich zwar nich t in Anspruch 1 der Anmeldung. Bereits i n den ursprünglichen Anmeldeunterlagen ist jedoch beschrieben, dass die eingebe t- tete Software, die die Funktionen des Endgeräts steuert, eine Erweiterungsschnit t- stelle umfasst , wodurch der Anwe nder oder der Diensteanbieter die Funktionen des Endgeräts erweitern. Eine solche Erweiterungsschnittstelle kann danach als pr o- grammierbare Anwenderschn ittstelle bezeichnet werden (S. 3 Z. 35 bis S. 4 Z. 6). c) Nach Merkmal 7.2.1 und 7.2 .2 arbeiten die Ausgabe - und Eingabemittel des Mobiltelefons in einer We ise, die durch den zuvor in das Gerät geladenen Satz von Befehlen bestimmt wird. Das Patentgericht hat hierzu zu Recht darauf hingewiesen, dass eine solche Ausgestaltung des Endgeräts in Anspruch 8 der Anmeldung beschrieben ist. Zudem wird in der Beschreibung de r Anmeldung erläutert, dass durch die geladene Software die Funktionen des Telefons erwe itert werden können, so dass dem Nutzer die a n- gebotenen Dienste als auch die entsprechenden Befehle ang ezeigt werden und d a- 36 37 38 39 40 - 17 - für gesorgt wird, dass die Befehle, je nach der Auswahl des Nutz ers, an die Vermit t- lungsein richtung übermittelt werden (S. 3 Z. 35 bis S. 4 Z. 2). Dieser Darstellung en t- nimmt der Fachmann, dass das Erweiterungsprogramm die Art und Weise beei n- flusst , in der die Ein - und Ausga bemittel des Endgeräts arbeiten . Danach beruhen auch Patenta nsprüche 1 und 7 nicht auf einer unzulässigen Erweiterung. d) Entgegen der Auffassung der Klägerin ist eine unzulässige Erweiterung schließlich nicht dari n zu sehen, dass das Telekommunikationsnetz nach Merkmal 2.2 Mobiltelefone umfasst, Merkmal 3 jedoch allgemein von einer Vermittlungsei n- richtung spricht. Wie oben ausgefüh rt ist Merkmal 3 dahin auszulegen, dass es sich um eine Vermittlungseinrichtung hande ln muss, die in der Lage ist, die erforderlichen Vermittlungsleistungen in einem Mobilfunknetz zu erbringen. 2. D er Gegenstand von Patenta nspruch 1 in der zuletzt verteidigten Fa s- sung ist patentfähig. a) Der Gegenstand von Patentanspruch 1 wird dur ch den Stand der Tec h- nik nicht vorweggenommen. aa) Die nachveröffentlichte europäische Patentanmeldung 772 367 (D3) b e- trifft ein Mobilfunksystem mit einer zentralen Servicestation, die über Vermittlungsei n- richtungen mit mobilen Funkstationen, etwa Mobil telefonen, in Verbindung steht und mit diesen Daten in digitaler Form austauscht. D3 schlägt vor, den für Mobilfunknetze bereits bekannten Kurzmitteilungsdienst (SMS = Short Message Service) zu nutzen, um an die Endgeräte Programm code zu übertragen, mit de m der Inhalt des Steue r- programms dieser Geräte geändert werden kann. Hierzu sollen per Kurzmitteilung Informationen zur Steuerung der mobilen Funkstation übertragen werden, die von deren Mikroprozessor ausgewertet werden und den Inhalt des im Speicher des G e- räts abgelegten Steuerprogramms ändern. Dies soll es etwa ermöglichen, die mobile Funkstation mit technischen Funktionsmerkmalen auszustatten, die zunächst inaktiv geschaltet sind und ohne Freischaltung vom Anwender nicht genutzt werden können. Als Beisp iel e nennt D3 eine Taschenrechnerfunktion oder ein Spiel, die etwa in g e- 41 42 43 44 - 18 - sonderten Speicherbereichen des Mobiltelefons bereits vorhanden sind, aber erst genutzt werden können, wenn sie durch eine Kurzmitteilung freigeschaltet werden. Ferner soll es möglich sein, bestimmte Steuerbefehle zu korrigieren oder sonst zu ändern oder neue Steuerbefehle in das Steuerprogramm des Telefons einzufügen, die beispielsweise die Nutzung eines neuen Dienstes ermöglichen, den der Netzb e- treiber anbietet. D3 offenbart damit ein Verfahren zum Verwenden von Diensten, die von e i- nem Telekommunikationsnetz angeboten werden. Das Telekommunikationsnetz u m- fasst auch Vermittlungseinheiten zwischen der zentralen Servicestation und den m o- bilen Funkstationen und damit Vermittlungseinric htungen, fern er Mobiltelefone, die mit diesen kommunizieren. Vorweggenommen s ein mögen ferner Merkmalsgruppen 4 und 7. Die in D3 beschriebene Möglichkeit, durch Programmcode, der per Kurzmitteilung an das Tel e- fongerät übertragen wird und dort dessen St euerprogramm ändert, lässt erkennen, dass die Software, die die Arbeitsweise des Mobiltelefons steuert, eine Modifikation durch einen Satz von Programmbefehlen ermöglicht, der dem Anwender übermittelt und in das Mobiltelefon geladen wird. Damit mag das Mob iltelefon eine progra m- mierbare Anwenderschnittstelle als Erweiterungsschnittstelle von eingebetteter Sof t- ware auf weisen . Nicht offenbart sind jedoch Merkmalsgruppe 3 und Merkmal 6. Der Entgege n- haltung sind keine Anhaltspunkte dafür zu entnehmen, dass di e Vermittlungseinric h- tung in der Weise in die Bereitstellung neuer Dienste eingeschaltet ist, dass sie eine Programmierungsschnittstelle für die Programmierung neuer Dienste umfasst und geeignet ist, für das Anbieten dieser Dienste konfiguriert zu werden. Aus D3 ergibt sich ferner nicht, dass die Vermit tlungseinrichtung veranlasst wird , gemäß dem ne u- en Dienst zu arbeiten. Auch der Beschreibung der Ausführungsbeispiele lässt sich nicht entnehmen, dass etwa zur Nutzung der Taschenrechnerfunktion des Mobiltel e- fons die Vermittlungseinrichtung eingeschaltet werden muss. 45 46 47 - 19 - bb) Das US - Patent 5 321 480 (D1), der Aufsatz " Informationsdienste in mob i- ler Umgebung " (Stefan Gessler, HMD Heft 184 [ Juli 1995], S. 126 ff. = D4) sowie das Buch " Using Netscape 2 " (Mark R. Br own = D7a) betreffen jeweils kein Telekomm u- nikationsnetz, das Mobiltelefone umfasst. b ) Der Gegenstand von Patentanspruch 1 ist durch den Stand der Technik nicht nahegelegt. aa) Die D1 ( deutsche Übersetzung = D1a ) setzt sich zum Ziel, ein PC ­ähnli - ch es Gerät bereitzustellen, d as nicht ­ wie ein herkömmlicher PC ­ eine große Tast a- tur, einen Bildschirm und ein Gehäuse mit Computerplatinen umfasst, sondern ä u- ße r lich im Wesentlichen einem herkömmlichen Telefongerät ähnelt (Home - Terminal). Dahinter steht d ie Vorstellung, dass ein solches Gerät auf den Nutzer weniger " ei n- schüchternd " wirke und damit die Hemmschwelle zu seiner Nutzung, etwa zur Ina n- spruchnahme von Bankdienstleistungen von zu Hause aus, herabgesetzt werde. Vorzugswürdig sei es, wenn das Gerät zugleich die herkömmlichen Funktionen eines Telefons biete. Einige Unternehmen, etwa Banken, stellten Home - Banking - Dienste bereit, die von solchen Home - Terminals aus, die mit Rechnern der Bank kommunizieren, g e- nutz t werden können. Voraussetzung hierfür ist nach D1, dass ein Home - Terminal zur Verfügung steht, das sich auch für die Verwendung solcher Dienste eignet. Dies erfordere eine neuartige Architektur des Endgeräts, das in einem dezentralen Co m- puternetzwerk verwendet werde, zu dem sowohl Service - Com puter gehören, mit d e- nen computergesteuerte Dienstleistungen an Kunden bereitgestellt werden, die sie zuhause von ihren Endgeräten aus nutzen können, als auch Netzwerk - Host - Computer, die als Schnittstelle zwischen den Service - Computern und den Endger ä- ten d ienen. Das Endgerät soll reprogrammierbare Logikmittel umfassen. Dazu gehört nach D1 ein PGA ( Programmable Gate Array ) , das für die Implementierung der log i- schen Verknüpfungen zwischen den Funktionskomponenten des Endgeräts zustä n- 48 49 50 51 52 - 20 - dig ist. Die Logikmitte l können rekonfiguriert werden. Der hierfür erforderliche Code kann von einer entfernten Quelle, etwa vom Netzwerk - Host - Computer, bereitgestellt werden. Dort wird auch die Anwendungssoftware gespeichert, die auf das Endgerät heruntergeladen werden kann, wo durch der Anwender in die Lage versetzt wird, mit dem ausgewählten Dienst zu interagieren. Soll auf dem Endgerät ein Dienst berei t- gestellt werden, wird die Anwendungssoftware auf das Endgerät heruntergeladen, und, falls erforderlich, auch ein Rekonfigurati onscode. Ein Vorteil einer entspreche n- den Vorgehens weise ist nach D1 darin zu sehen, dass die Bereitstellung komplizie r- ter Tastaturen, wie sie sonst bei Computern üblich sind, vermieden werden kann. Möchte der Nutzer einen bestimmten Dienst anwenden, wird nach den Erläuterungen der D1 ei ne HAL (= H o me A ppli cation L anguage ) ­ Software heruntergeladen und im Endgerät im Arbeitsspeicher gespeichert. Die BIOS - Software, die im Endgerät g e- speichert ist, unterstützt Funktionen der HAL - Software, etwa die Steuerung der A n- zeige und die Unterstützung von Tastaturfunktionen. Bei Bedarf kann aktualisierte BIOS - Software vom Netzwerk - Host - Computer heruntergeladen und im Endgerät g e- speichert werden. Damit zeigt D1 ­ entgegen der Auffassung der Beklagten ­ die in Merkmal 4.3 beschriebene programmierbare Anwenderschnittstelle. Als eingebettete Software im Sinne von Merkmal 4.3, also als Software, die die Arbeitsweise des Endgeräts ste u- ert, ist nicht allein der " Kernel - Code " anzusehen, der nach dem Bau des Geräts nicht mehr geändert werden kann. Wie sich insbesondere aus den Ausführungen in Spa l- te 11 unten/Spalte 12 oben der D1a ergibt, wird die Arbeitsweise des Geräts, etwa die Steuerung der Anzeige und die Funktion der Tastatur, vielmehr auch von der BIOS - Software unterstüt zt. Auch diese rechnet mithin im Sinne von Merkmal 4.3 zur eingebetteten Software, die die Arbeitsweise des Endgeräts steuert. Diese Software kann bei Bedarf geändert werden , insbesondere dann, wenn dies zur Nutzung des Endgeräts für die Verwendung der etw a von Banken bereitgestellten Dienste erfo r- derlich ist . Damit weist die eingebettete Software des Endgeräts eine programmie r- bare Anwenderschnittstelle i.S. von Merkmal 4.3 auf. 53 - 21 - Die Software, die für die Verwendung solcher Dienste erforderlich ist, kann nach D1 auf dem Netzwerk - Host - Computer gespeichert und von dort auf das Endg e- rät heruntergeladen werden. Dasselbe gilt für einen Rekonfigurationscode für den Fall, dass eine Neukonfiguration des Endgeräts erforderlich ist, um den gewünschten Dienst von di esem aus zu nutzen (Spalte 5 der D1a). Dies entspricht der Bereitste l- lung eines Befehlssatzes, der, nachdem er in das Endgerät geladen ist, dessen pr o- grammierbare Anwenderschnittstelle steuert, im Sinne von Merkmalsgruppe 7 von Patentanspruch 1. D1 lehr t damit bereits , das Betriebssystem des Endgeräts eines Compute r- netzwerks dergestalt zu öffnen, dass es durch einen an das Gerät übermittelten B e- fehls satz in einer Weise modifiziert werden kann, die die Verwendung neuer Dienste durch den Anwender ermöglich t oder erleichtert. D1 beschreibt jedoch eine solche Möglichkeit zur Änderung des Betriebssy s- tems nur für einen stationären PC, der zugleich die herkömmlichen Funktionen eines Telefons bereitstellen kann, nicht jedoch für ein Mobiltelefon. Die Klägerin hat nicht aufgezeigt, dass sich aus dem Stand der Technik im Prioritätszeitpunkt eine Anr e- gung ergab, diese Vorgehensweise a uf Mobiltelefone zu übertragen. Ihr Hinweis auf das generelle Interesse an einer möglichst mobilen Nutzung der Dienste von Banken od er dergleichen genügt insoweit nicht. Auch aus dem Umstand, dass Mobiltelefone zum Prioritätszeitpunkt bereits ein Betriebssystem enthielten, ergab sich kein hinreichend konkrete r Anlass , die in D1 beschriebene Möglichkeit, das Betriebssystem eines Pers onal - Computers so auszugestalten, dass es durch einen aus der Entfernung übermittelten Befehlssatz modifiziert werden kann, auf Mobiltelefone zu übertragen. Die Verwendung eines Betriebssystems kann für den Prioritätszeitpunkt nicht, wie die Klägerin meint , mit der Verwendung eines über eine Anwenderschnittstelle anpassbaren Systems gleichg e- setzt werden. Konkrete Anhaltspunkte dafür, dass der Fachmann bereits im Prior i- tätszeitpunkt eine Anregung dahin erfuhr , das Betriebssystem eines Mob iltelefons auf solch e Weise zu öffnen , hat die Klägerin nicht aufgezeigt. Solche ergeben sich auch 54 55 56 57 - 22 - nicht aus der als Anlage QE29 vorgelegten Bedienungsanleitung für das Gerät " S i- mon " . Dabei handelte es sich um ein Gerät, das die Funktionen eines Mobiltelefons mit denen eines persönlichen digitalen Assistenten verbindet, der etwa einen T a- schenrechner, einen Kalender, ein Adressbuch, sowie Mail - und Faxfunktionen u m- fasst. Zwar ist davon auszugehen, dass ein solches Gerät ein Betriebssystem au f- weist, das seine Arbeitsweise steuer t. Aus QE29 ergeben sich jedoch keine Anhalt s- punkte dafür, dass dieses Betriebssystem nach der Überlassung des Geräts geä n- dert werden kann, etwa um weitere Anwendungen zu ermöglichen. D er Hinweis der Klägerin auf D4 rechtfertigt keine andere Beurteilung . In di e- sem Aufsatz werden Überlegungen dazu angestellt, wie ein mobiler Zugriff auf das Internet mittels eines persönlichen digitalen Assistenten (PDA) ermöglicht werden kann. D4 schlägt dazu eine Aufgabenteilung zwischen dem PDA und einem mit di e- sem zusa mmenwirkenden Partnerrechner vor, der als Gateway zum Internet fungiert. Zweck dieser Aufgabenteilung ist es , den zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Aufsatzes (Juli 1995) bestehenden Beschränkungen hinsichtlich der Speicher - und Rechenkapazitäten ei nes PDA und der Leistungsfähigkeit der Datenverbindung zw i- schen Partnerrechner und PDA dadurch Rechnung zu tragen, dass die erforderlichen Arbeiten zum Teil auf den Partnerrechner verlagert werden und damit der PDA en t- lastet wird. Unter anderem ist dafür e ine Benutzerschnittstelle vorgesehen, die den damals verbreiteten Browsern nachempfunden ist und die Darstellung von HTML - Seiten auf dem Display des PDA ermöglicht. In D4 wird erwähnt , dass es neben PDA auch weitere Geräte gebe, die als PIC (Personal Intel ligent Communicators) b e- zeichnet würden. Es sei bereits jetzt abzusehen, dass sich diese Klassen mittelfristig nicht mehr unterscheiden werden. Auch daraus ergibt sich jedoch kein hinreichend kon kreter Hinweis , die aus D1 bekannte Vorgehensweise auf Mobilt elefone zu übe r- tragen. Es ist bereits nicht ersichtlich, dass mit den in D4 angesprochenen PIC Mobi l- tele fone gemeint sind. V ielmehr spricht viel dafür , dass mit diesem Begriff mobile G e- räte gemeint sind, bei denen zwar die Kommunikation im Vordergrund steh t, die also etwa den Austausch von Textnachrichten oder dergleichen ermögli chen, die aber keine Telefonie erlauben. 58 - 23 - bb) Eine andere Beurteilung ergibt sich auch dann nicht, wenn als Au s- gangspunkt der Überlegungen des Fachmanns die D4 oder D7a zugrunde g elegt werden. c) Der Gegenstand der nebengeordnete n A nsprüche 7 und 8, die ein T e- lekommunikationssystem zur Anwendung des Verfahrens nach Anspruch 1 und ein Mobiltelefon, das diesem System entspricht , unter Schutz stellen, ist danach ebe n- falls patentfäh ig. V. Die Kostenentscheidung beruht auf § 121 Abs. 2 Satz 2 PatG in Ve r- bindung mit § § 91 Abs. 1, 92 Abs. 1, 97 Abs. 1, 516 Abs. 3 Satz 1 ZPO. Meier - Beck Grabinski Hoffmann Deichfuß Marx Vorinstanz : Bundespatentgericht, Entscheidung vom 19.05.2015 - 6 Ni 28/14 (EP) - 59 60 61 ECLI:DE:BGH:2018:130218BXZR89.15.0 BUNDESGERICHTSHOF BESCHLUSS X ZR 89/15 vom 13. Februar 2018 in der Patentnichtigkeitssache - 2 - Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 13. Februar 2018 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Meier - Beck und die Richter Dr. Grabinski, Hoffmann und Dr. Deichfuß sowie die Richterin Dr. Marx beschlossen: Das Urteil vom 16. Januar 2018 wird wegen offenbarer Unrichti g- keit gemäß § 319 Abs. 1 ZPO wie folgt berichtigt: Der Tenor wird dahin gefasst, dass es in Patentanspruch 7, zwe i- n- Meier - Beck Grabinski Hoffmann Deichfuß Marx Vorinstanz: Bundespatentgericht, Entsc heidung vom 19.05.2015 - 6 Ni 28/14 (EP) -

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