BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL X ZR 9/06 Verk374ndet am: 28. Juli 2009 Wermes Justizamtsinspektor als Urkundsbeamter der Gesch344ftsstelle in der Patentnichtigkeitssache - 2 - Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die m374ndliche Verhand-lung vom 28. Juli 2009 durch den Vorsitzenden Richter Scharen und die Richter Asendorf, Gr366ning, Dr. Berger und Dr. Grabinski f374r Recht erkannt: Die Berufung gegen das am 19. Oktober 2005 verk374ndete Urteil des 2. Senats (Nichtigkeitssenats) des Bundespatentgerichts wird auf Kosten der Beklagten zur374ckgewiesen. Von Rechts wegen Tatbestand: Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des auch mit Wirkung f374r die Bundesrepublik Deutschland erteilten europ344ischen Patents 0 386 504 (Streit-patents), das unter Inanspruchnahme der Priorit344t der deutschen Patentanmel-dung 39 07 065 vom 4. M344rz 1989 am 16. Februar 1990 angemeldet worden ist und einen Schlie337zylinderschl374ssel betrifft. Es umfasst 11 Patentanspr374che, von denen Patentanspruch 1 folgenden Wortlaut hat: 1 "Schlie337zylinderschl374ssel mit einem aus mehreren aneinander ge-reihten, einzeln f374r sich unterscheidbare Gro337buchstaben-Umrisse aufweisenden Profilteilen (1, 2, 6) bestehenden Schl374sselprofil, - 3 - dadurch gekennzeichnet, dass die eine Gro337buchstaben- oder Zif-fern-Breite (4, 5) von mindestens ihrer zweifachen Schreiblinien-breite (s) aufweisenden Profilteile (1, 2, 6) 374bereinander zwischen-374bergangslos angeordnet sind, wobei das den Schl374sselr374cken bildende Profilteil (1) den Umriss eines an seinem 344u337eren Ende mehrere Schreiblinienbreiten (s) breiten Buchstabens oder Ziffer und das die Schl374sselbrust bildende Profilteil (2) die Breite eines an seinem 344u337eren Ende in eine einfache Schreiblinienbreite (s) auslaufenden Buchstabens oder Ziffer besitzt." Bez374glich der weiteren Patentanspr374che wird auf die Patentschrift Bezug genommen. 2 Mit der Nichtigkeitsklage hat die Kl344gerin geltend gemacht, der Gegen-stand des Streitpatents sei gegen374ber dem Stand der Technik nicht patentf344hig. Er sei nicht neu und beruhe jedenfalls nicht auf erfinderischer T344tigkeit. Sie hat sich hierzu u.a. auf folgende vorver366ffentlichte Druckschriften berufen: Schwei-zerische Patentschrift CH 355 710 (D 1), deutsches Warenzeichen 966 562 (D 2), Ausz374ge aus dem Katalog der Stamperia Errebi S.R.L., 32040 Cibiana di Cadore (BL) Italien, 1987, n344mlich neben Titelseite, Rubrum und R374ckseite (E1.1) die Seiten 11 (E1.2), 22 (E1.3), 91 (E1.4), 25 (E1.5), 49 (E1.6), 7 (E1.7), 16 (E1.8 und E1.9) und 6 (E1.10) sowie Schl374sselprofil der Fa. DOM und Schlie337plan vom 4. Juni 1988 (E 2). 3 Die Kl344gerin hat beantragt, 4 das europ344ische Patent 0 386 504 mit Wirkung f374r das Hoheitsge-biet der Bundesrepublik Deutschland in vollem Umfang f374r nichtig zu erkl344ren. - 4 - 5 Die Beklagte hat beantragt, die Klage abzuweisen und das Patent mit abge344nderten Fassun-gen hilfsweise verteidigt. Die Beklagte ist den Ausf374hrungen der Kl344gerin in allen Punkten entge-gen getreten und hat das Streitpatent insbesondere in den hilfsweise verteidig-ten Fassungen gegen374ber dem Stand der Technik f374r patentf344hig gehalten. 6 Das Bundespatentgericht hat das Streitpatent f374r nichtig erkl344rt. 7 Hiergegen richtet sich die Berufung der Beklagten, mit der sie das Streit-patent zuletzt nur noch in folgender Fassung verteidigt (304nderungen gegen374ber der erteilten Fassung kursiv): 8 "1. Schlie337zylinderschl374ssel mit einem aus mehreren aneinander gereihten, einzeln f374r sich unterscheidbare Gro337buchstaben-Um-risse aufweisenden Profilteilen (1, 2, 6) bestehenden Schl374sselpro-fil, dadurch gekennzeichnet, dass die eine Gro337buchstaben- oder Ziffern-Breite (4, 5) von mindestens ihrer zweifachen Schreibli-nienbreite (s) aufweisenden Profilteile (1, 2, 6) 374bereinander zwi-schen374bergangslos angeordnet sind, wobei das den Schl374sselr374-cken bildende Profilteil (1) den Umriss eines an seinem 344u337eren Ende mehrere Schreiblinienbreiten (s) breiten Buchstabens oder Ziffer und das die Schl374sselbrust bildende Profilteil (2) die Breite eines an seinem 344u337eren Ende in eine einfache Schreiblinienbrei-te (s) auslaufenden Buchstabens oder Ziffer besitzt, wobei lediglich zwei unterschiedlich konturierte Profilteile vorgesehen sind und - 5 - dass der Schlie337zylinderschl374ssel zur Anbringung von nachtr344gli-chen Profilvariationen in der Weise ausgelegt ist, dass beide Profil-teile ihre individualisierende Erkennbarkeit auch bei nachtr344glich vorgenommenen Profil344nderungen im Sinne der Schaffung von Profilvariationen bewahren." Hilfsweise verteidigt die Beklagte das Streitpatent in folgenden Fassun-gen: 9 Hilfsantrag 1 (304nderungen gegen374ber Hauptantrag unterstrichen): 10 Schlie337zylinderschl374ssel mit einem aus mehreren aneinander ge-reihten, einzeln f374r sich unterscheidbare Gro337buchstaben-Umrisse aufweisenden Profilteilen (1, 2, 6) bestehenden Schl374sselprofil, dadurch gekennzeichnet, dass die eine Gro337buchstaben- oder Zif-fern-Breite (4, 5) von mindestens ihrer zweifachen Schreiblinien-breite (s) aufweisenden Profilteile (1, 2, 6) 374bereinander zwischen-374bergangslos angeordnet sind, wobei das den Schl374sselr374cken bildende Profilteil (1) den Umriss eines an seinem 344u337eren Ende mehrere Schreiblinienbreiten (s) breiten Buchstabens oder Ziffer und das die Schl374sselbrust bildende Profilteil (2) die Breite eines an seinem 344u337eren Ende in eine einfache Schreiblinienbreite (s) auslaufenden Buchstabens oder Ziffer besitzt, wobei lediglich zwei unterschiedlich konturierte Profilteile vorgesehen sind und dass der Schlie337zylinderschl374ssel zur Anbringung von nachtr344glichen Profilvariationen in der Weise ausgelegt ist, dass beide Profilteile ihre individualisierende Erkennbarkeit auch bei nachtr344glich vorge-nommenen Profil344nderungen im Sinne der Schaffung von derarti- - 6 - gen Profilvariationen bewahren, dass mit den Profilvariationen ein zus344tzlicher Aufsperrschutz entsteht . 11 Hilfsantrag 2 (304nderungen gegen374ber Hauptantrag fett): Schlie337zylinderschl374ssel mit einem aus mehreren aneinander ge-reihten, einzeln f374r sich unterscheidbare Gro337buchstaben-Umrisse aufweisenden Profilteilen (1, 2, 6) bestehenden Schl374sselprofil, dadurch gekennzeichnet, dass die eine Gro337buchstaben- oder Zif-fern-Breite (4, 5) von mindestens ihrer zweifachen Schreiblinien-breite (s) aufweisenden Profilteile (1, 2, 6) 374bereinander zwischen-374bergangslos angeordnet sind, wobei das den Schl374sselr374cken bildende Profilteil (1) den Umriss eines an seinem 344u337eren Ende mehrere Schreiblinienbreiten (s) breiten Buchstabens oder Ziffer und das die Schl374sselbrust bildende Profilteil (2) die Breite eines an seinem 344u337eren Ende in eine einfache Schreiblinienbreite (s) auslaufenden Buchstabens oder Ziffer besitzt, und dass hierzu die Schl374sselbrust entweder eine arabische Ziffer 4 oder der Gro337buchstabe S ist und der Schl374sselr374cken entweder die arabische Ziffer 2 oder der Gro337buchstabe E. Hilfsantrag 3 (304nderungen gegen374ber Hauptantrag fett und unterstri-chen): 12 Schlie337zylinderschl374ssel mit einem aus mehreren aneinander ge-reihten, einzeln f374r sich unterscheidbare Gro337buchstaben-Umrisse aufweisenden Profilteilen (1, 2, 6) bestehenden Schl374sselprofil, dadurch gekennzeichnet, dass die eine Gro337buchstaben- oder Zif-fern-Breite (4, 5) von mindestens ihrer zweifachen Schreiblinien- - 7 - breite (s) aufweisenden Profilteile (1, 2, 6) 374bereinander zwischen-374bergangslos angeordnet sind, wobei das den Schl374sselr374cken bildende Profilteil (1) den Umriss eines an seinem 344u337eren Ende mehrere Schreiblinienbreiten (s) breiten Buchstabens oder Ziffer und das die Schl374sselbrust bildende Profilteil (2) die Breite eines an seinem 344u337eren Ende in eine einfache Schreiblinienbreite (s) auslaufenden Buchstabens oder Ziffer besitzt, wobei lediglich zwei unterschiedlich konturierte Profilteile vorgesehen sind und dass der Schlie337zylinderschl374ssel zur Anbringung von nachtr344glichen Profilvariationen in der Weise ausgelegt ist, dass beide Profilteile ihre individualisierende Erkennbarkeit auch bei nachtr344glich vorge-nommenen Profil344nderungen im Sinne der Schaffung von derarti-gen Profilvariationen bewahren, dass mit den Profilvariationen ein zus344tzlicher Aufsperrschutz entsteht, und dass hierzu die Schl374sselbrust entweder eine arabische Ziffer 4 oder der Gro337buchstabe S ist und der Schl374sselr374cken entweder die arabische Ziffer 2 oder der Gro337buchstabe E." Weiter hilfsweise verteidigt die Beklagte das Streitpatent in der Fassung nach dem Haupt- und den Hilfsantr344gen, indem es zu Beginn der jeweiligen Fassung des Patentanspruchs 1 hei337t: 13 - 8 - "Schlie337zylinderschl374ssel mit einem aus mehreren aneinander ge-reihten, bei auf die Schl374sselspitze gerichtetem Blick 205" Die Unteranspr374che sollen sich an den jeweiligen Patentanspruch 1 anschlie-337en. Die Kl344gerin beantragt, 14 die Berufung zur374ckzuweisen. Sie h344lt das Streitpatent auch in dem nunmehr nur noch verteidigten Umfang nicht f374r patentf344hig. Der Senat hat ein schriftliches Gutachten des Prof. Dr.-Ing. P. , Insti- tut f374r Technische Mechanik der Universit344t K. , eingeholt, das der ge- richtliche Sachverst344ndige in der m374ndlichen Verhandlung erl344utert und erg344nzt hat. 15 Entscheidungsgr374nde: Die zul344ssige Berufung bleibt ohne Erfolg, soweit das Streitpatent nicht mehr verteidigt wird und deshalb in diesem Umfang ohne weitere Sachpr374fung f374r nichtig zu erkl344ren ist (vgl. nur Keukenschrijver, Patentnichtigkeitsverfahren 3. Aufl., Rdn. 166 m.N.). Die Berufung bleibt aber auch im 334brigen ohne Erfolg, da der Gegenstand nach Patentanspruch 1 des Streitpatents in dem Umfang, in dem er noch verteidigt wird, nicht patentf344hig ist (Art. 56, 138 Abs. 1 Buchst. a EP334, Art. II 247 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPat334bkG). 16 - 9 - I. 1. Das Streitpatent betrifft Schl374ssel, mit denen Schlie337zylinder ge-schlossen werden k366nnen und bei denen das Schl374sselprofil aus einzeln sich unterscheidenden Profilteilen besteht (Beschreibung Sp. 1, Z. 3 - 7). Die Profil-teilkonturen eines Schlie337zylinderschl374ssels so auszubilden, dass sie bei auf die Schl374sselspitze gerichtetem Blick eine lesbare Buchstabenfolge ergeben, war an sich bekannt. Das Streitpatent nennt hierzu die Ausbildung der Profilteile nach dem deutschen Warenzeichen 966 562 (D 2), bei denen die Schl374sselpro-filierung nicht allein in Verbindung mit der entsprechenden Ausbildung des zu-geh366rigen Schlie337zylinder-Schl374sselkanals der Vergr366337erung der Zylinder-Auf-sperrsicherheit diene, sondern auch noch Kennzeichnungszwecke erf374lle, etwa zur Kurzbezeichnung der Herstellerfirma (Sp. 1, Z. 8 - 20). An diesen Profilen kritisiert das Streitpatent, dass die gro337buchstabenm344337ig konturierten Profilteile durch Zwischenstege verbunden werden, was die Erkennbarkeit der Buchsta-ben erschwere, und dass der Schl374ssel zur Erkennung der Buchstabenfolge in Horizontallage gebracht werden m374sse (Sp. 1, Z. 21 - 28). Ferner wird als nachteilig kritisiert, dass das auf der Brustseite des Schl374ssels gelegene Profil ebenso breit sei wie das im R374ckenbereich des Schl374ssels gelegene Profil und daher seine Kontur durch die hier (an der Brustseite) anzubringenden Schl374s-seleinschnitte bzw. -kerben f374r die Steuerung der Zuhaltungsstifte im Schlie337zy-linder regelm344337ig stark abge344ndert und dadurch letztlich ununterscheidbar werde (Sp. 1, Z. 28 - 37). 17 Diesen Nachteilen soll durch die Lehre des Streitpatents abgeholfen und ein Schl374ssel f374r Schlie337zylinder bereitgestellt werden, dessen Profilierung eine leichter erkennbare und weniger verf344lschende Kennzeichnungsm366glichkeit bietet, ohne dass hierdurch die eigentliche Aufgabe des Schl374ssels, als zus344tz-licher Aufsperrschutz in Verbindung mit der M366glichkeit nachtr344glicher Profilva-riationen zu dienen, verlustig geht (Sp. 1, Z. 38 - 47). 18 - 10 - 2. Dies wird nach dem in der Berufungsinstanz allein noch verteidigten Patentanspruch 1 in der Fassung des Hauptantrags durch folgende Ausbildung des Schie337zylinderschl374ssels erreicht: 19 1. Der Schlie337zylinderschl374ssel besteht aus lediglich zwei unter-schiedlich konturierten Profilteilen, die (bei auf die Schl374ssel-spitze gerichtetem Blick) a) 374bereinander und zwischen374bergangslos aneinandergereiht sind, b) einzeln f374r sich unterscheidbare Gro337buchstaben- (oder Zahlen-)Umrisse aufweisen. 2. Die beiden Profilteile a) weisen eine Gro337buchstaben- oder Ziffernbreite von min-destens ihrer zweifachen Schreiblinienbreite (s) auf, b) das den Schl374sselr374cken bildende Profilteil (1) hat den Um-riss einer an seinem 344u337eren Ende mehrere Schreiblinien-breiten (s) breiten Buchstabens oder Ziffer, c) das die Schl374sselbrust bildende Profilteil (2) hat die Breite einer an seinem 344u337eren Ende in eine einfache Schreibli-nienbreite (s) auslaufenden Buchstabens oder Ziffer. 3. Der Schlie337zylinderschl374ssel ist zur Anbringung von nachtr344gli-chen Profilvariationen in der Weise ausgelegt, dass beide Pro-filteile ihre individualisierende Erkennbarkeit auch bei nachtr344g-lich vorgenommenen Profil344nderungen im Sinne der Schaffung von Profilvariationen bewahren. - 11 - 3. Die Beschreibung des Streitpatents weist die Fachwelt darauf hin, dass die vertikal angeordneten Profilteile in ihrer Lage aus einer Sicht definiert werden, bei welcher der Schl374ssel in Hochkantstellung mit Blick auf die Schl374s-selspitze betrachtet wird (Merkmal 1, Beschreibung Sp. 2, Z. 3 - 5). Bei einer solchen Betrachtung, wie sie auch in den Fig. 1 bis 6 des Streitpatents darge-stellt ist, wird der Sch374ssel - in dieser Darstellung aus der Papierebene - in Richtung auf den Betrachter in den Schlie337zylinder eingef374hrt, wobei das obere Profilteil (Fig. 1 Gro337buchstabe E) den Schl374sselr374cken (Sp. 1, Z. 52) und das untere Profilteil (Fig. 1 Gro337buchstabe S) die Schl374sselbrust darstellt (Sp. 1, Z. 55). Das den Schl374sselr374cken darstellende Profilteil (in dem Ausf374hrungsbei-spiel nach Fig. 1 des Streitpatents der Gro337buchstabe E) ist patentgem344337 (Merkmal 2 b) mehrfach so breit wie die (zur Darstellung der Buchstaben/Ziffern dienende) Linienschreibbreite (s) und erlaubt, eine erw374nscht breitfl344chige F374h-rung des Schl374ssels im Schlie337zylinder-Schl374sselkanal sicherzustellen (Sp. 2, Z. 19 - 22). Das die Sch374sselbrust darstellende Profilteil (in dem Ausf374hrungs-beispiel nach Fig. 1 des Streitpatents Gro337buchstabe S) dient der Aufnahme der Schl374sseleinschnitte oder -kerben (in den Figuren des Streitpatents wegen Draufsicht auf die Schl374sselspitze nicht erkennbar), mit denen die Zuhaltungs-stifte im Schlie337zylinder bet344tigt und damit der Schlie337zylinder geschlossen oder ge366ffnet wird (Sp. 2, Z. 11 - 16). Daraus ist ersichtlich, dass durch die Kon-tur sowohl des oberen wie des unteren Profilteils, dem die Kontur des Schlie337-zylinder-Schl374sselkanals entspricht, die Schl374sselkennung (Sp. 2, Z. 46, 47) in der Weise sichergestellt wird, dass die Zuhaltungsstifte des Schlie337zylinders nur von einem Schl374ssel erreicht werden k366nnen, der die durch das Profil des Schlie337zylinder-Schl374sselkanals vorgegebene Kontur aufweist. Das den Schl374sselr374cken darstellende Profilteil hat demzufolge im Wesentlichen die Funktion einer F374hrung des Schl374ssels im Schl374sselkanal des Schlie337zylinders, w344hrend der Schl374sselbrust neben einer solchen F374hrungsfunktion vor allem eine Schlie337funktion zukommt. Zwar hei337t es eingangs des Patentanspruchs, 20 - 12 - dass die beiden Profilteile einzeln f374r sich unterscheidbare Gro337buchstabenum-risse aufweisen sollen. Im kennzeichnenden Teil des Patentanspruchs ist je-doch klargestellt, dass es sich bei den Umrissen der Profilteile nicht nur um ei-ne Buchstaben-, sondern auch eine Buchstaben/Ziffernkombination handeln kann. Die vertikale Anordnung der je f374r sich als Buchstaben und/oder Ziffern ausgebildeten Profilteile sorgt zusammen mit der Ma337nahme, die vertikale An-ordnung ohne Ausbildung von 334berg344ngen (Stegen und dergleichen) zwischen den Buchstaben und/oder Ziffern auszubilden (Merkmale 1 a, b), daf374r, dass die Buchstaben und/oder Ziffern als solche durch die Benutzer des Schl374ssels leichter gelesen (individualisiert) werden k366nnen (Sp. 2, Z. 5 - 10). Hierdurch wird das im Vordergrund der patentgem344337en Ausbildung der Schlie337zylinder-schl374ssel stehende Ziel erreicht, die Lesbarkeit der Buchstaben oder Ziffern, die insbesondere f374r Schl374sseldienste von Bedeutung ist, zu verbessern. Insbe-sondere die Anordnung der Buchstaben und/oder Ziffern ohne st366rende 334ber-g344nge wie Stege und dergleichen wirkt einer Verf344lschung des Schriftbildes entgegen (Sp. 1, Z. 40 - 43). Daneben wird durch die unterschiedlichen Breiten der Profilteile, n344mlich die vergleichsweise gro337e Breite des Schl374sselr374ckens und die vergleichsweise geringe Breite der Schl374sselbrust an ihrem auslaufen-den Ende (Sp. 2, Z. 10 - 22) eine gute F374hrung des Schl374ssels im Schl374sselka-nal des Schlie337zylinders bewirkt. Soweit die Beschreibung des Streitpatents davon spricht, dass mit der patentgem344337en Ausbildung von Schlie337zylinder-schl374sseln nicht nur der Vorteil einer weniger verf344lschbaren Kennzeichnungs-m366glichkeit, sondern auch ein "zus344tzlicher" Aufsperrschutz erreicht wird, wird mit dieser Angabe nach den von den Parteien nicht in Zweifel gezogenen Dar-legungen des gerichtlichen Sachverst344ndigen in der m374ndlichen Verhandlung zum Ausdruck gebracht, dass mit den Konturen der Profilteile in Form von Buchstaben und/oder Zahlen ein gleich guter und gegen374ber der Profilierung 21 - 13 - nur des unteren Endes der Schl374sselbrust durch Kerben und dergleichen zu-s344tzlicher Aufsperrschutz erreicht wird wie mit anderen Profilierungen der Profil-teile auch. 22 Weder die Patentanspr374che noch die Beschreibung des Streitpatents verhalten sich zu der Frage, ob es sich bei den patentgem344337en Schl374sseln um solche f374r einzelne Schlie337zylinder oder solche f374r Schlie337anlagen handelt. Ei-ne Auslegung dahin, dass eine spezifische Lehre f374r Schl374ssel von Schlie337an-lagen gegeben werde, die ein besonderes Verst344ndnis der Gestaltung im Hin-blick auf Profilvariationen erfordere, ist deshalb nicht m366glich. Patentanspruch 1 in der erteilten wie in den verteidigten Fassungen erfasst daher beide Arten von Schl374sseln. Wie der gerichtliche Sachverst344ndige in seinem schriftlichen Gut-achten (S. 4) dargelegt und in der m374ndlichen Verhandlung best344tigt hat, wer-den nach dem Verst344ndnis der Fachwelt mit den in der Beschreibung des Streitpatents (Sp. 1, Z. 41 - 47) erw344hnten bekannten Profilvariationen - in der Regel geringf374gige - Ab344nderungen des Grundprofils eines Schl374ssels durch mechanische Bearbeitung bezeichnet, wobei die Profilvariationen der Bildung von Gruppen von Schl374sseln dienen k366nnen, die auch eine hierarchische Ord-nung aufweisen k366nnen, wie sie bei Schl374sseln f374r Schlie337anlagen vorgesehen wird. Damit spricht das Streitpatent den vom gerichtlichen Sachverst344ndigen als Spezialfall der Stellungsverschiedenheit von Profilrippen zur Bildung einer Hie-rarchie innerhalb einer Gruppe von Schl374sseln an. Nach den von den Parteien nicht in Zweifel gezogenen Darlegungen des gerichtlichen Sachverst344ndigen in der m374ndlichen Verhandlung werden derartige Profilvariationen aber bereits bei der Entwicklung des Grundprofils von Schl374sseln f374r Schlie337zylinder ber374ck-sichtigt und durch mechanische Bearbeitung der Kontur der Profilteile bei der Herstellung des Schl374ssels oder der Schl374ssel einer Schl374sselgruppe realisiert. Die Anweisung, die Schlie337zylinderschl374ssel zur Anbringung von "nachtr344gli-chen" Profilvariationen in der Weise auszulegen, dass die beiden Profilteile ihre - 14 - individualisierende Erkennbarkeit auch bei nachtr344glich vorgenommenen Profil-344nderungen im Sinne der Schaffung von Profilvariationen bewahren (Merk-mal 3), ist daher dahin auszulegen, dass bei der Entwicklung des Grundprofils eines Schl374ssels, das den Umrissen von Buchstaben und/oder Zahlen ent-spricht, darauf zu achten ist, dass das Grundprofil einerseits die Entwicklung von Profilvariationen zur Bildung von - auch hierarchisch gegliederten - Schl374s-selgruppen zul344sst und dass andererseits diese Konturen der Profilteile in Form von Buchstaben und/oder Zahlen durch die Profilvariationen nicht so in ihrem Erscheinungsbild ver344ndert (verf344lscht) werden, dass sie nicht mehr in der vom Streitpatent angestrebten Weise gut lesbar (individuell erkennbar) sind. Mit der Frage, wie die Profilvariationen herzustellen sind, beispielsweise durch Materi-alabtrag oder Materialauftrag, verhalten sich weder die Patentanspr374che noch die Beschreibung des Streitpatents, sondern 374berlassen es dem K366nnen des Fachmanns, die Schl374sselkennung so auszubilden, dass Variationen im Profil der Profilteile, wie sie etwa zur Bildung einer Schl374sselhierarchie bei Schlie337an-lagen ben366tigt wird, m366glich sind. Dass die f374r eine gegebenenfalls gew374nschte Gruppenbildung erforderlichen Profilvariationen erfindungsgem344337 (nur) durch Materialauftrag zu bewerkstelligen seien, ist - entgegen dem Vorbringen der Beklagten - dem Streitpatent nicht zu entnehmen. II. Die Beklagte verteidigt das Streitpatent mit dem nach dem Hauptan-trag neu gefassten Patentanspruch 1 auf zul344ssige Weise. 23 Das zus344tzliche Merkmal, wonach lediglich zwei unterschiedlich kontu-rierte Profilteile vorgesehen sind, ist Gegenstand des Patentanspruchs 3 der erteilten Fassung, so dass die in der Aufnahme dieses Merkmals in die Fas-sung des nunmehr verteidigten Patentanspruchs 2 liegende Beschr344nkung auf diese Ausf374hrungsform der Erfindung ohne weiteres zul344ssig ist. 24 - 15 - Das weitere in diese Fassung des Patentanspruchs 1 aufgenommene Merkmal, wonach der Schlie337zylinderschl374ssel zur Anbringung von nachtr344gli-chen Profilvariationen in der Weise ausgelegt ist, dass beide Profilteile ihre in-dividualisierende Erkennbarkeit auch bei nachtr344glich vorgenommenen Profil-344nderungen im Sinne der Schaffung von Profilvariationen bewahren, ergibt sich als ein mit der patentierten Ausgestaltung des Schl374ssel erzielbarer Vorteil aus der Beschreibung Sp. 1, Z. 43 - 47, und Sp. 2, Z. 41 - 45, so dass die weitere Ausgestaltung des patentierten Schl374ssels mit weiteren nachtr344glichen Profil-344nderungen als zur Erfindung geh366rend im Streitpatent offenbart ist. Da Pa-tentanspruch 1 in der erteilten Fassung sowohl Schl374sselformen erfasst hat, deren Ausgestaltung diese M366glichkeit er366ffnet, als auch Ausgestaltungen, die diese M366glichkeit nicht er366ffnen, liegt in der Aufnahme des Merkmals eine Be-schr344nkung des Schutzbereichs des erteilten Patents und ist mithin auch unter dem Gesichtspunkt des Art. 138 Abs. 1 Buchst. d EP334 zul344ssig. 25 III. Es kann dahingestellt bleiben, ob - wie das Bundespatentgericht an-genommen hat - die patentgem344337en Schl374ssel durch die Schlie337zylinderschl374s-sel CEM 4 im Katalog Errebi (Anlage E 1.2, 2. Reihe links mit anh344ngender Vergr366337erung) vorweggenommen (Art. 54 EP334) sind, weil die Fachwelt Profil-variationen wie sie im angefochtenen Urteil Seite 10 unter "CEM 4 profilvariiert" dargestellt sind, von der Fachwelt "in Gedanken mitgelesen" w374rden (zu den Grenzen einer solchen Betrachtung vgl. Sen.Urt. v. 16.12.2008 - X ZR 89/07, GRUR 2009, 382 - Olanzapin, zur Ver366ffentlichung in BGHZ vorgesehen). Denn jedenfalls kann der Gegenstand des mit dem Hauptantrag verteidigten Streitpatents nicht als auf erfinderischer T344tigkeit beruhend gewertet werden (Art. 56 EP334). 26 1. Nach den Darlegungen des gerichtlichen Sachverst344ndigen wurden in der einschl344gig t344tigen Industrie am Priorit344tstag typischerweise Meister oder 27 - 16 - Techniker mit langj344hriger Erfahrung auf dem Gebiet der Entwicklung von Schlie337zylindern nebst Schlie337zylinderschl374sseln mit Entwicklungsarbeiten der hier fraglichen Art betraut. Die Parteien haben dies nicht in Zweifel gezogen. 28 2. a) Entwicklern mit der genannten beruflichen Qualifikation war die Verwendung bestimmter Buchstaben zur Gestaltung von Schl374sselprofilen be-kannt. Der gerichtliche Sachverst344ndige hat dies in seinem Gutachten (S. 12) dargelegt. Dies wird durch das Schl374sselprofil, wie es in dem deutsche Waren-zeichen 966 562 wiedergegeben ist und die Buchstabenfolge "WILKA" zeigt, belegt. Dar374ber hinaus ist durch den Katalog "Errebi" (1987 Anlage E), der - wie die Beklagte in der m374ndlichen Verhandlung best344tigt hat - vor dem Priorit344ts-tag ver366ffentlich worden ist, belegt, dass nicht nur eine Profilbildung mit den Umrissen von Gro337buchstaben und Gro337buchstabenkombinationen bekannt war, sondern auch eine Profilbildung mit der Kontur einer Kombination von Gro337buchstaben und Ziffern. So zeigt, wie in der m374ndlichen Verhandlung von den Parteien und dem Sachverst344ndigen 374bereinstimmend klargestellt worden ist, die Anlage E 1.2 unter CEM 1 bis CEM 4 (linker Schl374ssel der zweiten Spal-te) den zu den mit "CEMA" bezeichneten Schl374sseln passenden Schl374sselka-nal. Mit der Entwicklung von Schlie337zylindern und Schlie337zylinderschl374sseln befasste Fachleute wissen, dass die Schl374ssel f374r Schlie337zylinder mit einer Schl374sselkennung versehen sein m374ssen, die passgenau auf die Kontur des Schl374sselkanals abgestimmt ist, damit der durch die Profilierung des Schl374ssels erstrebte zus344tzliche Aufsperrschutz gew344hrleistet ist. Fachleute mit der hier erforderlichen Qualifikation ersehen daher aus der Form des Schl374sselkanals der Abbildung "CEM 4 R", dass der zugeh366rige Schl374ssel im Bereich des Schl374sselr374ckens das Profil des Gro337buchstabens "C" und im Bereich der Schl374sselbrust das Profil der Ziffer "1" aufweist, da andernfalls die Schl374ssel- 29 - 17 - kennung ein Schlie337en des Schlie337zylinders mit der Form des Schl374sselkanals, wie er in der genannten Abbildung dargestellt ist, nicht erlaubt. 30 Aus der genannten Abbildung ergibt sich ferner, dass die Schl374sselken-nung des zu dem unter "CEM 4 R" dargestellten Schl374sselkanal passenden Schl374ssels aus lediglich 2 Profilteilen besteht, die ohne die Erkennbarkeit der Profile st366rende Stege oder dergleichen 374bereinander angeordnet sind, wobei die Konturen der Profilteile je f374r sich den Umriss eines Gro337buchstabens (Schl374sselr374cken mit dem Profil des Gro337buchstabens "C" ) oder einer Zahl (Schl374sselbrust Ziffer "1") aufweisen (Merkmalsgruppe 1). Dass hierdurch die individuelle Erkennbarkeit der zur Profilbildung verwendeten Buchstaben oder Ziffern erheblich verbessert wird, erschlie337t sich der Fachwelt jedenfalls aus einem Vergleich der Lesbarkeit der Buchstaben oder Ziffern, die dem deut-schen Warenzeichen 966 562 (D 2) entsprechend angeordnet sind, mit einer Anordnung, wie sie in dem genannten Ausf374hrungsbeispiel des Katalogs "Erre-bi" (CEM 4 R) gew344hlt ist. b) Aus der Darstellung "CEM 4 R" ergibt sich ferner, dass beide Profiltei-le eine mindestens zweifache Schreiblinienbreite aufweisen (Merkmal 2 a), n344mlich der Schl374sselr374cken in Form eines "C" im Bereich der Schenkel des Buchstabens und die Schl374sselbrust im Bereich des Anstrichs der Ziffer "1". Dabei ist der Schl374sselr374cken an seinem 344u337eren (oberen) Ende mehrere Schreiblinien breit (oberer Schenkel des "C"; Merkmal 2 b) und die Schl374ssel-brust l344uft an ihrem 344u337eren (unteren) Ende in einfacher Schreiblinienbreite aus (Merkmal 2 c). Der gerichtliche Sachverst344ndige hat dies ebenso gesehen. 31 Die Kombination der Merkmale der Merkmalsgruppen 1 und 2 war der Fachwelt somit bekannt und die Verbesserung der Lesbarkeit ohne weiteres ersichtlich. Hierauf zu achten bestand f374r die Fachwelt auch Veranlassung, da, 32 - 18 - wie der gerichtliche Sachverst344ndige dargelegt hat, eine einfache Erkennbarkeit des Schl374sselprofils bei der Identifikation des Schl374ssels vor allem f374r Drittfir-men wie Schl374sseldienste hilfreich ist (Gutachten S. 12). Die beiden M366glichkei-ten, die Lesbarkeit der Buchstaben oder Buchstaben/Ziffernkombination da-durch herbeizuf374hren, dass die Profilteile entweder horizontal oder vertikal so-wie mit Stegen oder zwischen374bergangslos angeordnet werden, hatte die Fachwelt somit zur Hand. W344hrend die Lesbarkeit im Falle des deutschen Wa-renzeichens 966 562 durch horizontale Anordnung der Profilteile zum Wort "WILKA" herbeigef374hrt wird, geschieht dies im Falle des Schl374ssels CEM 4 R durch die vertikale Anordnung des Buchstabens "C" und der Ziffer "1". Dabei ist durch zum Schl374sselkanal "CEM 4 R" passenden Schl374ssel belegt, dass eine zwischen374bergangslose vertikale Anordnung der Profilteile m366glich ist und die Lesbarkeit der Kombination hierdurch sowie durch die Verwendung von nur zwei Profilteilen verbessert wird. c) Die patentgem344337e Ausbildung eines Schlie337zylinderschl374ssels unter-scheidet sich demnach von der Form des zu dem Schl374sselkanal gem344337 der Abbildung "CEM 4 R" geh366renden Schl374ssels zwar dadurch, dass in dem Kata-log "Errebi" kein Hinweis darauf zu finden ist, dass bei der Profilbildung auf Va-riationen des Profils zur Bildung von Schl374sselgruppen zu achten ist und dass des Weiteren durch derartige Profilvariationen die individuelle Erkennbarkeit der Buchstaben oder Ziffern darstellenden Grundprofils nicht verschlechtert werden darf, sondern bewahrt werden soll. Beide Ma337nahmen sind f374r Fachleute mit der hier vorauszusetzenden Qualifikation jedoch dann, wenn sie Schl374sselprofi-le wie im Stand der Technik bekannt mit Profilen in Form von Buchstaben und/oder Ziffern ausbilden, wenn nicht als selbstverst344ndlich, so doch jedenfalls als naheliegend zu werten. 33 - 19 - Der gerichtliche Sachverst344ndige hat dargelegt, dass die Entwicklung auf dem Fachgebiet der Schlie337technik in den letzten Jahrzehnten und demzufolge bereits vor dem Priorit344tstag des Streitpatents von einem Bestreben nach Erf374l-lung gr366337ter Sicherheitsanforderungen bei gleichzeitig hohem Variantenreich-tum sowie von der Einf374hrung mechatronischer Komponenten gepr344gt war (Gutachten S. 16). In der m374ndlichen Verhandlung hat er dies dahin weiter kon-kretisiert, dass Fachleute auf dem hier einschl344gigen Gebiet gehalten waren, bei der Entwicklung von Schl374sselprofilen insbesondere im Hinblick auf den geforderten Variantenreichtum die M366glichkeit der Bildung von Schl374sselgrup-pen - je nach Verwendungszweck des Schl374ssels f374r einen einzelnen Schlie337-zylinder bis zu Schlie337anlagen mit hierarchisch gegliederten Gruppe von Schl374sselprofilen - in ihre 334berlegungen zur Ausbildung von Schl374sselprofilen einzubeziehen. Diese Einsch344tzung des gerichtlichen Sachverst344ndigen wird durch den Umstand belegt, dass Schlie337anlagen, bei denen durch die Ausbil-dung einer Schl374sselhierarchie unterschiedliche Schl374ssel, die trotz eines ge-meinsamen Schl374sselgrundprofils in unterschiedlichem Umfang in der Lage sind, die verschiedenen Schlie337zylinder einer Schlie337anlage zu bet344tigen, unter anderem aus der schweizerischen Patentschrift 355 710 bekannt waren. Die Schrift befasst sich mit Profilvariationen von Schl374sseln f374r Schlie337anlagen und zeigt die M366glichkeiten der Vermehrung von Schlie337funktionen durch Profilvari-ationen auf (vgl. beispielhaft Beschreibung S. 3, Z. 106 - 117). 34 Der Fachwelt waren daher nicht nur die Ausbildung von Schl374sselgrup-pen - erforderlichenfalls auch mit hierarchischer Ordnung - bekannt, sondern auch die Mittel zur Ausbildung von Profilvariationen auf der Grundlage eines Grundprofils. Soweit sich die Auslegung des Schl374sselprofils in einer Weise, die Profilvariationen erlaubt, nicht schon notwendig daraus ergab, dass ein Schl374s-sel der patentgem344337en Art f374r eine Schlie337anlage bestimmt ist, ist eine ent-sprechende Auslegung des Schl374sselprofils als eine wegen der generellen For- 35 - 20 - derung nach Variantenreichtum in den Schl374sselprofilen der Fachwelt am Prio-rit344tstag jedenfalls naheliegende Ma337nahme zu werten. Bei der Durchf374hrung dieser Ma337nahme den Schl374ssel so auszulegen, dass durch Variationen im Profil der Profilteile die individualisierende Erkennbarkeit nicht verschlechtert sondern bewahrt wird, ist eine Ma337nahme, die sich von selbst versteht, wenn ein Grundprofil gew344hlt wird, das aus Buchstaben und/oder Zahlen besteht, damit diese gelesen werden k366nnen. Das Streitpatent kann daher mit Patentanspruch 1 in der Fassung des Hauptantrags keinen Bestand haben. 36 IV. Nichts anderes gilt f374r die mit den Hilfsantr344gen verteidigte Fassung des Streitpatents. 37 1. Nach Hilfsantrag 1 soll als weiteres Merkmal in den Patentanspruch aufgenommen werden, dass mit den Profilvariationen ein zus344tzlicher Aufsperr-schutz entsteht. Schl374sselprofile der hier fraglichen Art haben allgemein den Zweck, gegen374ber einem allein im Bereich des unteren Endes der Schl374ssel-brust vorgesehenen Einkerbungen einen zus344tzlichen Aufsperrschutz sicherzu-stellen. Variationen eines Grundprofils, wie sie zur Bildung - gegebenenfalls hierarchisch gegliederter - Schl374sselgruppen erforderlich sind, haben den Zweck, trotz der Verwendung eines gemeinsamen Grundprofils den einzelnen Schl374sseln der Gruppe unterschiedliche M366glichkeiten der Schlie337ung von Schlie337zylindern mit einem entsprechenden Grundprofil des Schl374sselkanals zuzuweisen und dadurch einen zus344tzlichen Aufsperrschutz innerhalb der Gruppe von Schl374sseln mit gemeinsamem Grundprofil zu gew344hrleisten. Dass mit den Profilvariationen ein zus344tzlicher Aufsperrschutz sichergestellt wird, benennt daher nur den Zweck, zu dem die hier fraglichen Profilvariationen vor-genommen werden. 38 - 21 - 39 2. Nach Hilfsantrag 2 sollen die Schl374sselbrust eine arabische Ziffer "4" oder der Gro337buchstabe "S" und der Schl374sselr374cken entweder die arabische Ziffer "2" oder der Gro337buchstabe "E" sein. 40 Welche technischen Vorteile durch diese Auswahl an Buchstaben und Ziffern erreicht werden k366nnen oder sollen, wird in der Patentschrift nicht darge-legt. Soweit die Beklagte in der m374ndlichen Verhandlung geltend gemacht hat, dass mit der Ausgestaltung von Schl374ssel mit Profilteilen, welche die genannte Kombination von Buchstaben und Zahlen aufweisen, eine parazentrische Aus-gestaltung des Schl374sselprofils und damit Hinterscheidungsfreiheit hinter der Schl374sselmittellinie erreicht werde, hat der gerichtliche Sachverst344ndige dies zwar best344tigt. Hierbei handelt es sich aber um eine bei der Gestaltung von Schl374sselprofilen f374r Schlie337zylinderschl374ssel der Fachwelt ohne Weiteres zur Verf374gung stehende Ma337nahme. Der gerichtliche Sachverst344ndige hat dies plastisch mit der Wendung zum Ausdruck gebracht, die parazentrische Ausges-taltung von Schl374sselprofilen sei ein "Klassiker", auf den Fachleute auf dem Gebiet des Streitpatents bei der Gestaltung von Schl374sselprofilen zur Erzielung zus344tzlichen Aufsperrschutzes ohne weiteres zur374ckgreifen. Dies gilt nach den unwidersprochenen Darlegungen des gerichtlichen Sachverst344ndigen auch f374r die Zeit vor dem Priorit344tstag des Streitpatents. Eine solche parazentrische Gestaltung des Schl374sselprofils l344sst sich, wie der Sachverst344ndige - auch insoweit von den Parteien nicht in Zweifel ge-zogen - dargelegt hat, mit verschiedenen Profilen erreichen, darunter auch mit einigen Buchstaben- oder Buchstaben/Ziffernkombinationen. Die mit der vertei-digten Fassung des Patentanspruchs 1 beanspruchte Kombination stellt mithin eine willk374rliche Auswahl aus den f374r die Profilbildung in Betracht kommenden Ziffern und Buchstaben. Eine solche willk374rliche Auswahl kann die Wertung des 41 - 22 - beanspruchten Gegenstandes als auf erfinderischer T344tigkeit beruhend nicht tragen (BGHZ 156, 179 - blasenfreie Gummibahn I). 42 3. Nach Hilfsantrag 3 sollen alle zuvor genannten zus344tzlichen Merkmale gemeinsam in den Patentanspruch 1 aufgenommen werden. Wie dargelegt, handelt es sich bei ihnen teils um selbstverst344ndliche, teils um naheliegende oder willk374rlich gew344hlte n344here Ausgestaltungen des Gegenstandes nach dem Patentanspruch in der Fassung des Hauptantrags, die auch in ihrer Zusammen-fassung keine erfinderischen Gehalt aufweisen, so dass das Streitpatent auch in der Fassung des Hilfsantrags 3 keinen Bestand haben kann. 4. Soweit nach dem letzten Hilfsbegehren die Worte "bei auf die Schl374s-selspitze gerichtetem Blick" in die Fassungen des Patentanspruchs 1 nach dem Hauptantrag und den Hilfsantr344gen eingef374gt werden sollen, ist die Verteidi-gung zwar zul344ssig, da mit diesem Merkmal - wie bereits dargelegt - die Positi-on der Profilteile beschrieben wird (Beschreibung Sp. 2, Z. 4, 5). Mehr als eine n344here Umschreibung der Lage der Profilteile kommt mit diesem Merkmal aber nicht zum Ausdruck, so dass die Aufnahme dieses Merkmals eine vom Vorste-henden abweichende Beurteilung der Patentf344higkeit nicht zu tragen vermag. 43 V. Die Unteranspr374che betreffen n344here Ausgestaltungen des Gegens-tandes nach Patentanspruch 1, die erfinderische Qualit344t nicht erkennen las-sen. Eine solche wird von der Beklagten auch nicht geltend gemacht. 44 - 23 - VI. Die Kostenentscheidung folgt aus 247 121 Abs. 2 PatG, 247 97 ZPO. 45 Scharen Asendorf Gr366ning Berger Grabinski Vorinstanz: Bundespatentgericht, Entscheidung vom 19.10.2005 - 2 Ni 62/04 (EU) -
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