BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL X ZR 91/08 Verk374ndet am: 12. Oktober 2010 Wermes Justizamtsinspektor als Urkundsbeamter der Gesch344ftsstelle in der Patentnichtigkeitssache - 2 - Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die m374ndliche Verhandlung vom 12. Oktober 2010 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Meier-Beck, die Richter Dr. Berger, Dr. Grabinski und Hoffmann und die Richterin Schuster f374r Recht erkannt: Die Berufung gegen das am 27. M344rz 2008 verk374ndete Urteil des 3. Senats (Nichtigkeitssenats) des Bundespatentgerichts wird auf Kosten der Beklagten zur374ckgewiesen. Von Rechts wegen - 3 - Tatbestand: Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des europ344ischen Patents 0 511 430 (Streitpatents), das eine US-Priorit344t vom 1. Mai 1991 in An-spruch nimmt und am 2. Juli 1991 angemeldet wurde. Das Streitpatent betrifft eine Konservierungsl366sung f374r Zellen und umfasst in der erteilten Fassung zehn Patentanspr374che. 1 Patentanspr374che 1 und 7 des Streitpatents haben in der englischen Verfahrenssprache des Streitpatents folgenden Wortlaut: 2 "1. An aqueous alcohol-buffer solution for substantially ambi-ent, in vitro preservation of mammalian cells for a selected duration, said solution comprising A. a water-miscible alcohol in an amount sufficient to fix the mammalian cells; B. an anti-clumping agent in an amount sufficient to pre-vent the cells from clumping in said solution; and C. a buffering agent which maintains said solution, with the cells, at a pH range of between about 2 to about 7 for said duration. 7. A method of long-term, ambient, in vitro preservation of mammalian tissue cells, comprising the steps of: A. providing a sample of mammalian tissue cells; and B. within a time from said sample-providing step, suspend-ing said cells in a preservation solution that comprises: (i) a water-miscible alcohol in an amount sufficient to fix said cells without coagulation; (ii) an anti-clumping agent in an amount sufficient to prevent the cells from clumping; and (iii) a buffering agent which maintains the solution, with the cells, at a pH range of between about 4 to about 7." - 4 - Die Kl344gerinnen haben geltend gemacht, dass der Gegenstand des Streitpatents nicht patentf344hig sei. 3 Die Beklagte hat die Sachanspr374che 1 bis 6 des Streitpatents als Verwendungsanspr374che in zwei eingeschr344nkten Fassungen in deutscher Sprache verteidigt. 4 Das Patentgericht hat das Streitpatent f374r nichtig erkl344rt. 5 Gegen diese Entscheidung wendet sich die Beklagte mit ihrer Beru-fung, mit der sie in erster Linie begehrt, die Klage abzuweisen. Als Hilfsan-trag I beantragt sie, die Klage mit der Ma337gabe abzuweisen, dass in Pa-tentanspruch 1 das Wort "w344ssrige" durch die Worte "Verwendung einer w344ssrigen" und in den Patentanspr374chen 2 bis 6 jeweils das Wort "L366-sung" durch das Wort "Verwendung" ersetzt wird. Als Hilfsantrag II vertei-digt sie das Streitpatent in der Fassung des Hilfsantrags 1 mit der weiteren Ma337gabe, dass in Patentanspruch 7 hinter dem Begriff "S344uger-Gewebe-zellen" die Worte "und -Gewebe" eingef374gt werden. Als Hilfsantrag III bittet sie darum, die Klage mit der Ma337gabe abzuweisen, dass in den Patentan-spr374chen 1 und 7 das gegen die Klumpenbildung gerichtete Mittel dahin konkretisiert wird, dass es sich um das in Patentanspruch 3 bezeichnete Mittel handelt. 6 Die Kl344gerinnen beantragen, die Berufung zur374ckzuweisen. 7 Im Auftrag des Senats hat Prof. Dr. M. W. , Universit344t H. , Institut f374r Pharmazie und Molekulare Biotechnolo- gie, Abteilung Biologie, ein schriftliches Gutachten erstattet, das er in der m374ndlichen Verhandlung erl344utert und erg344nzt hat. 8 - 5 - Entscheidungsgr374nde: Die zul344ssige Berufung der Beklagten hat keinen Erfolg. 9 I. Das Streitpatent betrifft eine L366sung und ein Verfahren zur In-vitro-Konservierung von Zellen bei Umgebungstemperatur. 10 11 1. In der Streitpatentschrift wird ausgef374hrt, dass es w374nschens-wert sei, Zellen, Gewebe oder Abstrichproben, die etwa zur Durchf374hrung einer zytologischen oder histologischen Analyse entnommen w374rden, zu konservieren, wenn die Analyse der Probe nicht unmittelbar nach der Ent-nahme (Biopsie) erfolgen k366nne. Anderenfalls bestehe die Gefahr, dass die Zellen in der Zeit zwischen Entnahme und Analyse ihre Integrit344t verl366-ren, was den Wert der Analyse verringern k366nne. Zu einer solchen Konservierung von Zellproben sind nach den wei-teren Angaben in der Patentschrift verschiedene Kochsalzl366sungen oder ausgewogene Salzl366sungen im Handel erh344ltlich. Dazu z344hlten die aus-gewogene Salzl366sung nach Hanks, ein ein Minimum essentieller Kompo-nenten enthaltendes Gewebekulturmedium (minimal essential (MEM) tis-sue culture medium), das Erzeugnis Polisal und normale Kochsalz-L366sung. In der Streitpatentschrift wird angemerkt, dass Polisal zwar f374r eine Lagerung f374r relativ kurze Zeit geeignet sei, jedoch weder ein bakte-rielles Wachstum verhindere noch eine l344ngere Lagerung unter Umge-bungsbedingungen erlaube. Hinsichtlich der ausgewogenen Salzl366sung nach Hanks wird erl344utert, dass Zellen ihre Lebensf344higkeit (viability) nach 20 Minuten in dieser L366sung verl366ren, was eine zytopathologische Analy-se beeintr344chtige. 12 - 6 - Nach den weiteren Ausf374hrungen in der Streitpatentschrift enthalten viele Arten klinisch relevanter Gewebe und Zellproben Fremdproteine, die eine anschlie337ende F344rbung und Analyse st366ren. Das Einlagern von Zell-proben in einer Kochsalzl366sung ber374cksichtige derartige Randprobleme nicht. Schlie337lich f374hre eine sich 374ber l344ngere Zeit erstreckende Konser-vierung von Proben oft zum Wachstum von Bakterien, das auch durch die Bestandteile von normalen oder mit Zus344tzen versehenen Kochsalz-L366sungen gen344hrt werde. 13 Nach den Angaben in der Streitpatentschrift ist es die Aufgabe der Erfindung, eine L366sung zur Konservierung und Fixierung von Zellen f374r eine anschlie337ende zytologische oder histologische Analyse zu schaffen. 14 Patentanspruch 1 schl344gt dazu vor: 15 1. eine w344ssrige Alkohol-Puffer-L366sung f374r eine im Wesentli-chen bei Umgebungstemperatur stattfindende In-vitro-Konservierung von S344ugerzellen f374r eine vorbestimmte (selected) Dauer, 2. wobei die L366sung umfasst: a) einen mit Wasser mischbaren Alkohol in einer zur Fi-xierung der Zellen ausreichenden Menge, b) ein gegen Klumpenbildung gerichtetes Mittel in einer zur Verhinderung eines Verklumpens der Zellen in der L366sung ausreichenden Menge und c) einen Puffer, der die L366sung mit den Zellen in einem pH- Bereich zwischen etwa 2 und etwa 7 h344lt. Patentanspruch 7 schl344gt ein Verfahren mit folgenden Merkmalen vor: 16 1. Verfahren der In-vitro-Konservierung von S344uger-Gewebezellen 374ber lange Zeit bei Umgebungsbedingun-gen, wobei das Verfahren die Schritte umfasst: 2. eine Zellprobe wird bereitgestellt und - 7 - 3. die Zellen werden sodann in einer Konservierungsl366sung suspendiert, die umfasst: a) einen mit Wasser mischbaren Alkohol in einer zur Fi-xierung der Zellen ohne Koagulation ausreichenden Menge, b) ein gegen Klumpenbildung gerichtetes Mittel in einer zur Verhinderung eines Verklumpens der Zellen in der L366sung ausreichenden Menge und c) einen Puffer, der die L366sung mit den Zellen in einem pH-Bereich zwischen etwa 2 und etwa 7 h344lt. 17 2. Gegenstand des Patentanspruchs 1 ist demnach eine w344ssrige Alkohol-Puffer-L366sung f374r eine im Wesentlichen bei Umgebungstempera-tur stattfindende In-vitro-Konservierung von S344ugerzellen f374r eine vorbe-stimmte Dauer, welche die in der Merkmalsgruppe 2 genannten Kompo-nenten umfasst. a) Das Patentgericht hat in der auf die In-vitro-Konservierung von S344ugerzellen gerichteten Zweckangabe lediglich eine von vielen Verwen-dungsm366glichkeiten der patentgem344337en L366sung gesehen. Die Beschaf-fenheit der L366sung werde dadurch nicht n344her beschrieben. Dies sch366pft den Sinngehalt des Merkmals 1 nicht aus. 18 Grunds344tzlich gilt, dass die Merkmale eines Erzeugnisanspruchs, wie ihn Patentanspruch 1 darstellt, die Funktion haben, die gesch374tzte Sache als solche zu beschreiben, so dass der auf diese Weise regelm344337ig r344umlich-k366rperlich definierte Gegenstand unabh344ngig davon gesch374tzt ist, zu welchem Zweck er verwendet wird. Gleichwohl sind im Patentan-spruch enthaltene Zweckangaben nicht etwa bedeutungslos. Sie haben vielmehr regelm344337ig die Aufgabe, den durch das Patent gesch374tzten Ge-genstand dahin zu definieren, dass er nicht nur die r344umlich-k366rperlichen Merkmale erf374llen, sondern auch so ausgebildet sein muss, dass er f374r den im Patentanspruch angegebenen Zweck verwendbar ist (BGHZ 112, 19 - 8 - 140, 155 f. - Befestigungsvorrichtung II; BGH, Urteil vom 28. Mai 2009 - Xa ZR 140/05, GRUR 2009, 837 - Bauschalungsst374tze, mwN). Dies bedeutet f374r den hier in Rede stehenden Patentanspruch 1, dass die w344ssrige Alkohol-Puffer-L366sung zur Durchf374hrung einer im We-sentlichen bei Umgebungstemperatur stattfindende In-vitro-Konservierung von S344ugerzellen f374r eine bestimmte Dauer geeignet sein muss. F374r ein solches Verst344ndnis spricht zun344chst die ausdr374ckliche Erw344hnung dieses Verwendungszwecks in Merkmal 1 sowie Merkmal 2a, welches einen mit Wasser mischbaren Alkohol in einer zur Fixierung der Zellen ausreichen-den Menge vorsieht. Gest374tzt wird diese Auslegung durch Ausf374hrungen in der Beschreibung des Streitpatents. Sie erl344utern dem Fachmann - bei dem es sich nach den unangefochtenen Feststellungen des Patentge-richts um einen Mediziner (Pathologen oder klinischen Mediziner), Bio-chemiker, Mikrobiologen oder Pharmazeuten mit besonderen Kenntnissen im Bereich zytologischer oder histologischer Untersuchungen handelt - allgemein, dass die Erfindung eine L366sung und ein Verfahren f374r eine In-vitro-Konservierung von S344ugerzellen und -gewebe bei Umgebungstem-peratur betrifft (S. 2 Z. 39 f.; S. 3 Z. 4 f.). Entsprechend sind auch aus-schlie337lich S344ugerzellen Gegenstand der Ausf374hrungsbeispiele des Streitpatents (S. 3 Z. 46 ff., S. 5 Z. 41 ff.). Schlie337lich bezeichnet Patent-anspruch 7 eine Probe von S344uger-Gewebezellen als Gegenstand des erfindungsgem344337en Konservierungsverfahrens, und der Patentstreitschrift ist kein Anhalt daf374r zu entnehmen, dass Verfahrensanspruch 7 sich in-soweit auf einen engeren Gegenstand beziehen soll als der Erzeugnisan-spruch 1. 20 b) Die Beklagte ist der Ansicht, dass der Begriff der In-vitro-Konservierung dahin zu verstehen sei, dass die in die Konservierungsl366-sung eingebrachte Zellprobe f374r eine sp344tere zytologische Analyse taug- 21 - 9 - lich gehalten werde und demnach die Zellen in ihrem zytologischen Infor-mationsgehalt, insbesondere hinsichtlich der Vitalit344t, der Morphologie und des Zellverbunds, weitgehend unver344ndert blieben. Es solle sowohl ver-hindert werden, dass sich nach dem Zellabstrich weitere Zellklumpen bil-den als auch, dass sich vorhandene Zellklumpen aufl366sen, weil ihr Erhalt f374r die Analyse wichtig sei. Demgegen374ber hat das Patentgericht f374r diese Auslegung keinen Anhalt in der Patentschrift gesehen. Vielmehr werde darin ausgef374hrt, dass die Zellen innerhalb eines vorbestimmten oder speziell angegebenen Zeitrahmens im Anschluss an die Biopsie in einer Konservierungsl366sung suspendiert w374rden. Eine Suspension bedeute aber die Verteilung bzw. Vereinzelung der Zellen in einer Fl374ssigkeit, mit-hin eine Ver344nderung der Probe. Diesem Verst344ndnis des Patentgerichts ist beizutreten. Nach der Lehre des Patentanspruchs 1 soll mit der w344ssrigen Alko-hol-Puffer-L366sung die In-vitro-Konservierung von S344ugerzellen bei Umge-bungstemperatur f374r eine gew344hlte Dauer erreicht werden. Hierzu ist es, wie die Beschreibung des Streitpatents erl344utert, w374nschenswert, dass die Integrit344t der Zellprobe in der Zeit zwischen Biopsie und Analyse erhalten bleibt ("konserviert" wird). Die Zellen sollen ihre morphologischen Eigen-schaften behalten und nicht durch das Wachstum von Mikroorganismen (wie etwa Bakterien) zerst366rt werden, damit sie ohne Informationsverlust der jeweils beabsichtigten Analyse unterzogen werden k366nnen (vgl. Be-schreibung, S. 2 Z. 5 ff., 15 ff., 33 ff.; vgl. auch Sachverst344ndigengutach-ten, S. 8 Abs. 1 letzter Satz), etwa ein F344rben ohne einen signifikanten Verlust der Integrit344t erm366glicht wird (Beschreibung, S. 3 Z. 2 f.). Dabei ist dem Fachmann bewusst, dass die Zellen bei ihrer Konservierung zwar abget366tet werden, aber die Zellstrukturen dabei erhalten bleiben (Sach-verst344ndigengutachten, S. 9 Fn. 1). 22 - 10 - Zur Erreichung der genannten Ziele umfasst die erfindungsgem344337e w344ssrige Alkohol-Puffer-L366sung drei Komponenten. 23 Zum einen wird ein mit Wasser mischbarer Alkohol in einer zur Fi-xierung der Zellen ausreichenden Menge verwendet. In der Beschreibung wird dazu erl344utert, dass die w344ssrige Alkohol-Puffer-L366sung die Kern-struktur der Zellen verbessert, indem sie die Zellmembran f374r ein an-schlie337endes zytologisches F344rben intakt h344lt. Au337erdem zerst366rt die L366-sung wirksam mikrobielle Pathogene der Probe und inhibiert die Aktivit344t von Retroviren (S. 3 Z. 6 f.). Die Alkoholkomponente hat mithin als Be-standteil der erfindungsgem344337en L366sung die Funktion, die Zellen in ihrer morphologischen Struktur zu fixieren und das Wachstum von Mikroorga-nismen zu verhindern. Allerdings kann eine zu hohe Alkoholkonzentration eine Zellkoagulation zur Folge haben (S. 3 Z. 20 ff.). 24 Der zweiten Komponente kommt deshalb die Aufgabe zu, der Bil-dung von Zellklumpen (Koagulation) entgegenzuwirken, wie sich bereits unmittelbar aus dem Wortlaut des Merkmals 2b ergibt. Daf374r kommen ins-besondere das chelatisierende Mittel Ethylendiamintetraessigs344ure (EDTA) und deren Salze in Betracht (S. 3 Z. 28 ff.). 25 Auch der Zweck der dritten Komponente folgt unmittelbar aus dem Anspruchswortlaut, nach dem der Puffer einen bestimmten pH-Wert der L366sung gew344hrleisten soll (n344her S. 3 Z. 32 ff.). 26 Hingegen findet sich an keiner Stelle der Streitpatentschrift ein Hinweis darauf, dass es bei der erfindungsgem344337en L366sung neben der Erhaltung der Zellstruktur, der Verhinderung der Bildung von Zellklumpen und der Stabilisierung des pH-Wertes auch darauf ankommen soll, Zell-verb344nde, die nach der Biopsie vorhanden sind, f374r die zytologische oder histologische Analyse zu erhalten. Selbst f374r den bevorzugten Fall, dass 27 - 11 - die Alkohol-Komponente - wie in Unteranspruch 2 gesch374tzt - aus der aus Ethanol, Isopropanol und Methanol bestehenden Gruppe gew344hlt ist, wird lediglich erw344hnt, dass die Integrit344t der Zell-DNA aufrechterhalten und die Einzelheiten des Zellkerns f374r eine anschlie337ende zytologische Anf344rbung und Analyse bewahrt werden (S. 3 Z. 17 f.); hingegen ist auch insoweit nicht davon die Rede, dass auch bei der Entnahme vorhandene Zellver-b344nde erhalten bleiben sollen. Diesem Verst344ndnis des Fachmanns steht jedenfalls nicht entge-gen, dass nach den Erl344uterungen in der allgemeinen Beschreibung des Streitpatents vorgesehen ist, die Zellen in der erfindungsgem344337en L366sung zu suspendieren (vgl. S. 2 Z. 58 f.). Dabei kann dahinstehen, ob unter dem Begriff des Suspendierens aus Sicht des Fachmanns stets und in jedem Zusammenhang die Verteilung bzw. Vereinzelung der Zellen in ei-ner Fl374ssigkeit zu verstehen sind, wie das Patentgericht angenommen hat und von der Beklagten in Frage gestellt wird. Denn jedenfalls gibt der Hin-weis in der Streitpatentschrift auf die Suspension keinen Anhalt daf374r, dass neben dem Erhalt der Strukturen der einzelnen Zellen auch der Er-halt vorhandener Zellagglomerationen erreicht werden soll. 28 Hieran 344ndert auch der Umstand nichts, dass es in der Beschrei-bung des Streitpatents als Aufgabe der Erfindung bezeichnet wird, eine L366sung zur Konservierung und zum Fixieren von Zellen sowie ein Verfah-ren zu schaffen, mit denen Zellen "und Gewebe" f374r eine anschlie337ende zytologische oder histologische Analyse konserviert werden k366nnen (S. 2 Z. 37 f.; vgl. auch S. 3 Z. 41), worauf die Beklagte in der Verhandlung hin-gewiesen hat. Denn die In-vitro-Konservierung von Gewebe ist nicht Ge-genstand der Anspr374che 1 und 7 in der erteilten Fassung. In den Anspr374-chen wird als Zweck der w344ssrigen Alkohol-Puffer-L366sung bzw. des Ver-fahrens ausschlie337lich die In-vitro-Konservierung von "S344uger-Zellen" 29 - 12 - bzw. "S344uger-Gewebezellen" erw344hnt. Im 334brigen fehlt in der Beschrei-bung jeglicher Anhalt daf374r, dass entgegen dem allgemeinen Verst344ndnis der Begriffe In-vitro-Konservierung von "S344uger-Zellen" bzw. "S344uger-Gewebezellen" im Rahmen der Lehre des Streitpatents auch die In-vitro-Konservierung von Gewebe zu verstehen ist. II. Das Patentgericht hat den Gegenstand des Patentanspruchs 1 als u.a. durch die Ver366ffentlichung von Donzanti et al.: "An Improved And Rapid HPLC-EC Method For The Isocratic Separation Amino Acid Neuro-transmitters From Brain Tissue And Microdialysis Perfusates", Life Scien-ces 1988, S. 913 (Anlage N 10) vorweggenommen angesehen. Die Ver366f-fentlichung betrifft die Auftrennung und Detektion von Aminos344ure-Neurotransmittern mittels Hochleistungsfl374ssigkeitschromatographie. Da-bei wird ein w344ssriges Laufmittel eingesetzt, das aus 28 % Methanol, 0,13 mM Na 2 EDTA und 0,10 mM Phosphatpuffer (pH 6,0 oder 6,4) be-steht. Dass die Eignung zur In-vitro-Konservierung nicht angegeben ist, hat das Patentgericht - nach seinem Ausgangspunkt konsequent - f374r un-sch344dlich gehalten. 30 Patentanspruch 1 habe auch in der Fassung des Hilfsantrags (also als Verwendungsanspruch) keinen Bestand, weil der so definierte Ge-genstand durch den Stand der Technik, insbesondere die Ver366ffentlichung von Oud et al., "The Development of a Cervical Smear Preparation Proce-dure for the BioPEPR Image Analysis System" in Analytical and Quantita-tive Cytology 1981, 73 (Anlage N 6) in Verbindung mit der Arbeit von Chio-ri et al., "A potentiating effect of EDTA on the bactericidal activity of lower concentrations of ethanol" (International Journal of Pharmaceutics 1983, 121, Anlage N 18) nahegelegt gewesen sei. 31 - 13 - III. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 in der erteilten Fas-sung ist nicht patentf344hig. Es fehlt bereits an der Neuheit (Art. 52 Abs. 1, 54 EP334). 32 Gegen374ber den Ausf374hrungen des Patentgerichts zur Entgegenhal-tung N 10 r374gt die Berufung, nach der Schrift werde die L366sung im Vaku-um entgast; durch die Entfernung des Sauerstoffs aus der L366sung werde die 334berlebensf344higkeit der Sauerstoff veratmenden S344ugerzellen in der L366sung vernichtet. Das greift nicht durch. Denn wie der Sachverst344ndige in seinem Gutachten (S. 14 Fn. 2) ausgef374hrt und bei seiner Anh366rung best344tigt hat, werden die Zellen in der Konservierungsl366sung infolge der Zugabe von Alkohol ohnedies abget366tet. 33 IV. Der Gegenstand von Patentanspruch 1 ist auch in der Fassung des 1. Hilfsantrags nicht patentf344hig, weil er nicht neu war. 34 1. Patentanspruch 1 in der Fassung des 1. Hilfsantrags ist im Ver-gleich mit Patentanspruch 1 in der erteilten Fassung auf die Verwendung einer w344ssrigen Alkohol-Puffer-L366sung f374r eine im Wesentlichen bei Um-gebungstemperatur stattfindende In-vitro-Konservierung beschr344nkt. 35 2. Die Beschr344nkung von einem Erzeugnis- auf einen Verwen-dungsanspruch ist zul344ssig, wenn der Verwendungszweck in der Patent-schrift offenbart ist (vgl. Senatsurteil vom 17.9.1987 - X ZR 56/86, GRUR 1988, 287, 288 - Abschlussblende; Urteil vom 24.3.1998 - X ZR 39/95, GRUR 1998, 1003, 1005, 1006 - Leuchtstoff). Das ist hier der Fall; die be-anspruchte Verwendung ist bereits durch die Zweckangabe in Patentan-spruch 1 offenbart. Entsprechende Stellen finden sich 374berdies in der Be-schreibung (etwa S. 2 Z. 39). 36 - 14 - 3. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 in der Fassung des 1. Hilfsantrags war jedoch gegen374ber der japanischen Offenlegungsschrift Sho 63-168563 (Anlage N 3) nicht neu. Diese betrifft eine L366sung, die ge-eignet ist, schleimige Zytodiagnose-Proben (etwa den Hustenauswurf von Lungenkrebs-Patienten) zu fixieren und zu konservieren, sowie 374ber schleiml366sende (mukolytische) Eigenschaften verf374gt. Der Entgegenhal-tung ist zu entnehmen, dass eine solche fixierende und konservierende L366sung aus 0,2 % Methylcystein, 2 % Saccharose oder Propylenglykol, 10 ppm wasserl366slichem Entsch344umer und 40 % Ethanol zu 0,01 mol Phosphatpufferl366sung (0,1 mol Phosphat-Kochsalz-Pufferl366sung [PBS]), welche 0,8 bis 0,9 % Tafelsalz enth344lt, bestehen kann (deutsche 334berset-zung Anlage N 3b, S. 10 Abs. 1). Dem Fachmann wird damit eine w344ssri-ge Alkohol-Puffer-L366sung offenbart, welche einen mit Wasser mischbaren Alkohol (40 % Ethanol) in einer Menge enth344lt, die ausreichend zur Fixie-rung der S344ugerzellen ist und zudem 374ber ein pufferndes Mittel (PBS) ver-f374gt, das die L366sung mit den S344ugerzellen f374r eine gew344hlte Dauer bei einem pH-Wert im Bereich zwischen etwa 2 und etwa 7 h344lt, und zwar bei einem pH-Wert von etwa 6,7 bis 7 (vgl. etwa Anlage N 6, S. 74, linke Sp. letzter Satz, 374bergehend auf rechte Sp.), so dass die Merkmale 1, 2a und 2c verwirklicht sind. 37 38 Nach den Ausf374hrungen in der Entgegenhaltung gerinnt der Schleim in einer Probe, wenn er mit (normaler) Fixierfl374ssigkeit in Ber374h-rung kommt, was ein Eindringen der Fixierfl374ssigkeit in den Schleimklum-pen verhindert und eine ungleichm344337ige Fixierung der Zellen zur Folge hat (Anlage N 3b, S. 7 Abs. 1). Es wird daher Methylcystein als Mukolyti-kum zugegeben, womit erreicht wird, dass sich der Schleim gut aufl366st und die Zellen in einem "verstreuten und schwebenden" Zustand fixiert werden (S. 13 unten). Der Sachverst344ndige hat dies - von der Beklagten - 15 - unbeanstandet - ohne weiteres mit der Verhinderung eines Verklumpens der Zellen gleichgesetzt (Sachverst344ndigengutachten 10 unten). Der L366-sung wird also ein Mittel zugef374gt, welches die in Merkmal 2b des Patent-anspruchs 1 des Streitpatents vorgesehenen Eigenschaften aufweist. Dem steht nicht entgegen, dass die mukolytische Wirkung des Me-thylcysteins zur Aufl366sung von Zellklumpen f374hren kann und soll. Denn wie dargelegt soll mit der In-vitro-Konservierung zwar erfindungsgem344337 der Erhalt der Zellstrukturen bis zur Durchf374hrung der zytologischen oder histologischen Analyse erreicht werden, nicht aber notwendigerweise auch die Konservierung vorhandener Zellklumpen. Danach ist es hinreichend, wenn in der Patentanmeldung hervorgehoben wird, dass der Cystein-Wirkstoff die F344rbung und Zytodiagnose nicht behindert (vgl. Anlage N 3b, S. 9 Abs. 3). 39 Wie der gerichtliche Sachverst344ndige im Termin best344tigt hat, ist es hinsichtlich der mucolytischen bzw. die Bildung von Zellkoagulationen ver-hindernden Wirkung des Methylcysteins auch unsch344dlich, dass die Ent-gegenhaltung ferner Tafelsalz empfiehlt, um eine "ma337volle" Fixierst344rke zu erm366glichen, mit der Zellklumpen verhindert werden (Anlage N 3b S. 7 Abs. 3 und S. 9 letzter Abs. 374bergehend auf S. 10). 40 4. Der Gegenstand von Patentanspruch 1 in der Fassung des 1. Hilfsantrags wurde im 334brigen auch von der japanischen Offenlegungs-schrift Sho 63-168562 (Anlage N 4) vorweggenommen. Diese beinhaltet - wie die Entgegenhaltung N 3 - eine L366sung, die geeignet ist, schleimige Zytodiagnose-Proben zu fixieren und zu konservieren, sowie 374ber mukoly-tische Eigenschaften verf374gt. Anspruch 6 der Patentanmeldung schl344gt eine L366sung vor, die jeweils eine Konzentration von 30 bis 40 % Ethylal-kohol, 0,8 bis 0,9 % Kochsalz, 2 % Saccharose, 1,5 bis 2 % Propylengly- 41 - 16 - kol, 0,1 bis 0,2 % Methylcystein und 0,01 Mol Phosphat an Phosphatpuffer aufweist (Anlage N 4b, S. 3). Als Puffer kann PBS eingesetzt werden (An-lage N 4b, S. 16 Abs. 1). Entsprechend den Ausf374hrungen zur Entgegen-haltung N 3 ist damit der Gegenstand des Patentanspruchs 1 auch in die-ser Entgegenhaltung offenbart. V. Der Gegenstand von Patentanspruch 7 ist weder in der erteilten Fassung noch in der Fassung des 2. Hilfsantrags patentf344hig. 42 1. Patentanspruch 7 in der Fassung des 2. Hilfsantrags unter-scheidet sich von Patentanspruch 7 in der erteilten Fassung dadurch, dass dieser - bei sonst nicht ver344ndertem Wortlaut - ein Verfahren der In-vitro-Konservierung nicht nur von "S344uger-Gewebezellen" sondern von "S344uger-Gewebezellen und Gewebe" betrifft. 43 Aus Sicht des Fachmanns ist Patentanspruch 7 in der Fassung des 2. Hilfsantrags (im Anschluss an die obigen Ausf374hrungen zur Auslegung von Patentanspruch 1 bzw. 7 in der erteilten Fassung) dahin zu verstehen, dass das anspruchsgem344337e Verfahren geeignet sein soll, neben Zellen auch Gewebeteile, die bei einer Probenentnahme gewonnen wurden, zu konservieren, damit sie f374r eine anschlie337ende zytologische oder histolo-gische Analyse verwendet werden k366nnen (vgl. S. 2 Z. 37 f.; S. 2 Z. 44 f.). Wie der Sachverst344ndige im Termin erl344utert hat, k366nnen neben den Zel-len auch die Gewebeteile, die etwa bei einer Biopsie erhalten wurden, f374r eine sp344tere zytologische oder histologische Untersuchung von Interesse sein. Hingegen ist Patentanspruch 7 in der Fassung des 2. Hilfsantrags unter Ber374cksichtigung der Beschreibung nicht zu entnehmen, dass ver-fahrensgem344337 auch Zellklumpen (Zellkoagulationen) konserviert werden sollen, die kein Gewebe sind. 44 - 17 - 2. Ob es sich bei dem Gegenstand von Patentanspruch 7 in der Fassung des 2. Hilfsantrags um eine zul344ssige Beschr344nkung des Patent-anspruchs 7 in der erteilten Fassung handelt, was von den Kl344gerinnen unter dem Gesichtspunkt fehlender Deutlichkeit (vgl. Art. 84 EP334) und ei-ner unzul344ssigen Erweiterung (Art. 123 Abs. 2 EP334) ger374gt worden ist, bedarf keiner abschlie337enden Entscheidung. Denn selbst wenn diese Fra-ge zugunsten der Beklagten verneint wird, erweist sich der Gegenstand von Anspruch 7 auch in der Fassung des 2. Hilfsantrags wegen fehlender Neuheit als nicht patentf344hig. 45 3. Der Gegenstand von Patentanspruch 7 in der erteilten Fassung und in der Fassung des 2. Hilfsantrags wurde ebenfalls von der japani-schen Offenlegungsschrift Sho 63-168563 (Anlage N 3) bzw. der japani-schen Offenlegungsschrift Sho 63-168562 (Anlage N 4) vorweggenom-men. Insoweit kann zun344chst auf die obigen Ausf374hrungen zu Patentan-spruch 1 in der Fassung des 1. Hilfsantrags verwiesen werden, die im Hin-blick auf den Gegenstand von Patentanspruch 7 entsprechend gelten. Soweit Patentanspruch 7 in der Fassung des 2. Hilfsantrags die Eignung des Verfahren zur In-Vitro-Konservierung nicht nur von S344uger-Gewebezellen, sondern auch von Gewebe in der Probe vorsieht, steht dem die mukolytische Wirkung des Methylcysteins zur Aufl366sung von Zell-klumpen nicht entgegen. Denn, wie der gerichtliche Sachverst344ndige in der Verhandlung 374berzeugend ausgef374hrt hat, wird die Konservierung von Gewebeteilen in der oben erw344hnten Alkohol-Puffer-L366sung gem344337 der Entgegenhaltung N 3 bzw. der Entgegenhaltung N 4 durch die mukolyti-sche Wirkung des Methylcysteins nicht beeintr344chtigt. 46 VI. Die Gegenst344nde der Patentanspr374che 1 und 7 in der Fassung des 3. Hilfsantrags sind nicht patentf344hig. 47 - 18 - 1. Patentanspr374che 1 und 7 in der Fassung des 3. Hilfsantrags unterscheiden sich von Patentanspruch 1 in der Fassung des 1. Hilfsan-trags und Patentanspruch 7 in der Fassung des 2. Hilfsantrages dadurch, dass das gegen die Klumpenbildung gerichtete Mittel dahin konkretisiert ist, dass es sich bei diesem um ein chelatisierendes Mittel handelt, das aus der aus Ethylendiamintetraessigs344ure (EDTA) und deren Salzen be-stehenden Gruppe gew344hlt ist. 48 2. Diese Gegenst344nde der Patentanspr374che 1 und 7 waren zwar gegen374ber den Entgegenhaltungen N 3 und N 4 neu, weil diese als gegen die Klumpenbildung gerichtetes Mittel Methylcystein, nicht EDTA vorse-hen. 49 3. Sie ergaben sich f374r den Fachmann jedoch in naheliegender Weise. Wie ausgef374hrt, befasst sich die Entgegenhaltung N 3 mit dem Problem, die Zellen in Auswurfproben bei Lungenkrebs in der Zeit zwi-schen der Entnahme und der Zytodiagnose nicht nur gut zu fixieren, son-dern auch gut zu konservieren (vgl. Anlage N 3 b, S. 6). In der Entgegen-haltung wird erw344hnt, dass in mukolytischen Auswurf-Fixierfl374ssigkeiten in Japan in der Vergangenheit als mukolytische Wirkstoffe N-Acetyl-L-Zysteine und Dithiotreitol verwendet worden seien. Bei einer YM-artigen Fixierfl374ssigkeit sei auch Dihydroxy-Dithiolbutan oder ein Enzym beigef374gt worden (Anlage 3 b, S. 5 Abs. 2). Wie der gerichtliche Sachverst344ndige in der Verhandlung 374berzeugend ausgef374hrt hat, kamen aus Sicht des Fachmanns, der die Entgegenhaltung N 3 zum Priorit344tszeitpunkt des Streitpatents zur Kenntnis nahm, aufgrund seines Fachwissens als weitere Alternative zu dem als mukolytischen Wirkstoff in der Entgegenhaltung vorgeschlagenen Methylcystein weitere chelatisierende Mittel wie insbe-sondere auch EDTA in Betracht. Denn chelatisierende Mittel verf374gen 50 - 19 - 374ber die Eigenschaft, auf den Zellen sich anlagernde Kalziumkationen zu komplexieren und damit die Bildung von Zellklumpen zu verhindern. Dass diese Kenntnis damals zum allgemein gel344ufigen Fachwissen geh366rte wird auch durch den Aufsatz von Husain et al. "A Sample Prepa-ration for Antomated Cervical Lancer Screening", Acta Cytologica, 1978, S. 15, aus dem Jahre 1978 (Anlage N 5) 374ber die Aufbereitung von Zell-proben f374r automatisierte Vorsorgeuntersuchungen zur Erkennung von Geb344rmutterhalskrebs belegt. Darin werden in den einleitenden Ausf374h-rungen auch Calcium-chelatbildende Verbindungen erw344hnt, die einge-setzt werden, um die erneute Aggregation getrennter Zellen zu vermeiden (Anlage N 5, S. 15 rechte Sp. Abs. 2: "205 to prevent reaggregation of the seperated cells".). In dem Aufsatz wird dann als L366sung zur Konservierung von Geb344rmutterhalsabstrichmaterial eine ca. 2 ml Cellfix-L366sung vorge-schlagen, die aus 6,80 g KH 2 PO 4 , 29,60 ml NaOH (1,0 N), 2,92 g NaCl, 1,0 Dithiothreitol, 400 ml Ethylalkohol und Wasser bis zu einem Liter be-steht, wobei der endg374ltige pH-Wert der L366sung bei 7,0 +/- 0,05 liegt (An-lage N 5, S. 16 linke Sp. Abs. 1). 51 Dass neben Dithiothreitol auch EDTA als chelatbildendes Mittel f374r die Konservierung von Gewebezellen aus Sicht des Fachmanns in Be-tracht kam, wird durch den Aufsatz von Spencer "A cytological basis for the biochemical study of bronchial epithelium", The Journal of Histoche-mistry and Cytochemistry 1958, 105 (Anlage N 20) gest374tzt. Dieser be-schreibt eine Methode mit der Zellen aus Bronchialepithelien vereinzelt werden k366nnen bzw. deren Verklumpung verhindert werden kann. Daf374r wird vorgeschlagen, die Zellen in isotonischer Saccharosel366sung sowie 0,01 M EDTA bei pH 7,4 zu inkubieren und EDTA als Chelatbildner f374r zweiwertige Kalziumionen und zur Pufferung zu verwenden (vgl. Anlage N 20, S. 107 rechte Sp.). Dass EDTA als chelatbildendes Mittel nicht nur 52 - 20 - bei isotonischen L366sungen, sondern auch bei Alkohol-Puffer-L366sungen zum gel344ufigen Fachwissen geh366rte, hat der gerichtliche Sachverst344ndige in der Verhandlung best344tigt. VII. Die auf Patentanspruch 1 r374ckbezogenen Unteranspr374che 2, 4 bis 6 sowie die auf Patentanspruch 7 r374ckbezogenen Unteranspr374che 8 bis 10 in den Fassungen des Hauptantrages und der drei Hilfsantr344ge betreffen dem Fachmann ohne weiteres zur Verf374gung stehende Weiter-bildungen, deren Patentf344higkeit nicht anders zu beurteilen ist. Hierf374r ist auch von der Beklagten nichts geltend gemacht worden. 53 54 Hinsichtlich des auf Patentanspruch 1 r374ckbezogenen Unteran-spruchs 3 in der Fassung des Hauptantrags und der ersten beiden Hilfs-antr344ge wird auf die vorstehenden Ausf374hrungen zum 3. Hilfsantrag ver-wiesen. - 21 - VIII. Die Kostenentscheidung beruht auf 247 121 Abs. 2 Satz 2 PatG i.V.m. 247 97 Abs. 1 ZPO. 55 Meier-Beck Berger Grabinski Hoffmann Schuster Vorinstanz: Bundespatentgericht, Entscheidung vom 27.03.2008 - 3 Ni 53/05 (EU) -
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