BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL X ZR 91/09 Verk374ndet am: 21. Dezember 2010 Wermes Justizamtsinspektor als Urkundsbeamter der Gesch344ftsstelle in der Patentnichtigkeitssache - 2 - Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die m374ndliche Verhandlung vom 21. Dezember 2010 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Meier-Beck und die Richter Gr366ning, Dr. Berger, Dr. Grabinski und Hoffmann f374r Recht erkannt: Die Berufung gegen das am 19. Mai 2009 verk374ndete Urteil des 4. Senats (Nichtigkeitssenats) des Bundespatentgerichts wird auf Kosten der Kl344ger zur374ckgewiesen. Von Rechts wegen Tatbestand: Die Beklagte ist Inhaberin des auch mit Wirkung f374r das Hoheitsge-biet der Bundesrepublik Deutschland erteilten europ344ischen Patents 1 392 450 (Streitpatents), das am 14. Dezember 2002 unter Inanspruch-nahme einer deutschen Priorit344t vom 20. Februar 2002 angemeldet wor-den ist. Die Anspr374che 1 und 14 des Streitpatents lauten wie folgt: 1 "1. Ausdr374ckvorrichtung f374r eine Coaxialkartusche mit ei-nem Au337enrohr (2) und einem Innenrohr (3), mit einer Trenneinrichtung (14, 16) zum Auftrennen eines Innen-rohrs (3) gekennzeichnet durch eine Umlenk-einrichtung (12, 13, 15) zum Umlenken des mindestens einen aufgetrennten Abschnitts des Innenrohrs (3) zur Innenwand des Au337enrohrs (2) beim Ausdr374cken der Coaxialkartusche. - 3 - 14. Coaxialkartusche mit einem Au337enrohr (2), einem In-nenrohr (3) und einer Ausdr374ckvorrichtung, dadurch gekennzeichnet, dass die Ausdr374ckvorrich-tung nach einem der Anspr374che 1 bis 13 ausgebildet ist." 2 Die Kl344ger haben beantragt, das Streitpatent im Umfang der Pa-tentanspr374che 1 bis 8, des Anspruchs 13 in der R374ckbeziehung auf die Anspr374che 1 bis 8, des Anspruchs 14 in der R374ckbeziehung auf die An-spr374che 1 bis 8 und 13, des Anspruchs 16 in der R374ckbeziehung auf An-spruch 14, soweit dieser auf die Anspr374che 1 bis 8 und 13 r374ckbezogen ist, des Anspruchs 18 in der R374ckbeziehung auf die Anspr374che 14 und 16, soweit diese auf die Anspr374che 1 bis 8 und 13 r374ckbezogen sind und des Anspruchs 19 in der R374ckbeziehung auf die Anspr374che 14, 16 und 18, soweit diese auf die Anspr374che 1 bis 8 und 13 r374ckbezogen sind, mit Wir-kung f374r die Bundesrepublik Deutschland f374r nichtig zu erkl344ren. Sie ha-ben geltend gemacht, der Gegenstand des Streitpatents sei insoweit man-gels erfinderischer T344tigkeit nicht patentf344hig. Die Beklagte hat das Streitpatent hilfsweise in einer Fassung ver-teidigt, in der Patentanspruch 1 angef374gt wird: 3 "wobei die Umlenkeinrichtung (12, 13, 15) kegelf366rmige Um-lenkfl344chen (12) zum Umlenken des mindestens einen auf-getrennten Abschnitts des Innenrohrs (3) zu einem oder mehreren seitlichen Schlitzen (13) aufweist." Das Patentgericht hat die Klage abgewiesen. 4 Hiergegen richtet sich die Berufung der Kl344ger, mit der sie ihren erstinstanzlich gestellten Klageantrag weiterverfolgen. 5 Die Beklagte tritt dem Rechtsmittel entgegen und verteidigt das Streitpatent weiterhin auch mit dem erstinstanzlichen Hilfsantrag. 6 - 4 - Entscheidungsgr374nde: I. Das Streitpatent betrifft eine Ausdr374ckvorrichtung f374r eine Ko-axialkartusche. 7 1. Solche Kartuschen weisen zwei axial ausgerichtete Kammern auf, bei der die von einem Au337enrohr begrenzte 344u337ere Kammer von der inneren tubusf366rmigen Kammer durch ein Innenrohr getrennt ist und diese damit ringf366rmig umgibt. Kartuschen dieser Art werden zur Aufbewahrung und zur Aufbringung von reaktiven Klebstoffen, Dichtmassen und 344hnli-chem Material verwendet. Mit dem Zweikammersystem k366nnen in der Kar-tusche zwei verschiedene Stoffe von einander getrennt aufbewahrt und schlie337lich unter Druck in einem vordefinierten Verh344ltnis der Komponen-ten ausgebracht werden. 8 Die Streitpatentschrift bem344ngelt, dass besondere Ausdr374ckstem-pel vorgesehen werden m374ssen, um derartige Kartuschen mit den verbrei-teten und kosteng374nstigen Standarddosierpistolen f374r Einkomponenten-kartuschen ausdr374cken zu k366nnen. Da solche Pistolen n344mlich nur einen Pressstempel haben, der auf dem Innenrohr aufstehen und ein Auspres-sen verhindern w374rde, ist ein besonderer Ausdr374ckstempel erforderlich, der aus einem mittigen Pressstempel und einem als Rohr ausgef374hrten 344u337eren Pressstempel besteht. Dies wiederum bedeutet, dass der Aus-dr374ckstempel etwa die H344lfte des Platzes einnimmt, der in einer Stan-darddosierpistole zur Verf374gung steht, so dass das F374llvolumen der Kar-tusche entsprechend beschr344nkt ist. 9 10 Daraus ergibt sich das in der Streitpatentschrift als Aufgabe der Er-findung bezeichnete technische Problem, eine Ausdr374ckvorrichtung (Pa-tentanspruch 1) und eine Koaxialkartusche (Patentanspruch 14) zur Ver- - 5 - f374gung zu stellen, die eine Vergr366337erung des F374llvolumens der mit Stan-darddosierpistolen ausdr374ckbaren Kartuschen erm366glichen. 2. Zur L366sung dieses Problems wird in Patentanspruch 1 eine Ausdr374ckvorrichtung mit folgenden Merkmalen vorgeschlagen: 11 (1) Die Ausdr374ckvorrichtung ist f374r eine Koaxialkartusche mit einem Au337enrohr und einem Innenrohr geeignet. (2) Sie weist eine Trenneinrichtung zum Auftrennen des In-nenrohrs auf. (3) Sie weist eine Umlenkeinrichtung zum Umlenken des mindestens einen aufgetrennten Abschnitts des Innen-rohrs zur Innenwand des Au337enrohrs beim Ausdr374cken der Kartusche auf. 12 Um zum Ausdr374cken einer Koaxialkartusche eine Standarddosier-pistole mit einem runden Press-stempel verwenden zu k366nnen, sieht die Lehre des Streitpatents mithin vor, die Ausdr374ckvorrich-tung so auszubilden, dass sie das Innenrohr auftrennt und das auf-geschnittene Innenrohr zur Au-337enwand der Kartusche umlenkt, damit der Pressstempel sich an den aufgeschnittenen Enden des Innenrohrs vorbeischieben kann. Figur 1 zeigt ein Ausf374h-rungsbeispiel. 13 - 6 - 14 II. Das Patentgericht ist der Ansicht, dieser Gegenstand sei neu und dem Fachmann, einem Diplom-Ingenieur (FH) der Fachrichtung Ma-schinenbau, der mehrj344hrige Erfahrung in der Entwicklung und Konstrukti-on solcher Kartuschen besitze, nicht nahegelegt gewesen. Die franz366sische Patentschrift 1 470 125 (Ent-gegenhaltung D1) zeige in ihrem Ausf374hrungsbeispiel gem344337 der nebenstehenden Figur 1 eine Ausdr374ckvor-richtung f374r eine Koaxialkartusche, die eine - im Unter-schied zum Streitpatent direkt in den Hohlraum des Ringkolbens (7) integrierte - Trenneinrichtung (8) zum Auftrennen des Innenrohrs (6) aufweise. Die Entge-genhaltung lehre jedoch nicht, eine Umlenkeinrichtung entsprechend Merkmal 3 vorzusehen. Zum Bewegen der Kolben (7, 10) im 344u337eren und inneren Rohr sehe die Druckschrift kein mechanisches Druckmittel, son-dern Druckluft oder eine hydraulische Fl374ssigkeit vor, die in den Hohlraum zwischen Kolben (7) und Deckel (2) der Kartusche geleitet werde. Die aufgeschnittenen Teile des Innenrohrs (6) st374nden daher keinem Press-stempel im Wege, so dass es keiner Umlenkung des aufgetrennten Innen-rohrs bed374rfe. 15 Die US-Patentschrift 4 493 436 (Entgegenhaltung D2) beziehe sich auf eine Kartusche mit zwei Kammern. Die zumindest eine Kammertrenn-wand (12) k366nne gerade (planar), V-f366rmig, U-f366rmig oder gebogen aus-gebildet sein, sie sei aber immer mit zumindest zwei L344ngsseiten mit der Innenwand (35) des Geh344uses (11) verbunden. Ein Innenrohr, das an kei-ner Stelle mit dem Au337enrohr verbunden sei, werde nicht dargestellt. 16 - 7 - 17 Um das Material aus den Kammern zu dr374cken, ordne die Entge-genhaltung in dem Geh344use (11) einen Kolben (15) mit einem Pressstem-pel (19) an, der an den R344ndern mit Dichtmitteln versehen sei, um ihn ge-gen374ber dem Geh344use (11) und der Trennwand (12) abzudichten. Der Fachmann k366nne der D2 entnehmen, dass eine Art Standarddosierpistole zum Ausdr374cken der Kartusche in Betracht gezogen werde. - 8 - 18 Hierbei stehe die Trennwand einer Vorw344rtsbewegung eines ge-meinsamen Bewegungsmittels (18) entgegen, weshalb hinter dem Press-stempel (19) ein Sto337ring (24) mit einer Schneidkante (22) als Trennein-richtung zum Auftrennen der Trennwand vorgesehen sei, die die Trenn-wand an den L344ngskanten von der Innenwand des Au337enrohrs abtrenne und/oder sie in ihrer Mitte auftrenne. Im Sto337ring (24) seien Mittel zum Umlenken und Aufrollen der aufgeschnittenen Trennwand vorgesehen. In der Ausgestaltung nach den Figuren 4 und 5 seien abgeschr344gte F374h-rungsblocks (38, 39) vorgesehen, die die abgetrennten Teile der Trenn-wand (12) seitlich zur Innenwand der Kartusche umlenkten. 19 Die D2 lege es dem Fachmann jedoch nicht nahe, diese Umlenk-einrichtung auf eine pneumatische Ausdr374ckvorrichtung f374r eine Koaxial-kartusche zu 374bertragen, wie sie aus der D1 bekannt sei, da der Fach-mann bei dieser eine Umlenkung des aufgetrennten Innenrohrs nicht in Betracht ziehen w374rde. Ausgehend von der D2 habe es sich dem Fachmann ebenfalls nicht in naheliegender Weise ergeben, eine Ausdr374ckvorrichtung entsprechend der Lehre des Streitpatents zu gestalten. In der D2 seien die Trennw344nde mit ihren zwei L344ngskanten stets an der Innenwand des Au337enrohrs be-festigt. Diese Trennw344nde w374rden aus einem d374nnen Material gefertigt, so dass sie sich sogar innerhalb der Ausdr374ckvorrichtung aufrollen lie337en. Eine gerade Trennwand werde dort abgeschnitten, wo sie mit der Innen-wand des Au337enrohrs verbunden sei; V-f366rmige, U-f366rmige oder geboge-ne Trennw344nde seien hingegen an ihrem Scheitelpunkt aufzuschneiden, damit sie sich anschlie337end leichter umlenken bzw. umfalten lie337en. 20 Die D1 zeige wie im Streitpatent ein Innenrohr als Trennwand. Die-ses Innenrohr sei indessen nur an einer Stelle gehalten, n344mlich in einer 326ffnung (3) im oberen Deckel (2) der Koaxialkartusche. In den Augen des 21 - 9 - Fachmanns sei ein solches Innenrohr (6) aus einem festen Material gefer-tigt, um eine hinreichende Stabilit344t zu gew344hrleisten, damit darin der In-nenkolben (10) zum Auspressen gef374hrt und der Ringkolben (7) au337en am Innenrohr entlang gleiten k366nne. Diese notwendige Materialstabilit344t lege es dem Fachmann nicht nahe, die Kartusche nach der D2 ebenfalls als Koaxialkartusche auszugestalten. Er sei vielmehr davon abgehalten, an-stelle einer mit dem Au337enrohr verbundenen Trennwand das aus der D1 bekannte Innenrohr auf eine Ausdr374ckvorrichtung gem344337 der D2 zu 374ber-tragen, denn ein Umlenken des aufgetrennten Abschnittes dieses Innen-rohrs erscheine ihm ungeeignet, weil sich ein aufgetrennter Rohrabschnitt l344ngst nicht so leicht umbiegen lasse wie eine Trennwand aus einem d374n-nen biegsamen Material. Die US-Patentschrift 5 409 140 (Entgegenhaltung D3) gehe nicht 374ber das aus der D1 Bekannte hinaus. 22 III. Dies h344lt der Nachpr374fung im Berufungsverfahren stand. 23 24 1. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 ist patentf344hig (Art. 138 Abs. 1 lit. a EP334; Art. II 247 6 Nr. 1 IntPat334bkG). Er ist neu, was die Kl344ger nicht infrage gestellt haben (Art. 54 Abs. 1 EP334) und war dem Fachmann durch den Stand der Technik nicht nahegelegt (Art. 56, 138 Abs. 1 lit. a EP334; Art. II 247 6 Nr. 1 IntPat334bkG). a) Mit dem Patentgericht ist der ma337gebliche Fachmann in einem Diplom-Ingenieur der Fachrichtung Maschinenbau, mindestens mit Fach-hochschulabschluss, zu sehen, der mehrj344hrige Erfahrung in der Entwick-lung und Konstruktion solcher Kartuschen besitzt. 25 b) Die - n344her begr374ndete - Annahme des Patentgerichts, die Ent-gegenhaltung D1 habe dem Fachmann keinen Anlass gegeben, f374r die Koaxialkartusche eine Ausdr374ckvorrichtung nach dem Vorbild der D2 zu 26 - 10 - entwickeln, l344sst keinen Fehler erkennen und wird auch von der Berufung nicht angegriffen. c) Ein Naheliegen der vom Patentanspruch 1 erfassten Lehre des Streitpatents ergibt sich auch nicht aus dem Stand der Technik ausgehend von der Entgegenhaltung D2. 27 aa) Die Lehre und die Ausf374hrungsbeispiele der D2 zeigen s344mtlich ein Kammernsystem f374r eine Kartusche, bei dem die Trennwand zwischen den beiden Kammern jeweils an der Innenseite der Kartuschenau337en-wand seitlich fixiert wird, indem deren R344nder mit dieser Au337enwand ver-bunden werden. Diese Fixierung stabilisiert die Trennwand gegen die vom Schneidvorgang ausgehenden axialen Kr344fte. 28 29 bb) Auf dieses Kammersystem l344sst sich eine Gestaltung entspre-chend der D1 nicht 374bertragen, weil nach dieser Entgegenhaltung das als Trennwand dienende Innenrohr am kolbenseitigen Ende der Kartusche zu befestigen ist. Eine solche Befestigung kommt f374r eine Kartusche entspre-chend der D2 nicht in Betracht, weil das kolbenseitige Ende der Kartusche f374r die Bet344tigung des Pressstempels frei bleiben muss. 30 cc) Der Fachmann findet auch in der Entgegenhaltung D3 keine An-regung, die Form eines Innenrohrs als Trennwand auf eine Kartusche ent-sprechend der D2 zu 374bertragen. Nach dieser Entgegenhaltung wird das Innenrohr zwar nicht wie in der D1 am kolbenseitigen sondern am auslassseitigen Ende der Kartu-sche fixiert. Die Fixierung des Innenrohrs gem344337 der D3 st374nde damit ei-ner Ausdr374ckvorrichtung und dem auf diese dr374ckenden Pressstempel nicht im Wege. 31 32 Mit der Fixierung am auslassseitigen Ende der Kartusche erkennt der Fachmann jedoch zugleich, dass das Innenrohr der D3 eine hinrei- - 11 - chende Stabilit344t gegen die axialen Druckkr344fte aufweisen muss, um die-sen Kr344ften ohne ein Einknicken standhalten zu k366nnen. Dass die beiden Kammern, welche das Innenrohr trennt, ausgehend vom Pressstempel und der von diesem bet344tigten Kolben unter Druck stehen, schlie337t ein Einknicken des Innenrohrs nicht aus, insbesondere nicht, wenn, worauf die Beklagte hingewiesen hat, die Kammern nacheinander bef374llt werden. Die konstruktiven Eigenschaften des als Trennwand fungierenden Innenrohrs der Entgegenhaltung D3 unterscheiden sich damit von denen einer Trennwand gem344337 der Lehre der D2. F374r letztere ist einem Einkni-cken nicht zu begegnen, weil nach der D2 die Trennwand seitlich mit der Au337enwand der Kartusche zu verbinden ist. Hingegen muss diese Trenn-wand flexibel genug gestaltet sein, um nach dem Auftrennen durch die Ausdr374ckvorrichtung an die Kartuschenau337enwand umgelenkt zu werden. 33 Angesichts dieser konstruktiven Unterschiede zwischen der Trenn-wand aus der D2 und dem in der D3 verwendeten Innenrohr bot die Ent-gegenhaltung D3, wie das Patentgericht zu Recht angenommen hat, dem Fachmann keine Anregung, die Form des in dieser Entgegenhaltung als Trennwand fungierenden Innenrohrs mit dem Kartuschensystem der D2 zu kombinieren. Es war vom Fachmann nicht zu erwarten, diese die bei-den Kammern trennenden Elemente auszutauschen. Die Lehre des Streitpatents, bei der ein Innenrohr auslassseitig mit der Kartuschenau-337enwand verbunden wird, welches dem vom Aufschneiden ausgehenden axialen Druck stand h344lt und sich sodann an die Au337enwand der Kartu-sche umlenken l344sst, war daher dem Fachmann auch nicht durch eine Kombination der Entgegenhaltungen D2 und D3 nahegelegt. 34 2. Mit Patentanspruch 1 haben auch die auf diesen Anspruch r374ck-bezogenen angegriffenen Unteranspr374che sowie der gleichfalls auf Pa-tentanspruch 1 r374ckbezogene Patentanspruch 14 Bestand. 35 - 12 - 36 IV. Die Kostenfolge ergibt sich aus 247 121 Abs. 2 PatG, 247 97 Abs. 1 ZPO. Meier-Beck Gr366ning Berger Grabinski Hoffmann Vorinstanz: Bundespatentgericht, Entscheidung vom 19.05.2009 - 4 Ni 7/08 (EU) -
Full & Egal Universal Law Academy