ECLI:DE:BGH:2016:291116UXZR91.14.0 BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL X ZR 9 1 /14 Verkündet am: 29. November 2016 Anderer Justiz angestellte als Urkundsbeamt in der Geschäftsstelle in der Patentnichtigkeitssache Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verha ndlung vom 29. November 2016 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Meier - Beck, die Richter Gröning und Hoffmann sowie die Richterinnen Schuster und Dr. Kober - Dehm für Recht erkannt: Auf die Berufung der Beklagten wird das Urteil des 4. Senats (Nichtigke itssenats) des Bundespatentgerichts vom 29. April 2014 unter Zurückweisung des weitergehenden Rechtsmittels abgeä n- dert. Das europäische Patent 1 36 9 091 wird mit Wirkung für die Bu n- desrepublik Deutschland dadurch teilweise für nichtig erklärt, dass die Pat entansprüche folgende Fassung erhalten: 1. A system for repositioning teeth from an initial tooth a r- rangement to a nal tooth arrangement, said system comprising a plurality of dental incremental position a d- justment appliances (100) including: a first appliance having a geometry selected to reposition the teeth from the initial t ooth arrangement to a first intermediate a r- rangement: one or more intermediate appliances having geometries selected to progressively reposition the teeth from the rst intermediate arrangement to succe s- sive intermediate arrangements wherein each appliance is con gured so that its tooth receivin g cavity has a g e- ometry corresponding to an intermediate tooth a r- rangement intended for that appliance; and a nal a p- pliance having a geometry selected to progressively r e- position the teeth from the last intermediate arrang e- ment to the final tooth arrangem ent wherein the appl i- ance is configured so that its tooth receiving cavity has a geometry corresponding to an end tooth arrangement intended for that appliance, wherein the plurality of de n- tal incremental position adjustment appliances (100) are provided a s a single package, wherein the appliances - 3 - (100) are marked to indicate order of use, the system comprising at least 25 intermediate appliances (100), wherein each appliance is con gured to move individual teeth in increments of Iess than 0.5 mm and wherein at least one of said appliances (100) has a receptacle for receiving an anchor attached to a tooth. 2. A system as in claim 1, wherein the appliances (100) are numbered directly on the appliances. 3. A system as in claim 1, wherein the appliances (100) are marked on tags, pouches, or other items af xed to or enclosing the appliances. 4. A system as in any of the preceding claims, wherein at least one of said appliances (100) has a recess to pr o- vide a space between the appliance and a particular r e- gion of the teeth or jaw. Im Übrigen we rd en die Klage n abgewiesen. Die Kosten des Rechtsstreits werden zu einem Drittel den Klägern und zu zwei Dritteln der Beklagten auferlegt. Von Rechts wegen Tatbestand: Die Beklagte ist Inhaberin des mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents 1 369 091 (Streitpatents), das ein 1 - 4 - System zum inkrementellen Bewegen von Zähnen betrifft. Das Streitpatent ist durch Teilung a us der Anmeldung des europäischen Patents 989 828 hervo r- gegangen . Die Stammanmeldung ist am 19. Juni 1998 unter Inanspruchnahme der Priorität zweier US - amerikanischer Patentanmeldungen vom 20. Juni 1997 und vom 8. Oktober 1997 eingereicht worden. Patentans pruch 1, auf den sich die übrigen zehn Patentansprüche zurückbeziehen, lautet in der erteilten Fa s- sung in der Verfahrenssprache wie folgt: " A system for repositioning teeth from an initial tooth arrangement to a final tooth arrangement, said system compris ing a plurality of dental incremental position adjustment appliances (100) including: a first having a geometry selected to reposition the teeth from the initial tooth arrangement to a first intermediate arrangement; one or more intermediate appliances hav ing geometries selected to progressively reposition the teeth from the first intermediate a r- rangement to successive intermediate arrangements; and a final appliance having a geometry selected to progressively reposition the teeth from the last intermediate arrangement to the final tooth arrangement, wherein the plurality of dental incremental position adjustment appliances (100) are provided as a single package. " Die Kläger haben geltend gemacht, der Gegenstand des Streitpatents sei nicht patentfähig. Fer ner gehe der Gegenstand der Patentansprüche 1, 3 und 9 über den Inhalt der ursprünglich eingereichten Unterlagen hinaus. Die Beklagte hat das Streitpatent in der erteilten Fassung und hilfsweise in acht geänderten Fassungen verteidigt. Das Patentgericht hat das Streitpatent für nichtig erklärt (BPatG, BlPMZ 2015, 136). Dagegen richtet sich die Berufung der Beklagten, die we i- terhin in erster Linie die Abweisung der Klagen begehrt und hilfsweise das Streitpatent in der Fassung der erstinstanzlichen Hilfsant räge sowie mit zwei weiteren neuen Hilfsanträgen verteidigt. Die Kläger treten dem Rechtsmittel entgegen. 2 3 - 5 - Entscheidungsgründe: Die zulässige Berufung ist teilweise begründet. I. Das Streitpatent betrifft das Gebiet der Kieferorthopädie und hat ein Syst em zum inkrementellen Bewegen von Zähnen zum Gegenstand. 1. Nach den Ausführungen in der Streitpatentschrift werden, um eine aus ästhetischen oder anderen Gründen angestrebte Veränderung der Zah n- stellung zu erreichen, herkömmlicherweise Zahnspangen einge setzt. Da Zah n- spangen eine Vielzahl von Vorrichtungen, wie Halterungen, Bogendrähte, Lig a- turen und Ringe aufwiesen, sei das Anbringen an den Zähnen des Patienten ein langwieriges und zeitaufwändiges Unterfangen, das viele Besuche beim behandelnden Kieferor thopäden notwendig mache. Die Verwendung herköm m- licher Zahnspangen binde daher die Kapazitäten des Kieferorthopäden und sei ziemlich kostspielig. Außerdem sei das Tragen einer Zahnspange für den Pat i- enten lästig und unbequem. Eine Zahnspange berge überdies ein Infektionsris i- ko und erschwere die Zahnhygiene (Beschr. Abs. 7). Es seien daher alternative Systeme zur Veränderung der Zahnstellung wünschenswert, die einerseits wir t- schaftlicher seien, indem insbesondere der für die Betreuung des Patienten e r- forderl iche Zeitaufwand verringert werde, und die andererseits auch auf mehr Akzeptanz beim Patienten stießen, weil sie weniger unbequem und infektion s- geneigt seien sowie besser mit der täglichen Zahnhygiene vereinbar seien. 2. Zur Lösung dieses Problems schläg t das Streitpatent in der erteilten Fassung ein System zur Regulierung der Zahnstellung vor, dessen Merkmale sich wie folgt gliedern lassen (Gliederungspunkte des Patentgerichts in eckigen Klammern): 4 5 6 7 - 6 - 1. Es handelt sich um ein System zur Regulierung der Zah nste l- lung, mit dem Zähne von ihrer anfänglichen Anordnung ( initial tooth arrangement ) in eine endgültige Anordnung ( final tooth arrangement ) gebracht werden [1]. 2. Das System besteht aus mehreren Vorrichtungen zur inkr e- mentellen Regulierung der Zahnstellu ng und umfasst [2]: 2.1 eine als erste einzusetzende Vorrichtung ( first appliance ) mit einer Geometrie, die so gewählt ist, dass die Zähne von der anfänglichen Anordnung in eine erste Zwische n- position gebracht werden [3]; 2.2 eine oder mehrere Vorrichtunge n für die Durchgangsst a- dien ( intermediate appliances ) mit Geometrien, die so g e- wählt sind, dass die Zähne aus der ersten Zwischenposit i- on nach und nach in aufeinanderfolgende Zwischenposit i- onen gebracht werden [4]; und 2.3 eine Vorrichtung für die Schlussp hase ( final appliance ) mit einer Geometrie, die so gewählt ist, dass die Zähne aus der letzten Zwischenposition nach und nach in die endgü l- tig angestrebte Stellung gebracht werden [5]. 3. Die Vorrichtungen zur inkrementellen Regulierung der Zah n- stellung we rden als Gesamtpaket ( single package ) bereitg e- stellt [6]. 3. Zum Verständnis der erfindungsgemäßen Lehre sind folgende B e- merkungen veranlasst: 8 9 - 7 - a) Das Patentgericht hat zutreffend angenommen, dass es sich bei Merkmal 3 um ein technisches Merkmal handelt . Die Beschaffenheit der danach als Gesamtpaket bereitzustellenden einzelnen Komponenten des mit dem Streitpatent beanspruchten Systems zur Regulierung einer Zahnfehlstellung wird durch die Merkmalsgruppe 2 definiert. Danach weisen die einzelnen Vo r- richtun gen unterschiedliche Ausgestaltungen auf, je nachdem, für welches St a- dium der Zahnbewegung sie vorgesehen sind. Die Vorrichtungen kommen nacheinander zum Einsatz. Ist die erste angestrebte Position auf dem Weg zur endgültigen Zahnstellung erreicht, wird di e bis dahin eingesetzte Vorrichtung durch die für die sich anschließende Phase vorgesehene Vorrichtung ersetzt, was bedeutet, dass die einzelnen Vorrichtungen in ihrer technischen Ausgesta l- tung aufeinander abgestimmt sind. Damit handelt es sich bei dem erf indung s- gemäßen Gesamtpaket von Vorrichtungen um eine Zusammenstellung unter technischen Gesichtspunkten, bei der gleichartige Gegenstände unterschiedl i- chen, aufeinander abgestimmten Ausmaßes zu einem Zweck funktionsb e- stimmt zusammengefügt sind und nicht le diglich um eine Mehrheit von Einze l- gegenständen, die ohne funktionale Abstimmung in beliebiger Weise, etwa nach verkaufsorientierten Gesichtspunkten zusammengestellt sind (vgl. BGH, Urteil vom 5. April 2011 X ZR 1/09, GRUR 2011, 707 Rn. 29 Dentalgerät e- satz). b) Die Bereitstellung als Gesamtpaket bedeutet im Zusammenhang mit der Merkmalsgruppe 2 zugleich, dass sämtliche Vorrichtungen, die für die R e- gulierung der Zahnstellung in den einzelnen Durchgangsstadien ausgehend von der ursprünglichen Zahnstell ung bis zum Erreichen der endgültig angestrebten Zahnstellung erforderlich sind, bereits zu Beginn der kieferorthopädischen B e- handlung komplett einsatzbereit vorliegen und nicht sukzessiv je nach Behan d- lungsfortschritt hergestellt und an die jeweils erreic hte Zahnstellung angepasst werden. Dementsprechend setzt die Bereitstellung als Gesamtpaket voraus, 10 - 8 - dass die einzelnen Durchgangsstadien ausgehend von der anfänglichen zu ko r- rigierenden Zahnstellung bis hin zu der angestrebten Schlussstellung im Voraus fes tgelegt sind. II. Das Patentgericht hat seine Entscheidung im Wesentlichen wie folgt begründet: Der Gegenstand von Patentanspruch 1 in der erteilten Fassung beruhe nicht auf erfinderischer Tätigkeit. Er werde dem Fachmann, einem Zahntechn i- ker, der en g mit einem Kieferorthopäden bzw. einem Zahnarzt zusammenarbe i- te, durch die US - amerikanische Patentschrift 2 467 432 (D1) und die Veröffen t- lichung von James A. McNamara/William L. Brudon: Orthodontic and Orthop e- dic Treatment in the Mixed Dentition, Needham Press, 1996 (D2) nahegelegt. Aus der D1 sei ein System zum Umpositionieren von Zähnen aus einer anfänglichen Zahnanordnung in eine endgültige Zahnanordnung bekannt. Das System umfasse mehrere Instrumente zum inkrementellen Einstellen der Zah n- position. Für die Fertigung einer Zahnschiene nach der D1 werde zunächst ein Gipsmodell der Ausgangsstellung der Zähne hergestellt. Anschließend würden die Zähne des Gipsmodells vereinzelt und mit Hilfe von Wachs neu positioniert. Dadurch werde ein Modell mit der ge wünschten Zahnstellung erhalten, das als Negativmodell zur Anfertigung der Vorrichtung diene, mit der die Zähne in die gewünschte Stellung gebracht werden sollen. Die D1 empfehle ein Instrument für das Erreichen der endgültigen Zahnstellung, schließe es ab er nicht aus, die vorgeschlagene Vorrichtung und Methode für eine komplette Behandlung b e- ginnend mit der Veränderung der Ausgangsstellung bis hin zu der gewünschten endgültigen Zahnstellung zu verwenden. Danach könnten zum Umpositionieren der Zähne von der Ausgangsstellung über mehrere Zwischenpositionen in die endgültige Position auch mehrere Instrumente verwendet werden. 11 12 13 - 9 - Die Entgegenhaltung D2 betreffe ein System zum Umpositionieren von Zähnen mit unsichtbaren Zahnschienen, die bei einer Verwendung als Serie ( series of invisible retainers ) nicht nur eine Feinjustierung der Zahnposition, sondern auch die Umsetzung eines Zahns ermöglichten. Damit seien wie bei der D1 ebenfalls Merkmal 1 und die Merkmalsgruppe 2 offenbart. Danach sähen zwar beide Entgeg enhaltungen die Verwendung einer S e- rie von Instrumenten vor, ließen insoweit aber die Vorgehensweise offen. Bei der D1 sei denkbar, dass nach Erreichen eines bestimmten Zwischenstadiums entweder das Verfahren beginnend mit der Herstellung eines neuen Abdru cks vollständig wiederholt oder was näher liege der erste Abdruck in der Weise weiter verwendet werde, dass die in Wachs modellierten Zähne jeweils in die neue, als nächstes angestrebte Position gebracht würden. Die Bereitstellung der Zahnpositionierun gsinstrumente in Form eines Gesamtpakets im Sinne von Merkmal 3 werde damit weder durch die D1 noch durch die D2 offenbart. Allerdings sei dem Fachmann, der vor die Aufgabe gestellt gewesen sei, die Behandlung mit den bekannten Systemen wirtschaftlicher und für den Pat i- enten komfortabler zu machen, die Bereitstellung eines Gesamtpakets mit vo r- gefertigten aufeinander abgestimmten Instrumenten durch den in der D1 und der D2 gesch ilderten Stand der Technik nahe gelegt gewesen. Aufgrund seines Fachwissens hab e er hieraus entsprechende Anregungen entnehmen können. Indem die D1 angebe, dass die durch sie vermittelte Lehre die Behandlungszeit des Patienten beim Arzt verringere, stelle sie sich dem Fachmann als geeign e- ter Ausgangspunkt dar. Sie lehre den Fachmann, dass durch die Verwendung von Zahnschienen der Einsatz von metallischen Bändern, Drähten oder ähnl i- chem nicht mehr erforderlich sei und so eine langwierige und für den Patienten unangenehme Anpassung vermieden werden könne. Zugleich sei dem Fac h- mann bewus st gewesen, dass bei der Behandlung Kosten und Zeit gespart 14 15 16 - 10 - werden könnten, wenn die sukzessive Fertigung inkrementeller Zahnschienen ohne die wiederholte Anfertigung von Abdrücken erfolge. Er habe daher auf der Grundlage der D1 und der D2 erkannt, dass er auch beim Einsatz einer Serie von Zahnschienen nicht zwingend von jeder erreichten Zahnstellung einen ne u- en Abdruck für die Fertigung der nächsten Zahnschiene machen müsse, so n- dern dass er das Ausgangsmodell weiterverwenden könne, indem er die dort mit Wa chs modellierten Zähne vereinzele und entsprechend dem aktuell e r- reichten Zustand neu positioniere und auf dieser Grundlage die nächste Zah n- schiene anfertige, solange bis die angestrebte endgültige Stellung erreicht sei. Diese Annahme werde gestützt durch die Ausführungen des Klägers zu 2, w o- nach es üblich sei, ein Master - Modell aus Gips herzustellen, mit dem durch eine entsprechende Verschiebung der in Wachs modellierten Zähne immer neue Negativabdrücke hergestellt werden könnten, die der Herstellung der e inzelnen, nacheinander zum Einsatz kommenden Zahnschienen dienten. Im Hinblick dar - auf, dass das Streitpatent für den mit der Erfindung verbundenen Nachteil, dass aufgrund der fehlenden Kontrolle des Verlaufs der Zahnregulierung medizin i- sche Risiken auftre ten können, keine Lösung anbiete, sei davon auszugehen, dass für die objektive Aufgabe nicht medizinische Implikationen, sondern Ma r- ketingaspekte, wie die Verringerung der Herstellungskosten und des ärztlichen Therapieaufwands sowie die Erhöhung der Attrak tivität bei den Patienten im Vordergrund stünden. Angesichts dessen habe es für den Fachmann auch n a- he gelegen, die Herstellung von Zahnschienen dadurch zu beschleunigen und kostengünstiger zu machen, dass er die nach dem Stand der Technik übliche oder sich ihm zumindest aufdrängende Arbeitsweise, wonach Zahnspangen entsprechend der Progression der erreichten Umpositionierung sukzessiv he r- gestellt werden, zu einem Arbeitsgang zusammenfasste und die mehreren e r- forderlichen Zahnschienen auf einmal als Gesamtpa ket herstellte. 17 - 11 - Die mit den Hilfsanträgen I, II, III, VI und VII verteidigten Fassungen se i- en ebenfalls nicht patentfähig. Die Verteidigung mit den Hilfsanträgen IV, V und VIII sei nicht zulässig. III. Diese Beurteilung hält der Überprüfung im Berufu ngsverfahren nur hinsichtlich der auch in zweiter Instanz verteidigten erteilten Fassung sowie der mit den Hilfsanträgen I bis V verteidigten Fassungen stand , nicht aber hinsich t- lich der mit Hilfsantrag VI verteidigten Fassung . 1. Das Patentgericht hat zu Recht angenommen, dass der Gegenstand von Patentanspruch 1 in der erteilten Fassung nicht auf erfinderischer Tätigkeit beruht, weil er dem Fachmann, dessen Definition durch das Patentgericht die Parteien nicht in Zweifel ziehen, durch den Stand der Tech nik nahe gelegt war. a) Die Entgegenhaltung D1 betrifft ein Verfahren zur Herstellung kiefe r- orthopädischen Vorrichtung en, die - wie auch die Beklagte nicht in Zweifel zieht - Merkmal 1 und der Merkmalsgruppe 2 entspricht . Die in der D1 beschr i eb enen kieferorthopädischen Vorrichtung en , die nen entweder dazu, Zähne aus einer Fehlstellung in eine für den Patienten mö g- lichst optimale Position zu bringen oder eine bereits vorhandene korrekte Zah n- stellung zu erhalten, ohne dass Metallbänder, Drähte oder derg leichen erforde r- lich sind (Sp. 1 Z. 1 - 8). Dabei steht bei der D1 zwar im Vordergrund, ein Zah n- positioniergerät zur Verfügung zu stellen, mit dem bessere Ergebnisse erzielt werden können als mit den im Stand der Technik bekannten Geräten. Insb e- sondere soll mit der erfindungsgemäßen Vorrichtung die Regulierung der Zah n- stellung unter moderater Krafteinwirkung erfolgen, um einerseits ein Verschi e- ben der Ankerzähne zu vermeiden, und andererseits den Tragekomfort für den Patienten zu erhöhen. I n der D1 ist aber n icht nur das verbesserte Erreichen der endgültig angestrebten Zahnstellung angesprochen, sondern es wird auch 18 19 20 21 - 12 - explizit auf die Möglichkeit hingewiesen, die erfindungsgemäße Vorrichtung und das erfindungsgemäße Verfahren zur Zahnpositionierung dazu einzuset zen, Zähne aus einer extremen Fehlstellung in mehreren Stufen Schritt für Schritt in eine angestrebte Position zu bewegen. Für diesen Fall liege es so führt die D1 weiter aus - klar auf der Hand, dass eine ganze Reihe von Vorrichtungen anz u- fertigen sei, die nacheinander in den einzelnen Phasen zur Anwendung kämen , bis die endgültige Position erreicht sei (Sp. 5 Z. 22 - 32). b ) Dagegen wird Merkmal 3, wonach die mehreren für eine Bewegung der Zähne in die endgültig angestrebte Position erforderlichen Zahn schienen zu Beginn der Behandlung in einem Gesamtpaket bereit ge stell t werden, weder in der D1 noch in den weiteren, von den Klägern im Berufungsverfahren vorgele g- ten Entgegenhaltungen (Nahoum, The vaccum formed dental contour appl i- ance, N. Y. State D. J. 1 964, Bd. 30, S. 385 - 390 [MH25]; d eutsche Offenl e- gungsschrift 27 49 802 [MH26]; ELASTO - KFO - System 1.1 [KC01] und Lot z- mann, Okklusionsschienen und andere Aufbissbehelfe, 1983, S. 110 - 123 und 148 - 149 [KC02] ) offenbart. Dies wird im Übrigen von den Klägern auc h nicht geltend gemacht, die auf diese Entgegenhaltungen lediglich zur Erläuterung des Offenbarungsgehalts der D1 und der D2 und vor allem als Beleg dafür ve r- weisen , dass bestimmte Arbeitsweisen für einen Zahntechniker seit langem ü b- lich seien. c) Die D 1 legt ein Gesamtpaket jedoch nahe. 22 23 - 13 - aa) Für den Fachmann ergaben sich aus der D1 Hinweise darauf, größ e- re Zahnbewegungen in mehreren Schritten vorzunehmen und für jeden dieser Schritte eine gesonderte Vorrichtung anzufertigen (Sp. 5 Z. 22 - 32). Ebenso er gab sich für den Fachmann aus der D1, dass bereits zu Beginn der Behan d- lung die angestrebte endgültige Position und die auf dem Weg zu dieser Posit i- on erforderlichen Zwischenschritte festgelegt werden können. Damit gab die D1 dem Fachmann auch eine hinreic hende Anregung dafür, die für eine Zahnreg u- lierung erforderlichen Vorrichtungen auf einmal herzustellen, wenn er dies im Interesse einer rationalen Organisation der Herstellung der Vorrichtungen und ihrer bestimmungsgemäßen Verwendung bei der kieferorthopä dischen Behan d- lung für sinnvoll hielt, in dem er das dort offenbarte Verfahren, bei einem Gip s- modell die Zähne mit Wachs in die gewünschte Stellung zu bringen, wiederholt durchführt e , indem er für jede angestrebte Zahnposition das Gipsmodell so m o- delliert e , dass es die Basis für die Herstellung der für das jeweilige Stadium e r- forderlichen Positioniervorrichtung bildet e . bb) Auch die nach Auffassung der Beklagten für eine erfinderische Täti g- keit sprechenden Sekundärindizien, wie der wirtschaftliche Erfolg des erfi n- dungsgemäßen Produkts, die Nachahmung durch Wettbewerber oder der U m- stand, dass das den nächstliegenden Stand der Technik repräsentierende D o- kument aus dem Jahr 1943 stamme, führen zu keiner anderen Beurteilung. Derartige Hilfskriterien können ein e erfinderische Tätigkeit für sich genommen weder begründen noch ersetzen. Sie können lediglich im Einzelfall Anlass g e- ben, die im Stand der Technik bekannten Lösungen besonders kritisch darau f- hin zu überprüfen, ob sie vor dem Hintergrund des allgemeinen F achwissens hinreichende Anhaltspunkte für ein Naheliegen des Gegenstands der Erfindung bieten und nicht erst aus Ex - post - Sicht eine zur Erfindung führende Anregung zu enthalten scheinen ( BGH, Urteil vom 30. Juli 2009 Xa ZR 22/06, GRUR 2010, 44 Rn. 29 D reinahtschlauchfolienbeutel). Die technische Ausgestaltung 24 25 - 14 - der erfindungsgemäßen Zahnschienen wird in Patentanspruch 1 nur allgemein dahin beschrieben, dass die Vorrichtungen eine dem jeweiligen Stadium en t- sprechende Geometrie aufwiesen, ohne dass im Einze lnen dargelegt würde, durch welche Merkmale die Geometrien gekennzeichnet sind. Damit unte r- scheiden sich die erfindungsgemäßen Vorrichtungen in ihrer technischen Au s- gestaltung nicht von entsprechenden im Stand der Technik bekannten Vorric h- tungen. Einzig ih re Verbindung zu einem als Gesamtpaket angebotenen Sy s- tem hebt sie vom Stand der Technik ab. Damit liegt die Annahme nahe, dass der Markterfolg, auf den sich die Beklagte beruft, nicht auf dem technische n Vorteil des "Systems" beruht, sondern darauf zurück geht, dass die die Ausnu t- zung der prinzipiell bereits von den bekannten technischen Lösungen eröffn e- ten Möglichkeit, sämtliche für eine Zahnregulierung erforderlichen Vorrichtu n- gen auf einmal zur Verfügung zu stellen, eine bessere Vermarktung ermöglicht. 2. Zu Recht hat das Patentgericht den Gegenstand von Patenta n- spruch 1 auch in der Fassung der Hilfsanträge I bis V für nicht schutzfähig e r- achtet. a) Nach Hilfsantrag I soll Merkmal 2. 2 um folgendes Merkmal ergänzt werden: " wobei jedes Instrument so k onfiguriert ist, dass sein Hohlraum zum Aufnehmen von Zähnen eine Geometrie hat, die einer für dieses Instrument beabsichtigten Zwischenzahnanordnung en t- spricht " . Entsprechend soll Merkmal 2.3 folgenden Zusatz erhalten: " wobei da s Instrument so konfigur iert ist, dass sein Hohlraum zum Aufnehmen von Zähnen eine Geometrie hat, die einer für dieses Instrument beabsichtigten endgültigen Zahnanordnung entspricht " . 2 6 27 28 - 15 - Diese Ergänzungen sind nicht geeignet, die Patentfähigkeit des Gege n- stands von Patentanspruch 1 zu begründen. Die Notwendigkeit, dass die Zähne in entsprechenden Vertiefungen des Zahnregulierungsinstrument s exakt sitzen müssen, um die angestrebte Veränderung der Zahnstellung zu erreichen , ist bereits in der D1 offenbart. Dort heißt es, dass bei de r Anbringung des Instr u- ments an den Zähnen des Patienten sich e rzustellen ist, dass die Zähne ta t- säc h lich in den Vertiefungen ( recesses ) des Geräts sitzen . Gegebenenfalls müsse das Gerät an einigen Stellen je nach Ausgangsstellung und angestrebter Zahnstell ung zusammengedrückt oder auseinandergezogen werden, wenn die Zähne in die entsprechenden Fassungen ( sockets ) des Instruments gedrückt werden (S1, Sp. 5 Z. 46 - 60). b) Nach Hilfsantrag II soll Merkmal 2.2 dahin konkretisiert werden, dass das System minde stens zwei Zwischeninstrumente umfasst. Auch dieses Merkmal war dem Fachmann durch die D1 nahegelegt, die das Erfordernis offenbart, bei größeren Zahnbewegungen gegebenenfalls in mehreren Schritten vorzugehen und für jeden dieser Schritte eine gesondert e Vorrichtung anzufertigen (Sp. 5 Z. 22 - 32). c) Nach Hilfsantrag III soll Patentanspruch 1 in der Fassung von Hilf s- antrag II um das Merkmal ergänzt werden, dass die Vorrichtungen markiert sind, um die Verwendungsreihenfolge anzugeben. Hierbei handelt es sich wie das Patentgericht zutreffend ausgeführt hat um eine Vorgehensweise, die ke i- ne erfinderische Tätigkeit darstellt, sondern fachmännischem Handeln en t- spricht, um eine korrekte Anwendung des medizinischen Produkts sicherzuste l- len. d) Nach Hilf santrag IV soll Patentanspruch 1 in der Fassung von Hilf s- antrag III nicht mehr ein System zum Umpositionieren von Zähnen zum Gege n- 29 30 31 32 33 - 16 - stand haben, sondern ein Verfahren zum Bereitstellen eines entsprechenden Systems , das um folgendes Merkmal ergänzt werden sol l: " wobei nach dem Erzeugen die mehreren Instrumente zum inkr e- mentellen Einstellen der Zahnposition alle zu einem Zeitpunkt an den Behandler geliefert werden " . Die Verteidigung des Streitpatents in dieser Fassung ist schon wegen des Wechsels von einem V orrichtungs - auf einen Verfahrensanspruch und der damit verbundenen Änderung des Schutz gegenstands nicht zulässig. Im Übr i- gen stellt das zusätzlich eingefügte Merkmal, wonach die mehreren Instrumente zum inkrementellen Einstellen der Zahnposition nach ihre r Herstellung alle zu einem Zeitpunkt an den Behandler geliefert werden sollen, kein technisch rel e- vantes Kriterium dar, das die Patentfähigkeit begründen könnte. e) Hilfsantrags V entspricht Hilfsantrag IV mit dem zusätzlichen Mer k- mal, dass zu Behandlu ngsbeginn Geometrien für mindestens vier Instrumente zum inkrementellen Einstellen der Zahnposition bestimmt werden sollen. Die Verteidigung des Streitpatents in dieser Fassung ist aus den bei Hilfsantrag IV genannten Gründen unzulässig. 3. Der Gegensta nd von Patentanspruch 1 in der mit Hilfsantrag VI ve r- teidigten Fassung erweist sich hingegen als patentfähig. Hilfsantrag VI knüpft an Hilfsantrag III an. Statt der danach vorgesehenen mindestens zwei Zwischeninstrumente soll das mit Hilfsantrag VI bean spruchte System mindestens 25 Zwischeninstrumente umfassen, wobei jedes In strument so konfiguriert sein soll, dass einzelne Zähne in Schritten von weniger als 0,5 mm bewegt werden können, und wenigstens eines der Instrumente einen 34 35 36 37 - 17 - Aufnahmeraum besitzen soll, um einen an einem Zahn befestigten Anker au f- zunehmen. Die D1 offenba rt zwar die Möglichkeit, bei größeren Zahnbewegungen gegebenenfalls in mehreren Schritten vorzugehen und für jeden dieser Schritte eine gesonderte Vorrichtung anzufertigen (Sp. 5 Z. 22 - 32). Sie enthält aber w e- der Ausführungen zur Größe der einzelnen Schrit te noch zum Verhältnis zw i- schen der Anzahl der zu wählenden Zwischenschritte und Schrittgröße und regt zu der Vorfertigung einer so großen Anzahl von Zwischeninstrumenten auch nicht an, für die auch sonst kein Vorbild aufgezeigt ist . Auch aus den anderen i m Verfahren befindlichen Entgegenhaltungen ergeben sich keine Anhaltspun k- te zur konkreten Ausgestaltung eines aus mehreren Vorrichtungen bestehe n- den, zu Beginn der kieferorthopädischen Behandlung als Gesamtpaket zur Ve r- fügung stehenden Systems zur Regulier ung von Zahn fehl stellung en . Der G e- genstand von Patentanspruch 1 in der Fassung des Hilfsantrags VI war dem Fachmann daher nicht durch den Stand der Technik nahegelegt. 38 - 18 - IV. Die Kostenentscheidung beruht auf § 121 Abs. 2 PatG und § 92 Abs. 1 ZPO. Meier - Be ck Gröning Hoffmann Schuster Kober - Dehm Vorinstanz: Bundespatentgericht, Entscheidung vom 29.04.2014 - 4 Ni 21/12 (EP) verbu n- den mit 4 Ni 35/12 (EP) - 39
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