BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL X ZR 94/09 Verkündet am: 27 . Oktober 2011 Wermes Justiz amtsinspektor als Urkundsbeamt er der Geschäftsstelle in der Patentnichtigkeitssache - 2 - Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf d ie mündlich e Ver - handlung vom 27 . Oktober 2011 durch den Richter Keukenschrijver, die Richt e- rin Mühlens sowie die Richter Gröning, Dr. Grabinski und Hoffmann für Recht erkannt: Die Berufung gegen das am 29. April 2009 verkündete Urteil des 5. Senats (Nichtigkeitsse nats) des Bundespatentgerichts wird auf Kosten der Beklagten zurückgewiesen. Von Rechts wegen Tatbestand: Die Beklagte ist Inhaberin des deutschen Patents 44 04 978, das vier P a- tentansprüche umfasst, von denen die ersten beiden eine Antennenanordnung für Satellitenempfang be treff en und die Verfahrensansprüche 3 und 4, die alle i- niger Gegenstand der von der Klägerin erhobenen Nichtigkeitsklage sind, fo l- genden Wortlaut haben: "3. Verfahren zur Übermittlung von Steuersignalen von einem Wiedergabegerät (7) mit einem der Erzeugung eines den Sendebereich bestimmenden Dauersignals für einen Em p- fangskonverter (6) dienenden Generator (9) an eine Em p- fangssteuereinheit (4) über ein Koaxialkabel zur Übermittlung der Empfangssignale und der Sendebereichssteuersignale, 1 - 3 - d adurch gekennzeichnet, dass bei Program m- umschaltung von dem Wiedergabegerät das Dauersignal zur Bestimmung des Sendebereichs gemäß einer Steuersequenz kurzzeitig ein oder mehrmals unterbrochen wird, wenn es im eingeschalteten Zustand ist, bzw. angeschalte t wird, wenn es in einem ausgeschalteten Zustand ist, und dass die Em p- fangssteuereinheit (4) diese Signale zur Steuerung der Ante n- ne empfängt und den Empfangskonverter (6) auf die g e- wünschte Position einstellt. 4. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch geken n- zeichnet, dass die Einstellung der Position durch Abfr a- gen der Ist - Position des Empfangskonverters (6), Auslesen e i- ner Soll - Position aus dem Speicher und Regelung des Motors (1) entsprechend der Abweichung zwischen Soll und Ist - Position erfolgt." Der Rü ckbezug von Patentanspruch 4 auf Patentanspruch 1 anstatt auf den Verfahrensanspruch 3 beruht auf einem - zwischen den Parteien auch u n- streitigen - Fassungsversehen. Die Klägerin hat geltend gemacht, der Gegenstand der Patentanspr ü- che 3 und 4 gehe über d en Inhalt der Anmeldung in der Fassung der ursprün g- lich beim Patentamt eingereichten Unterlagen hinaus (im Folgenden auch: u n- zulässige Erweiterung), sei nicht so deutlich und vollständig offenbart, dass ein Fachmann die Lehre der Ansprüche ausführen könne und sei nicht patentfähig, da er nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe. Die Beklagte hat Klageabweisung beantragt und das Streitpatent im a n- gegriffenen Umfang mit einem Hilfsantrag verteidigt. Das Patentgericht hat das Streitpatent im Umfang de r Patentansprüche 3 und 4 antragsgemäß für nichtig 2 3 4 - 4 - erklärt. Mit ihrer dagegen gerichteten Berufung verfolgt die Beklagte in erster Linie ihren Klageabweisungsantrag weiter und verteidigt das Streitpatent mit zwei Hilfsanträgen. Im Auftrag des Senats hat Prof. Dr. Ing. Dr. h.c. Dr.Ing. E.h. W . W . , vormals K . Institute of Technology, Institut für Hochfrequenz - technik und Elektronik, ein schriftliches Gutachten erstellt, das er in der mündl i- chen Verhandlung erläutert und ergänzt hat. Ents cheidungsgründe: Die zulässige Berufung hat in der Sache keinen Erfolg. I. Das Streitpatent betrifft in der erteilten Fassung eine Antennenanor d- nung sowie ein Verfahren zur Übermittlung von Steuersignalen. 1. Die Antennen, die für den Empfang von du rch Satelliten übertragenen Sendungen vorgesehen sind, bestehen regelmäßig aus einem parabolischen Reflektor, der die einfallenden Wellen auf den Empfangskonverter (low noise block converter, im Folgenden auch: LNB) fokussiert. Für die einen störung s- freien Empfang der Sendungen ermöglichende Ausrichtung der Antennen sind im Wesentlichen vier Systeme bekannt: Bei Multiswitch - Antennen sind mehrere Parabolantennen vorhanden, die jeweils auf unterschiedliche Satelliten ausg e- richtet werden. Die Antenne, welche i n die gewünschte Richtung weist, wird jeweils aktiviert. Bei der Rotorfeed - Antenne wird eine Parabolantenne mech a- nisch (mitsamt dem LNB) in die Richtung des gewünschten Satelliten gedreht. Bei der Multifeed - Antenne (auch: Multifocus - Antenne) weist der Ante nnenrefle k- 5 6 7 8 - 5 - tor mehrere Brennpunkte oder eine "Brennlinie" zur Fokussierung der verschi e- denen Satellitenstrahlen auf. An einem vom Reflektor ausgehenden Befest i- gungsarm sind mehrere LNB befestigt. Die Auswahl eines bestimmten Senders erfolgt durch Anschaltun g des ihm zugeordneten LNB. Bei der Motorfeed - Antenne wird ein LNB mit mechanischem Antrieb im Fokusbereich des Refle k- tors so verschoben, dass die Reflektor - Richtcharakteristik auf den gewünschten Satelliten zeigt, wobei der Reflektor auch bei diesem Verfa hren entweder me h- rere Brennpunkte oder eine "Brennlinie" als Fokus für die LNB aufweisen muss. 2. Die Streitpatentschrift erläutert die Nachteile verschiedener im Stand der Technik bekannter Steuereinheiten, Antennenanordnungen und Verfahren und bezeichn et es als Aufgabe der vorliegenden Erfindung, eine Vorrichtung und ein Verfahren zur automatischen Positionierung einer Satellitenantenne bei Programmwechsel ohne zusätzliche s Kabel für die Steuerung und ohne zusät z- li che Schaltungen im Satellitenreceiver v orzusehen (Sp. 2 Z. 12 bis 17) . Dazu wird in den Patentansprüchen 3 und 4 ein Verfahren zur Übermit t- lungen von Steuersignalen mit folgenden Merkmalen (kursiv und kursiv + hal b- fett die mit den Hilfsanträgen 1 und 2 hinzugefügten Elemente ) vorgeschlagen : 1. Die Steuersignale werden von einem Wiedergabegerät an eine Empfangssteuereinheit übertragen; 2. sie werden mit einem Generator übertragen, 2.1 der der Erzeugung eines den Sendebereich bestimme n den ( Hilfsantrag I: 22 kHz - ) Dauersignals für einen Empfang s- konverte r dient; 9 10 - 6 - 3. die Steuersignale werden über ein Koaxialkabel zur Übermit t- lung der Empfangs - und der Sendebereichssteuersignale übe r- tragen; 4. bei Programmumschaltung vom Wiedergabegerät wird das Dauersignal zur Bestimmung des Sendebereichs gemäß einer Steuersequenz 4.1 kurzzeitig ein - oder mehrmals unterbrochen, wenn es ei n- geschaltet, 4.2 bzw. angescha ltet, wenn es in ausgeschaltetem Zustand ist; 5. die Empfangssteuereinheit 5.1 empfängt diese Signale zur ( Hilfsantrag II: motorischen ) Steuerung der Antenne 5.2 und stellt den Empfan gskonverter auf die gewünschte Pos i- tion ein. 3 . a) Die im Streitpatent beschriebene Empfangssteuereinheit umfasst ein Speicherglied zur Speicherung der verschiedenen, jeweils einer Sendefr e- quenz zugeordneten Position des Empfangskonverters, einen Istwer t - Aufnehmer bzw. Geber sowie eine Auswerteelektronik und ausgangsseitig e i- nen Regler für den Stellmotor, der zum Manövrieren des auf dem Läufer eines Spindeltriebs angeordneten, mit dem Wiedergabegerät einerseits und dem A n- tennenreflektor andererseits ver bundenen Empfangskonverters dient und der eingangsseitig mit einem bei jeder Programmwahl ein Steuersignal abgebenden Generator verbunden ist. Als solcher kann beispielsweise ein in neueren Wi e- dergabegeräten enthaltener 22kHz - Generator eingesetzt werden, mit dessen 11 - 7 - Hilfe die Umschaltung vom Sendebereich 11 GHz auf 12 GHz erfolgt (vgl. B e- schreibung Sp. 2 Z. 67 ff. übergreifend). b) Für eine erfindungsgemäße Arbeitsweise wird die Empfangssteue r- einheit gemäß der Beschreibung zunächst manuell auf die für je den erreichb a- ren bzw. gewünschten Sender optimale Position ausgerichtet und diese Posit i- on gespeichert. Im Betrieb bewirkt jede Programmumschaltung durch den B e- nutzer des Wiedergabegeräts die Abgabe oder den Abruf eines Signals vom Generator, das über eine n Verstärker der Auswerteelektronik zugeführt wird und dort eine Steuersequenz auslöst, in deren Folge zunächst die Ist und die Soll - Position verglichen und erforderlichenfalls Regelbefehle an den Motorregler abgegeben werden, durch die vermittels des Mot ors die Position des Em p- fangskonverters auf die vorgegebene Soll - Position nachgeregelt wird (B e- schreibung Sp. 3 Z. 36 ff.). c) Merkmal 5.2, wonach der Empfangskonverter auf die gewünschte P o- sition eingestellt wird, ist nach dem übereinstimmenden Verstän dnis der Parte i- en und des Sachverständigen und mit de m Patentgericht , das insoweit dieselbe Auffassung vertritt wie das Oberlandesgericht Karlsruhe in einem das Streitp a- tent betreffenden Verletzungsprozess (Anlage NK 12), funktional zu verstehen . Entscheid end ist, dass im Ergebnis die Aktivierung eines oder des einzigen LNB bewirkt wird, um in der Folge das ge wünschte Programm empfangen zu können. II. Vor dem Hintergrund des vorstehend (I 3 c) dargelegten Verständni s- ses von Patentanspruch 3 hat das Pate ntgericht seine Annahme, das Streitp a- tent gehe insoweit über den Inhalt der beim Patentamt ursprünglich eingereic h- ten Unterlagen hinaus, im Wesentlichen wie folgt begründet: Offenbart sei eine Anordnung, bei der die Positionierung des Empfangskonverters mi thilfe eines stellmotorgetriebenen Spindeltriebs vorgenommen werde, also eine Mo torfeed 12 13 14 - 8 - oder eine Rotorfeedantenne. Hingegen fehle jeder Hinweis darauf, dass mehr e- re, an verschiedenen Positionen vor dem Reflektor befindliche LNB oder me h- rere, an verschied enen Positionen angebrachte Reflektoren, zwischen denen bedarfsweise umgeschaltet werden könne, vorhanden sein sollen. Ein Verfa h- ren sei lediglich anhand der Funktionsweise der vorgestellten Antennenanor d- nung offenbart. Die Offenbarung gehe aber nicht so w eit , als dass sie auch ein übergeordnetes, allgemeines Verfahren der Signalisierung der Steuersequenz unabhängig vom Typ der Antennenanlage einschließe . I II. D ie gegen diese Beurteilung gerichteten Angriffe der Berufung haben keinen Erfolg. Überdies is t nach dem gesamten Ergebnis der Verhandlung ei n- schließlich der durchgeführten Beweisaufnahme davon auszugehen, dass in den ursprünglichen Anmeldungsunterlagen lediglich das M otorfeed - System o f- fenbart ist, so dass der Nichtigkeitsgrund des § 21 Abs. 1 Nr. 4, § 22 PatG auch in Bezug auf das Rotorfeedsystem vorliegt. 1. Zur Feststellung einer unzulässigen Erweiterung ist der Gegenstand des erteilten Patents mit dem Inhalt der Gesamtheit der ursprünglichen Anme l- dungsunterlagen zu vergleichen. Der Patentansp ruch darf nicht auf einen G e- genstand gerichtet werden, den die ursprüngliche Offenbarung aus Sicht des Fachmanns nicht als zur Erfindung gehörend erkennen lässt (st. Rspr., vgl. z u- letzt BGH, Urteil vom 12. Juli 2011 - X ZR 75/08, R n. 36 mwN - Reifenabdich t- mittel , zur Veröffentlichung vorgesehen ). Dafür ist maßgeblich, was sich den Anmeldungsunterlagen aus fachmännischer Sicht "unmittelbar und eindeutig" entnehmen lässt, und nicht, was sich gegebenenfalls erst aufgrund einer we i- tergehenden Erkenntnis ergibt, zu der der Fachmann aufgrund seines allgeme i- nen Fachwissens oder durch Abwandlung der offenbarten Lehre gelangen kann (vgl. etwa BGH, Urteil vom 8. Juli 2010 Xa ZR 124/07, GRUR 2010, 910 Rn. 62 Fälschungssicheres Dokument). Die an diesen Vorgaben orie ntierte 15 16 - 9 - Prüfung ergibt, dass kein Verfahren ursprungsoffenbart ist, das sich auf den Betrieb eines Multiswitch - , Multifeed - oder Rotorfeed - Antennensystems bezieht. a) In de n ursprüngliche n Anmeldungsunterlagen ist mit Blick auf das Merkmal 5.2 der obige n Merkmalsgliederung das Motorfeed - Antennensystem offenbart. Das ergibt sich insbesondere aus S eite 7 Zeile 5 ff., wo beschrieben ist, dass in der Folge einer ausgelösten Steuersequenz Regelbefehle an den Motorregler abgegeben werden, durch die die Positio n des Empfangskonverters auf die vorgegebene Soll - Stellung nachgeregelt wird. Dieser Ablauf entspricht, wovon auch alle Beteiligten übereinstimmend ausgehen, dem Motorfeed - System. b ) Die Anwendung des Verfahrens auf andere Antennensysteme ist in der Ges amtheit der ursprünglichen Anmeldungsunterlagen dagegen nicht b e- schrieben. aa) Die Ausführungen in der zu den Anmeldungsunterlagen gehörenden Beschreibung, auf die die Beklagte für ihren Standpunkt verweist und wonach sich die Einstellung der Antennen m it der Zunahme der Programme und Satell i- ten, insbesondere nach Aufnahme des Sendebetriebs auch im 12 - GHz - Bereich, zunehmend schwieriger gestalte t habe, sind allgemeiner Art und geben dem Fachmann keine konkrete n Hinweis e auf den Gegenstand von Patenta n- spru ch 3. Das Gleiche gilt für die in den Anmeldungsunterlagen definierte Au f- gabe. D iese wird unter Bezugnahme auf eine vorveröffentlichte Antennenan - ordnung zur vereinfachten Einstellung der Empfangsanlage, bei der für die Ei n- stellung der Einzelausrichtung de s Antennenreflektors lediglich eine lineare Verstellung eines entsprechend ausgebildeten Empfangskonverters erforderlich sei , dahin formuliert , es solle eine Antennenanordnung der beschriebenen Art geschaffen werden, mit deren Hilfe die Einstellung und Aus richtung der Em p- fangsa nlage bei der Programmumschaltung erzielt werde . Diese Aufgabe we r- 17 18 19 - 10 - de mit einer Antennenanordnung mit den in Patentanspruch 1 wiedergegeb e- nen Merkmalen gelöst. b b) Auch die übrigen Teile der Anmeldungsunterlagen, auf die die B e- klag te sich beruft, stützen ihren Standpunkt, Merkmal 5.2 sei in vollem Umfang ursprungsoffenbart, nicht. (1 ) Nach dem ursprünglich formulierte n Patentanspruch 1 ist der Em p- fangskonverter auf dem Läufer eines Spindeltriebs angeordnet, der von einem Stellmo tor betätigt werden kann, wobei die jeweilige Soll - Position des Em p- fangskonverters über einen Regler eingestellt wird, der als Element einer Em p- fangs - Steuereinheit entsprechend angesteuert wird. Dieser Anspruch offenbart keine andere Antennenanordnung als die, welche in den Anmeldungsunterl a- gen konkret beschrieben ist, also eine d em Motorfeed - S ystem entsprechende . Umso weniger ist ein Verfahren offenbart, das sich auf ein anderes Antenne n- system bezieht. Das entspricht im Übrigen auch der vom gerichtlichen S achve r- ständigen in der mündlichen Verhandlung geäußerten Einschätzung und gilt entgegen der Ansicht des Patentgerichts ebenfalls für das Rotorfeed - S ystem. Die zwei Passagen in den Anmeldungsunterlagen, auf die sich das P a- tentgericht für seine gegenteil ige Sicht stützt, beschreib en zum einen lediglich allgemein den technischen Effekt, durch den eine Weiterentwicklung des Stand s der Technik bewirkt werden soll . D urch die Erfindung werde eine A n- ordnung geschaffen, die in Abhängigkeit von dem gewählten Prog ramm eine selbsttätig - automatische Einstellung der gesamten Empfangsanlage auf die jeweils optimalen Empfangsbedingungen ermögliche und somit eine Nachreg e- lung von Hand entbehrlich mache, wodurch das bisher erforderliche Positi o- niergerät entfalle (S. 4 Z. 19 ff. ) . Zum anderen (S. 5 Z. 18 ff.) wird die Zeichnung erläutert , die ihrerseits allein der Veranschaulichung des in den Anmeldungsu n- terlagen allein behandelten Motorfeed - S ystems dient. Damit offenbaren beide 20 21 22 - 11 - Passagen aus fachlicher Sicht auch in der Zus ammen schau nicht das R o- torfeed - S ystem. (2 ) Soweit die Beklagte für ihre Auffassung des Weiteren auf die Darste l- lung der erfindungsgemäßen Signalisierung in den Anmeldungsunterlagen, in s- besondere auf die zusätzliche Realisierung dieser Signal isierung (vg l. S. 6 ) verweist, mag es sein, dass die beschriebene Signalisierung sich generell auch für die Ansteuerung anderer Antennenanordnungen als dem Motorfeed - S ystem eignet. Das reicht aber nicht aus, um die Offenbarung eines auf den Betrieb des Motorfeed - S yste ms gerichteten Verfahrens in den ursprünglichen Anmeldung s- unterlagen auf Verfahren zum Betrieb anderer Antennensysteme erstreck t zu seh en. Denn der Fachmann bringt diese , wie die Erörterung mit dem gerichtl i- chen Sachverständigen bestätigt hat, nicht unmitt elbar und eindeutig mit and e- ren als dem offenbarten Motorfeed - S ystem in Verbindung, sondern allenfalls durch weitergehende, auf seinem Fachwissen basierende Überlegungen zu etwaigen weiteren Verwertungsmöglichkeiten der Erfindung. Die auf solche Weise gefu ndenen Ergebnisse liegen aber , wie ausgeführt, außerhalb des O f- fenbarungsgehalts der Anmeldungsunterlagen. (3 ) D er von der Beklagten in der mündlichen Verhandlung hervorgeh o- bene Gesichtspunkt, dass die Erfindung den Anmeldungsunterlagen zufolge auch al s Nachrüsteinrichtung an bereits installierten Antennen fungieren könne ( S. 4 Z. 25 ff. übergreifend) , rechtfertigt ebenfalls keine andere Beurteilung. Auch damit wird dem Fachmann nicht unmittelbar und eindeutig vermittelt, dass das Verfahren sich über di e konkrete Beschreibung des Motorfeed - S ystems hinaus auf die weiteren vorbekannten Antennensysteme bezieht. E s handelt sich vielmehr um eine Herausstellung der vermeintlichen Vorzüge und v ielfält i- g en Möglichkeiten, die Erfindung zu nutzen . Vorliegend wird insoweit die Ko m- binationsfähigkeit mit 22 - kHz - Signalgeneratoren zur Umschaltung der Em p- fangskonverter vom 11 - GHz - auf den 12 - GHz - Sendebereich besonders he r- 23 24 - 12 - ausgestrichen, während von der Anwendbarkeit des Verfahrens auf andere A n- tennensysteme in diesem Zusa mmenhang nicht die Rede ist . 2 . Patentanspruch 3 hat auch in der Fassung der Hilfsanträge keinen Bestand. Hilfsantrag I enthält lediglich eine Klarstellung hinsichtlich des Signalg e- nera tors und schränkt Merkmal 5. 2 überhaupt nicht ein. Mit Hilfsant rag II wird der Gegenstand von Patentanspruch 3 zwar auf das Motor - und das Rotorfeed - S ystem beschränkt. Da Letzteres, wie ausgeführt, nicht ursprungsoffenbart ist , kann der Anspruch auch in dieser Fassung keinen Bestand haben. E ine weite r- gehende Beschränk ung des Gegenstands von Patentanspruch 3 hat die B e- klagte auch auf Fragen des Senats abgelehnt . 3 . Patentanspruch 4 enthält hinsichtlich des Merkmals 5.2 keine weite r- gehenden Beschränkungen und kann deshalb ebenfalls keinen Bestand haben. 25 26 27 - 13 - IV. Die K ostenentscheidung folgt aus § 97 Abs. 1 ZPO i. V . mit § 121 Abs. 2 Satz 2 PatG. Keukenschrijver Mühlens Gröning Grabinski Hoffmann Vorinstanz: Bundespatentgericht, Entscheidung vom 29.04.2009 - 5 Ni 23/09 - 28
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