BUNDESGERICHTSHOF BESCHLUSS X ZR 95/11 Verkündet am: 20. November 2012 Anderer Justizangestellte als Urkundsbeamt in der Geschäftsstelle in der Patentnichtigkeitssache Nachschlagewerk: ja BGHZ: nein BGHR: ja Führungsschiene PatG § 88 Abs. 1, § 119 A bs. 5; ZPO § 359 Zur Beweiserhebung durch Einholung eines Sachverständigengutachtens im Patentnichtigkeitsverfahren nach neuem Recht. BGH, Beschluss vom 20. November 2012 - X ZR 95/11 - Bundespatentgericht - 2 - Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhan d- lung vom 16. Oktober 2012 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Meier - Beck, die Richter Gröning, Dr. Grabinski und Dr. Bacher sowie die Richterin Schuster beschlossen: I. Der Senat ist auf Grund der mündlichen Verhandlung zu fol gender vorlä u- figer Bewertung gelangt: 1. Das Streitpatent betrifft eine Führungsschiene für einen Kraftfah r- zeugsitz mit Anbauteilen zur Anbindung des Sitzgestells oder eines Siche r- heitsgurtes. Der Streitpatentschrift zufolge werden bei den bekannten Kraf tfah r- zeugsitzen zur Anbringung von Sitzgestellen Befestigungswinkel oder Roh r- schellen verwendet, die mit Nieten oder Schrauben fixiert werden. Derartige Befestigungsstellen müssten, um die unter Umständen sehr hohen, bei Z u- sammenstößen möglichen Kräfte auf zunehmen, sehr massiv ausgebildet sein, was vergleichsweise viel Material und Bauraum beanspruche. Der Erfindung liegt deshalb das Problem zugrunde, Mittel zur Anbindung von Anbauteilen an Führungsschienen eines Kraftfahrzeugsitzes zur Verfügung zu stel len, die sich durch eine hohe Belastbarkeit bei geringem Materialeinsatz auszeichnen und sich für eine automatisierte Fertigung eignen. Dafür schlägt Patentanspruch 1 eine Führungsschiene für einen Kraftfah r- zeugsitz mit Anbauteilen zur Anbindung eines S itzgestells oder eines Siche r- heitsgurtes vor, bei der wenigstens ein Teil der Anbauteile zumindest mit einem Teilbereich stumpf auf eine Oberfläche der Führungsschiene aufgesetzt und durch Laserschweißen mit der Führungsschiene verbunden ist. Hierdurch sol l 1 2 3 4 - 3 - bei geringer thermischer Belastung der zu verbindenden Bauteile eine hoch belastbare Verbindung bereitgestellt werden. 2. Als Fachmann ist ein mehrjährig auf dem Gebiet der Konstruktion von Kraftfahrzeugsitzen tätiger Maschinenbauingenieur anzusehen, d er geg e- benenfalls in ein Entwicklerteam eingebunden ist, in dem ihm erforderlichenfalls fertigungs - und verbindungstechnische Kenntnisse vermittelt werden. 3. Im Stand der Technik waren als Lösungen, an die aus fachmänn i- scher Sicht für die Weiterentwickl ung der Anbindung von Kraftfahrzeug - Sitzgestellen oder Sicherheitsgurten angeknüpft werden konnte, vorzufinden: a) die Verbindung von Anbauteilen durch Schrauben oder Ni e- ten, wie sie etwa in den deutschen Offenlegungsschriften 196 16 915 oder 197 15 626 al s Stand der Technik beschri e- ben ist; b) stumpf im Schutzgasschweißverfahren an geschweißte Anba u- teile wie bei den D . - Baureihen W 124 (Anlagen konvolut D1 und Anlage M&N10, Bezugszeichen B2 und B3) oder W 201 verwirklicht; c) nach der Behauptung der Klägerin ferner Laserschweißen mit überlappenden Anbauteilen beim A. (Anlagenkonvolut D2). 4. Der Senat vermag auf der Grundlage des bisherigen Sach - und Streitstandes nicht abschließend zu beurteilen, ob der Fachmann Anlass hatte, bei der Lösung des technischen Problem s auf die in D1 offenbarte Lösung z u- rückzugreifen und diese dahin weiterzuentwickeln, dass stumpf auf die Fü h- 5 6 7 - 4 - rungsschiene aufgesetzte Anbauteile durch Laserschweißen mit der Führung s- schiene verbunden werden. a) Die Laserschweißte chnologie wurde zwar schon vor dem Prioritätstag von verschiedenen Autoherstellern in einzelnen Bereichen eingesetzt (s. dazu das Privatgutachten von Prof. Dr. H . [M&N6]: BMW ab 1987, Daimler ab 1991, VW ab 1996; auch das Gutachten von Prof. Dr. R . vom 27. Januar 2010; zur Verbreitung vgl. M&N7 und dort insbesondere das Diagramm nach S. 6 sowie - zum Laser - Remoteschweißen bei Pkw - Sitzkomponenten - die 2009 nachveröffentlichte Anlage M&N8, dort insbesondere S. 26 li. Sp.; das Han d- buch von Dilthe y, erschienen im Jahr 2000, Anlagen E4 und M&N14, wird von den Parteien kontrovers erörtert, vgl. einerseits Schriftsatz Rechtsanwälte E . vom 22. Juni 2012 S. 37 ff. unter Bezugnahme auf E4 und Schriftsatz Rechtsanwälte J . v om 17. September S . 24 ff. unter Bezug - nahme auf M&N14). In der vor dem Prioritätstag veröffentlichten Entgegenha l- tung M&N1 (Fachbuchreihe Schweißtechnik, erschienen 1994, S. 116: "I Naht/ Kehl - Naht am T - Stoß im Karosseriebereich wegen der erheblichen Toleranzen und Positionierprobleme nicht geeignet") und auch noch in einer im Jahr 2005 veröffentlichten Ausarbeitung (M&N9 S. 2 li. Sp. oben) werden aber Vorbehalte gegen die Herstellung vo n T - Stoß - Verbindungen im Karosseriebau geäußert. Andererseits befasst sich unter anderem die deutsche Patentschrift 43 41 255 (Anlage D4; Patentinhaberin: D . AG) mit Schweißverbindungen an T Stößen; die Schrift beschreibt ein Verfahren zum Laserstrah lschweißen von Bauteilen und weist dabei auf "normale in der Automobilindustrie verwandte Bleche" hin (Beschreibung Spalte 2 Z. 32 ff.). Das Patentgericht hat angenommen, dass die grundsätzliche Eignung des Laserschweißverfahrens u.a. aufgrund der D4 für den Fachmann auf der Hand gelegen habe, zumal gerade die Fügesituation der Anbauteile an der Fü h- 8 9 - 5 - rungsschiene des Sitzes besonders für das Laserschweißen geeignet sei, weil die Laserstrahlachse vorteilhaft in die Fügezone gelenkt werden könne. Die in der M&N1 angesprochenen Toleranz - und Positionierungsprobleme bezögen sich im Karosseriebereich auf in der Regel nicht geradlinige Verläufe von g e- pressten oder gestanzten Blechteilen der Fahrzeugkarosserie; solche Positi o- nierprobleme träten bei einer Verbi ndung zwischen einer Führungsschiene und einem Anbauteil regelmäßig nicht auf, da die Führungsschiene ihrem Zweck entsprechend sehr formhaltig sein müsse. Die Beklagte ist dem letzteren Arg u- ment mit der Behauptung entgegengetreten, dass der Fachmann von ei nem geradlinigen Verlauf der Aufsatzfläche, u.a. im Hinblick auf die Auswirkungen der erforderlichen Abkantungen des Bleches und der Einbringung von Öffnu n- gen nicht habe ausgehen können. Sie hat ferner die Auffassung vertreten, dass die Entgegenhaltung D4 notwendig die Gewährleistung eines bei der Lösung des Streitpatents zu vermeidenden - Fügespaltes zwischen den zu verbinde n- den Bauteilen voraussetze, der zwar nicht zwingend durchgängig exakt diese l- be Höhe aufweisen müsse, aber für eine praktische Umsetz ung des Verfahrens eine Mindesthöhe nicht unter - und eine Maximalhöhe nicht überschreiten dürfe (Schriftsatz der Beklagten vom 17. September 2012 S. 21 f. und Berufungsb e- gründung S. 22 ff.), und dass ferner aus fachmännischer Sicht der Vorschlag der D4, ei nen Fügespalt durch aufgeschmolzenes Material aufzufüllen, das sich aus dem in der Schrift beschriebenen Materialüberstand speist, im Zusamme n- hang mit der Verbindung eines Anbauteils mit der Sitzführungsschiene nicht in Betracht gezogen worden wäre. Schlie ßlich hat die Beklagte geltend gemacht, dass die auf dem hier in Rede stehenden Fachgebiet tätigen Unternehmen über keine praktischen Erfahrungen mit dem Laserschweißen verfügt hätten. b) Die Parteien haben ferner kontrovers diskutiert, ob und inwiefern aus der Sicht des Fachmanns am Prioritätstag die in der D1 verwirklichte, aber bei den Nachfolgeserien der betreffenden Fahrzeugmodelle nicht aufgegriffene T - 10 - 6 - Stoß - Verbindung zwischen Anbauteilen und Führungsschiene Anlass gab, eine solche T - Stoß - Verbindun g nunmehr mittels Laserschweißens zu realisieren. 5. Es bedarf daher der weiteren Klärung, ob für den Fachmann Veranla s- sung bestand, den Einsatz der Laserschweißtechnologie dort in Erwägung zu ziehen, wo T - Stoß - Schweißverbindungen zur Verbindung von Anb auteilen und Führungsschiene bereits verwirklicht worden waren, oder ob der Einsatz dieser Technologie zur Herstellung einer T - Stoß - Verbindung in dem hier zu beurte i- lenden Zusammenhang aufgrund der allgemein geäußerten Vorbehalte, des Gangs der Entwicklung auf dem Gebiet der Konstruktion von Fahrzeugsitzen und ihrer Führungsschienen und der Ausbildung und Erfahrung der auf diesem Gebiet tätigen Fachleute und ihrer Einschätzung der Vor - und Nachteile der bisher verwirklichten Lösungen eher fernlag. II. E s soll ein schriftliches Sachverständigengutachten zu der Frage eingeholt werden, welche fachlichen Gesichtspunkte für und welche Gesichtspunkte g e- gen die Annahme sprechen, dass ein mit der Lösung des technischen Problems befasster Fachmann am Prioritätsta g (13. September 2001) Anbauteile zur A n- bindung eines Sitzgestells oder eines Sicherheitsgurts an die Sitzführung s- schiene stumpf aufgesetzt und durch Laserschweißen mit der Führungsschiene verbunden hätte? Bei der Beantwortung dieser Frage soll der Sach verständige insbesondere auch auf folgende Gesichtspunkte eingehen: 1. Inwieweit ergaben sich aus den Verhältnissen und Gegebenheiten in den mit der Entwicklung solcher Konstruktionen befassten Unternehmen, dem 11 12 13 14 - 7 - Stand der Technik im Bereich der Laserschw eißtechnologie am Prioritätstag, den Hinweisen, die der Fachmann der Literatur zu den Einsatzmöglichkeiten des Laserschweißens entnehmen konnte, und den konkreten Verhältnissen bei der Verbindung eines Anbauteils mit der Führungsschiene und deren Formha l- ti gkeit Ansatzpunkte dafür, auf dem vom Streitpatent beschrittenen Weg eine Lösung für das dem Streitpatent zugrunde liegende Problem zu suchen? 2. Bot aus fachlicher Sicht die Lehre der D4 vor dem Hintergrund der Verbreitung und des Stands des Laserschwe ißens in der Automobilindustrie eine Anregung für die Verwendung des Laserschweißens bei stumpf aufgeset z- ten Anbauteilen der Führungsschiene oder konnte sie eher Veranlassung g e- ben, in diesem Zusammenhang von der Laserschweißtechnologie Abstand zu nehmen? 3. Was spricht dafür und was spricht dagegen, dass der Fachmann bei der Lösung des dem Streitpatent zugrunde liegenden Problems in Erwägung gezogen hätte, auf die in der D1 verwirklichte T - Stoß - Verbindung zurückzugre i- fen? Hatte in diesem Zusammenhang de r Umstand Bedeutung, dass die L ö- sung der D1 keiner aktuellen "Sitzgeneration" eines Automobilherstellers z u- grunde lag? Deutete bei der Lösung gemäß D1 das Vorhandensein des auch als "Gurtschwert" bezeichneten Bauteils aus fachmännischer Sicht darauf hin, d ass stumpf angeschweißte Anbauteile unter Festigkeits - und damit zugleich Sicherheitsgesichtspunkten einer Unterstützung bedürfen? Wenn ja, hatte di e- ser Umstand Bedeutung für die Erwägung, eine T - Stoß - Verbindung im Lase r- sch weißverfahren zu realisieren (v gl . dazu insbesondere Berufungsbegrün dung S. 27 ff. = SenA Bl. 38 ff.; Schriftsatz vom 22. Juni 2012 S. 24 ff. = SenA Bl. 113 ff.; Schriftsatz vom 17. September 2012 S. 9 ff. = SenA Bl. 144 ff.) ? 15 16 - 8 - 4. Welche Schlussfolgerungen ergaben sich aus fachlicher Si cht aus dem Umstand, dass die zu verbindenden Teile bei der in D2 offenbarten L ö- sung überlappend verschweißt wurden, hinsichtlich der Möglichkeit eines stumpfen Anschweißens? Zur Beantwortung dieser Frage soll unterstellt we r- den, dass die Lösung gemäß D2 b ereits vor dem Prioritätstag eingesetzt wurde. III. 1. Den Parteien wird aufgegeben, innerhalb eines Monats jeweils mi n- destens zwei Vorschläge für fachlich qualifizierte unabhängige Sachverständige zu machen, die der Senat mit der Erstellung des Gutacht ens beauftragen kann. Die für die andere Partei bestimmten Abschriften des betreffenden Schriftsatzes sollen über den Senat zugeleitet werden, der dies erst veranlassen wird, wenn ihm die Vorschläge beider Seiten vorliegen. 2. Dem gerichtlichen Sachvers tändigen sollen von den Parteien auch die von ihnen in der mündlichen Verhandlung vor dem Patentgericht und dem S e- nat vorgeführten Musterstücke zur Vorbereitung D1 zur Verfügung gestellt we r- den. 17 18 19 - 9 - 3 . Die Anforderung eines Auslagenvorschusses (§ 17 Abs. 3 GKG) bleibt vorbehalten. Meier - Beck Gröning Richter am Bundes - gerichtshof Dr. Grabinski kann wegen Urlaubs nicht unterschreiben. Meier - Beck Bacher Schuster Vorinstanz : Bundespatentgeri cht, Entscheidung vom 13.04.2011 - 5 Ni 1/10 (EU) - 20
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