BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL X ZR 96 / 10 verkündet am: 26. November 2013 Wermes Justizamtsinspektor als Urkund sbeamter der Geschäf t sstelle in der Patentnichtigkeitssache - 2 - Der X. Zivilsenat des Bun desgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 26. November 2013 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Meier - Beck, die Richter Dr. Grabinski , Dr. Bacher , Hoffmann und die Richterin Dr. Kober - Dehm für Recht erkannt: Auf die Berufun g der Beklagten wird das am 22. Juni 2010 ve rkündete Urteil des 5. Senats (Nichtigkeitssenats) des Bundespatentgerichts a b- geändert und wie folgt neu gefasst: Das deutsche Patent 103 08 538 wird dadurch teilweise für nichtig e r- klärt, dass die Patentansprüche folgende Fassung erhalten: 1. Verfahren zu m Herstellen einer Schlitzwand im Boden, bei dem - zwei Paare von Fräsrädern (12, 12') an einer Unterseite e i- nes Rahmens (20) einer Schlitzwandfräse (10) angeordnet sind und durch einen Antrieb (15, 15') in eine Drehbew e- gung versetzt werden, - an einer vo n den Fräsrädern (12, 12') abgewandten Obe r- seite des Rahmens (20) eine Führungsstange (33) befestigt ist, mit welcher die Schlitzwandfräse (10) mit dem Rahmen (20) in den Boden abgesenkt wird, wobei unterhalb der Fräsräder (12, 12') befindliches Bodenmater ial abgeräumt und ein Frässchlitz (3) hergestellt wird, und - der Frässchlitz (3) mit einer abbindbaren Flüssigkeit aufg e- füllt wird, wobei - die abbindbare Flüssigkeit am Rahmen (20) in de n Fräs - s chlitz (3) eingeleitet wird, - der Querschnitt des Rahmen s (20) kleiner als der Que r- schnitt des Frässchlitzes (3) unter Bildung eines Freiraumes - 3 - (6) ausgebildet ist, durch welchen das abgeräumte Bode n- material von den zwei Paaren von Fräsrädern (12, 12') g e- zielt in einen rückwärtigen Bereich (4) des Frässchlitzes (3) oberhalb des Rahmens (20) gefördert wird, - das abgeräumte Bodenmaterial im Frässchlitz (3) mit der abbindbaren Flüssigkeit durchmischt wird, - das abgeräumte Bodenmaterial zumindest teilweise im Frässchlitz (3) zum Bilden der Schlitzwand belassen wir d, und - der Rahmen (20) von der Unterseite, an der die zwei Paare von Fräsrädern (12, 12') angeordnet sind, zu seiner Obe r- seite, an der die Führungsstange (33) befestigt ist, hin ve r- jüngend ausgebildet ist. 2. Verfahren zum Herstellen einer Schlitzwand n ach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die zwei Paare von Fräsrädern (12, 12') reversierend angetrieben werden. 3. Verfahren zum Herstellen einer Schlitzwand nach einem der Ansprüche 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Schlitzwandfräse (10) be i der Herstellung des Frässchlitzes (3) zumindest zeitweise in eine alternierende Aufwärts - / A b- wärtsbewegung versetzt wird. 4. Schlitzwandfräse (10) zum Herstellen eines Frässchlitzes, mit einem Rahmen (20) und zwei Paaren von Fräsrädern (12, 12'), welche an einer Unterseite des Rahmens (20) angeor d- net sind, wobei der Querschnitt des Rahmens (20) kleiner als der Querschnitt des Frässchlitzes (3) unter Bildung eines Fre i- raumes (6) ausgebildet ist, durch den abgeräumtes Bodenm a- terial von den zwei Paaren von Fräsrädern (12, 12') gezielt an dem Rahmen (20) vorbei in einen rückwärtigen Bereich (4) - 4 - des Frässchlitzes (3) oberhalb des Rahmens (20) förderbar ist, am Rahmen (20) eine Zuführeinrichtung (41) zum Zufü h- ren einer Flüssigkeit in den Frässchlitz (3) angeord net ist, wobei - an einer von den Fräsrädern (12, 12') abgewandten Obe r- seite des Rahmens (20) eine Führungsstange (33) befestigt ist und - der Rahmen (20) von der Unterseite, an der die zwei Paare von Fräsrädern (12, 12') angeordnet sind, zu seiner Obe r- se ite, an der die Führungsstange (33) befestigt ist, hin ve r- jüngend ausgebildet ist. 5. Schlitzwandfräse (10) nach Anspruch 4, dadurch geken n- zeichnet, dass die zwei Paare von Fräsrädern (12, 12') eine für eine reversierende Drehbewegung geeignete Fräszahna n- o rdnung aufweisen. 6. Schlitzwandfräsvorrichtung (1) zur Herstellung einer Schlit z- wand, insbesondere mit einem Verfahren nach einem der A n- sprüche 1 bis 3, mit - einem Trägergerät (30) und - einer Schlitzwandfräs e (10) nach einem der Ansprüche 4 oder 5, wel che im Wesentlichen vertikal verstellbar am Tr ä- gergerät (30) angeordnet ist, wobei - die Schlitzwandfräse (10) an dem Trägergerät (30) mittels einer Linearführungseinrichtung verschiebbar geführt ist. 7. Schlitzwandfräsvorrichtung (1) nach Anspruch 6, dad urch g e- kennzeichnet, dass die Linearführungseinrichtung als Fü h- rungsstange (33) eine Teleskopstange aufweist, an welcher die Schlitzwandfräse (10) gelagert ist. - 5 - 8. Schlitzwandfräsvorrichtu ng (1) nach einem der Ansprüche 6 oder 7, dadurch gekennzeichnet, da ss die Linearführungsei n- richtung eine am Trägergerät (30) angeordnete Führungshülse (34) aufweist, durch welche die Führungsstange (33) hi n- durchgeführt ist. 9. Schlitzwandfräsvorrichtung (1) nach einem der Ansprüche 6 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass am Trägergerät (30) ein Stellantrieb, insbesondere ein Seilzug - Mechanismus (37), zum vertikalen Verfahren der Führungsstange (33) vorgesehen ist. Im Übrigen wird die Klage abgewiesen. Die Kosten des Rechtsstreits werden der Klägerin zu 2/3 und der Bekla g- ten zu 1/3 auferlegt. Von Rechts wegen - 6 - Tatbestand: Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des am 27. Februar 2003 ang e- meldeten deutschen Patents 103 08 538 (Streitpatents). Die Patentansprüche 1 , 4 und 6 haben folgenden Wortlaut: " 1. Verfahren zum Herst ellen einer S chlitzwand im Boden, bei dem - mindestens ein an einem Rahmen (20) einer Schlitzwan d- fräse (10) angeordnetes Fräsrad (12, 12') durch einen A n- trieb (15, 15') in eine Drehbewegung versetzt wird, - die Schlitzwandfräse (10) mit dem Rahmen (20) in den B o- den abgesenkt wird, wobei unterhalb des Fräsrades (12, 12') befindliches Bodenmaterial abgeräumt und ein Fräs - schlitz (3) hergestellt wird, und - der Frässchlitz (3) mit einer abbindbaren Flüssigkeit aufg e- füllt wird, dadurch gekennzeichnet, - dass di e abbindbare Flüssigkeit am Rahmen (20) in den Frässchlitz (3) eingeleitet wird, - dass das abgeräumte Bodenmaterial von dem Fräsrad (12, 12') gezielt in einen rückwärtigen Bereich (4) des Fräs - schlitzes (3) gefördert wird, - dass das abgeräumte Bodenmater ial im Frässchlitz (3) mit der abbindbaren Flüssigkeit durchmischt wird, und - dass das abgeräumte Bodenmaterial zumindest teilweise im Frässchlitz (3) zum Bilden der Schlitzwand belassen wird. 1 2 - 7 - 4. Schlitzwandfräse ( 10 ) zum Herstellen eines Frässchlitzes, m it einem Rahmen (20) und mindestens einem am Rahmen (20) angeordneten Fräsrad (12, 12'), wobei der Querschnitt des Rahmens (20) kleiner als der Querschnitt des Frässchlitzes (3) unter Bildung eines Freiraumes (6) ausgebildet ist, dadurch gekennzeichnet, - dass durch den Freiraum (6) abgeräumtes Bodenmaterial von dem mindestens einen Fräsrad (12, 12') gezielt an dem Rahmen (20) vorbei in eine n rückwärtigen Bereich (4) des F rässchlitzes (3) förderbar ist, und - dass am Rahmen (20) eine Zuführeinrichtung (41) zum Z u- führen einer Flüssigkeit in den Frässchlitz (3) angeordnet ist. 6. Schlitzwandfräsvorrichtung (1) zum Herstellen einer Schlit z- wand, insbesondere mit einem Verfahren nach einem der A n- sprüche 1 bis 3, mit - einem Trägergerät (30) und - einer Schlitzwan dfräse (10) nach einem der Ansprüche 4 oder 5, welche im Wesentlichen vertikal verstellbar am Tr ä- gergerät (30) angeordnet ist, wobei - die Schlitzwandfräse (10) an dem Trägergerät (30) mittels einer Linearführungseinrichtung verschiebbar geführt ist. " Di e Patentansprüche 2 und 3, 5 sowie 7 bis 9 sind unmittelbar oder mi t- telbar auf die jeweils vorangehenden Patentansprü ch e 1 , 4 und 6 zurückbez o- gen. Die Kläg erin hat geltend ge mach t, der Gegenstand des Streitpatents sei gegenüber dem Stand der Technik nich t patentfähig , nicht so deutlich und vol l- ständig offenbart, dass ein Fachmann die erfindungsgemäße Lehre ausführen 3 4 - 8 - könne , und gehe über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglichen Fassung hinau s . Das Patent gericht hat das Streitpaten t für nichtig erk lärt. Gegen diese Entscheidung wendet sich die Bekl agte mit ihrer Berufung, wobei sie das Strei t- patent zuletzt im Hauptantrag und in den Hilfsanträgen nur noch mit ge genüber der erteilten Fassung geänder ten Patentansprüchen verteidigt . Die Klägerin beant ragt, die Berufung zurückzuweisen. Im Auftrag des Senats hat Dr. Ing. P . K . , Institut für Boden m e- ch a n ik und Felsmechanik, , ein schriftliches Gutachten erstellt, das er in der mündlichen Ver handlung erläutert und ergänzt hat. Entscheidungsgründe: Die Berufung der Beklagten ist zulässig und hat im Umfang des zuletzt gestellten Hauptantrags Erfolg . I. 1 . Das Streitpatent betrifft ein Verfahren zum Herstellen einer Schlit z- wand im Boden, ein e Schlitzwandfräse zum Herstellen eines Frässchlitzes s o- wie eine Schlitzwandfräsvorrichtung zum H erstellen einer Schlitzwand. Verfahren zum Herstellen einer Schlitzwand im Boden waren nach den Angaben der Streitpatentschrift bekannt. Bei dem in der deut schen Patentschrift 195 30 827 offenbarten Zwei - Phasen - Verfahren werde in einer ersten Phase ein Frässchlitz ausgehoben und der dabei anfallende Bodenaushub nach Übe r- tage gefördert. Der derart hergestellte Frässchlitz werde mit einer Stützsuspe n- sion verfül lt und dadurch abgestützt. In einer zweiten Phase werde unter Ve r- 5 6 7 8 9 10 - 9 - drängung der Stützsuspension eine aushärtende Suspension in den Schlitz eingebracht. Demgegen über werde bei dem aus der deutschen Patentschrift 41 41 629 (NK 4 - 14) bekannten Ein - Phasen - Ve rfahren der Sc hlitz von Beginn an durch eine S uspension abgestützt, die durch Vermischen von ausgehobenem Boden material und einem Bindemittel ü bertage hergestellt werde. Diese Verfahren könnten mit einer Schlitzwandfräse durchgeführt we r- den, wie sie au s der deutschen Patentschrift 34 24 999 bekannt sei. Eine so l- che Fräse verfüge über einen Fräsrahmen sowie an diesem befestigte, roti e- rend antreibbare Fräsräder. Die Fräse werde an einem Seil von einem Baufah r- zeug abgesenkt und dringe aufgrund ihres Eigeng ewichtes in den Boden ein. Die Führung der Schlitzwandfräse im Frässchlitz erfolge über den Fräsrahmen, der sich an der Wandung des Schlitzes abstütze. Von den Fräsrädern abg e- räumtes Bodenmaterial werde von diesen einer am Fräsrahmen befestigten Absaugvorr ichtung zugeführt und nach Ü bertage gefördert. In der Stre itpatentschrift wird kritisch ange merkt, dass zur He rstellung der Bindemittel - Boden - Mischung aufwändige, ü bertage angeordnete Pump - , Misch - und Speichereinrichtungen erforderlich seien. 2. D em Streitpatent liegt damit nach seinen Angaben das Problem ( " die Aufgabe " ) zugrunde, ein Verfahren zum Herstellen einer Schlitzwand im Boden sowie eine Schlitzwandfräse und eine Schlitzwandfräsvorrichtung aufzuzeigen, mit denen eine Schlitzwand möglichst einfach und wirtschaftlich hergestellt werden kann. 3. Dies soll nach den Lehren aus den nebengeordneten Patentanspr ü- chen 1, 4 und 6 in der zuletzt von der Beklagten verteidigten Fassung wie folgt erreicht werden (in eckigen Klammern die Gliederung des Patentgerichts) : 11 12 13 14 15 - 10 - 1. Verfahren zum Herstellen einer Schlitzwand im Boden [1.0] , bei dem 1.1 zwei Paare von an einem Rahmen 20 einer Schlit z- wandfräse 10 ange ordneten Fräsrä d ern 12, 12 ' durch einen Antrieb 15, 15 ' in eine Drehbewegung versetzt we rd en [1.1.1 , 1.1.2 und 1.a] , 1.2 an einer von den Fräsrädern 12, 12 ' abgewandten Oberseite des Rahmens 20 eine Führungsstange b e- festigt ist, mit welcher die Schlitzwandfräse 10 mit dem Rahmen 20 in den Boden abgesenkt wird, wobei unte r- halb des Fräsrades 12, 12 ' befin dliches Bodenmaterial abgeräumt und ein Frässchlitz 3 hergestellt wird [1.2.1, 1.2.2 und 1.b] , 1.3 der Querschnitt des Rahmens 20 kleiner ausgebildet ist als der Querschnitt des Frässchlitzes 3, unter Bildung eines Freiraumes 6, durch welchen das abgeräum te Bodenmaterial von dem Fräsrad 12, 12 ' gezielt in einen rückwärtigen Bereich 4 des Fräss chlitzes gefördert wird [1.5.1 - 1.5.3 und 1.c ] , 1.4 der Rahmen 20 von der Unterseite, an der die zwei Paare von Fräsrädern 12, 12 ' angeordnet sind, zu se i- ner Obersei te, an der die Führungsstange 33 befestigt ist, hin verjüngend ausgebildet ist [1.d ], 1.5 eine abbindbare Flüssigkeit am Rahmen in den Fräs - schlitz 3 eingeleitet wird [1.4] , 1. 6 das abgeräumte Bodenmaterial im Frässchlitz 3 mit der abbindbaren Flüssigkeit durchmischt wird [1.6] , - 11 - 1. 7 das abgeräumte Bodenmaterial zumindest teilweise im Frässchlitz 3 zum Bilden der Schlitzwand belassen wird [1.7] , 1.8 der Frässchlitz 3 (so) mit der abbindbaren Flüssigkeit (und dem dort belassenen Bodenmaterial) aufgefüllt wird [1.8]. 4. Schlitzwandfräse zum Herstellen eines Frässchlitzes [4.0] 4.1 mit einem Rahmen 20 [4.1], 4.1.1 dessen Querschnitt unter Bildung eines Fre i- raums 6 kleiner als der Querschnitt des Fräs - schlitzes ausge bildet ist [4.3.1 und 4.3.2], 4.1.2 an dem eine Zuführeinrichtung 41 zum Zuführen einer Flüssigkeit in den Frässchlitz angeordnet ist [4.5.1 und 4.5.2] und 4.1.3 der von der Unterseite zu seiner Oberseite ve r- jüngend ausgebildet ist , 4.2 mit zwei Paaren von Fräsrä d ern 12, 12 ' [4.2] , 4.2.1 die an der U nterseite des Rahmen s 20 angeor d- net sind [4.2] und 4.2.2 von denen das durch den Freiraum abgeräumte Bodenmaterial gezielt am Rahmen vorbei in e i- nen rückwärtigen Bereich 4 des Frässchlitzes 3 förderbar ist [4.4.1 - 4.4.5] , und 4.3 mit einer Führungsstange, die an der den Fräsrädern (12, 12 ' ) abgewandten Oberseite des Rahmens 20 b e- festigt ist. - 12 - 6. Schlitzwandfräsvorrichtung 1 zum Herstellen einer Schlit z- wand [6.0] mit 6.1 einem Trägergerät 30 [6.1] und 6.2 einer Schlitzwandfräse 10 nach Anspruch 4 oder 5 [6.2 .1], die 6.2.1 im Wesentlichen vertikal verstellbar am Träge r- gerät 30 angeordnet ist [6.2.2 und 6.2.3] und 6.2.2 an dem Trägergerät 30 mittels einer Linearfü h- rungseinrichtung verschiebbar geführt ist [6.3]. Bei Patentanspruch 6 handelt es sich mithin de r Sache nach um einen Unteranspruch, bei dem eine Schlitzwandfräse nach Patentanspruch 4 (oder 5) durch Hinzufügung eines Trägergeräts (Merkmal 6.1) und die Angabe, wie die Schlitzwandfräse an diesem angeordnet und geführt ist (Merk male 6.2.1 und 6.2.2) zu einer " Schlitzwandfräsvorrichtung " weitergebildet wird. 4. Das Patentgericht hat ausgeführt, der Gegenstand des Streitpatents gehe nach dem Verständnis des Fachmanns - der nach der Definition des P a- tentgerichts, welcher der Senat beitritt (vgl. auch Gu tachten S. 2), ei n Masch i- nenbauingenieur mit besonderen Kenntnissen in Konstruktion und Einsatz von Baumaschinen für den Tief bau ist - nicht über den Inhalt der Anmeldung in der Fassung hinaus, in der sie ursprünglich eingereicht worden sei. Bei der Hinz u- f ügung des Adverbs " gezielt " in die Patentansprüche (Merkmale 1.3 und 4.2.2) hand le es sich lediglich um eine Klarstellung, denn mit der Angabe in der - mit den Ursprungsunterlagen übereinstimmenden - Offenlegungsschrift, das abg e- räumte Bodenmaterial werde erfindungsgemäß vom Fräsrad in einen rückwärt i- gen Bereich des Frässchlitzes gefördert, werde implizit ausgesagt, ein Schwe r- punkt der Erfindung liege gerade in dieser so und nicht anders gewollten Fö r- derrichtung. 16 17 - 13 - D as Verständ nis des Patentgerichts von d er " gezielten " Förde rung ist nicht zu beanstanden . Das Fräsrad muss so beschaffen sein, dass es in der Lage ist, dem Bodenmaterial eine Bewegung in die gewünschte Richtung und zu dem gewünschten Ziel vorzugeben. Entsprechend heißt es in der allgeme i- nen Bes chreibung des Streitpatents, dass ein Grundgedanke der Erfindung dar - in liege, das von den Fräsrädern abgeräumte Bodenmaterial im Frässchlitz durch die Wirkung der Fräsräder mit der abbindbaren Flüssigkeit " in situ " zu vermengen und dabei eine aushärtende Flüssigkeits - Boden - Mischung herz u- stellen (Rn. 13). Dass die Förderung allein durch das Fräsrad erfolgt, ist nicht erforderlich. Die gewünschte Richtung und der Ort, zu dem das Bodenmaterial gefö r- de rt werden soll, wird durch den " rückwärtigen Bereich des Frässchlitzes " b e- stimmt . Aus Sicht des Fachmanns, der nach den Erläuterungen des gerichtl i- chen Sachverständigen " in der vertikalen Vortriebsrichtung der Schlitzwandfr ä- se in der E inzellamelle " denkt, ist damit der oberhalb des Rahmens liegende Bereich des Frässchlit zes gemeint (Gutachten S. 6) . Entsprechend heißt es in der Beschreibung, dass der rückwärtige Bereich ein Bereich sein kann, der im F rässchlitz oberhalb des Rahmens ausgebildet ist (Rn. 13). Der Begriff eines Rahmens, der von der mit den Fräs rädern bestückten Unterseite zur Oberseite, an der eine Führungsstange befestigt ist, verjüngend ausgebildet sein soll, ist aus fachlicher Sicht dahin auszulegen, dass sich der Querschnitt des Rahmens von seiner Unter - zu seiner Oberseite hin verringert, w obei die konkrete Ausgestaltung in das Ermessen des Fachmanns gestellt ist. Durch diese Verjüngung wird der in Merkmal 1.3 geforderte Freiraum gescha f- fen, welcher die gezielte Förderung des abgeräumten Materials in einen rüc k- wärtigen Bereich des Frässchlit zes oberhalb des Rahmens ermöglichen soll. Aufgrund der Verjüngung des Rahmens zur Oberseite hin ist es jedoch nicht mehr möglich, den Rahmen durch Wandkontakt im Frässchlitz zu führen. Bei einem derart sich nach oben verjüngenden Rahmen kann die Führung d urch 18 19 20 - 14 - Wandkontakt auch nicht mehr durch die im Querschnitt größere Unterseite des Rahmens sicher gewährleistet werden, weil dort die rotierenden Fräsräder a n- geordnet sind, wie der gerichtliche Sachverständige bei seiner Anhörung erlä u- tert hat. Die Führun g obliegt deshalb erfindungsgemäß einer Führungs stange, an der der Rahmen mit seiner von den Fräsrädern abgewandten Oberseite befe s- tigt ist und mit deren Hilfe die Schlitzwandfräse mit ihrem Rahmen in den Boden abgesenkt werden soll . E ntsprechend der in di esem Begriff zum Ausdruck kommenden Funktion sangabe und unter Berücksichtigung der Erläuterungen in der Beschreibung ist hierunter eine Stange, insbesondere eine Teleskopstange , zu verstehen , mit welcher die Schlitzwandfräse im Schlitz lateral geführt werd en kann (Rn. 23). Im Hinblick auf Patentanspruch 1 gilt dies unabhängig von der in der Beschreibung erwähnten besonderen Ausgestaltung einer Führungsstange als Teil einer Linearführungseinrichtung, mit der nach den Angaben der B e- schreibung eine " besonders gute " laterale Führung der Schlitzwandfräse e r- mö g licht werden soll (vgl. Rn. 23). Eine laterale Führung der Schlitzwandfräse im Schlitz erfordert jedoch aus fachlicher Sicht, wie auch der Sachverständige bei seiner Anhörung ausgeführt hat, eine Führung der Führungsstange an zwei Punkten, wobei die konkrete Realisierung einer solchen Führung durch die Le h- re des Patentanspruchs 1 darüber hinaus nicht weiter festgelegt wird. II. 1. Das Patentgericht hat den Gegenstand der Patentansprüche 1, 4 und 6 als nic ht patentfähig angesehen und dies hinsichtlich des Hau ptantrags und des Hilfsantrags I , der dem von der Beklagten zuletzt im Berufungs - verfahren gestellten Hauptantrag entspricht, im Wesentlichen wie folgt begrü n- det: Das Verfahren nach Patentanspruch 1 sei gegenüber dem Inhalt der j a- panischen Offenlegungsschrift Hei 7 - 54334 (Anlage NK 4 - 1, im Folgenden: D1) nicht neu. Die Vorveröffentlichung offenbare neben einer Schlitzwandfräse auch 21 22 23 - 15 - ausdrücklich ein Verfahren zum Herstellen einer Schlitzwand im Boden. Bei diesem würden zwei an einem Rahmen 7 der Schlitzwandfräse angeordnete Fräsräder (Frästrommeln 8) durch einen Antrieb in eine Drehbewegung ve r- setzt. Die Schlitzwandfräse werde mit dem Rahmen in den Boden abgesenkt, wobei unterhalb der Fräsräder befindli ches Bodenmaterial abgeräumt und ein Frässchlitz (E1) hergestellt werde. Der Frässchlitz werde mit einer abbindbaren Flüssigkeit ( " Verbundmasse " ) ausgefüllt. Die abbindbare Flüssigkeit werde am Rahmen in den Frässchlitz eingeleitet. Wohin das abgeräumte Bo denmaterial von den Frästrommeln gefördert werde, sei zwar nicht explizit angegeben. Um wie vorgesehen - zur Durchmischung des abgeräumten Materials mit der a b- bindbaren Flüssigkeit über die Rührtrommeln 9 in deren Arbeitsbereich zu g e- langen, müsse jedoch das Material zwangsläufig in den entsprechenden rüc k- wärtigen Bereich des Frässchlitzes gelangen, wo nach Figur 2 die Rührtro m- meln 9 angeordnet seien. Im Übrigen verbleibe während der Vorwärtsbew e- gung der Schlitzwandfräse in Richtung des anstehenden Bodens gar kein and e- rer Platz, wo das Material zur Ablage kommen könne, so dass es zwangsläufig von den Fräsrädern 8 über die Rührtrommeln 9 in einen rückwärtigen Bereich des Frässchlitzes gefördert werde. Diese zwangsweise Förderung erfolge au f- grund derselben R andbedingungen und Wirkungsmechanismen wie bei dem Verfahren nach dem Streitpatent, so dass diese auch gleichermaßen als " g e- zielt " anzusehen sei. Das abgeräumte Bodenmaterial werde zumindest teilwe i- se im Frässchlitz zum Bilden der Schlitzwand belassen. Auch die Schlitzwandfräse nach Patentanspruch 4 sei gegenüber der Entgegenhaltung D1 nicht neu. Der Querschnitt des Rahmens 7 der Schlit z- wandfräse sei deutlich schmaler als die der Schlitzbreite entsprechende A u- ßenkontur der überstehenden Frästrommeln 8 u nd belasse damit einen en t- sprechenden Freiraum (Figur 2b). Abgeräumtes Bodenmaterial sei, wie bereits zu Patentanspruch 1 erläutert, durch den Freiraum gezielt an dem Rahmen 7 vorbei in einen rückwärtigen Bereich des Frässchlitzes förderbar. Am Rahmen 7 24 - 16 - se i mit dem Injektionsventil 7a auch eine Zuführeinrichtung zum Zuführen einer Flüssigkeit in den Frässchlitz ange ordnet. Patentanspruch 6 fehle ebenfalls gegenüber der D1 die Neuheit. Diese offenbare weiterhin ein Trägergerät mit einer vertikal verstell baren Linearfü h- rungseinrichtung in Gestalt der Trägermaschine 1, an welcher die Schlitzwan d- fräse über eine auf - und abwärts und also vertikal bewegbare Kelly - Stange 3 angeordnet sei. Schließlich offenbare die D 1 auch die in der Fassung des Hilfsantrag s I bei den Patentansprüchen 1, 4 und 6 hinzugekommenen Merkmale, näml ich zwei Paare von Fräsrädern 8, eine an der von den Fräsrädern 8 abgewandten Oberseite des Rahmen s 7 befestigte Führungsstange 3, einen Rahmen 7, der im Querschnitt kleiner ausgebildet s ei als die Kontur der Fräsräder 8, welche dem Querschnitt des Frässchlitzes entspreche , sowie einen Rahmen 7, der von der Unterseite, an der die zwei Paare von Fräsrädern 8 ' angeordnet seien, zu seiner Oberseite, an der die Führungsstange 3 befestigt sei, hin verjüngend ausgebildet sei. 2. Die Ausführungen des Patentgeric hts halten der Nachprüfung im B e- rufungsverfahren nicht stand . a) Zutreffend ist das Patentgericht allerdings zu dem Ergebnis gelangt, dass Patentanspruch 1 in der erteilten sowie in der zuletzt von der Beklagten im Hauptantrag verteidigten Fas sung nicht über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht. Soweit die Beklagte meint, in der im Erteilungsverfahren erfolgte n Einfügung des Adverbs " gezielt " i m Hi n- blick auf das Fördern des abgeräumten Bodenmaterials von dem Fräsrad in einen rückwärtigen Bereich des Fr ässchlit zes sei eine solche unzulässige E r- weiterung zu sehen , kann ihr nicht gefolgt werden. Denn wenn in den ursprün g- lichen Anmeldungsunterlagen ausgeführt wird, dass das abgeräumte Bodenm a- 25 26 27 28 - 17 - terial erfindungsgemäß von dem Fräsrad in einen rückwärtigen Bereich des Frässchlitzes gefördert werde (Offenlegungs schrift 103 08 538 Rn. 11), liegt darin ohne weiteres auch ein planvoll herbeigeführter und dam i t " gezielter " Vo r- gang, wie das Patentgericht zu R echt ausgeführt hat. Der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung war überdies ein Rahmen zu entnehmen, der von der Unterseite, an der zwei Paare von Fräsrädern angeordnet sind, zu seiner Ober seite, an der die Führungsstange befestigt ist, hin verjüngend ausgebildet ist. Eine solche Ausgestaltung wird d a- rin zwar nicht beschrieben; sie ergibt sich für den Fachmann jedoch aus den zeichnerischen Darstellungen in den Figuren 1, 2, 7 und 8, die bei Bezug s- nummer 20 jeweils einen Rahmen zeigen, der sich von der Unter - zur Oberseite hin verjüngt (zur Ursprungsoffenbarung eines Merkmals als zur Erfindung geh ö- rend allein in einer Zeichnung vgl. etwa: BGH, Urteil vom 18. Februar 2010 Xa ZR 52/08 Rn. 22, GRUR 2010, 599 - Formteil). Aus fachlicher Sicht ist d a- mit eine die gezielte Förderung des abgeräumten Bodenmaterials mit dem Fräsrad in einen rückwärtigen (oberen) Bereich des Frässchlitzes begünstige n- de Ausgestaltung verbunden. Da dieser Vorteil sich - w enn auch gegebene n- falls in unterschiedlichem Maße - bei jeder sich nach oben verjüngenden Au s- gestaltung des Rahmens ergibt, entnimmt er den genannten Zeichnungen auch eine entsprechend allgemeine Offenbarung und nicht nur eine Offenbarung der konkret in de n Zeichnungen gezeigte n Form eines sich verjüngenden Ra h- mens. b) Gleichfalls nicht zu beanstanden ist , dass das Patentgericht die in Patentanspruch 1 in der erteilten Fassung unter Schutz gestellte Verfahrensle h- re - und nichts anderes gilt für die zulet zt von der Beklagten im Hauptantrag verteidigte Fassung des Patentanspruchs 1 - als so deutlich und vollständig offenbart angesehen hat, dass ein Fachmann sie ausführen kann. Die Bede n- ken der Klägerin, dass die Verfahrenslehre nicht ausführbar sei, soweit in Merkmal 1.5 eine " gezielte " Förderung des a bgeräumten Bodenmaterials von 29 30 - 18 - dem Fräsrad in einen rückwärtigen Bereich vorgesehen ist, werden durch das Gutachten des gerichtlichen Sachverständigen nicht gestützt. Dieser äußert zwar Zweifel daran, ob die Aus stattung einer Fräse mit mindestens einem Frä s- rad und die Einleitung einer abbindbaren Flüssigkeit am Rahmen bereits ein funktioniere ndes Verfahren sicherstell en. Abgesehen davon, dass Patenta n- spruch 1 in der Fassung des zuletzt von der Beklagten gestellte n Hauptantrags zwei Paare von Fräsrädern vorsieht, hat d er Sachverständi ge aber auch ausg e- führt, dass die erfindungsgemäße Verfahrenslehre durch eine entsprechende Formgebung der Fräsräder, des Werkzeugbesatzes, der Rahmenteile, der Au s- trittsdüse oder eine spezielle geometrische Anordnung dieser Komponente n zueinander verwirklicht werden kann ( vgl. Gutachten S. 8). Damit ist die Verfa h- renslehre aus Patentanspruch 1 ausführbar offenbart. Denn was dem Fac h- mann aufgrund seines Fachwissens an Fachkenntnissen un d Fertigkeiten zur Verfügung steht, bedarf keiner ausdrücklichen Erwähnung in der Patentschrift und steht deshalb einer hinreichend deutlichen und vollständigen Offenbarung unter dem Gesichtspunkt der Ausführbarkeit nicht entgegen (vgl. etwa BGH, Urteil vo m 8 . Juni 2010 X ZR 71/08 Rn. 39, LMuR 2010, 153 - Substanz aus Kernen und Nüssen [Verfahrensanspruch]; Urteil vom 13. Juli 2010 Xa ZR 126/07 Rn. 17, GRUR 2010, 916 - Klammernahtgerät [Vorrichtungsa n- spruch]). c) Dem Patentgericht kann jedoch nicht d arin gefolgt werden, dass P a- tentanspruch 1 in der Fassung des Hauptantrags (vor dem Paten t gericht noch Hilfsantrag I ) durch die D 1 neu heitsschädlich vorweggenommen we rde. Zwar führt das Patentgericht zutreffend und auch von der Berufung nicht beanstand et aus, dass dem Fachmann in der D1 ein Verfahren zum Herstellen einer Schlitzwand gelehrt we rde , bei dem an einem Rahmen 7 einer Schlit z- wandfräse angeordnete Fräsräder 8 durch einen Antrieb in eine Drehbewegung versetzt werden, die Schlitzwandfräse mit de m Rahmen 7 in den Baugrund E abgesenkt wird, wobei unterhalb der Fräsräder 8 befindliches Bodenmaterial 31 32 - 19 - abgeräumt und ein Frässchlitz E1 mit abbindbarer Flüssigkeit (Verbundmasse und Zement) aufgefüllt wird , und die Verbundmasse über den Injektion s- schlauch 6 aus dem Injektionsventil 7a am Rahmen eingeleitet wird. Vom O f- fenbarungsgehalt der Entgegenhaltung nicht getragen wird aber die weitere Annahme des Patentgerichts, die D1 offenbare dem Fachmann auch, das a b- geräumte Bodenmaterial von den Fräsrädern gezie lt in einen rückwärtigen B e- reich des Frässchlitzes zu fördern, wie dies das Streitpatent in den Merkmalen 1.3 und 4.2.2 lehrt. Der Vorveröffentlichung ist insoweit zu entnehmen, dass die unten b e- findlichen Frästrommeln 8 den Baugrund E abfräsen, währen d die beiden obe n befindlichen Rührtrommeln 9 das abgefräste Bodenmaterial verrühren und mit der Verbundmasse vermischen, die über den Injektionsschlauch 6 aus dem I n- jektionsventil 7a am Rahme n 7 gepresst wurde (D1 Rn . 15 f.). Wohin das B o- denmaterial nach Vermischung mit der Verbundmasse ge langt, wird in der D 1 hingegen, wie auch das Patentgericht zutreffend gesehen hat (Urteil S. 24) , nicht beschrieben. Selbst wenn dennoch mit dem Patentgericht und dem g e- richtlichen Sachverständigen angenommen wird, dass e s für den Fachmann selbstverständlich ist und deshalb keiner besonderen Offenbarung bedarf (vgl. allgemein Senat, Urteil vom 16. Dez ember 2008 X ZR 89/07, BGHZ 179, 168 Olanzapin), dass das Bodenmaterial mangels Alternative zwangsläufig in e i- nen rückwä rtigen Bereich des Frässchlitzes gelangen muss (Gutachten S. 9, Abs. 5), wird in der japanischen Patentschrift jedoch zumindest nicht gelehrt, dass das Bodenmaterial von den Frästrommeln 8 in diesen Bereich gezielt g e- fördert wird. Vielmehr stellt es sich a us fachlicher Sicht so dar, dass das gezie l- te Fördern des Bodenmaterials in den rückwärtigen Bereich des Frässchlitzes durch die über diesen angeordneten Rührtrommeln 9 erfolgt, die bereits zum Verrühren des abgefrästen Bodenmaterials und zum Vermischen de sselben mit der aus dem Injektionsventil 7a strömenden Verbundmasse eingesetzt werden (vgl. auch Technische Beschwerdekammer 3.2.03 des Europäischen Patenta m- tes, Entscheidung vom 30. Mai 2012 Rn. 5.4, Anlage BB 37). Da die Frästro m- 33 - 20 - meln das abgefräste Boden material den Rührtrommeln zuführen, sind sie nicht in der Lage, diesem Bewegung und Richtung zum rückwärtigen Bereich des Fräs schlitzes vorzugeben. III. Das angefochtene Urteil erweist sich auch nicht aus anderen Grü n- den als im Ergebnis richtig. 1. Ausgehend von der D1 war d er Gegenstand der Patentansprüche 1, 4 und 6 des Streitpatents in der zuletzt von der Beklagten im Hauptantrag ve r- teidigten Fassung auch nicht naheliegend. Der Fachmann, der sich vor das Problem gestellt sah, ein Verfahren zum möglichst einfachen und wirtschaftlichen Herstellen einer Schlitzwand i m Boden zu entwickeln, konnte der D1 keine Anregung entnehmen , das von den Fräs - trommeln 8 abgeräumte Bodenmaterial durch diese gezielt in einen rückwärt i- gen Bereich des Frässchlitzes z u befördern. Nach den Erläuterungen des gerichtlichen Sachverständigen handelt es sich bei der D1 im Ausgangspunkt um ein Einmischverfahren für " mixed - in - place walls " , bei dem Rührer oder Schnecken mit mehreren vertikalen Dre h- achsen verwendet werden un d das Material nicht nach Ü bertage gefördert wird, sondern im Schlitz verbleibt. Bei einem solchen Verfah ren ist das Verbleiben des Materials im Schlitz zwar selbstverständ lich , weshalb es in der D1 auch nicht besonders erwähnt , sondern als selbstverständl ich vorausgesetzt wird ( vgl. G utachten S. 9 , Abs. 4 und 5 ). Aus fachlicher Sicht war bei einem solchen Verfahren eine für die Herstellung einer homogenen Wand erforderliche Durchmischung des Bodenmaterials mit dem Verbundmaterial " in situ " allein durch die Fräsräder nicht möglich. Vielmehr bedurfte es , wenn nicht überhaupt von diesem Ansatz abgewichen und die Durchmischung außerhalb des Fräs s- chlitzes durchgeführt werden sollte, besonderer Vorkehrun gen zur In - situ - Durchmischung wie etwa des Einsatz es von Boh rschnecken oder Kettenfrä s- 34 35 36 37 - 21 - vorrichtungen, die so tief wie der hergestellte Schlitz reichen und dadurch den Boden auf einer viel größeren Länge als eine allein bodenseitig mit Fräsrädern ausgestatte Fräse vermischen kön nen oder wie in der D1 offenbart ei ner E r- gänzung der bodenseitigen Fräsräder 8 mit zusätzliche n Mischwerkzeuge n in Gestalt von Rührtrommeln 9, die etwa mit Rührpaddeln 9a ausgestattet sein können ( vgl. Gutachten S. 20, oben). Danach kann nicht angenommen werden, dass der Fachmann Anlass zu der Erwägung hatte , bei der in der D1 offenba r- ten Schlitzwandfräse die Rührtrommeln ersatzlos wegzulassen und das B o- denmaterial allein mit den Frästrommeln so zu fördern, dass es im Frässchlitz mit der abbindbaren Flüssigkeit vermischt werden kann. Hinzu k ommt, dass eine solche Erwägung allein nicht hinreichend gewesen wäre, sondern ihre Tauglichkeit relativ aufwendig hätte erprobt wer den müssen, wie die Beklagte unwidersprochen dargelegt hat. Aus den vorstehenden Ausführungen folgt zudem, dass der Fachm ann auch aus den weiteren von der Klägerin in diesem Zusammenhang vorgelegten Druckschriften , wie etwa der deuts chen Patentschrift 41 41 629 (NK 4 - 14) o der der japanischen O ffenlegung sschrift Hei 11 - 269913 (NK 4 - 11), bei denen das Bodenmaterial an die Erdo berfläche transportiert wird, ebenso wenig Anregu n- gen erhielt , die Rührtrommeln bei der in der D1 offenbarten Schlitzwandfräse ersatzlos wegzu lassen, wie aus der deutschen Offenlegungsschrift 1 902 138 (NK 4 - 15), die einen Kettenfräsausleger offenbart . 2. Der Gegenstand der Patentansprüche 1, 4 und 6 des Streitpatents in der von der Beklagten zuletzt im Hauptantrag verteidigten Fassung wurde dem Fachmann auch nicht durch die japanische Offenlegungsschrif t Hei 9 - 273150 (NK 4 - 3 , im Folgenden : D3 ) nahegeleg t. Der Entgegenhaltung konnte der Fachmann ein Verfahren zum Erstellen einer Schlitzwand im Boden entnehmen, bei dem zwei an einem Rahmen 12 einer Schlitzwandfräse angeordnete Fräsräder 14 durch einen Antrieb in eine 38 39 40 - 22 - Drehrichtung versetzt werden und die Schlitzwandfräse mit dem Rahmen 12 in den Boden abgesenkt wird, wobei unterhalb der Fräsräder befindliches Bode n- material abgeräumt und ein Frässchlit z hergestellt wird (vgl. D3 Rn. 12, F i- gur A). Das abgeräumte Bodenmaterial wird im Frässchlitz mit einer a bbindb a- ren Flüssigkeit (Zementschlämmung) durchmischt, die - jedenfalls nach der Darstellung in den Figuren A und B - am Rahmen 12 über Düsen 20 in den Frässchlitz eingeleitet wird (vgl. D3 Rn. 12). Aufgrund der in Figur A gezeigten Drehrichtung der beiden Fräsräder wird die flüssige Mischerde an den Seiten des Rahmens 12 vorbei nach und nach aufwärts geschoben, wobei zwar nicht ausdrücklich erwähnt wird, dass die Mischerde gezielt in einen rückwärtigen Bereich des Frässchlitzes gefördert w ird, dies aber vo m Fachmann ohne weit e- res mitgedacht wird , weil das Aufwärtsschieben nach den weiteren Angaben der D3 (vgl. Rn. 12 a E) zum " problemlosen Ausheben " der Mischerde erfolgen soll ( ebenso: Gutachten S. 11, Abs. 5). Das abgeräumte Bodenmaterial wird schließlich a uch teilweise im Frässchlitz zum Bilden der Schlitzwand belassen, weil nach der Beschrei bung der D 3 der Rahmen, wenn eine bestimmte Tiefe des Aushubloches erreicht worden ist, angehoben wird, während in die Umg e- bung der Fräse mit Druck eine Zementaufschläm mung abgegeben wird und diese mit der flüssigen Mischerde dadurch vermischt wird. Die Vermischung wird dabei durch ein drehendes Antreiben der angehobenen Fräsräder bewirkt (D3 Rn. 13 ff., Figur B) . Das mit Zementaufschlämmung vermischte Bodenm a- terial wird zum Bilden der Schlitzwand ver wendet (D3 Rn. 16, Figur C). Die D3 offenbart dem Fachmann jedoch keine Führungsstange, an we l- cher die Schlitzwand fräse abgesenkt wird (Merkmal e 1. 2 und 4.3 ). Vielmehr wird die Frä se von ei nem Kran, der auf der Erdoberfläc he aufgestellt ist, über ein Drahtseil 18 aufgehängt abgestützt (D3 Rn. 8 , Figuren A und B) und wird entspre chend bei Wandkontakt des Rahmens im Schlitz auf - und abwärts b e- wegt, was sich nach den Erläuterungen des gerichtlichen Sachverständigen dem Fachman n aufgrund seines Fachwissens nach Betrachtung der zeichner i- schen Darstellungen der D3 auch ohne ausdrückliche Beschreibung erschließt. 41 - 23 - Der D3 ist im Übrigen auch kein Rahmen zu entnehmen , der von der Unterseite zu seiner Oberseite hin verjüngend ausgebild et ist (Merkmal e 1.4 und 4.1.3 ). Zur Verwendung einer erfindungsgemäßen Führungsstange bei der in der D3 offenbarten Schlitzwandfräse wurde der Fachmann auch nicht durch die D1 angeregt. Dem Fachmann waren zwar teleskopierbare Stangen - wie die etwa in der D1 gezeigte Kelly - Stange 3 - zur Auf - und Abwärtsbewegung einer Schlitzwandfräse im Schlitz an sich bekannt. Daraus ergab sich aber nur die Anregung , das in der D3 vorgesehene Drahtseil durch eine teleskopierbare Stange wie etwa die Kelly - Stange zu ers etzen. Hingegen folgte daraus noch kein Hinweis auf die Art der Befestigung der teleskopierbaren Stange am Kran oder auf die Führung d er F räse im Schlitz. In der D1 wird lediglich allgemein beschrieben und gezeigt , dass der Fräsrahmen an der Kelly - Stange a ngebracht ist, ohne dass weiter spezifiziert wird, wie diese Anbringung ausgestaltet ist. Aus fachlicher Sicht kam insoweit nach den Erläuterungen des gerichtlichen Sachverständigen als sich ohne weiteres ergebende Möglichkeit die übliche Befestigung des F räsrahmens über ein Drahtseil an der Kelly - Stange in B e- tracht. Unter Berücksichtigung eines entsprechend hohen Eigengewicht s des Fräsrahmens war es damit möglich, diesen im Schacht auf und ab zu bewegen. Eine solche mittels eines Drahtseils an einem K ran b efestigte teleskopierbare Stange genügt jedoch nicht den Anforderungen an eine Führungsstange im Sinne des Merkmals 1.2 des Streitpatents, da ein Pendeln des Fräsrahmens im Schlitz möglich b leibt. Eine dies ausschließende laterale Führung im Schlitz, wie s ie durch eine Zwei - Punkt - Führung realisiert wird, war der D1 jedoch auch aus fachlicher Sicht nicht zu entnehmen. Nichts anderes gilt im Ergebnis, wenn weiterhin die japanische O ffenl e- gungsschrift 2000 - 160592 (NK 4 - 7, nachfolgend: D7) in Betracht gezoge n wird. Die dort offenbarte Kelly - Stange 26 ist insoweit zunächst nicht anders als die aus der D1 bekannte Kelly - Stange - an ihrem oberen Ende an einem Draht 14 befestigt, während a n ihrem unteren Ende das Abtrag werkzeug 28 angebracht 42 43 - 24 - ist (D7 Rn. 9 f. , F igur 1). Die Kelly - Stange 26 aus der D7 ist jedoch darüber hi n- aus durch zwei Antivibrations lager 34 und 36 verschiebbar geführt, die an den Führungsschienen 8 und 10 verschiebbar gehalten sind (D7 Rn. 10) . Ob durch diese beiden Antivibrationslager eine sic her e laterale Führung der Kelly - Stange im Schlitz bewirkt wird , ist bereits im Hinblick auf die Funktionsangabe " Antivi b- rationslager " und jegliches Fehlen eines Hinweises darauf , dass damit auch Führungsaufgaben übernommen werden , nicht unzweifelhaft, wie auch die B e- klagte eingewandt hat (vgl. aber a uch Gutachten S. 28). Zumindest sind diese Antivibrationslager nach dem Offenbarungsgehalt der D7 aber nicht hinre i- chend, um eine sichere Führung des Fräsrahmens im Schlitz zu bewirken, weil darüber hin aus die A btrag werkzeuge 28 und 38 oberhalb der Kettenräder 64 und 52 ( in Figur 2 der D7 in Höhe der Bezugsnummern 28 und 38 gezeigte ) Führungsbleche aufweisen, die erkennbar eine Führung des Fräsrahmens im Schacht sicherstellen sollen. Selbst wenn demnach angenomme n wird, dass der Fachmann, angeregt durch die D7, die Kombination der darin gezeigten Führungsstange nkonstruktion mit dem in der D3 offenbarten Fräsrahmen erw o- gen hätte, wäre damit noch nicht der Gegenstand der Patentansprüche 1, 4 und 6 in der zuletzt vo n der Beklagten verteidigten Fassung offenbart. Denn es wü r- de dann jedenfalls an einem sich von der Unters e ite zur Oberseite verjünge n- den Fräsrahmen feh len. Vielmehr wäre e ine s olche Verjün gung aufgrund der für die sichere laterale Führung des Fräsrahmens i m Schlitz erforderlichen Fü h- rungsbleche ausgeschlossen. - 25 - IV. Die Kostenentscheidung beruht auf § 121 Abs. 2 Satz 2 PatG i.V.m. § 92 ZPO. Meier - Beck Grabinski Bacher Hoffmann Kober - Dehm Vorinstanz: Bundespatentgericht, Entscheidung vo m 22.06.2010 - 5 Ni 91/09 - 44
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