(Sınai Mülkiyetin Himayesine Mahsus Milletlerarası Bir İttihat İhdas Edilmesine Dair Paris Anlaşması (Paris Sözleşmesi) Mük. m. 6-1) (Dünya Ticaret Örgütü Anlaşması Eki Ticaretle Bağlantılı Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Anlaşması (TRIPS) m. 16) (556 S. KHK. m. 7, 8)
Dava: Taraflar arasında görülen davada İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nce verilen 07.05.2005 tarih ve 2003/999 - 2005/53 sayılı kararın Yargıtay'ca duruşmalı olarak incelenmesi taraf vekilleri tarafından istenmiş olmakla, duruşma için belirlenen 03.04.2007 gününde davacı ve karşı davalı avukatı Hüseyin Özgür Gülseven ile davalı ve karşı davacı avukatı Mesut Adan gelip, temyiz dilekçesinin de süresinde verildiği anlaşıldıktan ve duruşmada hazır bulunan taraflar avukatları dinlenildikten sonra, duruşmalı işlerin yoğunluğu ve süre darlığından ötürü işin incelenerek karara bağlanması ileriye bırakılmıştı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi Ayşe Altun tarafından düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:
Karar: Davacı vekili, tarafların kozmetik sanayi ve ticareti ile iştigal ettiğini, müvekkili şirketin LUNİ+Şekil ibareli markayı ilk olarak ihdas ile kullanarak maruf hale getirdiğini ve ilk olarak 05.08.2002 tarihinde marka tescil başvurusunda bulunduğunu ve daha sonra 21.10.2002 tarihinde marka başvurusunun yenilendiğini, dava dışı TPE tarafından davalı şirketin daha önce vaki davalı marka tescil başvurusunun mevcudiyeti gerekçe gösterilerek müvekkilinin başvuru konusu emtiaların büyük bir kısmının çıkarıldığını, LUNİ+Şekil markasının müvekkiline has olup, davalı tarafın müvekkiline ait markayı öğrenip marka tescil başvurusunda bulunduğunu ve haksız rekabette bulunduğunu ileri sürerek, davalının marka tescil eyleminin haksız rekabet teşkil ettiğinin tespiti ile, davalı adına tescil edilen LUNİ markasının hükümsüzlüğüne ve sicilden terkinine, maddi durumun ortadan kaldırılmasına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı (karşı davacı) vekili, müvekkili şirketin 1995 yılında UNİ markasını yarattığını ve çok kısa sürede vazgeçilmez bir marka haline gelmesini sağladığını, UNİ ve türevleri markaların 1995 yılından itibaren davalı şirket adına tescil edildiğini, müvekkilinin UNİ markasına son derece benzer, üstelik yine müvekkilince yapılan başvurudan sonra davacı tarafın LUNİ markasının tescilini istediğini, bu markayı dava dışı şirket ürün ve kataloglarında kullandırdığını, davacı (karşı davalı) taraf eylemlerinin, müvekkilinin tanınmış markalarına tecavüz teşkil ettiğini belirterek, asıl davanın reddini; karşı dava ile de, müvekkiline ait UNİ ve LUNİ markaları ile iltibas yaratmak amacıyla, haksız rekabet kastıyla tescil ettirilen 02/19649 LUNİ markasının hükümsüzlüğüne ve sicilden terkinine, karşı davalının 556 sayılı KHK.nın 62. maddesi gereğince müvekkilinin marka hakkına tecavüzünün durdurulması ve yasaklanmasına, karşı davalı eyleminin TTK.nun 56 vd. maddeleri gereği haksız rekabet olduğunun tespit ve men'ine, hükmün ilanına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Mahkemece iddia, savunma ve dosya kapsamına göre, davacı şirketin LUNİ+Şekil markasını 05.08.2002 tarihinde 35. sınıf ürünler için, davalının (karşı davacının) LUNİ ibaresinden ibaret markayı ise 3, 16, 21. sınıf ürünler için 19.07.2002 tarihinde, UNİ ve türevlerini içeren diğer markaları ise 31.03.1995 ve takip eden yıllarda 3, 5, 10, 16. sınıflar için tescil ettirdiği, ibraz edilen fatura, katalog ve gazete haberlerinden davalı şirketin UNİ markasını taşıyan ıslak mendillerin çok geniş bir pazar payına sahip olduğu, 20 Mayıs 2003 tarihinde konusunda dünyanın en büyük kuruluşlarından olan A&A'dan kalite belgesi aldığı, davalı tarafın bu markasının 556 sayılı KHK.nın 8/b. maddesi anlamında belli bir tanınmışlık düzeyine ulaştığı, tanınmışlık düzeyine erişmiş UNİ markasının bir harf ilavesiyle davacı markası içinde aynen yer aldığı, davacının LUNİ markasının davalının tanınmışlık düzeyine erişen UNİ markasına benzer olup, 556 sayılı KHK.nın 8/b maddesindeki koşullar gerçekleştiğinden farklı ürünler yönünden de davacı markasının iptal koşullarının oluştuğu, ayrıca davacının (karşı davalının), davalının (karşı davacının) markasının tanınmışlığından yararlanmak niyetiyle markayı kötü niyetle tescilinin aynı zamanda haksız rekabet oluşturduğu gerekçesiyle, asıl davanın reddine, karşı davanın kabulü ile karşı davalı adına kayıtlı 2002/19649 sayılı markanın hükümsüzlüğüne, haksız rekabetin önlenmesine, hüküm özetinin ilanına karar verilmiştir.
Karar, taraf vekillerince temyiz edilmiştir.
1- Davacı vekili, davalı (karşı davacı) adına tescilli LUNİ markasının hükümsüzlüğünün tespiti ile sicilden terkinini ve haksız rekabetin menini istemiştir. Davalı (karşı davacı) vekili ise, davacı (karşı davalı) adına farklı sınıflarda tescil edilen LUNİ markasının, 1995 yılından itibaren müvekkili adına tescil edilen UNİ ve türevleri olan tanınmış markasının tanınmışlığından istifade etmeye yönelik olduğunu ileri sürerek, karşı davalı adına tescilli markanın hükümsüzlüğünün tespit ve sicilden terkinine, haksız rekabetin menine karar verilmesini talep etmiştir.
Mahkemece, UNİ markasının tescil edildiği ürünler davacıya (karşı davalıya) ait LUNİ markasının tescil edildiği ürünlerden farklı ise de, 556 sayılı KHK.nin 8/4. maddesi gereğince UNİ markasının toplumda ulaştığı tanınmışlığı nedeniyle, davacı (karşı davalı) tarafından haksız yarar sağlanabileceği gerekçesiyle, davacı (karşı davalı) markasının terkinine karar verilmiş ise de, davalının (karşı davacının) markasının toplumda tanınmışlık düzeyine eriştiği sonucuna ilke olarak dayandırılması gereken esaslar da yeterince tartışılmış değildir.
Şöyle ki;
556 sayılı KHK'nin 7/1-i bendinde: sahibi tarafından izin verilmeyen Paris Sözleşmesinin 1. mükerrer 6. maddesine göre tanınmış markaların da tescil edilemeyeceği belirtilmiştir. Paris Sözleşmesi'nin 1. mükerrer 6. maddesinde de, Birlik ülkeleri tescilin talep edildiği ülkenin yetkili makamları tarafından söz konusu ülkede bu Sözleşmeden yararlanacağı kabul olunan bir şahsa ait olduğu aynı veya benzeri ürünlerde kullanıldığı herkesçe bilindiği mütalaa edilen bir markanın karışıklığa meydan verebilecek surette örneğini, taklidini veya tercümesini yapan bir fabrika veya ticaret markasının tescilini gerek ülke mevzuatı müsait olduğu taktirde doğrudan doğruya, gerek ilgilisinin isteği üzerine ret veya hükümsüz kılmayı taahhüt ederler düzenlemesi bulunmaktadır. 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde kararnamenin 8. Maddesindeki düzenlemeye göre Marka, tescil edilmiş veya tescil için başvurusu daha önce yapılmış bir markanın aynı veya benzeri olmakla birlikte, farklı mallar veya hizmetlerde kullanılabilir. Ancak, tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış markanın, toplumda ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle haksız bir yararın sağlanabileceği, markanın itibarına zarar verebileceği veya tescil için başvurusu yapılmış markanın ayırt edici karakterini zedeleyici sonuçlar doğurabileceği durumda tescil edilmiş veya tescil için başvurusu daha önce yapılmış bir marka sahibinin itirazı üzerine, farklı mal veya hizmetlerde kullanılacak olsa bile, sonraki markanın tescil başvurusu red edilir. hükmü bulunmaktadır. 556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 7/1-i maddesi anlamında tanınmış markadan söz edilebilmesi için, bir hizmet veya ticaret markasının toplumun ilgili sektöründe tanınmış olması gerekmektedir. Markanın kullanılıp kullanılmaması yada T.P.E nezdinde tescilli olup olmaması önemli değildir.
Tanınmış marka kavramı iç hukuk mevzuatında ve yabancı yasalarda tanımlanmamış, bu konuya içtihatlar ve öğretide açıklık getirilmeye çalışılmıştır. Dairemizin birçok kararında tanınmış marka, bir kişiye veya girişime sıkı bir biçimde bağlılık, güvence, kalite, reklam gücü, yaygın bir dağıtım ağına bağlı, müşteri ve diğer subjektif ilgi ve ilişkiler ayrımı yapılmadan coğrafi sınır, kültür ve yaş farkı gözetilmeksizin aynı çevredekilerce refleks halinde beliren bir çağrışım olarak tanımlanmıştır.
Öğretide ise, tanınmış marka kavramı ile bir ülkenin bir veya birkaç yöresinde tutunmuş markalar değil, dünya çapında olmasa bile, yurt içi ve yurt dışında ilgili çevrelerce bilinen, Paris Sözleşmesi'ne üye devletlerden birinin yurttaşına veya o ülkelerden birinde yerleşik olan ya da ticari veya sınai işletmeye sahip kişilere ait bulunan markaların bu tanıma girdiği belirtilmiştir. (Bkz.Prof.Dr.Ü.Tekinalp, Fikri Mülkiyet Hukuku, İst-1999, Sh.379 vd.). Ayrıca öğretide, markanın ülke ve uluslararası alanda bu niteliğe sahip olabilmesi için bir işletmeyi veya ürünlerinin hizmetlerini simgelemesi yada üstün bir niteliğe sahip olduğunun yaygın kabul görmesi gerektiği, tanınmış markanın iki işlevinin olduğu, bunlardan ilkinin her markada olduğu gibi diğer rakip mallardan ve hizmetlerden kendi mal ve hizmetini farklılaştırması, ikincisinin ise, her türlü rekabet kaygısı dışında yüksek bir kaliteyi sağlaması olduğu görüşü ortaya atılmıştır. (Bkz. Dr.H.Yasaman, Tanınmış Markalar, Halil Arslanlı'nın Anısına Armağan, İst.1978, Sh.691 vd.)
Uluslararası anlaşmalarda da tanınmış marka kavramı belirlenmeye çalışılmıştır. 556 Sayılı KHK'nın 7/1-i bendinde sahibi tarafından izin verilmeyen tanınmış markaların Türkiye'nin de katıldığı Paris Sözleşmesi'nin 1.mükerrer 6. maddesine göre tescil edilemeyeceği belirtilmiştir. Sözleşmenin tarafı olan bir ülkede tescilli tanınmış marka ve bu markalı ürünler Türkiye'ye hiç getirilmemiş olsa dahi, sözü edilen Sözleşmenin 1. mükerrer 6 ncı maddesi gereğince ülkemizde himaye görecektir. Anılan Sözleşmeye göre, üye ülkeler kötüniyetle tescil edilmiş olan markanın terkinini talep için süre koyamazlar. Bir markanın tanınmış sayılabilmesi için dünya markası olması, hatta birlik ülkelerinde bilinmesi gerekmez, önemli olan Türkiye'de bilinebilmesidir. Nitekim Paris Sözleşmesinde de bir markanın herkesçe fiilen bilinmesinden değil bilindiğinin mütalaa edilmesinden söz edilmektedir. Bir markanın herkesçe bilinip bilinmediği tespit edilirken herhangi bir kişi değil, bu markanın Türkiye'de hitap ettiği müşteri kitlesi dikkate alınmalıdır. Tanınmışlık, toplumun önemli bir kesiminde ve en azından genel hedef kitledeki orta düzeydeki müşterilerce bilinmeyi gerektirir.
Tanınmış marka tanımında uygulama yeri bulunan bir diğer uluslararası anlaşma da Fikri Mülkiyet Hakları Anlaşması TRIPS'in 16/2 nci maddesi olup, tanınmışlık olgusuna daha net ölçütler getirilmiş, markanın ilgili sektörde herkesçe bilinebilir olmasının tanınmış marka kabulünde etken olduğu vurgulanmıştır. Anılan anlaşmanın 16/3. maddesi ile de Paris Sözleşmesinin 1. mükerrer 6. maddesinin uygulama alanı genişletilmiş, tanınmış markaların farklı mal ve hizmetler yönünden de korunması sağlanmıştır.
TRİPS 16/3. maddesine göre, hizmet markasının tescili halinde tanınmış marka sahibi ile arasında bir bağlantı olduğunu göstermesi ve bu kullanım şekli nedeniyle tescilli ticari marka sahibinin menfaatlerinin zarar görme olasılığı bulunduğunu kanıtlaması gereklidir. İlgili sektör ise markanın kullanıldığı ürün ve hizmetlerin Türkiye'deki gerçek ve potansiyel alıcıları, bu alandaki iş çevreleri ve markanın kullanılacağı ürün ve hizmetlerin dağıtım kanallarında yer alan kişiler ve satıcılar olarak tanımlanabilir. Anılan yasal düzenleme çerçevesinde toplumda tanınmışlık düzeyinin davalı (karşı davacı) yanca kanıtlanması gerekmektedir. Mahkemenin toplumda tanınmışlığın tespitinde esas alması gereken kriterler Kanun Hükmünde Kararname de belirtilmemiş olmasına rağmen 1999 tarihli WIPO Ortak Tavsiye Kararları adı altındaki ölçütlerden yararlanılmalıdır. Bu ölçütler kısaca; a)Toplumun ilgili kesiminde markanın tanınma derecesi, b) Markanın kullanıldığı coğrafi alan, kullanım süresi ve yoğunluğu, c) Marka promosyonlarının hedef aldığı alan, promosyon süresi ve yoğunluğu, d) Markanın tesciller veya tescil başvuruları ile korunduğu coğrafi alanın büyüklüğü, e) Markanın resmi makamlarca tanınmışlığına delalet eden karar ve uygulamaları, f) Markanın ekonomik değeridir. Bu ölçütlere uygunluğun belirlenmesi açısından teknik bilirkişi incelemesi yapılması gerekmektedir.
Markalar Hakkındaki KHK'nin 8. maddesinde bahsi geçen toplumda tanınmışlık düzeyine erişmiş deyimi tanınmış marka kavramından farklı olup, ondan daha geniş ve tanınmışlık derecesi itibarıyla daha düşüktür. Her tanınmış marka aynı zamanda tanınmışlık düzeyine ulaşmıştır. Ancak, bir marka tanınmış marka olmasa bile toplumda tanınmışlık düzeyine ulaşmış olabilir. Belli mahallerde tanınan markalar tanınmış marka kavramı içerisine girmeyebilir, fakat toplumda tanınmışlık düzeyine ulaşmış olabilir. Böyle bir markanın başka bir mal ve hizmet için tescili, bunu başka mal veya hizmet için tescil ettirecek kişiye haksız bir yarar sağlayacak veya söz konusu markanın itibarına zarar verecek yada ayırt edici karakterini zedeleyecek sonuçlar doğuracaksa, toplumda tanınmışlık düzeyine ulaşmış markanın sahibin itirazı üzerine tescil talebi reddedilir (Bkz. Fikri Mülkiyet Hukuku, Ünal Tekinalp, 1.Bası 1999, sahife 392).
Tanınmış marka için açıklanan kıstaslar, toplumda tanınmışlık düzeyine erişmiş marka için de geçerli olup, bu yönden arada fark bulunmamaktadır. O halde, mahkemece, davacı (karşı davalı) markasındaki 35.sınıfta yer alan hizmetler yönünden hükümsüzlük kararı verilebilmesi için, 556 sayılı KHK.nin 8/4. maddesinde yazılı hükme ilişkin yukarıda yapılan açıklamalar ve belirtilen kıstaslar dikkate alınarak, davacı (karşı davalı) adına tescil edilen hizmet markasının, tanınmış marka sahibi olan davalı (karşı davacı) ile arasında bir bağlantı olduğunu gösterip göstermeyeceği ve bu kullanım şekli nedeniyle davalının (karşı davacının) menfaatlerinin zarar görme olasılığı bulunup bulunmadığı konusunda, davalı (karşı davalı) yandan başka delileri olup olmadığı sorulup, ibraz ettirilmesi, sektör uzmanı ile marka alanında bir uzmanın da içinde bulunduğu bir bilirkişi kurulu oluşturulması, davacı (karşı davalı) ile davalı (karşı davacı) tarafın, iddia ve savunmaları üzerinde durulması, denetime elverişli bilirkişi raporu alınarak, sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken, eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiş, hükmün bu nedenle davacı (karşı davalı) yararına bozulması gerekmiştir.
2- Davalı (karşı davacı) vekilinin temyizine gelince; Davalı (karşı davacı) vekili karşı dava dilekçesinde, davacının (karşı davalının) tescilli olmayan ürünler bakımından LUNİ markasını, davalının (karşı davacının) tescilli UNİ ve LUNİ markası ile iltibas yaratacak şekilde kullandığını, bunun da haksız rekabet yarattığını iddia etmiştir. Mahkemece, davalı (karşı davacı) tarafın bu iddiası üzerinde durulmamış olup, karşı davada bu yöndeki haksız rekabetin meni ile maddi durumun ortadan kaldırılmasına yönelik talepleri hakkında olumlu-olumsuz bir karar verilmemiş olması da doğru görülmemiş, hükmün bu nedenle karşı davacı yararına bozulması gerekmiştir.
Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerle taraf vekillerinin temyiz itirazlarının kabulü ile, kararın 1 numaralı bentte açıklanan nedenlerle davacı (karşı davalı) yararına, 2 numaralı bentte açıklanan nedenlerle, davalı (karşı davacı) yararına BOZULMASINA, takdir edilen 500.00.-YTL duruşma vekillik ücretinin taraflardan alınarak yek diğerine verilmesine, ödediği temyiz peşin harcın isteği halinde temyiz edene iadesine, 03.04.2007 tarihinde oybirliği ile karar verildi. (¤¤)
Full & Egal Universal Law Academy